智慧財產及商業法院103年度民商訴字第23號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 104 年 02 月 26 日
• 當事人: 東安生技實業股份有限公司、包振力

智慧財產法院民事判決
103年度民商訴字第23號原　　　 告　東安生技實業股份有限公司
法定代理 人　包振力
訴訟代理 人　蔡坤旺律師
林宜萱律師
複 代 理 人　吳承祐律師
被 　　　告　林之林科技股份有限公司
兼法定代理人　胡繼云
上二人共 同
訴訟代理 人　李世章律師
徐念懷律師
彭國洋律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國104 年2 月16日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序部分：
一、按依商標法、著作權法等所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件原告之起訴內容涉及侵害商標權等有關財產權之爭議，為商標法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事訴訟事件，本院對本件訴訟具有管轄權。
二、原告於訴狀送達後，不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第1 款設有規定。本件原告原依商標法第69條第1 項、第3 項不法侵害商標防止及損害賠償請求權規定請求，嗣於訴訟中，另追加依著作權法第88條第1 項、第2 項第2 款不法侵害著作財產權之損害賠償請求權規定請求，被告同意原告之追加（見本院卷第223 頁），依前揭規定，原告追加之訴合法，合先敘明。
貳、實體部分：
一、原告起訴主張略以：
㈠原告於民國（下同）97年11月5 日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請泡泡染商標，聲明專用於染髮劑等類別，嗣因已有另一相似商標「泡泡香香染」（下稱系爭泡泡香香染商標）註冊在案，智慧局認原告之泡泡染商標申請案有修正前商標法第23條第1 項第13款規定適用。原告於收函後即商請系爭商標權利人瑩澤化工有限公司（下稱瑩澤公司）並於98 年7月16日取得其同意，智慧財產局便於98年9 月16日核准註冊泡泡染商標。之後泡泡染商標於100 年間遭訴外人孟錡國際有限公司（下稱孟錡公司）聲請評定，又經智慧局評定撤銷註冊確定。又原告先於101 年3 月30日取得系爭商標商標權人瑩澤公司之授權，開始合法使用系爭商標生產染髮劑；另於102 年10月間向瑩澤公司購得系爭商標，並於同年11月27日辦理移轉登記完畢，成為系爭商標之商標權人。
㈡嗣原告於103 年3 月間發現被告生產販賣之染髮劑，包裝上使用「泡泡染」商標圖樣（下稱系爭泡泡染染髮劑），有侵害原告商標權情事。原告於同年3 月14日發函要求被告停止販售系爭染髮劑，惟被告於同年3 月21日發函告知拒絕。被告將「泡泡染」商標使用於染髮劑商品，屬原告已註冊系爭商標之商品類別且原告實際使用於染髮劑商品，「泡泡染」字樣與系爭「泡泡香香染」商標應屬近似之商標而有致消費者混淆誤認之虞，被告所為已侵害原告之商標權。為此，原告依商標法第69條第1 項、第3 項、第71條第2 項、第3 項規定請求被告不得使用相同或近似系爭商標文字或圖之染髮劑及賠償損害。被告透過訴外人寶雅國際股份有限公司（下稱寶雅公司）販售系爭染髮劑，因舉證被告所得利益有其困難，被告銷售總量及所得之利益，原告以系爭染髮劑之零售單價新台幣（下同）199 元，預估被告共賣出約12,562個，為一部請求250 萬元。又被告胡繼云為被告林之林公司負責人，系爭染髮劑之製造為該公司業務之一，依公司法第23條第2 項規定，請求被告二人連帶賠償上開損害。
㈢原告之其他陳述：
⒈「泡泡染」字樣並非作為表示染髮劑商品之品質、特性、用途或其本身之說明：
⑴被告雖舉被證2 之評定書、被證3 之核駁書陳明智慧局認為「泡泡染」商標屬於說明性文字而分別撤銷、核駁原告商標權之申請，惟智慧局見解無拘束法院之效力。又商標是否屬商品之一般性說明文字，應依客觀證據認定之。「泡泡染」並非習見習知之染髮劑使用方法，「泡泡染」係原告首先導入市場之染髮技術，有別於一般傳統染髮的梳染方式，由證人梁○○證言可知，在原告之商品進入市場前，市面上的產品多叫「洗就染」、「洗就黑」，與原告之「泡泡染」商品有別，且原告多年來行銷「泡泡染」及「泡泡香香染」染髮劑商品，「泡泡染」字樣早已在消費者心中產生表彰商品來源之效果。再者，「泡泡染」一詞雖可能讓人產生間接聯想，但非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務的標識，實無法直接傳達真實且明確的有關指定商品的特性、功用、品質或成分之概念予消費者，消費者仍需運用諸多的想像力，才能從商標間接獲得商品相關之訊息，「泡泡染」應為一「暗示性標識」，而非染髮劑商品之說明。⑵被告提出被證2 評定書、被證3 核駁書雖指出日本花王公司販售泡泡染髮劑商品，使我國相關消費者已將泡泡染作為商品相關說明云云。惟日本花王公司泡泡染商品，於西元（下同）2008年時，僅在日本地區販售，無在台灣正式行銷之情形，在我國消費市場上所見，頂多僅有一般消費者自行在日本購入後，在台灣販賣，或部分網站自行於日本代購，數量則極其有限。又商標註冊採屬地主義之立法原則，因此，商標是否具有識別性或為商標說明文字，自應考量商標於實際消費市場上的使用程度及本國消費者的認知程度。依智慧局所查詢之網路資料，僅為日本花王公司於日本之使用資料，其在台正式銷售之日期又晚於泡泡染商標註冊申請日，自不得作為泡泡染商標僅屬染髮劑商品說明文字之論據。其次，特定文字究係暗示性抑或描述性用語，須視該文字於消費者心中普遍性認知之意義為準，今「泡泡染」染髮劑既係原告首先導入我國消費市場之染髮技術，復投注巨資於媒體促銷廣告，擁有極高的知名度，原告所產製之「泡泡染」品牌染髮劑很快的就風行消費市場，成為風雲產品。因此，消費者一看到「泡泡染」商標，即能直接聯想到原告，縱因此使消費者將「泡泡染」與原告以擠出泡泡型狀使用之染髮劑產生一定之聯想，然此為「泡泡染」商標經原告使用後所產生之事實，自不得因果顛倒憑此而認「泡泡染」業經消費者將之視為商品本身之說明。
⑶依上所述，足可肯認「泡泡染」商標並非作為表示染髮劑商品之品質、特性、用途或其本身之說明，被告之抗辯顯非可採。
⒉被告未以符合商業交易習慣之誠實信用方法使用「泡泡染」文字：
⑴原告自98年9 月16日取得「泡泡染」商標後，為提昇產品的知名度，即開始重金禮聘知名藝人「謝○○」代言，更砸下巨資達3 千多萬元，在各大電視、廣播頻道、報章雜誌及高速公路密集刊登廣告，市場能見度極高。未料原告「泡泡染」商標於100 年7 月7 日遭訴外人申請評定而撤銷註冊，原告為免對「泡泡染」商標所耗費之眾多心血付之一炬，遂於101 年3 月30日取得「泡泡香香染」原商標權人瑩澤公司之授權，開始使用「泡泡香香染」之商標，並同時使用「泡泡染」及「泡泡香香染」販售產品。
⑵被告林之林公司實際負責人李○○原為原告公司之總經理，被告林之林公司名義上之負責人則為李○○之配偶胡繼云，而李○○對於原告公司內部開發「泡泡染」商標及產品之過程、投注之心力相當瞭解，竟然於離職後與原告販賣相同之產品，甚至還利用原告「泡泡染」商標遭撤銷、改用「泡泡香香染」商標之際，使用與原告產品原先相同之商標即「泡泡染」，作為自己商品之商標，顯見其所為係為了使消費者混淆誤認，誤以為市面上被告販售之「泡泡染」產品，即為原告所販售之「泡泡染」產品，而為惡意之不正之競爭。
⑶證人梁○○有證稱：其設計泡泡染商標後直接交給總經理李○○等語，可證被告確實有「接觸」到原告商標開發及美工設計過程，竟於離職後使用「泡泡染」商標文字，顯非以合於商業交易習慣之「誠實信用方法」使用泡泡染文字。
⑷原告之「泡泡香香染」產品包裝，係由其自行開發設計，如上所述，而具有其獨特性及原創性。詎料被告林之林公司商品之產品外觀設計，同以較大字體之「泡泡染」三字置於商品外盒之上方，且其「泡」「染」二字之左半部亦以圓圈方式代替原本字體之筆畫；被告商品亦將「泡泡染」三字印刷於雲朵上，復於雲朵側邊佐以花朵圖示，皆與原告商品外觀之呈現方式相同。由此顯見，被告商品外觀設計之主要部分皆與原告商品相同，尤以「泡、染」二字左側之圓圈更是完全相同，絕非單純偶然致之，二者之整體觀念與感覺高度近似，核屬實質近似，而有仿襲原告商標之嫌。
⑸依上所述，被告明知原告為提升「泡泡染」、「泡泡香香染」商標系列商品之知名度，密集的從事廣告與促銷活動，所耗費之心力及金錢甚鉅，被告竟不費吹灰之力，使用原告先前註冊之「泡泡染」商標，甚至連產品外觀設計都仿製原告，而使消費者對被告產品與原告之系爭「泡泡香香染」商標有混淆誤認之虞，由此可證，被告顯係以不正手段為商業上搭便車(Commercial hitch
hiking) ，而竊取原告之營業信譽，被告所為乃商標法立法目的所禁止之不正競爭。
⒊被告使用「泡泡染」文字，顯係作為商標使用：
⑴依原證6 之被告林之林公司販售之染髮劑商品外包裝所示，其外包裝中央位置以較大字體、特殊字型及彩色方式印刷有「泡泡染」字樣，其下並有「立現玩美髮色泡泡簡單染」之較小字體，上方以更小字體及普通字型標示「綿密泡沫均勻上色」字樣，左上角以小字體標示「DR.HU Miracle 」字樣，右上角以小字體及底為葉子圖案標示「無添加PPD 」字樣，是綜合審酌上開各字樣之配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計，應認中央「泡泡染」部分為較具識別性之部分，被告主觀上並以此作為商品商標，其餘文字始為商品之說明。是從客觀情狀以觀，消費者當認識「泡泡染」為被告林之林公司所使用之商標。
⑵市面上其他產品，如花王係使用「Liese 莉婕泡沫染髮劑」作為商品名稱，而於品名右側加註「泡泡易染更均勻」，顯僅將泡泡做為商品之說明，而非商標之使用；美吾髮則是使用「卡樂芙colorful泡沫染髮劑」做為商品名稱，而於包裝底下加註「泡泡ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ不滑落」，參酌其文字配置、文字大小、顏色設計，對於泡泡二字並無特別顯著性，客觀上一般購買人亦不會認為泡泡即為其商標，故此二者皆係將泡泡用以作為商品之說明，並非將泡泡染做為商標使用。
⑶反觀被告林之林公司之產品將「泡泡染」三字以斗大字體、特殊字型及彩色方式印刷，且將泡泡染三字標示在產品中央上方，背後並以雲朵襯托，是被告對於泡泡染三字之使用方式有刻意強調、以凸顯該三字之顯著性者，足可肯認被告林之林公司主觀上有將「泡泡染」文字作為商標使用之意思，客觀上一般購買人亦是認為「泡泡染」即為商標之使用，而使消費者混淆誤認，並意圖影射並攀附系爭「泡泡香香染」商標權人即原告投注大量金錢、人力、物力所建立之良好商譽。
⒋系爭泡泡香香染商標外觀圖示，由證人梁○○所獨立發想得出，其精神作用已達相當程度，為美術著作，具有原創性：
⑴原告「泡泡香香染」之外觀包裝圖示是以人物右側頭上搭配紅色花朵、人物頭上以類似泡泡之雲朵方式填滿包裝上側約三分之一部份，並於雲朵正中間以泡泡香香染五字，表明系爭商標，而泡泡染三字以較大字體呈現，尤其「泡」「泡」「染」三字左側之水字邊皆係以「小圓圈」取代原本之頓點，使泡泡效果不僅從雲朵可以展現，甚至是泡泡染三字之文字皆有泡泡意境之描繪。而，泡泡香香染五字之上下方，均載有標語，用以突顯「泡泡香香染」五字之商標。又，雲朵左上方載有原告品名「夢17」，以表明原告泡泡香香染產品品牌。
⑵再系爭著作內容之設計、構圖方式及色彩搭配尚非僅是單純機械性操作的結果，仍須仰賴作者之美術技巧、經驗、思考及靈感，並表達出作者在思想上或感情上之一定精神內涵，原告利用人物上之泡沫，表達染髮時頭髮上會起泡，花瓣則是代表系爭產品具有自然之香氣，並結合文字敘述與整體佈局設計，展現其個性，依社會通念，其色彩構圖已足以表現作者之個性或獨特性之程度。易言之，該設計極具美感、融合泡沫染髮之暗示，而具有相當之美術創意，應已具備最低程度之創作或個性表現，符合一定之創作高度，具有原創性，能具體以繪畫加以表現而屬於藝術範圍之人類精神力參與的創作，顯已具有原創性，自係受著作權法所保護之美術著作。⑶觀看原告「泡泡香香染」包裝之美術著作，一眼望之可明顯看到「泡泡香香染」五字，而其「泡」「泡」「染」三字左側水字邊之「小圓圈」，可強調系爭產品特色具有如圓圈般之泡沫。證人梁○○亦證述，因洗跟染過程會產生香味與泡沫，所以設計人物頭上會有泡沫跟花瓣等語。
⑷依上述，據證人梁○○所述，原告系爭商品會設計成此外觀形狀，係因原告之美工人員發想，可見已具有最低程度之創作及個性表現，而具有原創性，並無模仿或盜用，該精神作用已達相當之程度，足以表現出原創作者之個性及獨特性，而可認為具有原創性無疑。
⒌被告模仿原告所設計之商品外觀並加以擅自改作，已侵害著作財產權，應對原告負損害賠償責任：
⑴原告所販售之商品外觀係自行開發設計。首以較大字體之「泡泡香香染」五字置於商品外盒之中間偏上方處，其「泡」「染」二字之左半部皆以圓圈方式代替原本字體之筆畫；另此商品將「泡泡香香染」三字印刷於雲朵上，並於雲朵側邊佐以花朵圖示。凡此皆具有獨特性及原創性，該圖面設計應屬著作權法第5 條第4 款之美術著作，受著作權法所保護。
⑵細觀被告商品之產品外觀設計，同以較大字體之「泡泡染」三字置於商品外盒之上方，且其「泡」「染」二字之左半部亦以圓圈方式代替原本字體之筆畫；被告商品亦將「泡泡染」三字印刷於雲朵上，復於雲朵側邊佐以花朵圖示，類此皆與原告商品外觀之呈現方式相同。按前述法院之判決見解，被告之商品雖非全然抄襲原告商品外觀，然其設計之主要部分皆與原告商品相同，尤以「泡、染」二字左側之圓圈更是完全相同，絕非單純因偶然致之。二者之整體觀念與感覺高度近似，為實質近似。
⑶市面上他牌染髮劑，其外觀包裝設計亦與原告商品有別，可與原告商品輕易區分。縱使是被告所提之莉婕商品外觀，亦與原告商品外觀有別，其不似原告係於產品中間位置以較大字體強調系爭商標，且其泡泡染三字並未用圓圈方式取代頓點，顯見，他牌商品幾無出現與原告商品多種元素同時吻合之情形。再被告之實際負責人李○○曾為原告公司總經理，不可能不知道原告使用「泡泡染」商標多年，且投入相當大之人力物力，以進行產品之開發推廣。其又有參與當時美工設計，曾與證人梁○○討論過產品外觀包裝，更於離職時將原告公司電腦主機搬走，實已對原告之美術著作為近距離之「接觸」聽聞，可認被告確有「接觸」原告之美術著作，再於離職後為相似之設計，而侵害原告之著作權。
⑷原告之商品長期於各大通路販售，並於各平面媒體及電視頻道上頻繁播送廣告，另於高速公路購買多處看板展示，具有極高知名度。依此可知，同為染髮劑業者之被告於推出系爭侵權商品前，即有「接觸」過原告之商品，並進而加以仿冒及重製。
⑸依上述，被告之商品係意圖銷售而重製他人之美術著作，已侵害原告之著作財產權。縱被告並非屬重製他人著作，被告亦有擅自改作之情，而應就其因侵害行為所得之利益，連帶對原告負損害賠償責任。
㈣訴之聲明：
⒈被告林之林公司不得使用相同或近似於系爭商標之文字或圖樣於染髮劑、或於網頁、產品型錄、廣告文書上使用相同或近似於系爭商標註冊商標之文字或圖樣，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品。
⒉被告林之林公司、胡繼云應連帶給付原告250 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。
⒊原告願供擔保請准宣告假執行。
二、被告答辯略以：
㈠系爭「泡泡香香染」商標與「泡泡染」字樣兩者之主要顯著部分，分別為「泡泡香香染」及「泡泡染」，其吸引消費者注意之對象，前者為「泡泡」、「香香」等5 個疊字所組成，後者則為3 個單義字，在整體之觀感印象上並非近似。又「泡泡香香染」商標與「泡泡染」字樣兩者，其在字數及讀音上，均有不同，難謂有致相關消費者混淆誤認之虞。原告雖舉原證1 之智慧局核駁理由先行通知書，藉此主張系爭「泡泡香香染」商標與「泡泡染」字樣兩者構成近似，有致相關消費者混淆誤認之虞云云。惟原證1 僅為智慧局所為之核駁理由先行通知書，並非核駁審定，無法據以作為判定兩者近似之憑藉。更何況原告最終因訴外人瑩澤公司之同意，仍取得「泡泡染」字樣之註冊商標，足認智慧局准予註冊之理由係「第三人瑩澤公司之同意」，其並未就「系爭『泡泡香香染』商標與『泡泡染』字樣兩者是否成近似」之事實作出判斷。原告藉原證1 主張「泡泡染」字樣近似於系爭「泡泡香香染」商標云云，並不足採。
㈡原告所有「泡泡染」字樣之註冊商標，於100 年7 月7 日由智慧局審定撤銷，原告未提起訴願或行政訴訟等救濟程序而告確定，再分別於101 年3 月30日取得系爭「泡泡香香染」商標之授權、於102 年11月27日在登記取得系爭「泡泡香香染」商標之所有權，足認原告肯認智慧局所為「泡泡染字樣係作為染髮劑商品之品質、特性、用途或其本身之說明，放棄維護「泡泡染」字樣之註冊商標，並轉戰行銷系爭「泡泡香香染」商標。原告無視「泡泡染」字樣註冊商標已為智慧局撤銷，且自我放棄維護商標權之事實，竟猶爭執「泡泡染」字樣為「暗示性標識」，並非染髮劑商品之說明云云，實屬無據。
㈢原告另就「泡泡染」字樣於99年3 月5 日另向智慧局申請註冊商標，指定使用在商標法施行細則第13條第35類廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送等服務，亦經智慧局核駁在案。原告所申請之「泡泡染」商標，分別由智慧局評定撤銷註冊以及核駁之理由，均在於「泡泡染」3 個字在消費者心目中，早已成為染髮劑商品之通用標章，被告之產品雖使用該3 個字樣，惟此該當商標法第36條第1 項第1 款商標權豁免規定要件，不得遽認侵害原告系爭「泡泡香香染」商標之情事。再者，訴外人尚鼎實業股份有限公司（下稱尚鼎公司）於99年10月25日申請，100 年12月1 日公告，同樣指定使用在「染髮劑」等商品之第01486989號「搖滾泡泡染」商標，亦經智慧局就「泡泡染」3 個字要求尚鼎公司聲明不在專用之列，顯見「泡泡染」3 個字於智慧局審查認定上，已被視為染髮劑商品之通用標章，不具商標識別性，自無法取得商標專用權。
㈣原告陳稱被告使用「泡泡染」字樣並非基於符合商業交易習慣之誠實信用方法，其係將「泡泡染」字樣作為商標使用云云，惟「泡泡染」字樣為染髮劑商品之通用標章而無識別性，且係作為染髮劑商品之品質、特性、用途或其本身之說明，不得認為商標使用，已如前述。是被告將不具識別性、作為染髮劑商品本身相關說明之「泡泡染」字樣，用於其所行銷之染髮劑商品包裝上，根本非「商標權使用」，自無討論所謂「符合商業交易習慣之誠實信用方法」之餘地。
㈤原告行銷由藝人謝○○代言之原證14之系爭「泡泡香香染」染髮劑商品上之圖案，主體結構為「泡泡染」3 個字、雲朵造型、藝人謝○○大頭像，輔以雲朵左上方之「夢」字及右下方之桃紅花串所構成。上開圖案所欲表達之概念，早已為其他人在消費市場上所運用，如訴外人之Liese 泡沫染髮劑商品包裝圖案，是不足以認識原告創作者之個性，難謂有原創性可言。又縱認原告之原證14之染髮劑商品上圖案，為具有原創性之美術著作，其所欲表達「洗就染」、「洗就黑」之概念，並非科幻或虛構，而係染髮劑固有之商品特性；原告採取「泡泡染」3 個字、雲朵造型、模特兒大頭像結合之表達方式，亦非其所獨創。
㈥原告雖援商標法第71條第2 、3 項規定，訴請本件損害賠償，惟原告僅列被告所行銷之染髮劑商品零售單價199 元，在無任何證據支持底下，即妄稱其出賣12,562個，一部請求被告應給付原告2,500,000 元云云，其主張顯不足採。被告為促進訴訟，提供「泡泡染」染髮劑商品銷售情況：1.「泡泡染」染髮劑商品2 入銷售期間自102 年8 月1 日起至103 年8 月31日止，銷售數量為2,596 個，銷售金額為266,438 元；2.「泡泡染」染髮劑商品10入銷售期間自102 年7 月1 日起至103 年8 月31日止，銷售數量為1,232 個，銷售金額為185,537 元。3.被告行銷「泡泡染」染髮劑商品之總數量為3,828 個，總銷售金額為452,880 元。
㈦訴之聲明：原告之訴駁回，如受不利判決願供擔保請准宣告免為假執行。
三、本件兩造不爭執事項：
㈠原告為系爭「泡泡香香染」商標之所有人：
訴外人瑩澤公司原為系爭「泡泡香香染」商標之所有人，其於101 年3 月30日將該商標授權原告使用，嗣於102 年11月27日再將系爭「泡泡香香染」商標移轉登記予原告，現原告為該商標之所有人，專用期間自98年5 月16日起至108 年5
月15日止，有原告提出瑩澤公司開立同意書影本、商標授權使用同意書影本、瑩澤公司出具之系爭「泡泡香香染」商標授權使用同意書智慧局核准移轉公告函影本等件為證（見本院卷第11至16頁）。
㈡原告原已取得之註冊「泡泡染」商標經智慧局評定撤銷確定在案：
原告於97年11月5 日向智慧局申請註冊「泡泡染」商標，並於98年7 月16日取得原「泡泡香香染」商標權人瑩澤公司同意原告以「泡泡染」文字為商標之申請，原告嗣於98年9 月16日取得註冊第01377361號「泡泡染」商標。嗣經訴外人孟錡公司對「泡泡染」商標申請評定，智慧局於100 年7 月7
日撤銷該「泡泡染」商標之註冊，原告未提起訴願與行政訴訟而確定，有原告提出之智慧局核駁理由先行通知書、瑩澤公司同意書影本及被告提出之、「泡泡染」商標資料檢索查詢結果明細、智慧局中台評字第H00990091 號評定書及智慧局第0336550 號核駁審定書可證（見原證2 、3 、被證1 、2 、3 ，本院卷第11至12、63至65頁）。
㈢被告將「泡泡染」字樣使用於所銷售之染髮劑包裝上，有原告提出之「泡泡染」染髮劑包裝影本為證（見原證6 ，本院卷第17至18頁）。
四、本件經依民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款規定，整理並協議簡化爭點，兩造同意簡化爭點為辯論範圍（本院卷第198 頁）。兩造爭執事項如下：
㈠系爭「泡泡香香染」商標與被告系爭「泡泡染」產品字樣兩者是否構成近似？
㈡「泡泡染」字樣是否為表示染髮劑商品之品質、特性、用途或其本身之說明？
㈢被告將「泡泡染」當成商品外包裝字樣有無違反商標法第36條第1 項第1 款前段符合商業交易習慣之誠實信用方法？
㈣原告依商標法第69條第1 項防止侵害商標請求權及第3 項侵害商標損害賠償請求權規定請求有無理由？
㈤原告依商標法第71條第1 項第2 款為損害賠償請求之範圍為何？
㈥原告依著作權法第88條第1 、3 項規定請求損害賠償有無理由？
五、得心證之理由：
㈠系爭「泡泡香香染」商標與被告系爭「泡泡染」商品字樣兩者近似：
⒈按相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊，為商標法第30條第1 項第10款設有規定。判斷商標近似與否，參酌智慧局公佈之混淆誤認之虞審查基準第5.2.點規定，原則上以：1.具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆誤認二商標來自同一來源；2.商標圖樣整體為觀察判斷；3.異時異地隔離觀察；4.商標經予商品/ 服務之消費者印象可以就商標整體之外觀、觀念及讀音等觀察。又按「兩商標是否近似，應就構成各商標之主要部分，隔離觀察，是否足以引起混同誤認之虞，以為判斷」（最高行政法院56年判字第277
號行政判例）、「兩商標對照比較雖有差別，然異時異地各別觀察，易茲混淆，仍不得不謂為近似。」（最高行政法院61年判字第5 號行政判例參照）。另按「商標近似之態樣有外觀近似、觀念近似及讀音近似，而判斷有否致相關公眾或相關消費者混淆誤認之虞者，其中關於商標是否近似，依各款規定分別應考量相關公眾或相關一般消費大眾施以普通注意之原則、通體觀察及比較主要部分之原則、異時異地隔離觀察之原則，另仍應考量商標之商標識別性之強弱、系爭商標與據以異議商標之是否近似及近似之程度、商品或服務是否類似及其類似之程度、先權利人是否有多角化經營之情形、是否有實際混淆誤認之情事、相關公眾或消費者對系爭商標與據以異議商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意以及是否有其他混淆誤認等判斷混淆誤認之因素存在，方能妥當認定系爭商標是否有（修正前）商標法第23條第1 項第12、13款之混淆誤認之虞情形，正確適用法規，公允審定商標異議是否成立。」（最高行政法院98年度判字第1505號行政判決參照）。
⒉查系爭「泡泡香香染」商標與「泡泡染」字樣，兩者均係以文字所構成，在外觀上前者僅多「香香」二疊字，惟以其整體圖樣與異時異地隔離觀察，主要部分係「泡泡」與「染」字，因之，在外觀與觀念上兩者相當接近，而其讀音均以「泡泡」為起首，末尾為「染」字，僅前者多「香香」兩字讀音，是兩者讀音亦為相似，而兩者亦均為銷售染髮劑商品之標識，以普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，對其主要部分，隔離觀察，自有可能會誤認二商品來自同一來源，或雖為不同來源但有所關聯。是兩商標構成近似，有致相同消費者混淆誤之可能。被告謂兩者在整體之觀感印象上並非近似，並不足採。
㈡系爭「泡泡染」字樣無商標識別性，為染髮劑商品品質、特性、用途之說明：
⒈按「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：僅由描述所指定之商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。..」，商標法第29條第1 項第1
款定有明文。立法目的係因描述性標識說明指定商品或服務的品質、用途、原料、產地等特性，並以文字、圖形等作直接、明顯描述，消費者容易將之視為商品/ 服務的說明，而非識別來源的標識。從競爭角度觀之，其他競爭同業於　交易過程亦有使用此等標識來說明商品或服務之需要，若賦予一人排他專屬權，將影響市場公平競爭，顯失公平，自不應准予註冊。次按「系爭『滑不溜丟』商標圖樣之中文滑不溜丟，係普通用語且為描述性之文字，以之使用於商品或其包裝容器上，類似商品之廣告用語，客觀上難謂有獨特之處，不足以使一般消費者認識，係表彰原告商品品質、來源或信譽之標誌，並得藉以與他人商品相辨別，自屬欠缺作為商標所應具備之特別顯著性。」（最高行政法院79年度判字第1760號行政判決參照）、「『歡樂天堂』四字，乃一般描述性用語，常為各種遊樂場所之招徠詞句，自未符商標法特別顯著性之規定。」（最高行政法院77年度判字第1431號行政判決參照）。依此，如僅係描述性文字，客觀上難謂有其獨特之處，欠缺商標之特別顯著性時，即不得註冊為商標。
⒉經查：
⑴原告於97年97年11月5 日申請取得之「泡泡染」商標，經訴外人孟錡公司申請評定，由智慧局評定撤銷註冊在案，有被告提出之智慧局中台評字第H00990091 號評定書可證（見本院卷第64頁），其具體指出：
①「文字商標與聯合式或圖形商標最大之不同，在於文字本身即有一定意義，望文生義所得之認知較圖形需透過解說而知其內涵來得直接..系爭註冊第1377361
號『泡泡染』商標，係由單純中文所組成，而由『泡泡染』商標字面文義解釋，乃指消費者使用『泡泡染』商標商品時，係以產生大量泡沫之方式進行染髮，則以商標權人係專業從事美容髮妝之業者，且將之使用於染髮劑、洗髮精、潤髮乳等美妝用品上，系爭商標所表彰之內容，即在告知消費者使用『泡泡染』商標商品時之態樣，此由商標權人99年8 月19日補充答辯書說明六載『..泡泡染3 字使用於染髮劑係註冊人首先導入市場之染髮技術..』，亦可觀出『泡泡染』3 字使用於染髮劑等美妝用品上，為商品本身之相關說明，於社會大眾之印象中，其文義所傳達訊息亦屬『明顯』、『一望即知』之一般性說明文字。從而，商標權人以『泡泡染』文字作為本件『泡泡染』商標申請註冊並指定使用於『燙髮液..染髮劑..』商品上，顯係為其指定商品本身之說明或與商品具有密切之關聯，本件『泡泡染』商標之註冊，應有前揭法條規定（指修正前商標法第23條第1 項第2 款即現行商標法第29條第1 項第1 款）不得註冊事由之適用。」；②「..依據網路資料顯示，『泡泡染』為日本龍頭藥妝業自91年開始研發製作，經不斷試驗才成功研發出穩定性高且同時能使頭髮均勻上色的『泡泡配方』，於96年起引領潮流，而於『泡泡染』商標註冊〈民國98年9 月16日〉前，日本花王公司所販售『Prettia 』染髮劑包裝盒上即有使用『泡泡染〈彩彩泡泡〉』之字樣，不少我國相關消費者自日本購買使用，於97年1 月、6 月、7 月及12月、98年8 月皆有我國相關消費者於部落格撰寫文章或討論，除多以『..泡泡染髮〈劑〉』稱呼外，亦有『..頭髮都沾上泡泡染劑..』、『..泡泡染髮很好用網路部落格很多人討論..』、『.. .. 直到滿頭泡泡，就大功告成..』等文字，顯見在『泡泡染』商標註冊日前，我國相關消費者已將『泡泡染』作為商品相關說明」；
③「另商標權人雖於平面、電視及廣播媒體皆刊登廣告行銷，然其使用日期除晚於系爭商標註冊日，且其中平面廣告多使用『泡泡染髮泡泡染』之用語，雜誌中亦有『十分鐘泡泡染出夢幻閃閃的髮色光暈』之文字，電台廣告旁白則有『..新型態之泡泡染髮劑，你可以在洗頭時同時染髮，也可以修護滋養你的髮絲..』、『夢17泡泡染..它不是一般的染劑，它可是一種泡泡..』，電視廣告『泡泡染』3 字，則分別以泡泡圓圈圈住，且該『０泡０泡０染』以泡沫上下浮動之方式表現，即『泡泡染』或以敘述性用語呈現，或使消費者直接知悉其為染髮之方式，是不論系爭商標註冊時或註冊後，皆難謂『泡泡染』可使消費者認知其已為染髮劑等相關美妝商品之識別標誌，是商標權人所述，皆難執為系爭商標應准註冊之有利論據。」等語。
⑵原告就「泡泡染」字樣於99年3 月5 日另向智慧局申請註冊商標，指定使用在商標法施行細則第13條第35類之廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、化妝品零售批發等服務，智慧局亦核駁在案，有被告提出之智慧局101 年2 月29日第0336550 號核駁審定書可證（見本院卷第65頁），該審定書亦指出：
①「至所稱本件『泡泡染』商標，係延續註冊第0000000 號『泡泡染』商標之創意而來，並非指定服務之說明文字，應具商標識別性一節。查註冊第0000000
號『泡泡染』商標，前經本局於100 年10月1 日撤銷註冊公告在案，其陳述所引據之商標已失其效力，則所言當不足採。」；
②「又本件『泡泡染』商標指定使用於『廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、代理進出口服務..』，雖非該服務之說明性文字，然『泡泡染』所傳達文義或訊息即為一般性染髮產品，或為產品時使用之態樣，不具商標識性，已如前述。縱本件指定使用於廣告、代理進出口、企業管理顧問等服務，仍不具商標識別性.. 」 ；
③「再據網路資料顯示，『泡泡染』為日本龍頭藥妝業自西元2002年開始研發製作，經不斷斷試驗才成功研發出穩定性高且同時能使頭髮均勻上色的『泡泡配方』，於西元2007年起引領潮流，而於本件商標申請〈民國99年3 月5 日〉前，日本花王公司所販售『Prettia 』染髮劑包裝盒上即有使用『泡泡染〈彩彩泡泡〉』之字樣，不少我國相關消費者自日本購買使用，於2008年1 月、6 月、7 月及12月、2009年8 月皆有我國相關消費者於部落格撰寫文章或討論，除多以『..泡泡染髮〈劑〉』稱呼外，亦有『..頭髮都沾上泡泡染劑..』『..泡泡染髮很好用網路部落格很多人討論..直到滿頭泡泡，就大功告成..』等文字，顯見在本件商標申請日前，我國相關消費者已將「泡泡染」作為商品相關說明」等語。
⑶訴外人尚鼎公司於99年10月25日申請，100 年12月1日
公告，同樣指定使用在商標法施行細則第13條第3 類「染髮劑」等商品之註冊號第01486989號「搖滾泡泡染」商標，智慧局亦就「泡泡染」3 個字要求尚鼎公司聲明不在專用之列，有被告提出之智慧局商標資料檢索服務可按（見本院卷第66頁）。
⑷另證人梁○○即原告公司前企劃與設計人員到庭證述：「（問：使用『泡泡染』詞是從何發想？）答：因為我拿到產品的時候發現他是可以直接洗的，會產生泡沫還有花香，所以才會有這樣的想法。」、「（問：針對『泡泡染』部分，你用『泡泡染』三字是否因為本身等特性是這樣，使用在消費者身上本身會產生泡泡的特性，所以才想到這三個字？）答：當初是這樣。」等語（見本院卷第157 、160 頁）。
⒊由證人梁○○證言可知，系爭「泡泡染」染髮劑係由消費者直接在頭髮使用，而產生大量泡沫，以此方式進行染髮，而由前揭評定書所查得之證據，顯示此方式係由日本藥妝業者於91年間即開發問市，我國消費者已將「泡泡染」作為相關商品之說明，因之，「泡泡染」即有染髮劑商品品質、用途等相關特性敘述說明，在消費者印象中，為一般性說明文字，欠缺作為商標所應具備之特別顯著作，已不具商標之識別性，而係表示染髮劑商品之品質、特性、用途或其本身之說明。
⒋原告雖稱智慧局核駁「泡泡染」之見解無拘束法院效力，日本花王公司泡泡染商品，僅在日本地區販售，在台灣無正式行銷紀錄，不得作為泡泡染商標僅屬染髮劑商品說明文字之論據等語，惟上開評定書係於100 年7 月7 日作成，該評定書作成後，原告並未提起訴願及行政訴訟，該評定案即告確定，是原告對就上開評定書見解未全然否定，前開評定書係以日本商品影響我國消費者之認知，進而認「泡泡染」字樣為染髮劑商品屬性說明，為通用名稱，不具商標識別性時，評定書中引用日本產品之說明是為其認定「泡泡染」已為染髮劑之通用名稱，是為輔助性證據，且與其認定結果一致，法院即可採納其認定見解，是原告此部分主張，並不足採。
㈢被告將「泡泡染」當成商品外包裝字樣並無違反商標法第36條第1 項第1 款規定：
⒈按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」，商標法第36條第1 項第1 款設有規定。參照智慧局商標法逐條釋義解釋，本條款使用態樣，可分為描述性合理使用及指示性合理使用，前者指第三人以他人商標來描述自己商品或服務的名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此方式使用並非利用他人商標指示商品或服務來源的功能，而係純粹作為第三人商品或服務本身的說明。後者則指第三人以他人的商標指示該他人的商品或服務，此種方式之使用，係利用他人商標指示他人的商品或服務來源的功能，來表示自己所提供商品或服務的內容或用途等。次按「所謂習慣上所通用，係指一般製造經銷該項商品者所共同使用者而言，而所謂商品之說明，則應觀察商標圖樣之文字、圖形等，與商品之關係是否足以說明商品本身而定。」（最高行政法院77年度判字第1094號行政判決參照）。依此，所稱符合商業交易習慣的誠實信用方法，視行為人於使用時，客觀上是否符合一般商業誠實標示習慣，有無意圖影射或攀附他人商標的商譽，致影響公平競爭秩序。
⒉查系爭「泡泡染」字樣不具商標識別性，係表示染髮劑商品之品質、特性、用途或其本身之說明，為染髮劑通用名稱，使用該字樣不得認為係商標使用，業如前述。原告雖提出其於98年8 月21日請藝人謝○○簽訂代言合約、98年9 月15日廣告委託契約書等件為證（見原證13至15，本院卷第112 至119 頁），以推銷其出品之「夢17泡泡染」染髮劑商品等情，然原告原於98年9 月16日所取得之「泡泡染」商標（見原證3 ，本院卷第12頁）於100 年7 月7 日為智慧局評定撤銷（見被證2 ，本院卷第64頁），原告未對該評定提起訴願及行政訴訟，該評定即告確定，任何染髮劑商品均可使用「泡泡染」字樣，而原告另於101 年3
月30日向訴外人瑩澤公司取得「泡泡香香染」商標授權（見原證4 ，本院卷第13頁），足徵原告亦知其對該「泡泡染」字樣無商標專用權，不得限制他人使用該字樣。又「泡泡染」字樣既為染髮劑業者可共同使用之名稱，被告於行銷其染髮劑商品上印製該字樣，非屬商標權使用，故不適用商標法第36條第1 項第1 款之符合商業交易習慣之誠實信用方法規定。
⒊原告雖以被告林之林公司登記負責人胡繼云之配偶即實際負責人李○○，原為原告之總經理，於離職後即與原告販賣相同產品，甚而利用原告「泡泡染」商標遭撤銷改用「泡泡香香染」商標，使用「泡泡染」字樣作為自己商品之商標，為惡意之不正競爭，係以不正手段為商業上之搭便車，竊取原告營業信譽云云，並提出原告與訴外人李○○97年1 月1 日簽訂之勞動契約及李○○戶籍謄本為證（見原證16、17，本院卷第120 至122 頁）。但「泡泡染」字樣為染髮劑業者之通用名稱，業如前述，則「泡泡染」字樣無法為原告所專用，該字樣既不得作為商標，則相關業者即能使用，況前開評定書於100 年7 月7 日作成，原告主張係於103 年3 月間發現被告之「泡泡染」染髮劑商品，有其提出訴外人寶雅國際股份有限公司（下稱寶雅公司）出具之統一發票為證（見本院卷第169 頁），再以寶雅公司提供其102 年7 月以後之銷售被告之「泡泡染」商品銷售紀錄（見本院卷第17至195 頁）及被告自承於102 年8 月1 日後銷售2 入「泡泡染」商品為2,596 個、10入為1,232 個（見本院卷第208 頁反面）等均顯示被告係上開評定書確定後，才使用系爭「泡泡染」字樣在其染髮劑商品上，難以此認係惡意之不正競爭。又前開勞動契約雖訂有李○○離職後3 年內，在台灣、中國大陸地區不得經營或從事與原告同種類或為營業上競爭之競業禁止條款（見原證16，本院第120 頁），不論該條款是否有效，該競業禁止係限制原告之前總經理李○○，並非限制被告林之林公司，尚難以此認被告該當不正競爭。原告此部分主張，尚不足採。
㈣原告不得請求商標侵權損害賠償及之防止請求權：
如前所述，被告雖取得系爭「泡泡香香染」之商標權，但被告所使用之「泡泡染」字樣經智慧局評定撤銷確定，已為通用名稱，雖與被告「泡泡香香染」商標圖案近似，惟「泡泡染」已為通用名稱，原告就「泡泡染」字樣已無商標權，是被告使用該字樣，並不構成侵害原告之商標權，因之，原告依商標法第69條第1 項、第3 項、第71條第1 項第2 款規定，請求防止侵害其商標與損害賠償，即非有據。。
㈤原告之泡泡香香染商品外觀包裝並非著作權法之美術著作，不得請求著作財產權受侵害之損害賠償：
⒈原告主張其行銷之「泡泡香香染」商品外觀包裝，係由其前員工即證人梁○○開發設計，屬著作權法第5 條第4 款所之美術著作，被告之「泡泡染」商品圖案主要部分皆與原告「泡泡香香染」商品外觀相同，兩者實質近似，而被告實際負責人李○○曾在原告公司任職，確有接觸原告之美術著作，於離職後為相似設計，侵害原告著作權云云，並以泡泡香香染包裝影本、被告之泡泡染商品包裝影本及證人梁○○證言為證（見原證6 、10，14，本院卷第17、31 、116頁）。
⒉按美術著作為著作權法所例示之著作，著作權法第5 條第4 款設有規定。美術著作之具體內容，依智慧局公布之「著作權法第5 條第1 項各款著作內容例示」規定，對於美術著作係指：包括繪畫、版畫、漫畫、連環圖（卡通）、素描、法書（書法）、字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他之美術著作。故美術著作屬於藝術範圍之創作，係著作人以其美術技巧將線條、色彩予以描繪而表達其思想、情感之創作。
⒊原告雖引用證人梁○○證言，主張其「泡泡香香染」外包裝為梁○○獨自發想所創作設計等情，惟該「泡泡香香染」商品包裝觀圖案之主體結構為「泡泡染」3 字、於「泡泡」及「染」字間則使用極為縮小之「香香」2 字，並再以雲朵造型、藝人謝○○之頭部相片，在伊頭輔以雲朵及左上方之「夢」字與右下方之桃紅花串所構成（見原證14，本院卷第116 頁) ，藝人謝○○係實際相片，並非繪畫、素描等創作。
⒋又原告之「泡泡香香染」商品與被告「泡泡染」商品外觀圖案比較（如本判決附圖所示，圖左為原告商品包裝，圖右為被告商品外觀），兩者均以雲朵造型在模特兒頭部顯示，但兩者均係以女性為雲朵下之模特兒，原告係委請藝人謝○○代言，與被告委請不知名模特兒，兩者明顯不同；原告採多層次雲朵，其左上方之「夢」字樣及右下方之桃紅花串，被告則以單一主泡泡左方之粉色花瓣及上方之「Dr.Hu Mircale 」字樣，故兩者之「花朵顏色及造型」、「排放位置」不同；原告在上開包裝底部右下方之桃紅花串，被告在包裝底部襯托有一圓弧花邊，兩者設計不同；原告整體採粉紅色系設計，被告採紫色系設計，兩者包裝外觀寓意不同。因之，原告主要係針對其包裝上在藝人謝○○頭上之雲朵造型主張其為美術著作，但謝○○頭上之雲朵等造型概念，早於市面上其他染髮劑商品曾使用，有被告提出「Liese 莉婕」染髮劑外包裝可證（見本院卷第135 至136 頁），既有相同包裝圖案概念已早於原告之商品於市面上使用，故原告之「泡泡香香染」商品圖示之雲朵外觀創作之精神作用程度低，並不足以認識作者個性，尚難認係著作權法所例示之美術著作。
⒌原告之「泡泡香香染」商品外觀圖示非美術著作，則原告依著作權法第88條第1 項不法侵害著作財產權之損害賠償請求權請求被告賠償自非有據。
六、綜上所述，系爭「泡泡染」字樣非原告所有商標，而為通用名稱，不具商標識別性，被告得在其商品上使用該名稱，且原告之「泡泡香香染」商品外觀圖示，亦非美術著作。從而原告依商標法第69條第1 項、第3 項、第71條第1 項第2 款及著作權法第88條第1 項、第3 項請求被告，不得繼續使用相同或近似系爭「泡泡香香染」商標之文字或圖樣之染髮劑與給付250 萬元賠償及法定遲延利息，為無理由，不應准許。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失所依據，併予駁回。
七、兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
八、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條、民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　104 　年　　2 　　月　　26　　日智慧財產法院第一庭
法　官　李維心
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　104 　年　　3 　　月　　12　　日書記官　丘若瑤