103年度民商訴字第7號｜智財：排除侵害商標權行為等｜裁判日期：103 年 12 月 08 日

智慧財產法院民事判決 103年度民商訴字第7號原　　　告　寶島鐘錶股份有限公司法定代理人　陳郭照月訴訟代理人　桂齊恆律師複代理人　　江郁仁律師被　　　告　尚立國際股份有限公司兼法定代理人　王謙如共同訴訟代理人　李琬鈴律師複代理人　　練家雄律師上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於103 年11月3 日言詞辯論終結，判決如下：主文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由壹、程序方面：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但被告同意者，不在此限；被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，民事訴訟法第255 條第1 項第1 款、第2 項定有明文。本件原告起訴時聲明第1 、2 項原為「被告等不得製造、販賣、陳列、輸入相同或近似原告所有註冊第00011405號及第01599124號商標權之產品。」、「被告等就已製造之庫存系爭商品應全數銷毀。」於民國103 年11月13日本院言詞辯論程序中變更上開聲明為：「被告等不得製造、販賣、陳列、輸入相同或近似原告所有註冊第00011405號商標權之產品。」、「被告等就已製造侵害註冊第00011405號商標權之庫存商品應全數銷毀。」被告就上開訴之變更並無異議，而為本案之言詞辯論，揆諸上開說明，原告所為訴之變更追加，應予准許。貳、實體方面：一、原告主張：（一）原告為註冊第00011405號「PORTER寶島」商標圖樣之商標權人（下稱系爭商標，註冊號碼、商標圖樣、權利期間、商品或服務名稱等如附圖一所示），原告早於58年間即已依法設立登記，從事鐘錶批發、驗光配鏡等服務已有近半世紀之歷史，所生產之鐘錶眼鏡產品已於業界享有盛名，原告就系爭商標商品不論於店內展售抑或於網路行銷上均投入極大之心力與成本。詎被告尚立國際股份有限公司（下稱被告公司）未經原告之同意或授權，竟於102 年底開始販售標示有附圖二編號一（此商標圖樣下稱PORTER INTERNATIONAL 人形圖商標）、附圖二編號二（此商標圖樣下稱PORTER INTERNATIONAL MADE 商標）等含有「 PORTER」字樣之手錶商品（下稱系爭產品，如附圖三所示，又附圖二編號一、二商標圖樣統稱為被告商標），被告明知「PORTER」文字使用於手錶商品為原告之商標權範圍，仍加以使用於同類之商品，應具有侵權之故意。原告查獲被告販售系爭產品2 只之零售單價分別為新台幣（下同）6,850 元及11,500元，依商標法第71條第1 項第3 款主張500 倍之賠償。是核其損害賠償金額各為3,425,000 元及5,750,000 元，合計為9,175,000 元。另依民法第28條暨公司法第23條之規定，被告王謙如應與被告公司就該侵權行為負連帶賠償責任。爰依商標法第68條第1 款及第3 款、第69條第1 項及第3 項第71條第1 項第3 款、民法第28條、公司法第23條規定，提起本件請求。（二）系爭產品使用之商標與原告系爭商標相同或近似，有致相關消費者混淆誤認之虞：１、被告於系爭產品上使用之商標與原告系爭商標近似而有混淆誤認之虞，亦非僅憑圖樣之有無為斷，被告商標不論圖形如何改變，或有無使用「INTERNATIONAL 」此英文元素，不變的是皆使用系爭商標中之「PORTER」文字，至為灼然，而原告手錶商品均於12點鐘位置使用「PORTER」字樣，被告系爭產品亦於同位置及錶底蓋使用相同之「PORTER」字樣，兩相比較之下，給予消費者之寓目印象應屬相同。又原告系爭商標之手錶亦謂PORTER錶，被告之PORTER INTERNATIONAL 英文讀音極易與原告前揭已逾50年之系爭商標名稱混淆。而「寶島」除作為商標使用外，更是原告公司之營業登記名稱，消費者在手錶商品上寓目所及，看到的是「PORTER」商標，並無中文「寶島」二字，且被告商標亦均含「PORTER」文字，其餘之「INTERNATIONAL 」、「MADE」皆屬無識別性之字詞，故就消費者而言，並無中英文讀音顯著差異或市場交易連貫唱呼可輕易分辨之理。且「PORTER」為「寶島」之台語發音，在台灣市場上，任何人均知「寶島（台語）」為原告之商標，被告使用於手錶之上，顯有搭便車之嫌。２、被告商標僅於袋包類商品有形成著名商標之可能，不及於手錶類商品，其於手錶上使用「PORTER」文字，就相關領域消費者而言不僅不具知名度，更有喧賓奪主，使消費者混淆誤認為係原告所生產商品之虞。況商標混淆誤認之判斷，已發展出逆混淆等不同理論，被告雖稱僅於門市銷售，然消費者購買被告生產之手錶商品並配戴後，其他相關消費者無法得知購買之門市資訊，僅能就商品上之商標為認定，此時即有可能就原告、被告之來源產生混淆誤認，而損及原告所應享有之利益。且原告取得之兩支手錶係自被告設於遠東百貨之專櫃所購得，但不並表示被告即未大量製造批發全國鐘錶通路，例如消費者只要於網路上搜尋關鍵字PORTER錶，即會出現原告與被告之手錶款式，此舉已然使消費者產生混淆誤認。３、被告PORTER INTERNATIONAL人形圖商標本不應註冊於手錶商品，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）准其註冊或有疏漏，然商標註冊具有強烈公示效力，被告將該商標使用於手錶商品時顯可得知，已構成對原告商標權之侵害，不得因主管機關疏漏而據以主張合法行使商標權。４、職此，被告商標與原告系爭商標，就主要部分所形成之整體印象以觀，異時異地隔離觀察之下，具普通知識經驗之消費者，施以通常之識別及注意，不足以區辯兩造商標所表彰之商品來源，應構成近似商標，而有混淆誤認之虞。（三）原告系爭商標並無3年未使用之情事：１、系爭商標前經訴外人英商霓尚網集團有限公司（下稱霓尚公司）申請廢止，經智慧局以「中台廢字第L01010279 號處分書」為廢止不成立處分；復經被告公司申請廢止，智慧局又以「中台廢字第L01020406 號處分書」為廢止不成立處分，並經經濟部駁回被告公司之訴願，因此被告辯稱系爭商標有應廢止之情事，並不足採。２、系爭商標自50年起使用迄今已超過50年，近年復於89年及100 年申請延展獲准，可知原告有持續使用該註冊商標之情事，方能通過延展審查，並無應予廢止之理。３、原告持續使用系爭商標於所指定之手錶商品上，並在原告於台北三峽、桃園楊梅、新竹竹東、台中清水、苗栗頭份設立之連鎖店陳列販售，有「PORTER寶島」手錶商品實物照片、陳列照片、進貨單明細表、進貨單、銷售發票存根聯、鼎林國際實業有限公司（下稱鼎林公司）西元2009、2010年打樣細節說明、報價單、打樣單、成品照片可供佐證。４、至被告委託萬國商信事業有限公司（下稱萬國公司）之調查報告謂受訪的原告31間門市均表示未曾聽聞或銷售過標示系爭商標字樣之手錶，顯與事實不符，不足採信。又被告稱原告官方網站及旗下門市未使用「PORTER」商標云云，然一營業事業主體為多角化經營與商業決策之考量，註冊複數商標並為區別使用之情形所在多有，原告長期使用「PORTER」於手錶商品上，已如前述，相關消費者間對該商標所表彰之來源為原告應有所認識。（四）智慧局中台異字第G01030025 號審定書認定訴外人瑞士商瑞奇蒙國際股份有限公司（下稱瑞奇蒙公司）之註冊第01604216號「REPORTER」商標與系爭商標近似有致消費者混淆無認之虞，而撤銷其註冊，舉輕以明重，更遑論本件被告商標使用「PORTER」文字，完全與原告系爭商標相同，顯已違反商標法規定。（五）並聲明：⑴被告等不得製造、販賣、陳列、輸入相同或近似原告所有註冊第00011405號商標權之產品。⑵被告等就已製造侵害註冊第00011405號商標權之庫存商品應全數銷毀。⑶被告等應連帶給付原告9,175,000 元整及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按週年利率百分之5 計算之利息。⑷第三項聲明原告願供擔保請准宣告假執行。⑸訴訟費用由被告等連帶負擔。二、被告等則以下列等語置辯：（一）被告將智慧局核准註冊之「PORTER INTERNATIONAL人形圖商標」使用於指定之手錶商品上，係合法行使商標權之行為，並無侵權可言。（二）被告商標與原告系爭商標並非相同或近似商標，無使相關消費者混淆誤認之虞：１、兩造商標並非近似商標： ⑴系爭商標係由英文「PORTER」及中文「寶島」所組成，中文及英文字皆為標準字體，別無其他圖案及字形設計。而被告「PORTER INTERNATIONAL人形圖」商標係以「頭戴禮帽、側臉昂首45度、手提袋包、擴步向前行」之行李員人形走路圖，搭配被告公司英文名稱「PORTER INTERNATIONAL」等文字組合而成，整體商標圖樣以人形走路圖為中心，「PORTER」外文以背景方式置放於人形圖上半身後方位置，「INTERNATIONAL 」外文則置放於人形圖腳下方；至被告「PORTER INTERNATIONAL MADE 」商標則延續上開商標之主要識別元素，以「頭戴禮帽、側臉昂首45度」之行李員人頭圖作為商標主要識別圖案，搭配「PORTER INTERNATIONAL MADE 」等文字。兩造商標僅有「PORTER」英文相同，被告商標尚有人形圖或人頭圖案及英文「INTERNATIONAL 」等組成元素，且並無中文，設計意匠迥然有別，給予消費者之寓目印象截然不同。 ⑵再者，系爭商標讀音為「PORTER寶島」，由於國內消費者慣用中文，商標名稱中若有中文，國內消費者多會以「寶島」中文稱呼系爭商標，而被告商標讀音為「PORTER INTERNATIONAL」或「PORTER INTERNATIONAL MADE 」，兩造商標在讀音方面具有中、英文顯著差異，消費者於交易市場連貫唱呼之際，應可輕易區辨兩造商標之差異。 ⑶又國內消費者通常以中文為識別商品或服務來源之主要部分，且原告將「PORTER」與「寶島」中文聯結使用，給予消費者「PORTER」為「寶島」台語發音之印象，因此，系爭商標具有識別意義之主要部分仍為「寶島」。反觀被告商標係以被告長期使用且著名之人形圖或人頭圖為主體，搭配「PORTER INTERNATIONAL」外文，兩造商標給予消費者寓目印象最深之主要識別部分迥然不同，顯非近似商標。 ⑷除本件被告之「PORTER INTERNATIONAL人形圖」商標外，被告以「頭戴禮帽、側臉昂首45度、手提袋包、擴步向前行」人形圖或人頭圖為主要識別元素，搭配「PORTER INTERNATIONAL 」或「PORTER」等文字申請註冊之一系列商標，於98年獲智慧局核准註冊於鐘錶商品及相關服務上，共有9 件商標，且分由四位審查委員，足見不同之審查委員均認為被告註冊含有人形圖或人頭圖商標具有高度識別性，足資與原告系爭商標相區別，而無混淆誤認之虞。⑸承上所述，兩造商標外觀、讀音或字義上皆有顯著不同，異時異地隔離觀察及於交易市場連貫唱呼之際，具備普通知識經驗之消費者，施以通常之識別及注意，應足以區辨兩造商標各自表彰之商品來源，不構成近似商標。２、相關消費者並無混淆誤認之可能： ⑴智慧局中台異字第G00970207 號異議書認為被告所申請之一系列含有「PORTER」及「人形圖」商標，在我國市場長期持續廣告宣傳使用於皮包等商品，已為相關消費者所熟悉，其見解業經本院100 年度行商訴字第28號判決予以維持，足見被告之「PORTER」及「人形圖」商標於96年間已具有高度知名度。 ⑵97年以後，為強化企業及品牌之識別度，被告以「PORTERINTERNATIONAL 」品牌及「PORTER INTERNATIONAL人形圖」等系列商標為宣傳重點，持續且廣泛地在報紙雜誌刊登廣告、製作大型看板及燈箱廣告置放於各大捷運站及人潮彙集之路口，舉辦新品上市發表會並邀請知名藝人走秀示範穿搭，且在全台各地廣設63個銷售據點，包括百貨公司專櫃、專賣店及機場免稅店，屢獲銷售佳績之獎項，系爭商標之信譽及知名度已為相關消費者所熟悉，而成為著名商標。被告將此等著名商標延伸使用於手錶商品上，消費者於購買時應可清楚辨別商品來源為被告，且手錶係在被告所經營清楚標示上開商標之專賣店及專櫃販售，並與「PORTER INTERNATIONAL」品牌系列商品併陳展示銷售，原告所取得之兩隻手錶係自被告設立於遠東百貨之專櫃購得，該專櫃僅銷售「PORTER INTERNATIONAL」品牌系列商品，且專櫃中央位置及裝飾背板清楚標示著名之「PORTER INTERNATIONAL 人形圖」商標，在此購買情境之下，消費者對於系爭手錶之來源係由被告所製造、販售，應無混淆誤認之情事。（三）被告並無原告所稱攀附原告商譽及掠取不法利益之企圖：１、原告官方網站及旗下112 間門市向來係以「寶島鐘錶」等商標表彰鐘錶零售服務來源，依此，原告為消費大眾熟悉之商標，應為「寶島鐘錶」中文及寶島圖形等商標，概與「PORTER」無關。２、原告雖於49年即申請註冊系爭商標於鐘錶商品，但並未製造及銷售系爭商標商品。原告官方網站之「品牌介紹」雖列有「PORTER寶島」，惟點選進去後手錶照片並非使用系爭商標。又被告曾委託萬國公司就原告門市進行抽樣調查，受訪之31間門市均表示未曾聽聞或銷售過系爭商標手錶，足證原告並未使用系爭商標，在市場根本不可能有知名度或建立任何商譽。３、被告商標因被告積極行銷已成為著名商標，且被告發行手錶商品時，將被告商標清楚且大量地標示於手錶本體、包裝盒、說明書、保證卡上，又被告手錶廣告文宣延續「 PORTER INTERNATIONAL」品牌一貫簡約且一次僅強調單一商品之設計風格，消費者一望即知此為「PORTER INTERNATIONAL」系列商品，被告憑著自身努力行銷宣傳手錶商品，絕無攀附原告商譽或掠取不法利益之意圖，至屬甚明。（四）原告所提系爭商標使用證據無法相互勾稽確認有使用系爭商標於手錶商品，系爭商標應有廢止事由存在：１、依被告曾委託萬國公司所為之抽樣調查，可證明原告並未使用系爭商標於商品上。２、原告所提系爭商標使用證據無法相互勾稽： ⑴系爭商標為中、英文合併之「PORTER寶島」商標，惟原告檢附之手錶實品均僅有英文「PORTER」文字，其使用之商標與系爭商標不具同一性，雖錶盒及吊牌標示有「PORTER寶島」文字，但原告未能證明錶盒及吊牌是否有隨手錶銷售及銷售之時間。 ⑵原告提出之進貨單、進貨明細表、統一發票等銷售單據及41款手錶實品照片，均未包括鼎林公司打樣之手錶款式，足見打樣品應僅止於原告內部開發階段而未行銷於市場；而就原告所稱五家門市銷售之手錶，卻未能提供製造來源及製造日期。 ⑶系爭商標商品打樣單、進貨單、進貨明細單及手寫二聯式統一發票，均係私文書，其中進貨單、進貨明細表均係自原告公司會計管理電腦系統下載，易於事後修改、儲存，屬難以辨識形式及內容真實性之電子文件，單憑進貨單、進貨明細表，無從認定原告有使用系爭商標。另原告所提之手寫二聯式統一發票確實有臨訟添加變造之情形，顯不具真實性，且欠缺顧客收執聯可供核對發票開立當時之內容，無法作為系爭商標使用證據。 ⑷原告所提系爭商標使用證據，均具有瑕疵，無法相互勾稽確認確實有使用系爭商標於手錶商品，在欠缺其他客觀之商標使用證據之下，無從認定原告有使用系爭商標，系爭商標有應予廢止之原因，不得執系爭商標主張被告侵權。（五）被告並無侵權之故意及過失： ⑴被告附圖二編號一「PORTER INTERNATIONAL人形圖」商標於98年獲智慧局核准註冊於手錶商品，被告於註冊商品範圍內使用該註冊商標，要無侵害他人商標權之故意或過失。 ⑵另附圖二編號二「PORTER INTERNATIONAL MADE 」商標雖未獲准註冊，惟該商標之主要識別元素為被告長期且大量使用之「頭戴禮帽、側臉昂首45度」人頭圖及「PORTER INTERNATIONAL 」文字，且被告於銷售該款手錶時，在手錶本體、附隨之包裝盒、說明書、保證卡等文件及廣告文宣上，均清楚標示業經註冊且著名之「PORTER INTERNATIONAL」等商標，足使消費者清楚識別商品來源為被告，被告絕無原告侵害商標權之故意或過失。（六）原告計算損害賠償金額之方式不合法： ⑴原告以被告兩只手錶零售單價之加總後乘以500 倍，向被告請求9,175,000 元，顯與商標法第71條第1 項第3 款應以平均零售單價為基數之計算方式不合。 ⑵再者，該款所列之損害賠償計算方式，僅為便利商標權人計算損害，但仍須符合填補損害之核心概念，若允許商標權人獲得超過其所受損害之賠償，反而使商標權人獲得不當得利，此絕非本條文之立法意旨，依原告計算方式，其請求金額顯然過鉅且有不當得利之嫌。（七）並聲明：⑴原告之訴及其假執行之聲請均駁回。⑵訴訟費用由原告負擔。⑶如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。三、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實：（一）原告為系爭「PORTER寶島」商標之商標權人，現仍於商標權有效期間內（見本院卷一第9頁）。（二）被告公司為系爭「PORTER INTERNATIONAL人形圖」商標之商標權人，又其將「PORTER INTERNATIONAL人形圖」商標及「PORTER INTERNATIONAL MADE 」商標使用於手錶商品上對外販售（見本院卷一第46至50頁）。（三）原告於103 年1 月9 日，在被告公司位於板橋遠東百貨專櫃，分別以6,850 元及11,500元購得系爭產品各一只（見本院卷一第51頁）。（四）被告公司以原告系爭商標有商標法第63條第1 項第2 款「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年」之情事，向智慧局申請廢止系爭商標之註冊，經智慧局以102 年12月10日中台廢字第1020406 號為廢止駁回之處分，被告公司不服，提起訴願，經經濟部以103 年8 月4 日經訴字第10306107810 號決定書駁回其訴願，被告公司不服，提起行政訴訟（見本院卷五第350至357頁、卷六第3頁）。四、原告主張被告等侵害其系爭商標權，惟為被告等所否認，並以前詞置辯，是以本件爭點厥為：（一）被告等是否有商標法第68條第1 、3 款之侵害商標權之行為？（二）原告系爭商標是否無正當理由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年而有廢止事由存在？（三）被告等是否有侵害系爭商標之故意、過失？（四）原告依商標法第69條第1 、3 項規定請求命被告等排除、防止侵害並銷毀侵權物品，是否有據？（五）原告依商標法第71條第1 項第3 款、民法第28條、公司法第23條第2 項規定，請求被告等連帶賠償9,175,000 元及法定遲延利息，是否有據？茲就本院之判斷分述如下：（一）按未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。商標法第68條第1 、3 款定有明文。又所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言（最高行政法院98年度判字第455 號判決參照）。故判斷有無混淆誤認之虞，應參酌：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品／服務是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關公眾、消費者產生混淆誤認之虞。（二）原告雖主張本件有商標法第68條第1 款規定之適用云云，然系爭商標為「PORTER寶島」，被告商標為附圖二編號一、二所示「PORTER INTERNATIONAL人形圖」及「PORTER INTERNATIONAL MADE」，兩造商標僅有「PORTER」文字相同，其餘並不相同，自非屬「相同」商標，而無商標法第68條第1項第1款規定之適用。（三）其次，本件有無商標法第68條第1 項第3 款規定之適用，茲依上開混淆誤認相關因素判斷如下：１、商標識別性之強弱： ⑴按商標識別性越強，相關消費者就商品或服務之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性較弱。 ⑵查系爭商標為英文字「PORTER」與中文字「寶島」所構成，「PORTER」雖為車站、機場的搬運工人、腳夫之意，然原告取其為「寶島」之台語音譯，指定使用於手錶、掛表等商品上，是「PORTER寶島」雖為既有之字彙所構成，然與其所指定使用之商品無關，自為任意性商標，具有相當之識別性。而被告商標為「PORTER INTERNATIONAL」文字搭配人形圖、「PORTER INTERNATIONAL MADE 」搭配人形頭，使用於鐘錶商品上，其商標圖樣與所指定使用之商品並無關聯，亦為任意性商標而具有相當之識別性。２、商標是否近似暨其近似之程度： ⑴按商標近似，係指異時異地隔離與通體觀察，商標整體在外觀、觀念或讀音方面有相似處，若其標示在相同或類似的商品或服務時，具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯而言。又按兩商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象（即外觀、讀音或觀念組成）是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則，任意將商標圖樣割裂觀察（最高行政法院91年度判字第1559號判決參照），惟若商標圖樣中之一定部分特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同（最高行政法院73年判字第1144號判決意旨參照），亦即商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品或服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分，故主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象。 ⑵就外觀而言，系爭商標係由未經特殊設計之中文字「寶島」下置英文字母「PORTER」所組成。被告附圖二編號一「PORTER INTERNATIONAL人形圖」商標係以「頭戴禮帽、側臉昂首45度、手提袋包、擴步向前行」之行李員人形走路圖，於人形圖上半身後方橫置書寫體之「PORTER」英文字，人形圖腳下方橫列較小之「INTERNATIONAL 」英文字所組成；被告附圖二編號二「PORTER INTERNATIONAL MADE 」商標則於正中央置「頭戴禮帽、側臉昂首45度」之行李員人頭圖，該人頭圖上方橫置「PORTER」英文字、人頭圖下方橫置相同大小之「MADE」英文字，「MADE」下方再橫置較小字體且反白置於黑色底之「INTERNATIONAL 」英文字所組成。兩造商標外觀圖樣，除僅有「PORTER」文字相同外，其餘商標圖樣之組成元素均有不同，系爭商標有中文字「寶島」惟被告商標無，被告商標有行李員人形走路圖或人頭圖、有「INTERNATIONAL 」或「MADE」等英文字惟系爭商標無，是兩造商標整體外觀予人之寓目印象亦大相逕庭，截然不同。 ⑶就讀音而言，系爭商標雖為英文「PORTER」加上中文「寶島」，然由於國內消費者慣用中文，是見系爭商標有中文字，多會以中文「寶島」稱之，且原告自承系爭商標「PORTER」為「寶島」之台語音譯，故消費者見系爭商標亦會稱呼為台語發音之「寶島」而非英文發音之「PORTER」。反觀被告商標讀音或為「PORTER INTERNATIONAL」、「 PORTER INTERNATIONAL MADE 」或簡稱為「PORTER」，然因被告商標無中文字，故消費者會以英文發音。兩相比較，足見兩造商標在讀音方面具有中、英文顯著差異，消費者於交易市場連貫唱呼之際，應可輕易區辨兩造商標之不同。 ⑷就觀念而言，系爭商標中之「PORTER」為寶島台語音譯，故予人之觀念為「寶島」，有寶島台灣之意。反觀被告商標除文字外尚有行李員人形走路圖或行李員人頭圖，恰與其商標英文字「PORTER」意指車站、機場的搬運工人或腳夫之意思相呼應。準此，兩造商標予相關消費者之觀念迥然有別，自非近似。 ⑸承上可知，被告商標與原告系爭商標無論在外觀、讀音或觀念上，均不相同，相關消費者對兩造商標所產生之整體印象實有差異，應認兩造商標近似程度不高。 ⑹原告雖謂：被告商標無論是否有「INTERNATIONAL 」、「MADE」文字，均因有使用與系爭商標相同之「PORTER」文字，致兩造商標予消費者之寓目印象實屬相同云云，然查，就被告「PORTER INTERNATIONAL人形圖」商標而言，其商標圖樣中之行李員人形走路圖位於整體商標圖樣之中央且圖樣斗大貫穿整個商標，而「PORTER INTERNATIONAL MADE 」商標，其商標圖樣中心為行李員人形頭，人形頭下方亦有與「PORTER」文字相同大小之「MADE」字體，該等圖案、文字均足以使消費者留下深刻印象，而於商標整體觀察中發揮極大之識別功能，準此，無論係「PORTER INTERNATIONAL 人形圖」商標或「PORTER INTERNATIONALMADE」商標，均非以「PORTER」文字為主要識別部份。反觀原告系爭商標，「PORTER」與「寶島」之字體大小相同，並未特別突顯某一文字，況系爭商標圖樣有中文字，在國人慣用中文之情形下，實難認「PORTER」可於系爭商標整體觀察原則判斷中取得主要識別性部分之地位。準此，原告僅以被告商標均有與系爭商標相同之「PORTER」文字，即認兩造商標構成近似，顯係將商標割裂比較，有違整體觀察原則，原告上開所述委無足採。 ⑺至原告又稱：其於手錶商品上所使用之文字為「PORTER」而無中文「寶島」，故與被告商標近似云云，然被告商標整體予人寓目印象並非僅有「PORTER」文字，已如前述，且原告於商品上變換使用系爭商標，已屬可議，自難以此主張與被告商標構成近似，原告上開所稱亦屬無據。３、商品或服務是否類似暨其類似之程度： ⑴按商品類似係指兩個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此兩個商品間即存在類似的關係。又商品或服務類似與否之認定，並非絕對受商品或服務分類之限制，同一類商品或服務不一定是類似商品或服務，而不同一類的商品或服務也可能是類似商品或服務。 ⑵經查，系爭商標指定使用於「各種手錶、掛錶」，被告商標亦使用於手錶產品上，應認兩造商品相同。４、消費者對各商標熟悉之程度： ⑴按相關消費者對衝突之兩商標如均為相當熟悉，亦即兩商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨為不同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實，若相關消費者對衝突之兩商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護。又相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之。 ⑵經查，原告自58年設立登記，從事鐘錶批發、驗光配鏡等服務，其所生產之寶島眼鏡、寶島鐘錶等於國內享有盛名，而系爭商標於50年即註冊在案，復於89年及100 年申請延展專用權期間，原告並於手錶上使用「PORTER」文字於PORTER品牌手錶上等情，有商標註冊證、報紙廣告、原告公司網頁、手錶照片等影本附卷可參（見本院卷一第9 頁第11至45頁），相關消費者對於系爭「PORTER寶島」商標應屬熟悉。而被告公司設立於91年，訴外人祥記實業股份有限公司（下稱祥記公司）於83年起即陸續以含有「PORTER」文字搭配或走或跑等人形圖註冊系列商標，被告公司於91年受讓祥記公司上開商標後，亦陸續將「頭戴禮帽、側臉昂首45度、手提袋包、擴步向前行」之行李員人形走路圖、行李員人頭圖等，搭配「PORTER」文字註冊為一系列商標於袋包、衣服、鐘錶、眼鏡、靴鞋、文具及各式流行配件等商品及相關服務，並於香港、香港、中國大陸、新加坡、澳門、印度、韓國、馬來西亞、菲律賓、泰國、美國、歐盟（共27國）、瑞士、加拿大、澳洲、紐西蘭及南非等國家取得註冊，被告公司並持續大量以報紙、雜誌、戶外燈箱看板等廣告行銷其商標商品，並於北、中、南設有專賣店、於各大百貨公司設有專櫃，另每年舉辦新品發表會聘請知名藝人走秀等情，為原告所不爭執，並有被告系列商標註冊一覽表、系列商品照片、98年12月8 日「PORTER G-SHOCK限量上市」之商品發售訊息、商品照片、手錶陳列展示照片及被告稅額申報書、被告腕錶行銷規劃書、被告手錶設計圖、包裝盒、說明書、保證卡及信封照片及廣告文宣、97年至102 年報紙雜誌廣告、被告98年起至103 年雜誌報紙廣告費用統計表、被告戶外燈箱及看板廣告之照片、合約書、廣告費用統計表、99年至102 年新品發表會照片、各地之銷售據點明細表及照片、PORTER POST專刊發行數量統計表及各期專刊內容、94年至102 年得獎列表及獎狀、獎盃照片、98年至102 年度銷售總額統計表等附卷可參（見本院卷一第105 至110 頁、第117 至328 頁、卷二第2 至82頁），而上開資料雖顯示被告相關系列商標之大量使用證據為手提袋包類商品，然被告公司為將其袋包所引領之穿搭風格延伸至其他配件，即有多角化經營情事，於98年底與G-Shock 品牌合作開發第一款手錶商品（見本院卷一第125 頁），於102 年起陸續以本件被告「PORTER INTERNATIONAL人形圖」商標及「PORTER INTERNATIONAL MADE」商標使用於手錶商品上，有被告公司腕錶行銷規劃書、手錶設計圖等附卷可參（見本院卷一第130 至148 頁），本件被告商標圖樣之構成素材均係源自被告公司PORTER系列商標而來，應認相關消費者對於本件被告「PORTER INTER NATIONAL 人形圖」商標及「 PORTER INTERNATIONAL MADE 」商標亦屬相當熟悉。 ⑶原告係本土品牌，其販售手錶商品至今已50逾年，營業據點為全台市鎮連鎖門市，標榜每一門市均有專業之維修技師，所販售之商品除了自家生產之寶島手錶外，亦代理100 多種世界知名品牌手錶等情，有103 年度中院民公毓字第93號公證書所示之原告公司沿革、門市資料、品牌介紹等網路資料在卷可參（見本院卷二第90至208 頁），而被告與日商吉田株事會社合作開發PORTER系列商品，營業據點除各地門市外尚有各大百貨公司，所販售之商品僅有自家商標品牌商品，其訴求低調、簡約、時尚，99年至102 年並舉辦新品發表會邀請知名藝人走秀等情，有被告公司品牌故事、雜誌廣告、新品發表會照片等可參（見本院卷一第208 至210 頁、卷二第2 至49頁），由此可知，兩造所訴求之品牌形象完全不同，消費者可明顯區辨其不同，至被告雖於102 年起始將其經營觸角擴及至手錶領域，然被告PORTER系列商標於袋包類市場已為相關消費者所熟知，被告自販售手錶起，亦沿用其以往行銷風格，舉辦發表會（見本院卷一第210 頁），且被告手錶類商品僅在其專櫃販售，再佐以被告商標與原告系爭商標圖樣有極大不同，業如前述，是相關消費者於被告專櫃購買被告商標手錶商品時，實足以區辨其來源非原告「寶島鐘錶」之產品，應認相關消費者對於兩造商標應均相當熟悉而得以區辨其為不同來源，均應給予相同之保護，原告主張被告商標使用於手錶類商品之資料甚少，是消費者會誤認被告產品來自原告云云，要無足採。５、被告是否善意：經查，被告公司於手錶上所使用之「PORTER INTERNATIONAL人形圖」商標係於98年8 月16日取得註冊，被告公司依法使用其註冊登記之商標，並無惡意可言。再者，被告公司使用本件被告商標時，雖原告系爭商標已註冊登記多時，然被告公司係基於多角化經營，延伸其已廣為消費者所熟悉之PORTER行李員人形圖商標而使用在手錶商品上，以與其已建立之袋包類構成一致之穿搭風格，此亦為各國際知名品牌常有之經營策略，況原告品牌與被告品牌之訴求截然不同，已如前述，被告既已建立其自身品牌之商譽而廣為相關消費者所熟知，則其使用被告商標於手錶產品上自係欲延伸自身品牌所建立之形象及商譽，希望相關消費者見使用被告商標圖樣之手錶即會指向來源為被告公司「PORTER INTERNATIONAL」品牌，豈有可能希望相關消費者誤認其手錶係源自於原告「寶島鐘錶」之可能？是原告主張被告行為有攀附原告商譽之嫌云云，實無足信。（四）承上所述，兩造商標均有相當識別性，且使用於相同產品上，然兩造商標圖樣整體觀之，無論在外觀、讀音、觀念上均不相同，近似程度不高，消費者對併存之兩造商標均相當熟悉而得以區辨其來源之不同，且被告行為係屬善意等情狀，綜合觀之，應認本件被告商標並無使相關消費者就其商品或服務之來源或產製主體，產生混淆誤認之可能，是本件並無商標法第68條第1 項第3 款規定之適用。（五）至原告雖主張：外國實務就混淆誤認之判斷已發展出逆混淆等理論，原告雖自被告公司設於遠東百貨之專櫃購得系爭產品，不表示系爭產品未大量製造批發全國鐘錶通路，而於網路上搜尋關鍵字「PORTER」，即出現兩造之手錶款式，足見消費者對其來源會產生混淆誤認之虞等語。然查： ⑴原告對於被告系爭產品是否大量製造批發至全國鐘錶通路，並未舉證以實其說，尚難認被告產製之被告商標手錶會與原告系爭商標手錶置於同一營業處所販售。 ⑵再者，所謂「反向混淆」（reverse confusion ），略指先商標權人於市場上處於弱勢地位，而後商標權人在市場處於強勢地位或著名，此時後商標權人可能會讓消費者產生一種先商標權人所提供之商品或服務是源自在後商標權人的錯誤印象，而致混淆誤認之情形。此雖經美國聯邦第十巡迴法院自西元1977年於Big O TireDealer,Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co,.案件承認此一「反向混淆」概念至今，但於美國實務上已有所爭議，我國法規之中並無引進該概念用語之明文，我國商標實務上判斷是否有致混淆誤認之虞，仍應依據上開8 點混淆誤認之虞因素為判斷基準（最高行政法院100 年度判字第2262號判決參照）。況本件並無「先商標權人即原告之系爭商標於市場上居於弱勢地位，後商標權人在市場上居於強勢地位」之情形，兩造商標於市場上均有相當之知名度，且其商品、服務之定位及訴求迥然不同，兩造商標近似程度又不高（蓋系爭商標並無被告著名之行李員人形圖或人形頭），是相關消費者並無將原告商品誤認為源自於被告公司商品之可能，自無上開反向混淆理論適用之餘地。 ⑶此外，於搜尋網站上輸入「PORTER錶」，搜尋結果雖會出現原告及被告產品（見本院卷五第107 至116 頁公證資料），然相關消費者對於兩造商標均屬熟悉，兩造商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，而足以區辨為不同來源，業如前述，況觀乎該搜尋網頁內容，有關被告產品者幾乎均顯示標題為「Porter international」，而該搜尋結果之內文說明亦可輕易分辨係原告寶島鐘錶產品或被告「Porter international」產品，此益證兩造商標商品已有足以區辨之標識，相關消費者並無混淆誤認之虞，原告上開所述並不足採。（六）原告又舉智慧局中台異字第G01030025 號審定書撤銷「 REPORTER」商標，主張依舉輕以明重之法理，本件被告商標更應與原告系爭商標構成近似云云。然查，上開審定書遭撤銷之商標圖樣為單純大寫外文「REPORTER」所構成（見本院卷六第90頁），與本件被告商標圖樣差距甚大，自難比附援引，執為有利原告之認定。（七）末查，被告主張原告系爭商標有繼續3 年未使用之廢止事由，無非係以原告所提之使用證據無法相互勾稽，不足以證明原告確實有將系爭商標使用於手錶商品等語為據。然按「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」、「前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」商標法第5 條定有明文。準此，商標之使用不僅限於使用於商品上，將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，亦屬商標法所稱商標之使用。經查，依被告所提經公證之103 年3 月18日原告網頁資料，原告網頁於「Brand 品牌介紹」中，臚列原告手錶品牌，其中一項即為本件系爭商標「PORTER寶島」（見本院卷二第201 頁），足見原告確實有將系爭商標使用於與商品或服務有關之廣告中，被告以系爭商標未使用於手錶商品上，而謂系爭商標有廢止事由，顯係忽略商標使用之概念不限於使用於商品上，是其上開所辯實不足採，系爭商標並無商標法第63條第1 項第2 款情事，應堪認定。五、綜上所述，系爭商標雖無繼續3 年未使用之廢止事由存在，然被告商標與系爭商標並不相同，亦非近似而無致相關消費者混淆誤認之虞，是被告等並無違反商標法第68條第1 、3 款侵害商標權之情事，從而，原告依商標法第68條第1 款及第3 款、第69條第1 項及第3 項、第71條第1 項第3 款、民法第28條、公司法第23條規定，請求命被告等不得製造、販賣、陳列、輸入相同或近似原告所有註冊第00011405號商標權之產品，被告等就已製造侵害註冊第00011405號商標權之庫存商品應全數銷毀，並請求被告等連帶給付原告9,175,000 元及法定遲延利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。六、本件事證已臻明確，本件其餘爭點（被告等是否有侵害系爭商標之故意過失、原告請求命被告等排除、防止侵害並銷毀侵權物品是否有據、原告請求被告等連帶賠償9,175,000 元及法定遲延利息是否有據）、兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條、第385 條第1 項前段規定，判決如主文。中　　華　　民　　國　　103　年　　12　　月　　8　　日智慧財產法院第二庭法　官　蔡如琪以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費（均須按他造當事人之人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　103 　年　　12　　月　　17　　日書記官　邱于婷

智慧財產及商業法院103年度民商訴字第7號

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