103年度民專上字第16號｜智財：侵害專利權有關財產權爭議｜裁判日期：104 年 01 月 15 日

智慧財產法院民事判決 103年度民專上字第16號上　訴　人　慶達科技股份有限公司法定代理人　蔡雪紅訴訟代理人　趙家光律師複代理人　陳松甫律師輔佐人郭宮寶被上訴人　上秉實業有限公司法定代理人　謝坤謀訴訟代理人　黃奉彬律師複代理人　蘇昱銘律師被上訴人　台鍍興業有限公司法定代理人　王鳳惠訴訟代理人　單文程律師複代理人黃奉彬律師蘇昱銘律師被上訴人　詮聯金屬工業股份有限公司法定代理人　楊泗訴訟代理人　蔡文彬律師複代理人吳宣樺律師訴訟代理人　林明賢律師參加人　 National Nail Corp.（美商國家釘子公司）法定代理人　W.Scott Baker 訴訟代理人　黃靜嘉律師李孟融律師劉鎮瑋律師楊佩怡律師複代理人　張全成律師汪瑀心上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國103 年2 月27日臺灣高雄地方法院101 年度智字第1 號第一審判決提起上訴，本院於104 年1 月8 日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由壹、程序方面：一、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256 條定有明文。又除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定（最高法院102 年度台上字第1986號判決意旨參照）。二、本件上訴人於原審起訴時主張依現行專利法第120 條準用同法第96條第2 項、第97條規定及民法第185 條第1 、2 項規定請求損害賠償（見原審卷㈠第3 頁），惟上訴人主張被上訴人侵害時間至民國101 年間（見本院卷第219 頁），斯時現行專利法尚未施行，上訴人乃更正改依行為時之99年8 月25日修正公布、同年9 月12日施行之專利法（下稱修正前專利法）第84條第1 項規定請求（見本院卷第219 頁），自屬更正法律上之陳述，非為訴之變更或追加，合先敘明。貳、實體方面：一、兩造聲明及陳述：（一）上訴人於原審起訴主張：上訴人前身來享股份有限公司（下稱來享公司）於95年之研究發現「建議改善輾牙的位置，或者在尾端的部分作『割尾』的處理，以利木屑能在鑽孔出奇順利排出，使螺牙能夠吃進木材之內部。」並分別於95年9 月16日及同年10月23日做成案號RDH06002及RDH06004號研究案（下稱95年研究發展計畫建議書），參酌錳鋼公司之專利，於98年9 月21日提出「將牙延伸到切削面，這樣才能使螺絲一邊鑽孔，一邊將螺紋導入木頭而不會空轉的狀況」之修正意見（下稱98年研發案），並研發設計出新功能螺絲製品。上訴人於101 年2 月11日，經經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）發給第M422611 號「螺絲」新型專利，嗣因智慧財產局就同一發明於同年4 月11日發給第I361861 號「螺絲」發明專利證書（下稱系爭專利），專利期間自101 年4 月11日起至119 年10月24日止，乃撤銷申請在後之新型專利。詎訴外人明耀鋼鐵股份有限公司（下稱明耀公司）於101 年3 月間，未經上訴人授權，將仿冒系爭專利之半成品螺絲（尺寸：7x1-7/8 共計1,316,400 支及5,330,400 支、7x2-3/8 共計1,099,402 支，下稱系爭明耀公司螺絲），交由被上訴人詮聯金屬工業股份有限公司（下稱詮聯公司）熱處理，再轉由被上訴人台鍍興業有限公司（下稱台鍍公司）電鍍加工，嗣交由被上訴人上秉實業有限公司（下稱上秉公司）塗裝，嗣因上秉公司無法如期完工，再將部分半成品螺絲，轉交上訴人代為加工始知悉上情。另訴外人久美特企業股份有限公司（下稱久美特公司）將侵害系爭專利之另一批螺絲（尺寸：7x1-7/8 共計5,905,000 支，下稱系爭久美特公司螺絲，與上開系爭明耀公司螺絲合稱系爭產品）交由被上訴人上秉公司進行塗裝。而被上訴人進行加工之系爭產品，經專利侵害分析，認已落入系爭專利之範圍，而屬侵權。被上訴人分別所為熱處理、電鍍及塗裝等加工製程，使系爭產品成為有效商品之必要作為而具有得販售之商品價值，對侵害系爭專利之行為提供幫助，並造成上訴人之損害，自屬民法第185 條第2 項所指之幫助行為，而構成共同侵權行為。依系爭明耀公司螺絲數量，扣除製造成本後，被上訴人之共同侵權行為致上訴人受有損害1,318,085 元，而被上訴人上秉公司承接加工之系爭久美特公司螺絲，亦致上訴人受有損害719,229 元。爰依修正前專利法第84條第1 項、民法第185 條第1 、2 項規定，提起本件訴訟。並聲明：１、被上訴人應連帶給付上訴人1,318,085 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。２、被上訴人上秉公司應給付上訴人719,229 元，及自民事準備書（一）狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。３、上訴人願供擔保請准宣告假執行。（二）原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，上訴聲明：１、原判決廢棄。２、被上訴人應連帶給付上訴人1,318,085 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。３、被上訴人上秉公司應給付上訴人719,229 元，及自民事準備書（一) 狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。４、上訴人願供擔保請准宣告假執行。並主張：１、系爭專利與參加人於99年1 月13日，在美國第61/294681 號專利臨時申請案（下稱證據1 ），二者之專利技術內容實質上並不相同：（１）證據1 乃參加人在美國所提出之臨時申請案，其說明書僅揭露有說明之內文及圖式，並未提供申請專利範圍，如有未臻明確之用語，應輔以圖式參酌，以求其所屬技術領域中具有通常知識者得以理解及認定其意涵。證據1 之說明內文尚有語意不清之處，如：說明書之[0047]段：「鑿形刃亦包含一部分的螺紋，其直接接鄰於該鑿形刃端緣」( the chisel edge also includes a portion of thread that is immediately adjacent the chisel edge)。螺紋一部分與鑿形刃接鄰，但「接鄰」之文義應代表兩者間仍有間隙，尚有別於「直接相接」之意。其次，說明書之[0047]段：「該鑿形刃156 向外延伸超出內部直徑132 一段距離137 。此距離一般與直接接鄰的部分- 即最後的螺紋146 一致」( the chisel edge 156 extends outwardly past the innerdiameter 132 by a distance 137. This distance generally corresponds to the portion of the immediately adjacent,last thread 146) 。雖該鑿形刃有向外延伸之距離137 ，但乃因兩斜面152/154 於成型過程被夾壓而擴展（金屬有延展性) ，才會有超出桿徑132 而形成該距離137 的可能性，但無法依此稱螺紋146 延伸至鑿形刃的端緣處。再者，說明書之[0047]段：「這部分螺紋可形成其中一斜面154 之至少一部分，並位處在相同平面形成其中一斜面154 」(This portion of the thread can form at least a part of, and lie in the same plane as, one of the last incline surface154)。是螺紋可為斜面之一部分，應亦指證據1 中螺紋是相接至傾斜面，而非連結於鑿形刃。證據1 就螺紋是否確與鑿形刃相接部分有未臻明確之情形，反觀系爭專利載明「同時複數螺環設於該桿體上之螺牙延伸至切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接」，已明示系爭專利螺絲之螺牙與鑿形刃相接之結構特徵，二者之專利技術內容實質上並不相同。（２）證據1 說明之[0047]記載：「圖7 到圖11為第一備選實施例的螺絲，編號為110 」，同一實施例代表為同一結構特徵，其圖式彼此間亦應相互對應；惟證據1 之附圖7 至9 及11所呈現均為螺紋相接至傾斜面（尤以圖11明顯呈現出螺紋之三條線均僅接至傾斜面) ，而圖10所示為螺紋延伸相接至鑿形刃之端視圖，則圖10與圖7 至9 及11就螺紋是否與鑿形刃相接之結構部分，即有殊異。惟證據1 已明確記載圖7 至11屬同一實施例，故圖10結構須與圖7 至9 及11對應，故相較其他同一實施例之圖面，應足認圖10為錯誤繪製之圖面，圖9 之手繪方向亦有錯誤，堪認圖10係屬錯誤繪製，尚難作為證據1 螺絲已具螺紋延伸相接至鑿形刃結構之依據。故證據1 之內容與系爭專利螺紋延伸至鑿形刃之結構部分容有殊異，其專利範圍即非實質相同。２、參加人並未將證據1之特徵揭露予上訴人：被上訴人詮聯公司主張參加人業於與上訴人往來之電子郵件，及99年1 月21日簽訂之保密協議中，揭露關於證據1 之特徵；惟依上訴人與參加人往來之電子郵件內容，在上訴人提供自身所製造之螺絲樣本前，參加人均未向上訴人揭露證據1 之特徵。其次，參加人於系爭專利舉發程序主張其公司之員工Vandenberg於99年1 月21日簽署保密協議當日有向上訴人展示螺絲原型及導引工具，並親自操作示範等語，惟上訴人否認之，參加人就此迄未能舉證以實其說。參加人固於98年12月2 日電子郵件中，提及有一款螺絲並需專利保護(patent protection) ，惟並非明確指明該螺絲「已經處於申請專利(patent filing/pending) 」狀態，參加人亦未於其他信件解釋其上開所指究係何種螺絲，是上訴人均無從知悉參加人係就何種螺絲提出專利申請，抑或何時要申請專利等情，遑論經參加人揭露後而知悉該螺絲之特徵。再者，Vandenberg99年2 月11日電子郵件中提及「螺絲看起來操作上都不錯，然而我有一些小小的爭點，我認為90度之鑿形端太尖銳了…」；同年4 月21日之電子郵件復提及「先前你寄給我一具90度鑿形及只有1.625 吋長之螺絲樣本中，其螺牙係延伸至端部，…螺絲上之螺牙係由鑿形部之中心線開始延伸，那個螺絲操作效果很好，且那個鑿形端及螺牙設計正是我螺絲所需要的設計」，足徵參加人係於收受上訴人於99年2 月5 日寄出之樣品螺絲後，始知悉上訴人所設計之螺絲樣本具鑿形刃及螺牙延至端點之特色，並非參加人揭露相關螺絲資訊予上訴人，反係上訴人揭露自身所發想之系爭螺絲特徵予參加人。３、系爭專利係上訴人源於95年研究發展計畫建議書，多方研究修正後所得之發想，並非由參加人向上訴人揭露：系爭專利之發想，係源於上訴人前身即來享公司，於95年間持以向國稅局提交之產品研發計畫書，其中研究目的即在「將鑽尾與木螺絲結合，並設計特別形式的鑽尾來對木材纖維作切削的動作，以達到防裂的功能」。由該計畫建議書中所附之研究案，可知上訴人於研發時發現「螺絲於鑽取木材時會產生木屑無法順利排出，造成割尾部分阻塞」之問題，並於計畫結論中提出改善方法為「因新式木螺絲輾牙後，接近尾端的第一牙離切削面距離過大…故建議改變輾牙的位置，或者在尾端的部分作割尾的處理以利木屑能在鑽孔初期順利排出，使螺牙能夠吃進木材之內部」，並分別於95年9 月16日及同年10月23日做成案號RDH06002及RDH06004之研究案，研究人員○○○並建議上訴人螺絲輾牙之位置應儘可能的延伸至接近端部之處，此經證人○○○、○○○證述屬實，證人○○○並將上開研究心得報告予上訴人，嗣上訴人參酌台灣錳鋼公司專利M0000000之治具，以及95年研究發展計畫建議書後，先於98年9 月21日提出「將牙延伸到切削面，這樣才能使螺絲一邊鑽孔，一邊將螺紋導入木頭而不會空轉的狀況」之修正意見以利木屑之排出，並將上開研發結果繪成圖面，當可認定斯時上訴人已具備系爭專利中「兩個切削面夾成一切削刃」之專利發想，且上訴人因認98年間之螺絲設計排屑之效果未臻完美，始再參酌證人○○○於95年間之建議，將螺牙延伸至與切削刃相接處，並做成實體螺絲樣本；適參加人欲尋求合作研發之機會，上訴人始得於99年2 月5 日製作出上開實體螺絲樣本提供予參加人，堪認上訴人係於95年間進行研究計畫後，以研究計畫所生之結果為本，於98年間即先完成螺牙延伸至切削面之發想，嗣再形成系爭專利中「將螺牙延伸至切削刃」特徵之發想並做成實體螺絲，進而以此發想為據取得系爭專利。再者，上訴人於99年2 月5 日寄出實體螺絲樣本予參加人（同年月11日收受）時，參加人均尚未提供任何實品螺絲樣本、圖說等相關資料予上訴人，則上訴人寄予參加人具有「切削面夾成一切削刃」及「螺牙延伸至切削刃」特徵之專利螺絲，其專利發想即與參加人無涉。４、被上訴人係侵害系爭專利之共同侵權行為人，上訴人本於修正前專利法第84條第1 項及民法第185 條第1 項、第2 2 項之規定，自得請求被上訴人負共同侵權行為損害賠償責任：（１）被上訴人雖僅分別負責系爭產品之熱處理（被上訴人詮聯公司）、電鍍（被上訴人台鍍公司）及塗裝（被上訴人上秉公司）等加工製程；然被上訴人所為之加工行為係使螺絲得成為有效商品之必要作為，而使系爭產品具有螺絲效能，而有經濟價值，成為得販賣銷售之商品，足令上訴人受有損害，自難僅以其等未從事基本螺絲本體之外形作業，而未影響螺絲之專利外型，即遽免其共同侵權之責。其次，縱認被上訴人並未直接為主要侵權行為，惟以業界螺絲之製作過程，除有模具製作等基礎螺絲成型加工外，尚包括被上訴人所從事之熱處理、電鍍及塗裝等加工行為，自屬民法第185 條第2 項所指之幫助行為。且上訴人已於100 年9 月14日就系爭專利提出新型專利之申請並經公告，被上訴人自難諉為不知。縱認被上訴人之行為尚非直接侵害上訴人專利權之行為，惟被上訴人之行為已堪認屬幫助直接侵害權利者之行為，是依民法第185 條第2 項之規定，自屬共同侵權行為。（２）被上訴人應負之共同侵權行為損害賠償額以各尺寸螺絲之數量計算售價，並減去成本計算損失總額2,037,314 元： ①101 年3 月20日被上訴人上秉公司交付予上訴人之訂單部分：尺寸7x1-7/8之螺絲重量合計9,610公斤，以每支0.0025公斤之重量計算共有3,844,000 支，以尺寸7x1-7/8 單支售價為0.01006 美元計算數量後，可得之賣價約1,160,119 元，再扣除表列之相關成本（每支成本計約0.18元）691,920 元後，此部分上訴人之損失為468,199 元（計算式：1,160,119-691,920=468,199 ）。其次，尺寸7x2-3/8 之螺絲重量3,683 公斤，以每支0.00335 公斤之重量計算共有1,099,402 支，以尺寸7x2-3/8 單支售價為0.01325 美元計算數量後，可得之賣價約437,019 元，再扣除表列之相關成本（每支成本計約0.215 元）236,375 元後，此部分上訴人之損失為200,644 元（計算式：437,019-236,375=200,644 ）。再者，上開部分係被上訴人詮聯公司負責熱處理作業、台鍍公司負責電鍍作業，上秉公司負責塗裝作業，故此部分均應由被上訴人負擔共同侵權行為責任，連帶給付損害賠償額共668,843 元（計算式：468,199+200,644 = 668,843 ）。 ②101 年4 月26日保全程序至被上訴人上秉公司扣得之出貨單部分：明耀公司下單部分：尺寸7x1-7/8 之螺絲重量合計13,326公斤，以每支0.0025公斤之重量計算共有5,330,400 支，以尺寸7x1-7/8 單支售價為0.01006 美元計算數量後，可得之賣價約1,608,714 元，再扣除表列之相關成本（每支成本計約0.18元）959,472 元，此部分上訴人之損失為649,242 元（計算式：1,608,714-959,472=649,242 ），此部分係被上訴人詮聯公司熱處理後，再交由被上訴人上秉公司塗裝作業，故應由被上訴人負擔共同侵權行為之責。其次，久美特公司下單部分：尺寸7x1-7/8 之螺絲重量合計14,770公斤，以每支0.0025公斤之重量計算共有5,905,000 支，以尺寸7x1-7/8 單支售價為0.01 006美元計算數量後，可得之賣價約1,782,129 元，再扣除表列之相關成本（每支成本計約0.18元）1,062,900 元，此部分上訴人之損失為719,229 元（計算式：1,782,129-1,062,900=719,229 ），此部分僅由被上訴人上秉公司進行塗裝之加工作業，故應由被上訴人上秉公司負擔侵權行為損害賠償責任。 ③從而，被上訴人應連帶負擔之部分共計1,318,085 元（計算式：468,199+200,644+649,242=1,318,0850）；被上訴人上秉公司並應就其單獨侵害部分，另行負擔719,229 元之損害賠償。（三）被上訴人上秉公司答辯聲明：１、上訴駁回。２、如受不利判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。並以：１、系爭專利有應撤銷之原因：系爭專利業據智慧財產局以系爭專利技術與參加人之證據1 所揭露之創作屬實質相同，上訴人並非真正專利申請權人為由，撤銷系爭專利權。因此系爭專利即因主管機關撤銷而不復存在，請求權基礎已失所附麗。２、被上訴人上秉公司並未侵害系爭專利：被上訴人上秉公司非原始生產螺絲之廠商，僅係接受原生產螺絲之廠商進行螺絲加工，代工廠之身分僅止於代工，無法要求委託廠商出具其享有專利權之證明文件，在業界委託者與代工者均必須是合法設立登記之廠商，大部分均已配合多年，彼此相互信賴，代工廠不會接受來路不明之廠商委託代工，藉以避免侵害他人專利權。本件委託之廠商係合法設立之廠商，被上訴人上秉公司並無侵權行為之故意或過失。３、上訴人不得請求被上訴人負連帶損害賠償責任：證據1 之螺絲結構，其說明書[0047]記載：「圖7 到11為第一備選實施例的螺，編號為110 。此實施例與上述實施例類似，除了有幾處例外。舉例來說，鑿刃（鑿形刃）156 稍微延伸超出螺桿130 的外徑132 。鑿形刃156 一般呈Ｖ形，其待面斜交成上述任何角度。然而，鑿形刃亦包含一部分的螺紋，其直接接鄰於該鑿形刃端緣如圖8 及圖10所示。如圖所示，鑿形刃156 向外延伸超出內部直徑132 一段距離137 。此距離一般與直接接鄰的部分- 即最後的螺紋146 一致。這部分螺紋可形成其中一斜面154 的至少一部分，並位處在相同平面形成其中一斜面154 。根據斜面角度，或多或少的最後段螺紋146 可形成該斜面的一部分」等語，可知該最後螺紋係直接相接鑿形刃並形成斜面的一部分，代表最後螺紋確接至斜面而延伸至鑿形刃之端圖，已清楚揭示最末段螺紋延伸至鑿形刃端點。是系爭專利螺紋延伸至鑿形刃端圖，已為證據1 所涵蓋之技術內容及保護範圍，而末段螺紋延伸至鑿形刃端圖之螺絲，亦充分揭露於證據1 。系爭專利技術特徵與證據1 螺絲結構所涵蓋之技術內容實質相同。系爭專利之設計目的為「使切屑得以經該切削面，順利進入螺牙間之排屑通道快速加以排除」，惟證據1 之發明概要[0010]中已提到：「螺絲尾端可用來刮削工作件的材料，預先鑽出一孔以利其餘螺絲部分旋入。其中包含螺紋可從洞中將被鑿起的材料鑽挖出」，兩者之設計目的相同。其次，由上訴人之95年研究發展計畫建議書內容觀之，無任何有關「切削刃」之敘述或圖式，案號RDH06002研究案中雖具切削面，但其切削面仍凝聚形成一尖頭狀尾端（即不具切削刃）的螺絲，而研究重點著重在增加切削作用，案號RDH06002研究案中亦僅見類似的尖尾螺絲，且研究重點係著重在將木工用鑽尾應用在木螺絲上，以達到防裂之效果，均無從證明其確已揭露任何有關具切削刃之螺絲，更遑論有關螺絲末段螺紋已延伸至切削刃之技術內容。且依上訴人提出之SY-DS-FO17-OA-RD圖面觀之，亦可知該圖面之末段螺紋並未延伸至鑿形刃端圖，無法證明其已揭露末段螺紋延伸至切削刃之螺絲。再者，由參加人與上訴人簽署之系爭保密協議內容觀之，上訴人係系爭保密協議之義務人，參加人已揭露或準備揭露其有關「安裝螺絲用之工具與夾具」及「特定螺絲之幾何結構」，以及其他與此相關之獨佔資訊等特定機密，且收受方即上訴人對參加人所揭示含有具體資訊的物品之機密資訊（包括圖片、照片、樣品、工作模型及原型等）負有保密之義務，參加人並無意轉讓任何有關專利、專利申請案、發明或其他專有權利予上訴人，又參加人於98年12月2 日要求上訴人保密合作之螺絲係一具鑿形刃且末段螺紋伸至鑿形刃端點之螺絲，參加人亦於往來電子郵件中揭露上開技術內容，復參以具鑿形刃且末段螺紋延伸至鑿形刃端點之技術內容充分揭露於證據1 ，堪認系爭專利技術應係於參加人委託上訴人代工關係期間內已完成。４、從而，系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵，與證據1 螺絲結構所涵蓋之技術內容「末段螺紋延伸至鑿形刃端點之螺絲」實質相同，兩者之設計目的亦屬相同，系爭專利技術應係於參加人委託上訴人代工關係期間內已完成，且證人○○○、○○○所為之證詞，均不足以作為上訴人有利之證明。故上訴人並非真正專利申請權人，其請求被上訴人應連帶賠償其損害，自無理由等語，資為抗辯。（四）被上訴人台鍍公司答辯聲明：１、上訴駁回。２、願供擔保免假執行。並以：１、證人○○○、○○○之證述，尚非可採：證人均係上訴人之前員工或員工，證人○○○證稱螺紋向下延伸之成果係於95年研究發展計畫建議書向上訴人報告，惟上開建議書無主管簽核，可知證人之證述顯有矛盾，系爭螺紋之改善並非由上訴人所發想。其次，證人○○○證稱98年研究成果即螺紋之改善，上訴人並不知悉，並未將其發想之經過予主管機關審核。是該螺紋改善之成果非上訴人所發想，上訴人並非真正之權利人。２、被上訴人台鍍公司所為電鍍加工於系爭螺絲，並未侵害系爭專利：被上訴人台鍍公司並無電鍍螺絲以外之其他產品，惟交付螺絲予被上訴人電鍍之廠商多達20餘間，每月電鍍螺絲數量龐大，總重逾2 千公噸，系爭產品僅係其中之一。被上訴人台鍍公司僅係對系爭產品電鍍加工，並非製造商，自無負注意義務。其次，電鍍之處理，對螺絲之製成是否侵害系爭專利，本即無從得知，倘應負注意義務，應要求系爭產品之製造商，而非被上訴人台鍍公司。再者，平日委請被上訴人台鍍公司電鍍螺絲之廠商眾多，所電鍍螺絲之數量龐大，是要求被上訴人對所電鍍之各批螺絲一一詳查並逐一監控有無侵害各該專利，實屬過苛。３、系爭專利具有應撤銷原因，上訴人不得本於系爭專利之專利權人地位求償：系爭專利經智慧財產局於103 年1 月22日審定舉發成立而為撤銷處分，上訴人不服提起訴願，經經濟部訴願審議委員會103 年9 月3 日駁回訴願，是系爭專利具有應撤銷原因，上訴人不得本於系爭專利之專利權人地位，對於系爭產品所造成之侵害，據以主張主張侵權行為損害賠償。其次，被上訴人台鍍公司並非系爭產品之製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭專利物品之人，亦非直接或間接侵害其專利權之人，上訴人請求被上訴人損害賠償，即屬無據。被上訴人台鍍公司之電鍍行為，上訴人並無舉證證明被上訴人台鍍公司有何積極誘引他人侵害系爭專利，包括造意及幫助之態樣？徒以「電鍍為使螺絲得成為有效商品之必要製程」，而謂被上訴人台鍍公司加工行為屬幫助形態之誘引侵害，實屬無稽。再者，被上訴人台鍍公司就本件涉及侵權之螺絲電鍍行為，並無任何故意過失，自無負幫助侵權行為之連帶責任可言等語，資為抗辯。（五）被上訴人詮聯公司答辯聲明：上訴駁回。並以：１、系爭專利具有撤銷原因，業已遭舉發審定撤銷：系爭專利與證據1 螺絲結構所涵蓋之技術內容實質相同，經參加人向智慧財產局提出舉發，智慧財產局已於103 年1 月22日撤銷在案，上訴人自不得向被上訴人主張侵害系爭專利權。其次，系爭專利所揭露之螺絲設計內容，於99年1 月13日即由參加人向美國專利局提出專利臨時申請案，參加人為量產證據1 螺絲，委由上訴人代為生產，參加人於委託生產之電子往來郵件中，已揭露證據1 之特性，雙方並於99年1 月21日簽署保密協議，而上訴人於99年10月25日始提出系爭專利申請，難認系爭專利係由上訴人所發明。再者，上訴人提出之95年研究發展計畫建議書，並無任何人員簽章，難認其真正，且此研究發展計畫建議書中，所謂之新式夾尾，乃兩側形成尖銳刀鋒，且螺牙未與刀鋒相接，與所謂切削刃相去甚遠，無從證明系爭專利係蘇國材所創作。上訴人雖舉證人○○○與○○○之證詞證明上訴人為發明人，惟證人○○○與○○○既證稱相關研究報告均有書面記錄，然不論是95年或98年之研究報告，均與系爭專利申請內容有所差距。２、被上訴人詮聯公司僅從事熱處理，並非系爭產品之成型廠商，無侵害系爭專利之故意或過失：所謂熱處理，乃將材料加熱到一定的溫度，保溫一定的時間後，以一定的速率降溫到室溫或更低，從而達到改善材料組織結構獲得性能優異的材料。熱處理所處理之對象，乃金屬材料之性質，並非侷限於螺絲，更與螺絲之形狀為何無關。被上訴人詮聯公司從事熱處理之範圍，並不侷限於螺絲之熱處理，尚包含「各種金屬熱處理加工」、「螺絲、模具、手工具等之熱處理」、「金屬表面處理、熱處理」，而熱處理與待熱處理物之形狀無關，則被上訴人詮聯公司自無庸注意螺絲之形狀。因此，系爭產品之形狀有無侵害系爭專利，應負注意義務者乃螺絲之製造與成型廠商，並非熱處理商即被上訴人詮聯公司之注意義務範疇，則被上訴人詮聯公司自無違反注意義務。３、退步言之，縱認被上訴人詮聯公司應對上訴人負損害賠償之責，惟上訴人主張之損害賠償數額計算方式，係以上訴人減少出貨訂單計算，但修正前專利法第85條第1 款係規定：「依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害」，被上訴人代工之螺絲訂單，與上訴人會否因此減少訂單而失去獲利，尚屬有間，上訴人將被上訴人代工之螺絲訂單，逕自當成是上訴人因此減少之訂單，其計算方法與法不符等語，資為抗辯。（六）參加人答辯聲明：上訴駁回。並以：１、上訴人並非系爭專利之發明人，系爭專利依核准審定時之專利法第67條第1 項第3 款，有應撤銷之原因：（１）系爭專利與證據1 所涵蓋之技術內容及設計目的實質相同：參加人委託財團法人臺灣經濟科技發展研究院做成鑑定報告，比對結果認定系爭專利在其申請專利範圍內所主張之權利範圍與證據1 所揭露之內容構成實質相同，關於螺絲、螺身主體、螺絲頭、底端v 字型底部、螺旋紋路、鑿刃以及鑿刃與螺旋紋路之相對關係等比對結果，兩者均屬相同。系爭專利申請專利範圍所主張之技術特徵已涵蓋於證據1 說明書[0047]之「圖7 到11為第一備選實施例的螺絲，編號為110 。此實施例與上述實施例類似，除了有幾處例外。舉例來說，鑿刃156 稍微延伸超出螺桿130 的外徑132 。鑿刃156 一般呈V 形，其斜面斜交成上述任何角度。然而，鑿刃亦包含一部分的螺紋，其直接接鄰於該鑿刃如圖8 及圖10所示。如圖所示，鑿刃156 向外延伸超出內部直徑132 一段距離137 。此距離一般與直接接鄰的部分- 即最後的螺紋146 一致。這部分螺紋可形成其中一斜面154 的至少一部分，並位處在相同平面形成其中一斜面154 。根據斜面角度，或多或少的最後段螺紋146 可形成該斜面的一部分」記載。依上開段落之記載可知，鑿形刃亦包含一部分的螺紋（標示146 之處），即該螺紋緊鄰於該鑿形刃如證據1 之附圖第8 與10圖中所示。其亦揭露：依傾斜面（ inclined surface）的傾斜角度，或多或少的最末段螺紋( 標示146 之處) 可形成該傾斜面的一部分。系爭專利之螺絲特徵中有關環設於螺絲桿體之螺牙，與其鑽鎖部之切削刃其中一端緣相接之特徵，已涵蓋於證據1 說明書所載之技術範圍，且得見於證據1 第10、11圖中。依證據1 第10、11圖所示，該最末段螺紋(146) 亦與其中一傾斜面融合而形成交接部位( 標示147 之處) 。因此，系爭專利之技術特徵已被證據1 所揭示。（２）系爭專利之技術內容並非上訴人所發想： 95年研究發展計畫建議書及98年研發案均未經相關「製表」、「確認」及「審核」人員為簽章，並非正式之文件，是否真正已有可疑。其次，證人○○○、○○○亦到庭證稱審核、確認是主管要簽核，研究結論會蓋章確認。證人○○○提呈給法院之文件並非正本，就正本所在及保存方式之證述不符常理。就95年研究發展計畫建議書而言，縱正本已提交國稅局另做他用，公司內部亦當留存一定之影本或副本並同樣顯示主管簽章為是。而就98年研發案而言，證人○○○陳稱該份報告正本並未提交國稅局而係留存於公司，惟觀諸上訴人提出之原審原證14、15兩份文件，亦非該文件之正本或影本，若上訴人確實留存正本，為何未能提出。再者，系爭專利重要特徵乃由兩個切削面相接處形成一字形切削刃，與傳統螺絲之鑽尾部份屬於尖尾完全不同，上訴人之95年研究發展計畫建議書內容，其圖示及說明均未見「切削刃」及「螺紋延伸至切削刃」之技術特徵。案號RDH06002中，其切削面仍凝聚成一尖頭狀尾端的螺絲；案號RDH06004之圖片中亦僅有類似之尖尾螺絲。上訴人於原審所提出SY-DS-FO17-OA-RD之圖面，該圖面之末段螺紋並未延伸至鑿形刃端點，亦無法證明其已揭露末段螺絲延伸至切削刃之螺絲。（３）參加人與上訴人簽署保密協議時，已揭露具體之螺絲專利技術特徵予上訴人：參加人研發證據1 螺絲後，為得以量產，乃於98年與上訴人接洽相關事宜，且已告知將會取得專利，希望能保密合作。上訴人乃要求參加人提供螺絲藍圖及相關細節，使其能預先準備。嗣參加人之員工Roger Vandenberg於99年1 月17日入境來台與上訴人會面，並於99年1 月21日簽署保密協議後，即現場揭露該螺絲之特徵。其次，證人○○○否認與參加人公司之員工有直接往來，主張參加人並未提供任何螺絲之樣品或圖說，而係上訴人自行開發設計等語。惟證人○○○當庭自承其英文名字是Roger ，依雙方書信往來紀錄，參加人員工Roger Vandenberg自98年12月2 日起，均直接與上訴人員工 Roger Su即證人○○○多次進行聯繫。在98年12月2 日之電子郵件中，Roger Vandenberg已直接向Roger Su提及參加人有一螺絲將取得專利保護，希望能進行合作。嗣後Roger Vandenberg並多次直接指示Roger Su，就螺絲之切削面角度或螺紋延伸位置進行修改，以達要求。是從雙方電子郵件往來記錄已證明證人○○○與參加人公司員工有直接書信往來，且係在參加人之指示下代工製造螺絲。再者，上訴人雖主張參加人於98年12月2 日電子郵件，提及有一款螺絲並需專利保護，惟並未從其他信件解釋上開所指究係何螺絲，上訴人無從知悉螺絲之特徵等語。然98年12月2 日雙方就螺絲展開合作洽談，99年1 月13日參加人就系爭螺絲提出臨時申請案，99年1 月21日雙方簽署保密協議，嗣經多次有關螺絲設計之書信往來後，上訴人於99年10月25日隨即就螺絲提出專利申請，期間並無任何其他螺絲之討論或申請。２、被上訴人詮聯公司所為熱處理、被上訴人上秉公司所為塗裝、被上訴人台鍍公司所為電鍍系爭螺絲，並未侵害系爭專利：被上訴人所為者係熱處理、電鍍及塗裝，即螺絲成形後改善螺絲之材料結構及在螺絲外表鍍上金屬鍍層等工序，與螺絲之成形及幾何結構無涉，所實施者並非使用系爭專利權之方法，自無不法侵害上訴人權利之情事。因此，被上訴人難認有侵害專利權之故意或過失，所為亦非系爭專利申請專利範圍內之方法，自無侵害專利權之情事等語，資為抗辯。二、兩造不爭執事項：（見本院卷第220至221頁）（一）上訴人於101 年2 月11日，經智慧財產局發給新型第M422611 號專利權，嗣因經濟部智慧財產局就同一發明於同年4 月11日發給發明第I361861 號專利證書即系爭專利，乃撤銷申請在後之新型專利權。（二）訴外人明耀公司於101 年3 月間，將螺絲交由被上訴人詮聯公司熱處理，再轉由被上訴人台鍍公司電鍍加工，嗣交由被上訴人上秉公司塗裝，嗣因被上訴人上秉公司無法如期完工，再將部分半成品螺絲轉交上訴人代為加工，兩造並對於該螺絲落入系爭專利申請專利範圍第1 項不爭執。（三）訴外人久美特企業股份有限公司於101 年3 、4 月間將另一批螺絲交由被上訴人上秉公司進行塗裝，兩造並對於該螺絲落入系爭專利申請專利範圍第1 項不爭執。（四）上訴人向智慧財產局申請之系爭專利，經智慧財產局於103 年1 月22日審定舉發成立而為撤銷處分，上訴人不服提起訴願，經經濟部訴願審議委員會103 年9 月3 日駁回訴願。（五）參加人於99年1 月13日即由參加人內之研發人員　Roger A.Vandenberg向美國專利局提出專利臨時申請案（案號：61/294,681，證據1 ），嗣後該臨時申請案併入參加人於99年10月20日向美國專利局所申請之12/908,549號專利案（證據2 ）。三、本件依民事訴訟法第463 條準用同法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷第221 頁）（一）系爭專利是否有核准審定時專利法第67條第1 項第3 款之情事而有應撤銷之原因？（二）被上訴人詮聯公司所為熱處理、被上訴人上秉公司所為塗裝、被上訴人台鍍公司所為電鍍系爭產品，是否侵害系爭專利權？（三）上訴人可否請求被上訴人負連帶損害賠償責任？損害賠償金額應如何計算？四、得心證之理由：（一）系爭專利技術內容：系爭專利螺絲主要在於鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且該二切削面相接處形成有一切削刃，同時複數環設於該桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接；故鎖合過程配合該切削刃及切削面輔助，以使切屑得以經該切削面順利進入螺牙間之排屑通道快速加以排除，所以不會造成大量切屑囤積現象，有效降低鎖合扭力與提昇鎖合速度，同時鎖合後該螺絲得以沉埋於鎖合物件內，有利於該等鎖合物件後續併接施工之進行（主要圖面如附圖1 所示）。（二）系爭專利申請專利範圍共1 項，其內容為：一種螺絲，其包含有一桿體，一設於該桿體一端之螺頭，一設於該桿體另一端之鑽鎖部，以及複數螺旋環設於該桿體上之螺牙；其特徵在於：該鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且該二切削面相接處形成有一切削刃，同時複數環設於該桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接。（三）系爭專利是否有核准審定時專利法第67條第1 項第3 款之情事而有應撤銷之原因？１、按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第16條第1 項定有明文。本件被上訴人及參加人既抗辯系爭專利有應撤銷原因存在，本院即應就此抗辯自為判斷。又系爭專利係於99年10月25日申請，於101 年2 月24日審定等情，有系爭專利專利證書及智慧財產局舉發審定書附卷可參（見原審卷㈡第101 頁、卷㈢第33至43頁），是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即99年8 月25日修正公布、同年9 月12日施行之專利法為斷。再者，發明專利權人為非發明專利申請權人者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷，99年9 月12日施行之專利法第67條第1 項第3 款亦定有明文。２、被上訴人及參加人主張系爭專利申請專利範圍第1 項具有應撤銷之原因，所引用之證據包括：（１）證據1 ：2010年1 月13日申請之美國第61/294681 號專利臨時申請案（見原審卷㈠第74至104 頁，證據13為其中譯本，見原審卷㈡第89至98頁）），其申請日早於系爭專利申請日（99年10月25日），其技術內容為一種螺紋緊固件、相關安裝工具及其使用方法，其說明書段落〔0001〕記載證據1 是有關於一種上緊螺絲的工具，且更特別的是關於一種具有傳動尾端(driving end) 的螺絲，一相關安裝器械，及其相關使用方法，說明書段落〔0047〕記載，圖7 到11為第一備選實施例的螺絲，編號為110 。此實施例與上述實施例類似，除了有幾處例外。舉例來說，鑿刃156 稍微延伸超出螺桿130 的外徑132 。鑿刃156 一般呈V 形，其斜面斜交成上述任何角度。然而，鑿刃亦包含一部分的螺紋，其直接接鄰於該鑿刃如圖8 及圖10所示。鑿刃156 向外延伸超出內部直徑132 一段距離137 。此距離一般與直接接鄰的部分即最後的螺紋146 一致。這部分螺紋可形成其中一斜面154 的至少一部分，並位處在相同平面形成其中一斜面154 。根據斜面角度，或多或少的最後段螺紋146 可形成該斜面的一部分（主要圖面如附圖2 所示）。（２）證據2 ：2010年10月20日申請（申請號12/908549 ），2011年7 月14日公開之美國公開第2011/0000000A1號專利案（見原審卷㈠第105 至143 頁），係將證據1 併入之申請案，其申請日係早於系爭專利申請日（99年10月25日），其技術內容係一種具鑿刃端的固定件，其在工件上預先鑽出一孔洞，以防止該固定件鑽入前進時，造成工件的損傷。該固定件可包含一頭部、軸桿以及一形成於該軸桿部尾端的鑿刃制動端。該鑿刃制動端可包含第一與第二相對傾斜面，上述傾斜面彼此呈約800 至約1500，鄰近該鑿刃制動端處可具有一螺紋，該螺紋並形成一傾斜面與/ 或一鑿刃端緣的延伸部位。此鑿刃制動端可在預鑽孔時，刮削工件上的材料。該材料可被轉移至螺紋，繼而送入該螺絲並排出該預先鑽好的孔洞。此鑿刃制動端亦可選擇性地延緩該固定件鑽入該工件的進度。（３）證據3 ：99年1 月21日上訴人與參加人簽署之保密協議（見原審卷㈠第144 至145 頁，證據8 為其中譯本，見原審卷㈠第209 至211 頁），早於系爭專利申請日（99年10月25日）。（４）證據9 ：上訴人與參加人往來之電子郵件（自98年12月2 日至99年5 月13日（見原審卷㈠第228 至305 頁，證據9A為節譯內容，見原審卷㈠第306 至320 頁），早於系爭專利申請日（99年10月25日）。重要郵件內容如下： ①98年12月2 日電子郵件（參加人員工Roger Vandenberg寄給上訴人員工Roger Su及Sabina，見原審卷㈠第228 頁），記載「參加人有一專有螺絲，將取得專利保護，要求需與參加人保密合作」。 ②98年12月3 日電子郵件（上訴人員工Sabina寄給參加人員工Roger Vandenberg，見原審卷㈠第228 頁），記載「請提供更多專案之詳細資料，以供ROGER 及我一個藍圖」。 ③99年2 月5 日電子郵件（上訴人員工Roger Su寄給參加人員工Roger Vandenberg，見原審卷㈠第229 頁），記載「螺絲樣本昨日已完成並寄出，期待測試後之意見」。 ④99年2 月11日電子郵件（參加人員工Roger Vandenberg寄給上訴人員工Roger Su，見原審卷㈠第229 頁），記載「…，我認為90度之鑿形尖端太尖銳了，因為螺絲自己會太快拉入木材或者複合板之中，…，我需要螺絲可多旋轉一下且慢點鑽入以向外移除或鑽切粉屑及切屑，我認為將該傾斜角由90度增加至約135 度應可達到此效果，你認為如何？另一個發現或想法，牙紋恰以該鑿形刃之頂點或端點開始延伸，此令該牙紋恰可銜接至端部，…」。 ⑤99年4 月19日電子郵件（參加人員工Roger Vandenberg寄給上訴人員工Franca、副本Roger Su，見原審卷㈠第247 頁），記載「已收到螺絲樣品，並已作測試及導引螺絲工具之設計，…，我是該螺絲之工程師及設計者，…」。 ⑥99年4 月21日電子郵件（參加人員工Roger Vandenberg寄給上訴人員工Franca及Roger Su，見原審卷㈠第263 頁），記載「在先前你寄給我一具90度鑿形及只有1.625 吋長之螺絲樣本中，其螺牙係延伸至端部。參附件為該樣本之照片，螺絲上的螺牙係由鑿形部之中心線開始延伸，那個螺絲操作效果很好，且那個鑿形端及螺牙設計正是我螺絲所需要的設計，…」。 ⑦99年5 月13日電子郵件（上訴人員工Franca寄給參加人員工Roger Vandenberg，見原審卷㈠第271 頁反面），記載「附件為圖號SY-DS-F017-1A ，如果你同意，我們會將每張圖作成新的樣品，請確認。」。 ⑧99年10月18日電子郵件（上訴人員工Franca寄給參加人員工Lee Hogan ，見原審卷㈠第305 頁），記載「…，我已經告訴他們，你們已發展一種專利申請中的新螺絲，…」。３、證據1 已揭露與系爭專利申請專利範圍第1 項實質相同之技術特徵：（１）系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵與證據1 之比對詳如附表1 。其中證據1 第7 圖（見原審卷㈠第92頁）之螺絲揭露「一種螺絲110 ，其包含有一桿體130(對應系爭專利之桿體31) ，一設於該桿體130 一端之螺頭（未標元件符號），一設於該桿體130 另一端之鑽鎖部（152/154 所形成之部分），以及複數螺旋環設於該桿體上之螺牙140 （對應系爭專利之螺牙34）」，故證據1 已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「一種螺絲，其包含有一桿體，一設於該桿體一端之螺頭，一設於該桿體另一端之鑽鎖部，以及複數螺旋環設於該桿體上之螺牙」之技術特徵。（２）證據1 第10圖及第11圖（見原審卷㈠第92頁）揭露該鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面152 ，154 （對應系爭專利之切削面331 ），且該二切削面152 ，154 相接處形成有一鑿刃156 （對應系爭專利之切削刃332 ），故證據1 已揭露對應系爭專利申請專利範圍第1 項之「該鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且該二切削面相接處形成有一切削刃」之技術特徵。（３）證據1 說明書段落[0047]記載（見原審卷㈠第86頁、原審卷㈡第96頁）「舉例來說，鑿刃156 稍微延伸超螺桿130 的外徑132 。鑿刃156 一般呈V 型，其斜面斜交成上述任何角度。然而，鑿刃亦包含一部分的螺紋，其直接接鄰於該鑿刃如圖8 及圖10所示。如圖所示，鑿刃156 向外延伸超出內部直徑132 一段距離137 。此距離一般與直接接鄰的部分- 即最後的螺紋146 一致」，其中「鑿刃亦包含一部分的螺紋，其直接接鄰於該鑿刃」即對應系爭專利之「螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接」，因證據1 之螺絲具有同時複數環設於該桿體上之螺牙140 ，且鑿刃156 亦包含一部分的螺紋，其直接接鄰於該鑿刃，故證據1 已揭露對應系爭專利申請專利範圍第1 項之「同時複數環設於該桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接」之技術特徵。（４）證據2 為證據1 之正式申請案，其圖式第15至16圖（見原審卷㈠第110 頁）亦明確顯示桿體130 上之螺紋146 延伸至該鑿刃156 ，且鑿刃156 亦包含一部分的螺紋146 ，即系爭專利「同時複數環設於該桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接」之技術特徵，亦足佐證證據1 已揭露與系爭專利申請專利範圍第1 項實質相同之技術特徵。（５）上訴人雖主張證據1 說明書[0047]段「…鑿形刃亦包含一部分的螺紋，其直接接鄰於該鑿形刃端緣」，但「接鄰」之文義應代表兩者間仍有間隙，有別於「直接相接」，且參諸證據1 明確記載第7 至11圖屬同一實施例，故第10圖結構需與第7 至9 、11圖對應，因此相較其他同一實施例之圖面，應足認第10圖為錯誤繪製之圖面，尚難作為證據1 螺絲已具螺紋延伸相接至鑿形刃結構之依據等語。惟證據1 段落[0047]中記載（見原審卷㈠第86頁、原審卷㈡第96頁）「However ，the chisel edge also include a portion of a thread that is immediately adjacent the chisel edge as illustrated in Figs.8 and 10」，已明確表達「鑿形刃亦『包含一部分的螺紋』」且「其直接接鄰於該鑿刃」，證據1 第8 圖及第10圖復同樣繪製有螺紋延伸相接至鑿形刃，亦即證據1 說明書內容與其第8 圖及第10圖所揭示之內容相互吻合，並無上訴人主張之間隙，亦難認第10圖係錯誤繪製。至第9 圖之手繪上、下方向縱有倒置，仍不涉及說明書與第10圖所揭示之實質內容，上訴人此部分之主張，尚有未合。再者，上訴人於104 年1 月8 日所提簡報圖片（見本院卷第350 至351 頁）係上訴人自行製作，無從執此比對論斷系爭專利與證據1 是否實質相同，仍應以證據1 說明書及圖式所揭示之內容為依據，併此敘明。（６）準此，系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵皆已見於證據1 ，故證據1 已揭露與系爭專利申請專利範圍第1 項實質相同之技術特徵。４、參加人已揭露證據1技術特徵之螺絲予上訴人：（１）參加人員工Roger Vandenberg於98年12月2 日寄發電子郵件予上訴人員工Roger Su及Sabina，表示參加人有一專有螺絲，將取得專利保護，要求需與參加人保密合作，上訴人員工Sabina於98年12月3 日以電子郵件回覆表示請參加人提供更多專案之詳細資料及藍圖，雙方並於99年1 月21日簽署保密協議，約定參加人已揭露或準備揭露其有關「安裝螺絲用之工具與夾具」及「特定螺絲之幾何結構」，以及其他與此相關之獨佔資訊等特定機密，且上訴人對參加人所提供或獲悉含有具體資訊的物品（包括圖片、照片、樣品、工作模型及原型等）負有保密之義務，而參加人擁有包括機密資訊中所有智慧財產權，且參加人並無意轉讓任何有關專利、專利申請案、發明或其他權利予上訴人等情，有98年12月2 日電子郵件（見原審卷㈠第228 頁）、98年12月3 日電子郵件（見原審卷㈠第228 頁）、99年1 月21日保密協議（見原審卷㈠第144 至145 頁，證據8 為其中譯本，見原審卷㈠第209 至211 頁）附卷可稽。而證據1 係參加人於99年1 月13日所提出之美國第61/294681 號專利臨時申請案（見原審卷㈠第74至104 頁），與參加人98年12月2 日電子郵件所述有一專有螺絲，將取得專利保護之條件完全吻合，時間亦僅相隔1 月，時間點相互契合，依卷內證據資料亦未見上訴人與參加人曾討論其他型式之螺絲，堪認上訴人與參加人上開電子郵件及保密協議所討論之「螺絲」即係證據1 之螺絲無訛。（２）上訴人員工Roger Su於99年2 月5 日以電子郵件表示螺絲樣本已完成並寄出，期待參加人測試後之意見；參加人員工Roger Vandenberg於99年2 月11日回覆認為90度之鑿形尖端太尖銳，因為螺絲自己會太快拉入木材或者複合板之中，需要螺絲可多旋轉一下且慢點鑽入以向外移除或鑽切粉屑及切屑，認為將該傾斜角由90度增加至約135 度應可達到此效果，且牙紋恰以該鑿形刃之頂點或端點開始延伸，此令該牙紋恰可銜接至端部；期間多次往來討論，同年4 月19日參加人員工Roger Vandenberg以電子郵件表示是該螺絲之工程師及設計者，於99年4 月21日再以電子郵件表示該螺絲上的螺牙係由鑿形部之中心線開始延伸，操作效果很好，且那個鑿形端及螺牙設計正是該螺絲所需要的設計；上訴人員工Franca於99年5 月13日電子郵件表示如果參加人同意，其會將每張圖作成新的樣品，另於99年10月18日電子郵件表示已經告知，參加人已發展一種專利申請中的新螺絲等情，有99年2 月5 日電子郵件（見原審卷㈠第229 頁）、99年2 月11日電子郵件（見原審卷㈠第229 頁）、99年4 月19日電子郵件（見原審卷㈠第247 頁）、99年4 月21日電子郵件（見原審卷㈠第263 頁）、99年5 月13日電子郵件（見原審卷㈠第271 頁反面）、99年10月18日電子郵件（見原審卷㈠第305 頁）在卷足憑。則參加人既於電子郵件表示螺絲螺紋應延伸到切削刃，並為該螺絲之工程師及設計者，且上訴人之繪圖樣品需參加人同意確認，係在參加人之指示下代工製造，上訴人復知悉參加人之新螺絲已申請專利中，堪認參加人業已將證據1 技術特徵之螺絲揭露予上訴人。（３）準此，依上訴人與參加人自98年12月2 日起至99年10月18日往來之電子郵件及99年1 月22日簽訂之保密協議，足資證明上訴人與參加人所討論之「螺絲」即係證據1 之螺絲，參加人並已將證據1 技術特徵之螺絲揭露予上訴人。５、上訴人雖主張參加人98年12月2 日電子郵件並未指明該螺絲已經處於申請專利狀態，參加人亦未於其他信件解釋究係何種螺絲，上訴人無從知悉參加人係就何種螺絲提出專利申請及該螺絲之特徵，且參加人係收受上訴人於99年2 月5 日寄出之樣品螺絲後，始知悉上訴人所設計之螺絲樣本具鑿形刃及螺牙延至端點之特色，並非參加人揭露相關螺絲資訊予上訴人，況系爭專利係上訴人本於95年及98年之研究自行發想而成，與參加人無關等語，並提出95年研究發展計畫建議書（見原審卷㈠第199 至204 頁）、98年研發案（見原審卷㈡第20至21頁）及證人○○○、○○○之證詞（見本院卷第234至250頁）為憑。惟查：（１）上訴人與參加人自98年12月2 日起至99年10月18日往來之電子郵件，皆係討論有關證據1 之螺絲，並未見其他型式之螺絲，且證據1 早於99年1 月13日即提出申請，並已揭露與系爭專利申請專利範圍第1 項實質相同之技術特徵，已如上述，自無可能係參加人收受上訴人於99年2 月5 日寄出之樣品螺絲後，始知悉該技術特徵，上訴人此部分之主張，即無可採。（２）上訴人95年研究發展計畫建議書主持人為證人○○○，其中案號RDH06002主題為「割尾螺絲木屑無法排出問題改善」，其解決方式包括A.將整支螺絲割邊讓木屑能夠順利排出、B.牙面作鋸齒狀增加切削作用及C.新式夾尾，使兩側形成刀鋒利於切斷纖維。另案號RDH06004主題為「新式木螺絲鑽孔測試」，其改善方式為：「由此次試驗得知，一般木螺絲的螺牙皆有出尾，故在鑽孔之際會很順利的鑽入木材，而鑽尾螺絲則是先進行尾端的切削作用再由螺牙引導螺絲鑽入木材，但本次新式木螺絲輾牙後，接近尾端的第一牙離切削面距離過大，造成木螺絲空轉現象，但若輾全牙則會導致鑽尾的部分變形而無法鑽孔，故建議改變輾牙位置，或者在尾端的部分作" 割尾" 的處理以利木屑能夠順利排出，使螺牙能夠吃進木材內部」。其次，上訴人98年研發案主題為「參考專利M00000000 之治具，研發設計螺絲之構想」，報告人為證人○○○，其中記載「參考本公司研發於2006年研究報告RDH06002/RDH06004 」，此螺牙牙堅有2 斜尖角，使2 側型成刀鋒利於切斷纖維，在當時的改善方式中，牙因為離切削面距離過大，造成螺絲牙無法咬到木頭和空轉現象，所以必須將牙延伸到切削面，這樣才能使螺絲一邊鑽孔，一邊將螺紋導入木頭而部會空轉的狀況」，有95年研究發展計畫建議書（見原審卷㈠第199 至204 頁）及98年研發案（見原審卷㈡第20至21頁）在卷足憑。（３）姑不論上訴人95年研究發展計畫建議書及98年研發案是否真正，被上訴人及參加人均有質疑，縱屬真正，然依參加人95年研究發展計畫建議書所提解決方式A.將整支螺絲割邊、B.牙面作鋸齒狀或C.新式夾尾，使兩側形成刀鋒觀之，均無記載二切削面相接處形成有一切削刃之技術，亦即尚未有系爭專利「該鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且該二切削面相接處形成有一切削刃，」及「同時複數環設於該桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接」之技術特徵，其次，依98年研發案之記載及其上圖示，並無相關試驗數據或資料佐證，亦未有系爭專利「同時複數環設於該桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接。」之技術特徵，是上訴人95年研究發展計畫建議書及98年研發案均未揭示系爭專利「同時複數環設於該桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接」之技術特徵。（４）證人○○○雖於本院證稱：當時認為螺紋必須持續往下延伸，越下面愈好，是指螺絲尖端的部分，並以95年研究發展計畫建議書告知上訴人，建議改變輾牙的位置，不可能是往上跑，一定是要往下面延伸等語（見本院卷第236 、238 頁）。惟由其主持製作之95年研究發展計畫建議書內容，仍未記載二切削面相接處形成有一切削刃之技術，更無螺紋往下延伸至切削刃之技術特徵，且證人○○○亦證稱：95年研究案是由證人○○○負責發想的產品，在設計上還有一些缺點存在，牙紋沒有接近切削面，故當時產品是屬於失敗的，當時該案螺絲螺紋延伸在螺桿上面，接近於切削面，沒有接觸到切削面（見本院卷第241 至242 頁）。其次，證人○○○雖證稱：參加人電子郵件沒有附螺絲樣本或圖片，上訴人曾於99 年2月間寄送設計之螺絲樣本給參加人，該樣本是上訴人設計，螺牙延伸至切削刃，當初於98年設計的就有缺點存在，所以要繼續往下延伸，所以在不到兩週可以把樣品做出而寄給參加人等語；然其亦證稱：98年研發案所示之設計圖螺牙延伸到切削面，沒有延伸到切削刃，有做出來，但效果不是很好等語（見本院卷第242 至250 頁）。是證人○○○明確證稱上訴人98年研發案之螺牙仍未延伸到切削刃，亦即上訴人95年研究發展計畫建議書及98年研發案均未揭示系爭專利「同時複數環設於該桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接」之技術特徵。再者，證據1 早於99年1 月13日即提出申請，並已揭露與系爭專利申請專利範圍第1 項實質相同之技術特徵，自無可能係參加人收受上訴人於99年2 月5 日寄出之樣品螺絲後，始知悉該技術特徵，已如上述，證人○○○此部分之證述，尚無可採。（５）準此，依上訴人所提95年研究發展計畫建議書、98年研發案、證人○○○、○○○之證詞及卷內證據資料，尚無法證明系爭專利為上訴人本於95年及98年之研究自行發想而成，與參加人無關，並係參加人收受上訴人於99年2 月5 日寄出之樣品螺絲後，始知悉該技術特徵，上訴人此部分之主張，即有未合。至上訴人雖聲請傳喚精法精密工業股份有限公司（下稱精法公司）實際負責人○○○到庭作證，欲證明參加人來台與○○○接觸簽署保密協議時並未揭露螺絲螺牙延伸至切削刃之特徵，亦未向精法公司揭露與鑿形刃螺絲相關之資訊，然本件爭點係參加人有無揭露證據1 技術特徵之螺絲予上訴人，與參加人來台與○○○接觸簽署保密協議時有無向精法公司揭露螺絲螺牙延伸至切削刃或證據1 技術特徵之螺絲無關，且縱使參加人來台與○○○接觸簽署保密協議時並未揭露螺絲螺牙延伸至切削刃之特徵，復未向精法公司揭露與鑿形刃螺絲相關之資訊，亦不代表或即可證明參加人並未揭露證據1 技術特徵之螺絲予上訴人，自無調查之必要。６、從而，證據1 既已揭露與系爭專利申請專利範圍第1 項實質相同之技術特徵，參加人並已將證據1 技術特徵之螺絲揭露予上訴人，上訴人乃據此申請系爭專利，堪認上訴人並非系爭專利真正申請權人，依修正前專利法第67條第1 項第3 款規定，系爭專利自有應撤銷之原因存在，智慧財產局亦同以上訴人並非系爭專利真正專利申請權人為由，而為舉發成立系爭專利申請專利範圍第1 項應予撤銷之處分，有智慧財產局舉發審定書在卷足參（見原審卷㈢第33至43頁）。又主張權利受有侵害，應以權利確實有效存在為前提，故智慧財產案件審理法第16條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利。系爭專利申請專利範圍第1 項既有得撤銷原因，揆諸智慧財產案件審理法第16條第2 項之規定，上訴人於本件民事訴訟自不得主張權利。（四）被上訴人詮聯公司所為熱處理、被上訴人上秉公司所為塗裝、被上訴人台鍍公司所為電鍍系爭產品，是否侵害系爭專利權？１、按物品專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權，修正前專利法第56條第1 項定有明文。故侵害專利權之行為態樣涵蓋擅自製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之行為。其次，數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第185 條定有明文。本條所稱「造意」、「幫助」，相當於刑法上之「教唆」、「幫助」概念，是以「造意」，係指教唆他人使生侵權行為決意，並進而為侵權行為。而「幫助」，則指予行為人助力，使之易於為侵權行為，其助力包含物質及精神上幫助。主侵權行為人或「直接侵權行為人」須為侵權行為，且客觀上造意、幫助行為均須出於故意，並對侵權結果之發生有相當因果關係，造意人、幫助人始負共同侵權責任。準此，我國對「造意」、「幫助」之侵權責任係採從屬說，並非獨立說，並以故意為必要，不將之「過失化」。再者，所謂故意，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，此為直接故意；或預見其發生而其發生並不違背其本意，此為間接故意。２、被上訴人及參加人主張所謂熱處理，乃將材料加熱到一定溫度，保溫一定之時間後，以一定速率降溫到室溫或更低，進而達到改善材料組織結構獲得性能優異之材料，所處理之對象，係金屬材料之性質，並非侷限於螺絲；所謂塗裝，係指螺絲經電鍍後再浸泡原料，之後再烘烤，前後數次，以達防鏽效果，可用於所有鐵製品需要防蝕處理之物件；所謂電鍍，係螺絲經熱處理後，以電鍍在螺絲表面為防鏽處理，以減緩氧化之速度，係螺絲成形後改善螺絲之材料結構及在螺絲外表鍍上金屬鍍層等工序，與螺絲之形狀及幾何結構無涉等節，上訴人並不爭執，亦與上訴人所提出之螺絲流程圖相符（見原審卷㈠第12頁）。上訴人雖主張被上訴人所為之加工行為係使螺絲得成為有效商品之必要作為，而使系爭產品具有螺絲效能，尚難僅以其等未從事螺絲本體之外形作業，而未影響螺絲之專利外型，即遽免共同侵權之責，且屬民法第185 條第2 項之幫助行為等語。惟被上訴人詮聯公司所為熱處理、被上訴人上秉公司所為塗裝、被上訴人台鍍公司所為電鍍行為，既均與系爭產品之結構形狀無涉，自屬與系爭專利申請專利範圍第1 項毫無相關之加工行為，難認係屬侵害系爭專利申請專利範圍第1 項之製造行為，亦非修正前專利法第56條第1 項所定為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之行為，尚無從僅以被上訴人加工行為係使螺絲成為有效商品之必要作為，遽認被上訴人詮聯公司所為熱處理、被上訴人上秉公司所為塗裝、被上訴人台鍍公司所為電鍍與實際製造系爭產品結構形狀之行為，係屬共同侵權行為，被上訴人並係民法第185 條第1 項之共同侵權行為人。其次，明耀公司於101 年3 月間，將螺絲交由被上訴人詮聯公司熱處理，再轉由被上訴人台鍍公司電鍍加工，嗣交由被上訴人上秉公司塗裝，嗣因被上訴人上秉公司無法如期完工，再將部分半成品螺絲轉交上訴人代為加工，上訴人始知悉系爭專利遭侵害之事實，為兩造所不爭執（見兩造不爭執事項㈡），則被上訴人上秉公司倘若知悉所塗裝之螺絲侵害上訴人系爭專利，豈有可能將該螺絲轉交上訴人代為加工，已難謂被上訴人上秉公司主觀上有何侵害系爭專利之故意可言，至事後有無將何人委託加工之事由告知上訴人，與其行為時有無侵害系爭專利之故意並無關聯。且被上訴人詮聯公司所為熱處理、被上訴人上秉公司所為塗裝、被上訴人台鍍公司所為電鍍系爭產品，既均屬與系爭專利申請專利範圍第1 項毫無相關之加工行為，難認係屬侵害系爭專利申請專利範圍第1 項之製造行為，依上訴人所提證據資料復無法證明被上訴人為各該加工行為時，對於構成幫助侵害系爭專利之事實，明知並有意使其發生，或預見其發生而其發生並不違背其本意，自難謂被上訴人主觀上有何幫助侵害系爭專利之故意，亦不符民法第185 條第2 項之要件。準此，上訴人依民法第185 條第1 、2 項規定為主張，自有未合。（五）系爭專利申請專利範圍第1 項既有得撤銷原因，上訴人復無從依民法第185 條第1 、2 項規定為主張，上訴人自無從請求被上訴人負損害賠償責任，就損害賠償金額應如何計算之爭點，亦無論斷之必要。五、綜上所述，系爭專利申請專利範圍第1 項既有核准審定時專利法第67條第1 項第3 款之情事而有應撤銷之原因，揆諸智慧財產案件審理法第16條第2 項之規定，上訴人於本件民事訴訟自不得主張權利，況依上訴人所提證據資料亦無法證明被上訴人有何共同侵害或幫助侵害系爭專利之行為。從而，上訴人依修正前專利法第84條第1 項、民法第185 條第1 、2 項規定，請求被上訴人應連帶給付上訴人1,318,085 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息；被上訴人上秉公司應給付上訴人719,229 元，及自民事準備書（一）狀繕本　送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，即有未合，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　104　年　　1 　月　　15　　日智慧財產法院第二庭審判長法　官　曾啟謀法　官　蔡如琪法　官　陳容正以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　104　年　　1 　月　　19　　日書記官劉筱淇附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院103年度民專上字第16號

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