103年度民專訴字第10號｜智財：使用專利權權利金｜裁判日期：104 年 04 月 15 日

智慧財產法院民事判決 103年度民專訴字第10號原告宏正自動科技股份有限公司法定代理人陳尚仲訴訟代理人吳上晃律師被告佑霖科技股份有限公司法定代理人關秉炎訴訟代理人陳尹章律師複代理人黃亞蘋律師上列當事人間使用專利權權利金事件，本院於中華民國104年3 月16日言詞辯論終結，並判決如下：主文被告應提出如附件所例示之USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、 USB-SP04A、UDV-CP02A等授權產品，自民國九十八年五月二十日起，迄一０三年五月十九日止被告之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄（包括但不限於該例示授權產品於美國境內銷售發票、出口報單、代工（OEM/ODM）契約之交貨單、發票），供原告進行查核。被告應給付原告新臺幣捌佰伍拾捌萬伍仟零玖拾伍元，及各自附表一、附表二所示利息起算日起，至清償日止，按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔十分之九，餘由原告負擔。本判決第二項於原告以新臺幣貳佰捌拾伍萬元供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣捌佰伍拾捌萬伍仟零玖拾伍元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。 1事實及理由壹、程序方面：一、兩造關於本件契約關係之準據法為何？ 1項）法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律。（第2項）當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律。（第3項）法律行為所生之債務中有足為該法律行為之特徵者，負擔該債務之當事人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律。但就不動產所為之法律行為，其所在地法推定為關係最切之法律。」涉外民事法律適用法第20條定有明文。 98年5月20日簽署專利技術授權合約書（下稱系爭合約，原證2），就美國第6,564,275號專利（下稱275專利）、第6,957,287號專利（下稱287專利）、第 7,035,112號專利（下稱112專利）等簽署專利技術授權合約書，此為兩造所不爭（本院卷（一）第98頁，並有合約書在卷可參（本院卷（一）第32頁至第39頁背面），依系爭合約第5條約定：「5.GoverningLawandForum.Thisagreementsh allbegovernedby,andconstruedinaccordancewith,thelawsof Taiwan.ThePartiesagreethatallactionsorproceedingstoresolv eanycontroversyorclaimarisingoutoforrelatingtothisAgree ment,aParty'sperformanceorfailuretoperformhereunder,shall belitigatedexclusivelyincourtsofcompetentjurisdictioninTaiw an.」（5.準據法和管轄。本合約之解釋及準據法為臺灣法令。雙方同意為解決與本合約相關或因本合約而產生之民事紛爭、請求、一方履行或不履行問題所進行之訴訟或程序，由臺灣法院專屬管轄。），承上，兩造於系爭合約已合意就擬解決之糾紛、一方履行或不履行問題，由臺灣之法院專屬管轄，且以 2中華民國法律作為準據法。揆諸前揭涉外民事法律適用法第2 0條第1項之規定，關於兩造系爭合約法律行為所生之債之成立及效力，依當事人意思，即依我國法律為其準據法。二、系爭275專利、287專利、112專利有無效之原因，應依我國或美國專利法認定之？ 42條第1項規定「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。」，系爭專利為美國專利，是否無效或被實質限制範圍，自應依美國法來判斷，而非以臺灣法律來判斷，茲系爭3個專利未經美國法院或美國專利商標局宣告無效，或判斷其被實質限制範圍者，我國法院自無從逕行宣告其無效，或判斷被實質限制範圍。 275、287、112等專利授權予被告，並得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、US B-SP04A、UDV-CP02A等授權產品，是系爭上開3個專利是否無效或實質受限制，應以美國法律加以判斷，否則若逕以我國法律直接判斷系爭3個專利之效力，而忽略美國法律有無效或實質受限等情事，恐無法達成系爭合約之目的。 : 42條第1項之其立法理由稱「智慧財產權，無論在內國應以登記為成立要件者，如專利權及商標專用權等，或不以登記為成立要件者，如著作權及營業秘密等，均係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上亦應以各該國之法律為準。爰參考義大利國際私法第54條、瑞士國際私法第110條第1項等立法例之精神，規定以智慧財產為標的之權利，其成立及效力應依權利主張者認其權利應受保護之地之法律，俾使智慧財產權之 3種類、內容、存續期間、取得、喪失及變更等，均依同一法律決定。該法律係依主張權利者之主張而定，並不當然為法院所在國之法律，即當事人主張依某國法律有應受保護之智慧財產權者，即應依該國法律確定其是否有該權利。 3項系爭專利為美國專利，為兩造所不爭，並有上開3 項系爭專利公告在卷可按（本院卷（一）第129頁至第136 頁背面、第177頁至第181頁背面、第232頁至第235頁背面），而專利權係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上亦應以各該國之法律為準，是揆諸前揭說明，上開3項系爭專利之得喪變更，應依美國法律加以斷定，方為妥適。三、本件3項系爭專利之有效既有必要依美國專利法加以認定，則本件是否應依民事訴訟法第182條、第182條之2規定，裁定停止訴訟程序？ 103年8月8日於美國德克薩斯州東區聯邦地方法院馬歇爾分院（INTHEUNITEDSTATESDISTRICTCOU RTEASTERNDISTRICTOFTEXAS,MARSHALLDIVISION，下稱美國德州東區地院馬歇爾分院）向被告就系爭275專利、系爭287專利、第7,640,289號、第7,472,217號、第8,589,14 1號等美國專利，起訴專利侵權及損害賠償，其中包含系爭27 5專利、287專利。依據美國德州東區地院馬歇爾分院之「訴訟流程一覽表」（FIRSTAMENDEDDOCKETCONTROLOR DER）（聲證2）所示，該法院已排定案件審理進度，並就上開涉訟之美國專利之各該請求項進行實質審理，確認其專利之有效性。是本件系爭275專利、287專利是否因第三人舉發而有無效之原因，既已繫屬於美國德州東區地院馬歇爾分院（C ase2:14-cv-00852-JPR）進行審理，而本件系爭合約是否有契約 4目的不達之情形又以系爭275專利、287專利、112專利為據，爰請依民事訴訟法第182條、第182條之2之規定，於美國德州東區地院馬歇爾分院審理完畢前，裁定停止本件訴訟程序云云。經查： 182條之2第1項規定，當事人就已繫屬於外國法院之事件更行起訴，如有相當理由足認該事件之外國法院判決在中華民國有承認其效力之可能，並於被告在外國應訴無重大不便者，法院得在外國法院判決確定前，以裁定停止訴訟程序。核其要件必須是同一事件於外國法院繫屬中，當事人更向我國法院起訴始有適用，本件原告起訴係本於系爭合約請求被告給付權利金。嗣因被告經催告仍不依約支付權利金，原告乃終止系爭合約，有律師函及郵件收件回執在卷可稽（本院卷（二）第177頁至第179頁）。原告終止系爭合約後，另以被告侵害前開系爭275、287專利及美國第 656275號、第7640289號、第6957287號、第7472217號、第8589141號專利，於103年8月8日另行對被告向美國德州東區地院馬歇爾分院起訴請求損害賠償，有臺灣臺北地方法院受囑託送達文書之送達證書及「訴訟流程一覽表」（FI RSTAMENDEDDOCKETCONTROLORDER）附卷可參（本院卷（三）第15頁至第22頁），是本件原告係本於系爭合約請求給付權利金，而在美國法院起訴之事件則係本於侵權行為請求損害賠償，訴訟標的一為契約請求權，一為侵權行為損害賠償請求權，二者訴訟標的不同，並非同一事件，核與民事訴訟法第182條之2第1項規定就同一事件更行起訴之要件不合，爰不得依此條裁定停止訴訟。 182條第1項規定，訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得在他訴訟終結 5前以裁定停止訴訟程序。而訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，係指他訴訟之法律關係是否成立，為本件訴訟先決問題者而言，若他訴訟是否成立之法律關係，並非本件訴訟之先決問題，則其訴訟程序即毋庸中止。再者，本訴訟先決問題之法律關係是否成立，在本訴訟法院本可自為裁判，若因中止訴訟程序當事人將受延滯之不利益時，仍以不中止訴訟程序為宜。經查，本件原告於103 年8月8日對被告向美國德州東區地院馬歇爾分院就系爭2 75專利、系爭287專利暨第656275號、第7,640,289號、第7,472,217號、第8,589,141號等美國專利，起訴主張侵權及損害賠償，固如前述，惟本件原告係本於系爭合約請求給付權利金，上開美國訴訟事件係原告終止系爭合約後本於侵權行為之損害賠償請求，二者訴訟標的不同，美國訴訟事件侵權行為之法律關係是否成立，非當然為本件訴訟先決問題。且參諸兩造於98年5月20日簽署系爭合約第4條約定「在『所有授權專利請求項』被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，佑霖公司有權免除本合約所有義務。在此情形下，沒有任何一方就本合約項下已支付或應支付之費用得主張返還或收取。」（4.UNICLASSshallhavetherighttobereliev edfromallfurtherobligationshereundershould『allclaims』 oftheLicensedPatentsbemateriallylimitedordec1aredinvalid.Insuchevent,neitherPartyshallbeentitledtoanyreturnorre ceiptofanypaymentmadeordueunderthisAgreement.），是依上開約定，須於3項系爭專利之請求項全部都被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，被告始有權免除本合約所有義務（詳後述）。經查，系爭275專利固經美國專利商標局於102年3月10日複查後撤銷請求項1至4、6、8至12 6、32、52至56，但該專利請求項5、7未經撤銷仍屬有效，並無全部被宣告無效情事。至於系爭287專利、112專利，被告均未舉證有宣告無效情事，故上開3項系爭專利中並無請求項全部被實質限制範圍或被宣告全部無效情事，則原告本於系爭合約請求，並無前開權利請求之障礙事由，尚無裁定停止訴訟之必要，併此敘明。四、本件是否有智慧財產案件審理法第16條規定之適用？系爭275專利、287專利、112專利有無效之原因，應依美國之專利法認定之，俱如前述，惟本件依兩造系爭合約第4 條之約定，被告免責事由尚未成就，原告仍得依約請求被告履行合約，理由詳如後述，尚無涉及智慧財產案件審理法第 16條規定之適用，併此敘明。五、起訴聲明之擴張：原告起訴聲明第2項原為「被告應給付原告新台幣（下同）『 150萬元』，及自起訴狀繕本送達翌日起，至清償日止，按年息百分之5計算之利息。」（本院卷（一）第4頁），嗣原告於103年8月21日具狀擴張請求金額為8,717,781元，及各自以附表1、附表2（本院卷（二）第230頁、第231頁，同本院卷（三）第69頁、第70頁）所示利息起算日計算之法定利息（本院卷（二）第228頁至第229頁），經核原告係擴張應受判決事項之聲明，依民事訴訟法第255條第1項第3款規定，自應准許。貳、實體部分：一、原告主張： 3個專利並無被宣告「全部」無效或有無效事由： 3個美國專利，並非我國專利，是否被宣告無效，或有無效事由，均應由美國專利商標局或美國法院認定，經濟部 7智慧財產局（下稱智財局）或法院均無從認定，合先說明。 275專利固經美國專利商標局於102年3月10日複查後刪除請求項第1至4、6、8至12、32、52至56項，但請求項第5項及第7項仍屬有效，並無全部被宣告無效情事。至於系爭287專利、系爭112專利，均無被宣告無效情事，因此系爭3個美國專利中並無被宣告全部無效情事。 287專利，雖被告辯稱該專利不符美國專利法明確性原則及新穎性和進步性規定，應屬無效云云，惟系爭287 專利係美國專利，是否無效，或有無效事由，均應由美國專利商標局或美國法院認定，尚非被告可自行認定，亦非我國法院所可認定，被告主張有全部無效或有無效事由，自應負舉證責任，被告既未舉證，所辯自無可採。 287專利的專利家族臺灣部分為第589539 號專利，智財局於100年11月10日公告更正申請專利範圍，更正後之請求項第1項中增加「矩陣類比切換器」為「此訊號切換器可不同步地或同步地切換鍵盤一影像一滑鼠（K VM）通道和周邊通道至一公共電腦或不同電腦」不可缺少的必要元件，然系爭287專利請求項第1項缺少「矩陣類比切換器」此必要元件來達到「此訊號切換器可不同步地或同步地切換鍵盤一影像一滑鼠（KVM）通道和周邊通道至一公共電腦或不同電腦」，因此不符合美國專利法明確性原則而無效云云。又系爭112專利不符合美國專利法的非顯而易知性、新穎性、進步性而無效，經臺灣臺北地方法院（下稱臺北地院）952號民事判決認定無效。惟查，智財局就臺灣第589539號專利所為之更正，尚與系爭 287美國專利無涉。況臺北地院952號民事判決尚未確定，其所認定無效者係臺灣專利，並非系爭1 812專利，亦與112專利無關，而系爭287、112專利均係美國專利，是否無效，或有無效事由，均應由美國專利商標局或美國法院認定，尚非被告可自為認定，亦非我國法院所可認定，被告既未舉證證明該專利全部無效，所辯亦無可採。 3個專利並無「全部」被實質限制範圍的情形： 4條「被實質限制範圍」之意義：系爭合約第4條所謂「全部」被實質限制範圍，係指系爭專利雖非無效，但其專利保護範圍（Claims）被限縮，以致「全部」無法涵蓋到被授權產品而言。換言之，只要被告公司的被授權產品有落入系爭3個專利之任何一請求項範圍內，即非所謂「全部」被實質限制範圍，此觀系爭合約附件A 「授權產品包括但不限於所有被告公司使用自己或客戶品牌經銷之產品，及任何被告公司使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品。USB-SP02、USB-SP02A、U SB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A」即可明瞭。 3個專利並無「全部」被實質限制範圍的情形：系爭275專利固經美國專利商標局於102年3月10日複查後刪除請求項第1至4、6、8至12、32、52至56項，但請求項第5項及第7項仍屬有效，並無全部被宣告無效情事，自無「全部」被實質限制範圍情形。至於系爭287專利、系爭112專利，均無被宣告無效情事，更無「全部」被實質限制範圍情形。 246條以不能之給付為契約標的之無效原因： 246條之給付不能，係指自始客觀不能而言。共有人中之一人，未經其他共有人之同意，與他人訂立合建之債權契約，並非以自始客觀不能之給付為契約之標的，難謂其 9契約無效。有最高法院84年度台上字第1308號判決要旨可資參照。 246條規定無效云云。惟查：兩造之所以簽訂系爭合約，乃因被告之USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A 、UDV-CP02A等產品（下稱系爭產品）侵害原告之系爭3 個專利，茲兩造於98年5月20日簽訂系爭合約時，系爭3 個專利均屬有效，並無自始無效情事，雖系爭275專利嗣後經美國專利局於102年3月10日複查後刪除請求項第1至 4、6、8至12、32、52至56項，但請求項第5項及第7項仍屬有效，並無全部被宣告無效情事，自無民法第246條以不能之給付為契約標的之無效原因。再者，觀諸兩造簽訂系爭合約之目的，乃因被告之USB-SP02、USB-SP02A、USB- SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A等系爭產品侵害原告之系爭3個專利，有如前述，只要有任何一個系爭產品侵害系爭 3個專利之任何一項請求項，即構成侵害系爭3個專利，自不因系爭275專利嗣後一部無效而有不同，被告既未能舉證證明系爭3個專利全部有自始客觀不能情事，其辯稱系爭合約有民法第246條以不能之給付為契約標的之無效原因云云，應無可採。依民法第226條、第256條解除系爭合約，為無理由：權範圍縮小，有可歸責於原告之給付不能、情事變更情事，造成系爭合約目的不符，爰以民事答辯狀向原告解除系爭合約，或請求判決無庸給付權利金云云。求賠償損害。前項情形，給付一部不能者，若其他部分之履 10行，於債權人無利益時，債權人得拒絕該部之給付，請求全部不履行之損害賠償。」民法第226條固有明文，從上開條文反面解釋，雖有給付一部不能情事，但其他部分之履行，於債權人仍有利益時，債權人即不得拒絕該部之給付，而請求全部不履行之損害賠償，並有最高法院76年度台上字第 118號判決意旨「查因可歸責於債務人之事由，致給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時，債權人始得拒絕該部之給付，請求全部不履行之損害賠償，觀諸民法第226條第2項之規定而目明，是給付如屬一部不能，其他可能部分債務人仍應給付，債務人就可能之給付履行時，對予債權人如非無利益，債權人不得拒絕其給付。」可資參照。 3個專利，而系爭275專利僅部分請求項無效，請求項第5項及第7項仍屬有效，系爭287、112專利亦屬有效，則只要有任何一個系爭產品侵害系爭3個專利之任何一項請求項，即構成侵害系爭3個專利，此觀系爭合約附件A「授權產品包括但不限於所有佑霖公司使用自己或客戶品牌經銷之產品，及任何佑霖公司使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品。USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、US B-SP04A、UDV-CP02A」即可明瞭（LicensedProductsinclu deswithoutlimitationallUNICLASSproductsDistributedund eritsoritscustomer'sbrandnamesandanyotherUNICLASSp roductsDistributedunderitsoritscustomer'sbrandnamethati nfringeatleastoneclaimofanyoftheLicensedPatents.USB-S P02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A ），因此雖然系爭275專利嗣後一部無效，但並不影響系爭 11合約之效力，對被告而言仍屬有利益，苟無系爭合約授權被告使用系爭3個專利，被告之系爭產品仍構成侵害系爭3個專利，因此並無所謂「給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時」之情形，被告依民法第226條、第2 56條解除系爭合約，於法不合，應予駁回。 227條之2請求免除或減少給付，為無理由： 227條之2第1項，契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果。惟情事變更原則，旨在規範契約成立後有於訂約當時不可預料之情事發生時，經由法院裁量以公平分配契約當事人間之風險及不可預見之損失。倘當事人於契約成立時，就契約履行中有發生該當情事之可能性，已能預料者，其本得自行風險評估以作為是否締約及其給付內容（如材料、價金等）之考量，自不得於契約成立後，始以該原可預料情事之實際發生，再依該原則，請求增加給付。（最高法院100年度台上字第1714號判決、97年度台上字第1794號判決意旨）。 4條約定「在所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，佑霖公司有權免除本合約所有義務。在此情形下，沒有任何一方就本合約項下已支付或應支付之費用得主張返還或收取。」（4.UNICLASSshallhavet herighttoberelievedfromallfurtherobligationshereundershouldallclaimsoftheLicensedPatentsbemateriallylimitedord ec1aredinvalid.Insuchevent,neitherPartyshallbeentitledtoanyreturnorreceiptofanypaymentmadeordueunderthisAgr eement.）依上開約定，只有系爭3個專利之請求項全部都被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，被告始有權免除本 12合約所有未來之義務（即給付權利金），反之，若僅有部分請求項被實質限制範圍或被宣告無效者，即不能免除其給付權利金之義務，被告於簽訂系爭合約時應已明瞭上開約定，茲系爭275專利僅部分請求項無效，請求項第5項及第7項仍屬有效，系爭287、112專利亦屬有效，則只要有任何一個系爭產品侵害系爭3個專利之任何一項請求項，即構成侵害系爭3個專利，因此雖然系爭275專利嗣後一部無效，但並不影響系爭合約之效力，對被告而言仍屬有利益，苟無系爭合約授權被告使用系爭3個專利，被告之系爭產品仍構成侵害系爭3個專利，有如前述，被告於簽訂系爭合約時，就契約履行中有發生上開部分請求項無效情事之可能性，已能預料，其本得自行風險評估以作為是否締約及其給付內容之考量，自不得於契約成立後，始以該原可預料情事之實際發生，再依該原則，請求免除或減少給付，是被告請求依民法第227條之2請求免除或減少給付，於法無據，應予駁回。 3.3條請求被告應提出如起訴狀附件所例示之USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-C P02A等系爭產品，自98年5月20日起，迄103年5月19日止之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄，供原告進行查核。該記錄應包括但不限於該例示系爭產品於「美國」境內銷售發票、出口報單、代工（OEM/ODM）契約之交貨單、發票有理由： 3.3條約定「為能決定及查核權利金，佑霖公司應保留所有關於銷售數量、銷售價格、和授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄。宏正公司有權每年不超過一次查核佑霖公司的記錄，查核通知應於二周前提供給佑霖公司，並於佑霖公司上班時間內為之。宏正公司應負擔查核費用，除非 13查核差異超過應付總權利金的百分之五（5%），此時佑霖公司最多負擔新台幣50,000元之查核費用。在查核過程中所有的信息，無論是會計或技術，應依各方當事人間決定的保密方式處理。」（3.3UNICLASSshallmaintainallrecords concerningthenumberofunitssold.pricessold,andgrosssale sofLicensedProductsandmaintaintherecordsinsufficientdet ailtoenablethedeterminationandauditingofroyalties.ATEN shallbeentitledtoauditUNICLASS'recordsnomorethanonce peryearduringUNICLASS'workinghours,afteratwo-weekn oticeisgiventoUNICLASS.ATENshallbearthecostofsuch auditunlessthediscrepancyismorethanfivepercent(5%)ofth eroyaltyamountdue,inwhichcaseUNICLASSwillbearthec ostofsuchauditwithamaximumamountofNT$50,000.Allinf ormation,eitheraccountingortechnicalthatwasusedintheaud itingprocessshallbesubjecttoconfidentialtreatmenttobeworkedoutamongParties.） 3.3條約定可知，被告有義務保留系爭產品之銷售數量、銷售價格、及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄，原告有權於通知發出二週後查核前開紀錄，而前開紀錄，依一般作業應包括但不限於系爭授權產品於美國境內銷售發票、出口報單、代工（OEM/ODM）契約之交貨單、發票。茲原告委由律師以102年3月14日台北重南郵局存證信函，通知被告給付權利金，並於函到二週後進行查核（原證 3），被告收受後委由律師函覆主張系爭合約以無效之專利為授權標的，因不能之給付而無效云云，顯然拒絕給付權利金，並拒絕原告之查核，且於訴訟進行中，仍拒不同意查核，從而原告依系爭合約第3.3條約定，請求被告提出如起訴 14狀附件所例示之USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB- SP04A、UDV-CP02A等授權產品，自98年5月20日起，迄103年5月19日止之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄，供原告進行查核。該記錄應包括但不限於該例示授權產品於我國國境內銷售發票、出口報單、代工（OEM/ODM）契約之交貨單、發票，為有理由。 3.1條、第3.4條對被告請求應給付「8,718 ,781」元及法定利息有理由： 3.1條「佑霖公司自本合約生效日起，應支付宏正公司所有授權產品實際銷售價格百分之七點五（7.5%）的權利金，實際銷售價格定義為授權產品之總發票金額。（原文：3.1BeginningontheEffectiveDate,UNICLASSshallp ayATENasevenpointfivepercent(7.5%)royaltyforLicensed PatentsontheActualSalesPriceofallLicensedProducts,defin edasthegrossinvoicepriceofallLicensedProducts.）」（依附約第2條原告同意自2009年5月12日至2011年5月11 日之銷售權利金降為百分之六）、第3.2條「在本合約授權期間，權利金比例將維持不變。如授權產品使用超過授權專利以外的專利，使用授權專利和額外宏正公司專利之權利金仍維持在實際銷售價格的百分之七點五（7.5%），其定義參見3.1，對過去銷售部分不額外收取權利金。（3.2Duringth eLicensedPeriodofthisAgreement,theroyaltyrateshallrema inunchanged.IftheLicensedProductsincludeadditionalATEN patentsratherthanLicensedPatents,thetotalroyaltyfortheLicensedPatentsandsuchadditionalATENpatentsshallremains evenpointfivepercent(7.5%)oftheActualSalesPriceasdefin edinparagraph3.1,andnoadditionallumpsumcompensationi 15snecessaryforanypastsales.）」、第3.3條「為能決定及查核權利金，佑霖公司應保留所有關於銷售數量、銷售價格、及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄。宏正公司有權每年不超過一次查核佑霖公司的記錄，查核應於二周前提供給佑霖公司，並於佑霖公司上班時間內為之。宏正公司應負擔查核費用，除非查核差異超過應付總權利金的百分之五（5% ），此時佑霖公司最多負擔新台幣50,000元之查核費用。在查核過程中所有的信息，無論是會計或技術，應依各方當事人間決定的保密方式處理。（原文：3.3UNICLASSshall maintainallrecordsconcerningthenumberofunitssold.prices sold,andgrosssalesofLicensedProductsandmaintainthereco rdsinsufficientdetailtoenablethedeterminationandauditingofroyalties.ATENshallbeentitledtoauditUNICLASS'recor dsnomorethanonceperyearduringUNICLASS'workinghou rs,afteratwo-weeknoticeisgiventoUNICLASS.ATENshall bearthecostofsuchauditunlessthediscrepancyismorethan fivepercent(5%)oftheroyaltyamountdue,inwhichcaseUNI CLASSwillbearthecostofsuchauditwithamaximumamount ofNT$50,000.Allinformation,eitheraccountingortechnicalT hatwasusedintheauditingprocessshallbesubjecttoconfiden tialtreatmenttobeworkedoutamongParties.）」、第3.4條「佑霖公司於授權期間應每季支付權利金。佑霖公司每季結束後30日內，針對授權產品的銷售數量、銷售價格及總銷售量向宏正公司提出報告。佑霖公司於每季結束後45日內，依照授權產品每季銷售量支付授權金予宏正公司。（原文：3.4UNICLASSshallmakeroyaltypaymentsquarterlydurin gtheLicensedPeriod.UNICLASSshallsubmitquarterlyreport 16stoATENtoreportthenumberofunitssold,pricessold,andg rosssalesofLicensedProductswithin30daysaftertheconclusi onofeachquarter.UNICLASSshallmakesuchpaymenttoAT ENbasedonitsquarterlysalesoftheLicensedProductswithin 45daysaftertheconclusionofeachquarter.）」等約定，被告本應按所有授權產品實際銷售價格百分之7.5給付原告權利金，並於授權期間每季支付權利金，且被告應於每季結束後 30日內，針對授權產品的銷售數量、銷售價格和總銷售量向原告提出報告，於每季結束後45日內，依照授權產品每季銷售量支付授權金予原告，原告並得於發出通知二週後對被告進行查核。 2條約定給付損償金合計580萬元外（原證3），並未依約給付其後之權利金，原告乃委由律師於102年3月14日以存證信函催告被告給付權利金，並於函到二週後進行權利金相關之查核（原證4），被告收受後，於102年3月20日委由律師發函指稱：第三人對系爭 3項美國專利向美國專利商標局舉發具有無效、不可實施等原因，遭美國專利商標局撤銷專利，系爭合約以無效之專利為授權標的，民法第246條所定之「不能之給付」而無效云云，而拒絕給付權利金（原證5），然原告所有系爭3個美國專利，其中系爭275專利僅部分請求項無效，請求項第5 項及第7項仍屬有效，系爭287、112專利亦屬有效，並無被告所稱遭美國專利商標局撤銷專利之事，被告顯係藉口規避其給付權利金之義務，實無可採。 103年民聲字第1號103年3月6日陳報狀，及本案103年4月28日、103年7月22日陳報狀，所提出系爭USB-SP02A、USB-SP04A、UDV-CP02A等3 17個產品，自2009年5月12日起至2014年5月19日之銷售數量、銷售金額，計算被告應給付之權利金為2,363,261元，計算方式詳如附表1所示（本院卷（三）第69頁）。另依被告103年3月6日、4月28日、6月16日陳報狀，佑霖東莞進耗存統計表所載，被告應給付之權利金為6,354,52 0元，計算方式詳如附表2所示（本院卷（三）第70頁）。前後二項合計為8,717,781元（計算式：2,363,261+6,354,5 20＝8,717,781），爰請求8,717,781元，及各自附表1、附表2所示利息起算日起，至清償日止，按年息百分之5計算之利息。 USB-SP02A、US B-SP04A、UDV-CP02A等3項產品銷售數字，係將被告於世界各地之銷售數量一併納入權利金計算，而非系爭合約所約定之美國地區，原告計算之權利金並非真實云云，惟查： 103年5月19USB-SP02、U SB-SP04自2009年5月12日到2013年12月31日止並權地區」（即美國）不同品牌之廠商，而本案進行皆以要求被告提供授權產品於「美國地區銷售」為範圍，被告顯無誤解之可能，被告歷次所提供之USB-SP02A、USB-SP0 4A、UDV-CP02A等3項產品銷售數字確係為「授權地區」（即美國）之銷售資料無誤，且被告103年7月22日陳報狀中依季提供2014/1/1至2014/5/20的銷售資料，其表單中有標明「銷售地區」，原告計算權利金時，已排除非美國部分，原告係依被告所陳報之資料據以計算權利金，被告事後辯稱原告將其地區一併納入權利金計算，既未證明，實無可採。 18帳簿。五、就與本件訴訟有關之事項所作者。」民事訴訟法第344條第1項第4、5款定有明文。同法第345條復明定「當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。前項情形，於裁判前應令當事人有辯論之機會。」依系爭合約第3.3條「為能決定及查核權利金，佑霖公司應保留所有關於銷售數量、銷售價格、及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄。宏正公司有權每年不超過一次查核佑霖公司的記錄，查核應於二周前提供給佑霖公司，並於佑霖公司上班時間內為之。宏正公司應負擔查核費用，除非查核差異超過應付總權利金的百分之五（5%），此時佑霖公司最多負擔新台幣50,000元之查核費用。在查核過程中所有的信息，無論是會計或技術，應依各方當事人間決定的保密方式處理。」，據此被告本有提供所有關於銷售數量、銷售價格、和授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄供原告查核之義務。原告向鈞院聲請證據保全，鈞院以103年度民聲字第1號裁定「准命相對人於收受本裁定六日內向本院提出下列證據以為保全：一就兩造間專利技術授權合約書附件Ａ所例示之USB-SP02、USB-SP02A、 USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A等授權產品，自民國98年5月20日起，迄今之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄影本，上開紀錄應包括但不限於系爭授權產品於美國境內銷售發票、出口報單、代工（OEM/ODM）契約之交貨單、發票等影本。二、相對人ERP系統內（尤其是以下系統：訂單管理系統(COP) 、出口管理系統(EPS)、會計總管理系統(ACT)、應收管理 19系統(ACR)），與如USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04 、USB-SP04A、UDV-CP02A等授權產品，自民國98年5 月20日起，迄今有關之進銷存電磁紀錄。如相對人非以 ERP系統電磁紀錄模式管理，則請當場命財務及銷售人員，提出進銷存帳管理書面資料。」。 3.3條之約定，提供相關資料供原告查核，亦未依鈞院上開證據保全之裁定內容履行，僅陳報部分銷售資料，致原告無法計算精確之權利金，只能依被告所陳報並非完整之資料來計算權利金，茲被告違反配合原告查帳之義務，復不依鈞院裁定內容履行，致原告只能依被告陳報之部分銷售資料計算權利金，懇請鈞院依民事訴訟法第345條規定，審酌本案情形認原告主張依被告陳報之資料所計算之權利金為真實（附表1、附表2 ，即本院卷（三）第69頁、第70頁）。是被告所辯無可採信。之法律關係請求原告返還580萬元，並以此主張抵銷，580萬元係損害賠償約定額，並非權利金： 4條約定「在所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，UNICLASS有權免除本合約所有義務。在此情形下，沒有任何一方就本合約項下已支付或應支付之費用得主張返還或收取。」，茲系爭3個專利並無全部被實質限制範圍或被宣告無效之情形，有如前述，被告並無權免除本合約所有義務，原告依系爭合約第2條約定受領580萬元之損害賠償，依約有據，並無「無法律上之原因受利益」，且原告於103年5月20日終止系爭合約，其終止之效力往後發生，尚與解除契約，溯及失其效力不同，亦無「雖有法律上之原因，而其後已不存在者」之情形，實 20無不當得利可言，被告主張依不當得利請求返還並主張抵銷，為無理由。 580萬元係損害賠償約定額，並非權利金：因被告之系爭產品侵害原告之系爭專利，經雙方協議後，20 09年5月11日以前的部分，由被告賠償原告580萬元，並分4期給付（參照原證11-1、11-2），2009年5月12日以後者，則由被告給付原告權利金之方式解決，此觀系爭合約序文「茲ATEN和UNICLASS基於以下之約定和條件，就雙方間爭議尋找一個友善的解決方式。因此，於考量上述情況、及於本合約所為的承諾、陳述、約定及條件，及其他有益且有價值的考量，立約人已收受並充分了解合約內容，下述合約是針對ATEN可能控訴UNICLASS侵害其美國專利號0000000（112專利），6957287（287專利）和6564275 （275專利）（統稱授權專利）之侵權行為所做出的和解。」、第1條「授權。ATEN就授權專利授與UNICLASS一個自本合約生效日起六年（授權期間）之非專屬、個人、不可轉讓、不可再授權的權利，UNICLASS得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分（經銷）標示於附件A之產品（授權產品）。1.1ATEN免除對UN ICLASS和/或其客戶過去侵犯任何授權專利和/或授權產品之責任。1.2ATEN承諾，每一個授權專利是有效和可執行。」、第2條約定「總賠償金額。UNICLASS同意支付AT EN新臺幣五百八十萬元（NT$5,800,000）付款方式如下： …」，第3條約定「銷售權利金補償。…」，其分別約定「總賠償金額」及「銷售權利金補償」，二者顯有不同，因此該580萬元係損害賠償約定額，並非權利金。被告辯稱580 萬元係權利金，尚與約定不合，應無可採。 21 USB-SP02、USB-SP02A、USB- SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A等授權產品，被告自民國 98年5月20日起，迄103年5月19日止之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄，供原告進行查核。上開紀錄應包括但不限於該例示授權產品於美國境內銷售發票、出口報單、代工（OEM/ODM）契約之交貨單、發票。 8,717,781元，及各自附表1、附表2 所示利息起算日起，至清償日止，按年息百分之5計算之利息。二、被告辯稱：限等情事，致不符被告原先授權契約之目的，而不達使用、實施之目的： 275專利部分： 275專利（被證1）自公告日（即2003年05月13 日）起至簽定專利技術授權合約書之日（即2009年05月 20日）期間，並無任何關於說明書、圖式以及申請專利範圍的變更記錄（被證2），亦即系爭275專利於兩造簽署系爭合約時未有任何異動，故被告於簽約時不可預知系爭275專利日後有任何無效事由，且原告對系爭275專利請求項遭撤銷後亦從未告知被告。然系爭275專利大部分請求項遭撤銷後，剩餘之請求項5、7，經比對後發現仍有無效事由。 22275專利之請求項5、7不符合美國專利法中非顯而易知性的要求，即不具我國專利法上進步性而無效： 275專利的請求項5為請求一種通用序列匯流排（ USB）介面之電子式切換裝置，參考系爭275專利請求項5比對表所示（本院卷（三）第33頁背面至第35頁），美國第6,308,239號專利（下稱前案239專利）揭露了系爭275專利的觸發信號產生器、控制信號產生器以及連接器，而美國第5,754,811號專利（下稱前案81 1專利）則揭露以並聯方式連接的複數個相同多工器，此技術領域之通常知識者可由結合前案239專利和前案 811專利，輕易推知系爭275專利請求項5之技術。因此，相較於前案239專利和前案811專利之組合，系爭 275專利請求項5並不符合美國專利法中非顯而易知性的要求，即不具我國專利法上之進步性。 275專利請求項7為依附被刪除的請求項6（見被證8，第18頁以框線標記處），參考系爭275專利請求項7比對表所示（本院卷（三）第35頁背面至第36 頁），美國第4,539,564號專利（下稱前案564專利）和USB的組合使得請求項6不具備美國專利法的非顯而易知性。而請求項7增加的延遲信號產生器，其目的為了使得各裝置間因為此延遲信號產生器的作用而不會有短時間的連接關係（參被證1，列1行28至33），此技術領域的通常知識者在面臨解決此問題時有動機利用電容、電阻、二極體等元件的特性來設計延遲信號產生電路，故前案564專利和USB之組合簡單修飾可輕易推知系爭275專利請求項7，不符合美國專利法35 U.S.C.103(a)，即不具我國專利法上之進步性。 23275專利各請求項無效之理由及證據如下： 1至4、6、8至12：消滅 2013年3月26日公告之美國專利訴願暨衝突委員會複審通知（NoticeofIntenttoIssueaReexamCertificate）指出刪除請求項1至4、6、8至12。 5：不具美國專利法之非顯而易知性結合前案239專利（被證6）和前案811專利（被證7 ）。 7：不具美國專利法之非顯而易知性結合前案564專利（被證26）和USB規格書（USBSpe cification,Version1.1）（被證15）。 287專利部分： 35U.S.C.112.2之明確性規定，是可專利性的要件之一，依該規定必須於請求項中揭露發明之必要手段，其違反效果依美國聯邦巡迴法院於Juxtacomm-Texas Software,LLCv.TibcoSoftware,Inc.,Nos.0000-0000.-1025 （Sept.30,2013）（被證27）乙案中，肯認地方法院基於違反上開規定所做出的專利無效判決，故違反上開規定即具有被宣告專利無效之事由。 287專利因遭第三人舉發而自行更正，如比對更正前（被證11）與更正後（被證12）可知，智財局認為，更正後請求項1「矩陣類比切換器」之技術構件之差異使得系爭287專利能達成說明書第0023段「此訊號切換器可不同步地或同步地切換鍵盤—影像—滑鼠（KVM ）通道和周邊通道至一公共電腦或不同的電腦，換句話說，此鍵盤—影像—滑鼠（KVM）通道和周邊通道可以一起地（同步地）切換或是分別地（不同步地）切換」之效 24能（發文字號(100)04099字第10021010220號，被證28）。即我國第589539號專利更正後之請求項1 中增加的「矩陣類比切換器」為「此訊號切換器可不同步地或同步地切換鍵盤—影像—滑鼠（KVM）通道和周邊通道至一公共電腦或不同的電腦」不可缺少的必要元件。然而，由系爭287專利家族比對表中可以得到，系爭287 專利的請求項第1項缺少「矩陣類比切換器」此必要元件來達到「此訊號切換器可不同步地或同步地切換鍵盤—影像—滑鼠（KVM）通道和周邊通道至一公共電腦或不同的電腦」（本院卷（三）第36頁背面至第41頁背面），亦即系爭287專利未於請求項中揭露其達成目的之必要元件。因此，系爭287專利請求項1不符合美國專利法上開規定關於明確性之規定，系爭287專利請求項2、3、4依附於第1項，故系爭287專利請求項1至4、6應為無效（invalidity）。 287專利請求項1至4、7不符合美國專利法中新穎性和進步性規定： 287專利請求項1揭露一種訊號切換器，用於共享多個電腦系統中任一電腦系統之一影像螢幕、多個符合工業標準的控制台裝置及一個或一個以上的周邊裝置，參考287專利請求項比對表（一）所示（本院卷（三）第42頁背面至第44頁），第GB2350212號專利（下稱前案212專利）為關於從電腦與周邊裝置之間資料路徑選擇的裝置，前案212專利的技術領域和系爭287專利的技術領域相關、所欲解決的問題亦相同，前案212 專利揭露了系爭287專利請求項1的所有特徵，故系爭 287專利請求項1不符合美國專利法中新穎性規定，亦 25必然不符合進步性規定。 287專利請求項比對表（二）、（三）、（四）所示（本院卷（三）第44頁至背面），請求項2、3、 4依附於請求項1，其可由前案212專利單獨或結合U SB1.1、HID1.11而輕易推知，故系爭287專利請求項2 、3、4不符合美國專利法中非顯而易知性的規定。 287專利請求項5揭露一種方法，參考系爭287專利請求項比對表（五）所示（本院卷（三）第44頁背面至第46頁），前案212專利雖僅揭露與系爭287專利請求項5相關的裝置，但由前案212專利結合美國第 6,671,756號專利（下稱前案756專利）和此技術領域之標準相關的規格說明書USB1.1，此技術領域之通常知識者可以輕易地推知請求項5之上揭方法技術，故系爭287專利請求項5不符合美國專利法中非顯而易知性的規定；又參考系爭287專利請求項比對表（六）所示（見本院卷（三）第46頁），請求項6依附於請求項 1，但也包括請求項5的方法步驟，結合前案212專利、前案756專利和USB1.1可輕易推知系爭287專利請求項6的內容，故系爭287專利請求項6不符合美國專利法中非顯而易知性的規定。 287專利請求項7揭露一種訊號切換器，參考系爭 287專利請求項比對表（七）所示（本院卷（三）第46 頁至第47頁），並參考系爭287專利說明書列3行60 到列4行11可以得知，系爭287專利請求項7中的所有特徵與請求項1相同，因前案212專利已揭露系爭2 87專利請求項1的所有特徵，故相較於前案212專利，系爭287專利請求項7不符合美國專利法有關新穎性 26的規定，自亦不符合美國專利法有關非顯而易知性的規定。 112專利部分： 112專利請求項1、14、15、16、17、18、19、20不符合美國專利法中有關新穎性和進步性的規定： 112專利請求項1為一種切換器，而第WO006881 3號專利（下稱前案813專利，被證20）係有關於一種資料切換器，特別是一種多使用者鍵盤、影像和滑鼠切換器，前案813專利的技術領域和系爭112專利屬於相關的技術領域，參考系爭112專利請求項比對表所示（本院卷（三）第47頁背面至第49頁背面），前案813 專利揭露了系爭112專利請求項1的所有特徵，前案8 13專利於系爭112專利申請前已公開，故相較於前案8 13專利，系爭112專利請求項1不符合美國專利法的新穎性規定，當然也不符合美國專利法的非顯而易知性的規定。 52頁至第53頁背面），請求項14、15、16、17、18、19、20 為直接或間接依附於請求項1，於請求項1的基礎上增加限制特徵，該些限制特徵皆可由前案813專利直接或簡單習知置換後可得到，故請求項1不符合美國專利法的新穎性和進步性的規定；依附的請求項14、15、16、 17、18、19、20亦不符合美國專利法的新穎性規定，當然也不符合美國專利法的非顯而易知性的規定。 112專利請求項2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 項不符合美國專利法中有關進步性的規定：參考對應的請求項比對表所示（本院卷（三）第49頁背 27面至第51頁背面），美國第5,192,226號專利（下稱前案 226專利，被證21）是關於一種纜線組件的領域，前案2 26專利的技術領域和前案813專利以及系爭112專利屬於相關的領域，前案226專利教示保護連接器中電路板的保護層、絕緣層、塑膠成型或固有特性、塑膠外殼固有特性，或由此技術之習知技術可推知，故單獨前案813專利或結合前案813專利和前案226專利可得到系爭112專利請求項2、3、4、5、6、7、8、9、10、11的特徵，其使用相同的技術手段達到預期且相同的效果，故系爭112專利請求項2、3、4、5、6、7、8、9、10、11不符合美國專利法的非顯而易知性的規定。 112專利請求項12、13不符合美國專利法中有關進步性的規定：參考對應的請求項比對表所示（本院卷（三）第51頁背面至第52頁），第TW463437號專利（下稱前案437專利，被證22）教示纜線座體的成型方法與組態，前案437 專利與前案226專利和系爭112專利屬於相關的技術領域，故結合前案813專利和前案437專利可得到系爭112 專利請求項12、13的特徵，其使用相同的技術手段達到預期且相同的效果，故系爭112專利請求項12、13不符合美國專利法中有關進步性的規定。原告不得基於系爭合約向被告請求給付專利權利金： 246條規定。無效之專利，又原告以「自始無效之系爭專利」授權予被告， 28依民法第246條規定，系爭合約應屬無效，原告自不得基於系爭合約，向被告請求給付專利權利金。，致專利權利範圍縮小，有可歸責於原告之給付不能、情事變更之情形，造成系爭合約目的不符，被告特以此狀向原告解除系爭合約或請求鈞院判決被告毋庸給付專利權利金：求賠償損害。前項情形，給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時，債權人得拒絕該部之給付，請求全部不履行之損害賠償。」、「債權人於有第226條之情形時，得解除其契約。」民法第226條、第256條定有明文。或原告自行更正，致專利權利範圍縮減，原告無法依約給付完整之系爭專利，有可歸責於原告致給付不能之情形，且縮減後之專利與系爭合約目的不符，原告縱為給付，於被告並無授權利益，依民法第226條規定，被告拒絕該部之給付，並依民法第256條規定，特以103年3月21日民事答辯狀向原告解除系爭合約。有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果。」民法第227-2條定有明文。原告自行更正，致專利權利範圍縮減，有情事變更之情形，非簽約當時所得預料，縮減後之專利於被告並無授權利益，與系爭合約目的不符，倘要求被告仍依約給付授權權利金將顯失公平，被告依民法第227-2條規定，請求鈞院判決免除被告給付專利權利金之義務。 29範圍縮小，有可歸責於原告之給付不能、情事變更之情形，造成系爭合約目的不符，被告以此狀向原告解除系爭合約或請求鈞院判決被告毋庸給付專利權利金。 103年8 月20日所提民事準備（四）狀中請求給付8,717,781元之權利金亦非正確：然依被告所提供USB-02A、USB-04A、UDV-CP02A各季商品銷貨期報表所示（本院卷（三）第55頁至背面），USB- 02A自2009年5月12日至2014年5月19日於美國地區銷售總數量應為62,162；USB-04A自2009年5月12日至201 4年5月19日於美國地區銷售總數量應為26,498；UDV-CP 02A自2009年5月12日至2014年5月19日於美國地區銷售總數量應為7,109。 USB-02A、USB-04A 、UDV-CP02A銷售數字，係將被告於世界各地之銷售數量一併納入權利金之計算，而非系爭合約所侷限之美國地區。是以，原告所提出之權利金額並非真實，不足採信。 580萬元，被告否認該金額係賠償原告之款項： 1項）當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。（第2項）當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之。」、「解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句。」，民法第153條、第9 308條定有明文。權被授權人，被授權人於被授權之範圍內，享有關於該被授權範圍內之專利權。準此，專利授權與專利權讓與並不相同，因被授權人未終局取得專利權人之資格或地位，其僅有實施專利之權利。是專利授權人之主要義務在於專利授權期間，使被授權人可依據授權契約實施專利權，專利授權人無移轉專利權予被授權人之義務，倘被授權人於授權期間，授權人本於專利授權契約之本旨，使被授權人得依約實施專利權，縱使專利權經撤銷確定，致專利權自始不存在而無法繼續實施專利權，然並非以自始不能之給付為契約標的者，其契約應屬有效，被授權人於其實施專利權期間，自應依約給付授權金。因專利授權為雙務契約，兩造之給付有對價關係，是原告給付授權金與被告提供之技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成系爭專利授權契約之整體，其不可分離。」鈞院99年度民專訴字第131號判決著有明文。依此，專利授權契約就兩造間授權金之給付與提供之技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成專利授權契約之整體，而就授權費用尚可分為「授權金」與「權利金」。所謂授權金係指一筆固定之金額（fixedfee），而不隨契約期間長短或被授權方收益狀況而有所變動，且雙方可以約定分期給付授權金；權利金係指不固定之金額，而隨期間或被授權方之獲益程度變動。 580萬元之授權金，並自本合約生效之日起，支付原告所有授權產品實際銷售價格一定比例之權利金，參諸上開鈞院99年度民專訴字第131號判決意旨，即可得知兩造係就系爭275專利、287專利、112 專利等3個專利簽署專利授權契約。雖系爭合約中係載明「 31總賠償金額」、「銷售權利金補償」等字彙，然綜觀原告所提供之系爭合約中譯本（原證11）：「1.授權。ATEN就授權專利授與UNICLASS一個自本合約生效日起六年（授權期間）之非專屬性、個人、不可轉讓、不可再授權的權利， UNICLASS得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分（經銷）標示於附件A之產品（授權產品）。1.1ATEN免除對UNICLASS和/或其客戶過去侵犯任何授權專利和/或授權產品之責任。1.2ATEN承諾，每一個授權專利是有效和可執行。」（註：此處被告僅係引用，非承認原告之翻譯版本），並探求兩造簽署系爭合約之本意在於就系爭275專利、287專利、112專利等3個專利簽署專利技術授權合約書，雙方約定由被告支付580萬元之授權金，並自本合約生效之日起，支付原告所有授權產品實際銷售價格一定比例之權利金，而原告則依約將上開275專利、287專利、112專利等3個專利授權予被告，是被告依系爭合約所給付予原告之580萬元實為授權金，而非賠償金。 334條之抵銷權應屬有據： 1項）二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷。但依債之性質不能抵銷或依當事人之不得抵銷者，不在此限。（第2項）前項特約不得對抗善意第三人。」民法第334條定有明文。 2條載明：「總賠償金額。佑霖公司同意支付宏正公司新台幣五百八十萬元（NT$5,800,000），付款方式如下：2.1於收受授權人開立之發票五個工作日內應以匯款或支票方式支付二百萬元（NT2,000,000）。2.2於2009 年7月1日以匯款或支票方式支付一百萬元（NT$1,000,000 32）。2.3於2009年10月1日以匯款或支票方式支付一百萬元（NT$1,000,000）。2.4於2009年11月1日以匯款或支票方式支付一百八十萬元（NT$1,800,000）。總賠償金額也包括佑霖公司和/或其客戶在本合約生效日前已銷售之侵害其他專利，包括但不限於授權專利，宏正公司已核准和/或未核准專利之授權產品。」（原文：LumpSumCompensatio n.UNICLASSagreestopayATENatotaloffivemillionande ighthundredthousandNTdollars（NT$5,800,000）.Paymentss hallbemadeas：2.1Twomilliondollars（NT$2,000,000）sha llbepaidbyremittanceorcheckwithinfiveworkingdaysafter receiptofinvoiceissuedbytheLicensor.2.2OnemilliondollarsNTdollars（NT$1,000,000）shallbepaidbyremittanceorche ckonJuly1,2009.2.3OnemilliondollarsNTdollars（NT$1,00 0,000）shallbepaidbyremittanceorcheckonOctober1,2009. 2.4OnemillionandeighthundredthousandNTdollars（NT$1, 800,000）shallbepaidbyremittanceorcheckonNovember1,2 009.ThislumpsumcompensationshallalsoapplyUNICLASS's and/oritscustomer'ssalesofLicensedProductspriortotheEffectiveDateofthisAgreementwhichinfringeanyotherpatents,i ncludingbutnotlimitedtotheLicensedPatents,whichhaveiss uedand/ormaybeissuedtoATEN.）是被告已依系爭合約第2 條規定，支付原告580萬元。 103年5月20日擅自片面終止系爭合約，使被告預先支付之580萬元之原因關係失所附麗，且原告亦不當得利取得580萬元，故被告有權依法向原告請求返還。 580萬元之權利金未有失所附麗之情形，然依系爭合約（附約）（AGREEMENT）第2條 33所示：「為加速雙方共同合作的討論，宏正公司同意將最後一期款項付款日期改為2011年5月1日，並同意接受自20 09年5月12日至2011年5月11日之銷售權利金為百分之六（6%）。此外，宏正公司同意佑霖公司自2009年5月12 日至2011年5月11日支付百分之六（6%）的銷售權利金得自最後一期款項之抵扣。」等語（原文：Inconsideration ofandtofacilitatetheparties'joint-cooperationdiscussion,AT ENagreestodefertheduedatefortheLastInstallmenttoMay 1,2011,andagreestoacceptasixpercent(6%)royaltyastheon goingroyaltyrateonlyfortheperiodbetweenMay12,2009and May11,2011.Furthermore,ATENagreesthatUNICLASSwill makethe6%royaltytoATENbetweenMay122009toMay11 ,2011,whichshallapplyasdeductionfromtheLastPayment.），顯見上開580萬元係2009年5月12日至2011年5月11 日之權利金預付款項，且被告不僅已將該段期間之權利金予以付清，同時依被告所提供各季商品銷貨期報表所示，該5 80萬元顯已溢於2009年5月12日至2011年5月11日之權利金，是被告有權主張將原告所溢領之權利金進行抵銷。付權利金，則被告於此主張依民法第334條規定，先就上開 580萬元進行抵銷，同時亦主張就原告所溢領之權利金進行抵銷。三、不爭執事項：（本院卷（一）第98頁、卷（三）第3頁至第 344頁） 98年5月20日就原告所有美國系爭112專利、287專利275專利簽訂系爭合約，（本院卷（一）第32頁至第36頁）。關於系爭合約之中譯文，兩造同意以原證11（本院卷（二）第186頁至第188頁背面）及被告104年1月19日答辯 7條譯文（本院卷（三）第8頁背面）為準。以下合約內容逕引中譯文論述，併此敘明。 102年3月14日寄發存證信函予被告催告給付權利金（原證4，本院卷（一）第42頁至第49頁），被告於102年3月20日委由大尹法律事務所回覆原告（原證5，本院卷（一）第50頁至第51頁）。 103年8月4日陳報狀中，自承依系爭合約附約第2 條規定，已支付原告580萬元（本院卷（二）第223頁、卷（三）第73頁）。四、兩造主要爭點：（本院卷（三）第2頁至第3頁） 3個美國專利是否已被宣告「全部」無效或有無效事由？ 4條「所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形下」，其中「被實質限制範圍」，是何意義？系爭3個美國專利是否有「全部」被實質限制範圍的情形？ 246條以不能之給付為契約標的之無效原因？ 226條、第256條解除系爭合約？ 227條之2請求免除或減少給付？ 3.3條對被告請求應提出如起訴狀附件所例示之USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UD V-CP02A等授權產品，被告自98年5月20日起，迄103年5 月19日止之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整 35且詳細的紀錄，供原告進行查核。該記錄應包括但不限於該例示授權產品於「美國」境內銷售發票、出口報單、代工（OE M/ODM）契約之交貨單、發票是否有理由？ 3.1條、第3.4條對被告請求應給付「8,718 ,781」元及法定利息是否有理由？ 580萬元並以此主張抵銷？「580萬元」是授權金或之前兩造之損害賠償約定額？律適用法第42條以智慧財產為標的之權利依權利應受保護地之法律，應如何適用？五、得心證之理由 4條之文意系爭合約第4條約定「在所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，佑霖公司有權免除本合約所有義務。在此情形下，沒有任何一方就本合約項下已支付或應支付之費用得主張返還或收取。」依上開約定之文義，須系爭3個專利之請求項全部都被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，被告始有權免除本合約所有義務。而上開約定所謂「被實質限制範圍」，據原告稱係指專利雖非無效，但其專利保護範圍（clai ms）被限縮云云（本院卷（三）第60頁背面、第61頁）；被告則舉系爭275專利請求項5、7雖未據美國專利商標局認定無效，但不符合美國專利法之非顯而易知性之要件，故實質上專利無效，另系爭287專利、112專利亦同此情況，均指實質無效之意云云（本院卷第73頁），雙方各執一詞。經查，系爭合約第4條前段，係約定在特定條件之下，被告有權免除本合約所有義務，而依上開約定免除被告所有義務之條件為「 36所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效」，析述其要件必須：1.所有授權專利請求項被實質限制範圍或2.所有授權專利請求項被宣告無效，始該當之。而系爭專利「被實質限制範圍」，當非指系爭專利被宣告無效，否則逕約定「授權專利請求項被宣告無效」即可，毋庸贅列「被實質限制範圍」。再者，又因專利權於被宣告無效前，不致因當事人主張其無效而會產生「被實質限制範圍」之結果，因苟如被告所述，專利有效、無效憑當事人各自表述，徒使上開條文之約定形同具文，故「被實質限制範圍」應非被告所指雖未經美國專利商標局認定無效，但不符合美國專利法之要件而實質上專利無效之情形。惟揆諸實務，專利權非無效惟被實質限制範圍，其中之一原因係專利權遭受類似「假處分」之法律拘束，致發生專利權非無效，然其權利之行使被實質限制，故兩造系爭合約第4條所謂「被實質限制範圍」應係指系爭專利雖非無效，但其專利權之行使，因法律或其他因素，致無法行使，或僅能就部分請求項為行使權利，致專利權被實質限制其範圍。情形 275專利經美國專利商標局於102年3月10日複查後撤銷請求項第1至4、6、8至12、32、52至56項，有美國專利商標局文件影本在卷可稽（本院卷（一）第146頁至第148頁背面），惟上開專利請求項5、7並未經撤銷，此亦為被告所不爭（本院卷（三）第33頁），是系爭275 專利，並未全部經宣告無效。另被告以原告於103年8月8 日對被告向美國德州東區地院馬歇爾分院就系爭275專利、系爭287專利、第7,640,289號、第7,472,217號、第8,5 89,141號等美國專利，起訴專利侵權及損害賠償，其中包 37含系爭275專利、287專利，由提出美國德州東區地院馬歇爾分院之「訴訟流程一覽表」（FIRSTAMENDEDDOCKET CONTROLORDER）（本院卷（三）第18頁至第22頁），以附其說，惟上開證據僅證明就上述專利有爭訟事件，仍未能證明系爭275、287專利已被宣告無效或被實質限制範圍。 287專利的專利家族臺灣部分為第589539號專利，經智財局於100年11月10日公告更正申請專利範圍，更正後之請求項第1項中增加「矩陣類比切換器」為「此訊號切換器可不同步地或同步地切換鍵盤一影像一滑鼠（KVM）通道和周邊通道至一公共電腦或不同電腦」不可缺少的必要元件，然系爭287專利請求項第1項缺少「矩陣類比切換器」此必要元件來達到「此訊號切換器可不同步地或同步地切換鍵盤一影像一滑鼠（KVM）通道和周邊通道至一公共電腦或不同電腦」，因此不符合美國專利法明確性原則而無效云云。惟系爭287專利係美國專利，尚未經美國專利商標局宣告無效，俱如前述，縱被告稱其「專利家族」在我國為申請專利範圍之更正屬實，尚難遽認系爭287專利已宣告無效。系爭112專利欠缺新穎性、進步性而無效，經臺北地院952號民事判決認定無效云云。惟查被告陳稱系爭112專利係對應臺灣專利號碼TW463437 、287專利係對應臺灣專利號碼TW589539、275專利係對應臺灣專利號碼係TW435758，有陳報狀在卷可稽（本院卷（二）第16頁），核閱前開臺北地院民事判決系爭專利係 TW589539，係對應被告所陳報之系爭287專利而非被告所稱之112專利，況臺北地院認定無效之專利係臺灣TW5895 3839號專利，而系爭287專利或112專利均係美國專利，均尚未經宣告無效，誠如前述，故前開臺北地院判決尚難執為有利於被告之認定。就此有利於己之主張，亦未舉證以實其說，是尚難認有系爭 275專利、287專利、112專利有「所有」授權專利請求項被實質限制範圍之情事。 275專利、287專利、112專利既不存在所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，則被告即無權免除系爭合約所有義務之依據。本件系爭合約並無自始給付不能之情狀所謂給付不能，有自始不能與嗣後不能，主觀不能與客觀不能之分。其為自始客觀不能者，法律行為當然無效，當事人於行為當時知其無效或可得而知者，依民法第113條規定，應負回復原狀或損害賠償之責任；其為自始主觀、嗣後客觀或嗣後主觀不能者，則生債務不履行之問題，債權人得依民法第226條規定，請求債務人賠償損害，或於解除契約後依民法第259條及第260規定，請求回復原狀及賠償損害，二者之法律效果並不相同。 98年5月20日簽訂系爭合約係因原告可能控訴被告侵害其美國系爭275專利、287專利、112專利之侵權行為所為，有系爭合約序文可按（本院卷（一）第32頁背面、本院卷（二）第243頁），斯時系爭275專利、287 專利、112專利並無自始無效之情事，雖嗣後系爭275專利經美國專利商標局撤銷請求項第1至4、6、8至12、32、 52至56項，如前所述，惟其請求項5、7並未經撤銷，仍屬有效。此外系爭287專利、112專利並未經宣告無效，是 39系爭合約並無「所有」授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，是被告所辯本件系爭合約以自始不能給付為契約之標的，並不可採。告不得依民法第226條、第256條解除契約按因可歸責於債務人之事由，致給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時，債權人始得拒絕該部之給付，請求全部不履行之損害賠償，觀諸民法第226條第2項之規定自明，是給付如屬一部不能，其他可能部分債務人仍應給付，債務人就可能之給付履行時，對予債權人如非無利益，債權人不得拒絕其給付。有最高法院76年度台上字第118 號判決可資參照。經查，系爭專利275請求項5、7及系爭28 7專利、112專利，於系爭合約簽訂後，仍屬有效，誠如前述，惟此仍屬有效之專利部分是否於被告仍屬有利益，即有究明之必要。而查系爭合約係因原告可能控訴被告侵害其美國系爭275專利、287專利、112專利之侵權行為所為，已見前述。再查，依系爭合約第1條「授權。宏正公司就授權專利授與佑霖公司一個自本合約生效日起六年（"授權期間"）之非專屬、個人、不可轉讓、不可再授權的權利，佑霖公司得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處理（"經銷"）標示於附件Ａ之產品（"授權產品"）。」，並於附件Ａ載明「授權產品包括但不限於所有佑霖公司使用自己或客戶品牌經銷之產品，及任何佑霖公司使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品。USB-SP02 、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A」，可知系爭合約所約定「授權產品」包括但不限於被告使用自己或客戶品牌經銷之產品，以及任何被告使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品，即被告任何授權產 40品有使用上開系爭275專利、287專利、112專利中之任一請求項，均在系爭合約授權範圍。據此，如授權產品未經系爭合約之授權，則被告使用上開系爭275專利、287專利、112 專利中之任一請求項即屬侵權。職此原告之系爭專利275請求項5、7及系爭287專利、112專利，於系爭合約簽訂後既仍屬有效，且被告並未抗辯其產品未使用系爭專利275請求項5、7及系爭287專利、112專利，則原告就此部分專利之授權對被告而言，即無所謂「給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益」之情形，揆諸前開最高法院判決意旨被告不得拒絕原告該部分之給付。被告依民法第226條、第256條解除契約，即非有據。契約成立生效後，債務人有依契約內容而為履行之義務。原告依系爭合約得請求被告為下列之給付，茲分述如下：分： 2009年5 月20日簽署生效，依「合約」欄授權期間自合約生效日起6年，有系爭合約在卷可稽（本院卷（二）第243頁至第248頁）。是依系爭合約，原則上兩造合約之授權期間為自2009年5月20日起至2015年5月19日止。又依系爭合約第3.3條約定「為能決定及查核權利金，佑霖公司應保留所有關於銷售數量、銷售價格、和授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄。宏正公司有權每年不超過一次查核佑霖公司的記錄，查核通知應於二周前提供給佑霖公司，並於佑霖公司上班時間內為之。宏正公司應負擔查核費用，除非查核差異超過應付總權利金的百分之五（5%）， 41此時佑霖公司最多負擔新台幣50,000元之查核費用。在查核過程中所有的信息，無論是會計或技術，應依各方當事人間決定的保密方式處理。」，依此約定，被告應保留所有於授權期間關於授權產品之銷售數量、銷售價格、和授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄，且原告得每年1次查核被告上開紀錄。 102年3月14日以存證信函催告被告給付權利金，並於函到2週後稽查被告之前開紀錄，有存證信函在卷可稽（本院卷（一）第42頁至第44頁背面），被告收受信函後，委請律師回覆指稱第三人對系爭3項美國專利具有無效、不可實施等原因向美國專利商標局舉發，遭美國專利商標局撤銷專利，故系爭合約以無效之專利為授權標的，依民法第246條係無效云云，而拒絕原告之請求，亦有○○○律師函附卷可按（本院卷（一）第50頁至第51頁），而系爭3個美國專利並無所有請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，被告依法不得解除契約，已如前述，則被告即有履行系爭合約第3.3條之義務，被告不為履行，原告爰以律師函通知自103年（即2014年）5 月20日起終止系爭合約，有律師函及103年4月20日郵件收件回執附卷可查（本院卷（二）第177頁至第179頁），即非無據。依契履行之義務而不為履行，則原告請求被告提出包括但不限於附件所例示USB-SP02、USB-SP02A 、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A等授權產品，於美國境內自98年5月20日起，迄103年5月19日止之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄（包括但不限於該例示授權產品於美國境內銷售發票、 42出口報單、代工（OEM/ODM）契約之交貨單、發票），供原告查核，即有理由，應予准許。被告於本院審理中雖陸續陳報USB-SP02A、USB-SP04A、UDV-CP02A等3個授權之商品自2009年5月12日至2014年5月19日止之銷售數量，並有103年度民聲字第1號103年3月6日陳報狀（103年度民聲字第1號卷─下稱聲字卷，第78頁至第95頁），及103年4月28日陳報狀（本院卷（二）第 124頁至第163頁）、103年6月16日陳報狀（本院卷（二）第192頁至第199頁）、103年7月22日陳報狀（本院卷（二）第200頁至第215頁）、答辯（三）狀（本院卷（二）第6頁至第9頁）答辯（四）狀（本院卷（三）第6頁至第9頁）、民事陳述意見狀（本院卷（三）第55 頁正、背面）103年3月6日、4月28日、6月16日陳報狀等在卷可參，惟是否已完整陳報，並無資憑查，是原告就此部分聲明請求被告提出上開授權產品之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄，非屬無據，應予准許。 USB-SP02A、USB-SP04A、UDV-CP02A授權產品權利金部分： 3.1條約定「佑霖公司自本合約生效日起，應支付宏正公司所有授權產品實際銷售價格百分之七點五（7.5%）的權利金，實際銷售價格定義為授權產品之總發票金額。」、系爭合約附約第2條「．．．宏正公司同意將最後分期付款之付款日期改為2011年5月1日，並同意接受自2009年5月12日至2011年5月11日之權利金比率為百分之六（6%）」、第3.2條「在本合約授權期間，權利金比例將維持不變。如授權產品使用超過授權 43專利以外的專利，使用授權專利和額外宏正公司專利之權利金仍維持在實際銷售價格的百分之七點五（7.5%），其定義參見3.1，對過去銷售部分不額外收取權利金。」、第3.4條「佑霖公司於授權期間應每季支付權利金。佑霖公司每季結束後30日內，針對授權產品的銷售數量、銷售價格及總銷售量向宏正公司提出報告。佑霖公司於每季結束後45日內，依照授權產品每季銷售量支付授權金予宏正公司。」暨第3.3條被告應提供相關授權產品之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄（條文詳見前述）等約定，可知被告自系爭合約生效日起，於授權期間，有按季於每季結束後45日內，依照授權產品每季銷售量按合約約定之比率支付授權金予原告之義務。經查，兩造合約之授權期間為自2009年5月20日起至2015年5月19日止，原告嗣於2014年5月20日終止兩造系爭合約，已如前述，且依系爭合約之附約第2條約定權利金係自2009年5月12日起算，有附約在卷可憑（本院卷（一）第35頁背面、第36頁、本院卷（二）第2 47頁），則原告請求計算權利金之期間自2009年5月1 2日至2014年5月19日止，即無不合。又權利金之比例依系爭合約第3.1條原係授權產品實際銷售價額之7.5%，惟嗣附約第2條兩造同意於2009年5月12日至2011年 5月11日之該段期間權利金之比率為6%，亦有前揭附約附卷可稽（本院卷（一）第35頁背面、第36頁、本院卷（二）第247頁2009 年5月12日至2011年5月11日按授權產品之銷售量及銷售金額6%計算之權利金；及2011年5月12日起至2014年5月19日止按授權產品之銷售量及銷售金額7 44.5%計算之權利金，為有理由。 103年3月6日陳報狀（聲字卷第7 8頁至第95頁），及103年4月28日陳報狀（本院卷（二）第124頁至第163頁）、103年7月22日陳報狀（本院卷（二）第200頁至第215頁）、答辯（三）狀（本院卷（二）第6頁至第9頁）答辯（四）狀（本院卷（三）第6頁至第9頁）、民事陳述意見狀（本院卷（三）第 55頁正、背面）提出USB-SP02A、USB-SP04A、UDV-CP 02A等3個授權之商品自2009年5月12日起至2014年 5月19日止之商品銷貨期報表、進耗存統計表、歷史交易紀錄表，並陳報自2009年5月12日起至2014年5月 19日止並無銷售USB-SP02、USB-SP04等2個產品銷售予美國客戶之紀錄（本院卷（三）第6頁背面），核計被告自2009年5月12日起至2014年5月19日止，USB-S P02A、USB-SP04A、UDV-CP02A等3個產品之銷售數量、銷貨金額，分別如附表一所載。惟附表一關於上開3個系爭產品之銷售量，有兩造主張互異及與陳報狀所附證據不符者，臚列如附表三所載，本院依附表三所列證據，就兩造主張前開差異部分認定銷貨數量如附表三所載，並據以作為附表一計算銷售量之依據，併此敘明。又依系爭合約之附約第2條約定「為加速雙方共同合作的討論，宏正公司同意將最後分期款之付款日期改為2011年5月1日，並同意接受自2009年5月12日至2011年5月11日之權利金比率為百分之六（6%）。此外，宏正公司同意佑霖公司自2009年5月12日至2011年5月11日應支付百分之六（6%）的權利金，得自最後分期款中抵扣。」據此，附表一上半部權利金之核算表，2009年5月12日至 452011年5月11日之權利金2,052,687元，爰依上開附約第2條約定扣抵180萬元，故該段期間被告應給付之權利金為252,687元，併此敘明。則系爭USB-SP02A、USB-S P04A、UDV-CP02A等3個產品，自2009年5月12日起至2014年5月19日之銷售數量、銷售金額，計算被告應給付之權利金為2,230,575元，計算方式詳如附表一所示。 103年3月6日（聲字卷第78頁至第95頁），及103年4月28日陳報狀（本院卷（二）第124頁至第 163頁）、6月16日陳報狀（本院卷（二）第192頁至第 199頁），佑霖東莞進耗存統計表所載，被告應給付之權利金為6,354,520元，計算方式詳如附表二所示。綜上，合計被告應給付原告之金額為8,585,095元（計算式：2,230,575+6,354,520＝8,585,095）。 227條之2請求免除或減少給付部分： 227條之2第1項，契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果。惟情事變更原則，旨在規範契約成立後有於訂約當時不可預料之情事發生時，經由法院裁量以公平分配契約當事人間之風險及不可預見之損失。倘當事人於契約成立時，就契約履行中有發生該當情事之可能性，已能預料者，其本得自行風險評估以作為是否締約及其給付內容（如材料、價金等）之考量，自不得於契約成立後，始以該原可預料情事之實際發生，再依該原則，請求增加給付。（最高法院100年度台上字第1714號判決、97年度台上字第1794號判決意旨）。 464條約定全部免除被告所有義務之條件為「所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效」，即於系爭3個專利之請求項全部都被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，被告有權免除本合約所有未來之義務（即給付權利金），已見前述，顯見兩造訂定系爭合約時，被告已就契約履行中，系爭3個專利是否有發生被實質限制範圍或宣告無效之情事之可能性，已能預料，本得自行風險評估以作為是否締約及其給付內容之考量，其於契約成立後，始以該原可預料情事之實際發生，主張情事變更，依民法第227條之2請求減免給付，洵難謂合，應予駁回。 580萬元部分：被告辯稱系爭合約約定之「總賠償金額」、「銷售權利金補償」580萬元應係授權金，被告得主張抵銷；且原告於103年5 月20日擅自終止系爭合約，使被告預付之580萬元失所附麗，原告取得580萬元係不當得利，被告有權請求返還；又依系爭合約之附約第2條可知580萬元係2009年5月12日至2011 年5月11日之權利金預付款，被告已付清580萬元，顯溢繳該段期間之權利金，就溢繳部分爰主張抵銷云云。經查： 1項）當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。（第2項）當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之。」、「解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句。」，民法第153條、第9 8條定有明文。 580萬元並非 47權利金：公司基於以下之約定和條件，就雙方間爭議尋找一個友善的解決方式。因此於考量上述情況、及於本合約所為的承諾、陳述、約定及條件，及其他有益且有價值的考量，立約人已收受並充分了解合約內容，下述合約是針對宏正公司可能控訴佑霖公司侵害其美國專利號0000000（112專利），0000000（2 87專利）和0000000（275專利）（統稱授權專利）之侵權行為所做出的和解。」、第1條「授權。宏正公司就授權專利授與佑霖公司一個自本合約生效日起六年（授權期間）之非專屬、個人、不可轉讓、不可再授權的權利，佑霖公司得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分（經銷）標示於附件A之產品（授權產品）。1.1宏正公司免除對佑霖公司和/或其客戶過去侵犯任何授權專利和/或授權產品之責任。」由上開約定，可知系爭合約係因原告可能起訴被告侵害其3個系爭專利而訂定，雙方約定6年之3個系爭專利授權期間，原告則免除被告及其客戶過去之侵權責任。 2條約定「總賠償金額」。佑霖公司同意支付宏正公司臺幣五百八十萬元（NT$5,800,000）付款方式如下：…總賠償金額也包括佑霖公司和/或其客戶在本合約生效日前已銷售之授權產品，該授權產品係侵害宏正公司其他專利，包括但不限於授權專利，宏正公司已核准和/ 或可能核准之專利。」由此條文明白約定「賠償金額」，其文義清楚明白，毋庸贅言；再由前述系爭合約序文揭明原告可能對被告侵害原3個系爭專利起訴，則此處約定「賠償金額」乃承接兩造就系爭3個專利之爭端而來，斷無 48使被告誤認「賠償金額」係「權利金」之餘地；再者，本條約定末段強調總賠償金額包括被告和/或其客戶在本合約生效日「前」已銷售而侵害原告其他專利之產品，即載明賠償金額針對系爭合約生效「前」，被告及其客戶所有之侵權產品，而約定為在本合約生效日「前」，乃因在兩造簽訂系爭合約前，兩造並無授權約定，既無授權約定即無授權金可言，而只有賠償金額，故本條約定末段強調總賠償金額包括在本合約生效日「前」，被告和/或其客戶已銷售而侵害原告其他專利之產品，益證系爭合約第2條非權利金，而係系爭合約訂定前之賠償金。 3條約定「銷售權利金補償。」，第3.1條約定「佑霖公司自本合約生效日起，應支付宏正公司所有授權產品實際銷售價格百分之七點五（7.5%）的權利金…」，原告依此約定自合約生效日「起」始得請求權利金，被告始須負擔權利金，故權利金係關於系爭合約生效「後」原告得主張之金額。又第3.3條約定「…且對過去銷售部分，不額外收取權利金。」此因被告於系爭合約訂定之前之產品，已依合約第2條給付「賠償金額」，故無收取權利金之理，故本條如此約定，乃屬當然，益證系爭合約簽訂前被告應給付原告賠償金額，系爭合約簽訂後被告應給付原告權利金，二者有別。 1條約定「依生效日簽署之授權合約（"授權合約"）第2.4條佑霖公司同意支付宏正公司的最後一期分期款項一百八十萬元（NT$1,800,000）（最後分期款）原屆期日為2009年11月1日。」由此條文界定系爭合約第2條「總賠償金額」之第2.4條被告應於2009 年11月1日支付之180萬元為「最後分期款（LastInstall 49ment）」。繼則於系爭合約之附約第2條約定「為加速雙方共同合作的討論，宏正公司同意將最後分期款之付款日期改為2011年5月1日，並同意接受自2009年5月12 日至2011年5月11日之權利金比率為百分之六（6%）。此外，宏正公司同意佑霖公司自2009年5月12日至2 011年5月11日應支付百分之六（6%）的權利金，得自最後分期款中抵扣。」依此條約定觀之，兩造為加速雙方合作，原告就系爭合約第2.4條180萬元之「最後分期款」同意緩期清償，延期至2011年5月1日；並將被告自 2009年5月12日至2011年5月11日之權利金比率由系爭合約第3.1條原定之7.5%調降為6%；並允許系爭合約第2.4條賠償金額之「最後分期款」可以抵扣2009年5 月12日至2011年5月11日之權利金，由上可知「最後分期款」與權利金全然不同，否則兩造不須就「最後分期款」即賠償金額180萬元另行約定緩期清償並給予折抵特定期間「權利金」之優惠，且如不為附約上開之約定，被告依系爭合約須按期支付「最後分期款」即賠償金額180 萬元，並應支付2009年5月12日至2011年5月11日之權利金。 2條之580萬元是權利金並主張抵銷附表一2009年5月12日至2011年5月11日之權利金，並無可採。 4條約定，須系爭3個專利所有請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，被告始有權免除本合約所有義務，惟系爭3個專利並無所有請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，俱如前述，故被告依約並無權免除本合約所有義務，則原告依系爭合約第2條約定受領580萬元之損 50害賠償，即屬有據，並非「無法律上之原因受利益」。再者，原告於103年5月20日終止系爭合約，其終止之效力往後發生，尚與解除契約，溯及失其效力不同，亦無「雖有法律上之原因，而其後已不存在者」之情形，故無不當得利可言，被告以原告終止契約，依不當得利請求返還並主張抵銷，為無理由。 2條可知580萬元係2009年 5月12日至2011年5月11日之權利金預付款，被告已付清580萬元，溢繳該段期間之權利金，請求抵銷云云。經查，被告已支付原告580萬元，係系爭合約簽訂前之「賠償金額」，並非權利金，前已述明，兩造嗣依系爭合約之附約第 2條約定，同意580萬元之「最後分期款」180萬元可以抵銷2009年5月12日至2011年5月11日之權利金，乃係基於附約之約定使被告得減少上開期間之權利金之支付，前亦論述，被告藉此擴張解釋賠償金580萬元是權利金云云，實屬無據，不足採信。況原告就請求之2009年5月12日至2 011年5月11日之權利金，亦依此附約第2條扣抵180萬元，於法並無不合，且本院亦依兩造上開約定予扣抵核計權利金，誠如前述，故被告辯稱已付之580萬元係權利金應予抵銷云云，並不可取。 U SB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02 A等授權產品，於美國境內自98年5月20日起，迄103年5 月19日止之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄（包括但不限於該例示授權產品於美國境內銷售發票、出口報單、代工（OEM/ODM）契約之交貨單、發票），供原告查核。8,585,095元，及各自附表一、附表 51二所示利息起算日起，至清償日止，按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。逾此範圍以外之請求，為無理由，應予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。八、兩造均陳明願供擔保以代釋明，聲請宣告假執行或免為假執行，經核原告請求給付權利金勝訴部分，與法律規定相符，爰分別酌定相當之擔保金額予以准許。至原告請求給付權利金敗訴部分，其假執行之聲請，因訴之駁回而失所附麗，不應准許。九、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第79條，判決如主文。中華民國104年4月15日智慧財產法院第三庭法官杜惠錦以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中華民國104年4月15日書記官林佳蘋 52 授權產品銷售期間原告主張被告主張本院認本院認定之依據之銷售數之銷售數定之銷量量售數量 2009/05/12USB-333133363336本院卷（二）第 149頁商品銷貨 ~2009/06/30SP02A 期報表 2009/07/01UDV-136513881388本院卷（二）第 ~2009/09/30CP02A134頁背面商品銷貨期報表 2010/04/01USB-553955425542本院卷（二）第 ~2010/06/30SP02A145頁商品銷貨期報表 2010/04/01USB-407540794079本院卷（二）第 ~2010/06/30SP04A158頁商品銷貨期報表 2010/04/01UDV-439450450本院卷（二）第 ~2010/06/30CP02A130頁背面商品銷貨期報表 2010/07/01USB-324032433243本院卷（二）第 ~2010/09/30SP02A144頁商品銷貨期報表 2011/01/01USB-254025452545本院卷（二）第 ~2011/03/31SP02A141頁商品銷貨期報表 2011/05/12USB-391934193919聲字卷第79頁 ~2011/09/30SP02A商品銷貨期報表 2011/05/12USB-20369922036聲字卷第84頁 ~2011/09/30SP04A商品銷貨期報表 2011/05/12UDV-752732752聲字卷第89頁 ~2011/09/30CP02A商品銷貨期報表 2014/01/01USB-513634663466本院卷（二）第 ~2014/03/31SP02A204頁商品銷貨期報表 2014/01/01USB-1368924924本院卷（二）第 ~2014/03/31SP04A210頁商品銷貨期報表 2014/04/01USB-254012701270本院卷（二）第 ~2014/05/19SP02A207頁商品銷貨期報表 2014/04/01USB-820560560本院卷（二）第 53~2014/05/19SP04A213頁商品銷貨期報表附表三： 54

智慧財產及商業法院103年度民專訴字第10號

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