103年度民專訴字第26號｜智財：排除侵害專利權等｜裁判日期：104 年 06 月 18 日

智慧財產法院民事判決 103年度民專訴字第26號原告陳世明訴訟代理人謝宗穎律師複代理人劉偉立律師盧美慈律師被告雙鴻科技股份有限公司兼法定代理人林育申共同訴訟代理人林景郁林政憲律師林俊豪律師張育綾律師被告撼訊科技股份有限公司兼法定代理人張茂松共同訴訟代理人林政憲律師林俊豪律師張育綾律師林佳陵上列當事人間排除侵害專利權等事件，本院於中華民國104年6 月1日言詞辯論終結，並判決如下：主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由壹、程序方面 1一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴；但請求之基礎事實同一、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2、7款，分別定有明文。查原告起訴主張其為中華民國發明第I270339號專利（下稱系爭I專利）及新型第M262967號專利（下稱系爭M專利）之專利權人，而被告撼訊科技股份有限公司（下稱被告撼訊公司）所生產型號AX78502GBD5-2DHPPE「PowerColor」之電腦顯示卡（下稱系爭產品1，原證4）侵害其上開專利權，該系爭產品1之顯示卡散熱器係由被告雙鴻股份有限公司（下稱被告雙鴻公司）所製售提供；原告復於本院審理中，提出第三人華碩電腦股份有限公司（下稱華碩公司）所銷售型號GTX770-DC2OC-2DG5之顯示卡產品（下稱系爭產品2，原證16），亦係由被告雙鴻公司所製售供應，侵害原告系爭 I專利請求項1、4、6、系爭M專利請求項1至3，爰依修正前專利法（即92年專利法）第56條第2項、第84條第1項、第108條、現行專利法第58條第1、3項、第96條第1、 2項、第120條、民法第184條第1項前段及公司法第23條等規定，請求被告等排除侵害及損害賠償。嗣原告於民國104 年6月1日言詞辯論期日，追加依與被告雙鴻公司之「技術移轉服務合約」（下稱系爭合約）第14條第4項約定，請求被告等排除侵害，為被告等所不同意（本院卷（三）第133 頁），經核原告起訴時主張之訴訟標的係本於侵害專利權之排除侵害請求權及損害賠償請求權，嗣追加系爭合約請求權請求排除侵害，為訴訟標的之追加，而原告得否依系爭合約之約定請求被告雙鴻公司不得製造系爭產品，尚繫於系爭合約是否合法終止，是原告為訴訟標的請求權之追加實有礙於被告等之防禦及訴訟之終結，揆諸前揭規定，其追加為不合 2法，不應准許。二、關於系爭I專利請求項1、4、6及系爭M專利請求項1至3 有無應撤銷原因之部分，業經本院於104年5月1日以中間判決認定：被證5、被證5及被證13之組合足以證明系爭I 專利請求項1、4、6不具進步性；「系爭M專利之先前技術」及被證14之組合足以證明系爭M專利請求項1至3不具進步性，茲引用之（附件）。貳、實體部分一、事實概要落入系爭Ｉ專利請求項1、4、6及系爭Ｍ專利請求項1至3之申請專利範圍。目的而進口侵害中華民國發明第I270339號專利所製成之物目的而進口侵害中華民國新型第M262967 被告雙鴻公司與被告○○○應連帶給付原告新台幣（下同） 5,000,000元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，應連帶給付原告新台幣5,000,000元，及自起訴狀繕本送達撼訊公司與被告雙鴻公司應連帶給付原告新台幣5,000,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分 ○○○其中一人已履行第三項、第四項或第五項之給付義務 3 I專利請求項1、4、6之文義範圍；系爭產品係依系爭合約合法使用系爭M專利，系爭合約終止不合法；系爭Ｉ專利請求項1、4、6及系爭Ｍ專利請求項 1至3有應撤銷之原因。二、兩造對於系爭產品是否落入系爭Ｉ專利請求項1、4、6及系爭Ｍ專利請求項1至3之文義範圍之主張： 1之部分： PowerColor」電腦顯示卡後，將該顯示卡散熱器（即系爭產品1，原證4）分別與系爭I、M專利進行比對，發現系爭產品1分別落入系爭 I專利請求項1、4、6及系爭M專利請求項1至3之申請專利範圍內，均屬文義侵權，詳如原證5與原證6之侵權分析報告所載。原告及所任職之富球精密工業股份有限公司（下稱富球公司）與被告雙鴻公司簽訂系爭合約（原證7），將系爭M 專利授權予被告雙鴻公司，惟被告雙鴻公司未依約給付授權金，原告於102年7月26日以存證信函請求被告雙鴻公司依約履行義務，惟未獲回應，原告乃於102年10 月29日以存證信函終止系爭合約。系爭合約之情事：系爭合約之專利授權予昇業公司： A.原告係委由領先有限公司（LeadTeamLimited，下稱領先公司）與訴外人昇業科技股份有限公司（下稱昇業公司）簽署專利授權合約書（下稱領先公司授權合 4約，原證13），同意訴外人昇業公司取得領先公司授權合約附件一所載原告所有之專利技術。 B.領先公司授權合約所授權之專利技術，與系爭合約所之專利技術，為不同之專利技術內容，原告未曾將系爭合約之專利授權予昇業公司，並無違反系爭合約之情事，惟被告雙鴻公司以原告於101年9月17日函件（被證2）及另案起訴狀（被證3）陳稱「訴外人昇業公司之授權均符合兩造契約約定」據以主張原告違約授權訴外人昇業公司等情，顯與事實不符。出被證7、8聲明書以及被告雙鴻公司於另案提出之被證6實物，更可證明被告雙鴻公司主張原告違約不排除情事，於法有違： A.被告雙鴻公司係主張原告在101年6月間，並未依其要求排除其他可能侵害或使用系爭授權專利之行為，違反兩造系爭合約之約定。若此，被告雙鴻公司應證明於兩造書信往返期間（即101年6月起至7月間）被告雙鴻公司確實取得訴外人力致科技股份有限被告雙鴻公司已通知原告具體之產品技術特徵及如何侵權告仍未依約排除該項專利侵害等。被告雙鴻公司如無法證明上開三項事實存在，即不得於原告起訴前合法終止系爭合約後，再以原告終止後且係起訴「後」方發生之事實，主張原告終止之不合法，並拒絕給付權利金。蓋縱使存在力致公司於起訴前有生產Dell-P3 產品，亦須判定該產品有侵害系爭專利產品之情事（ 5原告否認之），如被告雙鴻公司未於起訴前以具體之產品及其技術特徵，告知原告該等產品侵害系爭合約何一專利（系爭合約係多項專利並非單一專利），且經確認該等產品確實落入特定專利請求項，原告排除侵害之協力義務即無從履行，要難認原告有何可歸責情事，而不得據以行使終止權。 B.然查，被告雙鴻公司於101年6、7月間，發函要求原告排除「業界非法使用專利權」（被證7），由其發函內容可知被告雙鴻公司未明確告知使用系爭專利之廠商名稱為何，亦未告知侵害之產品（諸如產品名稱、型號、照片或實物）為何，以及疑似侵害專利產品係侵害何一專利等，即無要求原告排除侵害，已無由認定其已合法通知符合系爭合約所約定之侵害專利情事。 C.原告於接獲前開信函後，為顧及合作情誼，隨即回信要求被告雙鴻公司提供具體產品進行專利侵權分析（原證14），並無任何拒絕履約之情，足認斯時因欠缺樣品實物和產品來源證明情況下，原告確實無從依約履行排除侵害之契約義務。 D.被告雙鴻公司雖另於101年7月25日再次發函告知「力致公司非法使用M270636號等五件專利生產Dell -P3產品」有侵害系爭專利之虞（被證7），然仍未提供任何樣品予原告，亦未告知該項產品之具體技術特徵（僅告知型號未提供實物），以及係侵害何項特定專利之何一請求項，抑或附具專利侵害比對分析之文件，原告於被告雙鴻公司未附任何證明之通知，難以據此履行排除侵害之義務。 6E.惟原告為顧及商誼，在被告雙鴻公司拒不配合提供樣品及專利侵害分析下，仍自行搜集樣品比對，並於同年12月10日發文告知被告雙鴻公司，力致公司之P3 樣品未使用系爭合約之授權專利，並主動提供原告輾轉取得之力致公司P3樣品（被證6「並未使用到本人與貴司簽訂合約標的之相關專利，請貴司就本人提供之力致公司P3樣品及其相關專利詳加查證」等語），原告為使被告雙鴻公司知悉相關專利，更在樣品內標註各技術與專利相關位置（原證15照片標記處）。 F.由此益證，被告雙鴻公司既係在101年12月方取得原告提供之樣品（該樣品即另案被證6實物），則被告雙鴻公司在101年5、6月間根本未取得力致公司之樣品，是被告雙鴻公司提出被證8聲明書，聲稱被告雙鴻公司曾於101年5月間攜帶樣品向其洽談訴外人DELL公司銷售商品有無侵害系爭M專利等陳述，根本悖於事實，更恐有偽造證據之嫌。 10鑑定報告書，乃係以微星科技股份有限公司（下稱微星公司）103年3月間所使用的散熱器模組，更無從證明原告在101年5、6月間有「未排除侵害」之違約事實。 M專利之生產製造技術完整授權與被告雙鴻公司，故認定前揭被告撼訊公司之電腦顯示卡（即系爭產品1）上之顯示卡散熱器係被告雙鴻公司所製造，再由被告雙鴻公司販售與被告撼訊公司，整合至系爭產品1 中，故被告雙鴻公司顯有以製造、為販賣之邀約、販賣、使用之方式，侵害原告之系爭I、M專利權，被告撼訊公 7司則以為販賣之邀約、販賣、使用之方式，侵害原告之系爭I、M專利權。準此，原告自得依修正前專利法第56 條第2項、第84條第1項、第106、108條準用前揭規定及現行專利法第58條第1、3項、第96條第1、2項、第120條準用前揭規定等，請求被告雙鴻公司與被告撼訊公司停止侵害行為，並向被告等請求連帶賠償原告因專利權受侵害所受之損失。 I專利不在系爭合約之授權專利清單內（原證7附件一），被告雙鴻公司與被告撼訊公司未經原告同意而使用原告所有之系爭I專利，已構成專利侵害情事，原告本得就系爭I專利請求排除侵害及損害賠償，要無疑問。縱令系爭產品1（原證4及已庭呈實物）標示製造日期早於原告與被告雙鴻公司間包括系爭M專利授權合約之終止時日，亦不影響系爭I專利侵害情事。 I、M專利，無論系爭產品1銷售日期是否早於原告終止系爭合約之前，仍不影響被告撼訊公司之侵權責任： 56條第2項與現行專利法第58條第 1項、第3項之規定，方法發明之專利權人專有排除他人未經其同意而使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物之權利，並得依修正前專利法第84條第1項、現行法第96條第1項與第2項之規定，向侵害發明專利權人請求排除侵害與損害賠償。 1為被告撼訊公司所銷售，惟原告均未曾授權被告撼訊公司銷售使用系爭I、M 專利製成之物之權利，兩造間亦未曾簽署任何授權契約，是依據前述專利法所規定，被告撼訊公司未經原告同 8意而「銷售」使用系爭I、M專利技術所製之物，業已侵害原告之專利權，原告本得請求損害賠償並要求排除侵害。 184條第1項前段規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」；次按民法第2 8條規定：「法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任。」以及公司法第23條第2項：「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。」查因被告○○○乃被告雙鴻公司之負責人、被告○○○乃被告撼訊公司之負責人，故就其執行職務期間因雙鴻公司及撼訊公司違反專利法所造成之原告損害，應由被告○○○、被告○○○依據前揭民法與公司法之規定，負連帶損害賠償責任。 2之部分： 103年11月11日購得第三人華碩公司所銷售型號GTX770-DC2OC-2GD5之顯示卡產品（即系爭產品2），而該產品係由被告雙鴻公司所製售供應予華碩公司，且依產品上標示，製造日期為103年2月（原證16 ，實物庭呈），顯係於系爭合約102年11月終止後所製造，且系爭產品2已使用系爭I、M專利之無焊接散熱器結構及製程，足以證明被告雙鴻公司於兩造終止系爭合約後，仍持續侵害原告之系爭M專利。品2與系爭I專利之專利侵權分析報告，如原證18 所示。系爭合約第7條第1項第2款之約定：系爭合約之授權標的，並非僅限於系爭M專利，而是 9包含合約附件一所示之全球七國、數十件專利；且系爭合約暨名為「專利授權及技術移轉服務合約書」，即表示為當事人就數十件專利授權與全套相關技術移轉所為之合意，其目的在於使合約當事人乙方（即被告雙鴻公司）取得完整之技術與專利授權，得以在全球七國製造、販賣、使用該等數十件專利所製成之產品，合先敘明。依系爭合約可知其主給付義務除甲方（即原告）應授權數十件專利以外，更包含系爭合約之丙方（即富球公司，由原告持有約25%股權並任職之公司）應提供完整技術移轉服務，以利乙方（即被告雙鴻公司）迅速取得全套技術、製造獲利，此有系爭合約之以下段落可稽：前言「甲方擁有完整專利權並願授權乙方使用收益，乙方願支付價金取得丙方技術移轉服務」，與第6條載明「丙方技術移轉予乙方之服務費用為新台幣一千萬元」。系爭合約第7條之標題為「權利金及技術移轉服務費」，故依合約之體系解釋，亦可知悉該條之內容與金額計算，除包含數十件專利授權之權利金，更包含全套技術移轉之服務費用。系爭合約簽訂之背景與當事人真意，係在使被告雙鴻公司取得「完整技術」（包含專利授權與技術移轉），使得其得以製造、販賣系爭產品等，藉以獲取收益。因此，從當事人間之商業角度觀之，縱使有單一專利無效，只要整套移轉之技術「仍可合法使用、製造及銷售」，原告即可收受權利金，方符合雙方當事人之本意。系爭合約是否終止，與合約標的專利之一是否遭判無效而有第7條第1項第2款之適用，係屬二事，不得混為一談。按系爭合約既經原告發函終止（原證8），除依 10當事人約定有除外情形外，系爭合約之所有條款均應終止，且按雙方於系爭合約第14條第4項之合意，合約終止時「乙方（即被告雙鴻公司）即應放棄所有合約標的之授權及製造權。」，此時前述第7條第1項第2款之約定，亦應同時終止。系爭合約終止時，系爭M專利之授權亦同時終止，故按系爭合約第14條第4項之規定，被告雙鴻公司自不得在系爭合約終止後繼續製造、販賣系爭M 專利所製成之物。至於系爭I專利，並非系爭合約附件一所載之合約標的，故被告等是否侵害系爭I專利，與系爭合約是否經終止、系爭合約第7條之內容如何約定，全屬無關，特予敘明。於兩造間專利授權合約終止後，仍持續使用系爭M專利，並自始即有侵害系爭I專利之情形：承上所述，系爭產品2之製造日期為103年2月，顯係於系爭合約102年11月終止後所製造，此外，原告更於被告雙鴻公司官方網頁發現被告雙鴻公司仍持續以涉及侵害原告系爭I專利之產品序號0N604419、0N604420、0P404778、0P4 04981、0P404787、0D201315等散熱器產品，對外陳列及意圖銷售（原證17），顯見被告雙鴻公司於兩造終止授權合約後，仍有使用系爭I、M專利製造、銷售侵權物品之行為。 97條第1項各款規定，侵害專利權損害 216條之規定，或專利權人實施該專利所得收取之合理權利金，作為損害賠償計算之基 11礎。惟原告雖曾將系爭M專利授權與被告雙鴻公司，然因系爭合約係授權多件專利，另各該專利又於不同國家有諸多對應專利，故就本件系爭I、M專利之侵害計算，尚難分離計算合理授權金。鑑此，原告爰依民事訴訟法第2 44條第4項之規定，先表明全部請求之最低金額為新台幣500萬元。 85條第2項及同法第108條之準用規定，專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。因被告等大量生產與銷售侵害原告專利權之物品，已導致原告業務上信譽減損，另就侵害情節與程度之認定，再與前項金額合併計算為賠償金額之補充。 85條第3項及108條之準用規定、現行法第97條第2項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍。被告等至少於起訴狀繕本送達日起或自系爭專利公告日起，即知悉原告系爭I、M專利權，若被告仍執意繼續製造、銷售侵權產品，即顯有故意侵害之事實，故爰請鈞院衡酌本案情節，定相當數額命被告等人予以賠償。 103年10月30日起至起訴日止，使用系爭I、M專利之產品型號。 103年10月30日起至起訴日止，使用前述型號生產之產品，每月銷售數額及相關財務報表。 103年10月30日起至起訴日止，使用系爭I、M專利之產品型號。 103年10月30日起至起訴日止，使用 12前述型號生產之產品，每月銷售數額及相關財務報表。 I專利非系爭合約之授權標的，是系爭I專利是否有無效之原因，依法均不影響系爭授權契約之結算。 M專利經被告雙鴻公司為舉發，於系爭合約有效範圍內，原告仍得請求對帳與結算：按101年度智慧財產法律座談會民事訴訟類相關議題提案及研討結果第6號：「專利授權為雙務契約，專利之實施與授權金之給付有對價關係，乙給付授權金與甲提供製造技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專利嗣後經撤銷確定在案，然當事人事實上均已依約履行義務，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘乙所支付之授權金與甲提供之技術相當，符合系爭專利授權契約之本旨，自難謂甲受領授權金獲有不當得利。職是，甲依據系爭專利授權契約之法律關係，收受乙因實施系爭專利所支付之授權金，該給付有法律上之原因，而乙亦因使用甲提供之技術而獲有利益，系爭專利雖事後遭舉發撤銷，惟不影響當事人間授權契約之效力，且乙於交付授權金予甲時，甲係將當時有效之專利技術及專利權授予乙使用完畢，已完成對待給付，故甲受領授權金有法律上之原因，不成立不當得利。」業已揭載如被授權人已經依據契約使用系爭專利，綜該等專利後經舉發無效，被授權人仍應依據專利授權契約所載給付義務，給付專利授權金。是以，依據前述實務見解，即使系爭M專利嗣後被有權機關認定無效，被告雙鴻公司仍應依據系爭合約約定，結算授權金；縱使鈞院認此無效部分恐有不當得利情事，原告仍得就系爭合約內其他有效之專利，請求被告 13雙鴻公司給付授權金。 99年3月22日簽署系爭合約（原證7），該契約之標的專利包含系爭M 專利，此亦為原告所不爭。鴻公司依兩造間系爭合約有使用系爭M專利之權利，原告違反系爭合約之約定義務，被告雙鴻公司遂依約合法暫緩支付權利金：系爭合約第9條明定：「合約標的除先前已授權之下列使用者及中華長江之專利號碼：227495外，甲方（即 ○○○○○）不得再對合約之外有任何授權行為。」而本條下所列舉已授權之使用者，為富球公司與訴外人元瑞科技股份有限公司（下稱元瑞公司）。故依本條約定，顯見被告雙鴻公司與原告及富球公司締約之時，即明文約定並限制原告不得再就系爭合約標的專利有對外授權之行為，此觀系爭合約第9條甚明。 62條第3項排除專利權人或第三人實施該專利，惟仍可透過契約約定以達限制專利權人實施或另授權該專利權予第三人。故依系爭合約第9條限制原告不得再就合約標的專利有任何對外授權之行為。確將合約標的專利授權予昇業公司：「昇業科技股份有限公司，為本人依據貴我雙方專利合約第9條『若為其他廠家，需排除鴻海精密集團（FOXCONN）與奇鋐科技（AVC）』之規定，合法授權之公司，請知悉。」（ 14被證2之說明四）、「在本人與昇業公司締結合約之時（被告按：顯見原告已另與昇業公司締結專利授權合約）」、「另昇業公司已支付額外授權費用，得到本人新申請專利之專利授權，昇業公司會使用到授權貴司之專利微乎其微，何況昇業公司是在合法下授權，請勿掛念。」（被證6之說明三）顯見原告曾將系爭合約之標的專利另外授權予昇業公司，即違反系爭合約第9條之約定義務。原告後與昇業公司另簽訂合約授予其新申請之專利，並謀以昇業公司可能使用新申請之專利較多而使用系爭標的專利較少等情，嘗試說服被告雙鴻公司不予追究。 103年度民專訴字第2號專利權授權契約事件之民事起訴狀中自承：「而訴外人昇業公司之授權亦符合兩造間授權契約約定，原告並無違約情事」云云（被證3之原告民事起訴狀第5頁第11行以降），依其自承確將系爭合約之標的專利另外授權予訴外人昇業公司，當屬民事訴訟法第279條之自認，被告自無庸舉證。系爭合約第9條之違約情事甚明，故被告雙鴻公司自得依系爭合約第13條第2項，暫緩相關款項之支付。 DELL-P3散熱器非法使用系爭合約之標的專利等情未予排除：系爭合約第16條第1項訂有「第三人侵權使用合約標的之處理」，即課予原告應就第三人非法使用本合約標的予以排除之義務。 101年6月7日就第三人非法使用合 15約標的專利之情以函文（被證1）通知原告予以排除，未獲原告正面回應後，自行查知涉及侵權產品為訴外人力致公司所生產之DELL-P3散熱器，於取得DELL-P3 散熱器樣品後，於101年7月25日以被證7之函文將非法使用之人、受侵害之專利號、侵害時間、商品品名與銷售對象等一一列明，顯然合於系爭合約第16條第 1項「由乙方（即被告雙鴻公司）提出具體證據」之要件。同時被告雙鴻公司亦執該散熱器樣品向全泰國際專利商標事務所諮詢並取得侵權鑑定意見（被證8）。 DELL-P3散熱器違法侵權使用系爭合約標的新型M270 636號專利，且該產品係使用於DELLPrecisionT5600 及DELLPrecisionT3600二項產品，被告雙鴻公司慮及 DELL-P3散熱器並非於市場上獨立販售之商品，且使用合約標的新型M270636號專利製成之散熱器，係由含被告雙鴻公司在內之多家廠商供應，況DELLPrecision T5600及DELLPrecisionT3600二項產品要價不斐；基上，被告雙鴻公司於鈞院103年度民專訴字第2號案件中，已將DELL-P3散熱器樣品送交鈞院保管，並聲請向荷蘭商台灣戴爾股份有限公司（下稱戴爾公司）函調 DELLPrecisionT5600及DELLPrecisionT3600非使用被告雙鴻公司供應之散熱器之批號，俟獲得回應後，被告公司將從速於公開市場上購入DELLPrecisionT5600 或DELLPrecisionT3600產品，拆解其內之DELL-P3散熱器以供鑑定，證明確有第三人自101年5、6月間即有非法使用系爭標的專利之情事。此亦為鈞院所同意，並已向戴爾公司函詢（被證9）。系爭合約第16條第1項之義務 16，事證甚臻明確，故被告雙鴻公司自得依系爭合約第1 6條第1項停止支付相關權利金。 MS-V305顯示卡內散熱器模組非法使用系爭合約之標的專利等情未予排除： MS-V305 顯示卡所使用的散熱器模組，落入原告所有之中華民國新型專利第M304201號「散熱器模組」之專利權範圍，該專利亦為兩造間系爭合約之標的專利之一（原證7 附表）。獲回應，被告雙鴻公司遂自公開市場購入該項微星公司生產之顯示卡，委託專利事務所為鑑定，確認微星公司型號MS-V305顯示卡所使用的散熱器模組，確實落入原告所有之中華民國新型第M304201號「散熱器模組」之專利權範圍，其專利侵害鑑定報告如被證10所示，該鑑定報告正本與微星公司型號MS-V305顯示卡實品已於鈞院103年民專訴字第2號案件中提呈於鈞院。系爭合約第16條第1項訂有「第三人侵權使用合約標的之處理」，即課予原告應就第三人非法使用本合約標的之情事予以排除之履約義務。故原告未依兩造間系爭合約第16條排除微星公司非法使用合約標的專利之一，即中華民國新型第M304201號「散熱器模組」專利，顯有債務不履行之情形，被告雙鴻公司自得依系爭合約第16條第1項停止支付相關權利金。系爭合約第9條、第16條等情甚明，被告雙鴻公司於101年9月13日發文予原告，告知將依約停止權利金之支付（被證4）。故被告雙鴻公司係依 17系爭合約第13條第2項、第16條第1項停止權利金及報表之交付，並依民法第264條拒絕權利金及報表之交付，無任何違約之情事。原告雖辯稱已於102年10月29日發函終止系爭合約云云，惟該函文未見原告片面提前終止系爭合約之明確依據，於法自有未合。系爭合約之授權期間既至114年5月19日期滿，原告又無任何終止合約之依據，故系爭合約自不因原告片面終止，致令被告雙鴻公司喪失依約使用系爭M專利之權利。綜上，被告雙鴻公司依系爭合約而有合法使用系爭M專利之權利，原告逕為主張被告雙鴻公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口使用系爭M專利之物，並請求損害賠償云云，洵屬無據。系爭合約之標的專利無效，除該標的專利仍可合法使用、製造及銷售，並經兩造另行合意權利金後，被告雙鴻公司始負擔繼續給付權利金並配合對帳、結算之義務：系爭合約關於存續期間之約定主要為第3條「授權期間：合約標的中最後一件專利期滿」之約定，足見系爭合約不以單一合約標的專利期滿或無效為契約終止事由，此合先敘明。系爭合約第7條約定：「如合約標的經法院判定專利無效，但仍可合法使用、製造及銷售，權利金另議，但不得低於原權利金60%。」所指「如合約標的經法院判定專利無效」之情形，係原證7所附清單內之合約標的專利中一件或部分數件專利經法院判決無效，而整體專利授權合約依第2條之約定仍屬有效存續之情形。於此情形下，因系爭合約係就原證7所附清單內眾多標的專利為權利金之總價約定，倘一件或數件標的專利產生無效之情形，被 18告雙鴻公司固仍有支付權利金之義務，惟部分專利無效自應降低權利金總額，兩造遂為第7條第1項第2款之約定。惟原告基於專利權人地位仍應擔保並負責該失效專利之技術「仍可合法使用、製造及銷售」，並經兩造就權利金總額另為合意，被告雙鴻公司始負擔繼續給付權利金之義務。 199條第1項規定，基於債之關係，債權人得向債務人請求給付。故債之核心在於給付，而給付義務，可分為主給付義務及從給付義務。此外，債之關係，尚可能發生當事人間之附隨義務。主給付義務，係指基於債之關係所固有、必備，並能決定債之關係類型之基本義務，從給付義務係指為準備、確定、支持及完全履行主給付義務之具有本身目的之義務，附隨義務則非給付義務，係指債務人有使債權人之給付利益獲得最大滿足，並保護債權人之人身或其他財產法益不會因債務之履行而受損害之義務。」此為最高法院101年度台上字第2098號判決（附件2）所明揭。故依本件兩造系爭合約，就乙方即被告雙鴻公司而言，主給付義務應為權利金之支付，而對帳與結算之配合，旨在準備、確定權利金之給付，核屬從給付義務之範圍。系爭合約生標的專利無效之情事，則被告雙鴻公司之主給付義務（即支付權利金）尚須符合專利授權合約第7條第1項第2款規定始繼續負擔，則從給付義務（配合對帳、結算）自亦於被告雙鴻公司因符合專利授權合約第7條第1項第2款要件而繼續負擔主給付義務後，始併同負擔之。系爭合約是否經原告合法終止仍由鈞院 19另以103年度民專訴字第2號案件審理中，然系爭合約第 7條第1項第2款仍以系爭合約有效存續為前提，倘系爭合約整體有期間屆滿、終止或解除而失效等事由，則系爭合約第7條因無特別約定，自應併同失效。系爭合約是否合法，均屬未明；縱如原告之主張，其已向被告雙鴻公司寄發原證8之存證信函，而於102年10月31日生終止系爭合約之效力云云，惟查： 1之製造日期為102年3月（原證5、原證6之圖一，其製造年月載明為「2013年3月」），顯於原告主張系爭合約終止之前。 1之產品序號PG13030 00688（原證5、原證6之圖一），透過公司出貨系統查知該序號產品出貨日期為102年7月30日，該筆出貨的應收帳款傳票編號為80017435（畫面擷圖如被證11），並據此調得該筆出貨開立之統一發票如被證12，發票開立日期在102年8月9日。凡此足證，不論以出貨日期或發票開立日期作為系爭產品1之銷售行為時點，均在原告主張系爭合約終止日即102年10月31日之前。，原告主張系爭產品1內之顯示卡散熱器，係由被告雙鴻公司所製造，再由被告雙鴻公司販售予被告撼訊公司，經被告撼訊公司整合至系爭產品1（即電腦顯示卡產品）中。基此，被告雙鴻公司製造、販售該顯示卡散熱器之時點必然早於被告撼訊公司製造、販售系爭產品1之時點，故亦必然早於原告主張系爭合約終止之102年10月31 日。被告雙鴻公司或被告撼訊公司製造、販售系 20爭產品1之時點，系爭合約依原告之自認仍屬有效存續中，故縱系爭產品1確實使用系爭M專利，亦為雙鴻公司基於系爭合約可得行使之權利，要無侵權行為至明。 I專利部分： I專利所揭露之技術，不僅已於前案即系爭M專利（被證5）揭露，更屬申請專利當時俯拾皆是的成熟技術，故其不具有「新穎性」、「進步性」等可專利要件之情事至臻明確，顯屬無效之專利而應予撤銷，即非屬受法律保障之權利，故原告逕為主張被告不得使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口系爭I專利所製成之物，並請求損害賠償云云，洵屬無據。 I專利，有違反92年專利法之規定而不具可專利性甚明。惟縱鈞院不予撤銷系爭I專利，然該專利既與系爭M專利內容具有高度重疊性，且系爭M專利核屬兩造間系爭授權契約之標的專利之一，故原告指為侵權之系爭產品，其所逕謂落入系爭I專利請求項1、4及6云云，實係落入系爭M專利之申請專利範圍，被告雙鴻公司依系爭授權契約屬合法有權之使用，故無原告所稱侵害專利權情事。鴻公司購買散熱器組裝而成顯示卡，合於專利法第59條第 1項第6款之合法使用情形：被告雙鴻公司或被告撼訊公司製造、販售系爭產品1之時點，系爭合約依原告之自認仍屬有效存續中，縱系爭產品1確實使用系爭M專利，亦為被告雙鴻公司基於系爭合約可得行使之權利，要無 21侵權行為至明。 59條第1項第6款規定，「（發明）專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者」不為專利權效力所及，並依專利法第120條於新型專利權準用之。此相關規定即所謂「權利耗盡原則（Pr incipleofexhaustion）」於我國法之明文，規範專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品（即所謂「真品」）第一次流入市場後，專利權人已經行使其專利權，表示真品之權利已經耗盡，不得再享有額外權能；旨在避免專利權人已從真品中獲取利益，若再對真品主張專利權，將影響私權與公益平衡之問題，此為最高法院9 8年度台上字第597號判決所明揭。系爭合約，獲得原告含系爭M專利在內之若干專利，則其於系爭合約存續期間使用契約標的專利製造、販賣之顯示卡散熱器，自屬合法之真品；其後被告雙鴻公司將顯示卡散熱器販賣予被告撼訊公司，組合於被告撼訊公司所生產之顯示卡產品並對外銷售，依專利法第120條準用專利法第59條第1項第6款規定，原告自不得對被告撼訊公司主張專利權。 103年11月13 被告撼訊公司未曾獲取原告授權使用系爭M專利，系爭產品1銷售日期不影響被告撼訊公司之侵權責任云云，顯與專利法之明文規定未合，顯無足採。 1侵害其系爭I專利之部分，該專利查有專利無效事由，故原告主張顯然無據。 DTX770-DC2OC-2GD5」之顯示卡產品（即系爭產品2），侵害其系爭I、M專利云云 22，惟此產品之製造、販售均與被告撼訊公司無涉。三、本院之判斷：按智慧財產案件審理法第16條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利。本件兩造就系爭合約是否終止，系爭產品1、2是否落入系爭Ｉ專利1、4、6之文義範圍、系爭Ｍ專利請求項1至3之文義範圍，系爭Ｉ專利請求項1、4、6及系爭Ｍ專利請求項1至3 是否有應撤銷之理由，存在爭執。惟查系爭I專利請求項1、 4、6及系爭M專利請求項1至3均不具進步性，具有應撤銷之原因，業經本院於104年5月1日中間判決認定如上，則不論原告與被告雙鴻公司之系爭合約是否合法終止，揆諸前揭智慧財產法院審理法第16條規定，原告不得主張系爭Ｉ專利請求項1、4、6及系爭Ｍ專利請求項1至3之權利。從而原告主張被告等侵害其系爭系爭I專利請求項1、4、6及系爭M專利請求項1至3，並依92年專利法第84條第1項、現行專利法第96條第1項、第2項、92年專利法第108條準用第84 條第1項、現行專利法第120條準用第96條第1項、第2項規定，請求：述目的而進口侵害中華民國發明第I270339號專利所製成之物的而進口侵害中華民國新型第M262967 雙鴻公司與被告○○○應連帶給付原告5,000,000元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利 5,000,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之 23告5,000,000元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，訊公司及○○○其中一人已履行第三項、第四項或第五項之給付義務，則其他被告於清償範圍內免其責任。均無理由，不應准許。又原告之訴既經駁回，其所為假執行之聲請，即失所附麗，併予駁回之。本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。四、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。中華民國104年6月18日智慧財產法院第三庭法官杜惠錦以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中華民國104年6月18日書記官林佳蘋 24

智慧財產及商業法院103年度民專訴字第26號

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