智慧財產及商業法院103年度民專訴字第48號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 106 年 07 月 05 日
• 當事人: Toshiba Memory Corporation

智慧財產法院民事判決
103年度民專訴字第48號原 告 Toshiba Memory Corporation（東芝記憶體股份有限公司）
法定代理人　初見通仁（Michihito Hatsumi）
送達代收人　黃章典律師
訴訟代理人　黃章典律師
訴訟代理人　簡秀如律師
訴訟代理人　樓穎智
複代理人　　湯舒涵律師
複代理人　　曾鈺珺律師
複代理人　　余景仁
被　　　告①力晶科技股份有限公司
法定代理人　陳瑞隆
訴訟代理人　李文賢
被　　　告②黃崇仁
被　　　告③力積電子股份有限公司
法定代理人　蔡國智
①③共 同
訴訟代理人　蕭富山律師
複 代理人 黃鈺如律師
被　　　告④智旺科技股份有限公司
法定代理人　黃崇仁
被　　　告⑤瑄譽科技有限公司
法定代理人　張馨文
①至⑤共同
訴訟代理人　陳錦隆律師
陳維鈞律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於106 年5 月31日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
一、被告力晶科技股份有限公司、黃崇仁應連帶給付原告新臺幣貳億元，及其中壹億元自民國一零三年六月四日起，其餘壹億元自民國一零六年一月十二日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
二、被告力積電子股份有限公司就第一項所命給付，其中新臺幣玖仟玖佰捌拾貳萬貳仟壹佰柒拾參元，及自民國一零三年六月四日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，應與力晶科技股份有限公司負連帶責任。
三、前二項如被告其中任一人已為給付，其餘被告於給付範圍內免給付義務。
四、被告力晶科技股份有限公司、力積電子股份有限公司、瑄譽科技有限公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口力積電子股份有限公司如附表一編號2 至4 所示型號之NANDFlash Memory產品及其他一切侵害中華民國證書號第154717號或第I238412 號發明專利之產品。
五、被告力晶科技股份有限公司、力積電子股份有限公司、瑄譽科技有限公司應將被告力積電子股份有限公司如附表一編號2 至4 所示型號之NAND Flash Memory 產品予以回收並銷燬。
六、原告其餘之訴駁回。
七、訴訟費用由被告力晶科技股份有限公司、黃崇仁、力積電子股份有限公司連帶負擔二分之一，被告瑄譽科技有限公司負擔千分之五，原告負擔千分之十一，餘由被告力晶科技股份有限公司、黃崇仁連帶負擔。
八、本判決第一項，於原告以新臺幣陸仟陸佰陸拾柒萬元或同額之兆豐商業銀行安和分行可轉讓定期存單為被告力晶科技股份有限公司、黃崇仁供擔保後，得假執行。但被告力晶科技股份有限公司、黃崇仁如以新臺幣貳億元或同額之彰化商業銀行無記名可轉讓定期存單為原告預供擔保，得免為假執行。
九、本判決第二項，於原告以新臺幣參仟參佰貳拾捌萬元或同額之兆豐商業銀行安和分行可轉讓定期存單為被告力積電子股份有限公司供擔保後，得假執行。但被告力積電子股份有限公司如以新臺幣玖仟玖佰捌拾貳萬貳仟壹佰柒拾參元或同額之彰化商業銀行無記名可轉讓定期存單為原告預供擔保，得免為假執行。
十、原告其餘假執行之聲請均駁回。
事實及理由
甲、程序方面：
一、本件原告之前手東芝股份有限公司（株式會社東芝，下稱東芝公司）主張，其係中華民國證書號第154717號「非揮發性半導體記憶體」發明專利（下稱系爭專利一），及中華民國證書號第I238412 號「半導體積體電路」發明專利（下稱系爭專利二）之專利權人，系爭專利一之專利保護期間自民國（下同）91年5 月1 日起至110 年5 月9 日止，系爭專利二專利保護期間自94年8 月21日起自111 年12月2 日止。被告力晶科技股份有限公司（下稱被告力晶公司）、力積電子股份有限公司（下稱被告力積公司）、智旺科技股份有限公司（下稱被告智旺公司）所製造、設計或協助製造，並由被告瑄譽科技有限公司（下稱被告瑄譽公司）銷售之如附表一所示NAND Flash Memory 產品，侵害東芝公司所有之系爭專利一、二，經本院審理後，於104 年10月12日作成中間判決，認定系爭專利一請求項1 、3 、5 、6 ，及系爭專利二請求項7 、13、15、17、18，並無應撤銷之原因。被告力積公司販賣之型號A5U1GA31ATS- BC （如本判決一附表編號2 ，下稱系爭產品一）、A5U2GA31BTS-BC（如本判決一附表編號3
，下稱系爭產品二）、A5U4GA31ATS-BC（如本判決一附表編號4 ，下稱系爭產品三）產品，落入系爭專利一請求項1 、3 、5 、6 ，及系爭專利二請求項7 、13、15、17、18之專利權範圍，至於原告主張之其餘產品無法證明落入上開二項專利權範圍，有本院中間判決在卷可稽（見本院卷五第173-233 頁），本院依上開中間判決之判斷，就被告等應負之損害賠償責任及損害賠償金額，續為審理並為終局判決，合先敘明。
二、按訴訟繫屬中為訴訟標的之法律關係，雖移轉於第三人，於訴訟無影響。但第三人如經兩造同意，得聲請代當事人承當訴訟。前項但書情形，僅他造不同意者，移轉之當事人或第三人得聲請法院以裁定許第三人承當訴訟，民事訴訟法第254 條第1 及2 項分別定有明文。查本件系爭專利一、二原為原告之前手東芝公司所有，嗣於訴訟繫屬中讓與原告Toshiba Memory Corporation（東芝記憶體股份有限公司），並於106 年5 月2 日向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請為讓與登記，經智慧財產局准予讓與登記並核發新專利證書，有原告提出之專利讓與登記申請書、智慧財產局申請收件成功確認郵件、智慧財產局106 年5 月18日、106 年5 月31 日 通知准予登記及換發證書函在卷可稽（聲證1 、聲證2 、聲證3 號、聲證5 號，見本院卷八第91-104頁、220-221 ），且依原告與其前手東芝公司於106 年5 月22日訂立之「吸收分割契約確認書」，原告之前手已將本件訴訟系爭二件專利訴訟上之權利義務讓與原告，有原告提出之「吸收分割契約確認書」可稽（原證102 ，見本院卷八第254-255 頁），原告並已於106 年5 月26日具狀聲請承當訴訟（見本院卷八第89-90 頁），經核合於上開規定，應予准許。被告表示不同意原告承當訴訟，尚屬無據。
三、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：二、請求之基礎事實同一者。三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，民事訴訟法第255
條第1 項第2 款、第3 款定有明文。原告起訴時訴之聲明第一項係請求被告等應連帶給付新臺幣（以下如未載明幣別，均為新臺幣）1 億元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息。嗣於106 年1 月11日民事準備（十二）暨擴張訴之聲明狀擴張請求損害賠償金額為貳億元（見本院卷七第136 頁正、反面）暨上開利息，依上開規定，應予准許。
乙、實體方面：
壹、原告主張：
一、訴之聲明：
㈠被告等應連帶給付原告貳億元暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息。
㈡被告力晶公司、力積公司、智旺公司及瑄譽公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口如附表一所示各型號系列之NAND Flash Memory 產品及其他一切侵害中華民國證書號第154717號或第I238412 號發明專利之產品。
㈢前項聲明之侵權產品，被告力積公司、智旺公司、力晶公司及瑄譽公司應予回收並銷毀。
㈣訴訟費用由被告等連帶負擔。
㈤就第一項及第二項之聲明，原告願以現金或同額之兆豐商業銀行安和分行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。
二、其主張略以：
㈠關於損害賠償額之計算：
⑴系爭產品之製造、銷售係由被告力晶公司、力積公司、智旺公司及瑄譽公司共同組成的產銷網所共同達成，被告力積公司販賣之系爭產品一、二、三，落入系爭專利一、二之專利權範圍，業經本院中間判決認定在案，被告等應構成共同侵權行為，原告得選擇依修正前專利法第85條第1
項第2 款及第2 項暨現行專利法第97條第1 項第2 款及第2 項之規定，作為本件損害額之計算方式，並請求損害賠償額之三倍作為懲罰性賠償。
⑵被告力積公司部分：
⒈本院所囑託之鑑定人許○○會計師於查核被告力積公司銷售系爭產品相關憑證後，在105 年11月9 日「財務鑑定意見書」，就被告力積公司自99年至104 年間銷售系爭產品之銷售金額，依三種不同情境區分：①621,340,443 元；②621,90 4,344元；或③621,667,934 元，原告基於促進訴訟之考量，以最有利於被告之數額即621,340,443元作為計算被告力積公司因侵害行為所得之利
益之計算基礎。
⒉原告提出損害賠償額計算之主張如下：
①僅採被告在答辯（八）狀中所提封裝及測試成本：為促進紛爭解決，於僅考慮被告封裝及測試成本而不採被告其他關於成本及費用之主張、亦不就成本及費用進一步調查，俾及早終結訴訟之前提下，原告同意扣除被告民事答辯（八）狀第4 頁所自承之力積公司封裝成本96,770,249元及測試成本20,819,887元，扣除後所得503,750, 307元，作為本件被告應負擔之總賠償額之計算基礎，前開數值已遠逾原告所請求之2億
元，應認原告之請求全部有理由。
②以同業利潤標準為利益率：
依99年度至104 年度之同業利潤標準，被告力積公司所在之產業（標準代號：2611-99 ，小業別：其他積體電路製造）其毛利率均為24% （原證86號），準此，被告力積公司因侵害行為所得之利益（毛利）即應為149,121,706元。被告力積公司係故意侵權，依專
利法第97條第2項規定，應酌定最高3倍即447,365,118元之賠償。
③縱不採同業利潤標準，而以被告力積公司年報所揭示之毛利率計算，其99年度至104 年之毛利率分別為13% 、2%、15% 、17% 、17% 、14% （詳鑑定人105 年11月9 日「財務鑑定意見書」第4 頁），平均之毛利率為13% ，可得被告力積公司因侵害行為所得之利益（毛利）至少亦應為80,774,257元，被告力積公司係故意侵權，依專利法第97條第2 項規定，應酌定最高3 倍即242,322,771元。
⑵被告力晶公司部分：
⒈原告始終無法取得被告力晶公司所產製所有與系爭3項
產品技術內容相同產品之完整銷售數據，是原告僅能依○○有限公司（G ○○○○○，下稱○○公司）之市場分析及調查報告（原證87號，下稱調查報告）所載數據進行推估。
⒉原告依○○公司報告，可知被告力晶公司99年至103 年NAND Flash之總營業額，復考量原告購得之4項NAND
Flash產品中，其中3項經認定侵害系爭專利（比例：75%）；或原告起訴主張10項NAND Flash產品，其中有3項經認定侵害系爭專利（比例：30%），可推測被告力晶
公司總營業額中約有75%或30 %為系爭產品銷售金額，
原告基於促進訴訟之立場，採較有利被告之比例即30%
，推估被告力晶公司99年至103年度銷售系爭產品之銷
售金額為46,800,000元美金（見本院卷八第235頁反面
銷售金額表所示），又依99年度至103年度之同業利潤
標準，被告力晶公司所在之產業（標準代號：2611 -11，小業別：晶圓製造）其毛利率均為25%（原證86號）
，準此，被告力晶公司因侵害行為所得之利益總計為美金11,700,000元，如以美金對台幣匯率32換算，相當於新臺幣374,400,000元。被告力晶公司係故意侵權，依
專利法第97條第2項規定，應酌定最高3倍即1,123,200,000元。
⒊縱依被告力晶公司年報所揭示之毛利率計算，其99年度至104 年之毛利率分別為9%、-42%、-40%、36% 、36%
、34 %（鑑定人105 年11月9 日「財務鑑定意見書」第5 頁），其中100 年至101 年度毛利率為負數之原因乃因被告力晶公司DRAM產品所生之虧損，有相關媒體報導可稽（原證88號），與本件所涉NAND Flash產品無關。準此，被告力晶公司於100 年至101 年度銷售系爭產品，其毛利率應非負數，惟基於促進訴訟、避免無謂爭執，原告暫先以99年度之毛利率（9%）作為被告力晶公司100 年度、101 年度之推估毛利率，依此調整後之毛利率計算，被告力晶公司因侵害行為所得之利益（毛利）高達美金7,614,000 元，如以匯率32換算，即相當於新臺幣243,648,000 元，被告力晶公司係故意侵權，依專利法第97條第2 項規定，應酌定最高3 倍即730,944,000 元。前開數值已遠逾原告所請求之2 億元，應認原告之請求全部有理由。
㈡損害賠償額之計算應相當於會計學上之「毛利」，而非「淨利」：
按我國法係因師法德國及日本之相關規定，始制定專利權人得「依侵害人因侵害行為所得之利益」計算損害賠償之規定；揆諸德國及日本實務及學說之發展，我國司法實務實無採取不同立場，而自外於國際趨勢。是以，嚴格認定侵權行為人可得扣除之成本僅限於製造侵權物品而直接支出之生產成本（變動成本、直接成本），至於間接成本則不容許扣減，應為我國專利制度下較為合適之立場。如逕以「淨利」計算因侵害行為所得之利益，即不免將侵權人即被告之固定成本及其他非直接相關之成本及費用，轉嫁予專利權人即原告負擔，殊非事理之平，亦與最高法院及本院近來見解不符。
㈢被告等具有侵權之故意：
原告於101 年2 月、5 月間曾發函予被告力晶公司（原證32號、原證33號），提醒原告在此領域中擁有諸多關鍵技術；則以被告力晶公司為首與其他三被告公司所構成之NAND Flash Memory 產銷團隊，對於其產品是否侵害原告專利，更應予以查核並避免侵權，迺彼等卻捨此不為，其侵權行為顯係出於故意或過失。原告復於103 年5 月20日再對被告力晶公司寄發存證信函，通知其所製造之NAND Flash Memory 產品落入系爭專利一及系爭專利二之範圍（原證34號），然被告力晶公司為首與其他三被告公司所構成之NAND Flash Memory 產銷團隊卻不予置理，繼續遂行相關產品之製造、販賣，更足見被告等具有侵權之故意。
㈣被告間應負連帶損害賠償責任：
被告力晶公司、被告力積公司、被告智旺公司之登記營業項目主要均為電子零組件製造業等；而被告瑄譽公司之登記營業項目主要則為電子材料批發與零售業等。本院中間判決既已認定系爭3項產品侵害系爭二專利，該等侵權產品之製造
、銷售實由被告力晶公司、力積公司、智旺公司及瑄譽公司共同組成的產銷網所共同達成，被告彼此間顯然有密切之意思聯絡，具有產銷行為關聯共同，彼等應依民法第185條構
成共同侵權行為。被告黃崇仁於101年11月11日之前乃被告
力晶公司之董事長，其雖自101年11月12日卸任董事長，但
仍續任董事，並擔任該公司之執行長，亦屬公司之經理人，即被告力晶公司之負責人，依公司法第23條第2項應與被告
力晶公司連帶負賠償責任。
㈤被告對於「貢獻度」之主張並無理由，本件應無須考慮貢獻度，即便考慮，系爭專利之貢獻度亦應認為是100%：
按本件系爭二專利均涉及系爭3項產品之整體功效或電路設
計，須與NAND Flash Memory產品之各元件共同作用始得發
揮專利所欲達成之效果，並非針對某一特定獨立零件，而是附著於整個NAND Flash Memory產品，故無從自其產品中割
裂或分離。以系爭專利一為例，其技術涉及記憶體的寫入操作，此乃記憶體產品是否能發揮效果之重要關鍵，倘寫入錯誤頻繁，該記憶體產品如何會有人願意購買？即便購買，勢必會因寫入錯誤嚴重而要求退貨賠償。準此，系爭專利之技術對於系爭產品而言，不僅不可或缺且其技術特徵附著於整個產品無法分離，若缺乏則NAND Flash Memory產品將失其
價值，實無法計算貢獻度，而應以系爭產品之整體利益為計算損害賠償之基礎，即便欲計算亦應認其貢獻度為100%。被告雖於民事答辯（十二）狀中舉出所謂「採專利貢獻度之典型案例」，然該等案例背景悉與本件情況迥異，實無從比附援引。
㈥原告請求權時效並未消滅：
原告係由媒體及市場中得知被告力晶公司從事NAND Flash
Memory之產銷並獲利甚豐，為確認該等產品之銷售是否有侵害原告專利之情事，乃耗費相當時日進行樣品購買、公證及比對等必要驗證手段，此有原證14、15、19、20、22至24、26至31號可稽。原告俟完成侵權分析報告時始確認損害及侵權人之存在，復依被告力晶公司101 年報所示「其自99年第4 季起投入NAND Flash量產」（原證13號）等語，推認被告等之侵權行為係自99年第4 季起開始。原告旋即於103 年5
月20日寄發存證信函予被告力晶公司（原證34號），並於103 年5 月27日起訴，請求被告自99年第4 季起之損害賠償。自原告完成侵權分析知悉被告99年第4 季起之侵權行為，至提起本件訴訟為止，並未逾民法第197 條第1 項規定之二年短期消滅時效。被告提出時效抗辯，顯無理由。
㈦被告力晶公司、力積公司、智旺公司及瑄譽公司應排除、防止侵害及回收並銷毀系爭產品：
原告雖已於103 年5 月20日對被告力晶公司寄發存證信函，通知其所製造之NAND Flash Memory 產品落入系爭專利一及系爭專利二之範圍（原證34號），惟迄起訴時被告等仍未停止就NAND Flash產品之產銷行為，被告等即有再度侵害系爭專利權之可能性，且對於侵害系爭二專利之物品即有回收並銷毀之必要，原告爰依專利法第96條第1 、3 項，請求排除、防止侵害及回收並銷毀系爭產品。
㈧被告等一再無視本院訴訟指揮，拒絕配合本院以及鑑定人關於損害賠償額度所為之證據調查，顯已違反促進訴訟協力義務，且嚴重拖延本件審理，被告等之行為構成無疑證明妨礙，本院依法得逕認原告關於損害賠償額之主張為真。原告已分別依鑑定人查核而得之侵權產品銷售額，以及○○公司之市調結果，參以同業利潤標準及被告年報揭示之利益率，提出數種損害額之計算方法供法院參酌；無論以何種方法，均遠高於原告擴張聲明後之金額（新臺幣2億元），顯見原告
之主張甚為保守且有理，應認全部有理由。
貳、被告抗辯：
一、被告力晶公司、力積公司、智旺公司部分：
㈠訴之聲明：
⑴原告之訴及假執行聲請均駁回。⑵訴訟費用由原告負擔。⑶如受不利判決，請准以彰化商業銀行無記名可轉讓定期存單供擔保，免為假執行。
㈡其答辯略以：
⑴民法第184 條所規定之侵權行為類型，均適用於自然人，法人無適用餘地，同法第185 條亦同，原告訴之聲明第一項請求4 個法人被告連帶給付金錢賠償部分不合法。訴之聲明第三項請求被告等將系爭產品回收並銷毀，惟系爭產品總計達22,189,847顆皆已銷售且不知去向，判決主文如為此記載，其不僅無從執行，且將使被告等陷於日日皆受怠金處罰之風險，其聲明自不應允許。
⑵原告承當訴訟之聲請於法不合，應予駁回。原告提出所謂有移轉本件訴訟標的之法律關係之確認書（參原證102 號），惟被告否認此一文件之形式真正，且原告係於言詞辯論終結後始提出之，依民事訴訟法第196 條規定，顯有意圖延滯訴訟或重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結，故依法不應准其承當訴訟。
⑶被告力晶公司並無不從法院提出文書之命，且縱有不從命提出文書者，非謂他造主張之事實即屬真正，法院仍宜按一般原則斟酌被告等提出之資料，以及原告設算之金額是否有可信之佐證資料可稽。
⑷查本件原告係於103年5月27日提起本件訴訟，故自103 年5月27日往前回溯2年，即101年5月27日以前之損害賠償請求權，顯已罹於2年時效而消滅。因此，本件損害賠償額
之計算，應自101年5月27日以後銷售系爭產品者起算。
⑸依馮○○教授之專家意見書（被證31號）及財團法人台灣經濟科技發展研究院（下稱台經院）第一次、第二次鑑定報告書（附件9、被證32號），可知製造系爭產品所需之
技術非僅系爭2 項專利，尚有多達數百種技術始能完成生產製造，且至少已可證明系爭三產品上有三件有別於系爭二專利之專利技術存在，系爭兩件專利當不足以造就系爭三產品之銷售利潤，故以「銷售金額」扣除「成本及必要費用」後，尚需以系爭兩件專利之專利貢獻度計算合理之銷售利益。被告提出專家鑑定報告、聲請鑑定以調查證據，並無延滯訴訟，且不生失權效，法院依法應予審酌。
⑹損害賠償之計算：
⒈按鑑定人查核結果，被告力積公司自99年起至105年5月31日止，銷售系爭三產品之金額為621,340,443 元、數量為22,189,847顆。惟應扣除系爭3 項產品之「成本及必要費用」，即被告力積公司之「單位封裝成本」、被告力積公司之「單位測試成本」，及被告力晶公司之「單位生產成本」、被告力積公司之「營業費用」。扣除上開成本及費用之後，系爭3 項產品之銷售利益分別為2 5,842,955 元、6,906,752 元、1,428, 397元，合計為34 ,178,104 元。再計算系爭兩件專利之專利貢獻度，得出系爭3 項產品之「最大可能利益」為229,966 元或115,325 元（計算方式詳見被告106 年6 月22日民事綜合辯論意旨狀第32 -37頁）。
⒉原告採用同業利潤標準中之毛利率計算所得利益，並不合理，且專利貢獻度未列入考量，計算違誤。又原告既主張被告力積公司販售之系爭3 項產品侵害系爭專利，且被告力積公司販售系爭產品之所得621,340,443 元，業經鑑定人查核屬實，且原告亦不爭執在案，則被告力晶公司之利潤部分已經計入賠償金額之列，原告再請求被告力晶公司賠償損害，即屬重複請求，至多僅得就被告力晶公司所生產而未銷售之600,094 顆晶圓，請求該部份之利潤作為損害賠償。又原告提出○○公司揭示之營業額，毫無可信度，不足採憑。又原告就101 年5 月27日之前之請求權已罹於時效，不得列入損害賠償範圍。又原告採用之毛利率計算被告之獲利，並不合理，原告一方面主張力晶公司年報之毛利率9%可靠，得為計算所得利益之憑據，另方面對於年報上記載之營業費用則視而不見、不予扣除，豈非矛盾？又原告以被告等有侵害之故意而請求三倍賠償，於法無據，退步言之，縱使被告力晶公司收受103 年5 月20日存證信函時即知侵害之事實，而有侵權之故意，惟其故意侵害之行為亦應自收受系爭存證信函之時起算，查力晶公司約於103 年5
月底收受存證信函，故所謂三倍賠償亦應以103 年5 月底以後之銷售額計算。且除被告力晶公司外，其餘被告皆未收受原告任何論及系爭產品侵害系爭專利之書面，焉能令其負三倍賠償責任？
二、被告瑄譽公司部分：
㈠訴之聲明：1.原告之訴駁回。2.如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
㈡其答辯略以：
被告瑄譽公司僅為代理銷售商，登記營業項目主要為電子材料批發與零售業，係專營買賣實與製造生產無任何相關。當初京華商信經由被告力積公司轉介，交由被告瑄譽公司來對其販售特定電子料件產品，被告瑄譽公司作為銷售商，自然遵從其要求，故於民國101 年4 月18日起陸續依照京華商信有計劃的下單需求出貨。被告瑄譽公司和市場上眾多銷售商一般，僅僅負責買賣銷售，實無法得知電子材料設計如此精密專業之資訊，公司亦無此方面專業工程人士，故也無從得知產品是否有專利權上問題，被告瑄譽公司經營近12年來，在電子材料買賣業界以優良信用著稱，對於此次涉入侵害專利權之爭議著實感到不解和遺憾，更由於新聞報導，造成客戶的疑慮，對被告瑄譽公司的商譽亦造成無法估算的影響。被告瑄譽公司作為一個從頭到尾完全不知情之買賣業者，被捲入此案件深感無奈與委屈，更無法接受被列為共同求償的被告。
參、兩造間之爭點：
一、被告被告力積公司、被告力晶公司、被告智旺公司、被告瑄譽公司是否有侵害系爭專利權之行為？是否具有故意或過失？
二、原告請求被告等應連帶負損害賠償責任是否有理？應負之賠償金額為何？
三、原告之損害賠償請求權是否已罹於消滅時效？
四、原告請求被告力晶公司、力積公司、智旺公司及瑄譽公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口如本判決附表一所示產品，並應將該等產品回收並銷燬，是否有理？
肆、得心證之理由：
一、被告被告力積公司、被告力晶公司、被告智旺公司、被告瑄譽公司是否有侵害系爭專利權之行為？是否具有故意或過失？
㈠按發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償，專利法第96條第2 項定有明文。又按，負侵權行為損害賠償責任之行為人，必須具有「故意」或「過失」主觀意思要件，所謂「過失」，乃應注意能注意而不注意，係以行為人是否怠於善良管理人之注意為斷（最高法院19年上字第2746號民事判例）。又應盡善良管理人之注意義務而欠缺者，係指依交易上一般觀念，認為有相當知識經驗及誠意之人應盡之注意而欠缺（最高法院42年台上字第865 號民事判例）。行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依事件之特性，分別加以考量，因行為人之職業、危害之嚴重性、被害法益之輕重、防範避免危害之代價，而有所不同（最高法院93年度台上字第851 號民事裁判）。所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準，在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織如有無研發單位之設立、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。又專利權係採登記及公告制度，專利權經公告後，任何人均可得知悉其權利範圍及存在，而從事生產、製造之企業，依交易上之通常觀念，應屬發明或創作所屬技術或技藝領域具有通常知識者，而具有相當之專業能力可得查證他人專利權之存在，自應負相當之注意義務，以避免侵害他人之專利權，否則即具有過失。
㈡被告力晶公司、力積公司部分：
查被告力晶公司之實收資本額為221 億餘元，被告力積公司之實收資本額為64億餘元，二公司之登記營業項目均有電子零組件製造業（見公司登記資料，本院卷一第379-384 頁），又兩造均不爭執被告力積公司所銷售之系爭產品，係由被告力積公司委託被告力晶公司代工生產晶圓（wafer ），之後被告力積公司再將該等晶圓自行或委外切割為「晶粒」（Die ），並委外進行封裝、測試，成為可對外銷售之晶片，並以被告力積公司之品牌型號對外販售。又原告購自被告力積公司之系爭產品，雖係經過封裝後裝載於塑膠外殼內之終端產品型式，惟在被告力晶公司製造「晶圓」（wafer ）的階段，就已經完成系爭專利一、二之技術內容。被告力晶公司、力積公司均係資本規模龐大，並以製造、銷售NAND
Flash Memory產品為主要業務之專業廠商，具有相當之專業能力，自負有查核他人專利技術之注意義務，且以原告在全球業界中之地位，被告力積公司、力晶公司實難主張不知系爭專利存在，或並無查證其等製造銷售之系爭產品，是否侵害系爭專利之能力或注意義務，被告力晶公司、被告力積公司疏未查證，致所製造、銷售之系爭3 項產品侵害原告之系爭專利，自有應注意能注意而不注意之過失。
㈢被告智旺公司、瑄譽公司部分：
⑴原告雖主張，依據系爭產品一之規格書第31頁（原證16號）所示，其製造者編碼（Maker Code）為92h，由JEDEC
STANDARD之「Standard Manufacturer's IdentificationCode」（原證21號）可知，共有8 家廠商共用「92」作為Maker Code，其中僅有被告智旺公司係以從事NAND FlashMemory之製造為主要業務，足認以力積品牌販售之系爭產品一，應為被告智旺公司所製造或供應，或至少有參與其製造供應鏈。又原告派員與被告力積公司接洽購買系爭產品時，被告力積公司告知其產品均由經銷商即被告瑄譽公司負責銷售。原告乃與被告瑄譽公司聯繫並取得系爭產品一、二、三及A5U12A31ATS- BC 型號產品（下稱系爭產品四）及產品規格書（原證16、17、18、41號），可合理推知被告四家公司應係以被告力晶公司為首，負責設計及製造或協助製造相關NAND Flash Memory 產品，並領導其他共同被告公司組成緊密產銷團隊，於市場上推廣由被告力晶公司所設計及製造之NAND Flash Memory 產品云云。
⑵惟查，原告除了提出JEDEC STANDARD所訂之「Standard
Manufacturer's Identification Code」Maker Code資料外，並未提出其他積極證據，證明被告智旺公司有從事製造或協助製造系爭3 項產品之行為，至於被告智旺公司於其公司網頁所載，該公司在力晶集團龐大資源支持下，挾被告力晶公司12吋晶圓廠產能的支援，自主研發量產NANDFlash IC等語（原證23、24號），乃對於該公司生產NANDFlash IC產品一般性之敘述，難以認定該公司製造之NANDFlash IC已侵害系爭專利權，及智旺公司在製造系爭產品過程中係擔任何種角色及分工，其應負之注意義務及過失責任為何，本院認為原告提出之上開事證，尚屬臆測及推論，難以證明被告智旺公司亦有從事侵害系爭專利權之行為，原告主張被告智旺公司亦應負侵權行為責任，尚非可採。
⑶被告瑄譽公司僅為系爭產品之代理銷售商，登記營業項目主要為電子材料批發與零售業（見公司登記資料，本院卷一第385-386頁），並無涉足電子零件之製造，自無法期
待其對於NAND Flash Memory 產品所涉之相關專利技術，具備與專業製造業者相同之認識及判斷能力，故被告瑄譽公司應負較低之注意義務，原告並未舉證證明，被告瑄譽公司明知或可得而知系爭產品侵害系爭專利，或有其他應注意能注意而不注意之情形，原告主張被告瑄譽公司代理銷售系爭產品，應負侵權行為責任云云，尚非可採。
二、原告請求被告等應連帶負損害賠償責任是否有理？應負之賠償金額為何？
㈠被告力積公司及被告力晶公司應負之賠償責任：
按依專利法第96條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益，專利法第97條第1 項第2 款定有明文。被告力積公司委託被告力晶公司代工，並以被告力積公司品牌銷售之系爭產品，侵害系爭專利，已如前述，原告自得請求被告力晶公司、被告力積公司就侵害所得之利益，負損害賠償責任。玆就被告力積公司及被告力晶公司應負之賠償責任分述如下：
⑴被告力積公司部分：
⒈經本院於105 年4 月15日囑託鑑定人許○○會計師查核被告力積公司、被告力晶公司製造、銷售系爭產品之數量及金額，以供本院作為判定損害賠償之參考（見本院卷六第304-305 頁），許○○會計師就被告力積公司部分，於105 年11月10日陳報財務鑑定意見書一份到院（見本院卷七第65-66 頁，財務鑑定意見書外放），依財務鑑定意見書所載，被告力積公司自99年至104 年間銷售系爭產品之銷售金額，就樣品及退換貨是否列入銷售數量及金額，區分為三種計算方式：①621,340, 443元（樣品及退換貨均不列入）；②621, 904,344元（樣品及退換貨均列入）；③621,667,934 元（樣品列入退換貨不列入），原告基於促進訴訟之考量，同意以最有利於被告之①即樣品及退換貨均不列入，銷售金額為
621,34 0, 443 元，作為計算被告力積公司因侵害行為所得之利益之計算基礎。
⒉就被告力積公司銷售系爭產品所得利益，原告提出3 種計算方式：①僅扣除被告在答辯八狀中所列舉之封裝及測試成本。②以同業利潤標準（其他積體電路製造業）為之毛利率。③以被告力積公司年報所揭示之毛利率。本院分別審酌如下：①之計算方式，被告力積公司之銷售額僅扣除被告答辯八狀所列舉之封裝及測試成本：查被告在答辯八狀中主張，應扣除之「成本及必要費用」，包含被告力積公司之「單位封裝成本」、被告力積公司之「單位測試成本」，被告力晶公司之「單位生產成本」、被告力積公司之「營業費用」共4 項，原告僅同意扣除被告力積公司之「單位封裝成本」、「單位測試成本」，查被告力晶公司之「單位生產成本」部分，被告力晶公司雖提出該公司自100 年至104 年度產製提供予被告力積公司之數量，該數量係被告力晶公司自行整理、製作之資料（105 年7 月22日陳報狀附件三），並未提出原始資料以供本院及鑑定人許○○會計師查核，無從確認該資料內容之真正，且被告力晶公司計算「單位生產成本」，係將該公司全部產品平均計算，並非針對系爭3 項產品，本院無從認定系爭產品之「單位生產成本」為何。又被告力積公司之「營業費用」部分，本院認為侵害專利權損害賠償之計算，應相當於會計學上之「毛利」而非「淨利」（詳後述㈡），「營業費用」並非生產系爭產品之直接成本，自不得扣除。惟被告力積公司之銷售金額621,340,443 元，如僅扣除被告力積公司封裝成本96,770,249元及測試成本20,8 19,887 元，被告力積公司所得利益將高達503,750, 307元，佔被告力積公司銷售金額之81.07 ％，對照被告力積公司所屬「其他積體電路製造業」之同業利潤標準及被告力積公司年報揭示之毛利率，此種計算方式顯屬過高，而不合理。至於應以②同業利潤標準或③被告力積公司年報所揭示之毛利率計算，本院認為同業利潤標準係在稅捐機關無相關具體數據之情況下，認定營業人所得利益之一種抽象性之標準，如有其他具體之參考數據，自應以具體數據作為計算依據，較為允當並切合實際，故應以③被告力積公司年報所揭示毛利率計算。
⒊依鑑定人許○○會計師財務鑑定意見書所載，被告力積公司於101 年度、102 年度、103 年度、104 年度、105 年1 月1 日至5 月31日之銷售金額分別為48,563,547元、182,547,539 元、229,081,622 元、121,495,673
元、39,652,062元（99年度、100 年度並無銷售系爭產品，見財務鑑定意見書附表一），另被告力積公司年報所揭示之毛利率計算，其101 年度至104 年之毛利率分別為15% 、17% 、17% 、14% （見財務鑑定意見書第4
頁），105 年度之毛利率本院卷內並無資料，爰依前一年度之14% 計算。依此計算，被告力積公司銷售系爭產品所得利益為99,822,173元（如本判決附表二所示，元以下四捨五入）。
⑵被告力晶公司部分：
⒈按當事人因妨礙他造使用，故意將證據滅失、隱匿或致礙難使用者，法院得審酌情形認他造關於該證據之主張或依該證據應證之事實為真實；當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實，民事訴訟法第282
條之1 第1 項、第345 條第1 項分別定有明文。又按，當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，同法第222 條第2 項，亦有明文。
⒉被告力晶公司有故意將證據隱匿或致礙難使用之情事，本院得審酌情形認為原告提出有關損害賠償計算之證據及應證之事實為真實：
①本件中間判決認定，系爭產品一、二、三之技術內容侵害系爭專利一、二，而系爭3 項產品係由被告力積公司委託被告力晶公司代工生產，並標示力積公司之型號，被告力晶公司製造含有系爭專利技術內容之晶圓（Wafer ）或晶片（Die 、Package ）產品，已構成侵害系爭專利之行為，被告力晶公司所生產具有與系爭3 項產品相同技術內容之產品，均屬本件侵權訴訟所應審究之範圍。又系爭3 項產品對外銷售雖以力積公司之「A5U1GA31ATS- BC 」、「A5U2GA31BT S-
BC 」 、「A5U4GA31ATS-BC」型號命名，惟被告力晶公司內部應有其他之名稱以表示同一技術內容之晶圓產品，例如以產品編號（Product ID）或部件編號（Part ID ）為之，否則其內部將無法管理該晶圓產品之生產及銷售，蓋相同的Product ID或Part ID 之晶圓，可能對應於不同的「產品名稱」（實際交易使用之「產品名稱」可能因應不同交易對象而有不同），但相同Product ID或Part ID 之晶圓，則係由同一光罩（Mask; Ｍask ID）所製造，故由被告力晶公司售予力積公司之晶圓產品的Product ID或者Part ID ，即可確認被告力晶公司同一技術內容之晶圓產品真正製造量及出貨量（見原告105 年9 月14日民事調查證據聲請四狀說明），且被告力晶公司除為被告力積公司代工外，亦有供貨予其他第三人，本院自有調查被告力晶公司所生產與系爭3 項產品相同技術內容之產品數量、金額之必要，又該等資料在被告力晶公司持有中，被告力晶公司自有義務提出足以勾稽被告力晶公司及被告力積公司關於系爭3 項產品名稱（或型號）之相應產品號碼等資料，供本院及鑑定人許○○會計師查核。
②惟查，本院於105 年5 月26日庭期已諭示：「力積公司查核範圍限於中間判決所載三個型號，力晶公司的查核範圍為：與該三個型號產品技術內容相同，但型號未必相同之產品」，並命被告力晶公司、力積公司應於105 年7 月15日前備齊鑑定人許○○會計師所列舉之準備資料清單所載相關資料，以供鑑定人進行查核（見本院卷六第333-334 頁）。惟鑑定人許○○會計師於105 年7 月20日赴被告力晶公司查核時，被告力晶公司僅提供其自行製作之出貨明細表、單位生產成本表及批號等資料，並未提出相關原始資料供鑑定人許○○會計師查核（見本院卷七第14頁反面）。嗣本院於105 年9 月20日通知兩造及鑑定人許○○會計師到院行調查程序，並再次告知被告力晶公司有義務提出足以勾稽被告力晶公司關於系爭3 項產品名稱（或型號）之相應產品號碼等資料，供鑑定人查核，並定於105 年9 月26日上午10時至被告力晶公司，由許○○會計師、原告訴訟代理人黃章典律師協同本院法官、技術審查官進入被告力晶公司，由該公司派員向本院人員及會計師說明被告力晶公司生產及管理流程及系爭產品名稱及編號的相關事宜，並提出系爭產品之訂購、製造、銷售資料電子檔案供會計師查核。被告力晶公司竟當庭表示「因涉及營業秘密，被告無法配合」云云（見本院卷七第56頁）。被告力晶公司雖嗣於105 年12月23日提出陳報（一）狀，主張客戶委託力晶公司代工生產晶圓時，即以其編製之產品號碼（型號）作為委託製造之標的。被告力晶公司為配合客戶生管流程之需求，即以各該客戶特定之產品型號作為生產之標的，力晶公司每批晶圓代工生產之號碼，均可對應於客戶之產品型號，並提出附件1 ：力積公司系爭產品型號與力晶公司產品號碼對應說明。附件2 ：對應於力積公司系爭三型號之力晶公司產品號碼。附件3 ：力晶公司100 年至104 年系爭產品出貨明細表為證（見本院卷七第86-87 頁及外放證物袋）。惟被告力晶公司主張該書狀附件為其營業秘密，不得提供予原告，又該附件1 所指被告力積公司電腦
Workflow系統及附件2 、3 被告力晶公司對應系爭產品之產品號碼、出貨明細等係被告力晶公司自行製作，被告力晶公司並未將該公司之生產管理或庫存系統提供予本院及鑑定人許○○會計師查核檢視，本院無從確認被告力晶公司主張之真正及資料內容之正確性，自無從採為證據。
③按下列各款文書，當事人有提出之義務：四、商業帳簿。五、就與本件訴訟有關之事項所作者，民事訴訟法第344 條第1 項第4 、5 款定有明文。又按文書或勘驗物之持有人，不從法院之命提出文書或勘驗物者，法院為判斷該文書或勘驗物之持有人有無不提出之正當理由，於必要時仍得命其提出，並以不公開方式行之。又當事人或第三人就其持有之營業秘密，經釋明符合智慧財產案件審理法第11條第1 項之情形者，得聲請法院核發秘密保持命令，智慧財產案件審理法第10條第4 項、第11條第1 項定有明文。被告力晶公司生產製造系爭產品之數量及金額資料，乃法院認定損害賠償之重要證據，且非原告或其他第三人所可接觸或取得，被告力晶公司自有提出之義務，詎被告力晶公司經本院多次曉諭，仍拒絕提出，且未釋明符合營業秘密之要件，亦未依法聲請法院核發秘密保持命令，竟悍然拒絕本院及鑑定人許○○會計師進入該公司查核該公司生產管理系統電腦內之資料是否確與被告力晶公司之陳報相符，顯欲藉此脫免應負之賠償責任，自有故意將證據隱匿或致礙難使用之情事。查被告力晶公司為營業規模高達數百億元之上市公司，竟以此種離譜方式，拒絕司法機關之調查，顯不符合現代法治社會中作為一個守法負責任企業所應具有之風範及水準，且有違誠信，殊不足取。
④被告力晶公司無正當理由，拒絕提出所產製系爭3 項產品技術內容相同產品之完整銷售數據，本院依民事訴訟法第282 條之1 第1 項、第345 條第1 項、第
222 條第2 項規定，得審酌原告提出之證據及本案一切情況，本於公平合理之原則，認定原告主張應證事實為真實。經查，原告提出○○公司99年至103 年之調查報告（原證87號），推估被告力晶公司製造銷售系爭產品之營業額，被告力晶公司則辯稱，○○公司調查報告之資料來源及所謂之營業額究係指毛利、稅前淨利抑或稅後淨利？均有不明，該報告並無可信度，不足採憑云云。惟查，○○公司（G ○○○○○）為全球最具權威之研究與顧問諮詢公司，成立於1979年，現今擁有超過8,800 名員工，2016年營收達24.4億美元，客戶遍及全球超過90個國家，華爾街日報、經濟學人、金融時報等國際權威媒體平均每周引用○○公司之資料70次，有原告提出○○公司之簡歷可稽（原證97號，見本院卷八第76頁），另○○公司對於本院函詢被告力晶公司99年至10 4年10月之市場分析及調查報告，於105 年1 月20日回函亦表示該公司係以製作及銷售市場分析及調查報告為業，本院函詢之資料應以付費方式始可取得，且其提供本院函詢期間之調查報告的報價，高達400 多萬元（見本院卷六第157- 158頁），再者，被告力晶公司101 年度、102
年度、104 年度年報中，亦引用○○公司調查報告之統計分析資料（原證94、95、96號），足認被告力晶公司亦肯認○○公司之調查報告的權威，本院綜合上情，認為○○公司係專業從事市場分析及調查之公司，具有客觀及公正性，且原告所引用之○○公司之調查報告並非原告付費委託完成，亦非專為本件訴訟而製作，該公司之調查報告應屬客觀中立並具憑信性，被告所辯不足採信。
⑤有關被告力晶公司99年至103 年NANDFlash 產品之總營業額資料，有原告提出○○公司2010年度至2104年度之市場分析及調查報告節本可憑（原證87號，見本院卷七第204-207 頁反面，另整理如本院卷八第235
頁反面銷售金額表）。查原告購得之4 項NAND Flash產品中，其中3 項經認定侵害系爭專利（比例：75%
）；或原告起訴主張之10項NAND Flash產品，有3 項經認定侵害系爭專利（比例：30% ），可推認被告力晶公司總營業額中約有75% 或30 %為系爭產品銷售金額，原告以較有利被告之比例即30 %推估，本院認應為已屬謙抑。又被告力晶公司自承，被告力積公司雖自10 1年開始銷售系爭3 項產品，但被告力晶公司於100 年即已供貨（見被告106 年6 月22日綜合辯論意旨狀第34頁），故被告力晶公司自100 年開始生產侵害系爭專利權之產品，該公司就系爭產品銷售額應自100 年起算，原告自99年開始請求，尚屬無據。依此計算，被告力晶公司自100 年至103 年間銷售系爭產品之金額為美金40,200,000元（如本判決附表三）。依被告力晶公司年報所揭示之毛利率，被告力晶公司99 年 度至104 年之毛利率分別為9%、-42%、-40%、36% 、36% 、34 %（見鑑定人許○○會計師財務鑑定意見書第5 頁），原告主張其中10 0年至101 年度毛利率為負數之原因，乃因被告力晶公司DRAM產品所生之虧損，與本件所涉NAND Flash產品無關，被告力晶公司於100 年至101 年度銷售系爭產品，其毛利率應非負數，業據提出媒體報導資料一份為憑（原證88號）。原告基於促進訴訟，暫以99年度之毛利率（9%）作為被告力晶公司100 年度、10 1年度之推估毛利率，本院認為應屬合理可採，依此調整後之毛利率計算，被告力晶公司因侵害行為所得之毛利為美金7,020,000 元，如以匯率30.5換算，即相當於新臺幣214,110,000 元，上開金額已超過原告請求之損害賠償額2
億元。
㈡原告雖主張，被告力積公司、力晶公司係故意侵權，依專利法第97條第2 項規定，應酌定最高3 倍之賠償金云云。惟查，原告於10 1年1 、3 月間寄給被告力晶公司之2 份書函（原證32、33號），僅係提醒被告力晶公司原告在NAND FlashMemory此領域中擁有諸多關鍵技術，惟並未主張被告力晶公司之產品侵害系爭專利，嗣原告於103 年5 月20日寄予被告力晶公司之存證信函，始具體載明被告力晶公司製造之系爭3 項產品侵害系爭2 件專利（原證34號），且原告並未對被告力積公司為侵權之通知，又被告力晶公司自陳係103 年5
月底接獲該函（見被告力晶公司106 年6 月22日綜合辯論意旨狀第49頁），堪認被告力晶公司自收受該函後，如繼續為製造系爭產品之行為，即具有故意，惟原告提出之○○公司調查報告，被告力晶公司100 年度至103 年度之NAND FlashMemory產品銷售額（本判決附表三），103 年度之銷售額較前一年度大幅減少，且該報告為整個年度之銷售金額，並未區分月份，亦無產品品項之記載，本院由○○公司之調查報告無從推認被告力晶公司於103 年5 月底收受存證信函，仍有繼續製造系爭產品之行為，原告就此部分之主張及舉證尚有未足，自應為有利於被告之認定，原告主張力積公司、力晶公司應負最高3 倍之賠償金云云，尚非可採。
㈢侵害專利權損害賠償額之計算，應相當於會計學上之「毛利」，而非「淨利」：
⑴被告雖辯稱，專利侵權損害賠償之金額，既係以侵害行為所得扣除「成本」及「必要費用」計算之，此為司法實務見解，專利侵權損害賠償之金額，當以營收減成本、再減費用後之餘額計算之，亦即，應扣除被告力積公司之「單位封裝成本」、被告力積公司之「單位測試成本」，被告力晶公司之「單位生產成本」、被告力積公司之「營業費用」。至於以同業利潤標準之毛利率計算所得利益，因該毛利率尚未減除費用，則以此計算專利侵權之所得利益，並非適法云云。惟按，專利法對於何謂成本與必要費用並未具體界定，參酌會計學上對於直接成本與間接成本之定義，所謂直接成本係指可追溯成本，即能直接辨認或直接歸屬至成本標的（如部門或產品）之成本，間接成本則係指無法直接辨識或直接歸屬至特定成本標的，而須透過特定方法進行分攤之成本，計算專利侵害人所得之利益時，所得扣除之成本與必要費用，應界定為會計學上之直接成本，而不包括間接成本。準此，在侵害人能證明成本與必要費用之場合，專利權人得請求侵害人賠償按因侵權行為所得利益計算之損害賠償，即會計學上之「毛利」，而非再予扣除間接成本或稅捐之「淨利」或「稅後淨利」（本院103 年度民專上更（一）字第3 號判決意旨參見，另最高法院104 年度台上字第1540號判決，認為諸如租金、修繕、零件保養、保險費、權利金等成本及費用，非屬製造侵權產品之成本及必要費用，不得自銷售額中扣除之，亦同此旨）。又專利侵權行為本身在法規範評價上，為一應受非難之行為，為保護專利權人之創新成果不致遭受不法之掠奪，及除去侵權人從事不法行為之誘因，對於成本及費用之扣除，理應採取較為嚴格之立場，侵權行為人可得扣除之成本僅限於製造侵權物品而直接支出之生產成本，至於間接成本則不容許扣減，即相當於應相當於會計學上之「毛利」，而非「淨利」，否則，如容許侵權人將其他不屬於製造侵權物品而直接支出之生產成本及費用亦得扣除，不啻將上開間接成本及費用，轉嫁由專利權人負擔，顯非公平合理，被告所辯不足採信。
⑵查被告主張之系爭產品「單位封裝成本」及「單位測試成本」，其成本計算方式可歸類到系爭3 項產品，業據鑑定人許○○會計師於106 年1 月11日到庭陳明在卷（見本院卷七第129 頁），堪認屬於製造系爭產品之直接成本，得予扣除。至於被告力晶公司之「單位生產成本」及被告力積公司之「營業費用」部分，被告主張：因生產系爭3 項產品並非由特定的原料或特定製程、機台所製造，被告力晶公司所有的產品都是共用同機台、同原料，因為交錯在一起，無法還原系爭3 項產品的單位生產成本，所以是以被告力晶公司之年報資訊，做為計算系爭產品「單位生產成本」，是依照附件三配合附件四、五來看；被告力積公司之營業費用也是整體的，無法直接歸入3 項產品（見106 年1 月11日言詞辯論筆錄，本院卷七第130 頁），足見被告力晶公司提出之「單位生產成本」並非針對系爭3 項產品，而係該公司所有產品之平均單位成本。被告力積公司之「營業費用」亦係該公司所有產品支出之營業費用予以平均計算。又查，由被告力晶公司103 年、104 年的年報，該公司銷貨毛利，高達36％至34％（見鑑定人許○○會計師財務鑑定意見書第5 頁），另力積公司之年報毛利也有14％至17％（同財務鑑定意見書第4 頁），惟依被告力晶公司、力積公司主張扣除所有之成本及費用後，其毛利率在15％左右，這兩者來比較，可能不是很合理。所以如果只是根據被告的計算表來核對，而不做其他的查核程序，可能無法反映合理扣除的金額等情，亦據鑑定人許○○會計師到庭陳明在卷（見106 年1 月11日筆錄，本院卷七第129-130 頁），足認被告提出之「單位生產成本」及「營業費用」之計算方式，係就被告力晶公司、被告力積公司全體產品計算，而非製造系爭3 項產品直接支出之成本費用，由於不同品項之產品間，其製造成本及費用可能相距甚大，如將公司全體產品合併平均計算其成本費用，可能產生不公平之結果，且被告自行提出之計算方法，並未提出原始憑證以供本院查核，且由其計算結果觀之，確與被告二公司對外公布之年報所載毛利率，有相當之落差，足見被告主張扣除「單位生產成本」及「營業費用」部分，非但違反間接成本及費用不得扣除之原則，自結果來看亦非妥適，自不足採。
㈣被告主張應考慮系爭專利對於系爭產品價格之貢獻度，尚不足採：
⑴現今由於各種工業技術蓬勃發展，產品之結構及功能日益複雜化，產業鏈分工愈趨精細等，一項產品上有多重專利技術堆疊，實屬常見，惟法院於認定侵害專利權之損害賠償金額時，應否納入被侵害之專利權對於侵權產品整體價格之貢獻度時，應綜合考量專利技術對於該產品整體所產生之效用增進、消費者之購買意願、市場一般交易情形等因素決定之，不應僅以某產品上使用多少數量之專利，而直接按專利數量之比例分配。換言之，考量專利技術對於侵權產品價格之貢獻度，除了技術層面之考量（例如該專利技術對於提昇產品功能之助益為何？係增進產品之主要功能或附隨功能？欠缺該專利技術，產品是否仍能達成主要之功能）之外，尚涉及經濟層面之考量（例如該功能之增進是否足以影響消費者之購買決定？專利與非專利元件物理上可否拆分？可拆分之元件是否可單獨成為交易客體？一般交易習慣等），並非單純之數學問題。
⑵系爭專利一之請求項1 為一種非揮發性半導體記憶體，其主要技術特徵在於記憶體寫入操作在連續的第一、第二及第三期間，選擇電晶體的閘極電位之電位關係，由VSG1改變為VSG2，再改變為VSG3，且滿足VSG1>VSG3>VSG2的大小關係。於VSG2期間的電位可以避免應斷開(cut off) 之選擇閘電極錯誤地接通(turn-on) ，以避免寫錯誤的發生。請求項3 、5 、6 為依附於請求項1 之附屬項，為請求項1 之進一步限縮。系爭專利一上開請求項與系爭NAND
FLASH MEMORY產品之各元件共同作用，可達成防止連接於非選擇位元線的記憶單元通道之寫抑制電位的洩漏之功效，亦即避免寫錯誤的發生。
⑶系爭專利二請求項7 為一種半導體積體電路，請求項13為一種半導體積體電路之操作方法，其具備（使用）：成功／失敗判定電路，成功／失敗保留電路，及輸出電路，係配置成於前述第一動作及第二動作連續執行時，輸出保留於上述成功／失敗保留電路內之上述第一動作及第二動作的各個成功／失敗結果輸出至半導體晶片外( 參見系爭專利二說明書第27頁第9-22行) 。請求項15、17、18為直接或間接附屬於請求項13之附屬項，為請求項13之進一步限縮。相較於習知技術對於每一頁均需輸出一次該頁的成功／失敗結果，系爭專利二上開請求項係於第一及第二動作結束後才將第一動作及第二動作之成功／失敗結果輸出至半導體晶片外之動作，如此可減少輸出成功／失敗結果的次數，進而可縮短整個資料寫入程序所需的時間。
⑷系爭產品為NAND Flash Memory 產品，記憶體之寫入操作動作是否正確，為記憶體產品是否能發揮其效用之重要關鍵，倘寫入錯誤頻繁，即無法達成該產品主要功能，而失去其價值，系爭專利一可達成在記憶體寫入過程中，防止漏電造成寫抑制電位下降所造成「寫錯誤」之功效，因此，系爭專利一之技術對於增進系爭產品之效用，具有重要之貢獻，且其技術特徵附著於整個產品無法分離，自應以系爭產品之整體價格為計算損害賠償之基礎。又系爭專利二係改善記憶體資料存取速度問題，而改善記憶體裝置存取之速度，亦為此類產品所積極追求之目標，系爭產品因使用系爭專利二之技術，使其在速度方面取得領先其它記憶體產品之優勢，進而提昇系爭產品的價值，系爭專利二對於系爭產品價值之貢獻，亦為重要且關鍵之部分，缺少則顯失產品價值，故亦應認其技術特徵附著於整個產品無法分離，應以系爭產品之全部價格為計算損害賠償之基礎。
⑸綜上，本院認為系爭專利一、二之技術內容涉及系爭產品主要功能及效用之提升，無論由結構上或功能上均無從與系爭產品之其他部分強行區分，於計算侵害專利權之損害賠償額時，無須另外計算系爭專利對於系爭產品價格之貢獻度，退步言之，縱認應計算其貢獻度，亦應認其貢獻度為100%。
⑹被告雖提出附件九被告力晶公司自行委託財團法人台灣經濟科技發展研究院（下稱台灣經濟研究院）106 年1 月4
日出具的「專利權技術貢獻評估報告書」（見外放證物），主張製造系爭產品前，被告須取得384 項的專利授權，製造系爭產品過程中須使用到139 項專利技術，加計系爭2 項專利後，計算系爭專利對系爭產品之貢獻度，在模式一之下為0.6732％，在模式二之下為0.33 376％（見附件九第126 頁）云云。惟查，經本院通知證人即台灣經濟研究院人員張○○到院，其證稱：提供意見過程中，並無逐一核對被告製造的產品是否有使用被告所稱的384 項加139 項，總計523 項專利，其係依據被告力晶公司所提出之資料進行專利權技術貢獻評估，該523 項專利實質上是否有效，其沒有判斷。經原告訴訟代理人請證人指出，被告所稱139 件製造、使用的技術裡，被告擁有的哪些是屬於NAND FLASH MEMORY 產業的關鍵技術，證人稱：我們沒有去區分此部分（見本院卷八第59-60 頁）。由證人張○○證述內容，足認台灣經濟研究院出具之「專利權技術貢獻評估報告書」，評估之基礎資料完全由被告力晶公司單方面提供，台灣經濟研究院並未進行查證，該報告所獲得之結論，顯不足採。被告又於本件即將辯論終結前之106 年5 月26日提出被證31號馮○○教授專家意見書「NAND
Flash Memory晶片設計製造之技術及成本」，主張製造記憶體晶片應有190 個步驟，系爭二專利僅佔190 分之1 ，及被證32號台灣經濟研究院「專利技術應用評估研究報告書」，主張系爭產品之製造過程至少有使用到被告力晶公司自有之美國US0000000B2 、US0000000B2 及經授權之美國US0000000A等3 項專利，故須計算系爭2 項專利之貢獻度，始為合理云云。惟查，被告於本院106 年5 月10日詢問完證人張○○，並諭知下次庭期106 年5 月31日將辯論終結，竟於106 年5 月26日始提出被證31、32號證據，顯有意圖延滯訴訟，並因重大過失逾時提出攻擊防禦方法有礙訴訟終結之情事，本院依民事訴訟法第196 條第2 項規定，得駁回之。再者，本院認為系爭專利一、二之技術內容涉及系爭記憶體產品主要功能及效用之提升，於計算損害賠償額時，無須另外計算系爭專利對於系爭產品價格之貢獻度，已如前述，故附件九、被證31、32號均不足採，且無再行調查之必要。至於被告提出其他案件之判決書，或為產品在物理上可區分不同之部件，甚至該部分可獨立作為交易客體，或為該專利技術所提昇者為產品之附帶功能，均與本件情形不同，尚難比附援引，執為對被告有利之論據。又被告既然主張系爭專利對系爭產品之貢獻度甚小，且非製造系爭產品過程中不可替代之技術，自應注意避免使用有侵權疑慮之技術，改用其他可替代之技術或依法向專利權人取得授權，竟捨此不為，未經專利權人之同意，貿然使用系爭專利，致侵害原告之專利權，再於本件侵害專利侵權訴訟主張，系爭專利對系爭產品之貢獻度極小，欲將原告之損害賠償壓縮至產品價格之數百分之一，顯非公允，且有違專利法為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展之立法目的，被告所辯，均不足採。
㈤被告力晶公司、被告力積公司之間，就被告力積公司委託被告力晶公司代工部分，應負連帶賠償責任，超出上開委託代工部分，應由被告力晶公司單獨負賠償責任：
⑴按數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第185 條第1 項前段定有明文。本件被告力晶公司、被告力積公司為上下游廠商之關係，分別負責製造、銷售侵權產品，就被告力積公司委託被告力晶公司代工生產，並以被告力積公司型號對外銷售所得利益部分（99,822,173元），被告力晶公司、力積公司應連帶負賠償責任，至於被告力晶公司超出力積公司委託代工生產部分（100,177, 827元），應由被告力晶公司自行負損害賠償責任，上開二部分之損害賠償請求，在2 億元之範圍內，係以填補同一損害為目的，本於各別之原因發生，係不真正連帶債務，債務人中之一人所為之清償，如已滿足債權之全部或一部，即發生絕對清償效力，債權人就已受償部分，自不得再向其他債務人請求。
⑵被告雖辯稱民法所規定之侵權行為類型，僅適用於自然人，不適用於法人，故原告請求被告力晶公司等法人連帶負損害賠償責任不合法云云。惟按，我國民法之法人，應採法人實在說，其對外之一切事務，均由其代表人代表為之，代表人代表法人所為之行為，即係法人之行為，倘其行為侵害他人之權利，且合於民法所定侵權行為之構成要件，法人自應對被害人負侵權行為損害賠償責任，有最高法院102 年台上字第1556號判決意旨可參，被告上開辯解，顯非可採。
㈥被告黃崇仁應與被告力晶公司連帶負賠償責任：
按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2 項定有明文。又按，公司法第23條所定公司負責人對於第三人之責任，乃基於法律之特別規定，異於一般侵權行為，就其侵害第三人之權利，原不以該董事有故意或過失為成立之條件（最高法院73年度台上字第4345號民事裁判）。被告黃崇仁於101 年11月11日之前乃被告力晶公司之董事長，雖自101 年11月12日卸任董事長，但仍續任董事，並擔任該公司之執行長，屬公司之經理人，依公司法第8 條第1 項及第2 項規定，應屬被告力晶公司之負責人，依公司法第23
條第2 項，自應與被告力晶公司就本件侵害專利權之行為負連帶損害賠償責任。
三、原告之損害賠償請求權是否已罹於消滅時效？
被告雖主張，原告係103 年5 月27日提起本件訴訟，故僅得請求101 年5 月27日以後之營業額，其餘請求權已罹於消滅時效云云。惟按，因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同，民法第197 條第1 項定有明文。又按，所謂知有損害及賠償義務人之知，係指明知而言。如當事人間就知之時間有所爭執，應由賠償義務人就請求權人知悉在前之事實，負舉證責任（最高法院72年台上字第1428號民事判例）。本件原告係101 年6 月4 日向被告瑄譽公司購得系爭產品一並至公證人處當場拆封並拍照存證（見原證19公證書），另於101 年10月19日向被告瑄譽公司購得系爭產品二、三並至公證人處當場拆封並拍照存證（見原證20公證書），嗣將系爭3 項產品進行專利侵害分析後，始知悉系爭產品之技術內容涉及侵害系爭專利，故應認原告購得系爭3 項產品並進行專利侵害分析之後，始知悉被告侵害系爭專利權之事實，則原告於103 年5 月27日提起本件訴訟，並未逾知悉後二年期間，被告辯稱原告就被告等101 年5 月27日前之營業額，已罹於消滅時效，不足採信。
四、原告請求被告力晶公司、力積公司、智旺公司及瑄譽公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口如本判決附表一所示產品，並應將上開產品回收並銷燬，是否有理？
㈠按發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之，發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置，專利法第96條第1 項、第3 項定有明文。該除去、防止侵害請求權，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，不以行為人主觀上有故意或過失為必要（專利法第96條10 0年12月21日修正之立法理由參見），被告力晶公司、力積公司、瑄譽公司分別製造、銷售系爭3 項產品，侵害系爭專利一、二專利權，原告依專利法第96條第1 、3 項規定，請求被告力晶公司、力積公司、瑄譽公司等不得為製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭3 項產品之行為，並應將系爭3 項產品回收並銷燬，自屬正當，至於被告瑄譽公司是否具有故意或過失，尚不影響原告排除侵害請求權的行使。被告智旺公司部分，本院認為由原告所舉證據，不足以證明被告智旺公司有實際從事製造系爭產品之行為，已如前述，故原告請求被告智旺公司排除侵害部分，尚非有理。至於本判決附表一除了系爭3 項產品以外之其他產品，本院中間判決認定，系爭產品四（本判決附表一編號1 ）並未落入系爭專利一請求項1 、6 之專利權範圍（見中間判決第91-95 頁，又原告並未主張系爭產品四侵害系爭專利二）；又附表一編號5 至10之產品，原告亦無法證明落入系爭專利一、二之專利權範圍，原告就其他7 項產品請求排除侵害，並無理由。
㈡被告雖辯稱：被告力積公司所銷售之系爭產品22,189,847顆皆已不知去向，無從回收及銷燬，原告之請求如獲准許，不僅無從執行，且使被告等陷於受怠金處罰之風險云云。惟查，本院計算被告力積公司銷售系爭產品之數量及金額，並未包含樣品及退換貨之數量，已如前述，且被告力晶公司所製造超過被告力積公司委託代工之部分，被告力晶公司始終未向法院陳報該部分產品之實際數量及流向，本院乃斟酌原告之主張及提出之證據，認定被告力晶公司因侵害行為所受利益數額，依本院卷內相關資料，尚難認定侵權產品是否均已銷售予第三人而無法回收及銷燬，原告之系爭專利仍有受侵害之危險，原告請求被告等回收及銷燬系爭產品，自屬必要及正當，至於本件判決確定進行強制執行程序時，系爭產品是否已不在被告等人持有中而無法回收及銷燬，及被告等是否有故意不履行而應處以怠金之情形，宜由強制執行法院認定之，被告所辯，尚非可採。
伍、綜上所述，原告依專利法第96條第1 、2 、3 項、第97條第1 項第2 款之規定，請求被告力晶公司、黃崇仁應連帶給付原告2 億元，其中1 億元自起訴狀繕本送達之翌日即103 年6 月4 日起，其餘1 億元（於106 年1 月11日擴張聲明部分）自擴張訴之聲明狀繕本送達被告力晶公司之翌日即106 年1 月12日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息；被告力積公司就上開被告力晶公司所命給付，其中99,822,173元，及自起訴狀繕本送達之翌日即103 年6 月4 日起至清償日止之利息，應與力晶公司負連帶責任。被告力晶公司、力積公司及瑄譽公司不得為製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭3 項產品及侵害系爭專利之行為；並應將系爭3 項產品予以回收並銷燬之範圍內，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。
陸、兩造其餘之主張及攻擊防禦方法暨提出之證據，經審酌後均認於判決之結果不生影響，爰勿庸逐一論列，附此敘明。
柒、假執行之宣告：
本件兩造均陳明願供擔保聲請宣告假執行及免為假執行，就原告勝訴部分，合於法律規定，爰分別酌定相當之擔保金額准許之。至於原告敗訴部分，其假執行之聲請失其依據，應予駁回。
捌、結論：原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第79條、第390 條第2 項、第392 條第2 項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　106　 年　　7　　 月　　5　　 日智慧財產法院第二庭
法　官　彭洪英
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　106　 年　　7　　 月　　5　　 日書記官　郭宇修