智慧財產及商業法院103年度民專訴字第72號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 104 年 07 月 10 日
• 當事人: ViiV Healthcare UK Limited

智慧財產法院民事判決
103年度民專訴字第72號原　　　告　 ViiV Healthcare UK Limited (英國ViiV保健有限責任公司)
法定代理人　 Marcus Jonathan William Dalton
被　　　告　 聯亞生技開發股份有限公司
兼法定代理人　王長怡
被　　　告 　富郁生物科技有限公司
兼法定代理人　梁育碩
共 同
訴訟代理人　 翁雅欣律師
王乃中律師
上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於104 年7 月7 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386 條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，民事訴訟法第385 條第1
項前段定有明文。本件原告ViiV Healthcare UK Limited
（ 英國ViiV保健有限責任公司）經合法通知，未於言詞辯論期日到場（見本院卷二第155 、195 之5 、196 頁），核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、再按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但被告同意者，不在此限；被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，民事訴訟法第255
條第1 項第1 款、第2 項定有明文。本件原告原告起訴時原有聲明第2 、3 項為「⑵被告等不得使用、為販賣之要約、販賣、或進口「欄滋膜衣錠150 毫克」產品，亦不得使用、為販賣之要約、販賣、或進口其他以中華民國第155468號發明專利之方法製造之產品。⑶前項聲明之產品，被告等應予銷燬。」，嗣於民國104 年5 月25日當庭變更撤回該2 項聲明（見本院卷二第156 頁），核被告就上開訴之變更並無異議，而為本案之言詞辯論，揆諸上開說明，原告所為訴之變更追加，應予准許。
貳、實體方面：
一、原告起訴主張：原告為發明第155468號「核苷類似物之非對映選擇合成之方法」專利之專利權人，專利權期間自91年5
月21日至104 年4 月26日止（下稱系爭專利）。詎被告聯亞生技開發股份有限公司（下稱聯亞公司）未經原告同意或授權，所製造並交由被告富郁生物科技有限公司（下稱富郁公司）販售之「欄滋膜衣錠150 毫克」（英文藥品名為「"UB
IAsia"Lamivudine Film Coated Tablets 150mg」產品（下稱系爭產品），侵害系爭專利請求項1 。蓋系爭專利請求項1 係「方法」請求項，由系爭產品無法直接得知其製程方法，然原告經長期研究，已開發出檢驗包含LAMIVUDINE之產品中，LAMIVUDINE是否包含系爭專利所請方法所產生之特定不純物GSK2486152A 及GR146496X ，其中在製備GR146496X 時須添加三乙胺，而在三乙胺分解產生之乙醛作用下，GR146496X 即會產生副產物GSK2486152A。然在前已公開之LAMIVU
DINE製備方法中，會產生中間體化合物GR146496X 的方法僅有系爭專利之方法及EP0515157B1 所公開之方法，然EP0515157B1 所公開的方法中，於GR146496X 之反應步驟中未使用三乙胺，而不會產生副產物GSK146496A。換言之，目前已公開之LAMIVUDINE製備方法中，僅有以系爭專利之方法所製備之LAMIVUDINE中，可能會同時包含GR146496X 及GSK2486152A 兩種不純物。經原告取得系爭產品檢驗後，在系爭產品中可檢出GR146496X 及GSK2486152A 兩種不純物，應可判定系爭產品所包含之LAMIVUDINE乃使用系爭專利方法所製得。爰依專利法第96條第1 至3 項、民法第184 條第1 項前段、第185 條、公司法第23條第2 項規定，提起本件請求，並聲明：⑴被告等應連帶給付原告新臺幣（下同）200 萬元整暨自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息。
⑵訴訟費用由被告等連帶負擔。⑶原告願以現金或同額之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。
二、被告等則以下列等語置辯：原告稱當LAMIVUDINE中檢驗出GR146496X 及GSK2486152A 兩種不純物即可推定係以系爭專利請求項1 方法作製成，純屬一己之恣意揣測，更不因其主張而使本件之舉證責任由原告移轉到被告。且LAMIVUDINE為已知化合物，其製備方法甚多，於系爭專利所屬技術領域，並非只有系爭專利才有使用GR1469496X的中間體及三乙胺，系爭專利方法與GR146496X 、GSK2486152之間並無直接且必然的關係，又參照系爭專利說明書第8 頁第8 行以下，不使用系爭專利方法，亦可產生GR146496X 、GSK2486152A 。又由被證4 至7 專利文獻，可證明並非只有系爭專利才有使用GR146496X 的中間體及三乙胺，足見原告上開所述並不足採等語，資為抗辯，並聲明：⑴原告之訴及假執行之聲請均駁回。⑵訴訟費用由原告負擔。⑶如受不利益判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。
三、原告主張系爭產品落入系爭專利請求項1 ，惟為被告所否認，是本件爭點即在於：系爭產品落入系爭專利請求項1 而侵害系爭專利？查系爭專利請求項共計17項，其中請求項1 至15為方法請求項；請求項16及17為化合物之請求項。原告主張系爭產品侵害系爭專利請求項1 ，本件僅就該請求項為論述，合先敘明。茲就本院之判斷分述如下：
㈠系爭專利之技術內容：
⒈系爭專利發明係敘述一種非對映選擇性製備式(I) 化合物之方法：其中，W 為S ，S=0S02，或0 ；X 為S ，S=0 ，S02 ，或0 ；R 、為氫或醯基；而R2為嘌呤或嘧碇鹼基，或其類似物或衍生物（見本院卷一第20頁系爭專利說明書中文摘要）。
⒉系爭專利請求項1如附圖所示。
㈡系爭產品之技術內容：
系爭藥品為「欄滋膜衣錠150毫克」(英文名稱"UBIAsia"
Lamivudine Film Coated Tablets 150 mg)，依系爭藥品仿單，系爭藥品主成分為LAMIVUDINE（以下稱「蘭密福啶」），適應症為「與其他抗反轉錄病毒劑合併使用、治療成人及兒童之人體免疫缺乏病毒(HIV)感染」。
㈢系爭產品是否落入系爭專利請求項1之權利範圍？
⒈系爭專利請求項1 係一種製備式(I) 化合物之立體選擇性方法，其中式(I) 包括4-胺基-1-(2R- 羥基甲基-[1,3]氧硫戊環-5S-基)- 1H-嘧啶-2- 酮（蘭密福啶）。原告主張系爭產品係使用系爭專利請求項1 之方法所製造，無非係以：目前已公開之LAMIVUDINE製備方法中，會產生中間體化合物GR146496X 的方法僅有系爭專利及EP0515157B1 ，然EP0515157B1 並未使用三乙胺而不會產生GSK2486152A
，因此只有系爭專利會同時包含GR146496X 及GSK2486152A 兩種不純物，而系爭產品經檢驗結果含有上開二不純物，足見係以系爭專利請求項1 之方法所製造云云。惟查，EP515157B1之製備方法，乃系爭專利所欲改良之製法，參照EP515157B1說明書第12頁第25行，已揭示於步驟中使用受阻胺，按三乙胺即屬一種受阻胺，因此，EP515157B1未明示使用三乙胺，但並無法排除使用三乙胺之可能性，是原告主張EP515157B1無法產生GR146496X 及GSK2486152A
兩種不純物云云，是否屬實，顯非無疑。
⒉再者，被告所提之被證4 （中國專利CN1955177A號）、被證5 （中國專利CN101407513A號）、被證7 （中國專利CN101597281A號）均為製備LAMIVUDINE之改良方法，其中被證4 、5 及7 之製程中使用三乙胺為反應物，且產生GR146496X 中間體，足見原告稱「目前已公開之LAMIVUDINE製備方法中，會產生中間體化合物GR146496X 的方法僅有系爭專利及EP0515157B1 」等語，並不足採。又被證4 、5
、7 既均有使用三乙胺，則依原告所稱「GSK2486152A 是製備GR146496X 過程中使用三乙胺分解產生乙醛作用下之副產物」，則被證4 、5 、7 亦應會產生GR146496X ，則原告稱僅有使用系爭專利請求項1 之方法才會產生GR146496X 及GSK2486152A 兩種不純物云云，並不足採，縱系爭產品經檢驗後含有該兩種不純物，亦可能係以系爭專利方法以外之方法所製造。
⒊原告又謂：製備GR146496X 中間體需使用之試劑三乙胺，係在製備式(IVa) 中間體所需使用之氯化劑亞磺醯氯(SOCl2) 作用下分解產生乙醛，使GR146496X 在乙醛作用下產生GSK2486152A ，而被證4 至被證7 均未使用三乙胺及氯化劑亞硫醯氯(SOCl2) ，自無法產生GR146496X 及GSK2486152A 兩種不純物云云（見原告104 年5 月25日簡報第5
至6 頁），然被告辯稱：三乙胺經氧化即會產生乙醛、乙醇氧化也會產生乙醛，與是否使用亞磺醯氯無關，並提出被證8 至被證11為證，經查，被證8 係有關亞磺醯氯與三乙胺參與(2R ) 戊醇之反應式，其終產物並無乙醛產生；被證9 係The gaseous oxidization of tertiary
aliphatic amines文獻，其摘要指出「本研酸乙胺的氣相反應，在約200 ℃下，此反應為自動催化，…在此條件下，主要的反應產物為一級與二級胺類以及乙醛」；被證10係Photoreduction of Polycyclic DBO-Type Azoalkaneswith Amines to Hydrazine Products 文獻，第886 頁表3 「胺的氧化產物」，顯示三乙胺的氧化產物為二乙胺與乙醛；被證11係ULLM ANN'S ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMISTRY 一書中關於「乙醛」之文獻資料，其中第195 頁揭示乙醇在氧化後即會產生乙醛。是被告主張三乙胺易被氧化，與是否使用亞磺醯氯無關，以及被證4 至7 均有使用乙醇，極有可能產生乙醛，使GR146496X 在乙醛作用下產生GSK2486152A 等語，並非無稽，復以原告亦未能就被告上開主張提出辯駁，應認被告之主張為可採，原告稱僅有使用系爭專利請求項1 之方法才會產生GR146496X
及GSK2486152A 兩種不純物之論點洵屬無據，其據此所為「系爭系爭產品經檢驗結果含有上開二不純物，足見係以系爭專利請求項1 之方法所製造」云云，自無足取。
四、綜上所述，原告無法證明系爭產品落入系爭專利請求項1 ，則其主張被告等侵害系爭專利，依專利法第96條第1 至3 項、民法第184 條第1 項前段、第185 條、公司法第23條第2
項規定，請求被告等連帶給付原告200 萬元整暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息，為無理由，應予駁回，原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。至原告雖聲請傳喚國內台灣大藥學系○○○副教授，欲證明含有GR146496X 及GSK2486152A 兩種不純物之藥品者即係實施系爭專利製造之產品云云，惟本件客觀證據已足證明原告所稱依據GR146496X 及GSK2486152A 兩種不純物即可推定系爭藥品使用系爭專利請求項1 之方法所製造等語為不可採，已如前述，則上開證人並無傳喚之必要，附此敘明。
五、本件事證已臻明確，本件其餘爭點、兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。
六、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條、第385 條第1 項前段規定，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　104　 年　　7　　月　　10　　日
智慧財產法院第二庭
法　官　蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費（均須按他造當事人之人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　104 　年　　7　　月　　17　　日
書記官　邱于婷