智慧財產及商業法院104年度民商上字第18號

• 裁判案由: 排除侵害商標權行為等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 105 年 05 月 12 日

智慧財產法院民事判決
104年度民商上字第18號上 訴 人
即被上訴人　陳謙中
訴訟代理人　張志朋 律師
林佳瑩 律師
伍徹輿 律師
被上訴人即
上 訴 人　戴正平即五姊妹翻譯社
訴訟代理人　林維信　律師
複代理人　　許雅茹
陳詩宜
上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，兩造對於中華民國104 年6 月5 日本院103 年度民商訴字第47號第一審判決各自提起上訴，本院於105 年4 月14日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
兩造上訴均駁回。
第二審訴訟費用由兩造各自負擔。
事實及理由
壹、程序事項：
一、本院有管轄權：
按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款與智慧財產案件審理法第7 條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因被上訴人即上訴人戴正平即五姊妹翻譯社（下稱被上訴人）侵害上訴人即被上訴人陳謙中（下稱上訴人）商標財產權，係商標權法所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。
二、上訴人合法撤回五姊妹翻譯有限公司之原告聲請與上訴：
按上訴人於終局判決前，得將上訴撤回。原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。訴之撤回，應以書狀為之。民事訴訟法第262 條第1 項本文，第459 條第1 項前段、同條第4 段準用第262 條第2 項前段分別定有明文。查上訴人於民國104 年6 月22日提出民事聲明上訴暨上訴理由㈠狀，訴狀所載之上訴人即原告為五姊妹翻譯有限公司、陳謙中（見本院卷第24頁）。上訴人嗣主張撤回於原審104 年3 月2 日追加五姊妹翻譯有限公司之聲請，暨104 年6 月22日之上訴聲明，此有上訴人於104 年7 月23日提出之民事撤回狀附卷可稽（見本院卷第34頁；原審卷一第151 頁）。被上訴人於本院歷次審理均未對此表示異議，是上訴人合法撤回追加原告聲請，核與上開規定相符。上訴人前於104 年7 月23日具狀撤回有關五姊妹翻譯有限公司之追加原告與上訴聲明，雖復於本院105 年2 月19日之準備程序期日時表示，其上訴聲明如104 年6 月22日民事聲明上訴暨上訴理由㈠狀所載（見本院卷第125 頁），然參諸上訴人之105 年3 月18日民事言詞辯論意旨狀、105 年4 月14日民事言詞辯論意旨㈡狀及原審104 年7 月28日調查筆錄（見本院卷第139 至159 、224 至250 頁；原審卷二第173 頁）。準此，可知上訴人確已撤回關於五姊妹翻譯有限公司之追加原告與上訴聲明，並此敘明。
三、被上訴人合法減縮應受判決事項聲明：
按訴狀送達後，訴之變更或追加他訴，原則上應經他造同意。例外情形，擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不須經他造同意。民事訴訟法第255 條第1 項第3 款與第446 條第1
項分別定有明文。被上訴人於104 年7 月6 日提出之民事聲明上訴狀，其聲明為：㈠原判決廢棄。㈡上開廢棄部分，上訴人第一審之訴駁回（見本院卷第32頁）。被上訴人嗣於104 年12月3 日提出民事上訴理由狀，其上訴聲明第1 項為：原判決不利於被上訴人之部分廢棄（見本院卷第47頁）。本院審究被上訴人之主張內容，可知被上訴人僅為減縮應受判決事項之聲明，未變更或追加當事人或訴訟標的，無庸經上訴人同意。揆諸前揭說明，應予准許，併予敘明。
貳、實體方面：
一、上訴人陳謙中主張：
(一)上訴人起訴聲明求為判決：1.被上訴人不得使用相同或近似中華民國第01504027號「五姊妹」註冊商標（下稱系爭商標）之文字於口譯或翻譯服務，或於招牌、名片、網頁、廣告文書及其他行銷物件上使用相同或近似上開註冊商標之文字，並應拆除、除去及銷毀所使用含有相同或近似於系爭商標之招牌、名片、網頁、廣告及其他行銷物件。被上訴人不得使用相同或近似系爭商標之文字作為其經營主體名稱之特取部分，並應向臺北市商業處辦理其商業名稱變更登記為不含相同或近似於系爭商標字樣之名稱。被上訴人不得使用如附件所示之網址作為其網域名稱，並應向財團法人臺灣網路資訊中心辦理註銷如附件所示之網域名稱登記。2.被上訴人應給付上訴人新臺幣（下同）200 萬元，並自103 年1 月8 日起至清償日止，按年息5%計算之利息。3.被上訴人應負擔費用將本件民事最後事實審判決書案號、當事人、案由及主文欄，以14號字體長30公分、寬26公分之篇幅，登載於蘋果日報全國版頭版1 日。4.上訴人願供擔保，請准宣告假執行。並主張如後：
1.上訴人為系爭商標之商標權人：
上訴人前於92年11月28日於臺北市○○區○○○路0 段000
號4 樓之1 成立謙慧股份有限公司（下稱謙慧公司）從事翻譯服務。嗣於93年起，對外使用以「五姊妹」翻譯社及商標之名義招攬客戶。上訴人嗣於100 年6 月28日申請系爭商標註冊於口譯、翻譯服務類別，為系爭商標之商標權人。
2.被上訴人侵害上訴人之系爭商標權：
被上訴人自94年起於謙慧公司擔任經理期間，知悉上訴人自93年間已使用「五姊妹」為商號名稱，並以商標對外行銷招攬翻譯服務。詎被上訴人竟於98年9 月8 日搶註「五姊妹」商號名稱，並於100 年7 月離職後，旋即搬至與公司同址之6 樓，並對外以「五姊妹」商標營業，致相關消費者混淆誤認。復於100 年7 月18日、100 年12月15日分別註冊類似系爭商標之網域名稱，成立大量使用系爭商標之網站。被上訴人擅用「五姊妹」商標經營翻譯業務，其品質甚差，經相關消費者投訴並經蘋果日報、中時電子報大幅報導，影響系爭商標之名譽。職是，被上訴人所為，侵害上訴人之商標權，且違反公平交易法規定，爰依商標法第68條、第69條、民法第195 條及公平交易法第19條第3 款、第24條、第30條至第32條及第34條等規定，請求排除被上訴人之侵害及負損害賠償責任。
(二)原審為上訴人部分勝訴之判決，上訴人提起上訴聲明：1.原判決不利於上訴人之部分均廢棄。2.前項廢棄部分，被上訴人應再給付上訴人50萬元，並自103 年1 月8 日起至清償日止，按年息5%計算之利息。3.被上訴人應負擔費用將本件民事最後事實審判決書案號、當事人、案由及主文欄，以14號字體長30公分、寬26公分之篇幅，登載於蘋果日報全國版頭版1 日。4.上訴人願供擔保，請准宣告假執行。而上訴人就被上訴人之上訴，答辯聲明為駁回其上訴。上訴人之主張及抗辯如後：
1.本件爭點受前案行政判決拘束：
⑴前案行政判決對本件有爭點效之拘束：
依實務見解與行政訴訟法第12條之規定，均肯認行政訴訟確定判決對民事訴訟具有爭點效，當事人不得為相反之主張。本院103 年度行商訴字第42號行政判決、最高行政法院104
年度判字第97號行政確定判決（下合稱前案行政判決）之原告為被上訴人，參加人為上訴人，當事人與本件一致。前開判決已審酌相關證據，且經雙方充分攻擊防禦，認定戴正平為陳謙中之員工，雙方間並非合作關係。職是，揆諸前案行政判決意旨，該爭點於本件自具有爭點效，被上訴人應受其拘束，不得於本件再為相反之主張。
⑵被上訴人逾期提出證據並生失權效：
被上訴人雖稱最高行政法院104 年度判字第97號確定判決，未審酌被證1 、上證1 、被證5 及上證2 ，故無爭點效云云。然衡諸上開證據均發生於本院103 年度行商訴字第42號行政判決言詞辯論終結前，被上訴人於該行政訴訟程序與本件原審歷次審理，均未提出。準此，就本件訴訟程序上已生失權效。
2.被上訴人非系爭商標之善意先使用人：
⑴被上訴人為上訴人之員工：
審酌被上訴人於100 年12月13日在公平交易委員會（下稱公平會）陳述、公平交易委員會公處字第101050號行政處分書、謙慧公司之員工○○○與○○○於另案證稱。可知被上訴人為上訴人之員工，被上訴人為謙慧公司處理事務。參諸被上訴人之電子郵件、勞健保資料、其擔任經理期間所簽署之文件、薪資明細、員工薪資表（獎金）等證物，益徵被上訴人為上訴人之員工，雙方間非為合作關係，並經原判決與前案行政判決認定在案，此有原判決、原證7 至9 、原證19至20、原證22、原證27至31、原證42、上證1 至2 及上證4至5等件附卷可稽。
⑵被上訴人所提證據無法證明其非上訴人之員工：
被上訴人雖主張被證1 、被證5 、上證1 及上證2 ，可證其非上訴人員工云云。然被證1 與被證5 無法證明被上訴人非上訴人之員工，參酌原判決書第18至19、22頁之理由，即可知悉。質言之，被上訴人或其父○○，均具有謙慧公司之股東身分，此與被上訴人兼具謙慧公司之員工身分不牴觸。觀諸被證5 、上證1 及上證2 可知，○○○、陳謙中及○○○雖稱被上訴人為實際負責人或兩者兼具合夥關係等語。然渠等僅係描述被上訴人為謙慧公司股東之事實，而非否認被上訴人為上訴人之員工。
⑶被上訴人非為系爭商標之善意先使用人：
被上訴人雖辯稱謙慧公司未從事翻譯業務云云。然由原證2
至3 、5 、26、38至40，可知謙慧公司92年成立後所使用之信封、名片及招牌，均記載「五姊妹翻譯」，而網頁資訊均亦載明「五姊妹翻譯」，可證上訴人以「五姊妹」從事翻譯業務。觀諸上證2 ○○○之證詞，可知其於97年任職於謙慧公司所屬之五姊妹翻譯社，由謙慧公司為其投保健保，益徵謙慧公司於97年間即有使用「五姊妹」。被上訴人固辯稱打字排版與翻譯為不同業務，故兩者業務不會併存云云。惟早期翻譯社為拓展業務多兼具排版業務，是其抗辯無理由。況前案行政判決均認定被上訴人並無善意先使用之行為。職是，被上訴人為上訴人之員工，且知悉謙慧公司從93年起對外使用「五姊妹」商標，其非善意先使用人。
3.上訴人得行使排除侵害請求權：
被上訴人明知系爭商標為上訴人所有，竟於100 年7 月離職後，搬至與謙慧公司同址之6 樓，並以「五姊妹」商標從事翻譯服務，搶奪上訴人之客戶，並分別註冊大量近似於上訴人之網域名稱與網頁，致相關消費者混淆。申言之，衡諸時間、空間及手段均具有強烈之密接性，使上訴人減少交易機會，並榨取上訴人經營成果。被上訴人除混淆相關消費者，成立不公平競爭外，亦違反其身為員工之忠誠義務與不為競業義務。準此，上訴人依商標法第68條、第69條，暨100 年11月23日修正公布（下稱修正前）公平交易法第19條第3 款、第24條及現行公平交易法第20條第3 款、第25條之規定，請求被上訴人不得使用相同或近似系爭商標之文字於口譯或翻譯服務，或於招牌、名片、網頁、廣告文書及其他行銷物件上使用相同或近似系爭商標之文字，並應拆除、除去及銷毀所使用含有相同或近似於系爭商標之招牌、名片、網頁、廣告及其他行銷物件排除侵害；暨被上訴人不得使用相同或近似系爭商標之文字作為其經營主體名稱之特取部分，應向臺北市商業處辦理其商業名稱變更登記為不含相同或近似於系爭商標字樣之名稱，並不得使用如附件所示之網址作為其網域名稱，應向財團法人臺灣網路資訊中心辦理註銷如附件所示之網域名稱登記，均為有理由。原判決亦作相同認定。4.上訴人得行使損害賠償請求權：
被上訴人為前開侵害系爭商標及不正競爭之行為，致相關消費者混淆誤認，破壞市場公平競爭秩序，且其所提供之翻譯服務甚差，致上訴人客戶出走，營業額大幅下降，造成近100萬元之損失。反觀，被上訴人於102 年8 月銷售額與稅額
申報書之記載，可知被上訴人月營業額達約70萬元，年營業額高達約840 萬元，是被上訴人之侵權行為已逾4 年，獲利已達上千萬。再者，被上訴人盜用系爭商標，提供劣質翻譯服務，致上訴人商譽受損，亦應負擔損害賠償責任。職是，上訴人請求被上訴人賠償100 萬元，為有理由。原判決未依公平交易法第31條之規定，審酌被上訴人具有惡意，未命被上訴人依倍數賠償，容有違誤。
5.被上訴人應將判決書等內容刊登於報紙：
被上訴人除侵害系爭商標外，其翻譯品質不良，致相關消費者投訴報紙及新聞媒體，亦使相關消費者混淆誤認。相關消費者並不會如原判決所述，上司法院網站查詢判決。準此，本件上訴人依公平交易法第33條與民法第195 條規定，請求被上訴人將判決書刊登於報紙以澄清事實，保護相關消費者利益，並回復上訴人之商譽。
二、被上訴人戴正平即五姊妹翻譯社答辯聲明駁回上訴人之上訴。而其上訴聲明請求: ㈠原判決為被上訴人敗訴部分廢棄。㈡廢棄部分，上訴人於第一審之訴駁回。並主張及答辯如後：
(一)本件爭點不受前案行政判決拘束：
1.前案行政判決對本件無既判力或爭點效之適用：
上訴人固主張前案行政判決對本件爭點具有拘束力云云。然前案行政判決有關訴訟當事人、訴訟標的及訴之聲明，均有所不同，是就本件不生既判力及爭點效。況前案行政判決係以被上訴人具有契約、地緣、業務往來或其他關係、未先使用「五姊妹」商標為由，駁回被上訴人之請求。而非針對被上訴人前於謙慧公司擔任經理及謙慧公司經由五姊妹翻譯社提供翻譯服務等事實為審認。且前案行政判決亦未審酌被證1 、被證5 至7 、上證1 至2 ，足徵與本件商標案件之證據資料不同，自無既判力或爭點效之適用。
2.被上訴人未延滯訴訟而逾期提出證據：
上訴人雖主張稱被證1 、被證5 及上證1 逾期提出而生失權效云云。惟上開證據係刑事案件之調查筆錄或偵查筆錄，基於偵查不公開原則，被上訴人無法於製作筆錄時，知悉該證據之存在，致未於前案行政訴訟時提出。被上訴人於閱卷後，始發現上開證據，足證被上訴人並無滯延訴訟，而生失權效果之情形。
(二)被上訴人非謙慧公司或上訴人之員工：
1.上訴人與被上訴人共同經營謙慧公司：
上訴人與被上訴人前於98年6 月16日簽訂入股協議書，並約定由被上訴人出資入股，取得謙慧公司一半股權。復因被上訴人個人因素，由其父為股權名義人。嗣於99年4 月23日因合作方案有所變更，復簽訂協議書。準此，足徵被上訴人與上訴人共同經營謙慧公司。被上訴人非為上訴人之員工，亦可由上證3 至5 電子郵件之內容推知：⑴上證3 為有關員工獎金、薪資計算部分並未將被上訴人列在其中；⑵上證4 為上訴人與被上訴人居於同等地位，得取得高額分紅；⑶上證5 為被上訴人可決定公司員工去留。
2.上訴人與被上訴人間具有合作關係：
觀諸被證5 、上證1 、上證2 及上證6 之內容，可知○○○、陳謙中、○○○、○○○及○○○均稱被上訴人為實際負責人或兩者間具合夥關係，故上訴人與被上訴人間具有合作關係。況由上證2 之○○○證述可知，其雖為被上訴人之員工，然其勞健保投保於謙慧公司。換言之，上訴人縱前協助被上訴人投保健保，未必為謙慧公司之員工。且上訴人所提出之薪資紀錄，僅有98年7 月以後之紀錄，未有94年7 月就職薪資領取紀錄。申言之，上開紀錄應為雙方所簽訂協議書中有關合作分紅之給付，而非薪資。準此，益徵上訴人與被上訴人間具有合作關係。
(三)被上訴人為系爭商標之善意先使用人：
1.上訴人非www.5sisters.com.tw之所有人：
華科企管股份有限公司（下稱華科公司）為謙慧公司之前身，其於92年11月20日設立登記時，未將翻譯業列入其營業項目。嗣於98年8 月25日辦理變更登記時，將翻譯業列入營業項目。足徵上訴人與被上訴人合作後，始以翻譯為業。況上訴人縱於93年11月23日註冊「www.5sisters.com.tw 」為其網域名稱，然無從僅憑上開網域名稱，遽認「五姊妹」係用於翻譯業。且上開網域名稱之註冊者為華科公司，應屬謙慧公司所有。上訴人僅為聯絡人，並非負責人。職是，上訴人不得據此主張上開網域名稱為其所有，亦無法認定上訴人於93年間已使用「五姊妹」於翻譯服務。
2.被上訴人早於上訴人使用五姐妹於翻譯服務：
翻譯業與打字排版業係屬不同業務，為不同經營體系。翻譯部分係由被上訴人負責，打字排版部分則由上訴人負責。依被證6 ○○○於另案偽造文書案之證述可知，上訴人知悉被上訴人使用「五姊妹」於招攬翻譯業務後，始使用「五姊妹」於翻譯業務，足徵被上訴人先於上訴人使用「五姊妹」於翻譯業務。
(四)上訴人主張損害賠償為無理由：
1.被上訴人未致系爭商標或上訴人之商譽受有損害：
上訴人固主張被上訴人致其累積多年之商譽，因其提供劣質翻譯，致媒體報導而受有損害云云。然觀諸上開報導均特定為被上訴人所經營之五姊妹翻譯社，且由原證15「五姊妹翻譯社負責人戴正平稱」及上證6 所示之地址，可知相關消費者倘稍加注意即可分辨兩者，故不致系爭商標或上訴人之商譽受有損害。再者，系爭商標屬謙慧公司所有，應由其與全體股東主張相關商標權利。上訴人逕自將其變更為謙慧公司負責人，並註冊謙慧公司所有「五姊妹」品牌，有侵占與背信之嫌，不具權利保護之必要性。
2.無法以營業人銷售額與稅額申報書作為損害數額之基準：
上訴人固提出謙慧公司100 年6 月、8 月、10月之營業人銷售額與稅額申報書，作為損害數額之基準。然謙慧公司所營事業項目含打字、排版及翻譯等多項業務，而本件僅涉及翻譯部分，自無從依上開資料，逕以認定其損害數額。至上訴人主張自100 年7 月起，其營業額大幅下降，致近100 萬元損失云云。然於雙方合作期間，係由謙慧公司向客戶收款並開立發票，是雙方於結束合作關係後，自毋須再經由謙慧公司開立發票。準此，上訴人主張被上訴人應給付損害賠償100萬元云云，應無理由。
(五)上訴人請求將判決書等內容刊登於報紙為無理由：
上訴人固以新聞報導作為其名譽受損之依據，惟系爭商標非為翻譯業中之著名商標，且觀諸新聞報導之內容，應可特定五姊妹翻譯社係由被上訴人所經營，而非上訴人所經營之翻譯社或公司，應不致相關消費者有混淆誤認之虞，則上訴人請求刊登判決書，已逾法律保護目的。
三、整理與協議簡化爭點：
按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（見本院卷第127 至130 頁之105 年2 月19日準備程序筆錄）：
(一)不爭執事項：
上訴人為系爭商標之商標權人，而被上訴人對上訴人之系爭商標提起異議，經本院103 年度行商訴字第42號判決敗訴，被上訴人不服，提起上訴，嗣經最高行政法院104 年度判字第97號判決駁回被上訴人之上訴確定（見臺北地方法院103
年度智字第20號第25至26頁之原證6 ，下稱北院卷；本院卷第83至96頁）。
(二)爭執事項：
1.前案行政判決於本件是否具有爭點效？事涉前案認定戴正平為謙慧公司之員工，當事人間並非合作關係之事實，被上訴人是否應受其拘束，不得於本案訴訟再為相反之主張。
2.被上訴人是否為系爭商標之先使用人？其與被上訴人是否為謙慧公司之員工有關？被上訴人使用系爭商標，是否符合善意先使用之行為。
3.上訴人主張排除侵害請求權，請求被上訴人排除下列侵害，有無理由? ⑴被上訴人不得使用相同或近似系爭商標之文字於口譯或翻譯服務，或於招牌、名片、網頁、廣告文書及其他行銷物件上使用相同或近似上開註冊商標之文字，並應拆除、除去及銷毀所使用含有相同或近似於系爭商標之招牌、名片、網頁、廣告及其他行銷物件。⑵被上訴人不得使用相同或近似系爭商標之文字作為其經營主體名稱之特取部分，並應向臺北市商業處辦理其商業名稱變更登記為不含相同或近似於系爭商標字樣之名稱。⑶被上訴人不得使用如附件所示之網址作為其網域名稱，並應向財團法人臺灣網路資訊中心辦理註銷如附件所示之網域名稱登記。
4.上訴人依商標法與公平交易法規定，請求被上訴人賠償100
萬元，並自103 年1 月8 日起至清償日止，按年息5%計算之利息，有無理由？
5.上訴人請求被上訴人應負擔費用將本件民事最後事實審判決書案號、當事人、案由及主文欄，以14號字體長30公分、寬26公分之篇幅，登載於蘋果日報全國版頭版1 日，有無理由？
參、本院得心證之理由：
一、被上訴人前受僱於謙慧公司：
判決理由中所判斷之其他爭點，雖非既判力之效力所及。然法院於確定判決理由，就訴訟標的以外當事人所主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果已為判斷時，除有顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，基於爭點效理論，同一當事人就與該重要爭點有關所提起之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相反之判斷（參照最高行政法院105 年度判字第105 號行政判決）。上訴人主張前案行政判決之原告為被上訴人，參加人為上訴人，當事人與本件一致。前案行政判決有審酌相關證據，並經雙方充分攻擊防禦，認定戴正平為陳謙中之員工，雙方間並非合作關係。況被上訴人逾期提出證據已生失權效，是前案行政判決對本件爭點具有爭點效，被上訴人應受拘束，不得於本案再為相反之主張等語。被上訴人抗辯稱前案行政判決固與本件事實相關，然其訴訟當事人、訴訟標的及訴之聲明，均有所不同，就本件不生既判力及爭點效。且被上訴人亦未延滯訴訟而逾期提出證據云云。職是，本院先認定被上訴人是否前受僱於謙慧公司；繼而判斷被上訴人於本院所提出證據，有無逾期提出證據而生失權效；最後探討前案行政判決認定被上訴人前受僱於謙慧公司，當事人間並非合作關係之事實，對本案訴訟有無爭點效（參照本院整理當事人爭執事項1 ）。
(一)被上訴人自94年至100年7月間受僱於謙慧公司：
1.被上訴人負責與使用上訴人網址對外聯絡：
被上訴人任職謙慧公司員工期間使用電子郵件對外署名為「五姊妹翻譯社業務」，網址均使用www.5sisters.com.tw ，該網址為上訴人所有（見北院卷第51至54頁之原證8 、9 ）。被上訴人於任職謙慧公司員工期間，負責「五姊妹」網站及業績，向上訴人報告及請示「五姊妹」網站可否改善，並報告「五姊妹」業績情形等事實。有電子郵件與網頁列印等件可證（見原審卷一第176 至177 之原證30、31）。職是，被上訴人使用與負責上訴人網址，並以此該網址對外聯絡。2.被上訴人使用上訴人網址對外執行謙慧公司業務：
上訴人經營謙慧公司對外使用「五姊妹」商標經營翻譯業務，並由被上訴人負責刊登關鍵字廣告，公平會曾以謙慧公司刊登「五姊妹」關鍵字廣告，處罰謙慧公司。而被上訴人當時為謙慧公司覆函檢舉人詮星翻譯有限公司之電子郵件記載網址為「www.5sisters.com.tw 」，網址為上訴人所有等事實。此有公平會公處字第101050號行政處分書、電子郵件等件附卷可稽（見原審卷一第85至89頁之原證22、第165 頁之原證27）。而被上訴人為謙慧公司處理「五姊妹」網路關鍵字廣告業務事實，亦有多筆電子郵件附卷可證（見原審卷一第169 至175 頁之原證29）。準此，被上訴人使用上訴人網址，對外執行謙慧公司業務。
3.被上訴人受雇於謙慧公司處理業務：
被上訴人向謙慧公司領取薪資，謙慧公司為其投保員工健保，期間被上訴人被有向謙慧公司請假，並於請假申請表、請款單、員工薪資表簽名等事實。有薪資明細、請款單、員工薪資表等件附卷可證（見北院卷第27至50頁之原證7 ；原審卷一第91至92頁之原證24、原審卷二第13頁）。被上訴人曾受謙慧公司指派代表公司處理與員工○○○間之勞資糾紛，其除負責謙慧公司日常業務，為謙慧公司申辦中華電信網路、電話、台灣大哥大電話外，亦負責部分款項之存款等事實。有會議紀錄、申請書、薪資轉存款存根聯等件附卷可憑（見原審卷一第230 頁之原證42、第166 至168 頁之原證28；原審卷二第68頁之附件1 ）。職是，被上訴人受雇於謙慧公司，其有處理該公司之業務。
4.證人○○○與○○○證明被上訴人曾受僱於謙慧公司：
證人○○○於另案結證稱：其曾在謙慧公司擔任業務人員，其與戴正平在謙慧公司為同事，戴正平負責翻譯之業務等語（見原審卷一第75至78頁之北院102 年度訴字第740 號刑事案件103 年4 月24日審判期日之證言）。另證人○○○亦於北院檢察署101 年度偵字第22140 號刑事案件證稱：其前於謙慧公司擔任會計，戴正平在公司擔任經理等（見原審卷一第79至80頁之101 年10月20日調查筆錄）。準此，參諸該等證人之證言可知，戴正平在謙慧公司負責翻譯之業務，其職位為公司經理。
5.被上訴人自承其前擔任謙慧公司經理人：
被上訴人前於100 年12月13日在公平會陳稱：其父親是謙慧股份有限公司之股東，而五姊妹翻譯社對外招攬之翻譯、打字或公證業務之營收，均歸入謙慧公司之營收，謙慧公司再將盈餘分配予各股東，故謙慧公司係以五姊妹翻譯社作為招攬業務之管道，實際與客戶簽約、提供翻譯、打字及公證服務，並向客戶收取款項者，係謙慧公司。其自94年或95年間起在謙慧公司任職，擔任該公司經理職務，有負責謙慧公司之日常業務，倘公司有重要決策，其必須再向上訴人請示等語（見北院卷第28至31頁）。職是，被上訴人自承其前有擔任謙慧公司之經理人。
6.被上訴人有領取謙慧公司薪資：
被上訴人雖抗辯稱其於99年8 月領取謙慧公司薪資36,000元，並於薪資明細簽名，係因其父○○為謙慧公司之股東，依入股協議書，謙慧公司須分配股利予○○，因其父於99年8
月不在國內，故其代父具領股利36,000元，該款項並非薪資云云。惟上訴人主張被上訴人戴正平於98年6 月間要求入股謙慧公司，並擔任董事等事實，有簽訂入股協議書為證（見原審卷一第178 頁之原證32、第180 頁之原證34）。再者，被上訴人前有卡債問題（見原審卷一第179 頁之原證33），故由其父○○掛名股東及董事，而戴正平所領每月36,000元薪水及不固定金額股利，均匯到○○之戶頭。98年8 月之薪資係被上訴人要求領現金，始簽具薪資明細表等事實，有薪資匯款資料及股東股利匯款資料等件附卷可稽（見原審卷二第68頁之附件1 、第70頁之附件3 ）。而當事人間之協議書第6 條約定被上訴人全權代理○○，所領薪水為36,000元；第5 條、第7 條約定於謙慧公司營業收入按持股比例給付股東股利，並有上訴人分別給付薪資及股利之匯款資料為證（見原審卷一第180 至191 頁）。準此，本院審酌上訴人提出之證據資料與其主張互核相符，足認被上訴人除以其父○○之名義入股謙慧公司外，亦受僱於謙慧公司，按月領取薪資36,000元。被上訴人抗辯稱其於99年8 月領取之36,000元並非薪資，而係代其父○○領取股利云云，不足為憑。
7.被上訴人抗辯不足採：
證人○○○前於北院102 年度訴字第740 號刑事案件結證證稱：其前於謙慧公司任職期間，約於99年4 至5 月離職，在謙慧公司工作約2 年。在謙慧公司負責接客戶電話，再轉交給適當之作業人員，東西完成後，再轉給客戶，客戶之委託內容包括翻譯、打字或排版等事項。其認識戴正平，在公司到職前，其與戴正平已經在同一個辦公室，戴正平當時是負責翻譯，向外接案子承做，其與戴正平無直屬關係，渠等為同事，因我們為同一個公司。戴正平在謙慧公司負責翻譯，承辦翻譯之業務等語（見原審卷一第75至78頁之原證19）。證人○○○亦於北院檢察署101 年度偵字第22140 號刑事案件調查程序供稱：戴正平為○○之兒子，在謙慧公司擔任經理（見原審卷一第79至80頁之原證20）。再者，被上訴人除於謙慧公司99年8 月薪資明細上簽名外，亦以經理身分，在謙慧公司請假申請表、請款單、員工薪資表之審（簽）核欄上簽名等事實，均為被上訴人所自承。至被上訴人抗辯稱請假申請表、請款單、員工薪資表上方「謙慧股份有限公司」，為嗣後加印者，其有對上訴人提起偽造文書告訴云云（見原審卷二第13頁）。然被上訴人如未擔任謙慧公司主管，何須在謙慧公司員工請假申請表、請款單、員工薪資表之審（簽）核欄等文件簽名。復勾稽被上訴人於公平會陳述、證人○○○與○○○之證述及上訴人提出之前揭證據。足認被上訴人抗辯，不足採信。準此，本院綜合勾稽上開事證，認為上訴人主張被上訴人自94年間起至100 年7 月間止，受僱於謙慧公司之事實，堪信為真實。
(二)被上訴人得提出攻擊或防禦方法：
按當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者，不在此限：1.因第一審法院違背法令致未能提出者。2.事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者。3.對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者。4.事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據者。5.其他非可歸責於當事人之事由，致未能於第一審提出者。倘不許其提出顯失公平者。前項但書各款事由，當事人應釋明之。民事訴訟法第447 條定有明文。故第二審為原則上限制新攻防方法，例外准許之嚴格限制之續審制、改良式之續審制或接近事後審制，以充實第一審之事實審功能，並合理分配司法資源，暨維護當事人之程序利益。當事人是否得提出新攻擊或防禦方法，為法院應依職權調查之事項，不待當事人主張或抗辯，應本於職權予以探知，審判長並應曉諭當事人就此為適當完全之辯論（參照最高法院99年度台上字第947 號、102 年度台上字第1220號民事判決）。上訴人雖主張稱被證1 、被證5 及上證1 、上證2 均逾期提出而生失權效云云。然被上訴人抗辯稱上開證據係刑事案件之調查筆錄或偵查筆錄，基於偵查不公開原則，被上訴人無法於製作筆錄時，知悉該證據之存在，致未於前案行政訴訟時提出。被上訴人於閱卷後，始發現上開證據，足證被上訴人並無滯延訴訟，而生失權效果之情形等語。職是，本院自應審究被上訴人是否得提出攻擊或防禦方法，證明被上訴人未受僱於謙慧公司。
1.補充攻防方法與非歸責於被上訴人之事由而未提出：
基於偵查不公開原則，被上訴人無法於偵查期間，知悉刑事案件之調查筆錄或偵查筆錄，致未於前案行政訴訟期間，適時提出該等筆錄為證，嗣於被上訴人審閱刑事卷宗後，始發現上開證據，其為非可歸責於被上訴人之事由，倘不許其提出，對被上訴人顯失公平。參諸被上訴人在第一審就已提出之攻擊或防禦方法，否認其自94年至100 年7 月間受僱於謙慧公司，該等欲否認被上訴人為受雇人之新攻擊或防禦方法證據，容可為舊攻擊或防禦方法之補充。揆諸前開說明，被上訴人得於本院提出上開調查筆錄與偵查筆錄，作為其否認曾受僱於謙慧公司之新攻擊或防禦方法。
2.被上訴人與謙慧公司間前有僱傭關係存在：
所謂僱傭者，係指當事人約定，一方於一定或不定之期限內為他方服勞務，他方給付報酬之契約，民法第482 條定有明文。被上訴人雖主張其提出之被證1 、被證5 、上證1 及上證2 ，可證其非上訴人員工云云。然觀諸被證1 、被證5 、上證1 及上證2 內容，○○○、陳謙中及○○○僅泛稱被上訴人為實際負責人或兩者兼具合夥關係等語（見原審卷一第28至29、41至44頁；本院卷第60至65頁）。而本院認為判斷被上訴人與謙慧公司有無僱傭關係存在，應審究一方是否於一定期間為他方服勞務，他方為此給付報酬。查被上訴人自承其前擔任謙慧公司經理人，被上訴人有處理謙慧公司與領取謙慧公司薪資，證人○○○與○○○並證明被上訴人曾受僱於謙慧公司，既如前述。被上訴人或其父○○，雖均具有謙慧公司之股東身分，然與被上訴人兼具謙慧公司之員工身分不牴觸。是證人縱有陳稱被上訴人為實際負責人或合夥關係等語，惟僅係說明被上訴人有投資謙慧公司股東之事實，並非否認被上訴人為上訴人之員工，前有實質之僱傭關係存在。
(三)前案行政判決具有爭點效：
爭點效之適用，除理由之判斷具備於同一當事人間、非顯然違背法令及當事人未提出新訴訟資料足以推翻原判斷等條件外，必須該重要爭點，在前訴訟程序已列為足以影響判決結果之主要爭點，經兩造各為充分之舉證，就訴訟標的極盡其攻擊、防禦之能事，並使當事人適當而完全之辯論，由法院為實質上之審理判斷，前後兩訴之標的利益大致相同者，始應由當事人就該事實之最終判斷，對與該重要爭點有關之他訴訟負結果責任，以符民事訴訟上之誠信原則（參照最高法院96年度台上字第307 號、第2745號、97年度台上字第2688號、98年度台上字第1090號、99年度台上字第781 號、100
年度台上字第1627號、104 年度台上字第137 號民事判決）。經查：
1.被上訴人前受僱於謙慧公司為重要爭點：
前案行政判決審酌公平會101 年5 月8 日公處字第101050號處分書內容，可知原告（本件被上訴人）曾至公平會陳述指五姊妹翻譯社對外招攬翻譯、打字、公證等業務，客戶所給付翻譯、打字、公證之款項係直接匯款給被處分人謙慧公司，並以被處分人之名義開立發票。故被處分人係以五姊妹翻譯社作為招攬業務之管道，實際與客戶簽約、提供翻譯、打字及公證服務，並向客戶收取款項均為被處分人。原告於94或95年間即開始於被處分人謙慧公司任職，擔任公司經理職務，原告之父於98年9 月入股被處分人並擔任董事職務，原告負責被處分人之日常業務，倘公司有重要之決策，必須再向參加人陳謙中（本件上訴人）請示。渠等合作模式是何人在國內，就由何人處理被處分人之業務，故被處分人於99年收到其他翻譯同業以電子郵件抗議系爭關鍵字廣告時，均由原告（本件被上訴人）回信處理等情（見本院卷第83至96頁）。職是，前案行政判決以被上訴人前受僱於謙慧公司之事實，此為判斷被上訴人非系爭商標先使用人之重要爭點。
2.被上訴人應受其拘束不得於本件為相反主張：
按訴訟當事人謂原告、被告及依第41條與第42條參加訴訟之人，行政訴訟法第23條定有明文。前案行政判決之原告為被上訴人，參加人為上訴人，均屬行政訴訟法第23條規定之訴訟當事人範圍，該案當事人與本件當事人同一。前開判決已審酌相關證據，且經雙方充分攻擊防禦，認定被上訴人確上訴人之員工，雙方間並非合作關係。被上訴人前受僱於謙慧公司之事實，為判斷被上訴人非系爭商標善意先使用人之重要爭點。參諸前案就重要爭點之判斷，除無顯然違背法令外，被上訴人於本院提出新訴訟資料，亦不足以推翻原判斷。揆諸前揭說明，該重要爭點於本件自具有爭點效，被上訴人應受其拘束，不得於本件再為相反之主張。職是，本院應以既判事項為基礎處理本訴，以防當事人就法院據以為判斷訴訟標的權利或法律關係存否之基礎資料，反覆請求法院另行確定或重新評價，徒增當事人訟累與消耗有限之司法資源。二、被上訴人非善意先使用系爭商標：
上訴人主張被上訴人為其員工，被上訴人早已知悉系爭商標之存在，且前案行政判決均認定被上訴人無善意先使用之行為等語。被上訴人抗辯稱其非上訴人之員工，其與上訴人共同經營謙慧公司，具合作關係。況被上訴人先於上訴人使用五姐妹於翻譯服務，故被上訴人善意先使用系爭商標云云。職是，本院自應審究被上訴人在使用系爭商標於翻譯服務，是否符合善意先使用之要件（參照本院整理當事人爭執事項2 ）。
(一)善意先使用之要件：
按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1 項第3 款定有明文。職是，主張善意先使用抗辯者，須證明如後要件：1.其使用時間在商標權人商標註冊申請日前；2.先使用之主觀心態須為善意，不知他人商標權存在，且無不正競爭目的；3.使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。本款規範之目的在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。而善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準。申言之，商標法之善意先使用之規範，在於保護先使用行為所創造之事實狀態或社會關係，使善意使用人能在原有社會關係中，享有應受保護之利益。商標善意先使用者，不以行為人自行創設商標為限，亦包含行為人於他人商標註冊申請日前，並非以不正當競爭為目的而使用商標，均符合商標善意先使用之要件。
(二)被上訴人未先於上訴人使用系爭商標與非善意者：
1.上訴人使用系爭商標表彰翻譯服務：
⑴上訴人使用系爭商標之態樣：
按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：①將商標用於商品或其包裝容器。②持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。③將商標用於與提供服務有關之物品。④將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。商標法第5
條定有明文。查上訴人於92年11月28日成立謙慧公司，其前身為華科公司（見北院卷第12頁之原證1 ），謙慧公司均以「五姊妹」為商標對外提供翻譯服務。詳言之：①謙慧公司前身華科公司之業務用信封印有「華科企管股份有限公司五姊妹打字排版翻譯服務」文字（見原審卷一第164 頁之原證26、第220 頁之原證38）。②上訴人於92年間所使用之名片記載可知，內容為五姊妹翻譯社打字排版、五姊妹打字排版翻譯（見原審卷一第221 頁之原證39）。③上訴人前於93年11 月23 日註冊「www.5sisters.com.tw 」網域名稱，並在網頁上使用「五姊妹翻譯」（見北院卷第13至16頁之原證2
、3 ）。④參諸98年1 月、3 月間之google街景照片顯示，上訴人於謙慧公司外牆懸掛招牌為「五姊妹翻譯打字排版」，並於一樓懸掛「五姊妹打字翻譯掃描00-00000000 0F-1」廣告牌（見北院卷第17至20頁之原證4 ；原審卷一第222 至223 頁之原證40）。⑤上訴人各於97年3 月19日、7 月25日、7 月26日，至各大知名部落格網站，如無名小站與pixnet，以「五姊妹」翻譯社、「五姊妹」打字排版留言以招攬翻譯業務（見北院卷第21至24頁之原證5 ）。
⑵上訴人之行為符合使用系爭商標：
綜上所述，上訴人在謙慧公司及其前身之華科公司有關信封、名片、註冊之網頁、招牌，暨上網招攬業務時，使用「五姊妹打字排版翻譯服務」、「五姊妹」、「五姊妹翻譯」、「五姊妹翻譯社」等標示，衡諸商業交易習慣與相關消費者之立場，上訴人基於行銷翻譯服務之目的，有積極標示系爭商標之積極行為，該等表示方式，足以使相關消費者認知係表彰其翻譯服務，自屬商標之使用。
⑶被上訴人抗辯不足為憑：
①被上訴人固抗辯稱華科公司實際未經營翻譯業務云云（見原審卷二第11至12頁）。惟被上訴人不爭執原證26、原證29至原證42證物之形式真正，而謙慧公司之前身為華科公司，係96 年11 月6 日始更名為謙慧公司，上訴人提出之華科公司之業務用信封之印製時間於96年11月前，由信封印有「華科企管股份有限公司、五姊妹打字排版翻譯服務」文字，足認謙慧公司在92年間設立後至96年11月間，已使用「五姊妹」於翻譯服務。參諸上訴人提出97年間至各大知名部落格網站以「五姊妹翻譯社」、「五姊妹打字排版」招攬業務，暨98年1 月、3 月間之google街景照片，顯示謙慧公司外牆懸掛「五姊妹翻譯打字排版」招牌及一樓懸掛「五姊妹打字翻譯掃描」廣告牌，均足認華科公司更名為謙慧公司後之97年至98年間，仍持續使用系爭商標於翻譯服務之事實。職是，被上訴人上開辯稱，不足採信。
②被上訴人雖辯稱：上訴人前於臺北地檢署101 年度偵字第24945 號刑事案件自承其沒有使用五姊妹名義做生意，而於101 年3 月始使用五姊妹，上訴人於本件竟有前後矛盾之陳述，應適用禁反言原則云云（見原審卷二第8 頁之被證11）。查該刑事案件係上訴人告訴被上訴人於101 年6 月間擅自更改電子郵件密碼，涉犯妨害電腦使用罪嫌。是上訴人所稱其未使用五姊妹從事業務，至100 年3 月間始使用等情，雖與上訴人主張於96年11月前已使用系爭商標之資料不符。然衡諸上訴人之上開陳述，係僅就101 年間案發前後之期間敘述，並非承認其自始未使用系爭商標。況系爭商標於101 年2
月1 日始公告註冊，縱使上訴人在公告註冊前，有一段時間未使用系爭商標，對其取得系爭商標權，並無影響。職是，被上訴人不得僅以上訴人於該刑事案件之片斷陳述，執為有利之論據。
2.被上訴人使用系爭商標行為屬謙慧公司業務範圍：
被上訴人登記為負責人之五姊妹翻譯社係98年9 月8 日設立，其所提出之使用證據，分別為97年間進行網路徵才及對客戶進行報價、公證之資料（見原審卷二第81至84頁），其中網路徵才之資料，並非向相關消費者提供翻譯服務之來源標示，非屬商標之使用，其餘使用證據之時間均未早於謙慧公司之使用時間即96年11月前。況被上訴人自94年間起至100
年7 月間止，均受僱於謙慧公司，其在謙慧公司任職期間，縱有使用「五姊妹」名義，對外招攬生意，然實際與客戶簽約、提供翻譯、打字及公證服務，並向客戶收取款項者，應認為謙慧公司之經營事業範圍，該使用系爭商標之行為，應認係謙慧公司之行為，並非被上訴人之行為至明。參諸被上訴人係因受僱於謙慧公司而知悉謙慧公司使用「五姊妹」於翻譯服務，顯非善意不知情之人，故被上訴人主張其在系爭商標申請註冊前，已善意先使用系爭商標云云，自屬無據。準此，上訴人自92年間成立謙慧公司後，即使用「五姊妹」商標於翻譯服務，被上訴人自94年間起至100 年7 月間止，係受僱於謙慧公司，其使用「五姊妹」名義對外招攬生意，該使用系爭商標之行為，屬謙慧公司業務行為，被上訴人非善意不知情者。
三、上訴人合法行使排除侵害與銷毀請求權：
上訴人主張被上訴人明知系爭商標為上訴人所有，竟於100
年7 月離職後，搬至與謙慧公司同址之6 樓，並以「五姊妹」商標從事翻譯服務，搶奪上訴人之客戶，並分別註冊大量近似於上訴人之網域名稱與網頁，致相關消費者混淆，使其減少交易機會及榨取上訴人經營成果。被上訴人除混淆相關消費者，構成不公平競爭外，同時亦違反其身為員工之忠誠義務與不為競業義務，不得使用系爭商標與銷燬侵害系爭商標物品等語。被上訴人抗辯稱其善意先使用系爭商標，未侵害系爭商標云云。職是，本院應審酌上訴人主張排除侵害與銷毀請求權，有無理由（參照本院整理當事人爭執事項3 ）。
(一)被上訴人不得使用系爭商標：
按未經商標權人同意，為行銷目的而於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者，為侵害商標權。商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之。商標法第68條第1 款、第69條第1 項及修正前公平交易法第30條與現行公平交易法第29條分別定有明文。上訴人主張被上訴人不得使用相同或近似系爭商標之文字於口譯或翻譯服務，或於招牌、名片、網頁、廣告文書及其他行銷物件上使用相同或近似上開註冊商標之文字，並應拆除、除去所使用含有相同或近似於系爭商標之招牌、名片、網頁、廣告及其他行銷物件等語。經查：
1.當事人為公平交易法之事業：
本件當事人為提供翻譯服務從事交易之人或獨資工商行號，均為修正前與現行公平交易法第2 條所規範之事業。準此，倘渠等行為違反公平交易法之規定，當事人一方得對他方行使公平交易法規定之請求權，合先敘明。
2.禁止被上訴人侵害系爭商標：
商標權有排他性之性質，其係準物權，具有所有權之物上請求權，其於商標權受侵害時，商標權人除得請求賠償損害外，並賦予排他妨害之權利，此為所謂禁止請求權。具有事先迅速制止侵害行為及防範侵害行為於未然之功能，對於商標權人之保護較為周密，可減免其損害之發生或擴大。因排除侵害及防止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事實發生，即可主張之，故不考慮其主觀可歸責之要素，是不以商標侵權行為人有故意或過失為要件。查系爭商標圖樣為橫排中文「五姊妹」組成，指定使用於「口譯、翻譯」服務，被上訴人「五姊妹翻譯社」以「五姊妹」作為商號名稱之特取部分，對外使用時亦以「五姊妹」作為表示其服務來源之標識，足以使相關消費者認為其為商標。被上訴人使用相同於系爭商標之「五姊妹」商標，提供同一之翻譯服務，自屬侵害上訴人之商標權，被上訴人使用系爭商標，不符合善意先使用要件，即如前述。故被上訴人侵害系爭商標，上訴人為商標權人，妨礙上訴人就系爭商標權之圓滿行使，上訴人無忍受之義務。職是，上訴人依商標法第69條第1 項及修正前公平交易法第30條、現行公平交易法第29條等規定，請求被上訴人不得使用相同或近似系爭商標之文字於口譯或翻譯服務，或於招牌、名片、網頁、廣告文書及其他行銷物件上使用相同或近似上開註冊商標之文字，並應拆除與除去所使用含有相同或近似於系爭商標之招牌、名片、網頁、廣告及其他行銷物件，為有理由，應予准許。
(二)被上訴人應銷燬侵害系爭商標之物品：
按商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。商標法第69條第2
項定有明文。查被上訴人現使用相同或近似系爭商標之文字於口譯或翻譯服務，並於招牌、名片、網頁、廣告文書及其他行銷物件上使用相同或近似上開註冊商標之文字等事實，此為被上訴人所不爭執。故上訴人就應銷燬標的物之存在，足堪辨別而得明確特定之，將來可作為據以強制執行之依據及範圍。準此，上訴人請求被上訴人銷燬所使用含有相同或近似於系爭商標之招牌、名片、網頁、廣告及其他行銷物件，為有理由，應予准許。
(三)被上訴人不得使用系爭商標為其營業主體之特取部分：
按事業不得以脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭者之交易相對人與自己交易之行為，致有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者。事業不得以低價利誘或其他不正當方法，阻礙競爭者參與或從事競爭之行為，致有限制競爭之虞者。除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。修正前公平交易法第19條第3 款、第24條與現行公平交易法第20條第3 款、第25條分別定有明文。上訴人主張被上訴人明知系爭商標為上訴人所有，竟於100 年7 月自謙慧公公司離職後，立即搬至同址6 樓，並以「五姊妹翻譯社」從事翻譯服務，被上訴人之行為係為混淆相關消費者與搶奪上訴人之客戶，致減少上訴人之交易機會，為違反修正前公平交易法第19條第3 款、第24條之行為，並依同法第30條之規定，請求被上訴人不得使用相同或近似系爭商標之文字作為其經營主體名稱之特取部分，並應向臺北市商業處辦理變更登記等語。經查：
1.應適用公平交易法第25條規定：
公平交易法於104 年2 月4 日修正公布，修正前第19條第3
款規定，修正後移列為第30條第3 款規定。其修正立法理由係參考德國限制競爭防止法第20條禁止不公平阻礙競爭之規範意旨，就具有相當市場地位之事業從事不當低價競爭或其他阻礙競爭之行為，雖未構成掠奪性訂價，然對市場造成限制競爭效果者，予以明文規定，以維市場競爭秩序。而修正前第24條規定於修正後移列為第25條，僅條次變更，內容並未修正。查上訴人主張被上訴人所為違反公平交易法，起訴請求排除侵害，係自判決確定後，向後發生效力，應以其提出請求當時之法律規範所許可者為限。依現行公平交易法第20條第3 款規定及其立法意旨，該條規定係限制競爭行為之規範，並非不公平競爭行為之規範，上訴人援引修正前第19條第3 款規定，主張就被上訴人不公平競爭之行為行使排除侵害請求權，容有未合。至於修正前第24條規定，雖於修正後僅條次變更，然內容並未修正，本院仍得審酌被上訴人之行為，是否符合該規定之構成要件。
2.被上訴人有足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為：
公平交易法第25條本條為不正競爭或不公平競爭行為之概括規定，應符合補充原則。判斷行為是否構成不正競爭？可從行為人與交易相對人之交易行為，暨市場上之效能競爭是否受到侵害加以判斷（參照最高法院101 年度台上字第993 條民事判決）。申言之，所謂欺罔者，係指事業以欺騙或隱瞞重要事實等引人錯誤之方法，致使交易相對人與其交易或使競爭者喪失交易機會。所謂顯失公平，係指以顯失公平之方法從事競爭或商業交易者。其中榨取他人努力成果之判斷。是法院應考量如後因素：⑴遭攀附或高度抄襲之標的，應係該事業已投入相當程度之努力，其於市場上擁有一定之經濟利益，而已被系爭行為所榨取；⑵其攀附或抄襲之結果，應有使交易相對人誤以為兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業之效果等。其常見行為態樣有攀附他人商譽、高度抄襲或利用他人努力，推展自己商品或服務之行為（參照公平交易委員會對於公平交易法第25條案件之處理原則）。經查：⑴被上訴人攀附上訴人之努力：
上訴人自92年起即開始使用「五姊妹」經營翻譯業務，已投入相當程度之努力，其於市場上擁有一定之經濟利益。被上訴人前為上訴人或謙慧公司之員工，明知「五姊妹」為上訴人所有，竟先於98年9 月8 日辦理五姊妹翻譯社之商業登記，嗣於100 年7 月離職後旋即在上訴人或謙慧公司同址樓上，經營五姊妹翻譯社，並成立多筆「五姊妹」網站，高度抄襲近似於上訴人之網域名稱與網頁，自會造成相關消費者之混淆誤認兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業，不僅對於上訴人造成不公平競爭外，亦影響相關消費者之權利。就翻譯市場效能競爭而言，被上訴人從事競爭或商業交易行為，提供不實資訊或有榨取上訴人努力成果之手段，致妨礙公平競爭，或使交易相對人不能為正確之交易決定，屬欺罔或顯失公平之類型。準此，被上訴人積極攀附上訴人商標之努力成果，從事交易之行為，依整體交易秩序之考量，有妨害市場之效能競爭或影響交易秩序者，可認為不正競爭。故被上訴人所為，成立足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，堪予認定。
⑵被上訴人應辦理商業名稱變更登記：
①商標係表彰商品或服務來源之識別標誌，藉以與其他之商品或服務來源之提供者相互區別。商號係表示商業主體，為營利為目的之獨資或合夥方式經營之事業之名稱，商號代表商業主體，並作為與其他商業主體間相互區別的標識，相當於自然人姓名。從固有定義以觀，商標與商號所代表之定義及功能，各有不同，每個商業主體雖僅有單一名稱，然其提供之商品或服務可能多樣化，故同一個商業主體可能有多個不同商標，且商業主體之名稱與其所使用之商標亦未必相同。由於商標及商號均具有提供識別標誌，並引導相關消費者進行選擇之功能，商業活動將商號標示於提供商品或服務有關之物品時，相關消費者常難以區辨該標誌，僅係表示商業主體名稱，或係表示商品或服務之來源。準此，商號雖係表示商業主體之名稱，然實際使用於商業活動時，可能使相關消費者認為亦為商品或來源之標誌，並作為選擇商品或服務之依據，其與商標使用，已難以截然畫分。商號與商標之相似性，在服務之領域尤為明顯，因服務之提供並未附著於一個物質性之載體，標示於提供服務有關之物品之服務商標，其與標示於提供服務有關之物品之商號，常結合而為一，提供服務之商業主體亦常會不斷加深、強化其商業名稱，在相關消費者心中之印象，使其具有標示服務來源之功能。故商號使用於商業活動中，可能成立商標之使用，其判別之標準在於一般商業交易習慣及相關消費者之角度，其表示之方式，是否足以使相關消費者認知係表示商品或服務之來源之標識，並藉以與其他商品或服務之來源相區別，而不應逕認商號之使用與商標之使用，係全然無關，否則可能與商標法所欲保障商標具有識別商品服務來源之功能及相關消費者之利益、維護市場公平競爭之立法目的相違。
②商標法與公平交易法分屬不同之法律規範，各有其立法目的及保護之標的。查被上訴人於98年9 月8 日辦理「五姊妹翻譯社」商業登記，系爭商標公告註冊日則為101 年2 月1 日，被上訴人辦理商業登記之時間早於系爭商標註冊日。因上訴人於96年11月前，已使用系爭商標從事商業活動，已如前述，且兩造為從事相同之業務，具有競爭關係，被上訴人有不公平之競爭行為，上訴人自得依公平交易法之規定尋求救濟，不因上訴人取得商標權在後而受有影響。職是，上訴人依公平交易法第29條與修正前第30條規定，行使排除侵害請求權，請求被上訴人不得使用相同或近似於系爭商標之文字作為其經營主體名稱之特取部分，並應向臺北市商業處辦理變更登記，為有理由。
(四)被上訴人不得以附件所示之網址作為其網域名稱：
所謂網域名稱，係指網路世界身分證或網路世界之地址(IP
Address)，每部電腦主機有其唯一之網域名稱，無法複製。國際上對於網域名稱之處理採先申請先使用或先到先選原則。其與我國商標法採先申請先註冊主義，具有相同之意旨，使得網域名稱與電子商務結合，成為企業之重要資產。參諸數位化時代之來臨，網路廣告依相關消費者搜尋特定產品或關鍵字之習性，將廣告主網址或廣告連結至相關消費者之搜尋結果頁面，相較於電視與平面廣告等傳統行銷模式，網路廣告具有成本較低與投資報酬易於掌握等優勢，益使網域名稱成為競相搶先註冊之商業利益。上訴人主張近似於系爭商標字樣之名稱。被上訴人不得使用如附件所示之網址作為其網域名稱，並應向財團法人臺灣網路資訊中心辦理註銷如附件所示之網域名稱登記等語。經查：
1.網域名稱為事業資產而具有商業利益：
被上訴人明知上訴人擔任負責人之謙慧公司早已使用系爭商標於翻譯服務，並於93年11月23日註冊「www.5sisters.com.tw 」網域名稱，並在網頁上使用「五姊妹翻譯」招攬業務，竟自謙慧公司離職後，註冊大量近似於系爭商標之網域名稱及在網頁使用「五姊妹」，包括如www.5sisters.tw 、www.5sister.com.tw、www.5sisterS.tw 、5sisters.org、www.5sisters.url.tw 、www.5sister.tw、五姊妹翻譯.tw 等，高度抄襲近似於上訴人之網域名稱與網頁，自會造成相關消費者之混淆誤認兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業，不僅對於上訴人造成不公平競爭外，亦影響相關消費者之權利，構成公平交易法第25條規定之足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。
2.被上訴人行為影響交易秩序而顯失公平：
在電子商務之發展下，網域名稱係網際網路交易架構中之重要一環，其得使網路使用人經由網址而得知該網站所提供之服務或資訊，此發展對商標權人有重大影響。查被上訴人上開之行為阻礙上訴人進入網際網路市場爭取交易機會，違反競爭效能，影響交易秩序而顯失公平，其違反公平交易法第25條規定。準此，上訴人依修正前公平交易法第30條與現行公平交易法第29條規定之排除侵害請求權，主張被上訴人不得使用如附件所示之網址作為其網域名稱，並應向財團法人臺灣網路資訊中心辦理註銷如附件所示之網域名稱登記，為有理由。至於上訴人請求被上訴人向財團法人臺灣網路資訊中心辦理註銷「www.slation.tw」網域名稱部分。因該網域名稱與系爭商標並非相同或近似，並未致相關消費者混淆誤認之虞，亦無不公平競爭可言，上訴人請求註銷「www.slation.tw」網域名稱部分，為無理由。
四、上訴人得行使損害賠償請求權：
按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，負損害賠償責任。商標法第69條第3 項、現行公平交易法第29條與修正前公平交易法第30條分別定有明文。本件被上訴人之行為，侵害上訴人之系爭商標權，並違反公平交易法規定，既如前述。上訴人依上開規定請求損害賠償，自屬有據。上訴人雖主張被上訴人應負損害賠償100 萬元云云。惟被上訴人抗辯稱上訴人提出謙慧公司100 年6 月、8 月、10月之營業人銷售額與稅額申報書，作為損害數額之基準。因謙慧公司所營事業項目含打字、排版及翻譯等多項業務，而本件僅涉及翻譯部分，自無從依上開資料，逕以認定其損害數額等語。職是，本院應審酌上訴人得向被上訴人請求損害賠償金額若干，始為合理範圍（參照本院整理當事人爭執事項4 ）。
(一)本件損賠不適用商標法第71條第1項第1款與第2款規定：
按商標權人請求損害賠償時，得依民法第216 條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。或者依侵害商標權行為所得之利益；而於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。商標法第71條第1
項第1 款、第2 款有明文。上訴人雖主張被上訴人之行為，導致上訴人之謙慧公司自100 年7 月間起營業額大幅下降，造成上訴人將近100 萬元之嚴重損失，依商標法第71條第1
款、第2 款計算損害賠償，並依公平交易法第31條第1 項與修正前公平交易法第32條第1 項規定請求3 倍賠償金云云。然查：
1.不適用商標法第71條第1項第1款之計算損害賠償方法：
上訴人提出謙慧公司100 年6 月、8 月、10月之營業人銷售額與稅額申報書，顯示謙慧公司之銷售額分別為1,057,246
元、653,921 元、96,431元，因謙慧公司係經營打字、排版、翻譯等業務（見北院卷第17至20頁之原證4 ；原審卷一第75至78頁之原證19、第222 至223 頁之原證40），並非專營翻譯業務。況上訴人未提出100 年6 月之前銷售資料，不能證明其行使系爭商標之商標權通常所可獲得之利益為何。職是，上訴人除無法證明其具體損害數額外，亦未證明系爭商標受侵害後之利益差額為若干。準此，本院不得以謙慧公司100 年6 月、8 月、10月之營業人銷售額與稅額申報書，認定上訴人所受之損害。
2.不適用商標法第71條第1項第2款之計算損害賠償方法：
被上訴人經營五姊妹翻譯社、華碩翻譯社102 年8 月之銷售額雖分別為181,017 元及1,159,460 元。然衡情被上訴人退出謙慧公司，可能造成人力或股本減少，致營業活動範圍受限，且被上訴人經營「五姊妹翻譯社」亦須支出營運成本及執行業務人員之心力及勞力付出，不得將被上訴人營業所得利益或銷售收入，全部歸屬上訴人之損害。況上訴人未證明被上訴人經營之華碩翻譯社營業收入，係來自侵害系爭商標權及顯失公平之競爭行為。職是，不得將五姊妹翻譯社或華碩翻譯社之銷售額，作為被上訴人所受利益之計算基礎。
(二)本院酌定損害賠償數額：
按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，此為程序利益保障及訴訟經濟原則，民事訴訟法第222 條第2 項定有明文。故損害額證明極度困難時，法院基於全辯論意旨及調查證據結果，仍不能獲得損害賠償額確信時，使權利易於實現，減輕損害額證明之舉證責任（參照最高法院93年度台上字第2213號民事判決）。上訴人主張得依民事訴訟法第222 條，請求本院酌定損害賠償等語。查本院認為上訴人雖證明其受有損害，惟不能證明損害賠償之確實數額，為達真正之公平正義，避免被害人求償無據，依民事訴訟法第22 2條第2 項規定，應審酌一切情況，依所得心證定其數額。經本院審酌如後因素：1.上訴人經營謙慧公司之銷售金額；2.被上訴人經營五姊妹翻譯社之銷售金額；3.上訴人分配予被上訴人之股東利潤約6 萬至8 萬餘元，其係不定時發給（見原審卷二第45頁反面）；4.協議書第5 條約定，謙慧公司之營業收入，由上訴人及被上訴人各分得60﹪、40﹪（見原審卷一第180 頁之原證34；原審卷二第70頁之附件3 ）；5.被上訴人營業收入除「五姊妹」本身之口碑外，另有其本身之營業成本及心力、勞力付出；6.被上訴人侵權期間自100 年7 月間起至今約4 年。7.被上訴人雖有侵害系爭商標之行為，惟當事人曾有股東關係，被上訴人前亦受僱於謙慧公司，導致渠等就系爭商標之使用與權利歸屬，迭經爭議迄今。職是，本院認上訴人得請求被上訴人賠償之數額，以50萬元為適當，逾此部分，則屬過高。
五、上訴人主張登報請求權無理由：
上訴人雖主張被上訴人侵害系爭商標，且其翻譯品質不良，致相關消費者投訴報紙及新聞媒體，使相關消費者混淆誤認。故請求被上訴人將判決書刊登於報紙以澄清事實，保護相關消費者利益，並回復上訴人之商譽云云。然被上訴人抗辯稱觀諸新聞報導之內容，應可特定五姊妹翻譯社係由被上訴人所經營，應不致相關消費者有混淆誤認之虞，上訴人請求刊登判決書，已逾法律保護目的等語（參照本院整理當事人爭執事項5）。
(一)應審酌侵害情節與比例原則：
按名譽被侵害者，得請求回復名譽之適當處分。被害人依本法之規定，向法院起訴時，得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容登載新聞紙。民法第195 條第1 項及現行公平交易法第33條、修正前公平交易法第34條分別定有明文。觀諸立法意旨，在維護權利人之信譽，而賦予被害人請求為回復信譽之適當處分。上開條文涉及法院對回復名譽之處分，其有限制加害人不表意自由之情形，故應就不法侵害人格法益情節之輕重與強制表意之內容等，審慎斟酌而為適當之決定，以符合憲法第23條所定之比例原則（參照大法官會議釋字第656 號解釋理由書；最高法院99年度台上字第1259號、101
年度台簡字第9 號民事判決）。職是，所謂適當之處分者，係指該處分在客觀上足以回復被害人之名譽或信譽且屬必要者而言，法院應審酌具體個案情節，判斷是否有必要性。
(二)本件無登報之必要性：
本院審酌被上訴人就其侵害商標權及違反公平交易法之行為，已對上訴人負50萬元之金錢賠償責任，且本院之判決書全文已公告於司法院網站，任何人均得上網查詢，社會大眾已足以瞭解判決之內容，可回復上訴人之商譽損害。暨參諸系爭商標尚未達於著名之程度與被上訴人侵害情節等情狀。準此，認為金錢賠償已足以填補或回復上訴人所受之損害，並無再命被上訴人將判決書刊登報紙之必要，上訴人此部分請求為無理由，應予駁回。
六、本院判決結論：
(一)上訴人上訴無理由：
綜上所論，被上訴人雖有侵害上訴人之商標權，並構成違反公平交易法規定，致上訴人受有損害。然本院審酌被上訴人侵害期間、程度及範圍等情事，認被上訴人應給付上訴人50萬元，逾此範圍之請求為無理由，不應准許。至上訴人請求被上訴人應負擔費用將本件民事最後事實審判決書案號、當事人、案由及主文欄，以14號字體長30公分、寬26公分之篇幅，登載於蘋果日報全國版頭版1 日；暨願供擔保，請准宣告假執行，均無理由。原審為上訴人部分勝訴之判決，且依職權宣告假執行，即無不合。上訴人上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判為無理由，應予駁回。
(二)被上訴人上訴無理由：
因被上訴人侵害上訴人之商標權，既如前述。準此，原審命被上訴人應給付上訴人50萬元；被上訴人不得使用相同或近似系爭商標之文字於口譯或翻譯服務，或於招牌、名片、網頁、廣告文書及其他行銷物件上使用相同或近似上開註冊商標之文字，並應拆除、除去及銷毀所使用含有相同或近似於系爭商標之招牌、名片、網頁、廣告及其他行銷物件；被上訴人不得使用相同或近似與系爭商標之文字作為其經營主體名稱之特取部分，並應向臺北市政府商業處辦理其商業名稱變更登記為不含相同或近似於系爭商標字樣之名稱；被上訴人不得使用如附件所示之網址作為其網域名稱，並應向財團法人臺灣網路資訊中心辦理註銷如附件所示之網域名稱登記。洵屬合法正當，被上訴人就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
(三)本件無庸審究部分之說明：
本件為判決之基礎已臻明確，被上訴人雖主張傳喚○○○，以確認上證3 至5 之真實性，進而證明上訴人與被上訴人共同合作經營謙慧公司云云（見本院卷第174 至175 、207 至208 頁）。然經本院已認定被上訴人為謙慧公司之受僱人，自無傳喚○○○為證之無必要性。暨兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴人即被上訴人陳謙中上訴為無理由，暨被上訴人即上訴人戴正平即五姊妹翻譯社上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　105 　年　　5 　　月　　12　　日智慧財產法院第一庭
審判長法　官　陳忠行
法　官　曾啟謀
法　官　林洲富
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1
項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　105　 年　　5　　 月　　12　　日書記官　蔡文揚
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。