智慧財產及商業法院104年度民商上字第22號

• 裁判案由: 排除侵害商標權行為等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 105 年 11 月 17 日

智慧財產法院民事判決
104年度民商上字第22號上　訴　人　富蘭德林證券股份有限公司
法定代理人　劉芳榮
上　訴　人　富蘭德林投資有限公司
法定代理人　劉芳榮
共 同
訴訟代理人　陳和貴 律師
蘇芳儀 律師
楊益昇 律師
共同送達代收人　林志剛律師
被上訴人　　美國商富蘭克林坦伯頓承銷公司(FRANKLIN／TEMPLETON DISTRIBUTORS, INC.)
法定代理人 Steven J. Gray
訴訟代理人　謝文倩 律師
賴怡文 律師
上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國104 年11月23日本院104 年度民商訴字第4 號第一審判決提起上訴，本院於104 年10月20日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序事項：
一、本院就本件涉外民事事件有管轄權：
(一)本件為涉外民事事件：
民事事件涉及外國人或外國地者，其為涉外民事事件，內國法院首應先確定有國際管轄權，始得受理。繼而依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律或準據法。因涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，自應類推適用民事訴訟法之規定（參照最高法院98年度台上字第2259號民事判決）。查本件訴訟之被上訴人美國商富蘭克林坦伯頓承銷公司為美國公司，其為外國法人。職是，本件訴訟具有涉外因素，其為涉外事件。
(二)我國有國際裁判管轄權：
1.決定國際裁判管轄權之原則：
涉外民事訴訟事件，管轄法院應以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為國際私法上之定性，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，繼而依涉外民事法律適用法定其準據法。涉外民事法律適用法規定實體法律關係所應適用之準據法，其與因程序法所定法院管轄權之歸屬不同（參照最高法院92年度台再字第22號、83年度台上字第1179號民事判決）。因我國涉外民事法律適用法係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法。至法院管轄部分，無論是民國100 年5 月26日修正施行前、後之涉外民事法律適用法，均無明文規定。職是，就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範，作為管轄權之法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當及迅速之國際民事訴訟法基本原則，決定國際裁判管轄。
2.侵權行為所生之債：
涉外民事法律適用法雖未就法院之管轄予以規定，然被上訴人主張上訴人富蘭德林證券股份有限公司（下稱富蘭德林證券）與上訴人富蘭德林投資有限公司（下稱富蘭德林投資）於我國境內侵害其註冊第00131837號「富蘭克林」商標（下稱系爭商標），請求損害賠償及排除侵害，依被上訴人起訴主張之事實，本件應定性為商標權侵權事件，系爭商標侵權行為之事實發生地發生於我國，故本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬有關侵權行為而生之債。而訴訟由被告住所地或私法人主事務所地之法院管轄，適用以原就被之原則。準此，本件涉外民事事件之管轄權，自應類推適用我國民事訴訟法第1 條第1 項前段、第2 條第2 項及第15條第1 項等規定，由我國法院管轄。
(三)本院有第一審及第二審管轄權：
按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款與智慧財產案件審理法第7 條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因被上訴人主張排除上訴人所為侵害其商標財產權，係商標法所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。
二、本件涉外事件之準據法為中華民國法律：
(一)適用侵權行為地法：
按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。涉外民事法律適用法第25條定有明文。查被上訴人主張上訴人之行為侵害系爭商標權，而提起本件訴訟，就此法律關係之性質，無論是我國或國際商標權法制，均認屬與商標權相關之侵權法律關係，係對商標權受侵害與否之爭執，是本件應定性為侵害商標權之侵權事件。因被上訴人主張本件侵權行為發生於我國境內，且被上訴人所為損害賠償與排除侵害之請求，亦為我國商標法所認許。揆諸前揭規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。
(二)適用商標權應受保護地法：
按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。智慧財產為標的之權利，其成立及效力應依權利主張者，認其權利應受保護之地之法律，俾使智慧財產權之種類、內容、存續期間、取得、喪失及變更等，均依同一法律決定。因被上訴人主張上訴人侵害系爭商標之商標權，據此行使排除侵害商標請求權，自與涉及智慧財產為標的之權利而訴訟者有關，適用涉外民事法律適用法第42條第1項規定。
貳、實體事項：
一、被上訴人主張：
(一)被上訴人起訴聲明請求：1.上訴人不得使用或授權他人使用用「富蘭德林」，或相同或近似於「富蘭克林」字樣之商標，於同一或類似於系爭商標之商品或服務。2.上訴人公司名稱特取部分應辦理商業名稱變更登記為非「富蘭德林」，及非相同或近似於「富蘭克林」公司名稱。3.上訴人不得持有、陳列、販賣、輸出或輸入含有「富蘭德林」，或相同或近似於「富蘭克林」字樣之商品或服務，或使用於任何商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物。4.上訴人應將自己使用或授權他人使用含有「富蘭德林」字樣之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物件銷燬。5.上訴人應連帶負擔費用，將本件一審判決書之案號、當事人、案由及主文之全文，以新細明體16號大小之字體、以半版規格即全十26公分乘以36公分之版面，刊登於蘋果日報、中國時報、工商時報、經濟日報及聯合報全國版1日。
6.訴訟費用由上訴人連帶負擔。並主張如後：
1.被上訴人為系爭商標之商標權人：
被上訴人係依美國法設立之公司，為我國未經認許之外國法人。89年11月1 日向我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）為系爭商標申請註冊，並指定使用於第36類證券投資顧問等相關服務類別，如附圖1 所示，被上訴人為系爭商標之商標權人。
2.上訴人侵害被上訴人之系爭商標權：
上訴人明知系爭商標為著名商標，竟使用近似於系爭商標之富蘭德林文字為其公司名稱之特取部分，並取得註冊第00179811號與註冊第00189050號「富蘭德林」商標（下合稱富蘭德林商標）如附圖2-1 、2-2 所示，分別指定使用於第35類與第41類之服務類別。上訴人將其富蘭德林商標，用以從事與被上訴人相同之證券或投資服務產業，足使相關消費者均有混淆誤認系爭商標與富蘭德林商標為同一來源，上訴人與被上訴人有關係企業、加盟關係或其他類似關係之聯想，或有減損系爭商標之識別性或信譽之虞。因上訴人之侵權態樣同時構成商標法第70條第1 款及第2 款，被上訴人依商標法第69條第1 項與第2 項與民法第195 條第1 項後段，請求排除上訴人對系爭商標權之侵害與銷燬相關侵權物品，並回復被上訴人之受損害之名譽。
(二)被上訴人答辯聲明：上訴人之上訴駁回。並答辯如後：
1.富蘭德林公司特取名稱侵害系爭著名商標權：
⑴系爭商標於上訴人設立時為著名商標：
被上訴人業已提出如附表4 所示，就行銷時間、廣告量、媒體報導量、消費大眾之印象與識別性、銷售量與價值、占有率、商標或公司名稱之註冊或登記時間及市場調查資料等證據。職是，系爭商標於102 年7 月18日上訴人富蘭德林投資設立與同年12月間之富蘭德林證券設立時，已為著名商標。⑵被上訴人提出之證據足證系爭商標為著名商標：
①被上證2係89年2 月間，被上訴人於我國募集銷售之19檔美
國基金與16檔盧森堡基金，由境外基金機構製發予華南商業銀行、世華聯合商業銀行、上海商業儲蓄銀行等35家銀行美國基金銷售機構，暨台中區中小企業銀行、萬泰商業銀行、萬通商業銀行等28家盧森堡基金銷售機構之89年1 月份對帳單。各該對帳單記載資訊顯示，於89年1 月31日時投資人透過各銷售機構申購各檔基金之總額。被上證2 表格所載之1,036,560,876.22美元，為針對各檔基金發給各銷售機構之各該對帳單所載投資總額加總後之金額，依當時匯率換算為新臺幣（下同）31,806,580,239.44 元，倘以各投資人投資10,000元估算，投資人數達3,180,658 人。
②被上證1 係90年12月5 日工商時報所載之海外基金淨值表暨基金檔數統計表，可證富蘭克林於上訴人取得富蘭德林商標註冊前，便為境外基金市場之前三大品牌。且於89年1 月31日之時，國人透過銀行申購富蘭克林系列基金淨資產至少已達31,806,580,239.44 元之規模。
③被上證4 為95年7 月底至9 月底間，國人投資富蘭克林境外基金之金額維持相當大之規模，且市占率更均為市場第三名。富蘭克林境外基金，國人持有金額於境外基金總代理制實施之初便達142,082,215,206 元，其與總代理制實施前之國人持有金額亦相去不遠。倘以各投資人投資新臺幣1 萬元估算，投資人數更達14,208,221人。
④原證14顯示，被上訴人於102 年6 至7 月境外基金市占率排名分別第二名與第三名；而於102 年11至12月境外基金市占率排名均為第二名。足證富蘭德林投資、富蘭德林證券設立時，富蘭克林境外基金之市占率，持續保持市場前三名之成績。復以各投資人投資1 萬元估算，其於102 年6 月即富蘭德林投資設立前之投資人數，高達259,123,686 人；102 年11月即富蘭德林證券設立前之投資人數，高達270,997,483
人。
⑶系爭商標於相關財富管理領域為著名商標：
①被上證3為被上訴人於90年至102 年間，所舉辦之自行舉辦
之說明會，包含被上訴人邀請國外之境外基金經理人至臺灣舉辦者，暨被上訴人自行對一般投資大眾舉辦者。該等說明會均係向廣大投資群眾提供理財、投資顧問、全球經濟趨勢等財富管理之訊息，在我國各地共舉行320 場，名稱為全球股債市投資趨勢說明會或全球投資展望說明會，每場參加人數為數百至數千人不等。自說明會之名稱及相關資料，足證被上訴人係以投資理財顧問、財富管理之角色，表彰系爭商標林指定使用之服務，並同時推廣系爭商標所表彰之境外基金之金融商品。
②原證46為臺視三分鐘理財單元，自86年至90年間之週一至週六上午8 點，被授權人富蘭克林投資顧問公司（下稱富蘭克林投顧）於臺灣電視公司播出勝券在握節目，先行解析約15分鐘國際財經趨勢，其後並有專屬之三分鐘理財單元，可見原證31、56影片與擷圖。其有使用系爭商標提供投資、理財訊息，並將該單元之精華內容集結成，其為原證8 所示三分鐘理財書籍。
③原證44係富蘭克林海外證券投資訊刊，為85年至今富蘭克林投顧使用系爭商標發行海外證券投資訊刊，內容係提供相關消費者海外證券投資之訊息。由原證47印刷品印製單據及總表顯示，87年間文宣含訊刊印製之數量約300 萬份、88年間約有600 萬份及89年間有690 萬份。且由訊刊記載內容可知，系爭商標所表彰之證券投資顧問服務，其於中視、超視、非凡商業頻道、中廣新聞網、正聲廣播電臺、全國廣播、臺北之音、自由時報、中國時報、中華日報、中時晚報、鑫報等媒體，均有播出相關理財、財經資訊之形式，使用系爭商標。
④原證9 為非凡新聞之富蘭克林投資心法，其於101 年、102
年間之富蘭克林投顧每週二之20時至21時、21時至22時及週三下午14時至15時，均於非凡新聞台播出專題，詳細播映時間如原證53所示，提供相關消費者投資與理財之訊息。
⑤原證12係高鐵站及捷運富蘭克林國民理財第一站看板廣告，為102 年間富蘭克林投顧公司於高鐵站及捷運刊登該看板廣告，表彰系爭商標提供理財與投資顧問等相關服務。
⑷市場調查可證系爭商標於102年間具高度著名性：
①被上證5-1 至5-6 所示，自95年至104年間，包括讀者文摘
、遠見雜誌、Yahoo!奇摩網站等在內之公正客觀之第三方，曾多次就富蘭克林品牌進行市場調查。其中讀者文摘曾針對亞洲地區56萬名民眾進行電話及書面問卷調查、Yahoo!奇摩網站則就162,370 名網友進行線上問卷調查。
②被上證5-7 係被上訴人曾於104 年委請貝立德股份有限公司（下稱貝立德公司）進行電視廣告效益分析之市場調查，該廣告效益分析報告顯示，富蘭克林品牌於基金、理財及投資顧問公司品牌，其知名度高達60.3% 。
③被上證6 為尼爾森行銷研究顧問股份有限公司（下稱尼爾森公司）及貝立德公司，就自95年至105 年5 月間，富蘭克林品牌相關之市場廣告量廣告金額，其包含有聲媒體、平面媒體及戶外媒體之人次，為此提出報告，報告內容直觀反映系爭商標高度著名性。其中被上證6-1 為0000－0000基金／投信／投顧媒體廣告投資報告、被上證6-3 為0000－0000.4基金／投信／投顧媒體廣告投資報告，均顯示富蘭克林品牌係投信投顧業界之第一大廣告投資者，不論於電視廣告、平面媒體、廣播媒體及戶外媒體之投資量，暨觸及人次、上刊次數，均為業界第一。參諸6-2 之0000－0000證券投顧／證券投信業網路媒體投資報告，顯示富蘭克林品牌之網路廣告瀏覽量及網路廣告金額等項目，均為投信投顧業者中第一名。2.系爭商標之使用於金融商品、投資及顧問：
⑴富蘭克林投顧使用系爭商標：
被上訴人所提之系爭商標使用證據，不論係富蘭克林坦伯頓全球債券基金、富蘭克林證券投顧及富蘭克林投資心法等文字，均係表彰系爭商標使用於基金之金融商品或投資、顧問等服務，其屬系爭商標所指定使用商品及服務特性。因系爭商標無可直接予以標示之產品客體，倘未將基金或投資、顧問於廣告內容中加以指明，相關消費者無從得知系爭商標係用於提供基金商品之分銷服務及投資、顧問等服務。準此，被上訴人商標使用態樣，包含富蘭克林投顧之情狀。
⑵銀行有使用系爭商標：
據境外基金管理辦法規定，因被上訴人為境外基金機構，富蘭克林投顧為總代理人，銀行、證券經紀商等銷售通路則為銷售機構。參諸原證40所示廣告內容，部分是富蘭克林加上銷售機構名稱之表述方式。此類文宣素材，實際上均由被上訴人印製後，繼而提供給第一銀行、華南銀行等銷售機構對外發送。職是，銀行對外發送印有系爭商標之廣告文宣、使用系爭商標表彰之服務，自應認為被上訴人使用系爭商標。⑶相關消費者將富蘭克林作為商標之識別：
被上訴人除有註冊系爭商標外，尚有註冊第01291039號「FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS暨人像圖樣」商標及註冊第00120676號「坦伯頓」商標，如附圖3-1 、3-2 所示。故被上訴人之使用證據，部分包含富蘭克林、坦伯頓、FRANKLINTEMPLETON INVESTMENTS暨人像圖樣商標併同之使用態樣。
參諸上訴人之使用證據可知，被上訴人自行使用或經媒體報導時，大部分均係以富蘭克林，字體單獨或粗體放大、富蘭克林投顧或富蘭克林證券投顧為呈現。準此，就相關消費者得以將富蘭克林作為商標識別之事實。
⑷上訴人不得以系爭商標登記作為抗辯事由：
富蘭克林投顧使用系爭商標之證據，均得作為系爭商標之使用證據，不因是否進行授權登記而影響。被上訴人雖於79年、80年間開始於我國使用或授權他人使用系爭商標。惟當時被上訴人尚未取得系爭商標之註冊，被上訴人非系爭商標之專用權人，自不受61年商標法第26條之規範。職是，被上訴人是否將其習用之系爭商標授權與他人使用，自屬當事人間之私法關係。再者，被上訴人於89年間取得系爭商標註冊後，依當時商標法第26條係明示採用登記對抗主義，而非登記生效主義。辦理登記並非授權契約之生效要件，縱使未經登記，授權契約於當事人間仍有拘束力，僅是不得對抗第三人而已。準此，本件為商標排除侵害事件，非就系爭商標之授權有無為爭議，上訴人為侵害系爭商標權利之人，自無由以登記對抗效力之規定為抗辯。
3.富蘭德林為公司名稱特取部分致相關消費者混淆誤認之虞：⑴上訴人明知系爭商標為著名商標：
①被上訴人所屬之富蘭克林坦伯頓基金集團，為全球性知名之基金公司，其於系爭商標申請註冊前，已大量廣泛將富蘭克林字樣作為商標使用，而成為著名之系爭商標。上訴人主張其為金融服務之提供者，且上訴人法定代理人劉芳榮於金融領域中浸淫多年，為財經界之鴻儒，亦曾在與被上訴人刊載廣告、專文等之相同媒體發表文章，自不能藉詞推諉稱其不知系爭商標之存在。
②上訴人法定代理人劉芳榮前分別成立投資公司、證券公司及諮詢公司，且為該等公司之質實股東。其設立該等公司時，以實質相同之富蘭德林為公司名稱特取部分成立該等公司，並經營一般投資業、證券商、投資顧問業、管理顧問業等，其與系爭商標指定使用服務及系爭商標富蘭克林投顧營業項目，為類似之業務，而該等公司之所營事業與富蘭德林商標之指定類全然無涉。足證以合法之富蘭德林商標掩護非法之富蘭德林商標使用。準此，上訴人以極其近似系爭商標字樣之富蘭德林作為商標，攀附被上訴人之商譽，並經營第36類業務。再者，因上訴人無法以近似於系爭商標字樣之富蘭德林取得第36類之商標註冊，始透過取得第35類企業管理顧問註冊之方式作為掩護，成立數家公司，藉此擴大富蘭德林商標之使用範圍，以強化相關消費者對上訴人所經營之業務，係第36類財務管理、投資顧問等業務之印象。
③上訴人將拱橋圖樣分別註冊為5 個不同商標，其中註冊第00182671號之商標指定使用於第36類「不動產之租售、買賣、租賃之仲介；資本投資；古董、珠寶、玉石等之估價服務；慈善基金籌募；財務、金融、投資之評估、分析、諮詢顧問服務；信用調查。」等服務，如附圖4-1 所示。該商標雖有權於第36類之服務範疇內使用，惟不當然使拱橋圖樣加上富蘭德林圖樣得以第36類之服務範疇內合法使用。且上訴人至少早於申請拱橋商標註冊之91年7 月22日起，有意經營第36類之業務。
⑵富蘭德林以近似系爭商標文字為公司特取名稱：
①就外觀而言，富蘭德林與富蘭克林均為四字之純文字組合，其中3/4 之文字組成相同，僅第三字替換而相異，文字組成乃高度近似甚至實質相同，以一般人之閱讀習慣常有忽略中間而特別注意首尾之狀況。準此，富蘭德林與富蘭克林顯較首字相同而尾字不同之兩商標，易導致混淆誤認。就讀音而言，富蘭德林與富蘭克林於讀音上亦僅有第三字不同，倘非特意強調第三字之讀音，或於唱呼之時特別注意，實難輕易區辨富蘭德林與富蘭克林之異同，且德與克均係以「ㄜ」作為尾音，唱呼兩者時，極易使聆聽者認為聽到完全相同之詞組。故就讀音部分，德與克之差別根本無意義。再者，就觀念之判斷，富蘭克林文字組成，其於中文不具固有意思而具有獨特性及識別性。富蘭德林於中文不具固有意思，對使用中文之我國人民，系爭商標與富蘭德林商標或公司名稱予人之整體來自同一翻譯文字之印象，兩者實質相同。
②被上訴人之富蘭克林係出於Franklin之音譯，上訴人雖抗辯富蘭德林係Friendly之音譯云云。然相關消費者於購買之時，並無法以感官得知富蘭德林背後形成之原因。準此，判斷富蘭克林與富蘭德林是否相同或近似時，不應將Friendly列入考量。再者，上訴人出於攀附富蘭克林而使用富蘭德林，不僅未將Friendly申請註冊，亦無實際使用之證據。且富蘭德林係由Friendly而來，應選擇友善或親切等詞彙，以符合其Friendly或拱橋造型圖樣之意境，非選擇富蘭德林，自無法象徵與客戶間建立友善的橋梁與溝通管道為商標。
⑶富蘭德林文字致相關消費者混淆誤認之虞：
①被上訴人之系爭商標雖非屬識別性最高之獨創性標識，惟其屬於與指定使用商品或服務本身或其品質功用或其他特性全然無關，其為任意性標識，識別性強度僅次於獨創性標識。且被上訴人使用系爭商標之態樣，均有將富蘭克林文字放大、上色，或以其他方式強調，以與其他敘述性文字相區別，足使相關消費者藉以認知其為表彰之服務來源。再者，系爭商標雖源自於外文姓氏Franklin之音譯。然經被上訴人逾20年使用系爭商標，所創造出之品牌形象，業賦予富蘭克林文字特殊之意義與觀念，已超脫初期姓氏之原意。準此，系爭商標透過長期廣告與行銷，已高度強化識別性，使相關消費者認知系爭商標代表所指示、提供之投資顧問理財服務。參諸富蘭德林與富蘭克林實質相同，相關消費者於購買之時施以普通注意，均會認為上訴人之富蘭德林與被上訴人之系爭商標近似。
②上訴人經營之業務與被上訴人之系爭商標之商品或服務相類似，已生相關消費者混淆誤認。依字面觀之，上訴人所經營之業務與系爭商標構成同一或類似之服務。上訴人係特取名稱與系爭商標文字實質相同之公司，且其業務種類名稱證券、投資及所營事業，亦與富蘭克林投顧於字面為極其相近似之事業，相關消費者無法由字面意義區分與瞭解兩者業務種類之異同，造成相關消費者混淆誤認。且富蘭德林商標雖指定使用於第35類與第41類服務之類別，惟所營事業不僅與所屬商標之特取名稱指定服務無涉，更涉足系爭商標指定之第36類金融類。準此，上訴人基於搭載被上訴人商譽之目的，為跨業經營與被上訴人相類似業務，致生相關消費者混淆誤認。再者，上訴人證券商業務與被上訴人證券投資顧問業務，其於符合法規所定之資本額、人員配置等條件資格後，並經向主管機關申請後，均可從事證券投資顧問業務、財富管理業務、擔任境外基金總代理人及銷售機構、兼營信託業務、辦理全權委託業務或經營外國有價證券投資顧問業務，足證兩者之業務事實上多有重疊。
③行政案金融監督管理委員會證券期貨局（下稱金管會證期局）雖函覆表示證券承銷商不得兼營證券經紀商業務。惟並不妨礙上訴人可依法申請經營及兼營與證券投資顧問業相同或類似業務之可能。準此，證券承銷商於符合法定資格可經營證券經紀業務，並無法律上及事實上障礙。再者，上訴人是否取得前揭許可，絕非所問，因相關消費者於現實生活中已習見各種從事證券投資顧問、財富管理等業務之證券商。職是，不論上訴人事實上是否取得兼營證券投資顧問、財富管理等業務之許可，依據生活經驗，均會聯想到上訴人提供之服務涉及證券投資顧問、財富管理等業務，致生混淆誤認。④上訴人成立前，雖其所屬之富蘭德林事業群，即於報章雜誌中以富蘭德林事業群、上海富蘭德林等名義發表匯率市場、資本市場分析，提出第36類金融服務相關之專欄文章。然臺北富蘭德林諮詢公司營業項目為投資顧問業及管理顧問業，富蘭德林商標則係指定使用於第35類與第41類，未涵蓋第36類之金融相關服務。職是，上訴人所屬之富蘭德林事業群當初經營金融相關服務之合法性，自屬可議。再者，上訴人富蘭德林證券於102 年間成立後，係以富蘭德林名義直接提供金融服務外，並將過往92年至101 年間以富蘭德林事業群、上海富蘭德林等名義發表之專欄，上傳至公司網頁供不特定大眾瀏覽閱讀，延續富蘭德林事業群、上海富蘭德林違規於我國經營金融業務之事實，並與上訴人接洽業務，係以富蘭德林證券之名義，其於我國市場進行金融、財務、諮詢、顧問等業務之行銷，實質已為經營第36類金融服務相關業務。⑤上訴人所提之臺灣金融分析專業人員協會（CFA Society Taiwan，下稱CFA 協會）講座相關資料，亦表示上訴人將富蘭德林使用於第36類之金融類服務，且上訴人法定代理人以證券公司董事長身分，其於具有高度金融專業之CFA 場合演講，則與會之專業金融人士，因場合之加乘，深化上訴人及其公司所屬集團是從事第36類之金融服務，足證富蘭克林與富蘭德林已生混淆誤認之情事。
⑷被上訴人具有多角化經營之情形：
被上訴人使用系爭商標，跨足財務與投資經理服務、財務與投資管理服務、財務與投資顧問服務、財務與投資分析服務、財務與投資諮詢服務、財務與投資之資訊服務、對各種事業生產投資、共同基金投資服務、證券，包括共同基金之分銷服務、投資信託服務、證券經紀服務、人壽保險、年金保險之發行與管理、其他所授權承保人之人壽保險及年金保險之再保險、股票過戶代理服務、銀行服務、信用卡服務等。非僅基金單一業務，具有多角化經營之情形。準此，系爭商標保護範圍應予以擴張至投資顧問、理財等相關服務。
4.富蘭德林商標之使用減損系爭商標識別性或信譽：
上訴人之富蘭德林商標具強烈指示於被上訴人或富蘭克林投顧此單一商品或服務來源之特徵與吸引力。因上訴人以富蘭德林商標使用與系爭商標極類似之有價證券相關金融商品之財務投資服務，有使相關消費者印象日漸模糊之可能。參諸上訴人富蘭德林證券網站首頁之標語為立足中國、金融服務，足證上訴人係以富蘭德林商標與公司名稱從事金融服務，為主要業務。準此，上訴人實際經營之業務與被上訴人商標所表彰之證券投資顧問業，同屬第36類金融服務業之類別。復觀上訴人使用富蘭德林商標之情形，有使相關消費者直接聯想被上訴人經營之證券投資顧問業，係以大陸市場為基礎，或認為上訴人係由被上訴人設立，專以提供大陸相關金融服務之關係企業，已生減損系爭商標識別性或信譽之情事。且上訴人之富蘭德林商標違法使用於註冊範圍無關之服務，倘相關消費者認為該商標隸屬於被上訴人，其違法使用商標之負面印象，將有損於被上訴人經營20年有餘之金融專業形象及信譽，致被上訴人信譽減損。
5.上訴人權利濫用抗辯已生失權：
上訴人權利濫用抗辯於105 年2 月5 日始提出，顯已與民事訴訟法第447 條規定相悖，且並無任何同條第1 項但書之情形。況被上訴人基於商標法所為之請求，為出於正當權利行使，並無權利濫用之情事。被上訴人未就富蘭德林商標提出評定或異議之行政救濟申請。係因上訴人所屬集團早期均以富蘭德林上海對外表彰，且上訴人所屬集團早期從事臺商大陸法令諮詢，被上訴人遂誤認上訴人所屬集團為中國公司。嗣後上訴人所屬集團改為使用富蘭德林事業群，其仍標榜其自身從事大陸法令諮詢，被上訴人基於不欲濫用商標權與浪費行政資源之考量，未對上訴人主張任何權利。迄上訴人於102 年間在我國分別設立兩家公司後，被上訴人始知上訴人所屬集團早已逾越其商標授權範圍，以富蘭德林為商標及公司名稱特取部分，從事非富蘭德林商標指定使用商品或服務範疇第36類業務。準此，被上訴人於得知上訴人涉入第36類業務時，即決意主張權利，自無權利濫用之情事。
二、原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人提起上訴聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄；㈡上開廢棄部分被上訴人於一審之訴駁回。並主張如後：
(一)被上訴人不足證明系爭商標之使用情形：
1.系爭商標不具識別性：
系爭商標所使用之富蘭克林係Franklin中文音譯，屬既有之詞彙，未經特殊之設計，本不具先天識別性欠缺先天識別性。被上訴人雖抗辯稱其於79年至80年間，富蘭克林投顧為表彰其基金投資及財務顧問服務，並提出財經新聞紙刊登之廣告、79年至87年間於經濟日報之報導富蘭克林、85年3 月15日至89年6 月30日系爭商標為富蘭克林投顧發行之富蘭克林海外證券投資訊刊等件為憑云云。惟其所提之證據，非指系爭商標為表彰富蘭克林投顧之服務，係以說明性文字表示方式，說明各家行庫所銷售基金名稱或公司名稱。準此，商標使用證據不足使相關消費者，認識其將富蘭克林為商標使用。
2.廣告內容無法作為系爭商標使用之證據：
⑴富蘭克林投顧與第一銀行未使用系爭商標：
被上訴人提出之79年至80年間之廣告內容，多為第一銀行代售基金訊息，廣告上僅有第一銀行，無富蘭克林投顧之名稱。刊登者應為第一銀行，被上訴人亦未舉證為富蘭克林投顧所為。再者，於79年至80年間，無論係被富蘭克林投顧或為代銷基金之第一銀行，就系爭商標均未獲合法授權使用之權源。且系爭商標於89年始註冊，82年以前之商標法規定商標不得授權他人使用。準此，該廣告內容無法作為系爭商標使用之證據。
⑵新聞報紙之報導未使用系爭商標：
被上訴人提出79年至87年間於經濟日報等新聞報紙之報導，雖有系爭商標名稱。惟篇幅甚小，且報紙所刊登之理財資訊，傳達予相關消費者之訊息，係理財資訊來源為富蘭克林投顧所提供，而字體亦無特殊設計，且編排未特別凸顯富蘭克林文字，相關消費者無從認知富蘭克林為商標使用。再者，85年至89年間之富蘭克林投顧發行之富蘭克林海外證券投資訊刊，其富蘭克林字體無特殊設計、編排無特別凸顯富蘭克林，僅屬刊物名稱。未見被上訴人提出發行之數量及訂閱之讀者數量，究竟是否屬公開而為相關消費者得普遍取得之讀物或其發售之據點為何。準此，被上訴人提出關於富蘭克林使用之證據資料，對照其前後語意，均為富蘭克林投顧等語，並非商標使用。
(二)系爭商標非著名商標：
1.上訴人設立時之系爭商標非著名商標：
⑴富蘭克林僅表徵營業主體：
系爭商標因不具有先天識別性，屬於識別性較弱之商標。鑒於該名稱屬既有之名詞，相關消費者於被上訴人提出之相關報導中見富蘭克林文字，未必聯想為商標之使用。故單純使用富蘭克林文字，無足使相關消費者認識其為表彰服務來源之標識。且被上訴人所提出之新聞報導，就富蘭克林文字並無標示TM商標註記，亦未就字體特別放大，僅以新聞採訪方式，經由被上訴人之系爭商標被授權人發表理財訊息。相關消費者固就對提供理財訊息之被上訴人相關事業主體有所認識。然能否作為系爭商標使用宣傳之證據，不無疑問。再者，被上訴人提出之證據包含彰化銀行與富蘭克林合辦投資講座、向富蘭克林學理財等標題。均係以表徵營業主體之方式使用富蘭克林，而非商標之使用。且被上訴人固提出101 年與102 年影音廣告，其呈現之文字為富蘭克林坦伯頓，為系爭商標與坦伯頓併列使用表彰服務來源。然被上訴人經常將富蘭克林搭配坦伯頓，倘僅以本案系爭商標之部分，是否足令相關消費者產生對該商標之識別性，即生疑義。
⑵上訴人不知系爭商標為之著名商標：
被上訴人就富蘭克林文字搭配，並非一貫以富蘭克林投顧表示其服務來源，無法使相關消費者普遍認知該商標作為其服務之表徵證據。此據其廣告文宣之前後文意而言，通常係用以表示其公司之簡稱，並非就系爭商標之使用。且被上訴人所提出相關使用證據，另以富蘭克林與坦伯頓、某系列基金、證券投資顧問股份有限公司連用。準此，富蘭克林在相關消費者心目中所形成之印象，可能是指稱其投顧公司或指坦伯頓系列各類型基金之命名文字。再者，被上訴人就境外基金業務所使用之系爭商標，其難以被認為於80年代即具有普遍知名度。因我國於95年8 月1 日境外基金管理辦法實施後，境外基金之發展始日趨成熟。故上訴人法定代理人於89年開始使用富蘭德林文字，在大陸為兩岸企業諮詢業務時，被上訴人之系爭商標自不可能已屬著名商標。且系爭商標於89年11月1 日註冊，同年12月1 日始獲准註冊公告，並授權其於富蘭克林投顧使用系爭商標。益徵系爭商標無從於90年間，即上訴人法定代理人為富蘭德林商標申請註冊時，已達著名程度，故上訴人並無明知為他人之著名商標，而使用相同或近似之商標於類似商品或服務之情。
2.被上訴人所提之證據不足證明系爭商標為著名商標：
⑴原證12、44、53、56及被上證1 、2、4、8無法證明：
參諸原證12、44、53、56及被上證1 、2 、4 、8-1 、8-2
所示，該等證據因未顯示日期、廣告期間無法得知、發行份數或對象不明、非作為商標使用或為被上訴人自行製作等情，且其欲證明者，其與著名性不具相關性，無從為相關消費者普遍認知之證明，不足為系爭商標為著名之證據。
⑵被上證3無法證明著名程度：
被上證3 係被上訴人所舉行之講座資料，其標題包括富蘭克林投資展望說明會、富蘭克林股利債現投資展望說明會、富蘭克林坦伯頓全球投資趨勢說明會。該等講座共通使用之商標，為如附圖3-1 所示商標，富蘭克林能否為相關消費者認知之表徵，尚非無疑。且被上證3 雖顯示被上訴人於我國舉辦相關講座為2001年，然上訴人提出被證12，證明上訴人於臺灣舉辦之臺商大陸投資之相關講座列表，亦於2001年即開始舉辦相關講座。顯見當事人係同時期於臺灣陸續就各自從事之業務舉辦相關講座。準此，上訴人使用富蘭德林名稱自2000年迄今，而系爭商標並未經相關消費者所普遍認知。
⑶被上證5無法證明著名程度：
①被上證5 包含被上證5-1 至5-6 ，關於被上訴人品牌市場調查相關紀錄。其內容均未見各市場調查報告應附有市調公司之背景資料，未包含從事市場調查業務之期間、營業量數、曾進行之調查報告等事項，無從評斷其是否為可信賴之市調主體。且其調查內容顯示樣本數不足。被上證5-2 所示，係針對亞洲八大地區之雜誌訂戶，非針對我國消費者所為；被上證5-5 至5-7 則為網路市調報告，受調查者之基本資料及人別身分無法確認，公信力堪疑。再者，被上訴人提出被上證5-1 至5-7 ，多屬廣告媒體公關公司舉辦之品牌大賞等紀錄，本身即隱含廣告之用意，其公正性有待商榷。至上訴人所提出之獲獎紀錄，對於證明被上訴人之系爭商標獲消費者普遍認知之程度而言，尚非充分。
②依被上證5 之內容所述，被上訴人所提出之市調報告均未符合行政院公平交易委員會（下稱公平會）頒布之處理當事人所提供市場調查報告之評估要項（下稱市調評估要項）。其所示之市調機構，包括奇摩網站、讀者文摘、贏家雜誌，均未見該市調公司之背景資料。且該等市調公司有何市調報告與原卷是否保留等事項，被上訴人均無法舉證。準此，被上訴人所提出之市調報告均不具公信力。被上證5-7 雖符合前開公平會所頒布之市調評估要項。惟其前次所呈提之被上證5-7 與本次檢附之被上證5-7a關於創世際市調公司製作市調報告，所應包含之資料內容及格式均不符，且調查於104 年進行，遲於102 年上訴人公司設立時。且進行市調之方法僅侷限其網路會員，並非隨機抽樣訪問，其會員之身分與招募方式、會員資料庫存，均不具公開、透明、可憑信性。況依被上證5-7b所示其會員組成結構，未成年者占相當之比例，就被上訴人之理財商品是否具識別能力，有待商榷。至被上證5 提到創世際市調公司每季執行約100 個專案調查，然未舉證以實。
⑷被上證6無法證明著名程度：
被上證6-1 、6-2 之貝立德2006至2015年廣告投資報告，為上訴人設立後即2013年後之廣告資料，其與本案待證事實無關。被上訴人雖以稱富蘭克林之廣告金額、觸及人次、投顧業者上刊次數等之成績居前云云。惟報告係以投信投顧業者之廣告量為統計，為被上訴人之富蘭克林投顧於臺灣之廣告曝光量統計，並不等同於系爭商標經普遍認知之證明，仍須瞭解詳細廣告內容，始能確認該報告所提之廣告成果，是否均為系爭商標文宣資料。
⑸附表4之廣告資料與美國商業週刊無法證明：
被上訴人雖稱如其附表4 所示之廣告資料，為其商標著名資料之證據。惟其所提出之證據資料均有瑕疵，無法證明系爭商標為相關消費者所普遍認知。申言之：①就行銷時間、媒體報導量一欄，新聞報導所使用之名稱為富蘭克林投顧，而非將富蘭克林作為商標使用之證據。②就廣告量一欄，僅提出廣告費用發票單據作為證據，無從勾稽其所支出費用對應之廣告內容為何，無法確認廣告是否包含系爭商標之使用內容。③消費大眾印象及識別性一欄，其網路廣告觸及人數之統計基礎及方法，其於相關證據並無載明。④銷售量及價值一欄，被上訴人基金銷售量所檢附之證據多為富蘭克林坦伯頓某系列基金，對於富蘭克林4 字於相關消費者心中之認知程度，尚非無疑。⑤占有率一欄，固可見國人對於投資被上訴人發行基金之市占率，惟與系爭商標於國人心中之認知程度不具有必然關聯。⑥商標或公司名稱之註冊及登記時間一欄，雖指出系爭商標於89年註冊公告，然上訴人之富蘭德林商標亦於91年即申請註冊，兩商標已併存逾10年。⑦至市場調查資料一欄，不符合公平會之市調評估要項之內容。再者，被上訴人所提之88年至102 年間美國商業週刊之報導，係訴外人Franklin Resources, Inc.於國外獲選為優良企業之文獻，而被上訴人係美商富蘭克林公司(Franklin/Templeton Distributors,Inc.)，並非Franklin Resources,Inc. ，且本件請求依據為主張之系爭商標為中文商標，其外文Franklin使用區域及知名度是否及於我國，核與本件之認定無關。
(三)上訴人名稱與系爭商標不相同：
系爭商標文字富蘭克林係英文完整人名之譯名，而上訴人使用之富蘭德林取自Friendly之中譯，文字中間之組字不同，寓意亦有別。用於商標使用上，兩商標英文原文名稱分別為Franklin與Friendly有所不同，況上訴人之網域名稱係mychinabusiness ，其與被上訴人之表徵無關。再者，上訴人於富蘭德林文字之使用均搭配拱橋圖案，而與被上訴人足資區別，顯示上訴人並無攀附被上訴人商譽之意圖及行為。準此，系爭商標與富蘭德林公司名稱不同，不得作為排除侵害之依據。
(四)富蘭德林為公司名稱未有與系爭商標混淆誤認之情事：
1.系爭商標識別性弱：
系爭商標富蘭克林之名稱，我國人民均認知係指美國建國先賢、發明家班傑明‧富蘭克林(Benjamin Franklin) 姓氏中文音譯，本不具先天識別性。縱認系爭商標因被上訴人投注相當資源廣告、行銷而取得後天識別性。然與具有先天識別性之高度識別性商標自有不同，應受保護範圍相對於識別性高之商標為限縮，避免原屬公共領域或公眾得使用之名稱而遭被上訴人據為己用，剝奪他人使用之權益，他人之商標使用必須完全相同或高度近似，始能對其構成商標侵害。系爭商標為Franklin音譯，註冊使用於基金相關商品及服務，屬暗示性商標，商標強度不高，且經第三人註冊並普遍使用而弱化。準此，被上訴人之系爭商標所受保護範圍應較窄，商標權排他效力應僅限於他人經營，且於被上訴人具有直接競爭關係與相同之商品或服務類別，始有保護之必要性及合理性。職是，上訴人所使用富蘭德林，非完全相同於系爭商標，並非系爭商標效力所及。
2.兩商標不近似：
系爭商標由Franklin音譯而來，其與Friendly音譯而來之富蘭德林概念不同，Franklin經一般通常之譯名為富蘭克林，該英文名稱之中譯須以整體觀察，始有識別性，且以其整體之音譯為引起消費者注意之特點，並藉以與他人商品或服務相區別。準此，因富蘭克林與富蘭德林之文字非完全相同，且富蘭克林具有歷史人物姓氏之意義，而富蘭德林則含有Friendly之意義，兩者意義非近似。就兩商標異時異地觀察，富蘭德林商標與系爭商標之整體概念，不會產生聯想。
3.商品或服務不類似無致相關消費者混淆誤認：
⑴當事人從事之不同業務：
①上訴人富蘭德林證券為從事證券承銷業，係依證券交易法經主管機關特許之業務；上訴人富蘭德林投資僅從事一般投資業。被上訴人系爭商標於富蘭克林投顧則係從事證券投資顧問業務，為依證券投資信託及顧問法經主管機關特許之業務。準此，上訴人與被上訴人授權使用商標之我國機構，法令範圍內所得從事之業務服務各有區別。再者，金管會證期局關於上訴人富蘭德林證券所營業務，其於證期（券）字第1050030000號回函表示，上訴人富蘭德林證券為證券承銷商，非屬經許可得兼營證券投資顧問業及信託業之證券商，且未發給上訴人富蘭德林證券得兼營營證券投資顧問業及信託業之許可執照。職是，上訴人不可能兼營被上訴人於我國業務。
②上訴人所從事之臺商工商企業管理顧問服務、證券承銷服務，均與上訴人所營之基金業務無涉，被上訴人自起訴迄今所提出之所有廣告文宣，均僅與基金相關，不論是否達著名程度，以系爭商標經相關消費者所認知表徵之服務及商品，亦僅限於基金而已。準此，無論從被上訴人於市場上多角化經營之情形、兩商標所吸引之消費族群、其相關消費者各自對兩造商標熟悉之程度、其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，均應認兩商標應不致使相關消費者發生混淆誤認之虞。
⑵當事人之相關消費者不同：
①被上訴人之相關消費族群為個人理財戶，上訴人客戶族群主要為臺商企業、各家銀行，並對企業於兩岸間之財稅規劃提供專業服務。職是，被上訴人所著重者係從事基金理財之個人消費者，上訴人所著重者係協助法人客戶上市，兩者提供之商品或服務，均係具有極高專業性之金融商品，投資大眾於購買或接洽金融商品或服務時，判斷商標之營業表徵來源，當會施以較高之注意，注意程度高於相關消費者進行一般日常用品之採購所施予之注意。準此，不至於認為兩者係同一來源。
②上訴人與被上訴人之管銷管道、消費族群、宣傳方式各別，商品或服務之內容亦不同。上訴人所經營之事業為臺商企業及銀行於大陸營運管理、財務分析之諮詢服務，後期則於我國擴展之證券承銷業務，從事臺商回國上市之輔導業務。被上訴人僅經營個人基金投資業務。所屬行業別提供服務之對象不同，相關消費者不致因誤認為同一來源而接受上訴人之服務，自不可能藉由系爭商標之商譽而獲利。且就市場情形而言，兩者所提供之服務對象不重疊，不致有混淆誤認之虞。再者，上訴人富蘭德林投資為一般投資業，富蘭德林證券為證券承銷業，雖無法於登記項目區分客戶群及營業對象。然從事之實際營業均與兩岸企業投資之輔導相關，公司所營項目之登記僅為主管機關行政管理之用，無法呈現上訴人實際經營之業務特性。準此，就相關服務之商標使用行為，是否有侵害被上訴人之商標權之疑慮，非僅審酌形式上公司之登記營業項目。且富蘭德林商標已合法註冊指定使用於第35類企業管理顧問，輔導臺商於大陸之企業經營逾10年，累積相當之商譽，並無與系爭商標產生混淆誤認之虞。
②不論係附件5 、被上證12、被上證13之證據所示，該等報刊雜誌刊登於兩岸之專版，文章內容全為大陸投資環境之介紹以人民幣操作之建議。雖為相關消費者所能接觸之刊物。然報刊投稿之用意，在於累積上訴人於大陸商業環境分析方面知名度，並彰顯其專業能力，作為臺商企業考量臺商於大陸之財稅諮詢服務時之參考，實際上一般大眾消費者並無因閱讀報刊，而使用上訴人之相關諮詢服務之可能。
4.被上訴人並無多角化經營之情形：
系爭商標自註冊迄今，在我國僅使用於基金商品與相關投資顧問服務，主要提供之服務，係基金商品之周邊服務，包含理財知識之推廣以促銷基金者為限。而被上訴人並無多角化經營之情形，相關消費者對於被上訴人以富蘭克林為名之形象係以專營基金業務為限。上訴人使用富蘭德林之公司名稱業務類別為證券承銷業，依法應取得特許執照方得執行該業務，其業務不論於籌備之初、後續營運之專業性要求，均須花費相當之時間，並培養專業之幹部提供服務。然被上訴人從未以富蘭克林商標使用於證券相關業務，亦未曾有跡象顯示被上訴人準備跨足此類業務。
5.相關消費者就上訴人商標有相當之認知程度：
⑴上訴人與其法定代理人有相當知名度：
①上訴人法定代理人於89年成立富蘭德林事業群迄今，已累積相當知名度，並於90年申請註冊臺北富蘭德林諮詢有限公司，以富蘭德林獨有之字體搭配精心設計表見突出之拱橋造型之圖樣表見其服務及商品，並以富蘭德林事業群名義與臺灣各大銀行、櫃買中心、大陸各地臺商協會、臺灣媒體等合作或獨自舉辦各種關於大陸臺商資本市場之相關法令、財稅、會計之培訓、講座、大型論壇等超過600 場次。準此，上訴人事業群主要提供臺商於大陸之資本市場相關之財經法令、稅務顧問及輔導上市諮詢服務已長達15年以上，已為臺商及兩岸企業界所普遍認知。
②就報章雜誌、廣播媒體方面，自89年起經商業週刊、今週刊、財訊、海基會雜誌等商業刊物就上訴人法代之相關業務及創業歷程進行廣泛報導，至少已近100 篇，更於經濟日報連續14年設有專欄，每週就中國大陸財稅議題發表專文，已累計500 篇專欄，並於中國時報等則於每隔週三以上訴人事業群之名著有專論，自101 年至103 年底累計亦至少有60篇以上，並於聯合報、經濟日報、中國時報、工商時報見報超過500 次，透過廣播節目宣傳商品或服務逾10次。上訴人亦與聯經出版社合作，出版各類與兩岸財稅議題相關之商業、財稅、會計書籍，總計超過753 萬字，服務臺商客戶於96年迄今，每月或每季出版小草專刊，刊物供兩岸逾1 萬名臺商、臺商協會、銀行及政府官員，作為於大陸財稅會計及法令之參考指南，累計已出版80本以上小草專刊。職是，倘認為被上訴人於本件訴訟可提出富蘭克林投顧發表之報刊文章作為系爭商標使用證據，富蘭德林於報刊發表文章及書籍亦可作為商標使用之證據。
③CFA 協會於104 年11月19日曾邀請上訴人法定代理人演講，介紹講者部分述文亦肯認富蘭德林為提供臺商於大陸之資本市場相關之財經法令、稅務顧問及輔導上市諮詢服務機構。足證上訴人針對臺商於大陸之企業諮詢服務業務已累績相當信譽，專業能力備受肯定，亦曾與專業財經機構、研究單位合作辦理許多講座。反之，被上訴人所提供之服務僅限基金及基金投顧服務，並無專精於大陸商業環境之分析及諮詢服務，當事人所提供之業務，各具有專業內容及商業模式，並不生牴觸或互相影響之情。準此，縱認為被上訴人所主張之系爭商標，其於基金之行業經消費者所普遍認知。惟上訴人自89年迄今於臺商諮詢投資業界所提供之服務，自財稅顧問諮詢服務至臺商於兩岸三地上市之證券承銷業務，累積相當之信譽。職是，上訴人所經營者為兩岸三地之財稅顧問業務及證券承銷業務，其與被上訴人向來僅以基金為業務之印象並無引起相關消費者混淆誤認之虞。
⑵上訴人參與舉辦之各型活動：
上訴人歷年曾參與之重大兩岸企業投資講座，及所舉辦之大型活動不在少數。就上訴人所舉辦之兩岸企業投資講座之專業程度及規模而言，不乏關係企業及國內知名之臺灣大學財務金融系及交通大學財務金融系教授所合辦之研討會，包括臺灣證券交易所股份有限公司所贊助之研討會。足證上訴人之事業品牌於業界之相當知名。再者，上訴人於相關事業舉辦上開活動及講座所使用之文宣，均搭配圖案，且經相關消費者所普遍認知，與被上訴人所搭配之富蘭克林人像之商標使用方式不同，相關消費者見上訴人或被上訴人之商業文宣時，不僅可輕易區別文宣上所使用之表徵不同，兩者所專注業務亦各有所長，並不會誤認兩者間具有任何授權關係或加盟關係。
6.上訴人申請富蘭德林商標為善意：
上訴人法定代理人於89年2 月申請設立富蘭德林諮詢上海有限公司時，公司英文名稱為Friendly Consulting(shanghai)Co.,LTD. ，服務企業於中國之財務及稅務法令諮詢，並開始使用富蘭德林一詞，作為其所成立之公司名稱特取部分。富蘭德林源自外文發音Friendly而來，非惡意抄襲富蘭克林，該英文友善之意義為公司之名稱，係希望能給客戶最友善與親切之服務，並搭配拱橋造型，象徵與客戶間建立友善橋樑與溝通管道，早期創業維艱，藉此公司名稱督促自己及員工，其所提供之服務，必須達令客戶滿意之程度。再者，其於上海所創立之富蘭德林諮詢上海有限公司，係經上海市政府唯一批准者，擁有外商投資項目代理資格及代理記帳資格之臺灣獨資顧問公司。反之，被上訴人之系爭商標於臺灣尚未註冊公告，亦未具知名度。準此，上訴人取用富蘭德林時，無從認知可能造成對被上訴人之系爭商標之侵害。且上訴人富蘭德林證券從未涉足證券投資顧問業務，而係經營證券承銷業，其以富蘭德林為名從事其所屬行業，並無意圖攀附被上訴人於證券投資顧問業基金類別商譽之嫌。
7.有關之外國判決：
據美國紐約南區地方法院於被上訴人之關係企業Franklin Resources v. Franklin Credit Management Corporation一案之判決，將混淆誤認之虞審查基準所列因素為判斷標準。被告Franklin Credit Management Corporation 以處理問題
貸款為主要業務，並使用Franklin商標，而Franklin Resources則對Franklin Credit Management Corporation主張商標侵害，經法院以上開因素之判斷標準，駁回原告之請求，其審查之意見與上訴人所述相同。
(五)富蘭德林為公司名稱未有減損系爭商標識別性之情事：
1.系爭商標識別性弱：
被上訴人所舉之宣傳廣告均以FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS暨人像圖樣，如附表3-1 所示，或以富蘭克林坦伯頓之標語呈現，並未舉證系爭商標是否為消費者所普遍認知。其主張商標淡化時，商標近似程度要求更高，上訴人所使用之名稱為富蘭德林，而與被上訴人富蘭克林給予相關消費者之整體英文人名音譯印象，有顯著差異，不可能構成商標之淡化。再者，因系爭商標僅具後天識別性，富蘭克林為美國著名歷史人物、發明家之姓名，一般人對該名稱之認知，並未存有與被上訴人來源相關之單一聯想，故其識別性弱。被上訴人之舉證，未能證明系爭商標為著名，且系爭商標經第三人普遍使用於寢具、整形醫療、眼鏡、服飾及文教業等商品服務類別，即與富蘭德林公司名稱、商標與富蘭克林之觀念間，仍存有明顯之差異。況富蘭克林即經他行業普遍使用，使該商標在社會大眾心中難以留下單一聯想或獨特性之印象，自難謂上訴人使用富蘭德林作為公司名稱或商標之行為，致生系爭商標強烈指示單一來源之特徵與吸引力減弱，減損商標識別性之虞。
2.系爭商標用於其他產業者眾：
被上訴人之系爭商標業經他人普遍用於公司名稱，包含富蘭克林保險經紀人公司、富蘭克林資產管理有限公司、富蘭克林投資股份有限公司等從事財務相關業務之公司，顯見富蘭克林一詞於相關消費者之印象中，其於財務相關服務類別，並非僅表徵單一來源，遑論另有與財務類別無關之公司諸如富蘭克林餐飲有限公司、富蘭克林文教事業有限公司、富蘭克林文創股份有限公司等，亦使用富蘭克林於其公司名稱。準此，於各行業間使用富蘭克林名稱之公司不在少數，上訴人使用不同於系爭商標之富蘭德林作為公司特取名稱，應不致相關消費者混淆誤認之虞或減損其識別性之虞。
(六)被上訴人主張有違誠信原則與權利濫用：
1.被上訴人知悉上訴人以富蘭德林商標經營業務：
被上訴人於本件訴訟提出書狀表示，知悉上訴人之法定代理人劉芳榮註冊系爭商標，而上訴人係考量其標榜自身從事大陸及稅務法令諮詢，經判斷上訴人之市場係大陸地區後，被上訴人基於不欲濫用商標權及浪費行政資源，未對上訴人主張任何權利。上訴人係設立於我國之公司，且富蘭德林商標於91年獲我國登記註冊指定使用於第35類與第41類商品及服務，上訴人所發表之兩岸財稅分析文章亦經常見諸我國媒體，顯然被上訴人於上訴人在90年代起，以富蘭德林商標於臺灣及大陸地區經營大陸商業與稅務法令諮詢業務時，即知悉此情，並認為上訴人所使用之富蘭德林商標與系爭商標間，不會造成混淆，且兩者所從事之業務亦有所區別。足證被上訴人認上訴人所從事之大陸商業企業管理顧問業務，不致與被上訴人之業務產生混淆誤認之虞，而無商標侵害之情。
2.被上訴人逾15年行使商標權：
被上訴人明知上訴人法定代理人於89年起，使用富蘭德林作為發行刊物及刊載文章之主體及名稱、嗣於92年經智慧局註冊公告取得商標權，從未表示異議或行使其商標權。足以引起上訴人之正當信任，相信自己之商標使用未侵害被上訴人之權利，為經營上訴人品牌，並以富蘭德林名稱投入大量時間、金錢及人力於兩岸之財稅諮詢服務，已建立相當之品牌信譽。準此，被上訴人於知悉後15年至今，見上訴人有所成就，其行使權利，擬以本訴推翻上訴人之法定代理人多年之經營成果，顯失公允，屬濫用其商標權利之舉。衡諸上訴人之法定代理人於兩岸企業諮詢顧問領域之發展，並未偏離其早期所經營之大陸投資與稅務諮詢顧問業務，從未因攀附被上訴人於基金業務方面之表現而得利，依一般社會之通念，可認被上訴人現行使商標權，顯有違誠信原則，並違反法律安定性，其構成權利濫用。
三、整理與協議簡化爭點：
按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（見本院卷一第228 至235 頁之105 年5 月27日準備程序筆錄）：
(一)兩造不爭執之事實：
1.富蘭克林投顧於80年8 月22日經經濟部核准設立登記，其取得被上訴人授權使用系爭商標，期間自89年11月1 日起至106 年2 月28日。
2.系爭商標於89年12月1 日經智慧局註冊公告為註冊商標，並指定使用於第36類，如附圖1 所載之服務。而註冊第120676號「坦伯頓」商標於89年2 月1 日經智慧局註冊公告為註冊商標，並指定使用於第36類，如附圖3-2 所載之商品或服務。
3.經濟部於90年9 月11日，核准臺北富蘭德林諮詢公司設立登記。上訴人富蘭德林投資於102 年7 月18日，由經濟部核准設立登記。上訴人富蘭德林證券於102 年12月11日，由經濟部核准設立登記。
4.註冊第179811號「富蘭德林」商標於92年5 月6 日經智慧局註冊公告為註冊商標，並指定使用於第35類，如附圖2-1 所載之商品或服務。註冊第189050號「富蘭德林」商標於92年12月1 日經智慧局註冊公告為註冊商標，並指定使用於第41類，如附圖2-2 所載之商品或服務。
(二)兩造主要爭點：
1.上訴人使用「富蘭德林」商標，是否構成商標法第70條第1款
規定，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有減損系爭商標識別性或信譽之虞？
2.上訴人以「富蘭德林」作為自己公司名稱之特取部分，是否違反商標法第70條第2 款規定，未經被上訴人同意，明知「富蘭克林」為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損系爭商標之識別性或信譽之虞？
3.縱使上訴人有違反商標法第70條第1 款、第2 款規定之事由，被上訴人提起本件訴訟是否構成權利濫用，違反民法第148
條規定，不得行使權利？
參、得心證之理由：
一、本件適用現行商標法規定：
現行商標法前於100 年6 月29日修正公布，並於101 年7 月1 日施行，而被上訴人主張上訴人富蘭德林投資、富蘭德林證券侵害系爭商標權期間，分別於102 年7 月18日、同年12月11日。職是，本件有關侵害系爭商標權之權利義務本體之發生及其內容，均應適用行為時或事實發生時所施行之現行商標法規範，合先敘明。
二、系爭商標為著名商標：
所謂著名商標者，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條定有明文。因著名商標具有較高之知名度，通常較易遭第三人利用或仿冒，為防止著名商標區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞，故對於著名商標特別保護。故任何人未經著名商標權利人之同意，不得使用著名商標於任何商品或服務，以保護具有高品質或相當知名度之商標，不致為他人任意濫用。被上訴人主張系爭商標有識別性，並為著名商標等語；上訴人抗辯稱系爭商標不具先天識別性，屬識別性較弱之商標，並非著名商標云云。職是，兩造爭執系爭商標之識別性程度與取得，有無達著名商標之程度。職是，本院首應判斷系爭商標有無取得識別性？繼而判斷系爭商標是否已達著名商標之程度如後（參照本院整理當事人爭執事項1 ）：
(一)系爭商標具第二意義之識別性：
所謂識別性為商標指示商品或服務來源，並與他人商品或服務相區別之特性，其為商標註冊與維持之積極要件。商標識別性有先天與後天之分：1.前者指商標本身所固有，無須經由使用取得識別能力；2.後天識別性、第二意義或次要意義，係指原不具有識別性之標誌，經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源之標識，而具有商標之識別性，是商標識別性非其固有，係事後取得。準此，本院應判斷系爭商標之識別性為固有取得或事後取得。1.系爭商標有長期繼續使用之事實：
⑴判斷構成商標圖樣之文字識別性基準：
以文字作為指示及區別商品或服務來源之標識，是否具有識別性，應視該文字是否為既有之詞彙或事物，倘該文字為新創之詞彙，除作為標章之用途外，其本身不具特定既有之含義，即具有先天識別性；反之，該文字為既有之詞彙，且該文字為習見之成語或通常用語，因該等文字係社會公眾得自由使用之公共文化財，相關消費者通常不會將其視為指示及區別商品或服務來源之標識，而應視該文字是否以隱含譬喻方式，暗示說明其所指定之商品或服務之相關特性。簡言之，構成商標圖樣之文字並非直接描述所指定商品或服務之品質、功用、成分、性質或特徵，係經相關消費者於運用想像與推理後，得將文字之特定既有含義與所指定之商品或服務之特性，兩者產生聯想，進而致隱喻之效果，相關消費者得將其視為指示及區別來源之標識時，該構成商標之文字即具有識別性。
⑵被上訴人提出之證據可證系爭商標具後天識別性：
商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：①將商標用於商品或其包裝容器。②持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。③將商標用於與提供服務有關之物品。④將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。商標法第5 條定有明文。查富蘭克林為既有詞彙與姓名，系爭商標「富蘭克林」係英文姓氏「Franklin」中文音譯，其屬既有之詞彙，且未經特殊之設計，如附圖1 所示，本不具先天識別性。職是，本院應探究系爭商標89年11月1 日註冊日前，是否經由長期繼續使用，使相關消費者將其視為或指示一定商品或服務來源之標識，而具有後天識別性。經查：
①系爭商標被授權人富蘭克林投顧為表彰其基金投資及財務顧問服務，其於79年至80年間，在財經新聞紙、月刊登載關於系爭商標表彰基金等金融商品投資之廣告，有相關新聞紙及刊物在卷可稽（見原審卷三第223 頁背面、第224 至225 頁、第228 頁背面、第229 至第231 頁、第232 頁背面）。再者，富蘭克林投顧自85年3 月15日起至89年6 月30日止之期間，發行「富蘭克林海外證券投資訊刊」提供有關系爭商標表彰基金等金融商品投資、財務與投資顧問分析服務之相關報導（見原審卷三第300 頁至第309 頁背面、第315 至322
頁）。
②經濟日報、民生報、聯合晚報、中國時報、工商時報自79年起至87年間，登載有關系爭商標表彰基金、金融商品投資等報導（見原審卷三第244 至245 、248 至252 頁）。再者，中時新聞資料庫http://tol.chinatimes.com/CT_NS/ctsearch.aspx ，提供中國時報、工商時報有關系爭商標表彰基金、金融商品、財務與投資顧問、分析服務相關報導（見原審院卷三第260至283頁）。
③上訴人雖主張被上訴人之廣告宣傳，系爭商標於版面配置、字體、字型無特別設計，不具特別顯著性，且廣告除系爭商標外，亦有如附圖3-1 所示之人像商標，系爭商標對照人像圖僅係人物名稱，無法得知其獨立之識別性云云。然系爭商標指定使用之服務，如附圖1 所示，其中包括證券、共同基金之分銷服務、財務與投資顧問服務、財務與投資顧問服務等項目，被上訴人於前揭新聞紙或刊物行銷關於基金等投顧服務，均有表彰系爭商標「富蘭克林」。其包含「富蘭克林」坦伯頓免稅美國公司債券基金（見原審卷三第302 頁背面）、「富蘭克林」坦伯頓世界基金（見原審卷三第310 頁背面）、「富蘭克林」黃金基金（見原審卷三第225 頁、第232 頁背面）、「富蘭克林」共同基金（見原審卷三第230 至231 頁、第232 頁背面）。其中固與附圖3-1 所示之人像商標有併列之事實，惟能辨別係有關「富蘭克林」系列基金商品之投資，足以表彰其提供基金、金融商品投顧服務之來源。
④被上訴人經由前揭新聞紙、刊物提供投顧分析服務，包含以「 富蘭克林」為刊物之表頭、以「富蘭克林投顧」發表投資分析之報導（見原審院卷三第300 、304 、308 、315 至322 頁）。均足使相關消費者認知其所提供之投資分析服務之來源，縱與附圖3-1 之人像商標併列，並無消除或減低系爭商標表彰服務來源之功能。詳言之，系爭商標雖有與附圖3-1 或3-2 併列使用之情形，然均能彰顯該等商標表彰服務來源之功能。況被上訴人關於債券、基金等金融商品投資服務或提供財務或投資之顧問或分析之服務，均非可陳列販賣之實體物，是經由過新聞紙、刊物、數位影音、電子媒體等媒介將系爭商標連結其提供基金等金融商品投資之服務，堪認用以系爭商標表彰服務之來源，而屬系爭商標之使用。再者，以「富蘭克林投顧」名義提供投資理財相關服務，係因被上訴人提供之服務需以「富蘭克林投顧」名義行銷，其與以系爭商標行銷，兩者所表彰服務來源具有目的同一性，被授權人富蘭克林投顧以「富蘭克林投顧」之名提供服務資訊，兼有使用商標之相輔相成之相乘效果，是被上訴人提供服務時以「富蘭克林投顧」為名，應屬使用商標之範圍。
⑤富蘭克林投顧使用系爭商標之證據，均得作為系爭商標之使用證據，不因是否進行授權登記而影響。被上訴人雖於79年、80年間開始於我國使用或授權他人使用系爭商標。惟當時被上訴人尚未取得系爭商標之註冊，被上訴人非系爭商標之專用權人，自不受61年商標法第26條之規範。職是，被上訴人是否將其習用之系爭商標授權與他人使用，自屬當事人間之私法關係。況被上訴人於89年間取得系爭商標註冊後，依當時商標法第26條係明示採用登記對抗主義，而非登記生效主義。辦理登記並非授權契約之生效要件，縱使未經登記，授權契約於當事人間仍有拘束力，僅是不得對抗第三人而已。準此，本件為商標排除侵害事件，非就系爭商標之授權有無為爭議，上訴人為侵害系爭商標權利之人，不得以未登記之對抗事由，作為免責事由。
2.系爭商標取得商標註冊在案：
⑴系爭商標於89年11月1 日准予註冊：
按有商標法第29條第1 項第1 款或第3 款規定之情形者，倘經申請人使用之，並在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，即取得後天之識別性。商標法第29條第2 項定有明文。故商標之標識雖未符合第18條第2 項規定之識別性，然經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，使商標圖樣於原本意義外，亦產生表彰商品或服務來源之意義，自得視為有識別性。查系爭商標雖未經特殊之設計，被上訴人並忠於系爭商標之圖樣而使用。然其以行銷之目的，將系爭商標用於與服務有關之商業或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物，致系爭商標文字之原有意義，經被上訴人長期繼續使用，使系爭商標圖樣於原有意義外，產生表彰服務之識別性意義。職是，智慧局前於89年11月1 日准予註冊商標，此有智慧局商標資料檢索在卷可查（見原審卷一第16頁）。
⑵系爭商標為隨意性商標：
①所謂隨意性商標，係指其使用文字、圖形為一般社會大眾所熟悉者，用於特定商品或服務作為商標使用時，而與該商品或服務並無關聯，因其未有描述或暗示商品或服務本身，其具有與其他商品或服務相區隔之識別性，故具有較強之識別性。查被上訴人之系爭商標，雖非屬識別性最高之創造性或新奇性標識，惟其屬於與指定使用之服務本身、特性無關，其為隨意性商標，識別性強度僅次於創造性商標。且被上訴人使用系爭商標之態樣，均有將富蘭克林文字放大、上色，或以其他方式強調，以與其他敘述性文字相區別，足使相關消費者藉以認知其為表彰之服務來源。
②系爭商標雖源自於外文姓氏Franklin之中文音譯，然經被上訴人長期繼續使用，所創造出之品牌形象，業賦予富蘭克林文字之特殊意義與觀念，已超脫初期姓氏之原意。是系爭商標經由長期廣告與行銷，致其具有後天之識別性，使相關消費者認知系爭商標代表所指示、提供之投資顧問理財服務。準此，系爭商標為識別性強之隨意性商標。
(二)系爭商標於上訴人設立時為著名商標：
1.判斷著名商標之因素：
按關於著名商標之認定時點，均以申請時為準。本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。商標法第30條第2 項與商標法施行細則第31條分別定有明文。著名商標或標章之認定，應就具體個案情況考量下列因素：⑴相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度，此可由市場調查證明。⑵商標或標章使用期間、範圍及地域。⑶商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，暨在商展或展覽會之展示。⑷商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。⑸商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別是行政或司法機關認定為著名之情形。⑹商標或標章之價值。⑺其他足以認定著名商標或標章之因素。就著名商標或標章之認定，不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件，僅要在我國境內為相關消費者共知者即可，此為註冊主義之例外情事。準此，判斷是否達著名程度，係以國內相關事業或消費者判斷之（參照司法院大法官會議解釋第104
號解釋；最高行政法院99年度判字第951號行政判決）。
2.系爭商標廣為相關事業或消費者所普遍認知：
⑴認定一般消費者與相關消費者普遍認知之基準：
著名商標雖係指商標所表彰之識別性與信譽，已為消費者所熟知而言。惟縱使係著名商標，其著名程度仍有高低之別，申言之：①商標所表彰之識別性與信譽已廣為「一般消費者」所普遍認知，該商標具有較高著名之程度；②商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品之市場，雖廣為「相關消費者」所熟知，然未證明為「一般消費者」所普遍認知，該商標著名之程度較低。因該商標在特定消費者或相關消費者市場固為著名商標，惟在一般消費者市場未達普遍認知之程度。所謂相關事業或消費者，係以商標所指定使用之商品或服務之交易範圍為準，包括下列3 種情形，但不以此為限：①商標所使用商品或服務之實際或可能消費者；②涉及商標所使用商品或服務經銷管道之人；③經營商標所使用商品或服務之相關業者，凡商標為上述其中之一相關事業或消費者所普遍認知者，即應認定為著名之商標。職是，不論商標著名程度高低為何，倘商標所表彰之識別性與信譽已廣為相關消費者或特定類別消費者所普遍認知，即足以認定該商標在該特定類別或相關消費者市場為著名商標（參照101 年4 月20日經濟部經授智字第10120030550 號令修正發布，101 年7 月1 日生效之商標法第30條第1 項第11款著名商標保護審查基準2.1 節說明意旨）。
⑵公眾媒體報導足使相關消費者達普遍認知系爭商標：
①被上訴人自90年至100 年期間，曾於新聞紙刊物行銷系爭商標表彰之債券、基金等商品投資服務，或提供財務與投資顧問、分析服務相關報導等事實。此有富蘭克林海外證券投資訊刊（見原審卷三第310 頁至第313 頁背面、第323 至32頁；原審卷六第18頁）、富蘭克林投資季刊（見原審卷六第18頁背面至19頁）、富蘭克林債券基金投資Q&A 手冊（見原審卷六第19頁背面）、富蘭克林之友2007年全股債市投資展望說明會資料（見原審卷六第20頁至第21頁）、工商時報、中時晚報、民生報、經濟日報、中國時報、聯合晚報、自由時報、星報、臺灣時報等相關「富蘭克林」基金、債券、投資顧問、分析服務之廣告（見原審卷六第22頁至第44頁）及報導（見原審卷六第76頁至第158 頁背面）在卷可稽。職是，報導揭示「富蘭克林證券投顧提供」，以表彰所提供之投資分析服務係來自被上訴人。參諸前開新聞紙之報導標題，可知「向富蘭克林學理財」、「富蘭克林將辦股債市投資趨勢說明會」、「富蘭克林投顧8 月投資建議」、「富蘭克林富達最風光」、「傑出基金金鑽獎富蘭克林三冠王」、「投顧業富蘭克林蟬連第一」、「富蘭克林投顧健康品牌第一名」、「富蘭克林看好歐美大型股」、「富蘭克林四檔基金配息」、「富蘭克林投顧獲基金總代理」、「富蘭克林四檔基金除息」、「富蘭克林四檔基金配息」、「富蘭克林：3T市場可加碼承接」、「彰銀富蘭克林合辦投資講座」、「合庫富蘭克林幫客戶穩健理財」、「基金品牌印象評比富蘭克林第一」、「富蘭克林證券投顧談今年投資轉機」、「晨星基金獎最大贏家富蘭克林亨德森並列」。縱使系爭商標與附圖
3-1 或3-2 所示商標併列使用，然相關報導均認知「富蘭克林」係基金等金融商品投資服務及相關投顧服務之來源，顯見系爭商標已發揮表彰服務之來源之功能，商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品之市場，已廣為相關消費者所普遍認知。
②參諸被上訴人提出101 年、102 年之原證9 、31、56「101
年戲院紅包篇」、「101 年電視紅包篇」、「102 年台灣大車隊上刊照片」、「102 年台灣大捷運篇」、「102 戲院紅包篇」、「102 年戲院捷運篇」、「102 年電視五子登科篇」、「102 年電視紅包篇」、「102 年電視捷運篇」等有關系爭商標之行銷廣告，有上開影片翻拍照片在卷可稽（見原審卷四第202 至212 、217 至230 頁），並經原審勘驗在案（見原審卷五第182 、189 頁至第190 頁背面）。可知上開廣告均有「富蘭克林坦伯頓」，雖系爭商標與附圖3-2 所示「坦伯頓」併列使用，然明白揭示系爭商標，作為表彰服務之來源。再者，101 年、102 年非凡新聞播放之理財節目，以附圖3-1 所示，搭配「富蘭克林投資心法」標語，提供理財之相關資訊及建議，有上開節目翻拍照片可稽（見原審卷四第231 至267 頁），並經原審勘驗屬實（見原審卷五第182 、186 頁至第188 頁背面）。畫面標示「富蘭克林投資心法」，主要目的在於使觀眾知悉節目提供投資資訊服務者，其來自系爭商標所表彰之被上訴人。
③審視101 年間被授權人富蘭克林投顧官方網站（http://www.franklin.com.tw/ 可知，瀏覽次數達4,376,337 人、平均單日瀏覽次數約11,990次；102 年更達7,184,525 人、平均單日瀏覽次數約19,683次等事實。有101 年、102 年間被授權人富蘭克林投顧官方網站瀏覽數統計表及網頁擷圖在卷可證（見原審卷五第42頁）。因系爭商標附隨著被上訴人之服務，是堪以佐證系爭商標所表彰之被上訴人之服務廣為相關消費者所知悉。
④依據原證46所示，可知其為臺視三分鐘理財單元，自86年至90年間之週一至週六上午8 點，被授權人富蘭克林投顧於臺灣電視公司播出勝券在握節目，先行解析約15分鐘國際財經趨勢，其後並有專屬之三分鐘理財單元，可見原證31、56影片與擷圖。其有使用系爭商標提供投資、理財訊息，並將該單元之精華內容集結成，其為原證8 所示三分鐘理財書籍（見原審卷四第268 至284 頁）。
⑤原證44為富蘭克林海外證券投資訊刊，其內容為85年至今富蘭克林投顧使用系爭商標發行海外證券投資訊刊，內容係提供相關消費者海外證券投資之訊息。由原證47印刷品印製單據及總表顯示，87年間文宣含訊刊印製之數量約300 萬份、88年間約有600 萬份及89年間有690 萬份。且由訊刊記載內容可知，系爭商標所表彰之證券投資顧問服務，其於中視、超視、非凡商業頻道、中廣新聞網、正聲廣播電臺、全國廣播、臺北之音、自由時報、中國時報、中華日報、中時晚報、鑫報等媒體，均有播出相關理財、財經資訊之形式，使用系爭商標（見原審卷三第299至313頁）。
⑥原證9 為非凡新聞之富蘭克林投資心法，其於101 年、102
年間之富蘭克林投顧每週二之20時至21時、21時至22時及週三之14時至15時，均於非凡新聞台播出專題，詳細播映時間如原證53所示，提供相關消費者投資與理財之訊息（見原審卷二第156 ；原審卷四第193 頁）。再者，原證12為高鐵站及捷運富蘭克林國民理財第一站看板廣告，係富蘭克林投顧於102 年間在高鐵站及捷運刊登該看板廣告，表彰系爭商標提供理財與投資顧問等相關服務（見原審卷二第161 至168
頁）。
⑦被上訴人除有註冊系爭商標外，亦有註冊第01291039號「FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS暨人像圖樣」商標及註冊第00120676號「坦伯頓」商標，如附圖3-1 、3-2 所示。故被上訴人之使用證據，部分包含富蘭克林、坦伯頓、FRANKLINTEMPLETON INVESTMENTS 暨人像圖樣商標併同之使用態樣。參諸上訴人之使用證據可知，被上訴人自行使用或經媒體報導時，大部分均有富蘭克林文字，其字體有單獨或粗體放大，可使相關消費者知悉以富蘭克林作為商標識別之事實。申言之，系爭商標使用證據，不論係富蘭克林坦伯頓全球債券基金、富蘭克林投顧及富蘭克林投資心法等文字，均係表彰系爭商標使用於基金之金融商品或投資、顧問等服務，均屬系爭商標所指定使用商品及服務特性。
⑧依境外基金管理辦法規定，因被上訴人為境外基金機構，富蘭克林投顧為總代理人，銀行、證券經紀商等銷售通路則為銷售機構。參諸原證40所示廣告內容，部分是富蘭克林加上銷售機構名稱之表述方式（見原審卷三第221 至232 頁）。此類文宣素材，實際上均由被上訴人印製後，繼而提供給第一銀行、華南銀行等銷售機構對外發送。職是，銀行對外發送印有系爭商標之廣告文宣、使用系爭商標表彰之服務，自應認為被上訴人使用系爭商標。
⑶投資海外基金之相關消費者普遍認知系爭商標：
①參諸被上證2 所示可知（見本院卷一第172 至174 頁），被上訴人於89年2 月間，我國募集銷售之19檔美國基金與16檔盧森堡基金，由境外基金機構製發予華南商業銀行、世華聯合商業銀行、上海商業儲蓄銀行等35家銀行美國基金銷售機構，暨臺中區中小企業銀行、萬泰商業銀行、萬通商業銀行等28家盧森堡基金銷售機構之89年1 月份對帳單。各該對帳單記載資訊顯示，其於89年1 月31日時投資人透過各銷售機構申購各檔基金之總額。職是，被上證2 表格所載之1,036,560,876.22美元，為針對各檔基金發給各銷售機構之各該對帳單所載投資總額加總後之金額，依當時匯率換算為新臺幣（下同）31,806,580 ,239.44元，倘以各投資人投資10,000元估算，投資人數逾318 萬人。
②審視被上證1 所示可知（見本院卷一第175 頁），工商時報於90年12月5 日登載之海外基金淨值表暨基金檔數統計表，足證富蘭克林於上訴人取得富蘭德林商標註冊前，其為境外基金市場之前三大品牌。且於89年1 月31日之時，國人透過銀行申購富蘭克林系列基金淨資產逾31,806,580,239.44 元。被上證4 為95年7 月底至9 月底間，國人投資富蘭克林境外基金之金額維持相當大之規模，且市占率更均為市場第三名（見本院卷一第267 頁）。富蘭克林境外基金，國人持有金額於境外基金總代理制實施之初便達142,082,215,206 元，其與總代理制實施前之國人持有金額亦相去不遠。倘以各投資人投資新臺幣1 萬元估算，投資人數更達14,208,221人。再者，參諸原證14顯示（見原審卷二第170 至171 頁），被上訴人於102 年6 至7 月境外基金市占率排名分別第二名與第三名；而於102 年11至12月境外基金市占率排名均為第二名。足證富蘭德林投資、富蘭德林證券設立時，富蘭克林境外基金之市占率，持續保持市場前三名之成績。復以各投資人投資1 萬元估算，其於102 年6 月即富蘭德林投資設立前之投資人數，高達259, 123,686人；102 年11月即富蘭德林證券設立前之投資人數，高達270,997,483 人。職是，被上訴人之系爭商標，已為投資海外基金之相關消費者所普遍認知。
③被上證3 為被上訴人於90年至102 年間，自行舉辦之說明會（見本院卷一第246 至266 頁）。其包含被上訴人邀請國外之境外基金經理人至臺灣舉辦者，暨被上訴人自行對一般投資大眾舉辦者。該等說明會均係向廣大投資群眾提供理財、投資顧問、全球經濟趨勢等財富管理之訊息，在我國各地共舉行320 場，名稱為全球股債市投資趨勢說明會或全球投資展望說明會，每場參加人數為數百至數千人不等。自說明會之名稱及相關資料，足證被上訴人係以投資理財顧問、財富管理之角色，表彰系爭商標指定使用之服務，並同時推廣系爭商標所表彰之境外基金之金融商品。
⑷市場調查可證系爭商標達著名程度：
①參諸被上證5-1 至5-6 所示，可知自95年至104 年間，包括讀者文摘、遠見雜誌、Yahoo!奇摩網站等在內之公正客觀之第三方，曾多次就富蘭克林品牌進行市場調查。其中讀者文摘曾針對亞洲地區56萬名民眾進行電話及書面問卷調查、Yahoo!奇摩網站則就162,370 名網友進行線上問卷調查（見本院卷一第278 至318頁）。
②被上證5-7 所示，係被上訴人於104 年委請貝立德公司進行電視廣告效益分析之市場調查，該廣告效益分析報告顯示，富蘭克林品牌於基金、理財及投資顧問公司品牌，其知名度高達60.3% （見本院卷一第337 至341 頁）。再者，被上證6 為尼爾森公司與貝立德公司，就自95年至105 年5 月間，就富蘭克林品牌相關之市場廣告量廣告金額所為報告，其包含有聲媒體、平面媒體及戶外媒體之人次，為此提出報告，報告內容直觀反映系爭商標高度著名性。其中被上證6-1 為0000－0000基金／投信／投顧媒體廣告投資報告、被上證6-3 為0000－0000.04 基金／投信／投顧媒體廣告投資報告，均顯示富蘭克林品牌係投信投顧業界之第一大廣告投資者（見本院卷一第342 至344 頁；本院卷二第83至107 頁）。不論於電視廣告、平面媒體、廣播媒體及戶外媒體之投資量，暨觸及人次、上刊次數，均為業界第一。參諸6-2 之0000－0000證券投顧／證券投信業網路媒體投資報告，益徵富蘭克林品牌之網路廣告瀏覽量及網路廣告金額等項目，均為投信投顧業者之首位（見本院卷一第369 至379 頁）。
③審酌被上訴人之行銷時間、廣告量、媒體報導量、消費大眾之印象與識別性、銷售量與價值、占有率、商標或公司名稱之註冊或登記時間及市場調查資料等證據可知（見本院卷二第34至38頁）。系爭商標於102 年7 月18日上訴人富蘭德林投資設立與同年12月間之富蘭德林證券設立時，已為著名商標。
⑸系爭商標為著名商標：
系爭商標自79年至102 年長時間廣泛使用於基金等金融商品之投資服務，暨其他財務與投資之管理、顧問、分析、資訊等服務，並經由各類媒體宣傳，已廣為相關消費者所知悉，並取得註冊。本院勾稽上開事證，認系爭商標於上訴人設立時即102 年7 月18日、同年12月11日，在基金等金融商品之投資服務，暨其他財務與投資之管理、顧問、分析、資訊等服務，已為我國相關事業或消費者普遍認知。職是，堪認系爭商標為著名商標。
三、上訴人違反商標法第70條第1 款規定：
按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。商標法第70條第1 款定有明文。本款侵權成立要件如後：㈠行為人明知為他人著名之註冊商標。㈡侵害客體為他人著名註冊商標。㈢致有減損著名商標之識別性或信譽之虞者。㈣未得商標權人同意而有使用行為。被上訴人主張系爭商標為著名商標，上訴人侵害系爭商標等語。上訴人則抗辯稱渠等未侵害系爭商標云云。職是，本院應審究上訴人使用「富蘭德林」商標，是否構成商標法第70條第1 款規定，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有減損系爭商標識別性或信譽之虞（參照本院整理當事人爭執事項1）。
(一)上訴人明知為系爭商標為著名之註冊商標：
1.上訴人經常舉辨活動與出版文獻：
所謂明知者，係指明白知悉之意，不包含過失而不知，其應由商標權人舉證證明之。查上訴人法定代理人於89年成立富蘭德林事業群迄今，常以富蘭德林事業群名義與臺灣各大銀行、櫃買中心、大陸各地臺商協會、臺灣媒體等合作或獨自舉辦各種關於大陸臺商資本市場之相關法令、財稅、會計之培訓、講座、大型論壇等超過600 場次。再者，上訴人亦與聯經出版社合作，出版各類與兩岸財稅議題相關之商業、財稅及會計書籍。每月或每季出版小草專刊，累計已逾出版80本以上小草專刊。準此，上訴人提供資本市場相關之財經法令、稅務顧問及輔導上市諮詢服務已長逾15年，衡諸市場交易常情，應知悉上訴人明知系爭商標為著名之註冊商標。
2.上訴人法定代理人經常於報章雜誌與廣播媒體發表文章：
自89年起經商業週刊、今週刊、財訊、海基會雜誌等商業刊物就上訴人法定代理人之相關業務及創業歷程進行廣泛報導，至少已近100 篇，亦於經濟日報連續14年設有專欄，每週就中國大陸財稅議題發表專文，已累計500 篇專欄，並於中國時報等則於每隔週三以上訴人之名義著有專論，自101 年至103 年底累計亦至少有60篇以上，並於聯合報、經濟日報、中國時報、工商時報見報超過500 次，透過廣播節目宣傳商品或服務逾10次。職是，上訴人法定代理人經常於報章雜誌與廣播媒體發表文章，自應知悉在金融商品之投資服務，暨其他財務與投資之管理、顧問、分析、資訊等服務，已為著名程度之系爭商標，審酌金融商品或服務市場之資訊流通迅速，上訴人應明知系爭商標為著名註冊商標。
3.上訴人法定代理人知悉系爭商標為著名商標：
⑴劉芳榮為財經界之重要人士：
上訴人法定代理人劉芳榮自89年起，陸續於經濟日報兩岸論壇專欄撰寫大陸投資實務專文；復於101 年至103 年在中國時報等新聞紙著有專論。其個人或富蘭德林事業群名義亦出版各類與兩岸財稅議題相關之商業、財稅、會計書籍，此有前開專文、專論、書籍之彙整表等件在卷可稽（見原審卷二第290 至332 、339 至340 頁）。申言之，上訴人法定代理人劉芳榮為財經界之翹楚，其藉以發表專論或專文之新聞媒體，亦屬系爭商標表彰其提供服務之媒體之一，參諸上訴人亦舉辦多場兩岸企業投資講座與大型活動，足認是劉芳榮豐沛之資歷與視野，對系爭商標係著名商標應知之甚稔，堪認上訴人明知系爭商標為著名商標。
⑵富蘭克林坦伯頓集團為著名事業：
被上訴人所屬之富蘭克林坦伯頓集團，係由控股公司Franklin Resources, Inc.與其數家子公司，合稱為富蘭克林坦伯頓基金集團(Franklin Resources, Inc) ，其於87年間係第一家被納入S&P 500 標準普爾500 成分股之基金公司。標準普爾500 指數(S&P 500 Index) ，係記錄美國500 家於主要交易所上市之公司股票指數，由標準普爾公司創建與維護。。富蘭克林坦伯頓集團前於88年3 月號美國財星雜誌(Fortune) 推選美國最受尊崇的證券業名單第8 名，美國商業周刊公佈之全球前一千大企業，其於88年名列全球第429 名、市值109.7 億美元，89年第672 名、市值73.1億美元，92年第419 名、市值95.5億美元，此有「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」─公開說明書中文譯本、88年3 月號「美國財星雜誌」封面及內容節錄、88年至92年美國商業周刊「The Business WeekGlobal 1000」排名表節錄附卷可證（見原審卷二第122至128頁）。
⑶申請註冊富蘭德林商標非基於善意：
上訴人法定代理人劉芳榮係財經界之知名人士，應知悉被上訴人所屬富蘭克林坦伯頓集團之事業，故而系爭商標自79年間起即持續在新聞媒體提供投資理財之服務，劉芳榮亦應知悉，是系爭商標註冊登記前，劉芳榮對系爭商標知悉甚明，仍分別於92年4 月6 日、同年11月1 日註冊，如附圖2-1 、2-2 所示「富蘭德林」商標，有智慧局商標資料檢索服務附卷可考（見原審卷二第272 、273 頁），難認其申請註冊「富蘭德林」商標係基於善意。
(二)富蘭德林商標減損系爭商標之識別性或信譽之虞：
1.減損系爭商標之識別性：
所謂減損識別性者，係指著名商標持續遭第三人襲用之結果，造成相關消費者心目中，就該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭受淡化。故他人襲用著名標章，將使著名標章之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險。商標使用人有行銷商品或服務之目的，並有標示商標之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為商標，即符合商標之使用要件。經查：
⑴上訴人有使用商標之行為：
上訴人富蘭德林投資所營事業為一般投資業，而上訴人富蘭德林證券所營事業為證券商，上訴人法定代理人劉芳榮以「富蘭德林事業群」總經理之名義提供有關財務與投資管理、分析、資訊等相關服務（見原審卷二第290 至332 、339 至340 頁）。其著述相關書籍亦併列「富蘭德林」商標及吊橋，此有書籍頁面影本附卷可證（見原審卷四第77、88、95、98頁）。準此，提供之服務無實體，其屬使用「富蘭德林」作為表彰所提供財務及投資相關資訊服務之來源，是上訴人等使用「富蘭德林」係商標使用之態樣。上訴人雖同時併列吊橋圖樣，惟兩者併用亦清楚明白服務提供者，自可達表彰服務之來源之功能。
⑵當事人商標成立高度近似性：
①相較上訴人使用「富蘭德林」商標與系爭商標間，自外觀而言，兩者者均為英文音譯，且均未經特殊設計，其中有三個字「富」、「蘭」、「林」均相同，僅「德」字與「克」字之差異，整體外觀高度近似。復由讀音觀之，「富蘭德林」商標與系爭商標「富蘭克林」，其中「富蘭」、「林」讀音相同，而不同之「德」與「克」均有「ㄜ」之尾音，兩者讀音高度近似。繼而參諸觀念方面，兩者予人均是英文譯名之印象，音譯結果予人實質上相同之概念，僅係音譯之別，故兩者觀念上為高度近似。職是，由外觀、讀音及觀念以衡，「富蘭德林」商標與系爭商標高度近似。
②上訴人雖主張系爭商標為「Franklin」之音譯，而「富蘭德林」商標為劉芳榮於95年間接受遠見雜誌採訪時，已說明係由「Friendly」音譯而來，象徵與客戶間建立友善之橋樑，兩者概念不同云云。然「富蘭德林」商標蘊釀形成之因素如何，相關消費者無法感官得悉，是以「富蘭德林」商標如何產出，並非據以判斷商標是否近似之標準。參諸上訴人未將Friendly申請註冊，亦無實際使用之證據。且富蘭德林係由Friendly而來，應選擇友善或親切等詞彙，以符合其Friendly或拱橋造型圖樣之意境，非選擇富蘭德林，自無法象徵與客戶間建立友善的橋梁與溝通管道為商標，足認上訴人出於攀附「富蘭克林」而使用「富蘭德林」。
③被上訴人之系爭商標為隨意性商標，識別性強度僅次於創造性商標。被上訴人使用系爭商標之態樣，均有將富蘭克林文字放大、上色，或以其他方式強調，以與其他敘述性文字相區別，足使相關消費者藉以認知其為表彰之服務來源。被上訴人使用系爭商標逾20年，所創造出之品牌形象，業賦予富蘭克林文字特殊之意義與觀念，顯超脫初期姓氏之原意，是系爭商標透過長期廣告與行銷，已高度強化識別性，使相關消費者認知系爭商標代表所指示、提供之投資顧問理財服務。參諸富蘭德林與富蘭克林實質相同，相關消費者於購買之時施以普通注意，均會認為上訴人之富蘭德林與被上訴人之系爭商標近似。
④參諸被上訴人使用系爭商標，跨足財務與投資經理服務、財務與投資管理服務、財務與投資顧問服務、財務與投資分析服務、財務與投資諮詢服務、財務與投資之資訊服務、對各種事業生產投資、共同基金投資服務、證券，包括共同基金之分銷服務、投資信託服務、證券經紀服務、人壽保險、年金保險之發行與管理、其他所授權承保人之人壽保險及年金保險之再保險、股票過戶代理服務、銀行服務、信用卡服務等。非僅基金單一業務，具有多角化經營之情形。準此，系爭商標保護範圍應予以擴張至投資顧問、理財等相關服務。⑶有致減損系爭商標之識別性之虞：
①「富蘭德林」商標與系爭商標成立高度近似，且上訴人富蘭德林投資與系爭商標提供財務顧問間，服務之投資理財內容相似、投資標的之金融商品部分相通、投資服務之對象亦有重疊；上訴人富蘭德林證券公司與系爭商標間關於有價證券相關金融商品之理財投資，在業務上之性質、內容相同或極為相似，提供服務族群、場所亦多重疊。職是，上訴人標示「富蘭德林」商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關服務接受者誤認上訴人與被上訴人為來自相同或雖不相同而有關聯來源，兩者服務存在高度類似關係。故上訴人從事與系爭商標指定使用之服務高度類似之業務，實有致系爭商標與其所表彰之服務來源間之關聯性遭受淡化，應認有減損系爭商標識別性之虞。
②按商標之註冊違反第30條第1 項第11款之情形，屬惡意者，不受前項期間，即自註冊公告滿5 年之限制，商標法第58條第2 項定有明文。上訴人雖抗辯稱被上訴人未於評定或異議救濟期間提出任何救濟，不得再限制上訴人使用「富蘭德林」商標云云。然被上訴人主張「富蘭德林」商標註冊係惡意，其據以申請評定即無5 年救濟期間之限制，仍得聲請評定其註冊，是被上訴人仍得申請評定，難謂其不得就系爭商標主張權利。
③按商標註冊無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，但被授權人有使用者，不在此限，商標法第63條第1 項第2 款定有明文。上訴人雖主張系爭商標未曾使用於所指定「股票過戶代理服務；證券經紀服務；銀行服務；抵押貸款服務；信用卡服務；汽車貸款籌資及貸款服務；投資信託服務；不動產經紀服務；消費者貸款服務；人壽保險；年金保險之發行與管理；其他所授權承保之人壽保險及年金保險之再保險；對各種事業生產投資；消費者信用調查服務；證券之分銷服務」，應終止系爭商標之效力云云。惟被上訴人將系爭商標使用於附圖1 所載之服務，其既有使用系爭商標之事實，是上訴人抗辯有廢止之原因云云，自非可取。
④上訴人雖抗辯稱商標法第70條第1 款僅適用於非類似之服務，被上訴人不得主張商標法第70條第1 款云云。惟商標法第30條第1 項第11款未規定服務是否具類似關係，倘將其作為前後段適用之區分標準，係增加法律所無之限制。故僅要使用相同或近似於他人著名商標，導致著名商標使用於特定服務來源之聯想弱化或分散，而有減損著名商標之識別性之可能時，即有商標法第70條第1 款之適用；反之，商標減損之保護僅能適用於非類似之商標或服務，則對著名商標所享有之保護反而低於一般商標之保護，顯然有悖於商標法給予著名商標較大保護之原則，應非立法者原意。職是，被上訴人使用近似於著名系爭商標「富蘭德林」商標於相同或類似系爭商標指定之服務，構成商標法第70條第1 款之視為侵害商標權態樣。
⑷有致減損系爭商標之信譽之虞：
所謂減損信譽者，係指他人以違反社會倫理規範之方式襲用著名商標，或提供品質較差之商品或服務，影響商標權人或標章權人真品之社會評價。因減損為事實問題，倘有減損情形，即符合減損規定，不以須達何程度或何比例，故減損要件採減損可能說。經查：
①上訴人經營之業務與被上訴人之系爭商標之商品或服務相類似，已生相關消費者混淆誤認。因上訴人之富蘭德林商標具強烈指示於被上訴人或富蘭克林投顧此單一商品或服務來源之特徵與吸引力。因上訴人以富蘭德林商標使用與系爭商標極類似之有價證券相關金融商品之財務投資服務，有使相關消費者印象日漸模糊之可能。參諸上訴人富蘭德林證券網站首頁之標語為立足中國，金融服務，足證上訴人係以富蘭德林商標與公司名稱從事金融服務，為主要業務。準此，上訴人實際經營之業務與被上訴人商標所表彰之證券投資顧問業，同屬第36類金融服務業之類別。復觀上訴人使用富蘭德林商標之情形，有使相關消費者直接聯想被上訴人經營之證券投資顧問業，係以大陸市場為基礎，或認為上訴人係由被上訴人設立，專以提供大陸相關金融服務之關係企業，已生減損系爭商標識別性或信譽之情事。
②上訴人之富蘭德林商標違法使用於註冊範圍無關之服務，倘相關消費者認為該商標隸屬於被上訴人，其違法使用商標之負面印象，將有損於被上訴人經營20年有餘之金融專業形象及信譽，致被上訴人信譽減損。故上訴人使用近似系爭商標「富蘭德林」商標從事投資業、證券商事業，符合減損系爭商標之要件規定，參諸一般社會通念，上訴人從事之業務與系爭商標指定之業務既相類似，致上訴人使用「富蘭德林」商標有減損系爭商標信譽之虞。準此，上訴人明知系爭商標係著名之註冊商標，未經被上訴人同意，而使用近似「富蘭德林」商標，有致減損系爭商標之信譽之虞，其構成商標法第70條第1 款之視為侵害商標權。
四、上訴人公司違反商標法第70條第2款規定：
按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第70條第2 款定有明文。本款侵權之成立要件如後：㈠明知為他人著名之註冊商標；㈡以該商標中之文字作為自己公司、商號、網域，或其他表彰營業主體之名稱；㈢致商品或服務相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者；㈣未得商標權人同意而有使用行為。被上訴人主張系爭商標為著名商標，上訴人被控使用系爭商標中之文字於公司特取名稱，致相關消費者混淆誤認等語。上訴人則抗辯稱其特取名稱與系爭商標文字不同，且未有混淆誤認之情事云云。職是，本院應審究上訴人是否有使用近似系爭商標之文字於公司特取名稱，上訴人有無違反商標法第70條第2 款（參照本院整理當事人爭執事項2 ）。
(一)上訴人以系爭商標中之文字作為自己公司名稱：
1.公司名稱與其他表彰營業主體之區別：
商標法第70條第2 款之公司名稱，係指商標圖樣有與公司名稱之特取部分完全相同者。特取部分有特別取其名稱之功能，使公司成立時，藉此與其他公司相區別，以彰顯其獨特主體地位（參照最高行政法院96年度判字第206 號、97年度判字第281 號行政判決）。本款規定之公司名稱，專指公司法第18條、經濟部頒訂公司名稱及業務預查審核準則第5 條所稱之公司中文名稱。再者，本款以著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域名稱為例示規定，而其他表彰營業主體之名稱則為概括規定，可作補充解釋。職是，本院自應審究上訴人以被上訴人著名註冊商標之文字，作為自己營業主體或來源之標識，是否有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，成立間接侵權行為。
2.上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱：
上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱分別於102 年7 月18日、同年12月11日設立登記，此有經濟部商業司─公司資料查詢在卷可按（見原審卷一第31、第32頁），上訴人公司名稱有三個字即「富」、「蘭」、「林」，為系爭商標「富蘭克林」中之文字。上訴人辯稱依智慧局「商標法逐條釋義」所載，商標法第70條第2 款所謂「明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱」，係指使用著名商標中足於引起消費者注意並藉以與他人商品或服務相區別的文字「相同」者而言，參酌第1 款使用「相同或近似」商標之用語，本款既為視為侵害之擬制規定，解釋上自不宜任意擴大著名商標中「文字」及於所謂「近似」判斷範圍云云。然查：
⑴富蘭德林或富蘭克林非中文既有詞彙：
「富蘭德林」或「富蘭克林」均非中文之既有詞彙，依一般
經驗其等予人是英文譯名之印象，而英文譯名均以接近英文發音之中文為主，同一英文單字因中、英文發音有別，雖致音譯時所使用之中文未必完全一致，惟仍使人有同一性之概念。觀諸「富蘭德林」或「富蘭克林」者間，固有「德」與「克」差異，然「德」與「克」均有「ㄜ」之尾音，加以其他「富」、「蘭」、「林」三字均相同，故「富蘭德林」或「富蘭克林」會使相關消費者認僅是音譯之別，其兩者予人識別之主要概念實質上相同。職是，上訴人以系爭商標中之文字「富」、「蘭」、「林」作為公司名稱，僅將其中「克」字以「德」字替換，其與使用相同之「富蘭克林」之效果無異。
⑵富蘭德林或富蘭克林高度近似：
就外觀而言，富蘭德林與富蘭克林均為四字之純文字組合，其中3/4 之文字組成相同，僅第三字替換而相異，文字組成乃高度近似，甚至實質相同，以一般人之閱讀習慣常有忽略中間而特別注意首尾之狀況。就讀音以觀，富蘭德林與富蘭克林於讀音上亦僅有第三字不同，倘非特意強調第三字之讀音，或於唱呼之時特別注意，實難輕易區辨富蘭德林與富蘭克林之異同，唱呼兩者時，極易使聽聞者認為係相同詞組，故德與克之差別，並無意義。就觀念之判斷，富蘭克林文字組成，其於中文不具固有意思而具有獨特性及識別性。富蘭德林於中文不具固有意思，對使用中文之我國人民，系爭商標與富蘭德林商標或公司名稱予人之整體來自同一翻譯文字之印象。職是，依商標法第70條第2 款所規範擬制侵害商標權之意旨，屬使用著名商標中之文字，作為上訴人之公司名稱。
(二)以富蘭德林表彰營業主體致相關消費者混淆誤認之虞：
1.富蘭德林投資與系爭商標均屬投資理財領域之服務：
系爭商標指定使用之服務，如附圖1 所示，而上訴人富蘭德林投資之登記所營事業係一般投資業、除許可業務以外，得經營法令非禁止或限制之業務等事實，有經濟部商業司之公司資料查詢附卷可查（見原審卷一第31頁）。可知其所營事業範圍極廣，並與系爭商標指定使用「各種事業生產投資」相同。再者，富蘭德林投資與系爭商標指定使用「財務與投資經理服務、財務與投資管理服務、財務與投資顧問服務、財務與投資分析服務、財務與投資諮詢服務、財務與投資之資訊服務」項目，均屬投資理財領域之類似服務。準此，上訴人富蘭德林投資得以基金、股票及證券等金融商品，作為投資標的。而系爭商標所指定使用之共同基金投資服務、股票過戶代理服務、證券經紀服務、投資信託服務、不動產經理服務證券之分銷服務及共同基金之分銷服務，係提供基金、股票、證券等金融商品之投資服務。自投資標的以觀之，兩者所提供之服務具類似性。
2.富蘭德林證券與系爭商標屬有價證券相關金融之服務：
⑴富蘭德林證券包銷或代銷有價證券：
按證券商須經主管機關之許可及發給許可證照，始得營業；非證券商不得經營證券業務。而證券商可分為證券承銷商、證券自營商及證券經紀商，各證券商得經營之業務項目，須由金融監督管理委員會按證券商種類依法分別核定之，並於許可證照載明。所謂承銷者，係指依約定包銷或代銷發行人發行有價證券之行為。未經核定並載明於許可證照者，不得經營。證券交易法第10條、第16條、第44條第1 項、第45條第1 項及證券商設置標準第2 、3 條分別定有明文。上訴人富蘭德林證券之登記所營事業資料係為券商，此有經濟部商業司之公司資料查詢附卷可查（見原審卷一第32頁）。而上訴人富蘭德林證券係以包銷或代銷發行人發行之有價證券，為其所經營之事業（見原審卷五第164 頁背面、第165 、173頁）。
⑵富蘭德林證券與系爭商標之服務類似：
系爭商標指定使用「財務與投資經理服務、財務與投資管理服務、財務與投資顧問服務、財務與投資分析服務、財務與投資諮詢服務、財務與投資之資訊服務、共同基金投資服務、股票過戶代理服務、投資信託服務、證券經紀服務證券之分銷服務、共同基金之分銷服務」項目，包含提供有價證券相關金融商品之財務及投資之管理、顧問、分析、信託、資訊等服務。準此，上訴人富蘭德林證券為包銷或代銷發行人發行之有價證券為事業之證券商，而系爭商標指定使用於包含提供有價證券相關金融商品投資管理、顧問、分析、信託、資訊等之服務，依一般社會通念及市場交易情形，均屬有價證券相關金融商品之理財投資，應認兩者服務類似。
3.致相關消費者有混淆誤認之虞：
⑴上訴人業務與系爭商標指定之服務具有共同或關聯處：
上訴人富蘭德林證券雖辯稱其從事證券商事業須經政府特許，而被上訴人或系爭商標之被授權人富蘭克林投顧未經政府核准經營證券商業務，而是受領報酬對有價證券、證券相關商品或其他經主管機關核准項目之投資或交易事項提供分析意見或推介建議。且上訴人富蘭德林證券協助臺商發行股票，其與被上訴人及富蘭克林投顧為專提供基金理財之投資顧問，有關法源依據、業務定義不同，各自取得所營事業特許，兩者服務類別顯有區別云云。惟查：
①上訴人經營之業務與被上訴人之系爭商標之商品或服務相類似，已生相關消費者混淆誤認。依字面觀之，上訴人所經營之業務與系爭商標構成同一或類似之服務。上訴人係特取名稱與系爭商標文字實質相同之公司，且其業務種類名稱證券、投資及所營事業，亦與富蘭克林投顧於字面為極其相近似之事業，相關消費者無法由字面意義區分與瞭解兩者業務種類之異同，造成相關消費者混淆誤認。且富蘭德林商標雖指定使用於第35類與第41類類別，惟所營事業不僅與所屬商標之特取名稱指定服務無涉，更涉足系爭商標指定之第36類金融類。準此，上訴人基於搭載被上訴人商譽之目的，為跨業經營與被上訴人相類似業務，致生相關消費者混淆誤認。再者，上訴人證券商業務與被上訴人證券投資顧問業務，其於符合法規所定之資本額、人員配置等條件資格後，並經向主管機關申請後，均可從事證券投資顧問業務、財富管理業務、擔任境外基金總代理人及銷售機構、兼營信託業務、辦理全權委託業務或經營外國有價證券投資顧問業務。職是，足證兩者之業務事實上多有重疊。
②自各樣事業之投資理財或以基金、股票、證券等金融商品作為投資標的以觀，上訴人富蘭德林投資之業務，其與系爭商標指定之理財投資顧問服務相關聯。而上訴人富蘭德林證券係包銷或代銷發行人發行之有價證券為事業之證券商，系爭商標則指定使用於包含提供有價證券相關金融商品投資管理、顧問、分析、信託、資訊等之服務，兩者關於有價證券相關金融商品之理財投資於業務上相關聯，均在滿足相關消費者需求及服務提供者或其服務內容。準此，益徵上訴人之業務與系爭商標指定之服務具有共同或關聯處。
③上訴人成立前，雖其所屬之富蘭德林事業群，即於報章雜誌中以富蘭德林事業群、上海富蘭德林等名義發表匯率市場、資本市場分析，提出第36類金融服務相關之專欄文章。再者，上訴人富蘭德林證券於102 年間成立後，係以富蘭德林直接提供金融服務外，並將過往92年至101 年間以富蘭德林事業群、上海富蘭德林等名義發表之專欄，上傳至公司網頁供不特定大眾瀏覽閱讀，延續富蘭德林事業群、上海富蘭德林違規於我國經營金融業務之事實，並與上訴人接洽業務，係以富蘭德林證券之名義，其於我國市場進行金融、財務、諮詢、顧問等業務之行銷，實質已為經營第36類金融服務相關業務。
④參諸上訴人富蘭德林證券與系爭商標之被授權人富蘭克林投顧間，兩者公司名稱特取部分復極近似，倘上訴人富蘭德林證券以與系爭商標主要印象實質上相同「富蘭德林」作為公司名稱，並從事共同或關聯之業務，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認為來自相同或雖不相同而有關聯之來源，應認上訴人富蘭德林證券與系爭商標指定之服務類似。至於兩造從事之業務其法源依據是否相同、是否取得特許等項目，係屬高度專業知識，衡情均非相關消費者依社會通念或交易習慣，判斷系爭商標表彰服務與上訴人之關聯性之標準。準此，上訴人前開抗辯，不足為憑。
⑵富蘭德林有致相關消費者混淆誤認之可能性：
參諸商標法第70條第2 款規定，著名商標作為營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，視為侵害商標權之情形，係指行為人之公司、商號、團體或網域名稱與著名商標之文字相同，且其經營之業務範圍與著名註冊商標使用之商品或服務構成同一或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞而言。所稱混淆誤認之虞，並不以致相關消費者產生混淆誤認之結果為要件，僅須有致相關消費者混淆誤認之可能即足。經查：
①被上訴人於新聞紙提供投資理財分析服務，其討論議題內容包括美國資金投入對市場之影響、長期低利率對經濟之影響、利率與投資債券基金、臺灣股市與國際市場之連動、美股、債市長期趨勢、投資海外基金之問題、大陸潛藏之金融危機、如何購買海外債券、定期定額投資與分散風險、選擇強勢貨幣與保障投資報酬率（見原審卷五第11至27頁）。而上訴人法定代理人劉芳榮以「富蘭德林事業群總經理」名義發表討論之議題內容，其包括獨資公司與稅率成本、人民幣與資金匯出之操作、臺幣美元人民幣操作、人民幣升值與匯率、外債管理規定之因應、大陸臺商海外投資分析、臺商對外投資外匯分析、外匯與資金調度、臺商資金規劃與資金調度、外債最新規定解析（見原審卷五第28頁至第41頁背面）。準此，兩者均係有關財務與投資管理、財務與投資分析、財務與投資資訊之服務，況上訴人使用與系爭商標概念實質上相同「富蘭德林」作為公司名稱，並從事上開共同或關聯之業務，依一般社會通念及市場交易情形，其有使相關消費者認為上訴人與系爭商標所表彰之服務係相同或雖不相同而有關聯之來源之可能。
②上訴人雖抗辯稱使用「富蘭德林」為營業表徵逾15年，其與系爭商標已併存許久云云。惟上訴人始於102 年間設立登記，縱其前於92年間已註冊，如附圖2-1 、2-2 所示商標，因附圖2-1 、2-2 所示商標，所指定使用之服務與上訴人登記之前開所營事業無關。倘以上訴人註冊之附圖2-1 、2-2 所示商標，遽行認定上訴人得使用「富蘭德林」為公司名稱，無異排除商標法第70條第2 款對著名商標保護之規定，有礙公平競爭。
③上訴人固主張依其提出之客戶39人之說明書，可知「富蘭德林」商標與系爭商標不會混淆誤認云云。惟被上訴人亦提出72份說明書，證明「富蘭德林」商標與系爭商標會生混淆誤認之結果，此有上開72份說明書附卷可參（見原審卷五第43至79頁）。職是，上訴人使用「富蘭德林」商標仍有致生混淆誤認之虞，參諸商標法第70條第2 款之要件，倘有混淆誤認之虞者，即有違反本款之事由，不須致生混淆誤認之結果為必要性，故上訴人前開所辯，不足為憑。
④金管會證期局雖函覆表示證券承銷商不得兼營證券經紀商業務。惟並不妨礙上訴人可依法申請經營及兼營與證券投資顧問業相同或類似業務之可能。故證券承銷商於符合法定資格可經營證券經紀業務，並無法律上及事實上障礙。再者，上訴人是否取得前揭許可，在所非問。因相關消費者於現實生活中已習見各種從事證券投資顧問、財富管理等業務之證券商。職是，不論上訴人事實上是否取得兼營證券投資顧問、財富管理等業務之許可，依據生活經驗，均會聯想到上訴人提供之服務涉及證券投資顧問、財富管理等業務，致生混淆誤認。
(三)富蘭德林表彰營業主體有減損識別性或信譽之虞：
1.富蘭德林表彰公司名稱符合減損可能性：
參諸商標法第70條第2 款以著名商標作為營業主體之名稱，有致減損著名商標之識別性或信譽之虞，視為侵害商標權之情形，並不以實際發生損害之結果為必要，而係有減損之虞即足適用，以加強著名商標之保護，並維護市場公平競爭，此觀100 年商標法第70條立法理由即明。上訴人從事與系爭商標指定使用之服務係相同或關聯之業務，有致相關消費者有混淆誤認之虞，且上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱與系爭商標具有實質上同一性，實有致系爭商標與其所表彰之服務來源間之關聯性遭受淡化，應認有減損系爭商標識別性之虞。再者，上訴人從事之投資業或證券商事業，其以違反社會倫理規範之方式襲用系爭商標，影響被上訴人之社會評價，已符合減損之要件。因減損為事實問題，適用減損可能說，不以須達何程度或何比例。職是，上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱已符合減損之要件，即可認有減損系爭商標識別性或信譽之虞。
2.使用富蘭德林減損對系爭商標單一來源印象之可能性：
上訴人雖抗辯稱系爭商標已為其他行業普遍使用，其在社會大眾心中難以留下單一聯想或獨特性，上訴人使用系爭商標或作為公司名稱，難謂減損系爭商標之識別性云云。惟系爭商標在特定相關基金等金融商品之投資服務及其他財務與投資之管理、顧問、分析、資訊等服務市場，係廣為相關消費者所熟知之著名商標，縱使其他行業有使用系爭商標，不致減損系爭商標在上開服務事業之識別性。故上訴人從事之業務與系爭商標指定之服務類似，上訴人使用「富蘭德林」商標及公司名稱，即有減損對系爭商標單一來源印象稀釋之可能。準此，上訴人前揭所辯，並無可取。
五、被上訴人行使商標權並無權利濫用：
(一)權利行使之界限：
按權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。民法第148 條定有明文。權利濫用禁止原則不僅源自誠實信用原則，且須受誠實信用原則之支配，在衡量權利人是否濫用其權利時，應考顧誠信原則之精神（參照最高法院100 年度台上字第463 號民事判決）。故被上訴人行使系爭商標之權利，應受誠實信用原則之限制，不得有無濫用商標權。上訴人雖主張被上訴人知悉其使用富蘭德林名稱至今有15年，欲以本訴推翻上訴人多年經營成果，可認被上訴人現行使商標權，顯有違誠信原則，其構成權利濫用云云。然被上訴人抗辯稱其基於商標法之請求，係出於正當權利行使，並無權利濫用之情事等語。準此，上訴人有違反商標法第70條第1 款、第2
款規定，既如前言，是本院應審究被上訴人提起本件訴訟是否構成權利濫用，違反民法第148 條規定，不得行使權利（參照本院整理當事人爭執事項3 ）。
(二)被上訴人正當行使系爭商標之權利：
上訴人所屬集團早期均以富蘭德林上海對外表彰，且上訴人所屬集團早期從事臺商大陸法令諮詢，被上訴人遂誤認上訴人所屬集團為中國公司。嗣後上訴人所屬集團改為使用富蘭德林事業群，其標榜其自身從事大陸法令諮詢，固上訴人認其就富蘭德林商標，並無提出評定或異議之行政救濟。然上訴人於102 年間在我國分別設立兩家公司後，被上訴人始知悉上訴人所屬集團已逾越其商標授權範圍，以富蘭德林為商標及公司名稱特取部分，從事非富蘭德林商標指定使用商品或服務範疇第36類業務，自有保護系爭商標之必要性。準此，被上訴人於得知上訴人涉入第36類業務經營時，侵害系爭商標之權利，基於商標權人之地位，對上訴人行使系爭商標之商標權，核屬行使權利之正當行為，不符權利濫用之要件甚明。
(三)被上訴人對上訴人有禁止侵害請求權：
按商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第1 項定有明文。商標法之禁止侵害請求權，具有事先迅速制止侵害行為及防範侵害行為於未然之功能，對於商標權人或被害人之保護較為周密，可減免其損害之發生或擴大。因排除侵害與防止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事實發生，即可主張之，其不考慮其主觀可歸責之要素，不以商標侵權行為人或事業有故意或過失為要件。上訴人雖抗辯稱系爭商標未曾使用於所指定「股票過戶代理服務；證券經紀服務；銀行服務；抵押貸款服務；信用卡服務；汽車貸款籌資及貸款服務；投資信託服務；不動產經紀服務；消費者貸款服務；人壽保險；年金保險之發行與管理；其他所授權承保之人壽保險及年金保險之再保險；對各種事業生產投資；消費者信用調查服務；證券之分銷服務」，故該部分不得排除上訴人使用云云。然系爭商標為著名商標與表徵，上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱特取部分，並將「富蘭德林」商標使用於提供之服務等事實，成立商標法第70條第1 款、第2 款之侵害商標權，誠如前述。商標法既賦予商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之，除非系爭商標因不使用而經廢止確定，被上訴人為防止系爭商標識別性減損之虞，自得於系爭商標指定使用之服務範圍，均排除上訴人之使用。職是，揆諸同法第69條第1 項規定，被上訴人起訴聲明：1.請求上訴人將公司名稱特取部分變更登記為非「富蘭德林」及非相同或近似於「富蘭克林」；上訴人不得使用或授權他人使用「富蘭德林」，或相同或近似於「富蘭克林」字樣之商標，而於同一或類似於系爭商標所指定之商品與服務，為有理由，應予准許。
(四)被上訴人對上訴人有銷毀請求權：
按商標權人依前項之禁止侵害規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。商標法第69條第2 項定有明文。商標權人之銷毀請求權為有效排除及防止商標侵害之手段，商標權人行使銷毀請求權，並不以行為人或持有人有故意或過失為限，其類似民法第767 條第1項之所有權妨害除去請求權。將侵害物品及製造侵害物品
之原料、器具銷毀之，使其不流入市場，得將侵權之損害或危險降至最低限度。因上訴人侵害被上訴人之系爭商標，既如前述，是被上訴人依商標法第69條第2 項規定，請求上訴人銷毀含有「富蘭德林」字樣之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物品，為有理由，應予准許。
六、本判決結論：
綜上所述，被上訴人依商標法第70條第1 款與第2 款、第69條第1 項與第2 項規定，請求上訴人應將公司名稱特取部分變更登記為非「富蘭德林」及非相同或近似於「富蘭克林」註冊商標之名稱；並均不得於同一或類似於「富蘭克林」商標所指定之服務及其服務有關之商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物，使用或授權他人使用「富蘭德林」或相同或近似於「富蘭克林」註冊商標之文字；並均應銷燬自己使用或他授權他人使用含有「富蘭德林」文字之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物件。為有理由，應予准許。原審為上訴人部分敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、本件無庸審究部分之說明：
本件為判決之基礎已臻明確，上訴人雖請求就富蘭德林商標，進行市場之調查，用以判斷相關消費者間是否對於富蘭德林商標有相當之熟識，而與系爭商標不生混淆誤認之情（見本院卷二第126 、134 頁；本院卷三第13頁）。然經本院審酌並無調查之必要。再者，本件為判決之基礎已臻明確，暨兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　105　 年　　11　　月　　17　　日智慧財產法院第一庭
審判長法　官　陳忠行
法　官　曾啟謀
法　官　林洲富
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1
項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　105　 年　　11　　月　 17　　日書記官　蔡文揚
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。