104年度民商上字第6號｜智財：排除侵害商標權行為等｜裁判日期：105 年 03 月 10 日

智慧財產法院民事判決 104年度民商上字第6號上訴人即附帶被上訴人　得力興生技藥業股份有限公司兼法定代理人　林崇稼共同訴訟代理人　陳俊茂律師被上訴人即附帶上訴人　燕威有限公司法定代理人　朱莉訴訟代理人　廖嘉成律師鄭耀誠律師上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國104 年3 月13日本院103 年度民商訴字第13號第一審判決提起上訴，被上訴人並提起附帶上訴，且為訴之變更，本院於105 年2 月18日言詞辯論終結，判決如下：主文原判決主文第三項關於命得力興生技藥業股份有限公司、林崇稼連帶給付超過新臺幣壹拾伍萬貳仟元本息，及該部分假執行之宣告暨該部分訴訟費用之裁判，均廢棄。上開廢棄部分，燕威有限公司在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。得力興生技藥業股份有限公司、林崇稼其餘上訴及燕威有限公司附帶上訴均駁回。原判決主文第一項變更為「得力興生技藥業股份有限公司使用『得力』字樣於附表一所示商品，及該等商品之廣告、網頁或其他行銷物件上時，均應以與『得力』商標同一字體大小及同一版面方式加註『本產品與註冊第278673號" 得麗" 商標產品無任何關係』之字樣」。第一審關於命得力興生技藥業股份有限公司、林崇稼負擔訴訟費用及第二審訴訟費用關於上訴（含變更之訴）部分，由得力興生技藥業股份有限公司負擔百分之八十五，得力興生技藥業股份有限公司、林崇稼連帶負擔百分之八，餘由燕威有限公司負擔。第二審訴訟費用關於附帶上訴部分由燕威有限公司負擔。事實及理由壹、程序方面：按第二審訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446 條第1 項但書、第255 條第1 項第2 款定有明文。經查，被上訴人即附帶上訴人燕威有限公司（下稱燕威公司）於原審就備位聲明第1 項部分原係請求上訴人即附帶被上訴人得力興生技藥業股份有限公司、林崇稼（以下分別簡稱得力興公司、林崇稼，並合稱得力興公司等2 人）使用「得力」或其他相同及近似於註冊第278673號「得麗」商標之字樣於附表一所示商品上時，均應以同一比例及同一版面方式加註「本產品與燕威有限公司所有之得麗商標無任何關係」之字樣或附加其他適當之區別標示（參原審卷一第188 頁、卷四第48頁）。嗣燕威公司於104 年10月27日、同年12月1 日具狀變更該部分之聲明，最後確定變更該項訴之聲明為：得力興公司等2 人使用「得力」字樣於附表一所示商品，及該等商品之廣告、網頁或其他行銷物件上時，均應以與「得力」商標同一字體大小及同一版面方式加註「本產品與註冊第278673號『得麗』商標產品無任何關係」，或附加足以與「得麗」商標相區別之適當標示（參本院卷第242 頁）。又燕威公司雖為訴之變更，惟其均是基於得力興公司就附表一所示商品善意先使用「得力」商標之基礎事實，依前揭規定，應予准許。貳、實體方面：一、燕威公司起訴主張：燕威公司於74年起即以創用之「得麗」商標，指定使用於第1 類「中西藥品」之商品，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）准予註冊為第278673號商標在案（圖樣如附圖一所示，下稱系爭商標）。又得力興公司之前身得力興業化學股份有限公司（於99年12 月31 日更名登記為得力興公司）經由訴外人得麗股份有限公司（下稱得麗公司）受讓註冊第644444號「得力」商標（圖樣如附圖二所示），而該「得力」商標因與系爭商標有近似之虞，經燕威公司提起評定，最後於92年1 月16日撤銷公告註冊在案（下稱系爭評定案）。詎得力興公司未經燕威公司之同意，仍以近似於系爭商標之「得力」商標，使用於與系爭商標指定使用商品同一或類似之商品（如附表一、二所示），且於網頁宣傳上載明「關於得力」之字樣，復於實體店面販賣各式標有與系爭商標近似標示之商品，而有致相關消費者混淆誤認之虞，顯然已經違反商標法第68條第3 款之規定。燕威公司於102 年12月13日委請律師發函促請說明，得力興公司卻置之不理，足見得力興公司係持續故意侵害燕威公司之商標權。據此，燕威公司自得依商標法第69條第1 項、第2 項之規定請求得力興公司等2 人排除、防止侵害並銷毀相關物品，復得依商標法第69條第3 項、民事訴訟法第222 條第2 項之規定請求得力興公司賠償新臺幣（下同）30萬元。再者，林崇稼為得力興公司之負責人，依公司法第23條第2 項規定，林崇稼應與得力興公司負連帶賠償責任。又縱得力興公司得主張善意先使用，依商標法第36條第1 項第3 款之規定，燕威公司亦得請求得力興公司應附加適當之區別標示，且除附表一所示之商品外，得力興公司仍不得使用「得力」或含有相同或近似於系爭商標字樣於產品、廣告、網頁或其他行銷物件，或從事其他為行銷之目的而使用相同或近似於系爭商標等字樣之行為，並應將現使用含有「得力」或相同、近似於系爭商標字樣之產品、網頁、廣告及其他行銷物件等均銷燬及刪除，且得力興公司連帶賠償燕威公司30萬元之本息。爰先位聲明：（一）得力興公司不得使用「得力」或含有相同或近似於系爭商標之字樣於商品、廣告、網頁或其他行銷物件，或從事其他為行銷之目的而使用相同或近似於系爭商標等字樣之行為，並應將現使用含有「得力」或相同、近似於系爭商標字樣之商品、網頁、廣告及其他行銷物件等均銷燬及刪除。（二）得力興公司等2 人應連帶給付燕威公司30萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。（三）第2 項聲明，燕威公司願供擔保請准宣告假執行；備位聲明：（一）得力興公司使用「得力」或其他相同及近似於系爭商標之字樣於附表一所示商品上時，均應以同一比例及同一版面方式加註「本產品與燕威有限公司所有之得麗商標無任何關係」之字樣或附加其他適當之區別標示。（二）除附表一所示商品外，得力興公司不得使用「得力」或含有相同或近似於系爭商標之字樣於商品、廣告、網頁或其他行銷物件，或從事其他為行銷之目的而使用相同或近似於系爭商標等字樣之行為，並應將現使用含有「得力」或相同、近似於系爭商標字樣之商品、網頁、廣告及其他行銷物件等均銷燬及刪除。（三）得力興公司等2 人應連帶給付燕威公司30萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。（四）第3 項聲明，燕威公司願供擔保請准宣告假執行等語。二、得力興公司等2 人抗辯如下：（一）系爭商標有商標法第63條第1 項第2 款之廢止事由：１、系爭商標係指定使用於「中西藥品」，故燕威公司應提出系爭商標有指定使用於中西藥品之使用證據。惟燕威公司所主張之「靈芝香菇精」、「得麗血力旺」、「得麗珊瑚鈣粉」、「得麗璇瑚介-U」等商品，均為食品，並非中西藥品。而「得麗活骨膠囊」中之「得麗活骨」則為燕威公司另註冊第1188766 號之商標，與系爭商標無關。至「血力旺液劑」、「真杏膜衣錠」藥品許可證，僅能證明「血力旺液劑」、「真杏膜衣錠」有取得行政院衛生福利部（改制前為行政院衛生署，下稱衛福部）藥品許可，然此非商標法中規定向市場促銷或銷售其商品之證據，故未能證明系爭商標有為「商標之使用」。況且，取得「血力旺液劑」、「真杏膜衣錠」藥品許可證之藥商分別為訴外人漁人製藥有限公司（下稱漁人公司）、國信藥品股份有限公司（下稱國信公司），亦與燕威公司無關。至燕威公司所提出之外盒、仿單、標籤黏貼表亦僅能證明「血力旺液劑」之外盒、仿單、標籤黏貼表有取得衛福部藥品查驗登記許可，而所提出之高雄市政府衛生局藥品廣告申請核定表亦僅得證明該藥品有申請廣告情事，均非商標法中規定向市場促銷或銷售其商品之證明，非為「商標之使用」。再者，燕威公司所提出之「真杏膜衣錠」外盒包裝，依其所附發票，取得之日期為103 年11月25日，晚於燕威公司提起本件訴訟日期103 年4 月8 日，亦在得力興公司以系爭商標未曾使用在中、西藥品，而向智慧局申請廢止之日103 年8 月1 日之後，故該「真杏膜衣錠」外盒包裝，應係燕威公司在本件訴訟中為製造「真杏膜衣錠」有使用在中、西藥商品之證明而刻意為之。２、燕威公司雖提出其分別授權得麗公司、群麗有限公司（下稱群麗公司）、富佳生化科技有限公司（下稱富佳公司）、拓展生化科技有限公司（下稱拓展公司）而簽訂之12份授權契約書，惟觀諸該等授權契約書，其授權時間分別為100 年1 月1 日、101 年1 月1 日及102 年1 月1 日，依理該12份授權契約書應係每年4 份而分年3 次簽訂，然參酌該等契約書格式、版面編排、商標權人及其代表人、被授權人及其代表人之印文卻均相同或極為近似，尤其燕威公司、群麗公司、富佳公司、拓展公司之印文，其等所用之字體、印章大小均相同，顯係使用同一刻印機所刻印出來之便章，故上開12份授權契約書應為同時一次製作完成。是以，該等契約書應係燕威公司臨訟所製作，其與得麗公司、群麗公司、富佳公司、拓展公司間應無實際授權關係存在。３、縱燕威公司確有將系爭商標使用於西藥品之情事，惟系爭商標既指定使用於「中西藥品」，則依法燕威公司即應提出針對中藥與針對西藥等二種使用證據，以證明系爭商標有使用於中、西藥品。又參酌燕威公司提出之「真杏膜衣錠」與「血力旺液劑」之藥品許可證，其處方欄均以英文記載化學成分，足見該等藥品為西藥品，故系爭商標顯然未使用於中藥品上，依法即應就該中藥部分廢止系爭商標之註冊。（二）得力興公司並未侵害燕威公司系爭商標權：１、兩商標非屬近似商標：系爭商標使用於中西藥品，隱含譬喻其商品有「獲得美麗」效果之意，而屬暗示性商標，具有識別性，而「得力」二字使用於中西藥品，隱含譬喻其商品具有「獲得力量」之意，亦具有識別性，則系爭商標與「得力」商標既分別具有識別性，且所隱含譬喻之意又明顯不同，故就兩商標之觀念而言，顯非屬近似之商標。又兩商標雖皆為二中文印刷字體，並以「得」字起首，然第二字「麗」與「力」字樣明顯不同，「得麗」與「得力」整體外形亦為一般人施以通常注意，即得以明確分辨，故就兩商標之外觀而言，並非屬近似之商標。至兩商標國語讀音雖均為「ㄉㄜˊㄌ一ˋ」，然兩商標商品之相關消費族群多屬閩南語電台之聽眾，其慣用之語言並非國語，而兩商標之閩南語讀音並不相同，故就讀音而言，亦非屬近似之商標。２、兩商標並無致消費者混淆誤認之虞：兩商標在市場上已併存逾30年，且即便得力興公司前所註冊之「得力」商標於系爭評定案確定後，仍在市場上繼續使用「得力」商標，銷售相同商品，迄今亦已逾10餘年。另兩商標之商品銷售管道均為電台指定藥局，從未見任何藥局或相關消費者反應因兩商標混淆而發生誤購情事，可知兩商標因併存市場多年，已為相關消費者所認識，足以區辨為不同來源，而無致消費者混淆誤認之虞。（三）得力興公司在系爭商標註冊申請日前業已使用「得力」字樣之商標，且繼續使用並未中斷，應有商標法第36條第1 項第3 款規定之適用：得力興公司設立於62年4 月27日，自60年代起即開始研製中西藥品，並以「得力」字樣作為藥品名稱（即商標），向主管機關申請許可後行銷於市場，已歷40餘年，始終不曾停業，且得力興公司現有網站之網頁亦可證明得力興公司目前仍有販賣「得力」商標之藥品，故本件應有商標法第36條第1 項第3 款規定之適用。又商標法中提到「商品」時，均係指商標法施行細則第19條附表中之「商品及服務分類表」所定之商品，故商標法第36條第1 項第3 款所謂善意先使用之「商品」，亦應採相同解釋。而依本院102 年度民商上字第22號判決意旨，可知92年5 月28日修正公布之商標法第30條第1 項第3 款但書用語原為「以原使用商品及原產銷規模為限」，嗣於立法院二讀時，刪除「原產銷規模」用語，足認上開條文並無產銷規模之限制，故本件善意先使用之範圍即不應限於附表一所示之5 項商品，至少應及於智慧局「商品及服務名稱分類查詢」之「050101人體用藥品」，方符合商標法保障消費者利益及促進工商企業正常發展之立法目的。（四）燕威公司之損害賠償請求權已罹於時效：燕威公司自88年間起，就系爭商標即已與得力興公司產生爭訟，卻遲至103 年4 月8 日方提起本件訴訟，依商標法第69條第4 項規定，燕威公司之損害賠償請求權已罹於時效。三、原審就先位之訴部分為燕威公司全部敗訴之判決，並駁回假執行之聲請；就備位之訴部分判決得力興公司使用「得力」字樣於附表一所示商品時，應以同一比例及同一版面方式加註「本產品與燕威有限公司所有之得麗商標無任何關係」之字樣；得力興公司除前項商品外，不得使用「得力」或含有相同或近似系爭商標之字樣於中西藥品之商品、廣告、網頁或其他行銷物件，或從事其他為行銷中西藥品之目的而使用相同或近似於系爭商標字樣之行為，並應將現使用含有「得力」或相同、近似於系爭商標之字樣於中西藥品之商品、網頁、廣告及其他行銷物件等均銷毀及刪除；得力興公司等2 人應連帶給付燕威公司288,000 元，及自103 年4 月17日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息，並諭知供擔保後得或免為假執行，另駁回燕威公司其餘備位之訴及假執行之聲請。得力興公司等2 人就其敗訴部分提起上訴，燕威公司則提起附帶上訴，並為聲明之變更。得力興公司等2 人於本院聲明：（一）原判決不利於得力興公司等2 人部分廢棄。（二）上開廢棄部分，燕威公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。（三）附帶上訴駁回。燕威公司聲明：（一）上訴駁回。（二）原判決不利於燕威公司部分廢棄。（三）得力興公司不得於附表一所示商品使用「得力」或含有相同或近似於系爭商標之字樣於中西藥品之商品、廣告、網頁或其他行銷物件，或從事其他為行銷目的而使用相同或近似於系爭商標字樣之行為，並應將現使用含有「得力」或含有相同、近似於系爭商標字樣之中西藥品商品、廣告、網頁及其他行銷物件等均銷毀或刪除；（四）得力興公司等2 人應再連帶給付燕威公司12,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。（五）燕威公司願供擔保，請准宣告假執行。另就原審備位聲明第1 項變更為：得力興公司使用「得力」字樣於附表一所示商品，及該等商品之廣告、網頁或其他行銷物件上時，均應以與「得力」商標同一字體大小及同一版面方式加註「本產品與註冊第278673號『得麗』商標產品無任何關係」，或附加足以與系爭商標相區別之適當標示。四、兩造不爭執之事實（參本院卷第161頁）：（一）燕威公司為系爭商標之商標權人，商標專用期間為自74年4 月16日起至114 年4 月15日止。（二）得力興公司原名為得力興業化學股份有限公司，於99年12月31日變更名稱為得力興公司。（三）得力興公司曾為註冊第644444號「得力」商標之商標權人，然該商標已於92年1 月16日經公告撤銷在案。（四）燕威公司委請聖島國際法律事務所以102 年12月13日（102 ）聖法文字第S20131574 號律師函通知得力興公司停止侵害系爭商標。五、本件爭點如下（參本院卷第161頁）：（一）系爭商標有無繼續停止使用已滿3 年之情事而構成廢止之事由？（二）得力興公司有無在系爭商標註冊申請日前即使用「得力」商標而有商標法第36條第1 項第3 款規定之適用？（三）得力興公司有無侵害燕威公司之系爭商標權？（四）燕威公司請求得力興公司排除及防止侵害，有無理由？（五）燕威公司請求得力興公司等2 人連帶賠償，有無理由？燕威公司得請求得力興公司等2人連帶賠償之金額若干？（六）燕威公司之損害賠償請求權是否已經罹於時效？六、得心證之理由：（一）系爭商標就「中藥品」部分有繼續停止使用已滿3 年之情事而構成廢止之事由：１、按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定，智慧財產案件審理法第16條第1 項、商標法第66條分別定有明文。本件得力興公司等2 人既抗辯系爭商標有應予廢止之事由，本院自應先予審究。又得力興公司係於103 年8 月1 日向智慧局申請廢止系爭商標，有智慧局103 年9 月3 日（103 ）慧商00349 字第10390789380 號函在卷可稽（參原審卷三第36至37頁）。因此，系爭商標有無廢止之事由，即應依現行商標法為斷，合先敘明。２、次按商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊；廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊，商標法第63條第1 項第2 款、第4 項定有明文。又商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，復為商標法第5 條所明定。再按商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，商標本質上，使用乃屬必要，惟我國商標法係採註冊主義，不以商標已使用為註冊之要件，是以已註冊之商標，應有使用始得保有其商標權，方能繼續維護其商標權利，此之使用稱為商標之維權使用。商標之維權使用必足使一般消費者識別標識與商品或服務表彰商標權人來源或信譽，如何判斷商標權人自己真正使用，依同法第57條第3項規定商標之使用應符合商業交易習慣，除考量同法第5條商標使用之總則性規定外，並應符合商標對其指定商品或服務範圍內而為使用之客觀判斷標準。是可知認定為商標使用，應符合下列要件：⑴使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用；⑵需有使用商標之行為，即前揭法條所列之4 款行為態樣，有一即足；⑶需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣（最高行政法院103 年度判字第712 號判決參照）。準此，將商標用於與商品或服務有關的商業文書或廣告，可以傳遞已行銷於市場或即將行銷於市場的商品或服務等商業訊息，達到商標指示商品或服務來源的功能，例如將商標用於訂購單、產品型錄、價目表、發票、產品說明書等商業文書，使消費者透過該等文書認識該商標，即為商標使用的態樣之一。再按現行商標法有關授權使用之登記，係採登記對抗主義，亦即當事人間之授權契約，於意思表示合致時，於兩造當事人間即發生效力；至於未經商標專責機關核准授權登記，僅該授權不得對抗第三人，即對於第三人不生效力。是以，任何商標授權之使用，只要經商標權人與被授權人合意，即生授權效果，而被授權人之使用且經提出使用證據者，即可認係商標權人之使用，不生迄未使用或繼續停止使用之問題（最高行政法院98年度判字第479 號判決參照）。３、本件得力興公司主張系爭商標有繼續停止使用已滿3 年之情事而構成廢止之事由等語，為燕威公司否認之。經查：⑴中藥品部分：燕威公司雖提出「靈芝香菇精」、「得麗血力旺」、「得麗珊瑚鈣粉」、「得麗璇瑚介-U」、「得麗活骨膠囊」、「血力旺液劑」、「真杏膜衣錠」等商品之使用證據，惟其中「靈芝香菇精」、「得麗血力旺」、「得麗珊瑚鈣粉」、「得麗璇瑚介-U」等商品，其包裝盒均標示為「食品」或「營養輔助食品」，有其等商品之包裝盒在卷可稽（參原審卷一第227 、231 、235 、239 頁），則「靈芝香菇精」、「得麗血力旺」、「得麗珊瑚鈣粉」、「得麗璇瑚介-U」等商品既為食品，而非藥品，自與系爭商標係指定使用於中西藥品無涉，核非系爭商標之使用證據。另關於「得麗活骨膠囊」、「血力旺液劑」、「真杏膜衣錠」等商品部分，固為藥品，惟觀諸該等藥品包裝盒、仿單標籤黏貼表關於成分之記載（參原審卷一第240 頁；卷三第41至42頁；卷四第12至13頁），均非一般中藥所使用之成分，足見「得麗活骨膠囊」、「血力旺液劑」、「真杏膜衣錠」等商品應為西藥品，而非中藥品，且燕威公司就得力興公司抗辯該等藥品為西藥品，而非中藥品一節亦未提出其他證據加以爭執，是堪信「得麗活骨膠囊」、「血力旺液劑」、「真杏膜衣錠」等商品確為西藥品，而非中藥品。準此，燕威公司確有於商標註冊後，無正當事由繼續停止使用於中藥品已滿3 年之事實，依前揭說明，系爭商標於中藥品部分即有廢止之事由。 ⑵西藥品部分：燕威公司曾分別於100 年1 月1 日、101 年1 月1 日、102 年1 月1 日將燕威公司所有之商標（含系爭商標）授權予得麗公司使用，有燕威公司提出之商標權授權契約書在卷可稽（參原審卷一第224 至226 頁）。又「真杏膜衣錠」藥品係由國信公司取得藥品許可證，並委託訴外人壽元化學工業股份有限公司（下稱壽元公司）製造，且由得麗公司經銷，而該藥品上確有標示系爭商標等情，亦有「真杏膜衣錠」之藥品許可證及該等藥品在衛福部食品藥物管理署「西藥、醫療器材、化粧品許可證查詢」系統中所提供之舊版藥品仿單/ 外盒資料暨得麗公司之銷售發票為證（參原審卷三第87至94、109 至140 頁；本院卷第107 至114 頁）。而國信公司亦提出聲明書表明該公司之「真杏膜衣錠」係與得麗公司、燕威公司長期企業合作，獲商標授權持續於該項藥品中使用系爭商標，並委託壽元公司製造迄今等語（參原審卷四第116 頁）。是以，燕威公司既將系爭商標授權得麗公司使用．得麗公司並委託國信公司生產「真杏膜衣錠」藥品，國信公司再委由壽元公司製造，並於該等藥品上標示系爭商標，復由得麗公司銷售之，則依前揭說明，堪信燕威公司於得力公司申請廢止系爭商標之日即103 年8 月1 日前3 年確有使用系爭商標於西藥品無訛。得力興公司等2 人雖稱：該商標權授權契約書應係臨訟製作云云。惟查，燕威公司業已提出上開授權契約書原本及得麗公司支付系爭商標授權金之發票原本（參原審卷三第266 、268 頁；本院卷第124 頁），而該發票亦經燕威公司向財政部國稅局申報，亦有財政部國稅局104 年9 月16日財高國稅審四字第1041025115號函檢附之「進銷項憑證明細」附卷足憑（參本院卷第131 至133 頁），足認燕威公司確有授權得麗公司使用系爭商標，是得力興公司等2 人空言抗辯得麗公司之商標權授權契約書係臨訟製作云云，洵非可採。 ⑶綜上，系爭商標於得力興公司申請廢止前3 年，確有使用於系爭西藥品，而未使用於中藥品，故關於系爭商標指定使用於中藥品部分即有商標法第63條第1 項第2 款之廢止事由。（二）按商標法已於100 年6 月29日經總統修正公布，並經行政院以101 年3 月26日院臺經字第1010011767號令定自101 年7 月1 日施行。本件燕威公司主張得力興公司侵害其商標權之期間為自88年起迄今（參本院卷第123 頁），而修正後商標法並無溯及既往之規定，是本件就得力興公司是否侵害燕威公司商標權及燕威公司得否請求得力興公司負賠償責任一節，應就燕威公司主張之侵權行為期間分別適用新舊法。又燕威公司雖僅援引現行商標法之規定，但適用法律本為法院之責任，本院自不受燕威公司所述法律上主張之拘束。惟因修正前商標法與現行商標法關於是否構成侵害商標權部分及如何請求排除、防止侵害並銷毀相關物品暨損害賠償部分規定大致相同（僅現行商標法第71條第1 項第3 款取消500 倍最低額度之限制，並增加第4 款授權金之計算），故下列關於此部分之論述，均僅引用現行商標法之規定，亦先予敘明。（三）得力興公司就附表二所示商品業已侵害燕威公司之系爭商標權：１、按未經商標權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3 款定有明文。次按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混淆誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。又所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似與其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意，暨其他混淆誤認之因素等綜合判斷，是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。２、再按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1 項第3 款定有明文。又揆諸上揭條文之立法意旨，乃在於保護先使用商標者之使用權，蓋我國商標法係註冊主義，商標權利之取得，以註冊為要件，然商標之實體表現，貴在於使用，惟有將商標用於商品或服務上而行銷市面，始能使消費者認知辨識，是為能使商標制度達到更合理之境地，並符合現今先進國家商標制度之走向，我國商標法乃兼採使用主義之優點，而特設此一規定。蓋善意使用商標者，縱怠於註冊，其使用商標之事實，不容予以抹煞，而後申請註冊者，要不能追溯善意先使用商標者之使用行為，但是使用商標者既怠於註冊，則自他人註冊後，其使用商標自應為適度限制，商標專用權人並得要求先使用者，附加適當之區別標示，以免其擴張使用權而損及註冊者之權利，以調和兩者之利益。３、本件燕威公司主張得力興公司以近似於系爭商標之「得力」商標，並使用於如附表一、二所示商品，且於網頁宣傳上載明「關於得力」之字樣，復於實體店面販賣標有與系爭商標近似標示之商品等情，業據其提出得力興公司網站「製藥部門」產品頁面及「關於得力」介紹之頁面影本、燕威公司購得得力興公司產製並標有「得力」商標之商品照片及發票影本在卷可稽（參原審卷一第38至59、63至73頁），且為得力興公司等2 人所不爭執，自堪信為真實。至燕威公司主張得力興公司此舉有致相關消費者混淆誤認之虞，已經侵害燕威公司系爭商標權等情，則為得力興公司等2 人所否認。經查： ⑴系爭商標係由中文單純印刷字體「得麗」2 字組成，以國人通常使用之習慣，「得」字有「得到」、「獲得」之意，「麗」字有「美麗」、「亮麗」之意，以「得麗」二字指定使用於中西藥品，隱含譬喻其商品有「獲得美麗」效果之意，而屬暗示性商標，具有識別性。而得力字樣之「力」字有「力氣、力量」之意，以「得力」使用於中西藥品，隱含譬喻其商品具有「獲得力量」之意，得力字樣亦具有識別性。又得力興公司之得力字樣與系爭商標「得麗」相較，外觀上皆為二中文印刷字體，並以「得」字起首，讀音均為「ㄉㄜˊㄌ一ˋ」，在觀念上係隱含獲得美麗或力量之意，相關消費者有可能會有所混淆而誤認二商標字樣之商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬近似之商標。又系爭商標係指定使用於西藥品（中藥品部分有廢止之事由），而揆諸如附表一、二所示商品，可知得力興公司係以「得力」商標使用於中、西藥品，而中藥品與西藥品均屬治療人體疾病之藥品，且一般藥局均同時販售此兩種商品，消費者亦有重疊，是二者商品彼此間存有相當程度之關連性，如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，故中藥品與西藥品間應屬類似之商品。再參酌得力興公司之「得力」字樣商標因近似於系爭商標，業經評定撤銷確定在案乙節，有燕威公司提出之智慧局88年8 月11日中台評字第880247號商標評定書、臺北高等行政法院89年度訴字第1354號判決影本在卷可憑（參原審卷一第25至37頁），得力興公司既知悉「得力」字樣商標近似於系爭商標，仍繼續使用與遭撤銷之「得力」商標相同之字樣於同一或類似之中西藥商品，實難認得力興公司所為係屬善意，且得力興公司並不否認二者商品銷售管道包括電台及藥局（參原審卷三第235 頁），相關消費者極有可能透過電台廣告及藥局購得二者商品，則以近似於系爭商標且讀音完全相同之「得力」字樣使用於同一或類似之中西藥商品，易使相關消費者誤認該商品與系爭商標之商品來自相同或雖不相同但有關聯之來源。據此，衡酌前開相關因素，可認客觀上「得力」字樣有使中西藥品之相關消費者誤認「得力」字樣商品與系爭商標商品為同一來源之系列商品，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。是以，倘得力興公司並無商標法第36條第1 項第3 款規定所列之情形，自有侵害燕威公司商標權之情事。得力興公司等2 人雖辯稱：兩商標在市場上已併存多年，且未見任何藥局或相關消費者反應因兩商標混淆而發生誤購情事，可知兩商標因併存市場多年，已為相關消費者所認識，足以區辨為不同來源，而無致消費者混淆誤認之虞等語。然查，實際上是否確有混淆誤認之情事僅為判斷二者是否有致相關消費者混淆誤認之虞的因素之一，本件兩造並未提出客觀上可信之實際混淆誤認相關佐證資料，尚難僅以得力興公司所稱未見任何藥局或消費者反應發生誤購情形，遽為不利於燕威公司之認定。 ⑵得力興公司等2 人另抗辯：得力興公司設立於62年4 月27日，其自60年代起即開始研製中西藥品，並以「得力」字樣作為藥品名稱（即商標），向主管機關申請許可後行銷於市場，已歷40餘年，始終不曾停業，且得力興公司現有網站之網頁亦可證明得力興公司目前仍有販賣「得力」商標之藥品，故本件應有商標法第36條第1 項第3 款規定之適用等語，為燕威公司所否認。查系爭商標註冊申請日為73年9 月18日，有系爭商標資料查詢單在卷可參（參原審卷一第20頁）。又依得力興公司提出之各該商品之藥品許可證及成藥藥品仿單標籤黏貼表等影本（參原審卷一第130 至148 頁；原審卷三第276 至291 頁）觀之，可知得力興公司於系爭商標註冊申請日前即69、70年間已分別就如附表一所示商品申請藥品許可證，其等之發證日期分別如附表一發證日期欄所示。而觀諸得力興公司為申請藥品許可證所檢附之藥品實物包裝仿單標籤均載有「得力」之商標，且依得力興公司提出之產品型錄（參原審卷一第149 至162 頁），其中關於附表一所示商品之包裝及說明，亦均明確標示「得力」之商標，且該等包裝亦與前揭藥品實物包裝仿單標籤之包裝大致相符，堪信得力興公司確於系爭商標註冊申請日前即曾於附表一所示商品使用「得力」商標，依商標法第36條第1 項第3 款規定，得力興公司就如附表一所示商品自不受系爭商標權效力所拘束。 ⑶燕威公司雖稱：藥品許可證僅係權利取得之相關證明文件，非屬使用證據等語。然按製造藥品、應將其成分、性能、製法之要旨、分析方法及有關資料或證件，連同標籤仿單樣品，並繳納證書費、查驗費，申請中央衛生主管機關查驗登記，經核准發給許可證後，得製造；藥物製造許可證有效期間為五年，期滿仍須繼續製造者，應事先申請中央衛生主管機關核准展延之。但每次展延，不得超過二年，68年4 月4 日修正之藥物藥商管理法（現已改稱藥事法，下稱68年藥事法）第43條、第53條第1 項定有明文。經查，如附表一所示之5 項商品係分別於69、70年間取得藥品許可證，且持續展延迄今，有各該商品之藥品許可證在卷可查（參原審卷三第276 至291 頁）。衡諸常情，倘上開藥品於取得藥品許可證之後並無製造銷售之事實，得力興公司實無展延該等許可證之必要或實益。何況，燕威公司自承其耗費成本申請衛福部核定廣告，必然有實際進行廣告促銷之需求與行為，始符合商業習慣等語（參本院卷第300 頁），則同理，依68年藥事法第43條之規定，廠商製造販售藥品須先向衛福部申請藥品查驗登記獲核可，並發給藥品許可證後，始得於國內製造販售該項藥品。是故，得力興公司必耗費相當之成本及時間方取得附表一所示商品之藥品許可證，則其必然有為製造或銷售之行為。況且，得力興公司前身為得力興業化學股份有限公司，故其於自行產製之商品上標示「得力」商標，理所當然。再參諸得力興公司提出之廣告型錄及得力興公司自90年代起迄102 年間藥品廣告核准文件暨87年迄102 年間之統一發票、估價單、出貨明細表、送貨單等影本（參原審卷一第 149 至16 2頁；本院卷第165 至193 頁），足見得力興公司確有持續使用「得力」商標於附表一所示商品無誤。職是，得力興公司抗辯其不曾停業得以依藥事法相關規定保有如附表一所示商品之藥品許可證，且繼續使用未中斷等情，當非無據，應屬可採。 ⑷至得力興公司另稱：商標法提到「商品」時，均係指商標法施行細則第19條附表「商品及服務分類表」中所定之商品，故商標法第36條第1 項第3 款所謂善意先使用之「商品」，亦應採相同解釋。另依本院102 年度民商上字第22號判決意旨，可知92年5 月28日修正公布之商標法第30條第1 項第3 款但書用語原為「以原使用商品及原產銷規模為限」，嗣於立法院二讀時，刪除「原產銷規模」用語，可知上開條文並無產銷規模之限制，故本件善意先使用之範圍即不應限於附表一所示之5 項商品，至少應及於智慧局「商品及服務名稱分類查詢」之「050101人體用藥品」，方符合商標法保障消費者利益及促進工商企業正常發展之立法目的云云。惟法條所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，固非限制善意先使用人僅得以原產銷規模繼續使用商標，惟本款既為註冊保護之例外，亦不宜擴充適用而影響商標權人之註冊權益。倘如得力興公司所辯，本件善意先使用之範圍應及於智慧局「商品及服務名稱分類查詢」之「050101人體用藥品」，則凡得力興公司所販售之中西藥品，豈不是均不受系爭商標權效力所拘束，核非公允。是以，得力興公司於系爭商標註冊申請日前既僅於如附表一所示之5 項商品先使用「得力」商標，則得力興公司即僅能就該5 項商品抗辯不受系爭商標權效力之拘束。⑸綜上，得力興公司就附表一所示商品確有先使用「得力」商標之事實，故該部分商品即不受系爭商標權效力之拘束。另得力興公司關於附表二所示商品，因使用近似於系爭商標之「得力」商標，故業已侵害燕威公司之系爭商標權。（四）燕威公司除附表一所示商品外，得請求得力興公司排除、防止侵害暨銷毀相關物品，並得就附表一所示商品請求附加適當之區別標示：１、按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具；在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第69條第1 項、第2 項前段、第36條第1 項第3 款定有明文。２、經查，得力興公司就附表一所示商品確有先使用「得力」商標之事實，已如前述。因此，燕威公司在其主張得力興公司無善意先使用之基礎事實下，先位請求得力興公司排除及防止侵害並銷毀相關物品，暨請求損害賠償，即非有據。又得力興公司既僅就如附表一所示商品得主張善意先使用之事實，而就附表二所示商品業已侵害燕威公司系爭商標權，則燕威公司依前揭規定備位請求得力興公司應就附表一所示商品附加適當之區別標示，並就除附表一所示商品外之商品請求排除及防止侵害暨銷毀相關物品，即屬有據。（五）燕威公司得請求得力興公司等2人連帶賠償152,000元：１、按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。前項之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾十年者亦同；消滅時效，因起訴而中斷，商標法第69條第3 、4 項、民法第129 條第1 項第2 款分別定有明文。查得力興公司就附表二所示商品業已侵害燕威公司之商標權，已如前述，是燕威公司自得依商標法第69條第3 項之規定請求得力興公司負賠償責任。又商標法第69條第4 項所稱「自請求權人知有損害及賠償義務人起」之主觀「知」的條件，如係一次之加害行為，致他人於損害後尚不斷發生後續性之損害，該損害為屬不可分（質之累積），或為一侵害狀態之繼續延續者，固應分別以被害人知悉損害程度呈現底定（損害顯在化）或不法侵害之行為終了時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生（加害之持續不斷），致加害之結果（損害）持續不斷，若各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別（量之分割）者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已否知悉而各自論斷其時效之起算時點（最高法院94年度台上字第148 號判決意旨參照）。本件得力興公司就其持續使用「得力」商標於附表二所示商品並加以販賣之事實，並不爭執，並有得力興公司提出之87年迄102 年間之統一發票、估價單、出貨明細表、送貨單等影本（參本院卷第165 至193 頁）附卷足憑，由此足見得力興公司侵害系爭商標權之行為係持續發生，且其損害結果亦因得力興公司之各次販售行為而獨立存在並可相互區別，揆諸前揭說明，燕威公司之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別論斷其時效。又本件燕威公司於本院審理時雖主張得力興公司之侵權期間係自88年起迄今等語（參本院卷第123 頁），惟燕威公司係於103 年4 月8 日提起本件訴訟，有起訴狀之本院戳章可稽（參原審卷一第4 頁），依前揭規定及說明，不論燕威公司係於何時知悉得力興公司之侵權行為，其自起訴後回溯10年前之侵權行為自已罹於時效。又燕威公司與得力興公司既均屬製造販售中西藥品之藥商，且其等於88年間亦因系爭評定案而爭訟，是二者間自有競爭關係，倘得力興公司於「得力」商標經撤銷註冊後仍持續使用「得力」商標於中西藥品上，燕威公司自無可能視而不見任由得力興公司繼續使用「得力」商標於中西藥品上，而未採取進一步之舉措。再參酌燕威公司提出其於102 年12月30日、103 年1 月6 日、103 年1 月23日購買相關商品之統一發票（參原審卷一第72至73頁），堪信燕威公司於上開日期購買相關商品後，始確知悉得力興公司之侵權行為事實。據此，燕威公司既於前揭日期方知悉得力興公司之侵權行為事實，並於103 年4 月8 日即提起本件訴訟，則燕威公司即無2 年消滅時效之適用。是以，燕威公司可以主張而尚未罹於時效之侵權期間為自93年4 月8 日起迄今。２、次按商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價1,500 倍以下之金額計算其損害，商標法第71條第1 項第3 款定有明文。本件燕威公司關於損害額之計算部分係主張依商標法第71條第1 項第3 款之規定，並依起訴狀第11至12頁所載之計算方式，即以其購買8 項商品之零售單價共計5,760 元之50倍計算其損害賠償額等語（參原審卷一第14至15頁）。查揆諸燕威公司提出其所購得之得力興公司「得力」字樣商品之統一發票及商品照片觀之（參原審卷一第63至73頁），燕威公司買受之商品種類共計8 項，零售單價合計5,760 元，惟其中養肝丸、寧嗽散、清腦丸屬不受系爭商標權效力拘束之商品，自不得計算在內。是以，扣除上開3 項商品後，其等之零售單價合計3,040 元（通肝利膽丸1,000 元、還少丸900 元、津爽喉珠120 元、護女美丸900 元、清爽喉散120 元）。爰審酌得力興公司使用近似於系爭商標之得力字樣於同一或類似中西藥商品之前揭情節，所為有致相關消費者混淆誤認兩造商品之虞，經燕威公司函知後仍繼續為侵權行為，有侵權之故意等一切情狀，認燕威公司請求以前揭商品零售單價50倍作為損害賠償金額，共計152,000 元（3,040 × 50 ）應屬適當。因此，燕威公司備位聲明第3 項請求金額於此範圍內應予准許，逾此金額範圍，尚非有據。３、再按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2 項定有明文。查林崇稼為得力興公司負責人，而得力興公司使用得力字樣商品不法侵害燕威公司之商標權，林崇稼自應依公司法第23條第2 項規定負連帶賠償責任。七、綜上所述，燕威公司依商標法第36條第1 項第3 款、第69條第1 、2 、3 項（即修正前商標法第30條第1 項第3 款、第61條第1 項、第3 項）及公司法第23條第2 項之規定，備位請求得力興公司使用「得力」字樣於附表一所示商品，及該等商品之廣告、網頁或其他行銷物件上時，均應以與「得力」商標同一字體大小及同一版面方式加註「本產品與註冊第278673號『得麗』商標產品無任何關係」之字樣；得力興公司除前項商品外，不得使用「得力」或含有相同或近似系爭商標之字樣於中西藥品之商品、廣告、網頁或其他行銷物件，或從事其他為行銷中西藥品之目的而使用相同或近似於系爭商標字樣之行為，並應將現使用含有「得力」或相同、近似於系爭商標之字樣於中西藥品之商品、網頁、廣告及其他行銷物件等均銷毀及刪除；得力興公司等2 人應連帶給付燕威公司152,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日即103 年4 月17日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許。逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。原審就超過上開應准許部分，為得力興公司等2 人敗訴之判決，自有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第二項所示。至於上開應准許部分，原審為得力興公司等2 人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。又原審駁回燕威公司先位請求及備位關於損害賠償請求逾152,000 元本息部分，核無違誤。燕威公司就此部分提起附帶上訴，指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為無理由，應駁回其附帶上訴。八、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。九、據上論結，本件得力興公司之上訴為一部有理由、一部無理由；被上訴人之附帶上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第78條、第79條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　105　年　　3　　月　　10　　日智慧財產法院第二庭審判長法　官　李維心法　官　蔡如琪法　官　林秀圓以上正本係照原本作成。上訴人即附帶被上訴人林崇稼不得上訴。得力興公司、燕威公司如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀( 均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　105　年　　3　　月　　10　　日書記官張君豪附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院104年度民商上字第6號

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