智慧財產法院民事判決

上訴人即

被上訴人

日商美途股份有限公司

法定代理人

橋本朋幸

訴訟代理人

余德正律師

訴訟代理人

林建群律師

被上訴人

即上訴人

吳彥宗

訴訟代理人

楊永成律師

訴訟代理人

錢紀安律師

被上訴人

即上訴人

新焦點麗車坊股份有限公司

法定代理人

應偉

訴訟代理人

俞浩偉律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權事件，上訴人及被上訴人對於中華民國103 年4 月22日臺灣士林地方法院103 年度重附民字第4 號第一審判決均提起上訴，經最高法院第1 次發回本院更審，本院於105 年6 月2 日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面

一、按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告即依法負賠償責任之人，請求回復損害。刑事訴訟法第487 條第1 項定有明文。又刑事訴訟法第5 條第1項規定，案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄。次按違反商標法案件之起訴，應向管轄之地方法院為之；且對該案件之附帶民事訴訟，應自為裁判；另不服地方法院關於第23條案件依通常或簡式審判程序之附帶民事訴訟所為裁判，提起上訴或抗告者，應向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產案件審理法第23條、第27條第2 項、第28條均分別定有明文。本件日商美途股份有限公司（下稱日商美途公司）雖係日商，為外國法人，具有涉外因素，然因本件係於刑事訴訟程序所提起之附帶民事訴訟，揆諸首揭規定，應依智慧財產案件審理法第23條、第27條第2 項及刑事訴訟法第5 條定本件之管轄。另依據刑事訴訟法第487 條第2 項之規定，附帶民事訴訟請求之範圍，依民法之規定。故本件涉外事件之準據法，應適用中華民國之民事法律，合先敘明。

二、另按附帶民事訴訟除本編有特別規定外，準用關於刑事訴訟之規定。但經移送或發回、發交於民事庭後，應適用民事訴訟法。又刑事訴訟之第二審判決不得上訴於第三審法院者，對於其附帶民事訴訟之第二審判決，得上訴於第三審法院。但應受民事訴訟法第466 條之限制，刑事訴訟法第490 條及506 條第1 項分別定有明文。本件日商美途公司對吳彥宗侵害其就註冊第605748號「MUGEN 無限POWER 」商標（下稱系爭商標）於臺灣境內所享有專屬授權之行為，提起刑事告訴，並依刑事訴訟法第487 條之規定對吳彥宗及新焦點麗車坊股份有限公司（下稱新焦點麗車坊）就系爭商標受其侵害之損害提起附帶民事訴訟，其刑事案件部分雖經本院103 年度刑智上易字第51號刑事判決有罪，且不得上訴於第三審法院而確定，惟因日商美途公司請求吳彥宗及新焦點麗車坊連帶負損害賠償之金額逾新臺幣（下同）150 萬，依前開刑事訴訟法第506 條第1 項之規定，日商美途公司得因不服本院103 年度重附民上字第6 號第二審刑事附帶民事訴訟判決（下稱前審判決），單獨就前開刑事附帶民事訴訟判決向最高法院提起上訴。最高法院並以104 年度台上字第1986號民事判決廢棄前審判決，並發回本院民事庭更為審理，本院依前開刑事訴訟法第490 條之規定，自應適用民事訴訟法之相關規定進行審理，併予敘明。

貳、實體方面

一、日商美途公司主張：

(一)吳彥宗為址設臺北市○○區○○路0 段00號1 樓之新焦點麗車坊北投營業所業務員，其明知系爭商標業經日商無限股份有限公司（下稱日商無限公司）依法註冊取得商標權，指定使用於車輛及其組件等商品，並將系爭商標授權予日商美途公司使用。吳彥宗於民國（下同）101 年5 月10日，在上開北投營業所內，接受訴外人高銘壯改裝「無限」款式之前包、側裙、後包、尾翼等汽車空力套件零件之訂單，並於同年月18日在該營業所內，以27,500元之價格販賣他人使用近似系爭商標之「無限MUGEN 」字樣銘牌商標，有致相關消費者混淆誤認之虞之仿冒前包、側裙、後包、尾翼等汽車空力套件零件（下稱系爭產品）販售予高銘壯，並使該營業所內之技師將上開汽車零件裝設於訴外人高銘壯駕駛之車牌號碼0000-00 號自用小客車上，依修正前商標法第29條第2 項第3款、第61條第2 項之規定，自已侵害日商美途公司就系爭商標所享有之商標權。

(二)本件經查獲之系爭產品，其真品之價格為102,300 元，而吳彥宗僅以27,500元對外銷售，故真品之價格約為仿冒商標商品之4 倍，而此種低價銷售方法對於日商美途公司潛在市場之損害甚大，且新焦點麗車坊行銷通路甚多，吳彥宗於刑事案件偵審程序始終否認有侵害系爭商標之行為，亦無法由新焦點麗車坊之陳述得知仿冒商標商品之來源，致日商美途公司無法向來源廠商請求損害賠償，藉以降低經濟上所受之不利益，自應核定較高倍數之賠償金額，故依吳彥宗販賣系爭產品扣除人工裝設費用後之價格27,500元之500 倍計算，請求吳彥宗賠償1,375 萬元；又吳彥宗係於執行職務侵害日商美途公司就系爭商標所享有之商標權，新焦點麗車坊為吳彥宗之僱用人，對北投營業所使用有「無限」字樣之產品目錄，未予制止，且該產品亦非新焦點麗車坊所進貨，而係任吳彥宗自行採購，難認新焦點麗車坊對此已盡監督之注意義務，則新焦點麗車坊依民法第188 條之規定，應對日商美途公司所生之損失，與吳彥宗負連帶賠償之責。

(三)上訴人所提出之商標授權同意書，雖未就是否為專屬授權予以明定，然此係因修正前商標法就授權登記並未區分專屬授權、非專屬授權，僅有全部授權與一部授權之區別所致。且經濟部智慧財產局（下稱智慧局）就商標之授權登記事項，亦未區分專屬授權與非專屬授權，僅有「全部授權」與「部分授權」之分，故商標權人日商無限公司於99年5 月31日向智慧局申請將系爭商標授權予上訴人日商美途公司之登記時，其所使用之智慧局所提供制式表格亦未有「專屬授權」與「非專屬授權」之申請選項，僅有「全部授權」與「部分授權」之選項，而系爭商標授權同意書主要係用以向智慧局申請商標授權登記之用，其內容自然較為簡略，而登記申請書內容及登記事項又均無「授權種類」此項選項，則雙方就系爭商標之授權約定，本係專屬授權，僅未於商標授權同意書內予以明文記載。為此起訴請求：1.吳彥宗及新焦點麗車坊應連帶給付日商美途公司1,375 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。2.願供擔保請准宣告假執行。

二、吳彥宗及新焦點麗車坊則以：

(一)吳彥宗之部分：依現行商標法第39條第6 項及修正前商標法第33條之規定，應限於專屬授權之被授權人，方得以自己名義行使權利而為訴訟上之請求。參照日商無限公司與日商美途公司間所簽立之商標授權同意書，並無任何關於專屬授權之約定，且觀諸系爭商標之授權歷程可知，日商無限公司自始即以非專屬授權之意思，將系爭商標之商標權授權予日商美途公司。縱認吳彥宗依法應負賠償責任，惟本件查獲之系爭產品僅有一件，其價值為27,500元，日商美途公司亦未舉證吳彥宗尚有何侵害系爭商標之行為，況日商美途公司自93年獲得系爭商標之授權時起，迄今查獲仿冒系爭商標商品之案件非多，且本件經查獲之系爭產品僅有一件，對日商美途公司所造成之潛在商業利益損害應屬非高，且吳彥宗任職新焦點公司之年度所得僅40萬元，並非藉由販賣系爭產品所得，故日商美途公司請求之損害賠償金額實屬過高。為此答辯聲明：日商美途公司之訴駁回；如受不利之判決，願供擔保請准免為假執行。

(二)新焦點麗車坊之部分：日商無限公司將系爭商標授權予日商美途公司自93年1 月1日至102 年7 月15日使用時，並非專屬授權，依現行商標法第39條第6 項之規定，本件訴訟應限於專屬授權之被授權人，方得以自己名義行使權利而為訴訟上之請求，故因日商美途公司非專屬授權之被授權人，其提起本件訴訟自非合法。另觀諸卷內之證據及證人高銘壯之證述，均無法證明吳彥宗有將刻有「無限MUGEN 」字樣銘版銷售予高銘壯，並裝設於訴外人高銘壯之汽車上，故新焦點麗車坊自無須連帶負損害賠償之責。且吳彥宗亦於100 年9 月簽立新焦點麗車坊所訂定之員工守則，其第9 條已明文禁止員工有非法使用違反智慧財產權之行為，新焦點麗車坊並於100 年間公告所屬員工辦理各項業務，應秉持守法、公正、誠信之原則及採購作業應注意之事項，顯見已對吳彥宗之選任及監督盡相當之注意，應免賠償之責。縱認新焦點麗車坊應連帶負損害賠償之責，因侵害系爭商標權之產品應為安裝於改裝套件之「無限MUGEN 」字樣銘版，而非全部改裝套件，故關於系爭產品之認定，應以該銘版為準，而非全部改裝套件，則日商美途公司以全部改裝套件作為系爭產品，並以此計算損害賠償金額，實屬過高，已逾越填補損害之必要。為此答辯聲明：日商美途公司之訴駁回；如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。

三、原審為吳彥宗及新焦點麗車坊應連帶給付日商美途公司30萬元，及自103 年2 月14日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，並得為假執行之一部勝訴判決。日商美途公司及吳彥宗、新焦點麗車坊均不服，分別就其敗訴部分，提起上訴，日商美途公司上訴聲明：1.原判決關於駁回後開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請均廢棄。2.吳彥宗及新焦點麗車坊應連帶給付日商美途公司1,345 萬元，及自101 年2 月14日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。3.願供擔保請准宣告假執行，對於吳彥宗、新焦點麗車坊所提之上訴則答辯聲明：上訴駁回。吳彥宗上訴聲明：1.原判決不利於吳彥宗部分廢棄。2.上開廢棄部分，日商美途公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回，對於日商美途公司所提之上訴則答辯聲明：上訴駁回。新焦點麗車坊上訴聲明：1.原判決不利於新焦點麗車坊部分廢棄。2.上開廢棄部分，日商美途公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回，對於日商美途公司所提之上訴則答辯聲明：上訴駁回。

四、得心證之理由：

(一)我國註冊第605748號「MUGEN 無限POWER 」商標即系爭商標圖樣為日商無限公司依法申請並於82年8 月16日註冊取得商標權，指定使用之商品為汽車及其零組件，並自93年1 月1日起授權日商美途公司，於101 年間仍於專用期限內。吳彥宗為新焦點麗車坊北投營業所業務員，其明知上開事實，仍於101 年5 月10日，在上開北投營業所內，接受訴外人高銘壯改裝「無限」款式之前包、側裙、後包、尾翼等汽車空力套件零件之訂單，並於同年月18日在該營業所內，以27,500元之價格，販賣他人使用近似系爭商標之「無限MUGEN 」字樣銘牌商標之仿冒前包、側裙、後包、尾翼等汽車空力套件零件予高銘壯，並使該營業所內之技師將上開汽車零件裝設於訴外人高銘壯駕駛之車牌號碼0000-00 號自用小客車上等事實，業據日商美途公司於刑事案件審理時指訴綦詳，復有證人高銘壯、呂秀蜜於刑事案件審理時之證述，並有經濟部中央標準局商標註冊證影本、智慧局99年6 月11日99智商0840字第09980270640 號函影本、日商美途公司臺灣代理商即全美國際有限公司所出具之「日本MUGEN 無限空氣動力套件仿冒品鑑定書」、吳彥宗於101 年5 月10日開立載有訂購FIT 無限前包、側裙、後包、尾翼、售價為29,000元、訂金10,000元等內容之客戶訂單，及載有收受訂金10,000元之統一發票影本等件附刑事卷可憑，此據本院調卷查核明確，且吳彥宗上開行為，業經本院103 年度刑智上易字第51號刑事判決違反商標法有罪確定在案，應信為真實。惟日商美途公司主張吳彥宗與新焦點麗車坊應連帶負損害賠償之責，則為吳彥宗與新焦點麗車坊所否認，並以前揭情詞置辯。故本件之主要爭點為：1.日商美途公司就系爭商標，是否得以自己名義提起本件訴訟，請求吳彥宗及新焦點麗車坊連帶賠償損害？2.若日商美途公司得以自己名義提起本件訴訟，則新焦點麗車坊是否需與吳彥宗連帶賠償日商美途公司所受之損害？又本件損害賠償金額應如何計算？

(二)日商美途公司就系爭商標是否得以自己名義提起本件訴訟，請求吳彥宗及新焦點麗車坊連帶賠償損害？現行商標法前於100 年6 月29日修正公布，並於101 年7 月1 日施行，而日商美途公司主張吳彥宗侵害日商美途公司就系爭商標所享有商標權之行為係於101 年5 月10日至同年月18日，故日商美途公司就系爭商標，是否得以自己名義提起本件訴訟，請求吳彥宗及新焦點麗車坊連帶賠償損害，本諸實體從舊、程序從新原則，應適用行為時或事實發生時，有效施行之99年8 月25日修正公布之商標法（下稱修正前商標法）。按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。被授權人應於其商品、包裝、容器上或營業上之物品、文書，為明顯易於辨識之商標授權標示；如標示顯有困難者，得於營業場所或其他相關物品上為授權標示。修正前商標法第33條第1 至4 項定有明文。對照現行商標法第39條所增訂之第1 、6 項「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權」、「商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定」之規定可知，修正前商標法第33條並未對專屬授權或非專屬授權得否以自己名義提起訴訟加以規定。經查，日商無限公司為系爭商標之商標權人，自93年1 月1 日至102 年7 月15日間將系爭商標授權予日商美途公司，於101 年間仍於專用期限內之事實，為兩造所不爭執，且日商美途公司於本院審理時已提出商標權人日商無限公司所出具之聲明書，參照該聲明書記載之內容可知，日商無限公司與日商美途公司就系爭商標所簽訂之授權契約，應係專屬授權，其未於授權契約內註明為專屬授權，實係因於授權登記時，智慧局之申請書上並無「專屬授權」或「非專屬授權」之選項，故未於契約內註明為專屬授權，此有日商無限公司所出具之聲明書中英文原本（見本院卷第124 至129 頁）在卷可稽，日商美途公司既係系爭商標於台灣之專屬被授權人，則其就系爭商標得以自己名義提起本件訴訟，應無疑義。

(三)新焦點麗車坊是否需與吳彥宗連帶賠償日商美途公司所受之損害？

1.按「除本法第30條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」、「未經商標權人同意，而有第29條第2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權」，修正前商標法第29條第2 項第3 款、第61條第2 項規定分別定有明文。經查，吳彥宗明知於101 年5 月18日以27,500元之價格販賣予高銘壯並安裝於其所駕駛之車牌號碼0000-00 號自用小客車之前包、側裙、後包、尾翼等汽車空力套件零件上，所標示之近似系爭商標之「無限MUGEN」字樣銘牌商標，並未取得日商美途公司之使用同意，仍逕為使用，已如前述，揆諸前揭規定，自屬侵害日商美途公司就系爭商標所享有商標權之行為。

2.次按受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。但選任受僱人及監督其職務之執行，已盡相當之注意或縱加以相當之注意而仍不免發生損害者，僱用人不負賠償責任，民法第188 條第1 項復定有明文。經查，證人即當時擔任新焦點麗車坊總經理呂秀蜜於本件刑事案件審理時證稱：「（問：20來個分店所販售的商品是否都由總公司統一採購或是決定品項）我記得當時百分之七、八十是總公司採購的。」、「（問：你的意思是說另外有百分之三十不是總公司採購的？）對，就是門市外調的。」、「（問：所謂門市外調係何意？）就是門市人員可以自己調材料。」、「（問：哪些東西是門市可以自行外調？）應該是一些維修的東西，維修的配件之類的。」（見臺灣士林地方法院102 年度智易字第10號卷第141 至142 頁）。又本件刑事案件之共同被告即新焦點麗車坊北投營業所店長林育賢（已經刑事判決無罪確定）於本件刑事案件審理時亦陳稱：「（問：總公司是否知道你們有在做前包部分？）督導的部分不會，但是業績的部分還是會納入總公司。」（見臺灣士林地方法院102 年度智易字第10號卷第177 頁），參照證人呂秀蜜前開證述及刑事案件之共同被告林育賢前開陳述之內容可知，新焦點麗車坊實賦予其受僱人相當之權限，於維修配件方面，可自行採購，並將此種自行維修採購之業績，納為總公司業績之一部計算。而本件即由受僱人吳彥宗代僱用人新焦點麗車坊為前包等汽車空力套件零件之採購業績，亦應將歸入總公司即新焦點麗車坊之整體業績計算，自難認吳彥宗於本件所為之前開行為，非屬因執行職務所為。

3.新焦點麗車坊雖辯稱：吳彥宗於100 年9 月簽立員工守則，其第9 條已明文禁止員工有非法使用違反智慧財產權之行為，並曾於100 年間公告所屬員工辦理各項業務，應秉持守法、公正、誠信之原則及採購作業應注意之事項，顯見已對受僱人之選任及監督盡相當之注意，應免賠償之責云云。惟參照新焦點麗車坊所提員工守則及內部公告文件，其中員工守則第9 條雖規定「本公司員工應尊重智慧財產權相關法律規定，禁止非法使用或複製有版權之智慧財產，包括書籍、雜誌及軟體等」（見原審卷第79頁），然縱觀前開員工守則之內容，並無關於違反員工守則之罰則等相關規定，則以此等僅具宣示意義而不具規範作用之守則，實難期待簽署該員工守則之員工，能確實遵守前開員工守則之規定。又其內部公告文件雖規定有「所有人員於辦理各項業務時，務必秉持守法、公正、誠信原則。」、「所有人員於辦理採購作業時，務必依照實際需求進行請（採）購作業；辦理進貨作業時，需核對實際到貨品項、數量與採購單相符；不得私下接受賄賂、或請廠商改送與採購單不同之商品……等有圖利之虞的行為發生」，並有「如有違反法紀之情形經查獲屬實者，相關人員一律嚴懲，並負擔公司因違法事件而遭主管機關懲處之責任」等警示之文句，然其規定之內容仍過於籠統、概括，且其教示之內容，多係關於採購數量之相關規定，及採購行為是否有不正當之行為等，況新焦點麗車坊亦未證明其對受僱人於執行職務時，不應侵害他人之智慧財產權行為，有何實際之督導行為，實難僅以前開員工守則及內部公告文件，即逕認其對監督職務已盡相當之注意。

4.從而，新焦點麗車坊依民法第188 條第1 項之規定，應就吳彥宗上開侵害日商美途公司就系爭商標所享有商標權之行為，負連帶賠償責任。

(四)關於損害賠償額之部分：

1.按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償；商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價500 倍至1,500 倍之金額請求賠償，但所查獲商品超過1,500件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。修正前商標法第61條第1 項前段、第63條第1 項第3 款、第2 項分別定有明文。而此所謂之零售單價，係指侵害他人商標專用權之商品實際出售之單價，並非指商標專用權人自己商品之零售價或批發價（最高法院93年度台上字第5 號、91年度台上字第1411號、87年度台上字第728號判決意旨參照）。

2.經查，觀諸吳彥宗所提之全美國際有限公司線上購物網頁影本所載全車空力套件為一獨立商品並設有獨立編號且客戶訂單所載之商品數量為「1 」等內容可知，本件經查獲商品中，仿冒前包、側裙、後包、尾翼等汽車零件應係一組全車空力套件商品，此有全美國際有限公司線上購物網頁影本（見原審卷第40頁）及客戶訂單（見臺灣士林地方法院檢察署101 年度他字第4145號卷第7 頁）在卷可憑，而上開客戶訂單所載商品不含裝設工資之單價為27,500元，故本件零售單價即實際銷售單價為27,500元。爰審酌系爭產品之實際銷售單價為27,500元，本件經查獲販賣侵害商標權商品之數量僅有一件，且侵害期間非長，而吳彥宗係利用執行公司採購業務之便，購入侵害系爭商標之系爭產品，依一般受僱之業務人員業績獎勵之習慣，其應僅能比例取得販售差價之利益，所獲利益自屬有限，以及刑事判決吳彥宗拘役50日，並得易科罰金等一切情狀，認原審於考量日商美途公司受害之程度、真品於上開線上購物網頁之售價為102,300 元，及本件侵害商標權商品之單價、數量對潛在市場之影響等一切情事，如以修正前商標法之法定最低倍數500 倍計算（即27,500元X500＝13,750,000元），與吳彥宗侵權事實及程度、日商美途公司所受損害及吳彥宗所受利益等顯不相當，故予酌減為300,000 元應屬適當。從而，日商美途公司之主張於此範圍內，即應予以准許，逾此範圍之請求，即應駁回。

五、綜上所述，日商美途公司依侵害商標權之法律關係請求吳彥宗及新焦點麗車坊連帶給付300,000 元及自起訴狀繕本送達翌日即103 年2 月14日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。至逾越上開准許範圍以外之請求部分，即屬無據，應予駁回。原審所為日商美途公司一部勝訴之判決，及假執行之准駁均無違誤，兩造上訴指摘原判決不當，求予廢棄改判，均無理由，應駁回其上訴。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。

七、據上論結，本件上訴均無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。

智慧財產法院第一庭

附註：民事訴訟法第466 條之1 （第1 項、第2 項）對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。