104年度民專上字第20號｜智財：使用專利權權利金｜裁判日期：105 年 04 月 28 日

智慧財產法院民事判決 104年度民專上字第20號上訴人即附帶被上訴人　佑霖科技股份有限公司法定代理人　　關秉炎訴訟代理人　　陳群顯律師許凱婷律師被上訴人即附帶上訴人　　宏正自動科技股份有限公司法定代理人　　陳尚仲訴訟代理人　　吳上晃律師江國慶專利師輔　佐　人　　侯　門上列當事人間使用專利權權利金等事件，上訴人對於中華民國104 年4 月15日本院103 年度民專訴字第10號第一審判決提起上訴，被上訴人提起附帶上訴，本院於105 年4 月7 日言詞辯論終結，判決如下：主文原判決關於命上訴人給付超過新臺幣陸佰萬零玖仟伍佰陸拾柒元，及該部分假執行之宣告，並命上訴人負擔訴訟費用之裁判均廢棄。前開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。上訴人其餘上訴駁回。附帶上訴人附帶上訴駁回。第一審訴訟費用關於命上訴人負擔部分及第二審訴訟費用關於上訴部分，由上訴人負擔十分之七，餘由被上訴人負擔。第二審訴訟費用關於附帶上訴部分，由附帶上訴人負擔。事實及理由壹、程序方面：一、兩造關於本件契約關係之準據法為何？㈠按「（第1 項）法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律。（第2 項）當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律。（第3 項）法律行為所生之債務中有足為該法律行為之特徵者，負擔該債務之當事人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律。但就不動產所為之法律行為，其所在地法推定為關係最切之法律」，涉外民事法律適用法第20條定有明文。㈡經查，本件兩造於民國98年5 月20日簽署專利技術授權合約書（下稱系爭合約，原證2 ），就美國第6,564,275 號專利（下稱275 專利）、第6,957,287 號專利（下稱287 專利）、第7,035,112 號專利（下稱112 專利）（合稱系爭三美國專利）簽署專利技術授權合約書，此為兩造所不爭（原審卷㈠第98頁），並有合約書在卷可參（原審卷㈠第32頁至第39頁背面），依系爭合約第5 條約定：「5. Governing Law and Forum. This agree ment shall be governed by, andconstrued inaccordance with, the laws of Taiwan. TheParties agree that all actions or proceedings to resolve any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, a Party's performance or failure to perform her eunder, shall be litigated exclusively in courts of competent jurisdiction in Taiwan. 」（5.準據法和管轄。本合約之解釋及準據法為臺灣法令。雙方同意為解決與本合約相關或因本合約而產生之民事紛爭、請求、一方履行或不履行問題所進行之訴訟或程序，由臺灣法院專屬管轄。），承上，兩造於系爭合約已合意就擬解決之糾紛、一方履行或不履行問題，由臺灣之法院專屬管轄，且以中華民國法律作為準據法。揆諸前揭涉外民事法律適用法第20條第1 項之規定，關於兩造系爭合約法律行為所生之債之成立及效力，依當事人意思，即依我國法律為其準據法。二、系爭三美國專利是否有無效之原因，應依我國或美國專利法認定之？㈠被上訴人即附帶上訴人宏正自動科技股份有限公司（下稱宏正公司）主張涉外民事法律適用法第42條第1 項規定「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。」，系爭三美國專利為美國專利，是否無效或被實質限制範圍，自應依美國法來判斷，而非以我國法律來判斷，系爭三美國專利未經美國法院或美國專利商標局宣告無效或判斷其被實質限制範圍，我國法院自無從逕行宣告其無效或判斷其被實質限制範圍。㈡上訴人即附帶被上訴人佑霖科技股份有限公司（下稱佑霖公司）則稱宏正公司依系爭合約將系爭三美國專利授權予佑霖公司，並得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分USB-SP02、USB-SP02A 、USB-SP04、U SB- SP04A 、UDV-CP02A 等授權產品（下稱系爭產品），是系爭三美國專利是否無效或實質受限制，應以美國法律加以判斷，否則若逕以我國法律直接判斷系爭三美國專利之效力，而忽略美國法律有無效或實質受限等情事，恐無法達成系爭合約之目的。㈢經查: ⒈涉外民事法律適用法第42條第1 項之其立法理由稱「智慧財產權，無論在內國應以登記為成立要件者，如專利權及商標專用權等，或不以登記為成立要件者，如著作權及營業秘密等，均係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上亦應以各該國之法律為準。爰參考義大利國際私法第54條、瑞士國際私法第110 條第1 項等立法例之精神，規定以智慧財產為標的之權利，其成立及效力應依權利主張者認其權利應受保護之地之法律，俾使智慧財產權之種類、內容、存續期間、取得、喪失及變更等，均依同一法律決定。該法律係依主張權利者之主張而定，並不當然為法院所在國之法律，即當事人主張依某國法律有應受保護之智慧財產權者，即應依該國法律確定其是否有該權利。」 ⒉系爭三美國專利為美國專利，為兩造所不爭，並有系爭三美國專利公告在卷可按（原審卷㈠第129 頁至第136 頁背面、第177 頁至第181 頁背面、第232 頁至第235 頁背面），而專利權係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上亦應以各該國之法律為準，是揆諸前揭說明，系爭三美國專利之得喪變更，應依美國法律加以斷定，方為妥適。貳、實體部分：一、宏正公司起訴主張：㈠佑霖公司與宏正公司於98年5 月20日簽署專利技術授權合約書（下稱系爭合約，原證2 ），就275 專利、287 專利、112 專利（即系爭三美國專利）簽署專利技術授權合約書。宏正公司授權佑霖公司使用之例示授權產品「包括但不限於所有佑霖公司使用自己或客戶品牌經銷之產品，及任何佑霖公司使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品。USB-SP02、USB-SP02A 、USB-SP04、USB-SP04A 、UDV-CP02A （即系爭產品）」（如附件所示），授權期間自合約生效起6 年。依系爭合約第3.1 條「佑霖公司自本合約生效日起，應支付宏正公司所有授權產品實際銷售價格7.5%的權利金，實際銷售價格定義為授權產品之總發票金額」、第3.2 條「在本合約授權期間，權利金比例將維持不變。如授權產品使用超過授權專利以外的專利，使用授權專利和額外專利之權利金仍維持在實際銷售價格的7.5%，其定義參見3.1 對過去銷售沒有額外的權利金」、第3.3 條「為能決定及查核權利金，佑霖公司應保留所有關於銷售數量、銷售價格、及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄。宏正公司有權每年不超過一次查核佑霖公司的記錄，查核應於二周前發出通知，並於佑霖公司上班時間內為之。宏正公司應負擔查核費用，除非查核差異超過應付總權利金的5%，此時佑霖公司最多負擔新臺幣（下同）50,000元之查核費用。在查核過程中所有的資訊，無論是會計或技術，都應保密處理。」等約定，佑霖公司本應按所有授權產品實際銷售價格7.5%給付宏正公司權利金，並於授權期間每季支付權利金，且佑霖公司應於每季結束後30日內，針對授權產品的銷售數量、銷售價格和總銷售量向宏正公司提出報告，於每季結束後45日內，依照授權產品每季銷售量支付授權金予宏正公司，宏正公司並得於發出通知2 週後對佑霖公司進行查核。惟佑霖公司除依系爭合約第2 條約定給付損償金合計580 萬元外，並未依約給付其後之權利金，宏正公司乃委由律師於102 年3 月14日以存證信函催告佑霖公司給付權利金，並於函到2 週後進行權利金相關之查核。詎料，佑霖公司收受後，竟於102 年3 月20日委由律師發函指稱：第三人對系爭三美國專利向美國專利商標局舉發具有無效、不可實施等原因，遭美國專利商標局撤銷專利，系爭合約以無效之專利為授權標的，為民法第246 條所定之「不能之給付」而無效云云，而拒絕給付權利金，然宏正公司所有系爭三美國專利並無佑霖公司所稱遭美國專利商標局撤銷專利之事，顯係佑霖公司規避其給付權利金義務之藉口，實無可採，宏正公司遂提起本件訴訟。㈡並於本院審理時補陳略以： ⒈系爭產品符合系爭三美國專利之技術特徵： ⑴關於275 專利： ①宏正公司對佑霖公司及相關廠商在美國東德州法院提出專利侵權訴訟，其後於2015年6 月間移轉管轄至美國加州中區法院，根據該院Judge Guilford的諭知，雙方要進行專利範圍解釋（claim construction）的專利項總數有限制，宏正公司所提出之專利項總數超出該限制，因此需協商出一個結果，以達成Judge Guilford的要求，經雙方當事人協商結果，宏正公司撤回275 號專利之請求，共同具狀並草擬裁定內容供法官簽署（被上證1 ），據此可見，上開裁定只因宏正公司要進行專利範圍解釋之專利請求項超出法官的規定，法官要求雙方協商撤回部分請求項，經協商後雙方共同具狀向法院陳報，宏正公司撤回275 專利之請求，並不得再就275 專利請求，而dismiss （名詞dismissal ），據元照英美法詞典譯為「終結訴訟」、「撤回訴訟」、「駁回起訴」不同意義，並解釋為「指未經進一步的審理，尤其是在對所涉爭議事項開庭審理之前終結訴訟或撤回請求。」，於上開情形顯然是「撤回訴訟」之意義，但佑霖公司隱瞞雙方協商之結果及共同具狀向法院陳報宏正公司撤回275 專利訴訟，並草擬裁定內容供法官簽署之經過，僅提出上證9 之裁定，並陳稱美國加州中區地方法院已駁回宏正公司275 專利之所有主張云云，顯然有誤導法院之情，應無可採。況且，前開美國法院裁定日期係2015年9 月11日，自該日以後才受拘束，而本件請求係依系爭合約約定，請求自98年5 月12日起至103 年5 月19日間之權利金，均在該裁定之前，自不受上開裁定之影響。 ②275 專利技術特徵5G係指「至少兩個多工器並聯以降低連接器內部電阻」，欲判斷系爭產品是否落入技術特徵5G，應判斷系爭產品使用「PI5C3257切換IC 」之內部有無「多工器並聯」之特徵，多工器一旦有並聯特徵，勢必會降低「PI5C3257切換IC」內部電阻，此屬275 專利所屬技術領域之技術常識所能直接得知者（電阻並聯計算公式），因此僅須判斷「PI5C3257切換IC」之內部有無「多工器並聯」即可。事實上系爭產品確實使用275 專利「並聯多個多工器」之技術特徵，亦即系爭產品使用之「PI5C3257切換IC」具有「多工器並聯」之特徵，「PI5C3257切換IC」之內部電阻勢必低於單一多工器之電阻，如前所述，故系爭產品符合275 號專利技術特徵5G，佑霖公司之主張無理由。其次，佑霖公司以錯誤的方法判斷系爭產品是否落入技術特徵5G，根本原因在於佑霖公司測試之標的為單一多工器之電阻，而非「PI5C3257切換IC」之內部電阻。故佑霖公司所使用之電阻測試方法，並無法證明系爭產品不落入275 專利技術特徵5G。宏正公司認為若欲判斷「PI5C3257切換IC」有無較低之內部電阻，測試方法應為，例如將「PI5C3257切換IC」之輸入同時接到IA0 及IB0 ，輸出則連接YA及YB，依照並聯原理等效阻抗會降低，若兩個並聯多工器內部電阻相同，則內部並聯阻抗會降為一半。因此，單個IC 內多工器並聯將會降低阻抗。換言之，並聯 PI5C3257 內部多工器，原本就會有降低導通阻抗的效果。另宏正公司須強調，275 專利請求項7 之文義根本未涉及電阻值降低之技術特徵，因此在判斷系爭產品是否侵害275 專利請求項7 ，毋須判斷系爭產品內之多個多工器是否有降低電阻之效果，因此縱論佑霖公司以錯誤方式說明系爭產品不具有降低電阻的結論正確，亦不影響系爭產品侵害275 號專利請求項7 之判斷。且宏正公司並非不爭執「系爭產品未侵害275 專利請求項7 」，系爭產品仍侵害275 號專利請求項7 。 ⑵關於287 專利： ①系爭產品確實具有「CY7C6372」晶片，另依附件1 「CY7C6372」晶片說明書第5 頁之「1.0 Feature 」可知，「CY7C6372」晶片具有內部記憶體（Internal Memory ）、256 位元隨機存取記憶體（256 bytes of RAM）、8K可擦除可規劃式唯讀記憶體（8 Kbytes of EPROM ）。依美國專利著名案例CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp.（288F.3d 1359,2002.判決日期：2002年5 月3 日，尚未被推翻）之見解：「請求項解釋自內部證據（如請求項、說明書其他部份，以及已被採納的申請歷史）開始（原文：「Claim interpretation begins with an examination of theintrinsic evidence, i.e., the claims, the rest of the specification and, if in evidence, the prosecution history.」）。287 專利之「中央處理器」之解釋，應先看287 專利之內部證據有無說明，內部證據無說明者，始得採用外部證據。今287 專利說明書及其請求項已明確定義「中央處理器」為「具有一第一記憶體以儲存用於管理訊號轉換的訊號程式」，因此凡具有儲存用於管理訊號轉換的訊號程式的記憶體的任何實體物就已該當於「中央處理器」之文義，況依附件2 維基百科關於「CPU 」之說明之記載，CPU 一詞亦可指積體電路IC。因此「CY7C6372」晶片既具有記憶體，宏正公司將「CY7C6372」晶片涵攝為287 專利之「中央處理器」並無不當，系爭產品確實落入287 專利技術特徵1D。 ②依287 專利對「主機控制模組」之解釋，「主機控制模組」係指「與中央處理器連接，並經組態成與複數個『控制裝置』通訊」之模組。所謂「控制裝置」（「Console Device」），287 專利亦有說明，USB 裝置控制模組38具有USB 裝置晶片以模擬控制裝置如第一鍵盤16及第一滑鼠18，以對應至第一輸出埠34。換言之，287 專利所稱「控制裝置」之實施例包含鍵盤與滑鼠，能與鍵盤與滑鼠通訊及與中央處理器連接之模組，即符合287 專利「主機控制模組」之態樣；且287 專利亦提出「主機控制模組」之實施例「USB 裝置控制模組」。佑霖公司陳明「CY7C6372」晶片能執行USB 裝置控制功能，且於技術答辯簡報12、14頁可見，系爭產品具有模擬鍵盤與滑鼠裝置之能力（「Keyboard & Mouse Emulation」）及連接鍵盤與滑鼠裝置之特徵（「Console KeyboardConnector 」；「Console Mouse Connector 」），故系爭產品之「CY7C6372」晶片確實為287 專利之「主機控制模組」，系爭產品當然符合287 號專利技術特徵1E。 ③關於系爭產品規格書「Audio and Microphone switching for uninterrupted multimedia experience across multi-platforms.Independent ／simultaneous switching of both audio/mic channel. 」強行合併解釋之記載，產品規格說明書上載有二種以上特徵時，於解釋該產品之整體特徵時，當然要合併解釋該等特徵，不然要如何解釋？要如何如佑霖公司所云般割裂解釋？因此宏正公司認為佑霖公司此點主張極為不當。關於系產品規格書「Independent ／simultaneous switching of both audio/mic channel.」之記載，係指音源／麥克風等聲音通道之單獨／同時切換（並無電腦通道切換），與技術特徵1G不符，宏正公司認為佑霖公司又再次以自身對287 專利技術特徵1G之自行想像解讀，而未確實按美國專利法律之規定解釋287 專利技術特徵1G。依287 專利技術特徵1G之文義，係指「其中該控制裝置可被以同步或非同步之方式，在複數個電腦系統中之相同一個（電腦）或在複數個電腦系統中之不同電腦切換一或多個外圍設備，而不干擾該一或多個外圍設備的訊號」。換言之，系爭產品上的第一電腦正在撥放、傳輸音訊時，切換到第二電腦，在第一電腦上所撥放之』音樂或資料並不會中斷其傳輸。由1G之文義來看，無論系爭產品是以同步切換或非同步切換，只要系爭產品在切換外圍設備時不干擾該等外圍設備之訊號時，系爭產品即該當於1G之文義。依技術答辯簡報第13頁所示，系爭產品已具有與複數個控制裝置（即「操作台」）通訊之功能，且佑霖公司已陳明系爭產品能同時切換音源及麥克風，以及系爭產品規格書已記載其切換不會干擾多媒體感受。換言之，系爭產品不但能與複數個控制裝置通訊，並能在複數個電腦系統中之不同電腦（即佑霖公司所稱之「平台」）切換外圍設備（即佑霖公司所稱之「即音源／麥克風」），而不干擾（即佑霖公司所稱之「其切換不會干擾多媒體感受」）該外圍設備（即佑霖公司所稱之「即音源／麥克風」）的訊號。因此，由佑霖公司之答辯及系爭產品之規格來看，系爭產品確實落入287 專利技術特徵1G中。 ④287 專利之發明之特點在於「能改善USB 外圍設備之訊號通訊及切換情形」，但該等段落係例示287 專利之發明特點，並非限定287 專利之發明特點在「USB 周邊裝置」；且在287 專利說明書之發明摘要（Summary of Invention ）中係以較「USB 」更上位之概念「產業標準」（IndustryStandard）來陳述287 專利說明書之發明。因此，即便系爭產品之音源與麥克風並不使用US B埠連接，其所使用之Mic Switch亦為「產業標準」，因此系爭產品之音源與麥克風設備亦可以被解釋為287 專利技術特徵1A之「周邊裝置」。故系爭產品具有287 專利技術特徵1A。 ⑤系爭產品侵害287 專利請求項5 ，關於5A，由佑霖公司提供的USB-SP02A 電路圖可知，系爭產品包含Relay switch及MIC switch 晶片，其可連接至外部的Audio 及 MIC 插座，又佑霖公司主張USB-SP02A 與USB-SP02差別僅在於音源插座，故兩產品電路圖肯定相同，亦應具備連接至音源插座之晶片及功能，故系爭產品應落入5A。關於5B，依附件1 「CY7C6372」晶片說明書第8 頁第 6.1 點「Program Counter 」及第24頁第14.2點「USB Control Endpoint」所示，系爭產品所使用之「CY7C6372」晶片具有啟始的功能，且依系爭產品之說明書可見，系爭產品具有可啟動或重啟動之功能，是故，系爭產品應已落入5B。關於5C，依系爭產品之產品網頁之說明（http:// www.uniclass.com.tw/english/01/01_product/02_detail.php? pid=11 ），系爭產品可模擬（「Emulation 」）鍵盤及滑鼠，另查，依附件1 「CY7C6372」晶片說明書第5 頁之說明，「CY7C6372」晶片之特徵具有PS／2 或USB 自動組態以操作之介面，眾所皆知，PS／2 及USB 即為一般市售鍵盤之接頭標準，故PS／2 及USB 為產業標準，應無疑慮。故系爭產品所能自動組態進以操作之鍵盤及滑鼠即符合287 專利之控制裝置（「Console Device 」）之描述，故系爭產品落入5C。關於5D，依附件1 「CY7C6372」晶片說明書第22頁第13.1點「USB Enumeration 」之上下文說明，系爭產品具有解碼USB 裝置請求以進行「列舉」之特徵，故系爭產品應具有列舉根集線器之埠之能力，系爭產品落入5D。關於5E，承5D所述，「CY7C6372」晶片具有解碼USB 裝置請求以進行「列舉」之特徵。而依USB-SP02A 電路圖可知，「AU9254」晶片連接於「CY7C6372」晶片，故「CY7C6372」晶片可藉由「AU9254」晶片以決定是否有任何下游埠存在，是故系爭產品落入5E。關於5F，承5D所述，「CY7C6372」晶片具有解碼US B裝置請求以進行「列舉」之特徵。又承5E所述，「AU 9254 」晶片連接於「CY7C6372」晶片，故「CY7C6372」晶片除可藉由「AU9254」晶片以決定是否有任何下游埠存在外，「CY7C6372」晶片甚至可決定是否有複數控制裝置連接至該根集線器或至任何下游埠，且若有連接，可列舉該已連接裝置；並且決定該已連接裝置是否與該產業標準相容，故系爭產品應符合5F。關於5G，承5D所述，「CY7C6372」晶片具有解碼USB 裝置請求以進行「列舉」之特徵，因此「CY7C6372」晶片當然具有列舉該已連接之請求裝置並剖析自該裝置之資料之能力，故系爭產品應符合5G。關於5H，依附件1 「CY7C6372」晶片說明書第17頁第 11.0點「Suspend Mode」所示，「CY7C 6372 」晶片在待機狀態（「Suspend Mode」）可被喚醒時計（「Wake-Up Timer 」），其中該喚醒時計可用於調查電腦系統是否有改變（「Check for Changes 」），依前述5B至5G之說明，「CY7C6372」晶片可啟始、啟動及重啟動之功能（5B）；模擬控制裝置之功能（5C）；列舉根集線器之埠之能力（5D）；判斷並列舉下游埠之能力（5E）；判斷下游埠之控制裝置是否連接與是否符合產業標準之能力（5F）；剖析自控制裝置傳來之資料之能力（5G）。又，依287 專利所屬技術領域之習知技藝者而言，「CY7C6372」晶片說明書所稱之待機狀態（「Suspend Mode」）應可重複、再次進行。因此，系爭產品應具有5H所稱之重複調查功能（重複調查以決定是否有該複數控制裝置之任何一者、該一或以上個周邊裝置之任何一者或下游埠之任何一者已被連接或未連接），並按先前5B至5G之流程，在發現已連接裝置時重設控制。因此，系爭產品應符合5H。綜上所述，由於系爭產品符合287 專利請求項5 之5A至5H要件，系爭產品應落入287 專利請求項5 之文義範圍，縱認未落入，亦應認落入該請求項之均等範圍。 ⑥系爭產品侵害287 專利請求項7 ，依先前技術答辯簡報之內容及系爭產品之說明網頁可見，系爭產品確實為訊號切換器，可分享鍵盤與滑鼠（「USB console support for USB keyboard and mouse」，即控制裝置）及音訊與麥克風（「Audio and Microphone switching foruninterrupted multimedia experience across multi-platforms. 」，即周邊裝置）於多平台（「Switching Software client foreasy software switching on Windows and Mac platform」，即複數個電腦系統）中，符合7A。系爭產品具有切換電腦系統之功能（「Switching Software client for easysoftware switchingon Windows and Mac platform 」），故系爭產品可在一控制裝置下切換（即選定）電腦系統，系爭產品應有第一通道，符合7B。系爭產品具有切換周邊裝置之功能（「Audio and Microphone switching for uninterrupted multimedia experience across multi-platforms.」），故系爭產品可在選定的電腦系統下切換（即選定）周邊裝置，系爭產品應有第二通道，符合7C。承前所述，系爭產品具有切換電腦系統之功能故系爭產品可在一控制裝置下切換（即選定）不同的電腦系統，系爭產品應有第三通道，符合7D。又系爭產品具有切換周邊裝置之功能，且由系爭產品之說明網頁可知，該切換為不中斷（「…uninterrupted multimedia experience …」）切換；另承前所述，系爭產品應具有第一、三通道，因此系爭產品在實現切換功能時，必然具有7E所稱之手段，故符合7E。是以，系爭產品已文義落入287 專利請求項7 之範圍，縱認未落入該文義範圍，亦應認已落入其均等範圍。 ⑶關於112專利：佑霖公司主張系爭產品無使用112 專利，係基於佑霖公司認為美國ITC 或美國加州中區地方法院已限縮解釋宏正公司之專利。惟佑霖公司錯誤翻譯「claim 」，宏正公司之專利範圍未受美國ITC 或美國加州中區地方法院判決之限縮，故佑霖公司之主張無理由。且系爭產品是否有享受112 專利或侵害宏正公司112 專利已應可由98年5 月20日簽訂系爭合約之情形證明，若佑霖公司無使用112 專利之利益，又何必在98年5 月20日簽訂系爭合約？宏正公司主張，判斷佑霖公司簽訂系爭合約有無合約利益，應以簽訂系爭合約時為判斷，而非至本件訴訟開始時為判斷，因此佑霖公司主張實無理由。 ⒉系爭三美國專利均無全部被宣告無效情事，亦無全部被實質限制範圍情形，就系爭合約而言，並無權利瑕疵，亦無不完全給付情事： ⑴系爭三美國專利並非我國專利，是否被宣告無效或有無被實質限制範圍，均應由美國專利商標局或美國法院認定，我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）或法院均無從認定。275 專利固經美國專利商標局於102 年3 月10日複查後刪除請求項1 至4 、6 、8 至12、32、52至56，但請求項5 及7 仍屬有效，並無全部被宣告無效情事。至於287 專利、112 專利均無被宣告無效情事，因此系爭三美國專利中並無被宣告全部無效情事，亦無全部有無效事由。又系爭合約第4 條所謂「全部」被實質限制範圍係指雖非無效，但其專利保護範圍（Claims）被限縮，以致「全部」無法涵蓋到被授權產品而言，易言之，只要佑霖公司的被授權產品有落入系爭三美國專利之任何一項請求項範圍內，即非所謂「全部」被實質限制範圍，此從系爭合約附件A 「授權產品包括但不限於所有佑霖公司使用自己或客戶品牌經銷之產品，及任何佑霖公司使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品。USB- SP02 、USB-SP02A 、USB-SP04、USB-SP04A 、UDV-CP 02A」」即可明瞭。275 專利固經美國專利商標局於102 年3 月10日複查後刪除請求項1 至4 、6 、8 至12、32、52至56，但請求項5 、7 仍屬有效，並無全部被宣告無效情事，自無全部被實質限制範圍情形。至於287 專利、112 專利均無被宣告無效情事，更無全部被實質限制範圍情形。 ⑵所謂準用只能就性質相容者準用之，系爭合約固得準用民法買賣性質相容之規定，但系爭合約係專利授權契約，僅授權佑霖公司及其子公司、分公司和關聯公司，得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分（「經銷」）系爭產品，且佑霖公司並無專屬授權之權利，核與以移轉所有權取得對價之買賣契約並不相同，就其性質不相容部份自無準用之餘地。且系爭三美國專利既無全部被宣告無效情事，亦無全部被實質限制範圍情形，有如前述，就系爭合約而言，自無權利瑕疵，亦無不完全給付情事。蓋系爭合約授權之範圍，僅授權佑霖公司及其子公司、分公司和關聯公司，得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分（「經銷」）系爭產品，有如前述，觀其意旨，只是宏正公司必須容忍佑霖公司在美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分（「經銷」）系爭產品，部分請求項被刪除，並不會影響佑霖公司之權利，尚與以移轉所有權之買賣契約，必須「權利完整無缺」不同，自無所謂之權利瑕疵。又宏正公司既已容忍佑霖公司在美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分（「經銷」）系爭產品，自符合系爭合約之債務本旨，亦無不完全給付可言。 ⑶雖佑霖公司辯稱系爭三美國專利雖尚未經美國專利商標局（USPTO ）宣告無效，但曾遭美國官方機構作出，經過申請專利範圍解釋，相對於習知技術，系爭三美國專利請求項無效，或專利權人不得以系爭三美國專利對第三人行使權利之判斷云云。惟佑霖公司所提出之證據，姑不論僅係行政機關（美國國際貿易委員會，ITC ）就個案之見解，並非美國專利商標局（USPTO ）或美國法院之見解，且又係第三人就不同產品與上訴人間專利侵權之爭訟，並無拘束本案之效力，佑霖公司援引他案之見解做本案之攻防，尚非妥適，無可採信。 ⒊如前所述，系爭三美國專利既無全部被宣告無效情事，亦無全部被實質限制範圍情形，就系爭合約而言，並無權利瑕疵可言，亦無不完全給付情事，佑霖公司依民法第349 條、第353 條、第359 條規定主張解除契約，於法不合，應予駁回。次按「因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害。前項情形，給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時，債權人得拒絕該部之給付，請求全部不履行之損害賠償」，民法第226 條固有明文，從上開條文反面解釋，雖有給付一部不能情事，但其他部分之履行，於債權人仍利益時，債權人即不得拒絕該部之給付，而請求全部不履行之損害賠償，有最高法院76年度台上字第118 號判決意旨可資參照。兩造之所以簽訂系爭合約，乃因佑霖公司系爭產品侵害宏正公司系爭三美國專利，而系爭275 專利僅部分請求項無效，請求項5 、7 仍屬有效，系爭287 、112 專利亦屬有效，則只要有任何一個系爭產品侵害系爭三美國專利之任何一項請求項，即構成侵害系爭三美國專利，此觀系爭合約附件A 「授權產品包括但不限於所有UNI CLASS 使用自己或客戶品牌經銷之產品，及任何UNI CLASS 使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品。USB-SP02、USB- SP02A、USB-SP04、USB-SP04A 、UDV-CP 02A 」即可明瞭。再參照系爭合約第4 條「在所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，UNI CLASS 有權免除本合約所有義務。在此情形下，沒有任何一方就本合約項下已支付或應支付之費用得主張返還或收取。」，亦已明確約定僅在所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，始有權免除本合約所有義務，因此雖然275 專利嗣後一部無效，但並不影響系爭合約之效力，對佑霖公司而言仍屬有利益，苟無系爭合約授權上訴人使用系爭三美國專利，佑霖公司之系爭產品仍構成侵害系爭三美國專利，因此並無所謂「給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時」之情形，且系爭合約第4 條已明載，在所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，佑霖公司始有權免除本合約所有義務，佑霖公司依民法第226 條、第256 條解除系爭合約，於法不合，應予駁回。 ⒋再者，系爭合約係繼續性契約，自98年5 月20日生效後開始履行，核其性質不得解除契約：按繼續性之契約已開始履行者，為免徒增法律關係之複雜，如無因嗣後之債務不履行情事，使契約關係溯及消滅之必要，原則上應以終止之方法消滅其契約關係，此有最高法院102 年度台上字第1447號、91年度台上字第577 號判決意旨可資參考。從而275 專利雖於102 年3 月10日刪除部分請求項，但並無溯及效力，而系爭合約於98年5 月20日生效後，宏正公司即已授權佑霖公司使用，迄102 年3 月10日止，佑霖公司已使用了3 年9 個月20，依前揭最高法院判決意旨自無從再解除契約，充其量僅能終止契約，而佑霖公司於103 年3 月21日始主張解除系爭合約，姑不論其主張解除契約是否可採，至少其主張前之權利金（即98年5 月12日至103 年3 月20日）仍應依法給付。 ⒌又系爭275 專利僅部分請求項無效，請求項5 及7 仍屬有效，系爭287 、112 專利亦屬有效，則只要有任何一個系爭產品侵害系爭三美國專利之任何一項請求項，或侵害宏正公司之其他專利，仍構成專利侵權，因此雖然275 專利嗣後一部無效，但並不影響系爭合約之效力，對佑霖公司而言仍屬有利益，苟無系爭合約授權佑霖公司使用系爭三美國專利，佑霖公司之系爭產品仍構成侵害系爭三美國專利，或侵害宏正公司之其他專利權，有如前述，佑霖公司於簽訂系爭合約時，就契約履行中有發生上開部分請求項無效情事之可能性，已能預料，其本得自行風險評估以作為是否締約及其給付內容之考量，自不得於契約成立後，始以該原可預料情事之實際發生，不得依民法第227 條之2 請求免除或減少給付。 ⒍系爭合約授權對象除佑霖公司外，包括其子公司、分公司和關聯公司，故權利金之計算應包含其子公司、分公司和關聯公司之銷售金額。佑霖公司並未提出包含其子公司、分公司和關聯公司銷售全部資料，茲因佑霖公司僅提出部分銷售資料，宏正公司無從驗證其真正的全部銷售額。佑霖公司於一審時陳報之資料，二審時竟否認之，前後矛盾，不足採信。佑霖公司不同意依系爭合約第3.3 條之約定，提供相關資料供佑霖公司查核，亦未依原審上開證據保全之裁定內容履行，僅陳報部分銷售資料，致宏正公司無法計算精確之權利金，只能依佑霖公司所陳報並非完整之資料來計算權利金，佑霖公司違反配合查帳之義務，復不依原審裁定內容履行，致宏正公司只能依佑霖公司陳報之部分銷售資料計算權利金，是以請求本院依民事訴訟法第345 條規定，審酌本案情形認宏正公司主張依佑霖公司陳報之資料所計算之權利金為真實。 ⒎本件業經上訴人提起上訴，被上訴人依民事訴訟法第460 條第1 項前段規定提起附帶上訴。原審駁回被上訴人於原審請求如辯論意旨狀附表2 所示之部分金額，惟被上訴人前開請求金額係依上訴人103 年7 月22日陳報狀所載之數量、金額逐一計算，原判決審酌後，判准部分金額，並駁回部分金額，詳如原審判決書附表三所示，但經被上訴人核對後，發現原審駁回部分係就前揭上訴人陳報狀附件4 、附件7 、附件10、附件13中註記銷售地區「US」者漏未計算之故，該部分既為美國之銷售數量、金額，自應依約計算權利金，爰就漏未計算之183,271 元部分提起附帶上訴。二、佑霖公司辯稱：㈠系爭產品並未使用系爭三美國專利剩餘部分請求項之所有技術特徵： ⒈關於275 專利： ⑴兩造之美國訴訟中，美國加州中區地方法院2015年9 月11日之法院裁定已駁回宏正公司275 專利之所有主張。 ⑵系爭產品並未使用275 專利剩餘部分之請求項5 、7 ：宏正公司於104 年12月7 日準備程序中，已不爭執系爭產品並未使用275 號專利請求項7 。關於275 專利請求項5 ，系爭產品確實並未具有「並聯至少兩個以上完全相同多工器」之技術特徵5G，275 專利技術特徵5G係界定「並聯至少兩個以上完全相同多工器」【原文：at least two identical multiplexors to be parallel connected 】，其範圍自不及於系爭產品單獨使用多工器，各自用以切換不同信號，而不具有降低阻抗效果之習知技術，則宏正公司徒以PI5C3257切換IC具有四組獨立多工器為由，曲解為「PI5C3257內具有兩個多工器並聯」，顯然誤解該晶片規格書之記載，自無足取。 ⒉關於287 專利： ⑴PI5C3383僅為一單純被動切換器，並非中央處理器，此觀其規格書即明，其功能係藉由BX腳位來選擇輸出，此可由其真值表（Truth Table ）得知。再者，287 專利技術特徵1B明確界定，中央處理器必須包含一記憶體用以儲存處理信號切換之處理程式，而由該規格書亦可輕易得知，PI5C3383並不包含記憶體，顯然無法對應287 專利之中央處理器。再者，系爭產品（以USB-SP02A 為例）係將PI5C3383，利用其腳位13用以切換VGA 裝置至PC1 及PC2 ，顯然僅為一單純切換器，並非中央處理器。是以，宏正公司主張系爭產品具有PI5C3383晶片，而可對應287 專利之「中央處理器」，然該PI5C3383僅為一切換IC，並不具有中央處理器之功能，則系爭產品自未具有287 專利「連接至『中央處理器』之裝置控制模組」1D技術特徵。 ⑵CY7C63723 係為一USB 裝置控制晶片，此觀其規格書即明，其功能係用以支援一個低速USB 裝置（晶片規格書第1 頁），顯然並非用於連接與控制所有複數USB 操作台裝置之USB 主機控制模組。又在USB 工業規範中，USB 系統中只能有一個主機控制模組（Host），統一由主機控制模組（Host）發號施令，USB 裝置（Device）與USB 裝置（Device）之間無法單獨通訊，則CY7C63723 規格書記載其僅能支援一個低速USB 裝置（晶片規格書第1 頁），且由系爭產品電路可知，CY7C63723 與操作台裝置間係開路，並未連接到複數個USB 操作台裝置，則宏正公司刻意扭曲事實，主張系爭產品之CY7C63723 可連接到複數個USB 操作台裝置云云，顯非實在。再者，依據，CY7C63723 產品規格書第19頁之記載，CY7C63723 之韌體所執行的功能USB 裝置控制功能，並非主機控制功能，當USB Host傳送SETUP 封包過來，CY7C63723 之韌體接收此一請求（request ），解析此一請求並從自身記憶體中取出裝置描述器（Device descriptor ），並準備將之傳送給USB Host，用以說明自己為何種裝置，此即USB 列舉過程（enumeration ），顯然，CY7C63723 晶片並不具有主機控制模組之功能。再者，宏正公司主張系爭產品規格書有記載「USB-enabled multimedia computer 」因而推論具有host controlmodule云云，惟系爭產品規格書並無該等記載，且該文義內容係指產品可以用於具備有USB 功能的多媒體電腦，宏正公司藉此推論必然具有主機控制模組，顯屬曲解。此外，系爭產品之PI5C3383切換IC，宏正公司認為可對應287 專利之「中央處理器」顯有錯誤已如前述，則系爭產品當未具有287 號專利「可連接到一『中央處理器』之『主機控制模組』」之1E技術特徵。 ⑶宏正公司主張系爭產品規格書已記載「Audio and Microphone switching for uninterrupted multimedia experience across multi-platforms.Independent ／simultaneous switching of both audio/mic channel. 」，故已具有技術特徵1G云云。惟上開規格書文字為二獨立特色敘述，前一特徵係指音源與麥克風之切換於多平台中具有不中斷之多媒體感受；後一特徵是指可以單獨／同時切換音源／麥克風通道，被上訴人將二特徵強行合併解釋，已屬曲解；再者，該後一特徵之敘述亦係僅指音源／麥克風等聲音通道之單獨／同時切換（並無電腦通道切換），顯與技術特徵1G所界定「同步或不同步切換複數電腦通道以及周邊裝置通道」完全不同，顯見宏正公司任意曲解系爭產品規格書之記載，其主張顯不可採。是故，系爭產品當未具有287 專利複數電腦通道之切換以及周邊裝置通道之切換，於同步或不同步切換時，周邊訊號資料流均不中斷」之1G技術特徵。 ⑷287 專利技術特徵1A係界定除連接複數USB 操作台裝置外，更必須連接一或複數周邊裝置（one or more than oneperipheral device ），而審酌287 專利說明書可知，該連接「一或複數周邊裝置」，係指連接「USB 周邊裝置」，由於系爭產品除了USB 操作台裝置外，並無提供可以連接其他USB 周邊裝置之介面，顯然不具備287 專利除連接USB 操作台裝置外而可「分享一或複數USB 周邊裝置」之技術特徵1A。宏正公司雖辯稱系爭產品音源與麥克風亦屬周邊裝置云云，惟系爭產品之音源與麥克風，並非使用USB 介面，顯與287 專利界定分享「USB 周邊裝置」之限制條件不合，再者，系爭產品之音源與麥克風，亦僅有連接到Mic Switch，並非集線切換模組（Hub Switch Mod ule），顯然與287 專利請求項1 中，周邊裝置需連接至集線切換模組之限制條件不合，並不具有287 專利技術特徵1A。 ⑸綜上，系爭產品至少並未使用287 專利技術特徵1A、1D、1E 、1G ，而未使用請求項1 ，同時，亦未使用到依附請求項1 之請求項2 至4 。此外，依據相同理由，系爭產品並未使用287 號技術特徵5A（無額外USB 周邊裝置）、5C（無仿效操作台裝置之裝置控制模組）、5D至5H（無主機控制模組），當未使用請求項5 及其附屬請求項6 。宏正公司主張287 專利請求項5 之分析表中，關於技術特徵5G全無證據與分析，逕予推論系爭產品具有相同步驟，顯屬誤導；該簡報關於技術特徵5B至5F之分析中，曲指CY7C63723 晶片datasheet 第一頁具有 Host（ "USB-enabled multime dia computer" ），惟CY7C63723 晶片datasheet 中沒有任何一頁有提及宏正公司所稱之內容，宏正公司謊稱規格書中有此Host之記載，而企圖將用於USB 裝置之CY7C6372 3晶片，強辯成用於USB 主機晶片，係指鹿為馬。以及依據相同理由，系爭產品並未使用287 專利技術特徵7A、7 C （無額外USB 周邊裝置）、7D（無同步或不同步切換均不中斷），當未使用請求項7 。職是，對於287 專利經美國ITC 或美國加州中區地方法院限縮解釋後之所有請求項，系爭產品並無使用之利益。 ⒊關於112 專利： ⑴宏正公司主張系爭產品仍有使用112 專利之利益之論述，係以說明書所批評之先前技術，並非專利權人所放棄之權利，使用該先前技術仍構成侵害云云，惟該論述顯然脫逸於「說明所載之先前技術徵應排除於申請專利範圍之外」之申請專利範圍解釋基本原則，無異主張其權利範圍亦可涵蓋其所批評與排除之先前技術，此等實與美國ITC 及美國加州中區地方法院認定先前技術應被排除於權利範圍而作成之申請專利範圍解釋裁定相矛盾，宏正公司主張顯不可採。如宏正公司認為其權利範圍可以涵蓋使用其所批評排除之先前技術，則顯然自認該專利範圍構成法定應撤銷事由，對於具有法定應撤銷事由之112 專利，系爭產品並無使用之利益。 ⑵系爭合約之標的為系爭三美國專利，系爭合約於2009 年5月20日簽訂後，宏正公司自行於102 年1 月10日再審查程序（reexamination ）中，將275 專利請求項大幅刪除到只剩請求項5 、7 等2 項，而該更正係溯及生效，且112 專利及287 專利在2011年8 月10日始經美國加州中區地方法院作成專利範圍之限縮解釋，在系爭合約之標的確實已有變更之情況下，佑霖公司自當得重新檢視對於系爭合約是否仍有使用利益，倘若容許系爭合約之標的可事後變更並溯及生效，但佑霖公司對系爭合約有無使用利益仍需以「訂立合約」時為準，且不賦予有事後重新檢視之機會，對佑霖公司將有顯失公平之情事。㈡本件兩造因系爭授權合約而互負給付義務，析言之，宏正公司應針對系爭產品所使用到之技術提供專利授權，而佑霖公司應就系爭產品所使用技術之專利授權支付權利金，二者立於互為對待給付之對價關係。且宏正公司所授權之技術應確實為系爭產品所使用到之技術，始符合系爭授權合約之本旨。宏正公司所授權之系爭三美國專利確實有瑕疵，且除去瑕疵部分後，系爭產品確實並無使用系爭三美國專利剩餘項次之所有技術。在此情況下，即便宏正公司已向佑霖公司提供「系爭三美國專利剩餘項次」之技術授權，然該給付對佑霖公司並無任何利益，則佑霖公司主張同時履行之抗辯（亦即在宏正公司所授權之剩餘項次對佑霖公司均無利益之情況下，佑霖公司拒絕權利金之支付），當無違反誠實信用原則。反之，倘若宏正公司所給付「系爭三美國專利剩餘項次」之技術授權，根本不是系爭產品所使用到之技術，但佑霖公司卻不得主張解除契約，亦不得拒絕向宏正公司支付權利金，無異免除宏正公司應為給付之義務，但要求佑霖公司仍應依系爭授權合約之約定支付權利金，明顯與誠實信用原則有違，且對佑霖公司而言更有顯失公平之情事。據此，佑霖公司依據民法第349 、353 、256 條之規定，解除系爭授權合約，或依民法第264 條之規定，主張同時履行之抗辯，均屬有據。㈢依據本院101 年度民專上字第58號判決意旨，宏正公司就該系爭合約授權標的之系爭三美國專利，應負不完全給付之責任。系爭合約所授權之系爭三美國專利均有不能對第三人順利行使權利之情事，則宏正公司就該授權之系爭三美國專利當有不符債之本旨之不完全給付情事，依據民法第227 條第1 項、第226 條及第256 條之規定，佑霖公司當得主張解除系爭合約。由於宏正公司係特別擔保每一授權專利均應有效且可行使權利（ATEN promises that each of the Licensed Patents is valid and enforceable. ），而每一授權專利自包含其所有請求項，只要任一專利之任一請求項有無法順利對第三人主張權利之情事，宏正公司即應負擔權利瑕疵擔保之責任，且本件系爭三美國專利確實各自存有無法順利對第三人行使權利之原因存在，此部分已如前述。又系爭三美國專利除去其無法順利對第三人行使權利之各請求項後，其餘請求項均為宏正公司本未舉證主張佑霖公司有使用之項次，且佑霖公司確實並未使用各該請求項，依據民法第226 條第2 項規定，宏正公司自得拒絕佑霖公司其餘請求項之授權，並主張宏正公司全部不履行之損害賠償。㈣縱認宏正公司得依據系爭授權契約向佑霖公司請求權利金，亦應僅以「銷售至美國地區」者為限，「銷售至非美國地區」者不應計入本件權利金之計算範圍： ⒈USB-SP02A 依據原審判決附表二所示之各期間，針對USB-SP02A-AVO 、USB-SP02A-ST此二細項之總銷售金額，扣除「非美國地區」之金額，並計算如下： ⑴2009年5 月12日至2011年5 月11日之期間： ①USB-SP02A-AVO 於此期間內，銷售至「非美國地區」之數量合計為「26,115」，銷售金額合計為「USD408,961」元。依據中央銀行全球資訊網「新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率，年資料」所示，2009年至2011年之平均匯率為31.4（計算式：（33+31.6+ 29.5 ）÷3 ＝31 .4），故USB-SP02A-AVO 於此期間內，銷售至「非美國地區」之銷售金額合計為「12,841,375」元（計算式：408,961 x 31.4=12,841,375.4 ，四捨五入後為12,841,375）。 ②USB-SP02A-ST於此期間內，銷售至「非美國地區」之數量合計為「7,130 」，銷售金額合計為「USD94,147 」。依據上證11號所示，2009年至2011年之平均匯率為31.4（計算式：(33+31.6+29.5)÷3 ＝31.4），故USB-SP 02A-ST於此期間內，銷售至「非美國地區」之銷售金額合計為「2,956,216 」元（計算式：94,147x 31.4=2,956,215.8，四捨五入後為2,956,216 ）。 ③是以，USB-SP02A-AVO 與USB-SP02A-ST於此期間內銷售至「非美國地區」之銷售金額總計為15,797,591元（計算式：12,841,375+2,956,216= 15,797,591 ）。故在計算USB-SP02A 「銷售至美國地區之銷貨金額」時，自應將「原審判決附表二所示之銷貨金額」（27,641,635）扣除「前揭二細項產品銷售至非美國地區之銷售金額」（15,797,591），亦即，USB-SP02A 於此期間內銷售至美國地區之銷貨金額應為「11,844,044」元（計算式：27,641,635-15,797,591=11,844,044）。 ⑵2011年5 月12日至2013年12月31日之期間: ①USB-SP02A-AVO 於此期間內，銷售至「非美國地區」之數量合計為「18,347」，銷售金額合計為「USD287,304」元。依據上證11號所示，2011年至2013年之平均匯率為29.6（計算式：(29.5+29.6+29.8)÷3 ＝29.6），故 USB-SP02A-AVO 於此期間內，銷售至「非美國地區」之銷售金額合計為「8,504,198 」元（計算式：287,304x29.6=8,504,198.4，四捨五入後為8,504,198）。 ②USB-SP02A-ST於此期間內，銷售至「非美國地區」之數量合計為「9,640 」，銷售金額合計為「USD 118,786 」元。依據上證11號所示，2011年至2013年之平均匯率為29.6（計算式：（29.5+29.6+29.8）÷3 ＝29.6），故USB-SP02A-ST於此期間內，銷售至「非美國地區」之銷售金額合計為「3,516,066 」元（計算式：118,786 x 29.6=3,516,065.6，四捨五入後為3,516,066）。 ③是以，USB-SP02A-AVO 、USB-SP02A-ST於此期間內銷售至「非美國地區」之銷售金額總計為「12,020,264」元（計算式：8,504,198+3,516,066=12,020,264）。故在計算USB-SP02A 「銷售至美國地區之銷貨金額」時，自應將「原審判決附表二所示之銷貨金額」（21,797,452）扣除「前揭二細項產品銷售至非美國地區之銷售金額」（12,020,264），亦即，USB-SP02A 於此期間內銷售至美國地區之銷貨金額應為「9,777,188 」（計算式：21,797,452-12,020,264=9,777,188）元。 ⑶2014年1 月1 日至2014年5 月20日之期間： ①USB-SP02A-AVO 於此期間內，銷售至「非美國地區」之數量合計為「1,620 」，銷售金額合計為「USD 25,369」元。依據第一審判決附表一說明(2) 之意旨，以1 ：30之匯率計算，故USB-SP02A-AVO 於此期間內，銷售至「非美國地區」之銷售金額合計為「76 1,070」元（計算式：25 ,369 x30=761,070 ）。 ②USB-SP02A-ST於此期間內，銷售至「非美國地區」之數量合計為「5,244 」，銷售金額合計為「USD 64,375」元。依據第一審判決附表一說明(2) 之意旨，以1 ：30之匯率計算，故USB-SP02A-ST於此期間內，銷售至「非美國地區」之銷售金額合計為「1,931,250 」元（計算式：64,375 x30=1,931,250）。 ③是以，USB-SP02A-AVO 、USB-SP02A-ST於此期間內銷售至「非美國地區」之銷售金額總計為「2,692,320 」元（計算式：761,070+1,931,250=2,692,320 ）。故在計算USB-SP02A 「銷售至美國地區之銷貨金額」時，自應將「原審判決附表二所示之銷貨金額」（4,524,000 ）扣除「前揭二細項產品銷售至非美國地區之銷售金額」（2,692,320 ），亦即USB-SP02A 於此期間內銷售至美國地區之銷貨金額應為「1,831,680 」元（計算式：4,524,000-2,692,320=1,831,680 ）。 ⒉USB-SP04A： ⑴2009年5月12日至2011年5月11日之期間： ①USB-SP04A-AVO 於此期間內，銷售至「非美國地區」之數量合計為「5,075 」，銷售金額合計為「USD159,659」元。依據上證11號所示，2009年至2011年之平均匯率為31.4（計算式：(33+31.6+29.5)÷3 ＝31.4），故US B-SP04A-AVO 於此期間內，銷售至「非美國地區」之銷售金額合計為「5,013,29 3」元（計算式：159,659 x 31.4=5,013,292.6，四捨五入後為5,013,293）。 ②USB-SP04A-ST於此期間內，銷售至「非美國地區」之數量合計為「1,574 」，銷售金額合計為「USD 47,400 」元。依據上證11號所示，2009年至2011年之平均匯率為31.4（計算式：(33+31.6+29.5)÷3 ＝31.4），故US B-SP04A-ST於此期間內，銷售至「非美國地區」之銷售金額合計為「1,488,360 」元（計算式：47,400 x31.4=1,488,360）。 ③是以，USB-SP04A-AVO 、USB-SP04A-ST於此期間內銷售至「非美國地區」之銷售金額總計為6,501,653 元（計算式：5,013,293+1,488,360=6,501,653 ）。故在計算USB-SP04A 「銷售至美國地區之銷貨金額」時，自應將「原審判決附表二所示之銷貨金額」（15,535,800）扣除「前揭二細項產品銷售至非美國地區之銷售金額」（6,501,653 ），亦即，USB-SP04A 於此期間內，銷售至非美國地區之數貨合計為「330 」，銷售金額合計為「USD10,382 」元。依據第一審判決附表一說明(2) 之意旨，以1 ：30之匯率計算，故USB-SP04A- AVO於此期間內，銷售至「非美國地區」之銷售金額合計為「311,460」元（計算式：10,382 x30=311,460）。 ⑵USB-SP04A-ST： USB-SP04A-ST於此期間內，銷售至「非美國地區」之數量合計為「948 」，銷售金額合計為「USD 26,279」元。依據第一審判決附表一說明(2) 之意旨，以1 ：30之匯率計算，故USB-SP04A-ST於此期間內，銷售至「非美國地區」之銷售金額合計為「788,370 」元（計算式：26,279x30=788,370 ）。是以，USB-SP04A-AVO 、USB- SP04A-ST 於此期間內銷售至「非美國地區」之銷售金額總計為1,100,100 元（計算式：311,460+788,370=1,099,830 ）。故在計算USB-SP04A 「銷售至美國地區之銷貨金額」時，自應將「原審判決附表二所示之銷貨金額」（2,402,940 ）扣除「前揭二細項產品銷售至非美國地區之銷售金額」（1,099,830 ）始足當之，亦即，US B-SP04A於此期間內銷售至美國地區之銷貨金額應為「1,303,110 」元（計算式：2,402,940-1,099,830=1,303,110 ）。 ⒊系爭產品「USB-SP02A 」、「USB-SP04A 」於各期間銷售係銷售至全球，故原審判決附表二扣除「非美國地區之銷售金額」，始為銷售至美國地區之金額，相關扣除之計算過程，已如前所述。「UDV-CP02A 」之部分，由於該產品均僅銷售至美國，故原審判決附表二所示之銷售金額，即為該產品於各期間「銷售至美國地區之金額」，僅依原審判決附表二所示為準。而2009年5 月12日至2011年5 月11日之期間，依據各產品銷售金額所計算出之權利金為1,658,529 元，然因宏正公司同意佑霖公司該段期間內應支付6%之權利金，得自最後分期款中抵扣（系爭合約附約第2 條），此經原審判決第45 頁第22行至第46頁第4 行肯認在案。爰依上開附約第2 條約定扣抵180 萬元，故該段期間佑霖公司應支付之權利金為0元。綜上，各段期間應支付之權利金合計應為「 1,845,883 」元（計算式：0+1,583,693+262,190=1,845,883 ）。至於原審判決附表一之美國地區銷售金額，與上開以原審判決附表二扣除非美國地區銷售金額之計算結果，尚有些微差距，主要係當初提出原審判決附表一之相關數據時，因時間緊迫，單據繁雜，仍有部分銷售至非美國地區之單據未能即時尋獲，故有部分金額漏未扣除，經本次重新整理提出完整單據後，可明確證明各該非美國地需銷售金額（上證10、12至22 號參照）應予扣除，因此，本件計算自應以原審判決附表二扣除非美國地區銷售金額為準。㈤宏正公司主張原審判決附表三駁回其主張之部分，係因漏未計算佑霖公司103 年7 月22日陳報狀附件4 、附件7 、附件10、附件13中註記銷售地區「US」者云云，惟原審判決所認定「2014/01/01~2014/03/31 」、「2014/04/01~2014/05/19 」，「USB-SP02A 」與「USB-SP04A 」銷售至美國地區之數量，並無宏正公司所指摘「漏未計算佑霖公司103 年7 月22日陳報狀附件4 、附件7 、附件10、附件13註記銷售地區『US』者」之違誤。三、原審判決：㈠上訴人應提出如附件所例示之USB-SP02、USB-SP02A 、USB-SP04、USB-SP04A 、UDV-CP02A 等授權產品，自98年5 月20日起，迄103 年5 月19日止上訴人之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄（包括但不限於該例示授權產品於美國境內銷售發票、出口報單、代工（OEM ／ODM ）契約之交貨單、發票），供被上訴人進行查核。㈡上訴人應給付被上訴人8,585,095 元，及各自附表一、附表二所示利息起算日起，至清償日止，按年息5%計算之利息。㈢被上訴人其餘之訴駁回。㈣訴訟費用由上訴人負擔9 ／10，餘由被上訴人負擔。㈤本判決第二項於上訴人以2850,000元供擔保後，得假執行。但上訴人如以8,585,095 元為被上訴人預供擔保，得免為假執行。㈥被上訴人其餘假執行之聲請駁回。上訴人上訴聲明：㈠原判決關於⒈命上訴人提出如附件所例示之USB-SP02、USB-SP02A 、USB-SP04、USB-SP04A 、UDV-CP02A 等授權產品，自98年5 月20日起，迄103 年5 月19日止上訴人之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄（包括但不限於該例示授權產品於美國境內銷售發票、出口報單、代工（OEM ／ODM ）契約之交貨單、發票），供被上訴人進行查核；⒉命上訴人給付8,585,095 元本息部分，及該部分假執行之宣告；⒊訴訟費用之裁判，均廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人就上訴部分之答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。被上訴人附帶上訴聲明：㈠原判決不利於附帶上訴人部分廢棄。㈡附帶被上訴人應再給付附帶上訴人183,271 元，及自附表所示利息起算日起，至清償日止，按年息5%計算之利息。㈢第一審廢棄部分及附帶上訴訴訟費用由附帶被上訴人負擔。上訴人就附帶上訴部分之答辯聲明為：㈠附帶上訴駁回。㈡訴訟費用由附帶上訴人負擔。四、本件依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：（本院卷㈡第9至11頁）㈠不爭執事項： ⒈宏正公司為美國275 專利、287 專利、112 專利即系爭三美國專利之專利權人。 ⒉兩造於98年5 月20日系爭三美國專利簽署專利技術授權合約（即系爭合約，原審原證2 ，原審卷㈠第32至36頁）。關於系爭合約之中譯文，兩造同意以原證11（原審卷㈡第186 頁至第188 頁背面）及佑霖公司104 年1 月19日答辯㈣狀之關於系爭合約第7 條譯文（原審卷㈢第8 頁背面）為準。以下合約內容逕引中譯文論述，併此敘明。 ⒊依據系爭合約第1.2 條約定，宏正公司承諾每一授權專利均應有效且可行使權利（原文：ATEN promises that each ofthe Licensed Patent is valid and enforceable. ）（宏正公司民事答辯暨附帶上訴狀第4 頁第12行，本院卷㈠第249 頁反面）。 ⒋宏正公司委由鍾亦琳律師於102 年3 月14日寄發存證信函予佑霖公司催告給付權利金（原審原證4 存證信函，原審卷㈠第42至49頁），佑霖公司於102 年3 月20日委由大尹法律事務所回覆宏正公司（原審原證5 律師函，原審卷㈠第50至51頁）。 ⒌佑霖公司並於103 年8 月4 日陳報狀中，自承依系爭合約附約第2 條規定，已支付宏正公司580 萬元（原審卷㈡第223 頁、原審卷㈢第73頁）。 ⒍275 專利於102 年1 月10日經美國專利局再審查程序後撤銷請求項1 至4 、6 、8 至12、32、52至56（原審被證5 ）, 僅存請求項5 、7 為有效（宏正公司民事答辯暨附帶上訴狀第5 頁第13至15行，本院卷㈠第250 頁）。 ⒎宏正公司對於佑霖公司於103 年7 月22日向原審提出之陳報狀附件4 、附件7 、附件10、附件13（原審卷㈡第205 至208 頁）之形式真正不爭執。㈡兩造主要爭點： ⒈佑霖公司可否依據民法第349 條、第353 條及第256 條規定，主張解除系爭合約？或依民法第264 條規定主張同時履行抗辯？ ⒉佑霖公司可否依據民法第227 條第1 項、第226 條及第256 條規定，主張解除系爭合約？或依民法第264 條第2 項「拒絕該部之給付」之規定請求免除或減少給付？ ⒊若宏正公司仍得依系爭合約向佑霖公司請求權利金，該權利金之金額應如何計算？佑霖公司得否依民法第227 條之2請求免除或減少給付？五、本院得心證之理由：㈠有關系爭合約第4條之文意：系爭合約第4 條約定「在所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，佑霖公司有權免除本合約所有義務。在此情形下，沒有任何一方就本合約項下已支付或應支付之費用得主張返還或收取」，依上開約定之文義，須系爭三美國專利之請求項全部都被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，佑霖公司始有權免除本合約所有義務。而上開約定所謂「被實質限制範圍」，據宏正公司陳稱係指專利雖非無效，但其專利保護範圍（claims）被限縮云云（原審卷㈢第60頁背面、第61頁）；佑霖公司則辯稱275 專利請求項5、7雖未據美國專利商標局認定無效，但不符合美國專利法之非顯而易知性之要件，故實質上專利無效，另287 專利、112 專利亦同此情況，均指實質無效之意云云（原審卷㈢第73頁）。經查，系爭合約第4 條前段，係約定在特定條件之下，佑霖公司有權免除本合約所有義務，而依上開約定免除佑霖公司所有義務之條件為「所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效」，核其要件必須：1.所有授權專利請求項被實質限制範圍或2.所有授權專利請求項被宣告無效，始該當之。而系爭專利「被實質限制範圍」，當非指系爭專利被宣告無效，否則逕約定「授權專利請求項被宣告無效」即可，毋庸贅列「被實質限制範圍」。再者，又因專利權於被宣告無效前，不致因當事人主張其無效而會產生「被實質限制範圍」之結果，因苟如被告所述，專利有效、無效憑當事人各自表述，徒使上開條文之約定形同具文，故「被實質限制範圍」應非被告所指雖未經美國專利商標局認定無效，但不符合美國專利法之要件而實質上專利無效之情形。惟揆諸實務，專利權非無效惟被實質限制範圍，其中之一原因係專利權遭受類似「假處分」之法律拘束，致發生專利權非無效，然其權利之行使被實質限制，故兩造系爭合約第4 條所謂「被實質限制範圍」應係指系爭專利雖非無效，但其專利權之行使，因法律或其他因素，致無法行使，或僅能就部分請求項為行使權利，致專利權被實質限制其範圍。㈡本件並無所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形： ⒈查275 專利經美國專利商標局於102 年3 月10日複查後撤銷請求項1 至4 、6 、8 至12、32、52至56，有美國專利商標局文件影本在卷可稽（原審卷㈠第146 頁至第148 頁背面），惟上開專利請求項5 、7 並未經撤銷，此亦為上訴人所不爭（原審卷㈢第33頁），職是，275 專利並未全部經宣告無效。另上訴人以被上訴人於103 年8 月8 日對上訴人向美國德州東區地院馬歇爾分院就275 專利、287 專利、第7,640,289 號、第7,472,217 號、第8,589,141 號等美國專利，起訴專利侵權及損害賠償，其中包含275 專利、287 專利，並提出美國德州東區地院馬歇爾分院之「訴訟流程一覽表」（FIRST AMENDED DOCKET CONTROL ORDER）（原審卷㈢第18至22頁）以附其說，惟上開證據僅證明就上述專利有爭訟事件，仍未能證明275 、287 專利已被宣告無效或被實質限制範圍。 ⒉上訴人辯稱於兩造之美國訴訟中，美國加州中區地方法院已駁回被上訴人關於275 專利之所有主張，且被上訴人日後亦不得基於275 專利任何請求項對上訴人再提起訴訟云云。然查，被上訴人對上訴人及相關廠商在美國東德州法院提出專利侵權訴訟，其後於2015年6 月間移轉管轄至美國加州中區法院，根據該院Judge Guilford的諭知，雙方要進行專利範圍解釋（claim construction) 的專利項總數有限制，被上訴人所提出之專利項總數超出該限制，因此需協商出一個結果，以達成Judge Guilford的要求，經雙方當事人協商結果，被上訴人撤回275 專利之請求，共同具狀並草擬裁定內容供法官簽署，此有兩造協議結果共同具狀向法院陳報之陳報狀及所附草擬裁定內容英文及中譯文各2 件附卷可稽（本院卷㈠第314 至323 頁），由此可見，上開裁定只因被上訴人要進行專利範圍解釋之專利請求項超出法官的規定，法官要求雙方協商撤回部分請求項，經協商後雙方共同具狀向法院陳報，被上訴人撤回275 專利之請求，並不得再就275 專利請求，而dismiss （名詞dismissal ）一詞據元照英美法詞典譯為「終結訴訟」、「撤回訴訟」「駁回起訴」等不同意義，並解釋為「指未經進一步的審理，尤其是在對所涉爭議事項開庭審理之前終結訴訟或撤回請求。」，有元照英美法詞典第421 頁影本1 紙存卷足參（本院卷㈠第32 4 頁），職是，於上開情形dismiss 顯然是「撤回訴訟」之意，故上訴人陳稱美國加州中區地方法院已駁回被上訴人275 專利之所有主張云云，並提出上證9 之裁定，並非可採。 ⒊上訴人復辯稱287 專利的專利家族臺灣部分為第589539號專利，經智慧局於100 年11月10日公告更正申請專利範圍，更正後之請求項1 中增加「矩陣類比切換器」為「此訊號切換器可不同步地或同步地切換鍵盤一影像一滑鼠（KVM ）通道和周邊通道至一公共電腦或不同電腦」不可缺少的必要元件，然287 專利請求項1 缺少「矩陣類比切換器」此必要元件來達到「此訊號切換器可不同步地或同步地切換鍵盤一影像一滑鼠（KVM ）通道和周邊通道至一公共電腦或不同電腦」，因此不符合美國專利法明確性原則而無效云云。惟287 專利係美國專利，尚未經美國專利商標局宣告無效，已如前述，縱上訴人稱其專利家族在我國為申請專利範圍之更正屬實，尚難遽認287 專利已遭美國專利商標局宣告無效。 ⒋上訴人另辯稱112 專利欠缺新穎性、進步性而無效，經臺北地院95年度智更㈠字第2 號民事判決認定無效云云。惟查，上訴人陳稱112 專利係對應臺灣專利號碼TW463437，287 專利係對應臺灣專利號碼TW589539，275 專利係對應臺灣專利號碼係TW435758，有陳報狀在卷可稽（原審卷㈡第16頁），核閱前開臺北地院民事判決關涉之TW589539，係對應上訴人所陳報之287 專利而非上訴人所稱之112 專利，況臺北地院認定無效之專利係臺灣TW589539號專利，而287 專利或112 專利均係美國專利，均尚未經美國專利商標局宣告無效，有如前述，故前開臺北地院判決尚難執為有利於上訴人所主張事實之認定。 ⒌雖上訴人辯稱：系爭專利雖尚未經美國專利商標局（USPTO ）宣告無效，但曾遭美國官方機構作出，經過申請專利範圍解釋，相對於習知技術，系爭專利請求權無效，或專利權人不得以系專利對第三人行使權利之判斷云云。然查，佑霖公司所提出之證據，僅係美國行政機關即美國國際貿易委員會（ITC ）就個案之見解，並非美國專利商標局（USPTO ）或美國法院之見解，且又係第三人就不同產品與佑霖公司間專利侵權之爭訟，並無拘束本件民事訴訟之效力，佑霖公司援引他案之見解做本件民事訴訟之攻防，不得採為對其有利事實認定之證據。 ⒍此外，被上訴人否認所有授權專利請求項被實質限制範圍，上訴人就此有利於己之主張，亦未舉證以實其說，是尚難認有系爭三美國專利有「所有」授權專利請求項被實質限制範圍之情事。 ⒎綜上所述，系爭三美國專利既不存在所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，則上訴人即無權免除系爭合約所有義務之依據。㈢本件系爭合約並無自始給付不能之情狀： ⒈所謂給付不能，有自始不能與嗣後不能，主觀不能與客觀不能之分。其為自始客觀不能者，法律行為當然無效，當事人於行為當時知其無效或可得而知者，依民法第113 條規定，應負回復原狀或損害賠償之責任；其為自始主觀、嗣後客觀或嗣後主觀不能者，則生債務不履行之問題，債權人得依民法第226 條規定，請求債務人賠償損害，或於解除契約後依民法第259 條及第260 規定，請求回復原狀及賠償損害，二者之法律效果並不相同。 ⒉經查，兩造於98年5 月20日簽訂系爭合約係因宏正公司可能控訴佑霖公司侵害其系爭三美國專利之侵權行為所為，有系爭合約序文可按（原審卷㈠第32頁背面、原審卷㈡第243 頁），斯時系爭三美國專利並無自始無效之情事，雖嗣後275 專利經美國專利商標局撤銷請求項1 至4 、6 、8 至12、32、52至56，如前所述，惟其請求項5 、7 並未經撤銷，仍屬有效。此外系爭287 專利、112 專利並未經宣告無效，是系爭合約並無所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，系爭三美國專利既無全部被宣告無效情事，亦無全部被實質限制範圍情形，就系爭合約而言，自無權利瑕疵，亦無不完全給付情事。職是，佑霖公司所辯本件系爭合約以自始不能給付為契約之標的，並非可採。㈣佑霖公司不得依民法第226條、第256條解除契約： ⒈按因可歸責於債務人之事由，致給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時，債權人始得拒絕該部之給付，請求全部不履行之損害賠償，觀諸民法第226 條第2 項之規定自明，是給付如屬一部不能，其他可能部分債務人仍應給付，債務人就可能之給付履行時，對予債權人如非無利益，債權人不得拒絕其給付。最高法院76年度台上字第118 號判決可資參照。又按，債權人於有第226 條之情形時，得解除其契約，民法第256 條亦有明文。經查： ⑴275 專利揭露一電子切換裝置，其連結多個不同的USB 介面電子裝置，藉由按下裝置上一切換開關，一觸發信號將觸發控制信號以連結對應電子裝置。裝置中可包含一延遲信號產生器。275 專利於再審查程序中已由宏正公司刪除至僅剩請求項5 、7 共2 項，請求項7 係依附於請求項6 。287 專利揭露一訊號切換器，用於在多個電腦系統中共享螢幕、操作台裝置及周邊裝置，其包含一中央處理器及記憶體中的管理程式，以及集線切換模組、仿效操作台裝置之裝置控制模組、主機控制模組、影像控制模組等構件。287 專利包含7 個請求項，其中請求項1 、5 、7 為獨立項，其餘為附屬項。112 專利揭露一種自動切換器，其包含一主體及多組訊號插座組。該主體內設置有電路板，其與插座組之間係以傳輸訊號用的纜線所聯結。其中，該主體係包含用以包裹電路板之電路保護層、用以包裹該電路保護層之外殼體，以及附著在外殼體上之防滑面者。該保護層、外殼體、防滑面係以多次射出成型為一體狀。112 專利包含23個請求項，其中請求項1 、21為獨立項，其餘為附屬項。 ⑵系爭產品均未使用275專利請求項5之技術： ①275 專利請求項5 包含「the connector comprises atleast two identical multiplexors to be parallelly connected for decreasing the internal resistance in the connector 」之技術特徵，該請求項已明確界定並聯之目的在於降低內部電阻，275 專利圖4 及說明書第4 欄第12至20行揭露增加一多工器U3' ，其輸入、輸出與另一多工器U3相同，如此並聯可降低內部電阻。上開所謂「並聯」應指兩個以上多工器之輸入、輸出連接至相同訊號來源、目的，藉由增加相同路徑以降低電阻，而非電子學中廣義的並聯。 ②查系爭產品USB-SP02及USB-SP02A 包含一型號為PI5C3257之多工器晶片，晶片內有4 組相同的2 對1 多工器，惟該等多工器於系爭產品USB-SP02及USB-SP02A 中並非以275 專利請求項5 所界定之並聯方式連接。系爭產品USB-SP04及USB-SP04A 包含一型號為PI3USB14之多工器晶片，晶片內有2 組相同的4 對1 多工器，惟該等多工器於系爭產品USB-SP04及USB-SP04A 中並非以275 專利請求項5 所界定之並聯方式連接。又系爭產品UDV-CP02A 係利用一USB2524 晶片切換訊號，其未以275 專利請求項5 所界定之並聯方式使用多工器。職是，系爭產品均未使用275 專利請求項5 之技術。 ③被上訴人雖主張系爭產品USB-SP02及USB-SP02A 之PI5C3257晶片包含多個多工器，故PI5C3257內具有兩個多工器並聯云云。但查，275 專利請求項5 所界定之「並聯」係藉由增加相同路徑以降低電阻，而非電子學中廣義的並聯，亦非只要降低電阻即可，已如前述。而查，系爭產品USB-SP02及USB-SP02A 之4 組多工器其中一端共連接8 個輸出（輸入）訊號，分別為U1+ 、U2+ 、U1- 、U2- 、V1A 、V2A 、V1D 、V2D ，另一端連接4 個輸入（輸出）訊號，分別為DP、DM、VGA_A 、VGA_D 。職是，系爭產品輸入、輸出該些多工器之訊號之來源、目的均未重複，故該等多工器並非以275 專利請求項5所界定之並聯方式連接。 ⑶系爭產品均未使用275 專利請求項7 之技術： 275 專利請求項7 包含「a delay signal generator is provided between the trigger signal generator and the connector, having an input to be connected with the output of the trigger signal generator, and having an output to be connected with an enable terminal of the connector 」之技術特徵，其在觸發信號產生器與連接器間提供一延遲信號產生器，延遲信號產生器具有一輸入端連接至觸發信號產生器之輸出端，並具有一輸出端連接至連接器之智能端。系爭產品USB-SP02、USB-SP02A 、USB-SP04、USB-SP04A 、UDV-CP02A 於觸發信號產生器與連接器間均未包含任何延遲信號產生器，其開關模組（觸發信號產生器）所輸出之*P_SW 、PW_2等訊號係直接連接至微控制器（連接器），職是，系爭產品均未使用275 號專利請求項7 之技術。 ⑷系爭產品均未使用287專利請求項1之技術： ①287 專利請求項1 包含「wherein the console devices can be switched either synchronously or asynchronously with the one or more than one peripheral device to the same one of the plurality of computer systems or to different ones of the plurality of computer systems, without interruption of the signal to the one or more than one peripheral device 」之技術特徵，基於字面文義及一般文法，此特徵應解釋為無論同步或不同步切換均不中斷電腦系統與周邊裝置之資料流。287 專利說明書第1 欄第67行至第2 欄第4 行亦已明確表示上述意思。 ②惟當切換功能係以多工器、類比切換器實現時，同步切換時不可能不中斷資料流，而依據被上訴人所委任專家證人於美國訴訟程序之證詞，亦表示同步切換時不可能不中斷資料流（被上證5 號第25至26頁）。而如前所述，系爭產品均以多工器方式實現切換功能，故系爭產品不會包含此技術特徵，另系爭產品於同步切換時會中斷周邊裝置資料流，因此系爭產品均未使用287 專利請求項1 之技術。 ③宏正公司主張依據佑霖公司英文網頁之產品介紹，USB-SP02A 具有上述技術特徵云云。但查，該介紹內容係將「音效與麥克風的切換，以實現跨越多平台不中斷的多媒體體驗」與「電腦與音效／麥克風通道的同步／不同步切換」列為分開的兩個特徵，其可表示因為具有不同步切換之功能而令音效可不中斷，故該介紹網頁不足以證明系爭產品可在同步切換時不中斷資料流。 ④宏正公司復主張「without interruption」應解釋為不干擾，而非不中斷云云。惟對於電子電路或資訊領域之習慣用語，interruption應指中斷，Interference方為干擾。且縱使解釋為「不干擾」，系爭產品於同步切換時會中斷周邊裝置資料流，此即會受到干擾，仍不符合287 專利請求項1 之文義。職是，宏正公司此部分之主張，並非可採。 ⑸系爭產品均未使用287專利請求項5之技術： 287 專利請求項5 包含多個列舉（enumerating ）步驟，該等步驟需仿效主機（host）與下游裝置溝通，然查系爭產品中均未包含執行此功能之元件。以USB-SP02A 為例，其內部包含PI5C3383、PI5C3257、AU9254、Relay Switch、MIC Switch等集線器、交換器、多工器，其均不具備獨立擔任USB 主機的功能，而僅負責路徑的建立、維持或切換；除上述元件外，僅CY7C63723 晶片具有儲存並執行控制程式的功能，惟依據該晶片之資料文件（上訴補充理由（三）狀附件十第19頁，見本院卷㈡第97頁），CY7C63723 係可代表下游裝置與USB 主機溝通以完成列舉程序，而非代替USB 主機與下游USB 裝置溝通。職是，系爭產品均未使用287 專利請求項5 之技術。 ⑹系爭產品均未使用287專利請求項7之技術： 287 專利請求項7 包含「means for switching the selected console device between the first channel and the third channel without interruption of the dataflow through the second channel between the first selected computer system and the selected peripheral device」之技術特徵，雖然文字中未包含「同步與不同步切換」，惟宏正公司曾於審查歷程中答辯表示請求項7於同步切換時不會中斷電腦系統與周邊裝置之資料流，並被審查人員接受為核准理由（上證2 號第20頁第10行至第21頁第2 行，見本院卷㈠第161 頁反面至第162 頁），故此技術特徵應包含該限制條件。又如上開287 專利請求項1 部分所述，系爭產品不包含此技術特徵。同理，系爭產品亦均未使用287 專利請求項7 之技術。 ⑺系爭產品均未使用112專利請求項1之技術： ①查112 專利說明書第1 欄第16至32行說明先前技術之盒體（box）之外牆多以金屬或硬質塑膠製成，並多藉由螺釘手段鎖合；當先前技術之切換器掉落時，震動力會使電路板損壞，電路板也容易附著水份而造成短路。又查，112 專利說明書第3 欄第9 至13行記載其係以具有纜線插座組的body取代習知盒體型態（box-type）的切換器，112 專利已明確地區別body與習知盒體，故body一詞不應涵蓋112 專利所記載之習知盒體，即「藉由螺釘手段鎖合金屬或硬質塑膠製成之外牆」之型態。再查，系爭產品均採用「藉由螺釘手段鎖合金屬或硬質塑膠製成之外牆」手段製作盒體，故均未使用112 專利請求項1 之技術。 ②宏正公司主張先前技術阻卻係阻卻均等論之適用，並非限制專利權之文義範圍云云。惟解釋申請專利範圍時即應參考內部證據，而上述排除之先前技術係基於內部證據，而在解釋階段直接排除其所欲改良並區別之先前技術，並非用於阻卻均等論之適用。宏正公司復主張112 專利說明書亦有揭示殼體（body）為硬塑料，故並無材質限制云云。然查，112專利說明書係認為「藉由螺釘手段鎖合金屬或硬質塑膠製成之外牆」其耐候性與耐摔性不足，故藉由三次射出成型之手段避免水氣侵入電路或因震動而鬆脫，習知鎖合手段為區別與排除的重點，縱使專利說明書教示使用硬塑料材質，其文義範圍仍不應涵蓋習知「藉由螺釘手段鎖合金屬或硬質塑膠製成之外牆」之技術手段。雖宏正公司另主張系爭產品未以螺絲鎖合，故符合112 專利請求項1 之技術特徵云云。但查，宏正公司之簡報僅呈現系爭產品之側視圖及俯視圖，而佑霖公司所提出之系爭產品拆解圖（本院卷㈠第67頁正反面），已證明系爭產品均以螺釘鎖合手段組裝盒體，故被上訴人之主張不足採。 ⑻系爭產品均未使用112專利請求項21之技術： 112 專利請求項21亦包含「body」技術特徵，故系爭產品亦均未使用112 專利請求項21之技術，其理由同前所述。⑼綜上，系爭產品均未使用系爭三美國專利所有獨立項之技術，而附屬項包含獨立項所有技術特徵，故系爭產品均未使用系爭專利所有請求項之技術。 ⒉次查，275 專利請求項5 、7 及287 專利、112 專利，於系爭合約簽訂後，仍屬有效，有如前述，而系爭合約係佑霖公司因可能遭宏正公司控訴侵害系爭三美國專利之侵權行為所為，已見前述。再查，依系爭合約第1 條「授權。宏正公司就授權專利授與佑霖公司一個自本合約生效日起六年（" 授權期間" ）之非專屬、個人、不可轉讓、不可再授權的權利，佑霖公司得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處理（經銷）標示於附件Ａ之產品（授權產品）」，並於附件Ａ載明「授權產品包括但不限於所有佑霖公司使用自己或客戶品牌經銷之產品，及任何佑霖公司使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品。USB-SP02、USB-SP02A 、USB-SP04、USB-SP04A 、UDV-CP02A 」，可知系爭合約所約定「授權產品」包括但不限於佑霖公司使用自己或客戶品牌經銷之產品，以及任何佑霖公司使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品，即佑霖公司任何授權產品有使用系爭三美國專利中之任一請求項，均在系爭合約授權範圍。換言之，被上訴人係授權上訴人及其子公司、分公司和關聯公司，得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分（經銷）系爭產品而已，並非專屬授權。據此，如授權產品未經系爭合約之授權，則佑霖公司使用系爭三美國專利中之任一請求項即屬侵權。準此，宏正公司之275 專利請求項5 、7 及287 專利、112 專利，於系爭合約簽訂後既仍屬有效，且佑霖公司於原審未抗辯其產品未使用275 專利請求項5 、7 及287 專利、112 專利，縱佑霖公司於本件第二審上訴時抗辯其產品未使用275 專利請求項5 、7 及287 專利、112 專利，惟佑霖公司對於宏正公司所提供可使用之系爭三美國專利之有效請求項均捨棄不用，亦難謂對於佑霖公司無利益，則宏正公司就此部分專利之授權對佑霖公司而言，即無所謂「給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益」之情形，揆諸前開最高法院判決意旨上訴人不得拒絕宏正公司該部分之給付。職是，佑霖公司依民法第226 條、第256 條解除契約，即非有據。㈤佑霖公司可否依據民法第227 條第1 項、第349 條、第353 條及第256 條規定，主張解除系爭合約？ ⒈按「因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利」、「出賣人應擔保第三人就買賣之標的物，對於買受人不得主張任何權利」、「出賣人不履行第348 條至第351 條所定之義務者，買受人得依關於債務不履行之規定，行使其權利」，民法第227 條、第349 條、第353 條固分別定有明文。 ⒉惟按所謂準用，只能就性質相容者準用之，系爭合約固得準用民法買賣性質相容之規定，但系爭合約係專利授權契約，僅授權佑霖公司及其子公司、分公司和關聯公司，得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分（經銷）系爭產品，且佑霖公司並無專屬授權之權利，有如前述，核與以移轉所有權取得對價之買賣契約並不相同，就其性質不相容部份自無準用之餘地，佑霖公司所主張民法權利瑕疵擔保及不完全給付之規定，其性質於系爭合約並不相容，應無準用之餘地，況且系爭合約第4 條已約須系爭三美國專利之請求項全部都被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，佑霖公司始有權免除本合約所有義務，而查275 專利固經美國專利商標局於102 年3 月10日複查後刪除請求項1 至4 、6 、8 至12、32、52至56，但請求項5 、7 仍屬有效，並無全部被宣告無效情事，亦無全部被實質限制範圍情形。至於287 專利、112 專利均無被宣告無效情事，更無全部被實質限制範圍情形，系爭三美國專利既無全部被宣告無效情事，亦無全部被實質限制範圍情形，有如前述，就系爭合約而言，自無權利瑕疵，亦無不完全給付情事。故佑霖公司依民法第227 條、第349 條、第353 條規定主張解除系爭合約，已有不合。 ⒊又查系爭合約授權之範圍，僅授權佑霖公司及其子公司、分公司和關聯公司，得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分（經銷）系爭產品，有如前述，觀其意旨，只是宏正公司必須容忍佑霖公司及其子公司、分公司和關聯公司在美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分（經銷）系爭產品，則275 專利部分請求項被刪除，並不會影響佑霖公司之權利，尚與以移轉所有權之買賣契約，必須權利完整無缺不同，自無所謂之權利瑕疵。且宏正公司既已容忍佑霖公司及其子公司、分公司和關聯公司在美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分（經銷）系爭產品，自符合系爭合約之債務本旨，亦無不完全給付可言。佑霖公司辯稱：依系爭合約第1.2 條，宏正公司係特別擔保每一授權專利均應有效且可行使權利，而每一授權專利自包含其所有請求權，如違反擔保義務，即已構成民法第349 條、第350 條規定云云，顯與系爭合約文義不符，且未區分專利授權契約與買賣契約性質之不同，應無可採。 ⒋依民法第359 條規定：「買賣因物有瑕疵，而出賣人依前五條之規定，應負擔保之責者，買受人得解除其契約或請求減少其價金。但依情形，解除契約顯失公平者，買受人僅得請求減少價金。」，系爭三美國專利僅275 號專利有部分無效情形，並非全部無效，而287 專利、112 專利均屬有效，佑霖公司僅以275 專利部分請求項無效，即要求解除系爭合約，顯失公平且於法不合。㈥佑霖公司依系爭合約之給付義務：契約成立生效後，債務人有依契約內容而為履行之義務。宏正公司依系爭合約得請求佑霖公司為下列之給付，茲分述如下： ⒈關於提供授權產品之銷售數量、銷售價格、總銷售之紀錄部分： ⑴依系爭合約「授權合約」欄所載，系爭合約自2009年5 月20日簽署生效，依「合約」欄授權期間自合約生效日起6 年，有系爭合約在卷可稽（原審卷㈡第243 至248 頁）。職是，依系爭合約原則上兩造合約之授權期間為自2009年5 月20日起至2015年5 月19日止。又依系爭合約第3.3 條約定「為能決定及查核權利金，佑霖公司應保留所有關於銷售數量、銷售價格、和授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄。宏正公司有權每年不超過一次查核佑霖公司的記錄，查核通知應於二周前提供給佑霖公司，並於佑霖公司上班時間內為之。宏正公司應負擔查核費用，除非查核差異超過應付總權利金的百分之五（5%），此時佑霖公司最多負擔新臺幣50,000元之查核費用。在查核過程中所有的信息，無論是會計或技術，應依各方當事人間決定的保密方式處理。」，依此約定，佑霖公司應保留所有於授權期間關於授權產品之銷售數量、銷售價格、和授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄，且宏正公司得每年1 次查核佑霖公司上開紀錄。 ⑵經查，宏正公司於102 年3 月14日以存證信函催告佑霖公司給付權利金，並於函到2 週後稽查佑霖公司之前開紀錄，有存證信函在卷可稽（原審卷㈠第42至44頁背面），佑霖公司收受信函後，委請律師回覆指稱第三人對系爭三美國專利具有無效、不可實施等原因向美國專利商標局舉發，遭美國專利商標局撤銷專利，故系爭合約以無效之專利為授權標的，依民法第246 條係無效云云，而拒絕宏正公司之請求，亦有陳尹章律師函附卷可按（原審卷㈠第50至51頁），而系爭三美國專利並無所有請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，佑霖公司依法不得解除契約，已如前述，則佑霖公司即有履行系爭合約第3.3 條之義務，佑霖公司不為履行，宏正公司爰以律師函通知自103 年（即2014年）5 月20日起終止系爭合約，有律師函及103 年4 月20日郵件收件回執附卷可查（原審卷㈡第177 至179 頁），即非無據。 ⑶承上，佑霖公司既有依契約履行之義務而不為履行，則宏正公司請求佑霖公司提出包括但不限於附件所例示USB-SP02、USB-SP02A 、USB-SP04、USB-SP04A 、UDV-CP02A 等授權產品，於美國境內自98年5 月20日起迄103 年5 月19日止之銷售數量、銷售價格及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄（包括但不限於該例示授權產品於美國境內銷售發票、出口報單、代工（OEM/ODM ）契約之交貨單、發票），供宏正公司查核，即有理由，應予准許。佑霖公司於原審法院審理中雖陸續陳報USB-SP02A 、USB-SP04A 、UDV- CP02A等3 個授權之商品自2009年5 月12日至2014年5 月19日止之銷售數量，並有103 年度民聲字第1 號103 年3 月6 日陳報狀（103 年度民聲字第1 號卷，下稱聲字卷，第78頁至第95頁）及103 年4 月28日陳報狀（原審卷㈡第124 至163 頁）、103 年6 月16日陳報狀（原審卷㈡第19 2至199 頁）、103 年7 月22日陳報狀（原審卷㈡第 200 至215 頁）、答辯㈢狀（原審卷㈡第6 至9 頁）、答辯㈣狀（原審卷㈢第6 至9 頁）、民事陳述意見狀（原審卷㈢第55頁正、反面）在卷可參，惟是否已完整陳報，並無資憑查，且佑霖公司迄至本件二審言詞辯論終結未再提出其他授權產品之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄。職是，宏正公司就此部分聲明請求佑霖公司提出上開授權產品之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄，非屬無據，應予准許。 ⒉關於USB-SP02A 、USB-SP04A 、UDV-CP02A 授權產品權利金部分： ⑴依系爭合約第3.1 條約定「佑霖公司自本合約生效日起，應支付宏正公司所有授權產品實際銷售價格百分之七點五（7.5%）的權利金，實際銷售價格定義為授權產品之總發票金額。」、系爭合約附約第2 條「…宏正公司同意將最後分期付款之付款日期改為2011年5 月1 日，並同意接受自2009年5 月12日至2011年5 月11日之權利金比率為百分之六（6%）」、第3.2 條「在本合約授權期間，權利金比例將維持不變。如授權產品使用超過授權專利以外的專利，使用授權專利和額外宏正公司專利之權利金仍維持在實際銷售價格的百分之七點五（7.5%），其定義參見3.1 ，對過去銷售部分不額外收取權利金。」、第3.4 條「佑霖公司於授權期間應每季支付權利金。佑霖公司每季結束後30日內，針對授權產品的銷售數量、銷售價格及總銷售量向宏正公司提出報告。佑霖公司於每季結束後45日內，依照授權產品每季銷售量支付授權金予宏正公司。」暨第3.3 條佑霖公司應提供相關授權產品之銷售數量、銷售價格及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄等約定，可知佑霖公司自系爭合約生效日起，於授權期間，有按季於每季結束後45日內，依照授權產品每季銷售量按合約約定之比率支付授權金予宏正公司之義務。經查，兩造合約之授權期間為自2009年5 月20日起至2015年5 月19日止，宏正公司嗣於2014年5 月20日終止兩造系爭合約，已如前述，且依系爭合約之附約第2 條約定權利金係自2009年5 月12 日起算，有附約在卷可憑（原審卷㈠第35頁背面、第36 頁、原審卷㈡第247 頁），則宏正公司請求計算權利金之期間自2009年5 月12日至2014年5 月19日止，即無不合。又權利金之比例依系爭合約第3.1 條原係授權產品實際銷售價額之7.5%，惟嗣附約第2 條兩造同意於2009年5 月12日至2011年5 月11日之該段期間權利金之比率為6%，亦有前揭附約附卷可稽（原審卷㈠第35頁背面、第36頁、原審卷㈡第247 頁）。綜上，宏正公司請求佑霖公司給付①自2009年5 月12日至2011年5 月11日按授權產品之銷售量及銷售金額6%計算之權利金；及②自2011年5 月12日起至2014年5 月19日止按授權產品之銷售量及銷售金額7.5%計算之權利金，為有理由。 ⑵本院依據佑霖公司103 年3 月6 日陳報狀（聲字卷第78至95頁）、103 年4 月28日陳報狀（原審卷㈡第124 至163 頁）、103 年7 月22日陳報狀（原審卷㈡第200 至215 頁）、答辯㈢狀（原審卷㈡第6 至9 頁）、答辯㈣狀（原審卷㈢第6 至9 頁）、民事陳述意見狀（原審卷㈢第55頁正、反面）提出USB-SP02A 、USB-SP04A 、UDV-CP02A 等3 個授權之商品自2009年5 月12日起至2014年5 月19日止之商品銷貨期報表、進耗存統計表、歷史交易紀錄表，並陳報自2009年5 月12日起至2014年5 月19日止並無銷售USB-S P02 、USB-SP04等2 個產品予美國客戶之紀錄（原審卷㈢第6 頁背面），核計佑霖公司自2009年5 月12日起至2014年5 月19日止，USB-SP02A 、USB-SP04A 、UDV-CP02A 等3 個產品之銷售數量、銷貨金額，分別如附表一所載。惟附表一關於上開3 個系爭產品之銷售量，有兩造主張互異及與陳報狀所附證據不符者，臚列如附表三所載，本院依附表三所列證據，就兩造主張前開差異部分認定銷貨數量如附表三所載，並據以作為附表一計算銷售量之依據，併此敘明。又依系爭合約之附約第2 條約定「為加速雙方共同合作的討論，宏正公司同意將最後分期款之付款日期改為2011年5 月1 日，並同意接受自2009年5 月12日至2011年5 月11日之權利金比率為百分之六（6%）。此外，宏正公司同意佑霖公司自2009年5 月12日至2011年5 月11日應支付百分之六（6%）的權利金，得自最後分期款中抵扣」。據此，附表一上半部權利金之核算表，2009年5 月12日至2011年5 月11日之權利金2,052,687 元，爰依上開附約第2 條約定扣抵180 萬元，故該段期間佑霖公司應給付之權利金為252,687 元。則系爭USB-SP02A 、USB-SP04A 、UDV-CP02A 等3 個產品，自2009年5 月12日起至2014年5 月19日之銷售數量、銷售金額，計算被告應給付之權利金為2,230,575 元，計算方式詳如附表一所示。 ⑶另依佑霖公司103 年3 月6 日（聲字卷第78至95頁）、103 年4 月28日陳報狀（原審卷㈡第124 至163 頁）、6 月16日陳報狀（原審卷㈡第192 至199 頁）、佑霖東莞進耗存統計表所載，佑霖公司應給付之權利金為6,354,520 元，計算方式詳如附表二所示。 ⑷綜上，合計佑霖公司應給付宏正公司之金額為8,585,095 元（計算式：2,230,575 +6,354,520＝8,585,095 ）。 ⑸佑霖公司雖辯稱：宏正公司得請求之權利金以附表一即足，而非以附表二之銷售金額直接相加云云。然查： ①佑霖公司於103 年5 月19日陳報書狀中表示：USB-SP02、USB-SP04自2009年5 月12日到2013年12月31日止，並無銷售美國客戶的紀錄；及其先前已陳報的料號為「授權地區」（即美國）不同品牌之廠商，而本案進行宏正公司皆以要求佑霖公司提供授權產品於「美國地區銷售」為範圍，佑霖公司顯無誤解之可能，佑霖公司歷次所提供之USB-SP02A 、USB-SP04A 、UDV-CP02A 等3 項產品銷售數字確係為「授權地區」（即美國）之銷售資料無誤，且佑霖公司103 年7 月22日陳報狀中依季提供2014年1 月1 日起至2014年5 月20日之銷售資料，其表單中有標明「銷售地區」，故計算權利金時，已排除非美國部分，佑霖公司事後辯稱宏正公司將其地區一併納入權利金計算，既未舉證以實其說，即非可採。 ②次按「下列各款文書，當事人有提出之義務：…四、商業帳簿。五、就與本件訴訟有關之事項所作者。」，民事訴訟法第344 條第1 項第4 、5 款定有明文。同法第345 條復明定「當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。前項情形，於裁判前應令當事人有辯論之機會。」，依系爭合約第3.3 條「為能決定及查核權利金，UNI CLASS 應保留所有關於銷售數量、銷售價格、和授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄。ATEN有權每年不超過一次查核UNI CLASS的記錄，查核通知應於二周前提供給UNI CLASS ，並於UNI CLASS 上班時間內為之。ATEN應負擔查核費用，除非查核差異超過應付總權利金的百分之五(5%)，此時UNI CLASS 最多負擔新臺幣50,000元之查核費用。在查核過程中所有的信息，無論是會計或技術，應依各方當事人間決定的保密方式處理。」，據此佑霖公司本有提供所有關於銷售數量、銷售價格和授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄供宏正公司查核之義務。宏正公司向原審聲請證據保全，原審以103 年度民聲字第1 號裁定「准命相對人於收受本裁定六日內向本院提出下列證據以為保全：一就兩造間專利技術授權合約書附件Ａ所例示之USB-SP02、USB-SP02A 、USB-SP04、USB-SP04A 、UDV-CP02A 等授權產品，自民國98年5 月20日起，迄今之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄影本，上開紀錄應包括但不限於系爭授權產品於美國境內銷售發票、出口報單、代工(OEM/ODM) 契約之交貨單、發票等影本。二、相對人ERP 系統內( 尤其是以下系統：訂單管理系統（COP ）、出口管理系統（EPS ）、會計總管理系統（ACT ）、應收管理系統（ACR ），與如USB-SP02、USB-SP 02A、USB-SP04、USB-SP04A 、UDV-CP02A 等授權產品，自98年5 月20日起迄今有關之進銷存電磁紀錄。如相對人非以ERP 系統電磁紀錄模式管理，則請當場命財務及銷售人員，提出進銷存帳管理書面資料。」 ③然佑霖公司不同意依系爭合約第3.3 條之約定，提供相關資料供宏正公司查核，亦未依原審上開證據保全之裁定內容履行，僅陳報部分銷售資料，致宏正公司無法計算精確之權利金，只能依佑霖公司所陳報並非完整之資料來計算權利金，佑霖公司違反配合查帳之義務，復不依原審裁定內容履行，致宏正公司只能依佑霖公司陳報之部分銷售資料計算權利金，故本院依民事訴訟法第345 條規定，審酌本案情形認為宏正公司主張依佑霖公司陳報之資料所計算之權利金為真實。 ④綜上，本院認為原審法院將附表一與附表二計算所得之金額予以相加，作為本件損害賠償之數額，並無錯誤，佑霖公司所辯非可採信。 ⑹佑霖公司雖提出上證10至上證22之資料，主張應扣除非美國地區之銷售額云云。但查： ①宏正公司否認上證10至上證22文書之真正，且佑霖公司未能釋明上開文書之真正，況查系爭合約授權對象除佑霖公司外，包括其子公司、分公司和關聯公司，故權利金之計算應包含其子公司、分公司和關聯公司之銷售金額。佑霖公司並未提出包含其子公司、分公司和關聯公司銷售全部資料，僅提出部分銷售資料，宏正公司自無從驗證其真正的全部銷售額。 ②再者，依系爭合約第3.3 條「為能決定及查核權利金，UNI CLASS 應保留所有關於銷售數量、銷售價格、和授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄」之約定，佑霖公司本應提出「所有關於銷售數量、銷售價格、和授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄。」，宏正公司始有辦法據以查核，而上開所謂完整且詳細的紀錄，應包括但不限於系爭授權產品於美國境內銷售發票、出口報單、代工（OEM ／ODM ）契約之交貨單、發票影本。佑霖公司ERP 系統內（尤其是以下系統：訂單管理系統（COP ）、出口管理系統（EPS）、會計總管理系統（ACT）、應收管理系統（ACR ），與如USB-SP02、USB-SP02A 、USB-SP04、USB-SP04A 、UDV-CP02A 等授權產品，自 98年5 月20日起，迄103 年5 月19日有關之進銷存電磁紀錄，因佑霖公司並未提出完整且詳細的紀錄供查核，僅提出上證10至上證22之資料無從驗證是全部的銷售資料，既不能提出全部銷售額之資料，卻提出非銷售美國地區之銷售額，並無意義。 ③承上，佑霖公司主張依其所提出上證10至上證22之資料，應扣除非美國地區之銷售額，不可採。㈦佑霖公司主張民法第264 條之同時履行抗辯權，拒付權利金，於法不合： 275 專利固經美國專利商標局於102 年3 月10日複查後刪除請求項1 至4 、6 、8 至12、32、52至56，但請求項5 、7 仍屬有效，並無全部被宣告無效情事，亦無全部被實質限制範圍情形，另287 專利、112 專利亦均無被宣告無效情事，更無全部被實質限制範圍情形，系爭三美國專利既無全部被宣告無效情事，亦無全部被實質限制範圍情形，依系爭合約性質而言，並無準用買賣之餘地，自無權利瑕疵，亦無不完全給付情事，有如前述，從而佑霖公司以系爭三美國專利有瑕疵，系爭產品並無使用系爭三美國專利剩餘項次之技術，主張同時履行抗辯拒付權利金，於法不合，應無可採。㈧佑霖公司得否依民法第227 條之2 請求免除或減少給付部分： ⒈按民法第227 條之2 第1 項，契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果。惟情事變更原則，旨在規範契約成立後有於訂約當時不可預料之情事發生時，經由法院裁量以公平分配契約當事人間之風險及不可預見之損失。倘當事人於契約成立時，就契約履行中有發生該當情事之可能性，已能預料者，其本得自行風險評估以作為是否締約及其給付內容（如材料、價金等）之考量，自不得於契約成立後，始以該原可預料情事之實際發生，再依該原則，請求增加給付（最高法院100 年度台上字第1714號判決、97年度台上字第1794號判決意旨）。⒉經查，兩造於系爭合約第4 條約定全部免除佑霖公司所有義務之條件為「所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效」，即於系爭三美國專利之請求項全部都被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，被告有權免除本合約所有未來之義務即給付權利金，已見前述，顯見兩造訂定系爭合約時，佑霖公司已就契約履行中，系爭三個專利所有請求項是否有發生被實質限制範圍或宣告無效，而得免除本合約所有未來之義務即給付權利金之情事之可能性，已能預料，本得自行風險評估以作為是否締約及其給付內容之考量，故本件287 專利、112 專利請求項均無被宣告無效，更無全部被實質限制範圍情形，但275 專利請求項1 至4 、6 、8 至12、32、52至56無效，請求項5 、7 仍屬有效之情形，因不符合系爭合約第4 條約定全部免除給付之要件之情形下，佑霖公司自不得依民法第227 條之2請求免除給付。然查，系爭合約第4 條對於本件系爭三美國專利有部分請求項無效之情形，是否得減少給付，並未約定，尚非佑霖公司於簽定系爭合約可思慮周全者，而於系爭合約立後，發生275 專利請求項部分有效、部分無效之情事變更，應非佑霖公司於簽約當時所得預料，而依其原有效果亦顯失公平，本院因認佑霖公司得聲請法院減少其給付。經核系爭美國三專利，其中287 專利、112 專利請求項均無被宣告無效，更無全部被實質限制範圍情形，而275 專利請求項1 至4 、6 、8 至12、32、52至56無效，請求項5 、7 仍屬有效，本院因認依本件系爭三美國專利中275 專利請求項部分有效、部分無效，287 專利、112 專利請求項均有效，且無全部被實質限制範圍情形，以及275 專利有效與無效請求項比例計算，佑霖公司得減少上開應給付宏正公司之金額為8,585,095 元之三成，即佑霖公司仍應給付宏正公司6,009,567 元（計算式：176,880 ＋1,384,522 ＋2,097,539 ＋1,968,005 ＋382,621 ＝6,009,567 ，各授權產品、銷售期間酌減後應給付之授權金各如附表一、二「酌減後應給付之授權金」欄所示（元以下四捨五入））。㈨佑霖公司請求抵銷580萬元部分：佑霖公司辯稱系爭合約約定之「總賠償金額」、「銷售權利金補償」580 萬元應係授權金，其得主張抵銷；且宏正公司於103 年5 月20日擅自終止系爭合約，使佑霖公司預付之580 萬元失所附麗，宏正公司取得580 萬元係不當得利，佑霖公司有權請求返還；又依系爭合約之附約第2 條可知580 萬元係2009年5 月12日至2011年5 月11日之權利金預付款，佑霖公司已付清580 萬元，顯溢繳該段期間之權利金，就溢繳部分爰主張抵銷云云。經查： ⒈按「（第1 項）當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。（第2 項）當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之。」、「解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句。」，民法第153 條、第98條定有明文。 ⒉由系爭合約及其附約約定之內容整體觀之，580 萬元並非權利金： ⑴依系爭合約序文「茲宏正公司和佑霖公司基於以下之約定和條件，就雙方間爭議尋找一個友善的解決方式。因此於考量上述情況、及於本合約所為的承諾、陳述、約定及條件，及其他有益且有價值的考量，立約人已收受並充分了解合約內容，下述合約是針對宏正公司可能控訴佑霖公司侵害其美國專利號0000000 （112 專利），0000000 （287 專利）和0000000 （275 專利）（統稱授權專利）之侵權行為所做出的和解。」、第1 條「授權。宏正公司就授權專利授與佑霖公司一個自本合約生效日起六年（授權期間）之非專屬、個人、不可轉讓、不可再授權的權利，佑霖公司得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分（經銷）標示於附件A 之產品（授權產品）。1.1 宏正公司免除對佑霖公司和／或其客戶過去侵犯任何授權專利和／或授權產品之責任。」之約定，可知系爭合約係因宏正公司可能起訴佑霖公司侵害系爭三美國專利而訂定，雙方約定6 年之系爭三美國專利授權期間，宏正公司則免除佑霖公司及其客戶過去之侵權責任。 ⑵系爭合約第2 條約定「總賠償金額」，佑霖公司同意支付宏正公司580 萬元，付款方式如下：「…總賠償金額也包括佑霖公司和／或其客戶在本合約生效日前已銷售之授權產品，該授權產品係侵害宏正公司其他專利，包括但不限於授權專利，宏正公司已核准和／或可能核准之專利」，由此條文明白約定「賠償金額」，其文義清楚明白；再由前述系爭合約序文揭明宏正公司可能對佑霖公司侵害系爭三美國專利起訴，則此處約定「賠償金額」乃承接兩造就系爭三美國專利之爭端而來，斷無使佑霖公司誤認「賠償金額」係「權利金」之餘地。再者，本條約定末段強調總賠償金額包括佑霖公司和／或其客戶在本合約生效日「前」已銷售而侵害宏正公司其他專利之產品，即載明賠償金額針對系爭合約生效「前」，佑霖公司及其客戶所有之侵權產品，而約定為在本合約生效日「前」，乃因在兩造簽訂系爭合約前，兩造並無授權約定，既無授權約定即無授權金可言，而只有賠償金額，故本條約定末段強調總賠償金額包括在本合約生效日「前」，佑霖公司和／或其客戶已銷售而侵害宏正公司其他專利之產品，益證系爭合約第2 條非權利金，而係系爭合約訂定前之賠償金。 ⑶系爭合約第3 條約定「銷售權利金補償。」，第3.1 條約定「佑霖公司自本合約生效日起，應支付宏正公司所有授權產品實際銷售價格百分之七點五（7.5%）的權利金…」，宏正公司依此約定自合約生效日「起」始得請求權利金，佑霖公司始須負擔權利金，故權利金係關於系爭合約生效「後」宏正公司得主張之金額。又系爭合約第3.3 條約定「…且對過去銷售部分，不額外收取權利金。」，此因佑霖公司於系爭合約訂定之前之產品，已依合約第2 條給付「賠償金額」，故無收取權利金之理，故本條如此約定，乃屬當然，益證系爭合約簽訂前佑霖公司應給付宏正公司賠償金額，與系爭合約簽訂後佑霖公司應給付宏正公司權利金，二者有別。 ⑷依系爭合約之附約第1 條約定「依生效日簽署之授權合約（授權合約）第2.4 條佑霖公司同意支付宏正公司的最後一期分期款項一百八十萬元（NT$1,800,000）（最後分期款）原屆期日為2009年11月1 日」，其界定系爭合約第2 條「總賠償金額」之第2.4 條佑霖公司應於2009年11 月1日支付之180 萬元為「最後分期款（Last Installment）」。繼則於系爭合約之附約第2 條約定「為加速雙方共同合作的討論，宏正公司同意將最後分期款之付款日期改為2011年5 月1 日，並同意接受自2009年5 月12日至2011年5 月11日之權利金比率為百分之六（6%）。此外，宏正公司同意佑霖公司自2009年5 月12日至2011 年5月11日應支付百分之六（6%）的權利金，得自最後分期款中抵扣。」依此條約定觀之，兩造為加速雙方合作，宏正公司就系爭合約第2.4 條180 萬元之「最後分期款」同意緩期清償，延期至2011年5 月1 日；並將佑霖公司自2009年5 月12日至20 11 年5 月11日之權利金比率由系爭合約第3.1 條原定之7. 5% 調降為6%；並允許系爭合約第2.4 條賠償金額之「最後分期款」可以抵扣2009年5 月12日至2011年5 月11日之權利金，由上可知「最後分期款」與權利金全然不同，否則兩造不須就「最後分期款」即賠償金額180 萬元另行約定緩期清償並給予折抵特定期間「權利金」之優惠，且如不為附約上開之約定，佑霖公司依系爭合約須按期支付「最後分期款」即賠償金額180 萬元，並應支付2009年5 月12日至2011年5 月11日之權利金。 ⑸綜上，佑霖公司辯稱系爭合約第2 條之580 萬元是權利金並主張抵銷附表一2009年5 月12日至2011年5 月11日之權利金，並無可採。 ⒊依系爭合約第4 條約定，須系爭三美國專利所有請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，佑霖公司始有權免除本合約所有義務，惟系爭三美國專利並無所有請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，俱如前述，故佑霖公司依約並無權免除本合約所有義務，則宏正公司依系爭合約第2 條約定受領580 萬元之損害賠償，即屬有據，並非「無法律上之原因受利益」。再者，宏正公司於103 年5 月20日終止系爭合約，其終止之效力往後發生，尚與解除契約，溯及失其效力不同，亦無「雖有法律上之原因，而其後已不存在者」之情形，故無不當得利可言，佑霖公司以宏正公司終止契約，依不當得利請求返還並主張抵銷，為無理由。 ⒋佑霖公司主張依系爭合約之附約第2 條可知580 萬元係2009年5 月12日至2011年5 月11日之權利金預付款，佑霖公司已付清580 萬元，溢繳該段期間之權利金，請求抵銷云云。然查，佑霖公司已支付宏正公司580 萬元，係系爭合約簽訂前之「賠償金額」，並非權利金，前已述明，兩造嗣依系爭合約之附約第2 條約定，同意580 萬元之「最後分期款」180 萬元可以抵銷2009年5 月12日至2011年5 月11日之權利金，乃係基於附約之約定使佑霖公司得減少上開期間之權利金之支付，前已論述，佑霖公司藉此擴張解釋賠償金580 萬元是權利金云云，實屬無據，不足採信。況宏正公司就請求之2009年5 月12日至2011年5 月11日之權利金，亦依此附約第2 條扣抵180 萬元，於法並無不合，且本院亦依兩造上開約定予扣抵核計權利金，誠如前述，故佑霖公司辯稱已付之580 萬元係權利金應予抵銷云云，並不可取。㈩宏正公司附帶上訴為無理由：宏正公司主張原審駁回其請求部分金額183,271 元，係就佑霖公司103 年7 月22日陳報狀附件4 、附件7 、附件10、附件13中註記銷售地區「US」者漏未計算之故，該部分既為美國之銷售數量、金額，自應依約計算權利金，爰提起附帶上訴云云。惟查： ⒈佑霖公司103 年7 月22日陳報狀附件3 （原審卷㈡第204 頁）係「2014/01/01~2014/03/31 ，SP02A 產品銷售至美國地區之銷貨統計總表」，在SP02A 產品中，由於「SP02 A-AVO」與「SP02A-ST-1」此二細項尚有銷售至非美國地區，佑霖公司為敘明附件3 所列「SP02A-AVO 」與「SP02A-ST -1 」銷售至美國地區之數額「290.000 」、「1,380.000 」確有所本，因而始將該二細項產品之訂單（含銷售至「美國地區」與「非美國地區」）整理並臚列為附件4 、附件5 （分別見原審卷㈡第205 頁、第206 頁）。是以，附件4 本即為附件3 總表所涵蓋，並無與附件3 之總表重複計算之理。再者，由上表所示可知，原審判決附表一所認定「USB- SP02A」，「2014/01/01~2014/03/31 」銷售至美國之總數「3,466 」，確實已將附件4 所示「SP02A-AVO 」註記銷售地區為「US」者（按：290.000 ）納入計算。是以，宏正公司指摘「原審判決附表一之所以認定為3,466，駁回其主張之5,136 ，係因漏未計算上開附件4 註記銷售地區為「US」者，並非有理由。 ⒉同理，佑霖公司103 年7 月22日陳報狀附件7 （原審卷㈡第208 頁）已為附件6 （原審卷㈡第207 頁）之總表所涵蓋，附件10（原審卷㈡第211 頁）已為附件9 （原審卷㈡第210 頁）之總表所涵蓋，附件13（原審卷㈡第214 頁）已為附件12（原審卷㈡第213 頁）之總表所涵蓋，亦不應重複計算：⑴原審判決附表一所認定USB-SP02A ，「2014/04/01~2014/05/19 」銷售至美國之總數「1,270 」，確實已將佑霖公司103 年7 月22日陳報狀附件7 所示「SP02A-AVO 」註記銷售地區為「US」者（按：310.000 ），於計算附件6時即已納入計算，不應再予重複計算。是以，宏正公司指摘原審判決附表一之所以認定為1,270 ，駁回其主張之2,540 ，係因漏未計算附件7 註記銷售地區為「US」者（按：310.000 ）」云云，不足採信。 ⑵原審判決附表一所認定USB-SP04A ，「2014/01/01~2014/03/31 」銷售至美國之總數「924 」，確實已將佑霖公司103年7月22日陳報狀附件10所示SP04A-AVO註記銷售地區為「US」者（按：120.000 ），於計算附件9 時即已納入計算，不應再予重複計算。是以，宏正公司指摘原審判決附表一之所以認定為924 ，駁回其主張之1,368 ，係因漏未計算附件10註記銷售地區為「US」者（按：120.000 ）」云云，為無理由。 ⑶原審判決附表一所認定USB-SP04A ，「2014/04/01~2014/05/19 」銷售至美國之總數「560 」，確實已將佑霖公司103 年7 月22日陳報狀附件13所示SP04A-AVO 註記銷售地區為「US」者（按：260.000 ），於計算附件12時即已納入計算，不應再予重複計算。是以，宏正公司指摘原審判決附表一之所以認定為560 ，駁回其主張之820 ，係因漏未計算附件13註記銷售地區為「US」者（按：260.000 ）」云云，應屬無據。 ⒊綜上，原審判決於附表三駁回宏正公司主張之部分金額及附表一所採之金額，並無宏正公司所指摘漏未計算佑霖公司103 年7 月22日陳報狀附件4 、附件7 、附件10、附件13中註記銷售地區「US」者之違誤。職是，宏正公司附帶上訴請求佑霖公司應再給付183,271 元，為無理由，不應准許。六、綜上所述，宏正公司請求佑霖公司㈠應提出包括但不限於附件所例示USB-SP02、USB-SP02A 、USB-SP04、USB-SP04A 、UDV-CP02A 等授權產品，於美國境內自98年5 月20日起，迄103 年5 月19日止之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄（包括但不限於該例示授權產品於美國境內銷售發票、出口報單、代工（OEM ／ODM ）契約之交貨單、發票），供宏正公司查核。㈡給付6,009,67元，及各自附表一、附表二所示利息起算日起，至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。逾此範圍以外之請求，為無理由，應予駁回。原審就超過上開應准許部分，為佑霖公司敗訴之判決，自有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第2 項所示。至於上開應准許部分，原審為佑霖公司敗訴之判決，並無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。又原審駁回宏正公司請求部分，核無違誤。宏正公司就此部分提起附帶上訴，指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為無理由，應駁回其附帶上訴。七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述暨所提之證據，經審酌均與本院前揭判斷不生影響，爰不一一詳予論述，附此敘明。據上論結，本件上訴人佑霖公司上訴為一部有理由，一部無理由，被上訴人宏正公司之附帶上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第79條、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　104　年　　4　　月　　28　　日智慧財產法院第一庭審判長法　官　陳忠行法　官　熊誦梅法　官　曾啟謀以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　105 　年　　5　　月　　 9　　日書記官丘若瑤附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院104年度民專上字第20號

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