智慧財產及商業法院104年度民專上字第22號

• 裁判案由: 專利權權利歸屬
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 104 年 11 月 26 日

智慧財產法院民事判決
104年度民專上字第22號上　訴　人即
附帶被上訴人　穎欣國際股份有限公司
法定代理人　　陳志明
訴訟代理人　　陳家輝律師
被上訴人即
附帶上訴人　　蔡銘祥
訴訟代理人　　劉法正律師（兼送達代收人）
賴蘇民律師
蘇三榮律師
上列當事人間專利權權利歸屬等事件，上訴人對於中華民國104
年4 月22日本院103 年度民專訴字第88號第一審判決提起上訴，被上訴人為附帶上訴，本院於104 年11月12日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴及附帶上訴均駁回。
第二審訴訟費用關於上訴部分，由上訴人負擔，附帶上訴部分，由被上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人即附帶上訴人蔡銘祥起訴主張：
㈠被上訴人為訴外人亦達光學股份有限公司（下稱亦達公司）之負責人，多年來從事各式眼鏡之設計、製造、加工及買賣。因上訴人即附帶被上訴人穎欣國際股份有限公司（下稱穎欣公司）原先之眼鏡產品有製作成本高、組裝困難之問題，被上訴人審視上訴人之眼鏡產品後，指出該眼鏡產品之問題在於其係利用螺絲將鏡片與鏡腳鎖固結合，導致其生產成本提高及組裝不易，遂提議「不使用螺絲，使用穿入卡榫定位同時可為摺疊的鏡腳，使其以穿進鏡片且可反勾定位」之構想（下稱系爭技術構想），如此即可達到降低成本並容易組裝等效果。詎料，上訴人竟依據被上訴人所提出之系爭技術構想申請中華民國新型第M423840 號「眼鏡」專利（下稱系爭專利），專利權期間自民國101 年3 月1 日起至111 年8
月21日止，且記載發明人為訴外人即穎欣公司產品經理○○○。然依系爭專利說明書所記載之「先前技術」、「新型內容」、「實施方式」、「申請專利範圍」等內容，可知系爭專利係援用被上訴人所提出之系爭技術構想，故被上訴人應為系爭專利之發明人及專利權人，或至少應為系爭專利之共同發明人及共同申請權人。被上訴人曾委由律師發函予上訴人，主張伊為系爭專利之發明人及申請權人，惟經上訴人委由律師回函否認之，故被上訴人是否為系爭專利之發明人及申請權人之法律上地位即有不安之狀態，有即受確認判決之法律上利益，爰依法提起本件訴訟。
㈡並於本院審理時補陳略以：
⒈上訴人與亦達公司合作開發系爭專利產品即型號VS-103眼鏡（下稱系爭產品）期間，上訴人曾製作一份開發歷程簡報檔，並將上開簡報檔寄予亦達公司，由上開簡報檔所揭示之開發歷程、第6 頁之設計圖及「2010年1 月亦達建議變更設計」之記載，足證系爭專利所有請求項均為被上訴人所發明，且系爭專利名義發明人○○○於原審原證4 號聲明書（下稱系爭聲明書）中陳述系爭產品之結構為被上訴人之特別構想，證人○○○、○○○亦到庭證稱系爭專利之系爭技術構想為被上訴人所提出。
⒉由上訴人於原審自行提出之被證4 美國專利前案所示，以穿入卡榫方式結合鏡腳與鏡片之概念實為習知技術，且已發展出多種卡榫方式，而系爭專利之新穎處即為被上訴人所提出以「由內向外」反向樞接並與「內擋片」、「抵止部」之抵接方向之施力相反，達成定位及不易脫落之功效。是以，上訴人所提出之「由外向內」之正向樞接方式，與系爭專利之技術特徵並無關連，難謂對系爭專利有所貢獻，故上訴人並非系爭專利之共同發明人及申請權人。
二、上訴人辯稱：
㈠上訴人於68年設立至今，長期從事眼鏡的設計、製造，信譽卓著，各項產品皆由穎欣公司之研發設計人員所創作設計，僅再將設計交予代工廠商進行製造而已，系爭產品亦係上訴人提供設計圖，委託亦達公司代工製造的產品之一。系爭產品之前身，曾有型號「VS-7184 」、「VS-9184 」之眼鏡結構設計，且上訴人之設計人員於99年8 月5 日即提出具有系爭技術構想之型號「VS -9184」眼鏡之結構設計圖，是系爭技術構想事實上係由上訴人首先提出。又系爭產品係延續型號「VS-9184 」眼鏡之設計，故同樣具有系爭技術構想之眼鏡結構，且系爭產品亦是由上訴人之設計人員先於內部提出產品設計圖，才於100 年5 月27日以電子郵件提供予亦達公司人員參考確認。訴外人即上訴人公司之資深執行副總○○○及產品經理○○○於101 年7 月17日所簽屬之系爭聲明書，不僅晚於系爭專利之申請日近1 年，且系爭聲明書縱經上訴人公司人員簽署，亦無法證明系爭技術構想係由被上訴人首先提議而產生之事實。被上訴人原於民事起訴狀載明系爭技術構想係於100 年4 、5 月間，由伊向上訴人公司之人員提出，嗣又改稱伊係於99年1 月提議變更設計，則被上訴人就系爭技術構想究竟是於何時提出之說法前後矛盾，其主張當屬訛語，自非可採。
㈡被上訴人未舉證證明其所提出系爭產品開發歷程簡報檔之出處及製作時間，故該簡報檔當不具證據能力。縱該簡報檔第6 頁所載「2010年1 月亦達建議更改結構設計」一語為真，則亦達公司於99年1 月建議更改之結構設計內容為何，又如何對應於系爭聲明書所記載之系爭技術構想，被上訴人並未舉證證明。實際上，該簡報檔第6 頁圖式所顯示者，乃上訴人自行研發設計型號「VS- 7184」之眼鏡產品，其與被上訴人所主張之系爭產品不同，故該簡報檔無法佐證被上訴人確有提出系爭聲明書所記載之系爭技術構想。
㈢退步言之，縱系爭聲明書所記載之系爭技術構想確係被上訴人所提出，惟系爭技術構想應為：「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊的鏡腳」、「使其以穿進鏡片且可反勾定位」等二項技術特徵所組成。而觀諸系爭專利請求項1 所記載之鏡腳單元係樞接於「鏡框本體」，並非「鏡片本體」，因此，系爭專利請求項1 之技術特徵，無法讀取系爭聲明書所載「使其以穿進鏡片且可反勾定位」之技術特徵。又系爭專利請求項1 、10所記載之「眼鏡」技術特徵，係利用「樞接部件及內擋片」，搭配鏡腳單元之「卡箝部及抵止部」，以有效防止鏡腳單元自鏡框本體／鏡片本體脫落，更可限制鏡腳單元之轉動角度，達到牢靠及定位之功效，故僅以系爭聲明書記載前揭系爭技術構想之二項技術特徵所組成之「不使用螺絲的鏡腳樞接」之技術內容，顯無法對系爭專利請求項1 、10所欲解決之「防止鏡腳單元脫落」、「限制鏡腳單元轉動角度」等技術問題，或欲達成更加牢靠與定位之技術功效，提出具體而可達成之技術手段。因此，系爭專利請求項1 、10之技術特徵，實無法讀取系爭聲明書所載組成系爭技術構想的各技術特徵，故系爭聲明書所載之系爭技術構想對於系爭專利請求項1 、10不具有任何實質貢獻。
㈣依被證4 第6 、7 圖所公開之實施例，其中鏡片30邊緣具有一體成形之樞接柱14，可與鏡腳20所形成的凹口23相互配合及樞轉，顯已揭露前揭「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊的鏡腳」之技術特徵，且鏡腳20之容置部件22係反勾穿進鏡片，亦揭露了前揭「使其以穿進鏡片且可反勾定位」之技術特徵。因此，前揭系爭技術構想之二項技術特徵，均早見於被證4 之美國專利案中，得證明系爭技術構想僅涵蓋先前技術所揭露的技術內容，顯屬系爭專利申請時，所屬業界熟知之先前技術或通常知識。故被上訴人主張系爭技術構想為其所產生，而為系爭專利之發明人或共同發明人云云，均非可採。
㈤若依原審判決認定原證8 之簡報檔為真正，則穎欣公司人所提出之「VS-7184 」眼鏡結構設計，實早已具有對應於系爭專利「樞接柱」、「上限位壁」及「下限位壁」等技術特徵之創作，故該等技術特徵並非由被上訴人所提出。再由上訴人所提出「VS-7184 」眼鏡結構之設計，實已具有對應於系爭專利「內擋片」及「抵止部」之技術特徵之創作，故該等技術特徵亦非由被上訴人所提出。況證人○○○與被上訴人間具兄弟關係，其於被上訴人擔任負責人之亦達公司擔任副總經理，與被上訴人間存有利害關係，本已難期待其能中立毫無偏頗而為證述，另證人○○○自於亦達公司任職起即從事國外業務發展人員，並未投入眼鏡產品之研發設計工作，其陳述更為偏頗而非客觀，當無足採。且假設原審原證 8之簡報檔為真正且證人之證言為可信，則應認定至遲於98年12月間，上訴人已提出系爭產品關於「不使用螺絲」、「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊的鏡腳」、「使其以穿進鏡框且可正勾定位」等技術構想，至於由被上訴人向上訴人所提出之系爭技術構想，至多僅在於鏡腳與鏡框為「由內向外」、「反勾定位」卡合定位之結構而已。再者，系爭專利請求項1 、10中記載關於眼鏡之鏡腳單元部分，均未就鏡腳與鏡框之樞接為「由外向內」或「由內向外」之卡合定位結構，作出進一步的限定，故縱認鏡腳「由內向外」之卡合定位結構，為被上訴人向上訴人所提出，亦應判斷其對系爭專利不具有實質貢獻。
三、原審判決：㈠確認被上訴人為系爭專利之共同發明人及共同申請權人。㈡被上訴人其餘之訴駁回。㈢訴訟費用由上訴人負擔二分之一，餘由被上訴人負擔。上訴人上訴聲明：㈠原判決不利於上訴人之部分廢棄。㈡上廢棄部分請求駁回被上訴人在第一審之訴。㈢第一、二審訴訟費用，均由被上訴人負擔。被上訴人就上訴部分之答辯聲明：㈠上訴人之上訴駁回。㈡訴訟費用由上訴人負擔。被上訴人附帶上訴聲明：㈠原判決駁回附帶上訴人之先位請求部分廢棄。㈡上開廢棄部分，確認附帶上訴人為系爭專利之發明人及申請權人。㈢訴訟費用由附帶被上訴人負擔。上訴人就附帶上訴部分之答辯聲明為：㈠附帶上訴駁回。㈡訴訟費用由附帶上訴人負擔。查本件系爭專利為新型專利，其專利申請權人為創作人，非發明人，被上訴人之真意應為請求確認其為系爭專利之創作人及申請權人或確認其系爭專利之共同創作人及共同申請權人，爰將以下之「發明人」均改為「創作人」，以與系爭專利之性質及事實相符，附此敘明。
四、本件兩造不爭執之事實（見本院卷第103 頁）：
㈠上訴人為系爭專利登記之專利權人，訴外人○○○則為系爭專利登記之創作人。
㈡上訴人資深執行副總○○○及系爭專利登記之創作人○○○曾於101 年7 月17日簽署原審原證4 號所示聲明書。
㈢被證1 、2 、3 之電子郵件形式上為真正。
五、本件兩造爭執事項（見本院卷第103 頁）：
㈠被上訴人是否為系爭專利之創作人及申請權人？
㈡被上訴人是否為系爭專利之共同創作人及共同申請權人？
六、本院得心證之理由：
㈠按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247 條第1 項前段定有明文。又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言（最高法院52年台上字第1240號判例參照）。經查，本件被上訴人即原告主張伊為系爭專利之創作人及申請權人或為系爭專利之共同創作人及共同申請權人等情，為上訴人即被告所否認，足見兩造間就系爭專利之創作人或申請權人究為何人有所爭執，致法律關係存否不明確，而該等不明確之情形，攸關被上訴人是否得享有系爭專利之權利義務，致被上訴人在法律上之地位有不安之狀態存在，而此種法律上地位不安之狀態，當得以本件確認判決加以除去，是被上訴人於原審提起本件訴訟自有確認利益，合先敘明。
㈡經查，系爭專利係於100 年8 月22日申請，於同年12月26日經核准審定，是有關系爭專利申請權之認定，應以核准審定時有效之99年8 月25日修正公布、99年9 月12日施行之專利法（下稱99年專利法）為斷。按「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人」、「專利申請權及專利權，均得讓與或繼承」，99年專利法第 5條、第6 條第1 項定有明文。又由上開規定，可知專利申請權與專利權均以同種專利為標的，專利申請權為專利權成立前之階段權利，且二者均得讓與或繼承。是專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。又新型專利權人為非新型專利申請權人者，利害關係人固得提起舉發，惟除舉發人所附舉發證明文件即足推翻新型專利權人為真正專利申請權人外，實務上，專利專責機關即經濟部智慧財產局（下稱智慧局）通常不就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷，而要求舉發人檢附有確定私權效力之調解、仲裁或判決文件申請變更權利人名義（最高行政法院89年度判字第1752號判決參照）。因此，有關專利申請權之歸屬發生爭執時，當事人自得提起民事訴訟，由民事法院判斷專利申請權之歸屬後，再由真正權利人提出確定判決書向智慧局申請變更權利人名義。㈢系爭專利技術分析：
⒈系爭專利技術內容：
系爭專利係一種眼鏡，該眼鏡係包括一鏡框本體及兩鏡腳單元。該鏡框本體之相對左右兩側各設置有一樞接部件，每一樞接部件具有一上限位壁、一下限位壁及一樞接柱，該鏡框本體與該上限位壁及該下限位壁界定出一嵌孔，該鏡框本體朝該嵌孔延伸形成有一內擋片；各該鏡腳單元具有相對之樞接段及耳置段，該樞接段設有一卡箝部及一抵止部，該抵止部自該卡箝部朝遠離該耳置段之方向延伸形成。本創作藉由該卡箝部樞接於該樞接柱，使各該鏡腳單元可轉動地位於收合位置及張開位置之間，於張開位置時，該抵止部抵接於該內擋片（參系爭專利中文新型摘要，原審卷第24頁），其主要圖式如附件一所示。
⒉系爭專利申請專利範圍分析：
系爭專利申請專利範圍共計17項（見原審卷第29至30頁），其中請求項1 及10為獨立項，請求項2 至9 為直接或間接依附於請求項1 之附屬項，請求項11至17為直接或間接依附於請求項10之附屬項。又依照說明書上下文對照及申請專利解釋有效性原則，足認系爭專利請求項10第5 、6 行所載「鏡框本體」（見原審卷第30頁）為「鏡片本體」之誤記，為兩造所不爭執（見本院卷第106 至107 頁），故於本件依兩造所同意之內容為審酌，其內容如下：
第1 項：一種眼鏡，包括：
一鏡框本體，該鏡框本體之相對左右兩側各設置有一樞接部件，各該樞接部件具有一上限位壁、一下限位壁及一樞接柱，該樞接柱設置於該上限位壁及該下限位壁之間，該鏡框本體與該上限位壁及該下限位壁界定出一嵌孔，該鏡框本體朝該嵌孔延伸形成有一內擋片；
兩鏡腳單元，各該鏡腳單元具有相對之樞接段及耳置段，該樞接段設有一卡箝部及一抵止部，該抵止部自該卡箝部朝遠離該耳置段之方向延伸形成，該卡箝部樞接於該樞接柱，各該鏡腳單元可轉動地位於收合位置及張開位置之間，各該鏡腳單元於張開位置時，該抵止部抵接於該內擋片。
第2 項：如申請專利範圍第1 項所述之眼鏡，其中該鏡框本體與該樞接部件一體成型。
第3 項：如申請專利範圍第1 項所述之眼鏡，其中該卡箝部彎曲形成一大致呈Ω形之凹口，該凹口樞接於該樞接柱。
第4 項：如申請專利範圍第3 項所述之眼鏡，其中該卡箝部具有第一彎折部、第二彎折部及第三彎折部，該第一彎折部靠近該鏡腳單元之該耳置段，該第三彎折部反折延伸形成該抵止部，該第二彎折部介於該第一彎折部及該第三彎折部之間。
第5 項：如申請專利範圍第1 項所述之眼鏡，其中該上限位壁更設有至少兩上限位槽、該下限位壁更設有至少兩下限位槽或該上限位壁及該下限位壁分別更設有至少兩上限位槽及至少兩下限位槽。
第6 項：如申請專利範圍第5 項所述之眼鏡，其中各該鏡腳單元更設有一上限位凸塊，該上限位凸塊滑設於該至少兩上限位槽之間。
第7 項：如申請專利範圍第5 項所述之眼鏡，其中各該鏡腳單元更設有一下限位凸塊，該下限位凸塊滑設於該至少兩下限位槽之間。
第8 項；如申請專利範圍第5 項所述之眼鏡，其中各該鏡腳單元更設有兩相對設置之上限位凸塊及下限位凸塊，該上限位凸塊滑設於該至少兩上限位槽之間，該下限位凸塊滑設於該至少兩下限位槽之間。
第9 項：如申請專利範圍第1 項所述之眼鏡，其中該眼鏡更包括至少一設置於鏡框本體之鏡片。
第10項：一種眼鏡，包括：
一鏡片本體，該鏡片本體之相對左右兩側各設置有一樞接部件，各該樞接部件具有一上限位壁、一下限位壁及一樞接柱，該樞接柱設置於該上限位壁及該下限位壁之間，該鏡片本體與該上限位壁及該下限位壁界定出一嵌孔，該鏡片本體朝該嵌孔延伸形成有一內擋片；
兩鏡腳單元，各該鏡腳單元具有相對之樞接段及耳置段，該樞接段設有一卡箝部及一抵止部，該抵止部自該卡箝部朝遠離該耳置段之方向延伸形成，該卡箝部樞接於該樞接柱，各該鏡腳單元可轉動地位於收合位置及張開位置之間，各該鏡腳單元於張開位置時，該抵止部抵接於該內擋片。
第11項：如申請專利範圍第10項所述之眼鏡，其中該鏡片本體與該樞接部件一體成型。
第12項：如申請專利範圍第10項所述之眼鏡，其中該卡箝部彎曲形成一大致呈Ω形之凹口，該凹口樞接於該樞接柱。
第13項：如申請專利範圍第12項所述之眼鏡，其中該卡箝部具有第一彎折部、第二彎折部及第三彎折部，該第一彎折部靠近該鏡腳單元之該耳置段，該第三彎折部反折延伸形成該抵止部，該第二彎折部介於該第一彎折部及該第三彎折部之間。
第14項：如申請專利範圍第10項所述之眼鏡，其中該上限位壁更設有至少兩上限位槽、該下限位壁更設有至少兩下限位槽或該上限位壁及該下限位壁分別更設有至少兩上限位槽及至少兩下限位槽。
第15 項：如申請專利範圍第14項所述之眼鏡，其中各該鏡
腳單元更設有一上限位凸塊，該上限位凸塊滑設
於該至少兩上限位槽之間。
第16項：如申請專利範圍第14項所述之眼鏡，其中各該鏡腳單元更設有一下限位凸塊，該下限位凸塊滑設於該至少兩下限位槽之間。
第17項：如申請專利範圍第14項所述之眼鏡，其中各該鏡腳單元更設有兩相對設置之上限位凸塊及下限位凸塊，該上限位凸塊滑設於該至少兩上限位槽之間，該下限位凸塊滑設於該至少兩下限位槽之間。
㈣被上訴人是否為系爭專利之創作人及申請權人？
⒈按「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人」、「專利申請權及專利權，均得讓與或繼承」，99年專利法第5 條、第6 條第1 項定有明文。次按，創作人係指實際進行研究創作之人，創作人之姓名表示權係人格權之一種，故創作人必係自然人，而創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，所謂「實質貢獻之人」係指為完成創作而進行精神創作之人，其須就新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段者。
⒉查被上訴人主張其為系爭專利之創作人及申請權人，並提出原證4 之聲明書、原證8 第6 頁之圖式、被證3 之開模圖及證人○○○、○○○於原審之證詞為其依據，是以系爭專利之創作人及申請權人是否為被上訴人，應依上開書證及證人證詞綜合判斷被上訴人是否係對系爭專利申請專利範圍所記載之全部技術特徵具有實質貢獻之人，茲說明如下：
⑴原證4 為穎欣公司資深執行副總○○○及產品經理○○○於101 年7 月17日所簽署之有關VS-103與MG-10 機構之聲明書（見原審卷第22頁），其中訴外人○○○並為系爭專利之創作人，有系爭專利公告本附卷可稽（原審卷第23頁），而原證4 聲明書記載：「在穎欣對於上述產品設計之突破的想法及論點，我方即蔡銘祥，提供了VS-103&MG-10特別構想，以下幾個重點：⒈…。⒉VS-103，為了使此產品不使用螺絲，成本降低，針對其所設計，使用穿入卡榫定位同時可為摺疊之鏡腳，使其以穿進鏡片且可反勾定位之創意。以上是VS-103與MG-10 之特別機構，其相關技術原創意為蔡銘祥之原創意設計穎欣須無償並無條件的同意應為我方使用於任何產品上。」等語。惟兩造所爭執之技術構想，為上開聲明書中關於VS-103之「不使用螺絲」、「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊之鏡腳」及「其以穿進鏡片且可反勾定位」之技術內容，兩造對此並不爭執（見本院卷第105 頁）。
⑵次查，VS-103之結構係指附件二所示之被證3 開模確認圖（亦見於原審卷第61頁），被上訴人對此並不爭執。上開被證3 之開模確認圖固呈現原證4 所載「不使用螺絲」、「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊之鏡腳」、「使其以穿進鏡片且可反勾定位」之技術內容，惟被證3 之開模確認圖下方載有「穎欣國際股份有限公司，ASWAN INTERNATIONAL CORP. 」，且有外觀設計「○○○」、機構設計「○○○」、董事長「○○○」之簽章，足見被證3 係由上訴人所提供之設計圖，並非被上訴人或亦達公司所有。再查，被上訴人提出之原證8 所示眼鏡（7184與9184）之開發歷程，亦為上訴人穎欣公司以Email 提供給亦達公司留存之資料，此有證人○○○於104 年2 月10日在原審之證詞可憑（原審卷第113 頁），惟原證8 第6 頁係標示「2010年1 月亦達建議更改結構設計」之文字，可認建議更改結構設計為亦達公司人員，雖被上訴人為亦達公司之代表人（原審卷第20頁），但尚難證明原證8 簡報第6 頁所載變更之設計係出自被上訴人之構想。又證人○○○雖證稱：「當天與穎欣公司開會的時候，蔡銘祥有在黑板上畫出示意圖，解釋類似S 形的結構，可以解決衝擊及戴上的問題」（見原審卷第113 頁），惟上訴人質疑其真實性，且被上訴人就證人○○○之證言之真實性無法提出其他佐證供參酌，且被上訴人就證人○○○上開證言所謂開會之日期，自承「當初證人稱因年代久遠，故不記得確切日期，只記得有此一事。如參照原證8 是在2010年變更設計，則開會日期應是在該段期間。」等語（見本院卷第107 頁）。準此，單憑證人○○○之上開證詞尚不足以證明原證8第6頁所示之變更設計為被上訴人所提出之構想。
⑶復查，原證8 簡報檔第1 至5 頁載有「ASWAN VSS 7184」或「ASWAN 7184」文字，其中「ASWAN 」為上訴人穎欣公司之英文名稱，足認所示「7184」眼鏡產品係上訴人原始設計之產品，而觀諸原證8 簡報檔第1 至5 頁所示圖式，可知「7184」眼鏡產品實已呈現原證4所載「不使用螺絲
」、「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊之鏡腳」之技術特徵。又參證人○○○證述：「當初記得是國外客人有需要一個新產品，穎欣公司有提出一個圖面，它的結構係鏡腳與鏡框的結合為C 形開口往內，由外往內的一個裝法」等語及證人○○○證述：「一開始的構想，鏡腳跟鏡片是由外往內勾的」等語，可知「7184」眼鏡產品與VS-103之主要差異僅在於「正勾定位」與「反勾定位」之技術特徵。是以，由原證8 簡報檔第1 至5 頁可證原證4 所載「不使用螺絲」、「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊之鏡腳」之技術構想，非屬被上訴人所提出之構想。
⑷又查系爭專利請求項1 至9中所述之全部技術特徵，均可
對應於「7184」眼鏡產品及「不使用螺絲」、「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊之鏡腳」之技術構想，既然「7184」眼鏡產品非屬蔡銘祥之創作，且「不使用螺絲」、「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊之鏡腳」之技術構想亦非屬蔡銘祥之構想，自難認被上訴人為系爭專利請求項1 至9
之創作人及專利申請權人。
⒊被上訴人主張據原證4 之聲明書、被證3 及證人○○○、○○○證詞足認系爭專利全部請求項為其所創作云云，惟按「創作人係指實際進行研究創作之人，而創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人」，已如上述，是有關真正創作人之判斷，應基於事實認定，而非雙方合意之結果。查上訴人自認該公司資深執行副總○○○及產品經理○○○有權代表公司簽署文件，有本院104 年10月12日筆錄在卷可稽（見本院卷第108 頁），上訴人固然以原證4 聲明「相關技術原創意為蔡銘祥之原創意設計」等語，惟如上開說明，原證4 就VS-103之「不使用螺絲」、「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊之鏡腳」之技術特徵實非出自被上訴人之構想，而上開二個技術特徵，對照系爭專利說明書第3 頁第15至20行記載：「然而，目前市面上習知之眼鏡，係以一鏡框容置一對鏡片所組成，其係利用螺絲將鏡腳與鏡框彼此樞接，然而藉由螺絲樞接而成的眼鏡，易因長期使用而導致螺絲鬆脫或磨損，使鏡腳產生鬆動脫落，換言之，使用者必須額外利用輔助工具將螺絲鎖緊或拆卸，費時且費工，造成使用上的不便。」、第4 頁第21行至第5 頁第2 行記載：「本創作所提供的有益效果在於：本創作之眼鏡利用鏡框本體／鏡片本體之樞接部件，與卡箝部而完成鏡框本體／鏡片本體與鏡腳單元樞接之眼鏡，因此不但方便拆卸，且節省組裝與拆卸所花費的時間與人工成本。本創作之眼鏡利用樞接部件及內擋片，搭配鏡腳單元之卡箝部及抵止部，不但可有效防止鏡腳單元自鏡框本體／鏡片本體脫落，更可限制鏡腳單元之轉動角度，達到牢靠及定位之功效」之技術內容，可知「不使用螺絲」、「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊之鏡腳」之技術手段確係攸關系爭專利所欲解決之問題及所欲達成之功效，而對系爭專利新型具有實質貢獻。準此，被上訴人既非屬該二個技術特徵之構想人，是以實難認定系爭專利所有請求項之全部技術特微均為被上訴人所創作。
⒋綜上，依據原證4 之聲明書、原證8 第6 頁之圖式、被證3
之開模圖及證人○○○、○○○於原審之證詞尚不足以證明系爭專利所有請求項之均為被上訴人所創作，故被上訴人主張其為系爭專利之創作人及專利申請權人，為無理由，應不予准許。
㈤被上訴人是否為系爭專利之共同創作人及申請權人？
⒈按新型專利之創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，惟當申請專利範圍記載數個請求項時，創作人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同創作人。又依99年專利法第5條規定，除非本法另有特別規定或契約另有約定外，
原則上發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人具有專利申請權，此於共同創作人亦適用之。另99年專利法第12條第1 項明定專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請，合先敘明。
⒉上訴人雖辯稱原證8 第6 頁標示「2010年1 月亦達建議更改結構設計」字樣並非其提供亦達公司之簡報上原有字樣，且證人之證詞不可採云云，並提出被證5 即VS-7184 、VS-9184 眼鏡原始圖式影本1 份為證。惟查，原證4 所載VS-103之「可反勾定位」之技術內容始見於原證8 簡報第6 頁，被上訴人依原證4 、8 主張「可反勾定位」之技術構想為其所提出，且上訴人於104 年10月12日技術說明簡報第2 、3 頁及同年11月12日言詞辯論庭均不否認「可反勾定位」之技術構想為被上訴人所提出，有簡報及言詞辯論筆錄在卷足憑（本院卷第111 、112 頁、第140 頁），再者，被證5 所示VS-7184 、VS-9184 眼鏡為正勾定位，而上訴人並未提出具體反證以推翻「可反勾定位」之技術手段為被上訴人之構想之推定，本院因認上訴人此部分之辯解，尚非有據，被上訴人之主張為可採。
⒊上訴人復辯稱：依原證8 顯示VS-7184 眼鏡設計歷程，「亦達公司建議更改結構設計前後之差異，僅將鏡腳『由外而內（可正勾定位）』，更改為鏡腳『由內向外（可反勾定位）』之卡合定位結構」云云（見本院卷第115 頁即上訴人104
年10月12日簡報第10頁）。然查，鏡腳「由內向外（可反勾定位）之卡合定位結構」可對應於系爭專利請求項1至17「
各該鏡腳單元具有相對之樞接段及耳置段，該樞接段設有一卡箝部及一抵止部，該抵止部自該卡箝部朝遠離該耳置段之方向延伸形成，該卡箝部樞接於該樞接柱，各該鏡腳單元可轉動地位於收合位置及張開位置之間，各該鏡腳單元於張開位置時，該抵止部抵接於該內擋片」之技術特徵。又查，系爭專利圖式1 、2 、3 、4A、4B、5A、5B係請求項1 至9 之實施例，圖式6 係請求項10至17之實施例，為上訴人所不爭執（見本院卷第106 頁筆錄），其所顯示之鏡腳單元均為「由內向外（可反勾定位) 之卡合定位結構」。參以系爭專利說明書第9 頁倒數3 行記載：「本創作之眼鏡，其卡箝部之凹口裝設於樞接部件之樞接柱，因此具有防止脫落及輔助鏡框本體／鏡片本體與鏡腳單元片更佳定位、牢靠之效果。」，而上訴人亦主張系爭專利請求項1 、10之技術問題及技術功效1 包含有「樞接段設有卡箝部，卡箝部樞接於樞接柱」；技術問題及技術功效2 為「鏡框（片）本體朝嵌孔延伸形成有一內檔片；鏡腳單元具有樞接段，樞接段設有一抵止部；該鏡腳單元於張開位置時，該抵止部抵接於該內檔片」（見本院卷第119 頁簡報第17頁），與上開所述鏡腳「由內向外（可反勾定位）之卡合定位結構」可對應於系爭專利請求項1 至17之技術特徵部分，並無不合。是以，鏡腳「由內向外（可反勾定位）之卡合定位結構」之技術構想應認係對系爭專利請求項1 至17具有實質貢獻之技術特徵。
⒋承上，可知上訴人辯稱「鏡腳由內向外（可反勾定位）之卡合定位結構非系爭專利解決技術問題或達成技術功效之必要技術特徵，亦未於系爭專利申請專利範圍中加以限定，應認對系爭專利無任何實質貢獻」云云，洵非可採。再者，上訴人無法提出具體反證否定原證4 所載「其以穿進鏡片且可反勾定位」之技術構想為被上訴人所提出，而「可反勾定位」之卡合定位結構之創意已為系爭專利請求項1 至17之部分技術特徵所揭示，且原證4 所述VS-103「其以穿進鏡片且可反勾定位」創意亦為系爭專利圖式6 及請求項10至17之部分技術特徵所揭露，應可認定原證4 聲明VS-103「其以穿進鏡片且可反勾定位」為被上訴人之創作，且該創作對系爭專利請求項1 至17之部分技術特徵有實質貢獻，足以認定被上訴人為系爭專利之共同創作人及共同申請權人。
七、綜上所述，被上訴人並非就系爭專利所有請求項之全部技術特徵有實質貢獻，僅就系爭專利之部分技術特徵有實質貢獻，是被上訴人先位聲明請求確認其為系爭專利之創作人及申請權人，為無理由，不應准許。又被上訴人既就系爭專利之部分技術特徵有實質貢獻，是其備位聲明請求確認其為系爭專利之共同創作人及共同申請權人，即有理由。準此，被上訴人請求確認其系爭專利之共同創作人及共同申請權人，應予准許；至逾此部分之請求，即屬無據，應予駁回。原審依上揭論述意旨，為被上訴人即附帶上訴人一部勝訴、一部敗訴之判決，核無不合。職是，上訴意旨及附帶上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，均無理由，應駁回上訴與附帶上訴。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點、攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認為均不影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，附此敘明。
據上論結，本件上訴及附帶上訴均為無理由，依智慧財產案件審理法第１條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條判決如主文。中　　華　　民　　國　　104 　年　　11　　月　　26　　日智慧財產法院第一庭
審判長法　官　陳忠行
法　官　熊誦梅
法　官　曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1
項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　104 　年　　12　　月　　2　　日
書記官　丘若瑤
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。