104年度民暫抗字第1號｜智財：聲請定暫時狀態之處分｜裁判日期：104 年 06 月 30 日

智慧財產法院民事裁定 104年度民暫抗字第1號抗　告　人　玉珍齋國際開發有限公司法定代理人　黃一彬代理人　詹漢山律師邵瓊慧律師焦子奇律師鍾薰嫻律師相　對　人　玉珍齋食品股份有限公司法定代理人　黃一栩相　對　人　李淑儀即復豐堂商號共同代理人　連元龍律師張人志律師相對人　黃一栩上列當事人間聲請定暫時狀態假處分事件，抗告人對於中華民國103 年12月24日本院103 年度民暫字第17號第一審裁定，提起抗告，本院裁定如下：主文原裁定廢棄。相對人在原審之聲請駁回。聲請及抗告費用由相對人負擔。理由一、抗告意旨略以：抗告狀當事人欄就相對人黃一栩部分漏載「兼」字，惟有對黃一栩提起抗告之意，先予敘明。緣「玉珍齋」商號創設於清光緒三年（西元1877年），其所產製之精美糕餅已逾百年，不但成為鹿港特色之伴手禮，「玉珍齋」商標更經我國法院多次認定為著名商標，該商標權歸屬歷經10多年法院爭訟後，業已確定歸屬於黃○○○、黃一彬所有，民國103 年3 月間並移轉與抗告人。相對人等於79年至88年8 月間，僅係使用「玉珍齋」名稱以經銷玉珍齋本舖之產品，黃○○並未授權更未默示同意相對人等得使用「玉珍齋」商標以生產糕餅類產品，88年至103 年期間，「玉珍齋」商標因有多起訴訟致商標歸屬處於不確定狀態，使商標權人對相對人等排除商標侵害之行使有障礙，然黃○○○已多次表示並未同意相對人等使用「玉珍齋」名稱，黃○○及黃○○○既從未授權或默示同意相對人等使用「玉珍齋」商標，抗告人自無知悉或繼受該授權或同意之可言，況抗告人已於103 年6 月發函請求排除侵害，兩造間就「玉珍齋」商標既無授權關係存在，相對人於本案訴訟即無勝訴可能。就准駁對兩造之影響而言，本件駁回相對人之聲請，相對人僅係於本案訴訟期間不得使用「玉珍齋」名稱，但卻不表示相對人等不能以其他商標或名稱生產、銷售糕餅產品，相對人玉珍齋食品股份有限公司（下稱玉珍齋食品公司）於接獲抗告人發函，即103 年6 月9 日後即未使用「玉珍齋」商標，該時點迄今已近1 年，並無影響公司營運可言，反之，若准許相對人聲請，因「玉珍齋」商標價值非凡，抗告人所受之權利金損失難以估計，且勢必使「玉珍齋」商標之單一來源指向受到混淆與稀釋，造成客源分散或流失，對抗告人損害甚大且難以彌補。就公眾利益影響而言，因商標與消費者利益及市場競爭秩序等公益息息相關，而相對人於原審裁定作成後，即大肆宣揚其戰果，使消費者對於商品來源產生錯誤認知，對公眾利益顯有重大不利影響。此外，本件擔保金應以擔保訴訟期間因相對人之使用對於抗告人可能造成之損害計算，原審未詳實調查抗告人可能遭受之損害為何，即以新台幣（下同）70萬元為擔保金，明顯不當。又相對人於原審聲請狀中表示：其可接受定暫時狀態使用與玉珍齋有區隔之「玉珍齋- 二哥的玉珍齋」名稱，則原審為平衡兩造權益，縱使欲裁准定暫時狀態處分，亦應採取對抗告人傷害最小之「玉珍齋- 二哥的玉珍齋」名稱為宜，且應限於位於○○縣○○鎮○○路○○○號玉珍齋食品股份有限公司，以及位於○○縣○○鎮○○路○○○號復豐堂，原審捨此不為，顯然不當，爰提起本件抗告，求為廢棄原裁定等語。二、相對人玉珍齋食品股份有限公司、李淑儀則以：抗告狀未將黃一栩列為相對人，此部分應已確定。就勝訴可能性部分，兩造間是否存有授權使用之法律關係，屬本案訴訟實體審理之職權，非保全程序所應審酌者，且相對人已釋明黃○○與黃○○○確有授權相對人使用「玉珍齋」商標之事實，而抗告人為黃一彬所獨資成立並擔任負責人之一人公司，黃一彬既自黃○○手上承繼玉珍齋商號與本舖店面，依民法第305 條規定，黃一彬即應一併承受玉珍齋商號之權利義務，包括玉珍齋商號即黃○○授權相對人使用「玉珍齋」商標之法律關係（當時商標專用權人為玉珍齋商號），而抗告人為黃一彬所成立之一人公司，自亦應受此拘束，抗告人自非商標法第39條所要保護之第三人，且相對人於本案訴訟亦一併請求抗告人協同為商標授權登記，顯見此部分屬本案訴訟問題。就急迫性與必要性而言，相對人李淑儀自80年起開設復豐堂商號，與相對人黃一栩共同以玉珍齋名義販售糕餅，時間長達20餘年之久，店裡員工三十幾人之生計也皆依靠此店，在抗告人發函禁止相對人使用玉珍齋之文字後，相對人為免涉及侵權爭議，只能先將○○鎮○○路○○○號店鋪停業，○○路○○○號則改以相對人玉珍齋食品公司之另一品牌「什倆漉食品」營運，然業績大受影響，直到本院原審裁定准定暫時狀態處分，相對人才在104 年初回復使用玉珍齋之名，若繼續任令抗告人妨礙、干擾相對人以「玉珍齋」名稱販售糕餅商品，相對人等20餘年來長久經營之玉珍齋糕餅店鋪顯將無法再繼續經營，迫使必須將員工資遣解僱，對相對人與員工均將蒙受難以彌補之損害，此等危險乃迫切必要重大，因縱使相對人日後本案勝訴，亦已多年以後，對已結束的糕餅店鋪及資遣員工，均無法再回復現況，完全無從彌補損害，若准許相對人聲請，僅是延續過去長達20餘年來既存之使用關係與營業狀態，並未導致「玉珍齋」商標產生任何減損，且抗告人為102 年12月才成立之公司，維持20餘年長久既定之狀態對抗告人而言不會多生所損害，抗告人亦得持續運用玉珍齋商標之授權營利，自無立即重大不利益之處，兩相權衡之下，本件確有定暫時狀態之必要性。又抗告人可能所受損害充其量僅為玉珍齋商標權之授權金，其損害自應不大於商標權本身之經濟價值，或相對人之營業淨利甚明，原審裁定之擔保金並無違誤。並聲明：抗告駁回。三、相對人黃一栩經本院通知後（見本院卷第197 頁），仍未以書狀為任何陳述。四、本件相對人主張抗告人妨礙其使用「玉珍齋」商標，將使其受有重大損害或急迫危險，依民事訴訟法第538 條第1 項聲請本件定暫時狀態假處分，經原審裁定准許相對人之聲請：「聲請人玉珍齋食品股份有限公司、黃一栩、李淑儀即復豐堂商號以新臺幣柒拾萬元為相對人供擔保後，禁止相對人於本案判決確定前妨礙、干擾聲請人玉珍齋食品股份有限公司、黃一栩、李淑儀即復豐堂商號使用『玉珍齋』名稱於商品類別第24類『糖果、餅乾、麵包、蛋糕、蜜餞、蛋黃酥、紅豆糕、綠豆糕、鳳梨酥、冬瓜酥、杏仁糕、麻花、玉米酥、方塊酥、芝麻酥、香妃酥、糕餅、酥餅』、第30類『米果、巧果、月餅、桃餅、蛋捲、糕餅、酥餅、煎餅、脆餅、派餅、烤餅、綠豆糕、紅豆糕、蘇打餅、太陽餅、鳳梨餅、蘿蔔酥、玉米酥、鳳眼糕、蓮子酥、梅香酥、蛋黃酥、海苔酥、香蕉酥、芝麻酥、方塊酥、豬油粩、牛舌餅、花生酥、杏仁酥、綠茶酥、漢餅、油蔥粩、杏仁粩、松子粩、軟糖、茶糖、薑糖、飴糖、貢糖、涼糖、牛奶糖、水果糖、牛軋糖、花生糖、土司、蛋糕、麵包、漢堡、三明治、鮮奶油蛋糕、冰淇淋蛋糕、太妃糖、健素糖、芝麻糖、棒棒糖、冬瓜糖、薄荷糖、椰子糖、人蔘糖、巧克力糖、咖啡糖、青草糖、口香糖』等商品及銷售。」抗告人不服提起抗告。按「提起上訴，應以上訴狀表明下列各款事項，提出於原第一審法院為之：一、當事人及法定代理人。二、第一審判決及對於該判決上訴之陳述。三、對於第一審判決不服之程度，及應如何廢棄或變更之聲明。四、上訴理由。」此規定為抗告程序準用之，民事訴訟法第495 條之1 準用第441 條定有明文。其僅規定抗告應表明之事項，並未限制須將當事人列於當事人欄，因此抗告之當事人為何，仍應依抗告意旨整體內容觀之。本件抗告狀記載：「... 相對人：玉珍齋食品股份有限公司... 法定代理人：黃一栩... 」、「緣原審法院裁定禁止相對人於本案判決確定前妨礙、干擾聲請人使用玉珍齋食品股份有限公司、黃一栩及李淑儀即復豐堂商號使用玉珍齋名稱於食品類別24類商品及銷售，所憑者不外為聲請人將造成無法彌補之損害及雙方損害程度等為主要判斷之依據固非無見... 」（見本院卷17至18頁），是由抗告內容整體觀之，其已有對黃一栩提起抗告之意，僅於第1 頁「法定代理人：黃一栩」前漏列「兼」字，此屬可補正之事項，亦經抗告人於104 年4 月13日補正之（見本院卷第101 背頁），是原裁定對黃一栩部份並未確定，合先敘明。五、又按抗告法院認抗告為有理由者，應廢棄或變更原裁定，民事訴訟第492 條前段定有明文。次按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形，而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請，民事訴訟法第538 條第1 項、智慧財產案件審理法第22條第2 項定有明文。再按，聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足；法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響，智慧財產案件審理細則第37條第1 項、第3 項亦定有明文。又按民事訴訟法第538 條「爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者」，係指因避免重大損害或其他情事，有就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要而言。此必要之情事即為假處分之原因，苟由聲請假處分之人提出相當證據以釋明其存在，即有就爭執之法律關係定暫時狀態之必要。是定暫時狀態假處分之聲請人，除應釋明與債務人間有爭執之法律關係外，尚應提出有何防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要定暫時狀態處分之原因並釋明之（最高法院94年台抗字第792 號裁定參照) 。六、本件相對人主張抗告人禁止其使用「玉珍齋」商標，將使相對人長久經營糕餅業無法繼續而將資遣員工，對相對人有無法彌補之損害及急迫之危險，因此本件有禁止相對人於本案判決確定前妨礙、干擾聲請人使用「玉珍齋」商標之定暫時狀態假處分之必要，惟為抗告人所否認，經查：㈠本件有爭執之法律關係存在：相對人主張其業經授權使用「玉珍齋」商標，抗告人不得禁止其使用，惟為抗告人所否認，兩造自屬有爭執之法律關係存在。㈡聲請人將來勝訴可能性： ⒈相對人雖稱兩造間是否有商標授權關係存在係本案訴訟問題，非保全程序所得審酌云云，然相對人聲請本件定暫時狀態假處分，其日後本案訴訟是否有勝訴可能性，乃本件聲請案是否有保全必要性所應審酌之因素之一，智慧財產案件審理細則第37條第3 項已有明定，是本件自應予以審酌，相對人上開所稱並不足採。 ⒉相對人黃一栩之父黃○○自52年起經營彰化鹿港糕餅老店「玉珍齋」，並於77年5 月16日向經濟部中央標準局註冊取得「玉珍齋」商標，復於86年11月16日註冊取得「玉珍齋鳳黃酥」商標，有「玉珍齋」營利事業登記證影本、「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」商標註冊證在卷足憑（見原審卷聲證1 、2 ），79年間相對人黃一栩成家之際，黃○○、黃○○○為協助相對人黃一栩事業發展，由相對人黃一栩自79年起在○○鎮○○路○○○號，相對人李淑儀即復豐堂商號自82、83年間起在○○鎮○○路○○○號，另設玉珍齋本鋪之分店，使用「玉珍齋」商標販售糕餅，並向玉珍齋本鋪按售價7 折進貨，款項按月與本舖結算，分店盈虧由相對人黃一栩夫妻自行負責。嗣於88年5 月19日、同年6 月8 日黃○○分別將「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」商標移轉予相對人黃一栩之母親黃○○○，黃○○於同年10月1 日去世，黃○○○嗣於103 年3 月將前開商標專用權移轉予抗告人等情，有本院98年度民商上字第17號、最高法院101 年度台上字第1293號判決及商標註冊證在卷可憑（見原審卷一聲證14、17）。 ⒊相對人主張兩造間就「玉珍齋」商標有授權關係存在，無非係以黃○○、黃○○○自79年起授權相對人李淑儀、黃一栩使用「玉珍齋」商標，而黃一彬繼受玉珍齋商號，依民法第305 條第1 項營業概括承受之規定，黃一彬自應受該授權使用關係之拘束，而抗告人為黃一彬成立之一人公司亦應受拘束，因此相對人係有權使用「玉珍齋」商標等語，為其所憑主要論據。然按「就他人之財產或營業，概括承受其資產及負債者，因對於債權人為承受之通知或公告，而生承擔債務之效力。」民法第305 條第1 項定有明文。準此，承受人未對於債權人為概括承受資產及負債之通知或公告者，承擔債務之效力尚未發生，債權人不得以未發生承擔效力之債務，向承受人為清償之請求（最高法院88年度台上第1468號判決參照）。本件相對人雖主張黃一彬因繼受玉珍齋商號而概括承受該商號與相對人之授權關係，然相對人並未釋明黃一彬對玉珍齋商號之財產或營業係概括承受，且亦未釋明黃一彬有對相對人為概括承受資產及負債之通知或公告，縱黃○○即玉珍齋商號與相對人間有商標授權關係存在，亦難認該義務已由黃一彬承擔。再者，「玉珍齋」商標於77年5 月16日登記為「玉珍齋黃○○」所有，「玉珍齋鳳凰酥」商標於86年11月16日登記為「玉珍齋黃○○」所有（均見原審卷一聲證2 商標註冊證），惟88年5 月19日、同年6 月8 日黃○○分別將「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」商標移轉予相對人黃一栩之母親黃○○○，而相對人主張黃一彬係於88年繼受玉珍齋商號（見原審卷一定暫時狀態假處分聲請狀第11頁），準此，若黃一彬繼受玉珍齋商號時間為黃○○移轉「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」商標予黃○○○「之前」，則依相對人所謂「黃一彬應繼受玉珍齋商號權利義務」之主張，「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」商標應歸屬黃一彬所有，然相對人並未釋明黃一彬有授權其等使用商標；若黃一彬繼受玉珍齋商號時間為黃○○移轉「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」商標移轉予黃○○○「之後」，則因該等商標已非玉珍齋商號之財產，自無所謂「黃一彬應繼受玉珍齋商號與相對人間之授權關係」可言。更何況「商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。前項授權應向商標主管機關登記；未經登記者不得對抗第三人。授權使用人經商標專用權人同意，再授權他人使用者，亦同。」82年12月22日修正公布之商標法（下稱82年商標法）第26條定有明文，因此商標授權關係若未登記，不得以之向第三人主張，復參酌92年5 月28日修正之商標法第33條增訂第3 項「授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。」足見兩造商標權授權爭議應適用之82年商標法，應解為只有在商標授權經登記之場合，商標移轉後該授權關係對受讓人才繼續存在，若根本未為商標授權登記，則商標移轉後基於債之相對性原則，受讓人自無受授權契約拘束之可能。本件相對人所主張之商標授權關係並未有任何登記公示等情，為兩造所不爭執，是縱使相對人與黃○○、黃○○○間就「玉珍齋」商標有授權關係存在，然該商標現已移轉登記為抗告人所有，揆諸上開說明，相對人自不得以其與黃○○、黃○○○間之授權關係對抗第三人即抗告人。 ⒋據上，本件依相對人之主張，應認相對人於本案訴訟雖非無勝訴可能性，然勝訴可能性不高。㈢聲請之准駁對於兩造是否將造成無法彌補之損害、雙方損害之程度及對公眾利益之影響： ⒈相對人雖稱：如不許相對人之聲請，相對人20餘年來長久經營之玉珍齋糕餅店舖將無法繼續經營而需資遣解雇員工，此損害急迫且重大云云，然查，相對人僅釋明其確實使用「玉珍齋」販售糕餅達20餘年，然對於本件若駁回其聲請，將造成其營運及員工生計重大影響等，僅憑臆測而未提出任何證據釋明，已難可採。況由相對人玉珍齋食品公司自承於接獲抗告人發函，即103 年6 月9 日後已未使用「玉珍齋」商標，而改以「什倆漉食品」營運，於本院原審裁定後始於104 年初回復使用玉珍齋之名觀之，可見相對人縱不使用「玉珍齋」仍可以使用其他名稱販售糕餅，並無其所稱「糕餅店舖無法繼續經營而需資遣員工」之情形，而定暫時狀態假處分制度之目的在於避免聲請人之重大損害或急迫危險於本案訴訟勝訴確定後已無法彌補，因此設此制度於事前防止之，是仍須以聲請人可能會受到重大損害或有急迫危險，始有保護之必要，本件由客觀事實觀之，相對人未以「玉珍齋」銷售糕餅仍得順利營業，可見其事實上並無急迫危險可言，且糕餅有其保存期限，不可能大量製造囤貨，而相對人使用「玉珍齋」商標之態樣亦僅為店面招牌及產品外盒，因此若相對人無法使用「玉珍齋」商標，亦僅須更換招牌及產品外盒即可，不會產生「商品無法銷售致大量囤積」之重大損害可言，致其所稱員工將資遣影響生計等損害，僅為主觀臆測，且此並非相對人所受之損害，亦無重大可言，本件相對人既未提出證據釋明其若無法使用「玉珍齋」會有何重大損害或急迫危險，其此部份之主張自無足採。 ⒉對抗告人而言，相對人雖涉有侵害「玉珍齋」商標之行為，然相對人使用「玉珍齋」商標已20餘年，而抗告人於103 年3 月始取得「玉珍齋」商標，抗告人取得「玉珍齋」商標時相對人侵害其商標權之態樣已存在許久，是若准許相對人之聲請，僅係繼續維持該等侵害狀態，對抗告人尚無所謂急迫危險可言。又抗告人仍可基於商標權人地位將「玉珍齋」商標授權他人使用，是相對人之行為縱有使抗告人受有損害，然損害亦非謂重大。㈣對公眾利益之影響：按「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。」商標法第1 條定有明文，是相對人有無使用「玉珍齋」商標之權利，影響消費者對產品來源之認知，因此本件准駁雖難謂對公眾利益毫無影響，惟本件仍屬兩造間商標使用之爭議，何人可使用「玉珍齋」商標，對公眾利益影響非鉅。六、本件經衡量兩造雖有爭執之法律關係存在，然相對人日後本案訴訟勝訴可能性不高、本件若駁回相對人之聲請，對其並無重大損害或急迫危險，及本件准駁對公眾利益影響非鉅等情，認相對人本件定暫時狀態假處分之聲請，並未釋明有保全之必要性存在，應予駁回。從而，抗告意旨認原裁定不當，聲明廢棄，為有理由，應由本院將原裁定廢棄，駁回相對人之聲請，爰裁定如主文。七、據上論結，本件抗告為有理由，依智慧財產案件審理法第1 條、第492 條、第95條、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　104　年　　6　　月　　30　　日智慧財產法院第二庭審判長法　官　曾啟謀法　官　林秀圓法　官　蔡如琪以上正本係照原本作成。本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再抗告，應於收受後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀。並繳納再抗告費新台幣1千元。中　　華　　民　　國　　104 　年　　7 　　月　　 8 　日書記官　邱于婷

智慧財產及商業法院104年度民暫抗字第1號

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