104年度民著訴字第21號｜智財：侵害著作權有關財產權爭議等｜裁判日期：105 年 02 月 05 日

智慧財產法院民事判決 104年度民著訴字第21號原　　　告　大崴股份有限公司法定代理人　吳茂原　　　告　吳祚大上二人共同訴訟代理人陳和貴律師吳宗樺律師被　　　告　唯多麗亞國際有限公司兼法定代理人　郭謝娥上二人共同訴訟代理人　鄭建國律師被　　　告　鈞帆國際有限公司兼法定代理人　謝春福上一人訴訟代理人　鄭建國律師被　　　告　定國企業股份有限公司兼法定代理人　謝金波上四人共同訴訟代理人　周慧貞律師上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，本院於民國105 年1 月11日言詞辯論終結，判決如下：主文被告唯多麗亞國際有限公司及被告謝春福應連帶給付原告大崴股份有限公司新臺幣壹佰萬元，及自民國一百零二年三月三十一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告唯多麗亞國際有限公司及被告謝春福連帶負擔百分之三十，餘由原告大崴股份有限公司、吳祚大各負擔百分之三十五。本判決第一項於原告大崴股份有限公司以新臺幣叁拾叁萬元為被告唯多麗亞國際有限公司及被告謝春福供擔保後，得假執行。但被告唯多麗亞國際有限公司及被告謝春福以新臺幣壹佰萬元為原告大崴股份有限公司預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實壹、程序方面：一、按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意；又訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但被告同意者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第262 條第1 項、第255 條第1 項第1 、3 、7 款分別定有明文。查原告於起訴時訴之聲明：（一）被告唯多麗亞國際有限公司（下稱：唯多麗亞公司）及被告謝春福應連帶給付原告大崴股份有限公司（下稱：大崴公司）新台幣（下同）1,000,000 元，及自民國102 年3 月30日起至清償日止，按年息5%計算之利息；（二）被告唯多麗亞公司及被告郭謝娥應連帶給付原告大崴公司1,000,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；（三）被告唯多麗亞公司及被告郭謝娥應連帶給付原告吳祚大1,000,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；（四）被告唯多麗亞公司及被告郭謝娥應連帶負擔費用將本件最後事實審判決書主文欄，以長25公分、寬19公分之篇幅登載於聯合報第一版下半頁1 日；（五）原告願供擔保，請准宣告假執行（見本院卷1 第4 頁）。嗣於本院104 年7 月2 日準備程序期日，被告唯多麗亞公司、被告郭謝娥、被告謝春福就原告所主張訴訟標的之法律關係已為本案之陳述後，原告於同年月22日具狀減縮原起訴訴之聲明第1 項之利息請求，為自102 年3 月31日起至清償日止，按年息5%計算之利息，並撤回上開訴之聲明第4 項之請求（見本院卷1 第234 頁），經核原告所為，係屬減縮應受判決之聲明及對被告唯多麗亞公司、被告郭謝娥、被告謝春福已為本案言詞辯論所為訴之一部撤回，此經被告唯多麗亞公司、被告郭謝娥及被告謝春福同意在卷（見本院卷1 第273 頁），揆諸上揭規定，並無不合，應予准許。二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第2 、7 款分別定有明文。查原告於104 年10月6 日具狀追加被告鈞帆國際有限公司（下稱：鈞帆公司）、被告謝春福、被告定國企業股份有限公司（下稱：定國公司）、被告謝金波，並變更訴之聲明為：（一）被告唯多麗亞公司及被告謝春福應連帶給付原告大崴公司1,000,000 元，及自102 年3 月31日起至清償日止，按年息5%計算之利息；（二）被告應連帶給付原告大崴公司1,000,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；（三）被告應連帶給付原告吳祚大1,000,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息（見本院卷2 第186 頁），被告唯多麗亞公司、被告郭謝娥、被告謝春福均不同意原告上開訴之追加及變更（見本院卷2 第225-226 頁），經核原告此部分所為訴之聲明變更，均係本於同一侵權行為損害賠償之法律關係，其原提出之證據資料仍得相互援用，應認其基礎事實同一，不甚礙於被告唯多麗亞公司、被告郭謝娥、被告謝春福之防禦及本件訴訟之終結，揆諸上揭規定，並無不合，自應准許。貳、實體方面：一、原告起訴主張：（一）原告吳祚大為龍馬獸圖（下稱：系爭著作，如附圖1 所示）之著作權人，原告吳祚大於76年6 月1 日將系爭著作之著作財產權轉讓予高士實業股份有限公司（下稱：高士公司），並於同年12月31日取得美術著作權註冊。其後高士公司於78年8 月1 日將其著作權讓與原告吳祚大，原告吳祚大即授權原告大崴公司向經濟部智慧財產局（下稱：智慧局）申請取得註冊第00912854號、第00804187號及第00804190號商標（下稱：系爭商標1 、2 、3 ，如附圖2 編號1-3 所示）。原告大崴公司另為註冊第00193832號商標之商標權人（下稱：系爭商標4，如附圖2 編號4 所示）。原告大崴公司與被告唯多麗亞公司，於99年8 月31日簽署商標授權合約（下稱：系爭商標授權合約），授權被告唯多麗亞公司得於「內衣褲」類產品上使用系爭商標4 ，同時經美商優尼康赫斯國際公司（下稱：優尼康公司）同意授權被告唯多麗亞公司得於內褲褲頭上之織標及該內褲商品之產品包裝、印刷品使用註冊第00393309號商標（下稱：系爭商標5 ，如附圖2 編號5 所示），被告謝春福於99年8 月31日簽署同意書，願就系爭商標授權合約之約定為被告唯多麗亞公司之連帶保證人。（二）被告唯多麗亞公司違反系爭商標授權合約11-1條約定：1.依系爭商標授權合約第6-2 條約定，被告唯多麗亞公司同意將其年度或季行銷計劃書就其新產品開發計劃及行銷企劃案送交原告大崴公司。若原告大崴公司對計劃書內容有其他意見應於收到後10日內通知被告唯多麗亞公司協商或建議修改。又合約第7-3 條約定，被告唯多麗亞公司同所有商品企劃或與商品有關之一切物品，如：產品、容器、標籤、包裝紙、內外包裝、展示器具、圖劃、型錄、廣告，須經事前提報原告大崴公司審核認可，方可進行製作或生產。惟被告唯多麗亞公司就任何商品相關之物品均未送審而逕行製造，原告大崴公司本得依系爭商標授權契約第11-1條約定，請求給付懲罰性違約金100 萬元。 2.依系爭商標授權合約第1-1 條「授權範圍及限制」中，系爭商標4 之授權範圍僅限於「內衣褲」類，其他各種服裝產品除外，不含在系爭授權合約授權範圍內，則被告唯多麗亞公司自不得將系爭商標4 直接使用於非內衣褲類之產品，例如被告唯多麗亞公司等生產之「彩色短袖衫」、「排汗短袖衫」本身、產品包裝、印刷品。又系爭商標5 之授權範圍則限於內褲褲頭上之織標及其產品包裝、印刷品，且被告唯多麗亞公司未經原告大崴公司同意，不得將「龍馬圖」商標直接使用於產品，復參系爭商標授權合約第2-1 條，可知系爭商標授權合約就系爭商標5 之授權範圍，應僅限於「內褲褲頭（即內褲腰帶）」及該件商品之產品包裝、印刷品方可使用，則被告唯多麗亞公司將系爭商標5 使用於其所生產之「空氣層超厚棉衛生衣」、「全精梳織帶格子平口褲」之非褲頭織標處、「純棉U 領衛生衣」、「純棉圓領衛生衣」、「彩色短袖衫」及「排汗短袖衫」，已逾越系爭商標授權合約授權範圍。 3.原告大崴公司授權被告唯多麗亞公司使用之系爭商標4 內有「UNICORN 」文字，惟該文字既僅為上開商標之一小部分，自不得僅就「UNICORN 」文字單獨割裂使用與上開商標仍構成同一性，則被告唯多麗亞公司將系爭商標5 與「UNICORN 」文字合併使用於其各類商品使用與系爭商標2 、3 之商標圖樣構成近似，且使用商品相同，而被告唯多麗亞公司並未取得上開二商標之使用授權，原告大崴公司未曾同意被告唯多麗亞公司將系爭商標5 與「UNICORN 」文字合併使用，被告唯多麗亞公司上開行為，已對系爭商標2 、3 構成侵權及惡意使用商標之違約行為。 4.被告唯多麗亞公司及其負責人郭謝娥明知上述原告大崴公司約定授權範圍之真意，因此曾因於該公司生產、銷售短袖衫產品之吊牌上使用「龍馬獸圖」商標，經原告大崴公司發現、制止後同意賠償300 萬元。 5.基上，被告唯多麗亞公司未經原告大崴公司同意有逾越系爭商標授權合約授權範圍約定之系爭商標4 、5 使用範圍、任意將系爭商標5 與「UNICORN 」並列使用之行為，當有違反系爭商標授權合約第11-1條約定而為「濫用」以及「惡意使用」授權商標之行為，而得請求損害賠償金100 萬元。（三）被告唯多麗亞公司違反系爭商標授權合約11-4條約定：1.依系爭商標授權合約約定，被告唯多麗亞公司應與原告大崴公司結算營業額以及權利金（第4-9條）、提供業務資料（第5 條）、提供行銷企劃（第6 條）、提供與商品一切有關之物品供審核（第7-3 條）、提供2 份商品樣本供留底（第7-4 條）、提供委託製造商品之工廠相關資料（第7-5 條）、配合提供完整詳細帳冊以及文件資料（第8 條）、連續三個月以上提供新產品新式樣等（第11-2條第(2) 項），被告唯多麗亞公司於簽署系爭商標授權合約後，即有未履行上開約定。 2.被告唯多麗亞公司未經原告大崴公司同意，逾越系爭商標授權合約授權範圍、任意將系爭商標5 與「UNICORN 」並列使用，確有違反商標授權合約第10-4條後段規定，即有將授權商標與其他商標聯合、混合使用於商品上之行為。 3.被告唯多麗亞公司未履行上開規定，致原告大崴公司提前終止契約，並喪失102 年6 月起連續三年度最低權利金利益達378 萬元（第4-3 條約定），原告大崴公司當得暫時就其中100 萬元部分，依系爭商標授權合約第11-4條約定，請求被告唯多麗亞公司賠償原告大崴公司所受之損失，而被告謝春福為被告唯多麗亞公司之連帶保證人，應與被告唯多麗亞公司負連帶賠償責任。（四）被告唯多麗亞公司於系爭商標授權合約終止後，未經同意使用系爭商標1 、2 、3 、4 ，係侵害原告大崴公司之商標權；未經同意使用系爭著作，將系爭商標5 與「UNICORN 」並列使用，係侵害原告吳祚大之重製以及改作著作權： 1.被告唯多麗亞公司有違反系爭商標授權合約之情事，原告大崴公司於102 年3 月27日以台北長安郵局第1305號存證信函終止系爭商標授權合約，而上開存證信函於102 年3 月30日經被告唯多麗亞公司收受。 2.系爭商標授權合約於102 年3 月30日終止後，原告大崴公司於102 年4 月13日在量販店內發現被告唯多麗亞公司於其生產之「排汗短袖衫」及「針織平口褲」商品包裝上使用系爭商標5 與「UNICORN 」字樣並列使用，之後原告大崴公司於102 年5 月8 日再次前往量販店，仍然發現被告唯多麗亞公司所生產之「排汗短袖衫」及「純棉短袖U 領」商品包裝上使用系爭商標5 及「UNICORN 」字樣；另外「針織平口褲」在內褲織標上則有使用系爭商標4 ，則被告唯多麗亞公司明知系爭商標授權合約業已終止，竟未經原告同意或授權，即於其所製造之內衣褲商品上使用系爭商標4 、5 等圖案，且有將系爭商標5 與「UNICORN 」並列使用，甚至在外包裝背面下方故意記載「商標係UNICORN HOUSE INT'L CORP授權使用」，使一般消費者誤認為被告唯多麗亞公司產製之商品為「UNICORN 服飾品牌」合法授權廠商所製造之商品，造成商品來源之混淆，而唯多麗亞公司乃係藉此增加消費者對被告之商品好感度並提升其品牌經濟效益之價值，是被告之行為違反商標法第68條、著作權法第22條第1 項、第28條等規定，係侵害系爭商標1-4 權利，及侵害原告吳祚大就系爭著作之重製以及改作著作權利。 3.被告郭謝娥為被告唯多麗亞公司之法定代理人，被告唯多麗亞公司為行銷其服飾產品而侵害原告吳祚大之著作權以及原告大崴公司之商標權之行為，自屬其公司業務執行範圍內，故被告郭謝娥自應與被告唯多麗亞公司就侵害商標權以及著作權之行為負連帶賠償責任。（五）被告鈞帆公司及負責人謝春福參與被告唯多麗亞公司之侵權行為： 1.依鈞帆公司104 年9 月21日鈞帆字第104001號函略稱：「本公司最後一次向唯多麗亞國際有限公司（統一編號：28830560）購買『UNICORN 』品牌內衣褲的時間是102 年1 月25日；進貨商品明細為UNICORN 針織平口褲…」云云，惟家福股份有限公司（下稱：家福公司）104 年9 月18日104 年家福法字第2015091801號函則略稱：「三、又，本公司於102 年3 月30日後仍有向鈞帆公司進貨至103 年中…」等語，且依同函檢附之附表中家福公司於102 年4 月至103 年10月的時間，該公司仍有購入包含UNICORN 針織平口褲以外之大量UNICORN 商品，且金額高達512 多萬元，可知，上開鈞帆公司104 年9 月21日鈞帆字第104001號函與家福公司104 年9 月18日104 年家福法字第2015091801號函內容竟互相矛盾。 2.被告郭謝娥於刑事偵查程序中，分別於102 年9 月26日、103 年3 月19日訊問過程中陳述：「…不過我是公司名義負責人，公司是我弟弟開的。」、「（問：公司實際負責人是你嗎？）是我弟弟謝春福…」云云，可證被告謝春福係被告郭謝娥之親生兄弟且身兼被告唯多麗亞公司實際負責人，對於被告唯多麗亞公司之一切相關事務知之甚詳且應知悉被告唯多麗亞公司不得使用「UNICORN 」字樣、系爭商標5 以及系爭著作，惟仍以被告鈞帆公司名義向被告唯多麗亞公司購入使用「UNICORN 」、系爭商標5 等相關商標、著作之商品，是被告鈞帆公司以及其負責人謝春福於102 年3 月30日後與被告唯多麗亞公司及郭謝娥共同為商標、著作侵權行為。（六）被告定國公司及負責人謝金波參與被告唯多麗亞公司之侵權行為： 1.被告定國公司於刑事偵查程序中，以陳報狀自稱被告唯多麗亞公司最後一次出貨給定國公司係102 年1 月24日之「UNICORN 萊卡彈性比基尼」云云，惟該商品未列在被告唯多麗亞公司所提呈102 年度對定國公司所有之總出貨量表、送貨單、發票內，且再執上開陳報狀之附表與大潤發流通事業股份有限公司（下稱：大潤發公司）104 年8 月25日函相核對後，可知大潤發公司於102 年度仍持續購入「UNICORN 全精梳針織平口褲」、「UNICORN 排汗短袖衫」、「UNICORN 全棉U 領短袖衫」以外之大量UNICORN 商品。依大潤發公司104 年9 月24日函相核對後，大潤發公司於102 年4 月1 日起購入之UNICORN 商品金額高達188 多萬元，可知依大潤發公司104 年8 月25日函，與被告唯多麗亞公司提呈102 年度對定國公司所有之總出貨量表、送貨單、發票內容竟互相矛盾。 2.被告定國公司負責人謝金波係被告郭謝娥、謝春福之親生兄弟，且與被告唯多麗亞公司實際負責人謝春福同居共財，對於被告唯多麗亞公司之一切相關事務當知之甚詳，且被告定國公司與被告唯多麗亞公司、鈞帆公司登記地址相同，又訴外人吉甫公司曾於97年4 月30日與訴外人唯多利雅公司以及被告唯多麗亞公司簽署協議書，嗣訴外人吉甫公司發現訴外人唯多利雅公司未經書面同意即於成衣產品（包括領標、包裝、說明書）上使用系爭商標5 與「UNICORN 」，經訴外人唯多利雅公司要求和解後，由訴外人唯多利雅公司簽署切結書賠償吉甫公司損害，該切結書所附之保證票據，即係被告定國公司及其負責人謝金波直接開立票據予訴外人吉甫公司，自不能諉稱不知悉簽署上開協議書並為保證之緣由，係為禁止使用「UNICORN 」並禁止於內褲褲頭織標外使用系爭商標5 。（七）關於訴之聲明第2、3項損害賠償額之計算： 1.原告大崴公司授權被告唯多麗亞公司之年度最低授權金為新台幣126 萬元，原告大崴公司得依商標法第71條第1 項第4 款規定，向被告唯多麗亞公司、郭謝娥、鈞帆公司、謝春福、定國公司、謝金波等請求連帶給付新台幣126 萬元之損害賠償，惟原告大崴公司暫先就其中之100 萬元為請求。 2.被告唯多麗亞公司、郭謝娥、鈞帆公司、謝春福、定國公司、謝金波有上述侵害系爭著作之重製、改作行為，因原告吳祚大不易證明實際損害額，故依著作權法第88條第2 、3 項規定，請求酌定100 萬元之賠償額。（八）被告唯多麗亞公司產製、販售之商品違反系爭商標授權合約、被告鈞帆公司與被告定國公司販售被告唯多麗亞公司產製之商品，共同侵害系爭商標及著作權至為明確。被告郭謝娥、被告謝春福、被告謝金波分別為被告唯多麗亞公司、被告鈞帆公司、被告定國公司之法定代理人，依公司法第23條第2 項之規定，應與被告唯多麗亞公司、被告鈞帆公司、被告定國公司負連帶賠償之責。爰依系爭授權合約第11-1、11-4條約定、商標法第69條第3 項、第71條第1 項第4 款、著作權法第88條第1 項、第3 項、民法第185 條、公司法第23條等規定，提起本件訴訟。（九）聲明： 1.被告唯多麗亞公司及被告謝春福應連帶給付原告大崴公司100 萬元，及自102 年3 月31日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。 2.被告應連帶給付原告大崴公司100 萬元，及自104 年10月24日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。 3.被告應連帶給付原告吳祚大100 萬元，及自104 年10月24日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。 4.原告願供擔保，請准予假執行之宣告。二、被告唯多麗亞公司、被告郭謝娥、被告謝春福抗辯：（一）被告唯多麗亞公司並無違反系爭商標授權合約11-1條約定： 1.原告吳祚大為訴外人吉甫公司與優尼康公司之負責人，90年間即為系爭商標2 、3 權利人，又因吉甫公司早於90年3 月3 日，即將系爭商標4 、5 商標圖樣授權訴外人唯多利雅公司使用於男女內衣褲商品，顯見原告吳祚大早於90年6 月1 日第一次合約期間開始後，即早已知悉訴外人唯多利雅公司將「UNICORN 」字樣與「龍馬圖」商標圖樣併用之情形，訴外人吉甫公司與訴外人唯多利雅公司於95年1 月24日簽訂第二次商標授權合約之前，訴外人唯多利雅公司就已公然將「UNICORN 」字樣與「龍馬圖」商標圖樣一併使用於內衣褲商品上，此亦有家樂福賣場2004年促銷商品型錄及2005年促銷商品型錄可稽。可證，訴外人吉甫公司於95年1 月24日簽約當時，亦不曾對訴外人唯多利雅公司如何在授權商品上標示系爭商標4 、5 表示反對之意思。 2.97年4 月30日、97年5 月1 日原告大崴公司與被告唯多麗亞公司訂立協議書，各自承接訴外人吉甫公司與唯多利雅公司商標授權合約之際，訴外人唯多利雅公司透過通路商公然展示、銷售之內衣褲商品，其「UNICORN 」字樣與「龍馬圖」商標圖樣併列之標示方式，依然是沿用該公司與訴外人吉甫公司先前約定之標示方式，原告大崴公司負責人吳茂於訂定協議書之時，對於訴外人吉甫公司同意之標示方式，豈有毫不知情之理？且苟若原告大崴公司如其書狀所稱：曾經對此一併列標示方式表示異議，又豈會概括承受訴外人吉甫公司與訴外人唯多利雅公司間之商標授權合約內容，而無任何保留之意思表示。 3.97年4 月30日協議書第8 條約定「丙方（即被告唯多麗亞公司）如違反原契約第1-1 條第2 項之約定，未經甲方書面同意，即擅自將『龍馬圖』商標直接使用於『衣服產品』者，應給付甲方以每件衣服新台幣壹萬元計算之罰款」等語，係肇因於訴外人吉甫公司在第二次商標授權合約期間內，發現訴外人唯多利雅公司除在內衣商品之領標、包裝及說明書上使用「UNICORN 」字樣與「龍馬圖」商標圖樣外，另在部分內衣商品之左前胸部位，加繡約硬幣大小之「龍馬圖」商標圖樣，而訴外人吉甫公司宣稱此一胸前標示方式，並不符雙方商標授權合約第1-1 條第2 項之約定，因而要求繼受訴外人唯多利雅公司契約地位之被告唯多麗亞公司，不得在內衣商品本身之任何部位標示授權商標（領標除外），同時於上開協議書內增訂此一違約條款，以規範違約金之計算方式。顯見增訂此一違約條款之目的，事實上與訴外人吉甫公司是否同意訴外人唯多利雅公司將「UNICORN 」字樣與「龍馬圖」商標圖樣併用於授權商品並無關聯。 4.兩造於101 年10月1 日簽署協議書之原委，係因101 年9 月間，原告大崴公司突然向被告唯多麗亞公司佯稱：100 年4 月間訴外人隆隆隆有限公司於有線電視東森購物台販售被告唯多麗亞公司所製造之「UNICORN 」品牌短袖衫商品，業已違反系爭商標授權合約第10 -2 條之約定，被告唯多麗亞公司依約應賠償原告大崴公司300 萬元云云。被告等在震驚之餘，在未查明「100 年4 月間」尚屬舊合約期間，且舊合約並無類似系爭商標授權合約第10-2條限制之情況下，即急於息事寧人，因而匆匆在原告大崴公司出具之協議書上蓋章、簽名。協議書第2 條中段「竟未經甲方同意而於產品上使用『UNICORN 』字樣，且該商品吊牌上亦有甲方所有之『龍馬獸圖』商標圖樣，核丙方所為，業已侵害甲方之商標權利（第393309號、第804187號及804190號商標) …」等語，無非係原告大崴公司私下捏造之情節，且協議書第1 條所援引之商標授權合約條款，亦俱與簽署協議書當事人之初衷毫不相涉，自不得作為推翻訴外人吉甫公司早已同意訴外人唯多利雅公司將「UNICORN 」字樣與「龍馬圖」商標圖樣併用於授權商品之事實。 5.系爭商標4 係由「雙獅地球圖」、「UNICORN 」字樣及「雙麒」中文字樣共同組成。惟因該商標中之「UNICORN 」英文字樣，於訴外人吉甫公司與訴外人唯多利雅公司訂立第一次商標授權合約迄今，均未另行註冊為獨立之商標，又因訴外人唯多利雅公司於締結商標授權使用合約之時，為期將來「UNICORN 」商標之標示方式與訴外人吉甫公司相同，業已向訴外人吉甫公司表明必須將「獨角獸」之英文字樣與圖案一併授權使用於授權商品，訴外人唯多利雅公司始願支付鉅額之權利金。為此，訴外人吉甫公司在90年3 月3 日、95年1 月24日與訴外人唯多利雅公司簽訂商標授權合約時，遂提供商標內有「UNICORN 」英文字樣之系爭商標4 ，連同系爭商標5 「龍馬獸圖」商標一起授權訴外人唯多利雅公司使用。此所以自90年6 月起，多年來被授權之一方，即持續將「UNICORN 」字樣與「龍馬圖」商標圖樣同時標示於內衣褲商品、說明書與包裝上，以及標明已得「UNICORN HOUSE 」（即優尼康公司）授權，並於99年8 月31日系爭商標授權合約訂立後，仍繼續予以沿用之緣由。 6.系爭商標授權合約第1-1 條第(2) 項所定「…甲方同時同意乙方使用註冊號數第00393309號『龍馬圖』商標圖樣( 詳附件二) 限於產品包裝、印刷品及內褲褲頭上之織標。如乙方未經甲方書面同意，不得將『龍馬圖』商標直接使用於產品…」乙語，綜觀同條第(1) 項及第2 條之上下文文義，其真意不外係指：(1) 本項僅為「龍馬圖」商標圖樣「標示方式」之限制，而非第2-1 條授權商品之限縮，其「授權範圍」，除內褲類商品外，當包括內衣類商品在內；(2) 乙方將「龍馬圖」商標圖樣直接使用於內衣褲本身，須先經甲方書面授權，以及(3) 在內衣類商品如何標示「龍馬圖」商標圖樣，並無任何限制，但在內褲類商品，則應限於標示在產品包裝、印刷品及內褲褲頭織標之上。準此，本件被告唯多麗亞公司使用「龍馬圖」商標圖樣於「純棉U 領衛生衣」、「純棉圓領衛生衣」商品之領標、包裝及說明書上，並依約於「全精梳織帶平口褲」商品之包裝、印刷品及褲頭織標上標示「龍馬圖」商標圖樣，即無任何違反約定之情形。 7.系爭商標授權合約第11-1條所稱「濫用」與「惡意使用」，兩者應屬民事違約之主觀不法要件，且解釋上應限於惡性較為重大之「故意」行為，始有本條適用之餘地，且該條適用之前提，須以客觀上致生「甲方所有之『授權商標』遭撤銷或致甲方之形象等權益受有損害」之結果為要件，應無庸置疑，被告唯多麗亞公司於內衣褲商品使用系爭商標5 「龍馬圖」商標，既係依前揭系爭商標授權合約第1-1 條第(2) 項及第2 條之授權範圍使用，不但未逾越系爭商標授權合約授權範圍，更無「濫用」或「惡意使用」之主觀違約情事。（二）被告唯多麗亞公司並無違反系爭商標授權合約11-4條約定： 1.原告大崴公司主張被告唯多麗亞公司未履行系爭商標授權合約第4-9 、5 、6 、7-3 、7-4 、7-5 、8 、10-4、11-2條，惟系爭商標授權合約第4-9 條係結算暨支付超額權利金，第5 條係交付業務資料，第6條係交付行銷計畫書，第7-3 條係商品相關物件應先提報審核認可，第7-4 條係依核准品質生產，第7-5 條係提供委製生產工廠資料，第8 條係智財權相關約定，第10 -4 條係不將授權商標與其他商標混合使用，第11-2條係為達營業目標，被告倘違反上開約定，依授權合約第11-2、11-3條約定原告大崴公司得終止合約，依授權合約第11-4條原告大崴公司得請求損失之賠償，並無被告唯多麗亞公司應給付懲罰性違約金100 萬元之約定。 2.原告大崴公司又主張其喪失102 年6 月起連續三年最低權利金378 萬元云云。惟授權合約第11 -4 條係約定「以上因乙方違約致甲方蒙受損失時，乙方應負責賠償之。」，亦即須因被告唯多麗亞公司違反上開各條約定之情況直接導致原告大崴公司受有損失時，被告唯多麗亞公司始負賠償責任，此與終止合約後之所失利益顯然無涉；被告唯多麗亞公司於契約終止後即無支付權利金之義務，此乃契約終止之當然效果，何能解釋為原告大崴公司之損失？且終止契約與否之決定權在原告大崴公司，於被告唯多麗亞公司違反上開各條約定時，原告大崴公司亦得不終止合約，而僅依授權合約第11-4條請求賠償損失，是原告大崴公司無法收取自102 年6 月後之權利金，係其自己決定終止合約之行為所導致之必然後果，顯非源於被告唯多麗亞公司之違約行為。（三）被告唯多麗亞公司並無違反系爭商標授權合約11-4條約定： 1.被告唯多麗亞公司最後一次出貨予被告鈞帆公司係102 年1 月25日，且係以賣斷方式為之，被告唯多麗亞公司並無要求被告鈞帆公司返還商品或不得銷售之權利。被告鈞帆公司就被告唯多麗亞公司之合法授權終止前所買進之商品，自仍得續行銷售，是被告鈞帆公司自102 年4 月起，著手處理「UNICORN 」品牌內衣褲之存貨，至102 年6 月間幾已處理完畢，自102 年7 月起家福股份有限公司售出之「UNICORN 」品牌內衣褲寥寥可數，可證被告唯多麗亞公司於授權合約終止後，未再銷貨予被告鈞帆公司。 2.被告唯多麗亞公司最後一次出貨予被告定國公司係102 年1 月24日，亦係以賣斷方式為之，被告唯多麗亞公司並無要求被告定國公司返還商品或不得銷售之權利。被告定國公司就被告唯多麗亞公司之合法授權終止前所買進之商品，自仍得續行銷售，是被告定國公司自102 年4 月起著手處理「UNICORN 」品牌內衣褲之存貨，迄至7 月1 日即已處理完畢，此亦可由大潤發公司函覆鈞院之進貨明細，詳載102 年6 月以後，大潤發公司已無向被告定國公司採購「UNICORN 」品牌內衣褲之紀錄，可證被告唯多麗亞公司於授權合約終止後，未再銷貨予被告定國公司。（四）答辯聲明： 1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。 2.如受不利益判決，被告唯多麗亞公司、郭謝娥、謝春福願供擔保，請准免為假執行。三、被告鈞帆公司、被告謝春福、被告定國公司、被告謝金波抗辯：（一）依遠百企業股份有限公司（下稱：遠百公司）104 年10月15日百企104 字第10007 號函：「（一）本公司係於102 年2 月停止與供應商『定國企業股份有限公司』合作，雙方於102 年以後並未再簽訂採購合約，惟在102 年1 月間雙方協商是否續約之際，仍會向『定國企業股份有限公司』購買『UNICORN 』商品，故消費者於102 年1 月仍得於本公司所營之愛買量販店購買取得『UNICORN 』商品。又，本公司係在102 年2 月5 日陸續辦理各賣場『UNICORN 』商品之下架及退貨，在該段期間，賣場僅會銷售少量『UNICORN 』商品存貨至退貨程序完結…（三）本公司於102 年2 月以後即未再向『定國企業股份有限公司』購買『UNICORN 』商品，故無102 年2 月以後之進貨資料，謹檢附本公司102 年1 月向『定國企業股份有限公司』之進貨明細供參…」等語可知，通路商遠百公司係向被告定國公司進貨，而非直接向被告唯多麗亞公司採購，其是否繼續販賣UNICORN 品牌商品，係取決於該公司與被告定國公司間之採購合約，而與原告大崴公司與被告唯多麗亞公司間之商標授權合約是否業經終止無關。又遠百公司與被告定國公司於102 年以後雖未再簽訂採購合約，但遠百公司於102 年2 月停止合作之前向被告定國公司所購買之「UNICORN 」商品，遠百公司依然有權決定將其下架、退貨或繼續販賣。遠百公司於102 年2 月停止與被告定國公司間之合作關係，惟該公司所營之愛買量販店截至同年5 月間，猶儲備有若干數量之「UNICORN 」存貨尚未售罄，則依時序排列，各該存貨既然是102 年2 月前向被告定國公司採購之商品，必屬被告唯多麗亞公司在102 年3 月30日商標授權合約終止之前所生產、銷售之商品。再者，遠百公司最後一次向被告定國公司進貨之時間為102 年1 月，且在102 年2 月至5 月陸續辦理「UNICORN 」商品之下架、退貨期間，愛買量販店仍有「UNICORN 」商品存貨對外銷售。在辦理下架及退貨程序之情況下，愛買量販店處理102 年1 月之前採購之「UNICORN 」商品存貨，尚且需要至少四個月之時間，而此一處理存貨之時間遞延現象，無論在通路中間商( 如被告定國公司、鈞帆公司) 或通路末端之賣場( 如遠百公司、大潤發公司及家福公司) ，均為普遍。是倘若本件通路商處理「UNICORN 」商品存貨之時間並無異狀，即可佐證各該內衣褲存貨，確係被告唯多麗亞公司在102 年3 月30日以前所製造、銷售之授權商品。（二）被告唯多麗亞公司最後一次將「UNICORN 」品牌之內衣褲商品出貨給被告定國公司之時間既為102 年1 月24日，可證被告定國公司於102 年3 月30日之後出貨給大潤發公司之「UNICORN 」內衣褲，亦係被告唯多麗亞公司在商標授權期間內所製造、銷售之商品。而被告定國公司之負責人謝金波在102 年3 月底時知悉原告大崴公司終止與被告唯多麗亞公司間「內衣褲類」之商標授權合約後，自102 年4 月2 日至102 年7 月1 日，將被告定國公司自被告唯多麗亞公司購入之「UNICORN 」品牌內衣褲存貨處理完結，不再供應「UNICORN 」內衣褲類商品給大潤發公司，依卷附大潤發公司函覆之進貨明細，業已詳載102 年6 月以後，大潤發公司除向被告定國公司採購「UNICORN 」品牌襪子類商品（即未經原告大崴公司終止商標授權合約之授權商品）及「VICTORYH」品牌之商品外，已無向被告定國公司採購「UNICORN 」品牌內衣褲之紀錄，符合上開通路商處理存貨之正常程序。可證被告唯多麗亞公司於102 年3 月30日商標授權合約終止之後，已無使用「UNICORN 」字樣及系爭商標5 圖樣於其內衣褲產品之事實。（三）被告鈞帆公司最後一次向被告唯多麗亞公司購買「UNICORN 」品牌內衣褲之時間為102 年1 月25日，可認被告鈞帆公司在102 年3 月30日以後售予家福公司之「UNICORN 」品牌內衣褲商品，同屬被告唯多麗亞公司在商標授權期間內所生產、銷售之商品。而共同被告即鈞帆公司負責人謝春福係因其委任律師明確告知：儘管原告大崴公司已終止內衣褲商品之商標授權合約，然被告鈞帆公司將終止前已購入之「UNICORN 」品牌內衣褲商品轉售予他人之權利，並不因此而受影響，更無侵害授權商標之虞，乃從102 年4 月起，開始處理「UNICORN 」品牌內衣褲之存貨，同時與通路商家福公司洽商改以「VICTORYH」品牌內衣褲取代「UNICORN 」品牌內衣褲等供貨細節。此所以家福公司函覆之銷貨資料：102 年6 月以前，該公司所陳列、銷售被告鈞帆公司供應之商品，主要係以「UNICORN 」品牌之內衣褲為主，惟在102 年6 月以後，卻以被告鈞帆公司供應之「VICTORYH」品牌內衣褲為大宗，且在102 年7 月至9 月間，家樂福賣場每月僅售出區區少量之「UNICORN 」內衣褲存貨予消費者。從而，僅由被告鈞帆公司及家福公司處理「UNICORN 」品牌內衣褲存貨之上開過程觀之，可證被告唯多麗亞公司、謝春福之主張：102 年3 月30日系爭商標授權合約終止之後，被告唯多麗亞公司已不再生產、銷售使用「UNICORN 」字樣與「龍馬圖」商標圖樣之內衣褲商品，並全面停止供貨予被告定國公司及被告鈞帆公司乙節，確屬實情。（四）答辯聲明： 1.原告之訴及假執行聲請均駁回。 2.如受不利判決，被告鈞帆公司、被告謝春福、被告定國公司、被告謝金波願供擔保，請准免為假執行。四、兩造不爭執事項（見本院卷1 第202-203 、273 頁、本院卷2 第280-282 頁）：（一）原告大崴公司為註冊第00912854號「龍馬獸圖」商標、第00804187號「UNICORN 龍馬」商標、第00804190號「龍馬UNICORN 」商標、第00193832號「雙麒及圖UNICORN 」商標（下稱：系爭商標1 、2 、3 、4 ，合稱：系爭諸商標）之商標權人，系爭諸商標現仍於專用期限內，此有智慧財產局商標資料檢索服務資料附卷可憑（見本院卷1 第22-25 頁）。（二）原告吳祚大為「龍馬獸圖」美術著作（下稱：系爭著作）之著作權人，此有內政部76年12月31日台（76）內著字第562288號函影本、78年8 月1 日著作權轉讓證明書影本在卷可稽（見本院卷1第11-20頁）。（三）美商優尼康公司於94年4 月1 日將UNICORN 系列商標授權大崴投資股份有限公司使用，並同意大崴投資股份有限公司授權其他廠商使用該「授權標章」，此有UNICORN 系列商標授權證明書影本附卷可參（見本院卷1第178頁) 。（四）原告大崴公司與被告唯多麗亞公司於99年8 月31日簽署系爭商標授權合約，約定授權商標為註冊第00193832號「雙麒及圖UNICORN 」商標（系爭商標4 ）、第00393309號「龍馬獸圖」商標圖樣（下稱：系爭商標5 ），期間自100 年6 月1 日起至105 年5 月31日止，此有商標授權合約書影本附卷可憑（見本院卷1第27-38頁）。（五）被告謝春福於99年8 月31日簽署同意書，同意就系爭商標授權合約之約定，擔任被告唯多麗亞公司之連帶保證人，此有被告謝春福用印之同意書影本在卷可參（見本院卷1第64頁）。（六）系爭商標授權合約於102 年3 月30日終止，此有台北長安郵局第1305號存證信函及回執影本在卷可憑（見本院卷1第39-63頁）。（七）被告唯多麗亞公司使用系爭商標4 、5 圖樣，及結合授權系爭商標5 圖樣、系爭商標4 之英文「UNICORN 」字樣，使用於生產之「排汗短袖衫」、「針織平口褲」及「純棉短袖U 領」商品包裝上（原證10）；另將授權系爭商標4 使用於生產之「針織平口褲」之內褲織標上（原證11），此有商品包裝之吊牌、說明影本在卷可參（見本院卷1第66-77、79-85頁）。（八）系爭商標授權合約於102 年3 月30日終止後，原告先後於102 年4 月13日、同年5 月8 日在大潤發量販店內購得被告唯多麗亞公司生產之「排汗短袖衫」、「純棉短袖U 領」及「針織平口褲」商品包裝上，使用系爭商標4 、5 圖樣，及結合授權系爭商標5 圖樣、系爭商標4 之英文「UNICORN 」字樣，此有102 年4 月13日及同年5 月8 日電子發票影本及商品包裝吊牌、說明影本附卷可稽（原證10、11，見本院卷1 第65-86 頁）。五、依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化爭點如下（見本院卷1 第203 、273 頁、本院卷2 第282 頁）：（一）被告唯多麗亞公司有無違反系爭商標授權合約第11-1、11-4條之約定？被告唯多麗亞公司與被告謝春福是否應連帶給付原告大崴公司100 萬元？（訴之聲明第1 項，見本院卷1 第4 頁）（二）系爭商標授權合約於102 年3 月30日終止後，被告唯多麗亞公司有無繼續使用系爭商標4 、5 圖樣，及結合系爭商標5 圖樣、系爭商標4 中之英文「UNICORN 」字樣於其製造之原證10、11所示商品，侵害原告大崴公司註冊系爭商標1 、2 、3 、4 之商標權，及侵害原告吳祚大於「龍馬獸圖」美術著作之重製及改作權，而應分別依商標法第69條第3 項規定、著作權法第88條第1 項規定，負侵權行為損害賠償責任？賠償金額？（變更後訴之聲明第2 、3 項，見本院卷2 第186 頁）（三）被告唯多麗亞公司、被告鈞帆公司、被告定國公司是否依民法第185 條規定，負前述（二）共同侵權行為損害賠償責任？被告郭謝娥、謝春福、謝金波是否應依公司法第23條第2 項規定，分別與被告唯多麗亞公司、被告鈞帆公司、被告定國公司負連帶賠償責任？賠償金額？（變更後訴之聲明第2 、3 項，見本院卷2 第186頁）六、兩造之爭點及論斷：（一）被告唯多麗亞公司有無違反系爭商標授權合約第11-1、11-4條之約定？ 1.原告大崴公司主張被告唯多麗亞公司違反授權之系爭商標4 、5 之使用方式，依系爭商標授權合約第11-1、11-4條之約定，原告僅一部請求被告唯多麗亞公司與被告謝春福應連帶給付懲罰性違約金及損害賠償，合計100 萬元云云（見本院卷2 第279 頁）。 2.系爭商標授權合約第11-1條部分： ⑴原告大崴公司與被告唯多麗亞公司於99年8 月31日簽訂系爭商標授權合約（見本院卷1 第27-32 頁之原證7 ），約定原告大崴公司授權被告唯多麗亞公司使用授權商標，以從事設計、製造、生產與經銷授權商品，依系爭商標授權合約第1 條「授權範圍及限制」，其中第1-1 條「授權商標」約定：『⑴註冊號數第00193832號商標（如附圖2 編號4 ）之「內衣褲」類，其他各種服裝產品除外，不含在該合約內。⑵甲方（原告大崴公司，下同）同意乙方（被告唯多麗亞公司，下同）使用註冊號數第00393309號「龍馬圖」商標圖樣（如附圖2 編號5 ）限於產品包裝、印刷品及內褲褲頭上之織標。如被告唯多麗亞公司未經原告大崴公司書面同意，不得將「龍馬圖」商標直接使用於產品』；第1-2 條「授權地區」約定：『甲方同意將「授權商標」授權乙方在中華民國台灣地區（包括台、澎、金、馬），使用於本約列舉之授權商品』；第2 條「授權商品」，其中第2-1 條約定：『授權商品種類：【只限於『內衣褲』類，其中各種服裝產品除外】男性內衣褲。女性內衣褲。男女童內衣褲。』；第2-2 條約定：『本合約所稱之使用，係指將「授權商標」使用於前項之商品、標籤、包裝、容器、說明書、廣告或目錄上，用以銷售、販賣前項商品者。』；第3 條「合約期限」約定：『本合約之期限自100 年6 月1 日起至105 年5 月31日止』。依上開約定內容，第1-1 條係約定「授權商標」之標的，第1-2 條約定：『甲方同意將「授權商標」授權乙方‧‧‧，使用於本約列舉之授權商品』，已明確約定授權系爭商標4 、5 使用於「授權商品」，隨之第2-1 條即明訂「授權商品」種類及使用或利用於商品之方式，可知，依第1-1 條約定「授權商標」之系爭商標4 、5 使用於授權商品種類及使用方式，應依第2 條之約定，亦即，系爭商標4 、5 授權使用於第2-1 條約定之「內衣褲」類商品及第2-2 條之「內衣褲」類商品廣告上。 ⑵依第1-1 條⑴約定系爭商標4 使用於「內衣褲」類商品，不含其他各種服裝產品，此核與第2-1 條約定授權商品種類【只限於『內衣褲』類，其中各種服裝產品除外】，互核相符，又第1-1 條⑵關於系爭商標5 之使用，固載有限於產品包裝、印刷品及內褲褲頭上之織標等語，然如形式解釋為系爭商標5 之授權商品種類即使用商品方式僅以此為限，此不僅與第1-2 條已約定系爭商標4 、5 授權使用於第2 條明訂之「授權商品」不合，且無異將系爭商標4 、5 於使用商品種類及方式，割裂為系爭商標4 始有第2 條約定之適用，無異限縮第2 條約定之適用範圍，此顯與被告唯多麗亞公司或其前身唯多利雅公司自90年間以來歷來使用授權商標於商品種類及方式不合（詳如後述），則第1-1 條⑵關於系爭商標5 之使用，應解為僅系爭商標5 「標示方式」之約定，而非授權商品範圍之限制，其「授權商品」仍應依第2 條約定內容，否則，系爭商標授權合約第2-2 條有關「本合約所稱之使用或利用，係指將『授權商標』使用於前項之產品（即男女內衣褲、男女童內衣褲商品）、標籤、包裝、容器、說明書、廣告及目錄上，用以銷售、販賣前項產品者」之約定，豈非成為具文而毫無意義；參以，系爭商標5 指定使用商品名稱為「服飾用皮帶、腰帶」，原告大崴公司當無法將系爭商標5 授權被告唯多麗亞公司使用於「內褲褲頭」上之織標，益徵，系爭商標授權合約第1-1 條⑵約定，乃系爭商標5 「標示方式」之約定，而非授權商品範圍之限制。是綜合上開第1- 1、1- 2、2- 1、2-1 條約定之內容，系爭商標5 於授權使用商品種類及方式，依第2 條約定內容，即應包含「內衣褲」類商品及其上廣告，始符合契約當事人之真意，從而，本件應認原告大崴公司授權被告唯多麗亞公司於系爭商標授權合約期限內，使用之「授權商標」、「授權商品」內容，即指系爭商標4 、5 （如附圖2 編號4 、5 ）等2 商標，使用於第2 條所列舉之「授權商品」內容（包含授權商品種類、使用方式），即「內衣褲」類商品或其商品廣告。 ⑶依系爭商標授權合約第10條「禁止條款」，其中第10-4條約定：『乙方了解「授權商標」之特性及其所享有之之優良形象與商譽。乙方同意不將「授權商標」與其他商標，聯合或混合使用或利用於商品或廣告上』，可見，雙方約定被告唯多麗亞公司不得將上開授權之系爭商標4 、5 與其他商標，聯合或混合使用或利用於商品或廣告上，並無禁止被告唯多麗亞公司將授權系爭商標4 、5 聯合或混合使用或利用於第2 條所示之「內衣褲」類商品或廣告上，如被告唯多麗亞公司將授權之系爭商標5 「龍馬圖」與系爭商標4 中之英文「UNICORN 」字樣結合使用，依系爭商標授權合約第10-4條約款，並無違反系爭商標授權合約約定之商標使用方式。 ⑷系爭商標授權合約第11-1條約定：『乙方如任意變更、附加「授權商標」之商標圖樣，或濫用、惡意使用「授權商標」，致甲方所有之「授權商標」遭撤銷或甲方之形象等權益受有損害者，應給付甲方新台幣壹佰萬元作為懲罰性違約金，並賠償甲方因此所受之損失，甲方並得逕自終止合約』；第11-2條約定：『乙方如違反本合約第1 條或第4-4 條或第4-9 條或第5 條或第7-3 條或第9-2 條或第9-5 條或第10條時，視為重大，甲方得即時終止本合約」；第11-4條約定：『以上因乙方違約致甲方蒙受損失時，乙方應負責賠償』。查原告雖主張被告唯多麗亞公司以系爭商標4 、5 或結合系爭商標5 「龍馬圖」與系爭商標4 之英文「UNICORN 」字樣，使用於原證10、11所示商品，然依一般人生活經驗及通路賣場之商品並列展示現狀，核屬於內衣類如「排汗短袖衫」、「純棉短袖U 領」之領標及屬於內褲類如「針織平口褲」之褲頭上（使用態樣如附圖3 ），此依第2 條約款約定「授權商品」內容即「內衣褲」類商品或其廣告等上，則被告唯多麗亞公司將授權商標使用於授權商品上或外包裝上，即屬合於上開授權商標使用於授權商品及廣告，亦即，被告唯多麗亞公司於授權之系爭商標4 、5 之實際使用態樣，乃屬合於上開授權約款所約定於授權商品之使用方式，並無任何違約之情事可言，被告唯多麗亞公司自無第11-1條所約定「變更」、「附加」或「濫用」授權商標之行為，且本件並無「授權商標」遭撤銷之結果，亦無原告之形象等權益受損之事實，其此部分主張，即非可採。 ⑸訴外人吉甫公司與訴外人唯多利雅公司先後於90年3 月3 日簽訂「商標授權合約書」（下稱：第1 次商標授權合約，原證26，見本院卷2 第54-59 頁）、95年1 月24日簽訂「商標授權合約」（下稱：第2 次商標授權合約，被證5 ，見本院卷1 第119-124 頁），上開2 份授權合約，均於第1-1 條「授權商標」約定：『⑴中華民國經濟部智慧財產局核准之商標註冊號數第193832號商標（詳附件1 ）之「內衣褲」類及第577448號商標（詳附件2 ）之「內衣褲」類。其他各種服裝產品除外，不含在該合約內。⑵甲方（即訴外人吉甫公司）同意乙方（即訴外人唯多利雅公司）使用註冊號數第00393309號「龍馬圖」商標圖樣（詳附件3 ）限於產品包裝、印刷品及內褲褲頭上之織標。如乙方未經甲方書面同意，不得將「龍馬圖」商標直接使用於產品。』，嗣訴外人吉甫公司、原告大崴公司各於97年4 月30日，分別與訴外人唯多利雅公司、被告唯多麗亞公司、訴外人謝○○簽署協議書（原證24、29），由原告大崴公司、被告唯多麗亞公司各自承擔上開商標授權契約之權利義務，此有上開商標授權合約及協議書可參，且為兩造所不爭。又訴外人吉甫公司與訴外人唯多利雅公司於95年1 月24日簽訂第2 次商標授權合約之前，訴外人唯多利雅公司就已將「UNICORN 」字樣與「龍馬圖」商標圖樣一併使用於內衣褲商品上，此亦有家樂福賣場2004年促銷商品型錄（被證16）及2005年促銷商品型錄（被證17號）可稽。而訴外人吉甫公司於95年1 月24日簽訂第2 次商標授權合約時，仍與訴外人唯多利雅公司為前述第1-1 條「授權商標」約定內容，可知訴外人吉甫公司對訴外人唯多利雅公司在授權商品上標示「UNICORN 」字樣與「龍馬圖」商標圖樣並無表示反對之意思，且原告大崴公司、被告唯多麗亞公司事後簽署協議書，對此自無諉為不知之理，佐以，依訴外人吉甫公司於97年4 月30日與訴外人唯多利雅公司及被告唯多麗亞公司簽署上開協議書（原證24）第8 條約定：「丙方（即被告唯多麗亞公司）如違反原契約第1-1 條第2 項之約定，未經甲方（即授權人）書面同意，即擅自將『龍馬圖』商標直接使用於『衣服產品』者，應給付甲方以每件衣服新台幣壹萬元計算之罰款」等語，如被告唯多麗亞公司與「龍馬圖」商標圖樣標示於內衣褲商品、說明書與包裝上，係屬違約行為，豈有於簽署協議書承擔訴外人唯多利雅公司之商標授權合約之權利義務後，仍持續將「龍馬圖」商標圖樣使用於內衣褲類商品之理；再者，參照系爭商標授權合約於第 1-1 條約定內容，亦類似第1 次、第2 次商標授權合約第1-1 條約定內容，則被告唯多麗亞公司辯稱自90年6 月起，被授權之一方，即持續將「UNICORN 」字樣與「龍馬圖」商標圖樣同時標示於內衣褲商品、說明書與包裝上，並於99年8 月31日系爭商標授權合約訂立後，仍繼續予以沿用之情，即非無稽。 ⑹原告雖主張依系爭商標授權合約第2-1 條，就系爭商標5 「龍馬圖」之授權範圍，應僅限於「內褲褲頭（即內褲腰帶）」及該件商品之產品包裝、印刷品方可使用，被告唯多麗亞公司即曾因於生產、銷售短袖衫產品之吊牌上使用「龍馬圖」商標，經原告大崴公司發現、制止後同意賠償300 萬元云云，並提出協議書1 份為憑（見本院卷1 第148 頁）。此觀之協議書第2 項所載，被告唯多麗亞公司於100 年4 月間透過訴外人隆隆隆有限公司於EHS 東森購物網販售之短袖衫商品上使用「UNICORN 」字樣且商品吊牌上亦有「龍馬圖」商標圖樣，侵害原告大崴公司之系爭商標2 、3 、5 ，被告唯多麗亞公司願意給付原告大崴公司300 萬元作為賠償等語，然100 年4 月間，原告大崴公司並非系爭商標2 、3 、5 之權利人（被證3 、9 、10異動事項欄），原告大崴公司當無上開系爭商標2 、3 、5 受侵害可言，則上開協議書所載與事實即有不符，自無從據為認定被告唯多麗亞公司將「UNICORN 」字樣與「龍馬圖」商標圖樣一併使用於「內衣褲」類商品或廣告上，有何違反第2 次商標授權合約之情形。⑺按當事人提出之私文書，必先證其真正，始有形式之證據力。如他造否認該提出之私文書繕本或影本，或爭執其內容之記載，在舉證人提出原本前，不認該繕本或影本有何形式之證據力。查被告唯多麗亞公司辯稱訴外人唯多利雅公司於授權期間在內衣褲標示將「UNICORN 」字樣與「龍馬圖」商標圖樣一併使用，與訴外人吉甫公司標示並無差異，訴外人吉甫公司基於調貨需要，91年6 、7 月間曾向訴外人唯多利雅公司購買高達45萬餘元內衣褲商品，並提出訴外人唯多利雅公司分別於91年6 月30日、91年7 月31日開立之統一發票影本2 紙為證（見本院卷2 第13頁），然為原告大崴公司爭執上開統一發票影本形式之證據力，且被告唯多麗亞公司訴訟代理人陳稱因被告唯多麗亞公司異動處所，所以找不到原本等語（見本院卷2 第93頁），是被告唯多麗亞公司並未提出上開統一發票原本以證明確有該統一發票存在，而無證據力，併此敘明。 ⑻綜上，被告唯多麗亞公司於系爭商標4 、5 之使用態樣，乃屬合於上開授權約款所約定於授權商品之使用方式，並無任何違約之情事可言，被告唯多麗亞公司自無第11-1條所約定「變更」、「附加」或「濫用」授權商標之行為，原告此部分主張，尚無可取。 3.系爭商標授權合約第11-4條部分： ⑴系爭商標授權合約第11-4條約定：『以上因乙方違約致甲方蒙受損失時，乙方應負責賠償之』。又系爭商標授權合約第11-2條特別約定：『乙方有下列情事之一者，甲方得逕自終止合約。⑴乙方業績年目標新台幣一億元，即月目標為新台幣800 萬元。乙方連續三個月（含）以上業績未達月目標之百分之八十者。⑵乙方連續三個月（含）以上未提供授權商品所開發新產品新式樣者。乙方如違反本合約第1 條或第4-4 條或第4-9 條或第5 條或第7-3 條或第9-2 條或第9-5 條或第10條時，視為重大違約，甲方得即時終止合約。」，按上開規定中，包含授權範圍及限制（第1 條）、被告唯多麗亞公司應簽立各年度最低權利金額支票5 張予原告大崴公司（第4-4 條）、結算營業額及權利金（第4- 9條）、提供業務資料（第5 條）、提供與商品一切有關之物品供審核（第7-3 條）、將被授權商標使用於本合約之商品上（第9-2 條）、授權商品侵害他人權利時之責任歸屬（第9-5 條），被授權商標禁止使用條款（第10條），由於，被告唯多麗亞公司於授權系爭商標4 、5 之使用方式，並無違約之情事，業如前述，則被告唯多麗亞公司即無違反第11-2條所列舉之第1 條、第9-2 條、第10條等約定，又原告大崴公司並未主張被告唯多麗亞公司於履行系爭商標授權合約，有何違反第4-4 條、第9-5 條約定，是原告大崴公司依系爭商標授權合約第11 -2 條得以重大違約事由，終止系爭商標授權合約者，僅為第11-2條第⑴、⑵項、第4-9 條、第5 條、第7-3 條，先堪認定，則原告大崴公司主張被告唯多麗亞公司未履行系爭商標授權合約上開約定，致原告大崴公司提前終止契約，並喪失102 年6 月起連續三年度最低權利金利益達378 萬元，暫就其中100 萬元部分請求一節，即非無據。 ⑵被告唯多麗亞公司雖辯稱依系爭商標授權合約第11-4條約定，須因被告唯多麗亞公司違反上開各條約定之情況直接導致原告大崴公司受有損失時，被告唯多麗亞公司始負賠償責任，被告唯多麗亞公司於契約終止後即無支付權利金之義務，此乃契約終止之當然效果，何況，終止契約與否之決定權在原告大崴公司，原告大崴公司無法收取自102 年6 月後之權利金，係其自己決定終止合約之行為所導致之必然後果，顯非源於被告唯多麗亞公司之違約行為云云。惟按損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限，民法第216 條第1 項定有明文，而此之所謂所受損害，即現存財產因損害事實之發生而被減少，屬於積極的損害，所謂所失利益，即新財產之取得因損害事實之發生而受妨害，屬於消極的損害，則原告大崴公司主張被告唯多麗亞公司違反系爭商標授權合約第11-2條第⑴、⑵項、第4-9 條、第5 條、第7-3 條等約定，因而終止系爭商標授權合約，並無不合，又原告大崴公司因終止系爭商標授權合約致喪失102 年6 月起連續3 年度最低權利金利益達378 萬元，即為所失利益，自屬第11-4條所約定原告大崴公司所受損失範圍，被告唯多麗亞公司自應負賠償責任，其上開所辯，即無可採。 ⑶被告謝春福為被告唯多麗亞公司於系爭商標授權合約之連帶保證人，此有同意書1 份可憑（見本院卷1 第64頁），從而，原告大崴公司此部分主張依系爭商標授權合約第11-4條約定，請求被告唯多麗亞公司與被告謝春福連帶給付100 萬元，為有理由，應予准許。（二）系爭商標授權合約於102 年3 月30日終止後，被告唯多麗亞公司有無繼續使用系爭商標4 、5 圖樣，及結合系爭商標5 圖樣、系爭商標4 中之英文「UNICORN 」字樣於其製造之原證10、11所示商品，侵害原告大崴公司註冊系爭諸商標之商標權，及侵害原告吳祚大於「龍馬獸圖」美術著作之重製及改作權？（變更後訴之聲明第2 、3 項，見本院卷2 第186 頁） 1.原告大崴公司主張系爭商標授權合約於102 年3 月30日終止後，其先後於102 年4 月13日、同年5 月8 日在大潤發量販店內發現被告唯多麗亞公司生產之「排汗短袖衫」、「純棉短袖U 領」及「針織平口褲」商品包裝上使用系爭商標5 「龍馬獸圖」及外文「UNICORN 」或「針織平口褲」在內褲織標上使用系爭商標4 之圖案，固提出購買之商品照片及發票影本為憑（原證10、11，見本院卷1 第65-86 頁）。經查，被告唯多麗亞公司與被告定國公司間之商品採購交易，最後出貨日期係於102 年1 月間銷售貨號8624-1「UNICORN 排汗短袖衫(M) 」、貨號8624-1「UNICORN 排汗短袖衫(L) 」、貨號8632「UNICORN全棉U 領短袖衫 (M)及貨號8388「UNICORN 針織平口褲(L )」等商品一節，有被告唯多麗亞公司之出貨表、送貨單、發票及付款支票等附卷可稽（見本院卷1 第179-183 頁），已難認被告唯多麗亞公司在系爭商標授權合約於102 年3 月30日後，仍有有繼續使用系爭商標4 、5 圖樣於內衣褲產品之情事；又依遠百公司104 年10月15日百企104 字第10007 號函：「（一）本公司係於102 年2 月停止與供應商『定國企業股份有限公司』合作，雙方於102 年以後並未再簽訂採購合約，惟在102 年1 月間雙方協商是否續約之際，仍會向『定國企業股份有限公司』購買『UNICORN 』商品，故消費者於102 年1 月仍得於本公司所營之愛買量販店購買取得『UNICORN 』商品。又，本公司係在102 年2 月5 日陸續辦理各賣場『UNICORN 』商品之下架及退貨，在該段期間，賣場僅會銷售少量『UNICORN 』商品存貨至退貨程序完結…（三）本公司於102 年2 月以後即未再向『定國企業股份有限公司』購買『UNICORN 』商品，故無102 年2 月以後之進貨資料，謹檢附本公司102 年1 月向『定國企業股份有限公司』之進貨明細供參…」等語（見本院卷2 第231- 232 頁），可知，遠百公司係向被告定國公司進貨銷售，與被告唯多麗亞公司間並無交易，而遠百公司自102 年2 月後，即未與被告定國公司簽訂「UNICORN 」品牌商品採購合約，則遠百公司至104 年5 月間，陸續辦理各賣場「UNICORN 」商品之下架及退貨，雖仍有銷售少量「UNICORN 」商品存貨，此當屬通路商處理存貨商品之正常程序，依卷內證據，難認被告定國公司於系爭商標授權合約終止後，仍有繼續銷售「UNICORN 」品牌內衣褲商品予遠百公司；再者，遠百公司處理上開「UNICORN 」品牌內衣褲存貨之下架及退貨事宜，既然是102 年2 月前向被告定國公司採購之「UNICORN 」品牌商品，自屬被告唯多麗亞公司在102 年3 月30日商標授權合約終止之前所生產、銷售之授權商品，是被告唯多麗亞公司或被告定國公司上開銷售系爭商標4 、5 圖樣內衣褲商品，均在系爭商標授權合約102 年3 月30日終止前，自無侵害原告大崴公司註冊系爭諸商標之商標權或原告吳祚大於「龍馬獸圖」之著作財產權可言。 2.依大潤發公司104 年9 月24日函覆本院之進貨明細所示（見本院卷2 第149-185 頁），雖被告定國公司於102 年3 月30日後有出貨「UNICORN 」品牌內衣褲商品給大潤發公司，然被告唯多麗亞公司最後一次將「UNICORN 」品牌之內衣褲商品出貨給被告定國公司之時間為102 年1 月24日（見本院卷2 第219 頁），係被告唯多麗亞公司在商標授權期間內所製造、銷售之商品，又自102 年4 月2 日至102 年7 月1 日，被告定國公司即將向被告唯多麗亞公司購入之「UNICORN 」品牌內衣褲存貨處理完結，不再出貨「UNICORN 」品牌內衣褲商品給大潤發公司（見本院卷2 第220-222 頁），此觀前揭進貨明細，可知自102 年6 月起，大潤發公司除向被告定國公司採購「UNICORN 」品牌襪子類商品（即未經原告大崴公司終止商標授權合約之授權商品）及「VICTORYH」品牌之商品外，並無向被告定國公司採購「UNICORN 」品牌內衣褲之交易紀錄，則被告定國公司雖於102 年3 月30日後出貨「UNICORN 」品牌內衣褲商品給大潤發公司，亦符合一般通路商處理存貨之正常交易程序，此外，原告大崴公司主張其先後於102 年4 月13日、5 月8 日在大潤發所購得標示系爭商標5 「龍馬獸圖」商標及英文「UNICORN 」字樣之內衣褲商品（原證10、11），係屬被告唯多麗亞公司在系爭商標授權合約於102 年3 月30日終止前所製造、銷售之商品，此有台灣士林地方法院檢察署102 年度偵字第11068 號不起訴處分書、台灣高等法院檢察署智慧財產分署103 年度上聲議字第550 號處分書各1 件在卷可憑（見本院卷1 第111-115 頁），益徵，被告唯多麗亞公司於102 年3 月30日系爭商標授權合約終止後，已無使用系爭商標4 、5 圖樣於其內衣褲產品，且被告定國公司將其向被告唯多麗亞公司於102 年1 月前所購得合法授權之「UNICORN 」品牌內衣褲商品，出貨予大潤發公司，亦難認有何違法交易之事實。 3.依卷附被告鈞帆公司104 年9 月21日鈞帆字104001號函所示，被告鈞帆公司最後一次向被告唯多麗亞公司購買「UNICORN 」品牌內衣褲之時間為102 年1 月25日（見本院卷2 第132 頁），可知，該等商品應屬被告唯多麗亞公司在系爭商標授權合約於102 年3 月30日終止前所製造、銷售之商品；又依家福公司104 年8 月27日之104 年家福法字第2015082701號函、同年9 月18日之104 年家福法字第2015091801號函覆本院之銷貨資料所示（見本院卷2 第89-90 、120-131 頁），可見，102 年6 月以前，家福公司所陳列、銷售被告鈞帆公司供應之商品，主要係以「UNICORN 」品牌之內衣褲為主，惟在102 年6 月以後，即為被告鈞帆公司出貨之「VICTORYH」品牌內衣褲，且在102 年7 月至9 月間，家福公司每月僅售出區區少量之「UNICORN 」內衣褲存貨予消費者，從而，觀之被告鈞帆公司及家福公司處理「UNICORN 」品牌內衣褲存貨之上開過程，家福公司所銷售向被告鈞帆公司採購之「UNICORN 」品牌之內衣褲，應係被告鈞帆公司於102 年1 月25日前向被告唯多麗亞公司購入之「UNICORN 」品牌內衣褲之正常處理存貨商品所為交易，則被告唯多麗亞公司主張系爭商標授權合約終止後，已不再生產、銷售使用「UNICORN 」字樣與「龍馬圖」商標圖樣之內衣褲商品等情，應堪採信。 4.從而，依原告所舉上開證據，尚無從認定被告唯多麗亞公司於系爭商標授權合約終止（102 年3 月30日）後，仍有繼續生產、銷售系爭商標4 、5 圖樣之內衣褲商品，則原告上開主張被告唯多麗亞公司於102 年3 月30日後結合系爭商標5 圖樣、系爭商標4 中之英文「UNICORN 」字樣於其製造內衣褲商品，侵害原告大崴公司註冊系爭諸商標之商標權，及侵害原告吳祚大於「龍馬獸圖」之著作財產權云云，即無可採。（三）被告唯多麗亞公司、被告鈞帆公司、被告定國公司是否依民法第185 條規定，負前述（二）共同侵權行為損害賠償責任？被告郭謝娥、謝春福、謝金波是否應依公司法第23條第2 項規定，分別與被告唯多麗亞公司、被告鈞帆公司、被告定國公司負連帶賠償責任？賠償金額？（變更後訴之聲明第2 、3 項，見本院卷2 第186頁） 1.依上所述，被告鈞帆公司、被告定國公司之通路商遠百公司、大潤發公司及家福公司在102 年4 月以後所銷售之「UNICORN 」內衣褲商品，係屬被告鈞帆公司、被告定國公司於102 年1 月間向被告唯多麗亞公司購入之「UNICORN 」品牌內衣褲，該等商品均屬被告唯多麗亞公司於系爭商標4 、5 授權期間所製造、銷售之商品，且原告迄未證明於102 年3 月30日系爭商標授權合約終止之後，被告唯多麗亞公司尚有使用授權商標用以生產、銷售內衣褲商品之事實，是原告追加被告定國公司、鈞帆公司涉有共同侵害原告著作權與商標權等行為，亦無可採。七、綜上所述，原告大崴公司請求被告唯多麗亞公司及被告謝春福賠償1,000,000 元，及自102 年3 月31日起至清償日止，按週年利率5 ％計算之法定遲延利息，為有理由，應予准許，逾此請求，為無理由，應予駁回。八、原告陳明願供擔保，請求為假執行宣告，於原告大崴公司勝訴部分（即訴之聲明第1 項），經核尚無不合，爰併就被告唯多麗亞公司、被告謝春福之聲請，分別酌定相當之擔保金額准許之。至於原告大崴公司、原告吳祚大敗訴部分（即訴之聲明第2 、3 項），其假執行之聲請已失所附麗，應併予駁回。九、本件判決事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，均已無礙本院上開審認，自毋庸逐一論駁，附此敘明。十、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條、第85條第2項、第390 條第1 項、第392 條第2 項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　105 　年　　2　　月　 5　　日智慧財產法院第三庭法　官張銘晃以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　105 　年　　2 　　月　　15　　日書記官葉倩如

智慧財產及商業法院104年度民著訴字第21號

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