智慧財產及商業法院105年度民公上易字第1號

• 裁判案由: 公平交易法損害賠償
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 105 年 09 月 22 日

智慧財產法院民事判決
105年度民公上易字第1號上 訴 人
即被上訴人　粉絲谷資訊股份有限公司
法定代理人　洪佩伶
訴訟代理人　楊 凱
被上訴人即
上 訴 人　奧運實業有限公司
兼 法 定
代 理 人　李昇達
被上訴人即
上 訴 人　謝美鳳
被上訴人即
上 訴 人　廖尹琪
共 同
訴訟代理人　吳金棟 律師
上列當事人間公平交易法損害賠償等事件，兩造對於中華民國105 年2 月2 日本院104 年度民公訴字第5 號第一審判決各自提起上訴，本院於105 年8 月25日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
兩造上訴均駁回。
被上訴人奧運實業有限公司與被上訴人丙○○應連帶給付上訴人新臺幣貳拾萬元，並自民國一０四年五月十六日起至清償日止，按年息百分五計算之利息；被上訴人奧運實業有限公司、丁○○及戊○○應連帶給付上訴人新臺幣貳拾萬元，並自民國一０四年五月十六日起至清償日止，按年息百分五計算之利息；被上訴人其中一人為給付，其他被上訴人於給付範圍，免除給付之義務。第二審訴訟費用由兩造各自負擔。
事實及理由
壹、程序事項：
按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款與智慧財產案件審理法第7 條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因上訴人即被上訴人粉絲谷資訊股份有限公司（下稱上訴人或上訴人粉絲谷公司）主張被上訴人即上訴人奧運實業有限公司（下稱奧運公司）、丙○○、丁○○、戊○○（以下均稱被上訴人）有違反公平交易法之行為，致侵害其權益，故為公平交易法所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。
貳、實體方面：
一、上訴人粉絲谷公司主張：
(一)上訴人起訴聲明求為判決：1.被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）100 萬元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，以年息5%計算利息。2.訴訟費用由被上訴人負擔。3. 上 訴人願供擔保，請准予宣告假執行。並主張如後：
1.上訴人為專屬被授權人：
著作權人大韓民國商捷拓伊社（Jetoy Inc.，下稱韓商捷拓伊社）所繪製之各式不同「甜蜜貓」造型圖案，為我國著作權法保護之美術著作。上訴人於2010年5 月1 日、6 月1日
自韓商捷拓伊社取得專屬授權，授權範圍包含於臺灣輸入、散布、銷售權，並有專屬代理及於臺灣地區打擊非法盜版商品之權限，且「甜蜜貓」相關商品及The Cat 圖案（下稱系爭圖形）已於我國具有相當之知名度。韓商捷拓伊社負責人金洗我（原名金明秀）並於101 年12月26日簽署授權同意書，同意自99年5 月1 日起，將登記於其名下之商標專屬授權予原告在臺灣地區，享有專屬進口或輸入、散布、經銷及銷售相關商品之權利，並專屬授權原告進行必要之法律行動。2.被上訴人有侵害上訴人專屬被授權權利：
⑴上訴人前於102 年5 月間發現被上訴人丙○○以被上訴人奧運公司名義，未經上訴人同意，竟以系爭圖形於101 年6 月25日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出商標申請獲准註冊第01557296號之商標（下稱系爭商標），並指定類別為第18類之皮包等商品。李姵萱為被上訴人丙○○之女兒於101 年3 月23日，詎以拍賣帳號Z0000000000 在網路上違法大量販售原告所專屬被授權之Jetoy 品牌之仿品，遭保護智慧財產權警察大隊（下稱保智大隊）在新北市○○區○○路00巷0 號、8 號查獲，查扣大量仿品後，經檢察官聲請簡易判決處刑，臺灣新北地方法院（下稱新北地院）刑事庭作成刑事有罪判決；暨新北地方法院103 年度智易字第16號民事判決認定被上訴人有侵害著作財產權在案，顯見被上訴人惡意仿冒抄襲，意圖攀附韓商捷拓伊社及上訴人商譽之情事，此亦為本院103 年民著訴字第23號民事判決肯認。
⑵被上訴人丙○○、李姵萱分別為被上訴人奧運公司之法定代理人與董事，而被上訴人丙○○明知與非法重製韓商捷拓伊社所享有著作權之創作，以其作為商標申請之圖案，目的在於阻礙具專屬被授權資格之上訴人與韓商捷拓伊社在臺灣之行銷及營運。被上訴人丙○○於取得系爭商標後，即授權給沛麗星國際有限公司（下稱沛麗星公司），該公司之負責人為李珮萱。職是，被上訴人丙○○明顯為非法盜版他人著作，並為商標註冊，使李珮萱販售仿品之行為。因被上訴人奧運公司與上訴人粉絲谷公司所營事業顯有重疊，就雙方所從事之業務以觀，具有競爭關係。被上訴人明知上訴人專屬授權販售之系爭著作商品，已廣獲我國相關消費者之普遍認知，竟故意使用相同或類似之美術著作於其商品，致與上訴人之商品混淆。
⑶被上訴人以損害上訴人為目的，指示知情之員工即被上訴人丁○○、戊○○向上訴人之直營門市、通路商及經銷商，包括知名網站Zakka 雜貨網、Yahoo 之火星玫瑰- 日韓小舖、賣家ikorea888 、PChome等通路，寄發警告函，指稱上訴人及合法經銷商侵害其商標權，要求上訴人之直營門市及合法經銷商，將印有系爭圖形之商品全數下架等情。自被上訴人寄發警告函時起，上訴人之直營門市及合法經銷商，如Yahoo 超級商城及PChome等，均不敢繼續販售系爭圖形系列商品。準此，上訴人為系爭圖形之合法授權使用人，因販售通路均遭被上訴人惡意警告之情況，致使通路商、經銷商不敢繼續販售有系爭圖形之商品，斷絕與上訴人間之交易，上訴人之銷售額自每月逾10萬元之銷售金額，瞬間驟減至4 萬元。再者，因下架商品數達80項商品，約45萬元之系爭圖形商品因而滯銷，上訴人被迫無法持續引進銷售系爭圖形商品。被上訴人除侵害上訴人之名譽權外，亦有搶註商標之行為。職是，被上訴人以故意手段排除其他競爭者，致有妨礙市場競爭之情形。
3.被上訴人應負損害賠償責任：
被上訴人自102 年6 月4 日起，以系爭圖形之商標權為由，向上訴人直營門市、通路商及經銷商寄發警告函，致使上訴人直營門市、通路商及經銷商將系爭圖形商品全數下架，經查核實際受損害額為144 萬元。被上訴人共同故意侵權行為，重大侵害上訴人權利之情節，本院應依修正前公平交易法第32條規定，酌定損害額以上之賠償，命被上訴人連帶賠償100 萬元之損害賠償。
(二)原審為上訴人部分勝訴之判決，上訴人提起上訴聲明：1.原判決不利於上訴人之部分均廢棄。2.前項廢棄部分，被上訴人等應再連帶給付上訴人24萬元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。3.第一審、第二審訴訟費用由被上訴人負擔。4.上訴人願供擔保，請准宣告假執行。而上訴人就被上訴人之上訴，答辯聲明為駁回其上訴。上訴人之主張及抗辯如後：
1.被上訴人有不公平競爭之侵權行為：
⑴被上訴人係重製上訴人之授權方韓商捷拓伊社所享有著作權之美術著作Red Hood、Pink Hood 、Choo Choo 及The Cat
等圖案，向智慧局申請商標註冊，並以取得商標權為由，向上訴人直營門市、通路商及經銷商寄發警告函，致第三人誤認系爭美術著作之著作權與商標權屬被上訴人所有，並指上訴人及其經銷商所售之合法授權品為仿冒品，藉此影響相關消費者對上訴人及其經銷商出售商品或服務之選擇，誘使相關消費者轉與被上訴人交易。被上訴人復以遠低於市價之方式，使相關消費者認定上訴人所販售之合法授權品售價過高，轉向被上訴人消費，影響上訴人及其經銷商之經營，並以上訴人名稱「Fansgood」粉絲谷申請商標註冊，手段更屬惡劣。
⑵被上訴人行為攀附上訴人及系爭美術著作之授權者辛苦累積之商譽，並藉由高度抄襲、利用他人努力，用以推展自己商品或服務之行為之不當競爭手段行為，深具商業可非難性，且係以違反善良風俗之方式，故意侵害上訴人權利，造成上訴人商譽及銷售之重大損害，屬修正前公平交易法第24 條
之不公平競爭行為。參諸本院103 年度民著訴字第23號民事判決肯認系爭美術圖案著作權確屬韓商捷拓伊社，且就系爭圖案認定被上訴人奧運實業公司因業務往來知悉之關係，本不應使其取得商標註冊。職是，可證被上訴人有違反公平交易法之情事。
2.原判決認定之損害賠償數額過低：
⑴銷貨統計分析表認定之損賠數額有誤：
原判決雖認上訴人之商業損失係以上訴人所提之原證44銷貨統計分析表為據（下稱銷貨分析表），並以銷貨分析表並非全為銷售系爭圖形所得為由，為數額之認定。然上訴人所提出之銷貨分析表係依原證45所作。銷貨分析表所示之商品，其商品實體上所標示之系爭美術圖形，並不以該名稱為限，不應以分析表中之商品名稱無系爭圖形字樣，即認非屬系爭圖形商品，仍應參酌原證45之圖表。再者，上訴人提出所有系爭圖形之商品，依照原證44排列之順序，提出對應之商品照片，應可於照片中得知銷貨分析表所列之商品明顯處，均有於系爭圖形上印製Jetoy 文字之LOGO，用以表彰Jetoy 甜蜜貓之系列商品。準此，足證均為上訴人數年經營品牌所銷售之商品。參酌原證44、45及商品照片所示，系爭銷貨分析表所載之商品、金額及數量，均為系爭圖形商品，並無其他商品之銷售。原審僅據此之判斷，致使上訴人難以彌補實質之商業損失，顯有失當處。
⑵被上訴人侵害上訴人之行為重大：
原判決雖認被上訴人有以警告函為手段侵害上訴人之行為，並認為僅寄發一次，侵害時間不長，情節非重大而為損害賠償數額之認定。然被上訴人侵害上訴人之行為，除寄發警告函外，被上訴人亦以連續電話通知之方式，騷擾臺北京站百貨之總機及樓管，並威脅進行法律行為等情事。準此，上訴人營業額之損失，絕非原審認定之損害賠償數額20萬元足資彌補。
3.被上訴人寄發警告函之行為不符合警告函處理原則：
被上訴人雖認其參照網路智慧財產權利人檢舉侵權商品辦法寄發警告函及聲明書等電子郵件，未違反行政院公平交易委員會（下稱公平會）101 年3 月12日公法字第1011560318號令發布之警告函處理原則云云。然被上訴人並無如下情形：⑴經法院一審判決確屬著作權或商標權之受害者；⑵經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受害者；⑶將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告。職是，被上訴人僅因積極欺罔之方式，預先取得商標權後，即到處發函予上訴人之經銷商與代理商。參諸，被上訴人所謂網路智慧財產權利人檢舉侵權商品辦法，僅是網路平台公司所制定之管理辦法，提供智慧財產權利人之檢舉管道，並非國家制定之法律。
二、被上訴人答辯聲明駁回上訴人之上訴。而其上訴聲明請求：㈠請求廢棄原判決就上訴人奧運實業公司、丙○○、丁○○、戊○○應連帶給付被上訴人粉絲谷公司20萬元與利息聲明之部分。㈡就上開廢棄部分，請求駁回被上訴人於原審該一部分之聲明。㈢廢棄部分與該一部分上訴之費用，均由被上訴人負擔。並主張及答辯如後：
(一)被上訴人為The cat商標之商標權人：
被上訴人於102 年1 月1 日取得註冊第1557296 號「The cat 」圖形之註冊商標，為系爭商標之商標權人，亦有本院104 年度刑智上易字第102 號刑事判決為憑。
(二)被上訴人已踐行排除商標權侵害之通知義務：
原判決固認為被上訴人所為對上訴人寄發102 年6 月4 日警告函之行為，非屬依商標法行使權利之正當行為，且未依處理原則為寄發警告函之行為。被上訴人除於102 年6 月4 日寄發前述警告函外，亦於102 年6 月5 日及6 日對上訴人之下游廠商寄發電子警告函。再者，上訴人於102 年12月20日對被上訴人丙○○之女李珮萱提出商標之刑事告訴，自告訴內容以觀，可知告訴內容含有當事人商標爭議事實。申言之，商標爭議期間內，被上訴人對上訴人寄發警告函，應無損害上訴人信譽之虞。被上訴人因上訴人所為之刑事告訴，亦於102 年5 月對上訴人提起商標侵害之刑事告訴，雖經臺灣臺中地方法院以102 年度聲判字第97號刑事裁定駁回聲請交付審判。惟可證明被上訴人係於警告函寄發予上訴人之下游廠商前，已先行通知上訴人侵害被上訴人之情事，符合尋求救濟程序後，就下游廠商發警告函之要件。準此，被上訴人於原審提出事證足資證明符合處理原則，視為已踐行排除侵害之程序。
三、整理與協議簡化爭點：
按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（見本院卷第114 至120 頁之105 年8 月2 日準備程序筆錄）：
(一)不爭執事項：
1.著作權人韓商捷拓伊社所繪製之各式不同之甜蜜貓造型圖案，為著作財產權人；其著作之性質，屬著作權法所規範之美術著作，具原創性，應受著作權法之保護。
2.韓商捷拓伊社於99年5 月1 日簽署授權同意書，並表明其著作物包括Choo choo 、Snow White、Blue Bird 、Gamy、Pink Hood 、Cookie、Jewelry 、Red Hood與其官方網站之商品照片，均屬捷拓伊社所有，除授權予上訴人粉絲谷公司使用捷拓伊社之商標與著作物外，亦授權上訴人為排除一切侵害捷拓伊社之商標及著作物之法律行為。復於100 年10月18日就上開授權同意書，授權增訂上訴人粉絲谷公司得以自己名義進行一切訴訟上之行為。
3.韓商捷拓伊社於100 年6 月1 日簽署著作權授權同意書，表明The Cat 圖樣係其於99年8 月20日所創作，並同意將該著作財產權專屬授權上訴人粉絲谷公司。
4.韓商捷拓伊社公司負責人金洗我小姐於101 年12月26日簽署授權同意書，同意自99年5 月1 日起將登記於名下之系爭商標專屬授權予上訴人粉絲谷公司於臺灣地區，享有專屬進口、散布、經銷及銷售系爭商標權與相關商品之權利，並專屬授權上訴人粉絲谷公司進行必要之法律行動。
5.被上訴人奧運公司、丙○○前於101 年6 月25日向智慧局申請註冊「The Cat 」圖樣商標，雖於102 年1 月1 日取得註冊第01557296號之註冊商標。惟註冊商標經金洗我小姐申請評定，智慧局業已於104 年10月2 日撤銷商標註冊。
6.被上訴人奧運公司、丙○○於取得「The Cat 」註冊商標期間，曾對上訴人粉絲谷公司提起侵害註冊商標之刑事告訴，並指示被上訴人丁○○、戊○○於102 年6 月起對上訴人粉絲谷公司、通路商及經銷商寄發警告函、或以電話、口頭或書面告知要求將商品下架之行為。
7.甜蜜貓相關商品及The Cat 圖案於我國具有相當之知名度，被上訴人丙○○曾指示丁○○、戊○○等人將前揭Pink Hood 、Red Hood、Choo choo 及The Cat 等圖案將粉絲谷公司名稱Fansgood為申請商標註冊登記於被上訴人奧運公司名下。
8.被上訴人奧運公司、丙○○、丁○○、戊○○等曾因侵害系爭Pink Hood 、Red Hood、Choo choo 等韓商捷拓伊社所有之美術圖案，經新北地方法院103 年度智易字第16號刑事判決為有罪判決，並經本院104 年度刑智上易字第102 號刑事判決上訴駁回確定。
(二)爭執事項：
因上訴人於本院已不主張被上訴人之行為，是否符合修正前公平交易法第19條第1 款之杯葛行為。職是，本院依序探討主要爭執如後：1.本件與本院103 年度民著訴字第23號民事事件，是否為同一事件。2.被上訴人奧運公司寄發警告函之行為，是否違反修正前公平交易法第22條之損害營業信譽規定，抑是第24條之不公平競爭規定。3.倘被上訴人奧運公司有違反公平交易法之行為，被上訴人奧運公司是否應負修正前公平交易法第31條之損害賠償責任？本件損害賠償之計算數額為何？4.被上訴人奧運公司、丙○○、丁○○、戊○○，是否應依公司法第23條第2 項、民法第185 條與第188 條第1 項前段等規定負損害賠償責任。
參、本院得心證之理由：
一、本件與前案非同一事件：
訴訟當事人、訴訟標的及訴之聲明為訴之要素，故法院所裁判之對象為訴訟標的、應受判決事項之聲明及當事人。訴之要素於訴訟進行中，原告將訴之要素變更或追加其一，即生訴之變更或追加。前後兩訴是否為同一事件，應依前後兩訴之當事人、訴訟標的是否相同及訴之聲明是否相同、相反或可以代用等三個因素決定之，倘三者有一不同，則不得謂為同一事件，自不受確定判決之拘束。被上訴人雖主張上訴人起訴內容，其與本院103 年度民著訴字第23號民事事件係相同事件云云。惟前案係訴外人李姵萱及被上訴人丙○○侵害著作權及商標權事件，而本件係針對被上訴人寄發警告函之違反公平交易法事件，訴訟當事人、訴訟標的及訴之聲明均有異，並非同一事件，被上訴人抗辯有一事重覆審理云云，顯屬有誤，附此敘明。
二、被上訴人有違反修正前公平交易法第24條規定：
(一)本件適用修正前公平交易法規定：
按除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，修正前公平交易法第24條與現行法第25條均有規定。因公平交易法雖於104 年2 月4 日修正，惟本件上訴人主張被上訴人違反公平交易法之時間為102 年6 月4 日，是本件有關被上訴人奧運公司是否違反公平交易法，應以100 年11月23日修正公布之公平交易法為斷（下稱修正前公平交易法），合先敘明。按本法所稱事業如左：1.公司；2.獨資或合夥之工商行號；3.同業公會；4.其他提供商品或服務從事交易之人或團體。修正前公平交易法第2 條定有明文，現行法第2 條亦有類似規定。查上訴人與被上訴人奧運公司均為公司組織，均為修正前公平交易法第2
條第1 款所規範之事業，應有修正前公平交易法之適用。
(二)補餘條款之要件：
修正前公平交易法第24條規定係不公平競爭行為之概括性規定，除以足以影響交易秩序之要件為前提外，亦應符合補充原則，即應視本法有關限制競爭與不公平競爭等規範，是否未窮盡系爭行為之不法內涵，始有本條之適用（參照最高行政法院103 年度判字第616 號行政判決）。鑒於修正前公平交易法第24條為概括性規定，為使其適用具體化、明確化，中央主管機關公平交易委員會前訂定公平交易委員會對於公平交易法第24條案件之處理原則。因本條規定係不正競爭或不公平競爭行為之概括規定，行為是否構成不正競爭？可從行為人與交易相對人之交易行為，暨市場上之效能競爭是否受到侵害加以判斷。倘事業以高度抄襲他人知名商品之外觀或表徵，積極攀附他人知名廣告或商譽等方法，榨取其努力成果，或以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊，而足以引人錯誤之方式，從事交易之行為，依整體交易秩序綜合考量，認已造成民事法律關係中兩造當事人間，利益分配或危險負擔極度不平衡之情形時，固可認為與上開條文規定合致。惟事業之行為並無欺罔或顯失公平，或對市場上之效能競爭無妨害，或不足以影響交易秩序者，則無該法條之適用（參照最高法院101 年度台上字第993 號民事判決）。職是，上訴人主張被上訴人違反修正前公平交易法第22條、第24條規定，本院先審究被上訴人行為是否該當損害營業信譽之要件；繼而探討有無符合其他欺罔或顯失公平之規定（參照本院整理當事人爭執事項）。
(三)被上訴人未違反修正前公平交易法第22條規定：
1.損害營業信譽之構成要件：
按事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事，修正前公平交易法第22條定有明文。所謂事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事者，係指事業為競爭之目的，積極以媒介物傳播或宣傳之方式，陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事而言。本條構成要件有三：⑴基於競爭之目的；⑵陳述或散布不實情事；⑶足以損害他人營業信譽。職是，違反本條行為必須基於競爭目的，而有傳播或宣傳之客觀事實。所謂基於競爭之目的，係指行為人妨害顧客對於他人營業信譽應有之信賴，藉以爭取他人原有之交易機會。
2.被上訴人非基於競爭目的發警告函：
查被上訴人雖有向上訴人之直營門市、通路商及經銷商等通路，寄發警告函，指稱上訴人及合法經銷商侵害其商標權，要求上訴人之直營門市及合法經銷商，將印有系爭圖形之商品全數下架等事實（參照本院整理當事人不爭執事項6 ）。然參諸被上訴人之警告函內容可知，其通知上訴人之交易相對人有關上訴人與被上訴人間有商標刑事案件，要求印有系爭圖形之商品下架，其目的並非藉此爭取上訴人之交易對象，由其取得交易之機會，自與基於競爭目的有間。參諸被上訴人奧運公司、丙○○前於101 年6 月25日向智慧局申請註冊「The Cat 」圖樣商標，而於102 年1 月1 日取得商標註冊。註冊商標雖經智慧局業嗣於104 年10月2 日撤銷商標註冊（參照本院整理當事人不爭執事項5 ）。然被上訴人自102 年6 月4 日起，以系爭圖形之商標權為由，寄發警告函時，其商標尚屬有效。職是，被上訴人發送警告函之行為，不符修正前公平交易法第22條規定。
(四)被上訴人不正當行使商標權：
1.警告函處理原則為解釋性之行政規則：
按依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。修正前與現行公平交易法第45條均定有明文。主管機關基於職權因執行特定法律之規定，得為必要之釋示，以供本機關或下級機關所屬公務員行使職權時之依據。公平會對於是否屬於上開修正前公平交易法第45條之行使權利之正當行為，訂有警告函處理原則，以供相關事業遵循，警告函處理原則係公平會本於公平交易法主管機關之立場就修正前公平交易法第45條所為解釋性之行政規則，用以處理事業對他人散發侵害智慧財產權警告函之行為，有無濫用權利，致生公平交易法所禁止之不公平競爭行為，符合法律保留原則（參照大法官釋字第407 號、第548 號解釋）。職是，本院判斷被上訴人行為是否屬於依商標法行使權利之正當行為，得參酌警告函處理原則加以認定。
2.違反修正前公平交易法第24條之構成要件：
⑴被上訴人前於102 年6 月4 日寄發警告函，自應依公平會於101 年3 月12日公法字第1011560318號令發布，溯及自101
年2 月6 日生效之警告函處理原則（下稱101 年警告函處理原則）為其依據。故事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：①經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。②經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。③將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。事業雖未踐行第1 項第3 款後段排除侵害通知，然已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。101 年警告函處理原則第3 點定有明文。
⑵事業踐行下列確認權利受侵害程序，且無修正前公平交易法第19條、第21條、第22條、第24條規定之違法情形，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：①發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。②警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，暨受侵害之具體事實。例如，系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等。使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。事業固未踐行前項第1 款排除侵害通知，惟已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。事業未踐行第3 點或第4 點規定之先行程序，逕發警告函，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，構成修正前公平交易法第24條之違反。101 年警告函處理原則第4 點與第5 點第1 項分別定有明文。⑶被上訴人奧運公司於102 年6 月4 日向上訴人經銷商宇越國際有限公司、火星玫瑰、ikorea888 、商店街、京站實業股份有限公司寄發電子警告信函，信函謂本公司之商標名稱「貓圖形」第18類之商標註冊，為智慧局登記在案，商標註冊號數00000000。貴網站有使用本商標侵權行為，請接到本通知後即刻下架。否則一切依法行事。請勿自誤，告知人即商標權人奧運公司。該電子警告函並附上系爭商標之商標註冊證及被上訴人奧運公司營利事業登記證等情（見原審卷第280 至299 頁），為被上訴人所不爭執（參照本院整理當事人不爭執事項6 ）。職是，被上訴人奧運公司有上揭寄發警告信函之行為。
⑷系爭商標圖示「The Cat 」著作，業經本院103 年度民著訴第23號民事判決認定捷拓伊社在其官網載明其享有著作權，並在100 年6 月1 日所簽署之著作權授權之同意書，附上「The Cat 」圖樣，且載明該著作係其於99年8 月20日所創作，有韓國著作權委員會之著作權登錄證及捷拓伊社之官網資料暨著作權授權同意書附卷足憑。而被上訴人奧運公司係於101 年3 月23日經保智大隊搜索，並扣押侵害著作權之產品後，遲於101 年6 月25日以與「The Cat 」著作幾乎相同之貓圖形，向智慧局申請註冊商標，復經智慧局於102 年1 月1 日核准註冊，足見奧運公司申請註冊系爭商標並非善意等事實，有本院103 年度民著訴第23號民事判決附卷可參（見原審卷第62至70頁）。準此，被上訴人奧運公司係因競爭關係及上揭偵查案件，知悉上訴人「The Cat 」著作，意圖仿襲而以幾乎相同之圖樣申請註冊系爭貓圖形商標，依商標法第30條第1 項第12款本文規定，被上訴人奧運公司所為系爭貓圖形商標之註冊申請，原不應准許，業經智慧局就系爭商標之註冊為應予撤銷之評定，有智慧局104 年10月2 日(104) 智商00495 字第10480500860 號商標評定書附卷可參（見原審第224 至227 頁）。
⑸參諸前揭警告函處理原則所示，被上訴人主張上訴人侵害其商標權，被上訴人本於商標權人之身分，其於寄發警告函前，倘未事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害之先行程序，而逕發警告函，使收受警告函者誤信有侵害被上訴人之商標權之情事，其在公平競爭秩序之維護，被上訴人行為顯涉及欺罔與影響交易秩序，應構成修正前公平交易法第24條之足以影響交易秩序之欺罔要件。查被上訴人奧運公司持意圖仿襲之系爭商標，而於寄發警告信函，僅向上訴人之經銷商寄發，並未同時通知上訴人，使上訴人無法即時向其交易相對人說明，衡諸一般交易常情，倘交易相對人收受第三人寄發侵害商標權之警告函，交易相對人為避免涉入爭訟，常會心生疑懼甚至拒絕交易，此為經驗法則可得知者，且為可預期之結果，被上訴人奧運公司之積極欺罔行為，實有影響交易秩序之可能性，此欺罔行為不因其於取得意圖仿襲而搶註而得之系爭商標而認為合法。揆諸修正前公平交易法第24條規定與前開警告函處理原則之說明，被上訴人奧運公司違反修正前公平交易法第24條規定甚明。
⑹被上訴人雖辯稱其警告函並未提及上訴人侵害其商標權，被上訴人奧運公司有系爭商標權，其寄發警告信函之行為屬於正當權利行使云云。然系爭商標圖樣「The Cat 」圖樣商品由上訴人所供應，此為被上訴人奧運公司知悉甚詳。被上訴人奧運公司於存證信函載明請上訴人經銷商，接到本通知後即刻下架，否則一切依法行為。業已表明要求上訴人經銷商停止與上訴人交易之意，且修正前公平交易法第24條僅要達到抽象危險已足，不以實害為前提，被上訴人奧運公司之欺罔行為，以欺騙或隱瞞重要事實等引人錯誤之方法，致使上訴人之交易相對人與上訴人喪失交易機會。由客觀正常交易秩序觀之，已足使上訴人之交易相對人與上訴人交易時產生疑慮，符合修正前公平交易法第24條規定。
⑺被上訴人奧運公司知悉上訴人「The Cat」著作，意圖仿襲而
以幾乎相同之圖樣申請搶註系爭商標。就公平交易法之目的在維護交易秩序，促進公平競爭以觀，商標權人縱使行使其商標權，仍不得以違反公平競爭方式為之，以免影響公平交易秩序，此為修正前公平交易法第45條規定之目的。準此，被上訴人以積極欺罔之方式，於警告信函中隱瞞其搶註系爭商標之事實，已違反修正前公平交易法第24條規定。參諸101 年警告函處理原則第4 點規定，無從構成正當權利行使之要件。況被上訴人奧運公司亦未證明其於發函前已事先或同時，通知可能侵害之系爭商標權之上訴人為請求排除侵害之先行程序，益徵被上訴人辯稱所為符合正當權利行使云云，不足為憑。
三、本件損害賠償之計算：
(一)上訴人出貨與經銷商營業額均有減少之情事：
按故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。而事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。民法第184 條第1 項、第2 項前段及修正前公平交易法第31條與現行公平交易法第30條分別定有明文。所謂損害賠償之債，係指有損害之發生及有責任原因之事實，且兩者間有相當因果關係為成立要件。倘主張損害賠償之債，不合於此項成立要件者，即難謂有損害賠償請求權存在（參照最高法院48年台上字第481 號民事判例）。上訴人雖主張因被上訴人奧運公司濫發警告函與經銷商之行為，致上訴人自102 年度6
月至12月之銷售「The Cat 」圖形商品驟降為平均每月4 萬多元，而與原來平均每月10萬多元收入，其差額為每月6 萬元，以24個月計算損失，是請求被上訴人連帶賠償100 萬元云云。惟參諸上訴人所提原證44之上訴人銷貨統計分析表、原證45之圖表可知，其所載商品並非僅限「The Cat 」圖形商品，是統計分析表所載損失金額，並非僅來自於「The Cat 」圖形商品。可見上訴人所稱出貨與經銷商之營業額有較同期減少情事，固屬有據，然上訴人嗣後未再進口「The Cat」圖形商品，其究受有若干損害，實難以確定。
(二)本院依所得心證定損害賠償數額：
按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222 條第2 項定有明文。倘依外部客觀情事觀之，足認其可預期取得之利益，因責任原因事實之發生，致不能取得者，即可認為係所失之利益。是此項所失利益如具有繼續性之狀態，應就債權人在該繼續期間所可預期取得之利益，綜合加以評估調查，不能單以一時一地所失之利益作為認定之標準。倘不能證明債權人在該繼續期間可取得利益之數額或證明顯有重大困難者，得依民事訴訟法第222 條第2 項規定，由法院審酌一切情況，依所得心證定其數額（參照最高法院102 年度台上字第837 號民事判決）。本院審酌被上訴人奧運公司因搶註系爭商標，並恣意寄發警告信函予上訴人經銷商，被上訴人奧運公司違反修正前公平交易法第24條規定。而被上訴人奧運公司寄發警告函與上訴人之交易相對人，以積極欺罔方式，導致上訴人交易相對人就上訴人產品有侵權疑慮，至少主觀上自有侵害上訴人商譽之過失存在，客觀上亦會使上訴人交易相對人對於與上訴人交易產生怯步，亦確實造成上訴人銷售「The Cat 」圖形商品之銷售量減少。考量被上訴人僅寄發一次之警告函、侵害期間不長、侵害情節非重大及獲利數額不高等情節，認被上訴人奧運公司以欺罔之方式寄發警告函影響交易秩序，侵害上訴人權益之賠償金額，以20萬元為適當，應予准許，逾此範圍之請求，即無理由，應予駁回，原審自同此見解。
四、被上訴人應負連帶損害賠償責任：
按數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任；受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。而公司負責人對於公司業務之執行，倘有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。民法第185 條、第188 條第1 項本文及公司法第23條第2 項分別定有明文。經查：
(一)被上訴人奧運公司與丙○○之連帶賠償責任：
被上訴人奧運公司所寄發之警告信函，業已侵害上訴人之權益，而被上訴人丙○○為被上訴人奧運公司負責人，而該警告函之寄發，核屬被上訴人丙○○執行被上訴人奧運公司之業務範圍。職是，被上訴人丙○○自應公司法第23條第2 項規定與被上訴人奧運公司負連帶賠償責任。
(二)被上訴人奧運公司、丁○○、戊○○之連帶賠償責任：
民法第188 條第1 項本文規定，所謂受僱人因執行職務不法侵害他人之權利，不僅指受僱人因執行其所受命令，或委託之職務自體，或執行該職務所必要之行為，而不法侵害他人之權利者而言，即受僱人之行為，在客觀上足認為與其執行職務有關，而不法侵害他人之權利者，就令其為自己利益所為亦應包括在內（參照最高法院42年台上字第1224號民事判例）。被上訴人丁○○、戊○○受僱於被上訴人奧運公司，渠等係因執行被上訴人奧運公司之職務機會，寄發警告信函，致侵害上訴人權益行為，依民法第185 條與第188 條第1
項本文，被上訴人奧運公司與被上訴人丁○○、戊○○應就其侵權行為應分別負連帶賠償責任。
(三)被上訴人之給付範圍：
被上訴人奧運公司與被上訴人丙○○應依公司法第23條第2
項規定負連帶賠償責任。而被上訴人奧運公司與被上訴人謝美丁○○、戊○○係依民法第185 條、第188 條第1 項本文負連帶賠償責任。準此，上訴人對被上訴人之債務具有客觀之同一目的，因相關之法律關係偶然競合，而由上訴人於同一訴訟請求，故為不真正連帶債務，被上訴人其中一人為給付，其他被上訴人於給付之範圍內即免除給付之義務。因原審判決雖於理由有說明，然主文未依不真正連帶債務方式諭知（見本院卷第6 、12頁）。職是，本院依職權更正原審判決主文第1項，如本判決主文第2項所示。
五、本院判決結論：
(一)上訴人上訴無理由：
綜上所論，被上訴人構成違反公平交易法規定，致上訴人受有損害。然本院審酌被上訴人侵害期間、程度及範圍等情事，認被上訴人應給付上訴人20萬元，逾此範圍之請求，暨願供擔保，請准宣告其餘假執行，均無理由。原審為上訴人部分勝訴之判決，且宣告假執行，即無不合。上訴人上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判為無理由，應予駁回。
(二)被上訴人上訴無理由：
原審命被上訴人應給付上訴人20萬元；訴訟費用被上訴人連帶負擔2/10，暨上訴人得為原判決假執行，洵屬合法正當，被上訴人就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
(三)本件無庸審究部分之說明：
本件為判決之基礎已臻明確，上訴人雖主張傳喚焦君霖與蔡慧敏以確認被上訴人惡行，且瘋狂連續以電話通知之方式，不斷打電話騷擾臺北京站百貨之總機及樓管，並要求上訴人之專櫃進行下架，否則即為法律行為等語，用以證明被上訴人確有以不公平競爭之手段，為侵害上訴人之行為，並命再給付24萬元云云（見本院卷第94至95、120 、171 頁）。然本院已認定被上訴人有違反公平交易法之行為，並審酌一切情況，依所得心證酌定本件賠償數額，自無傳喚焦君霖、蔡慧敏為證之必要性。暨兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴人即被上訴人粉絲谷公司上訴為無理由，暨被上訴人即上訴人奧運公司、丙○○、丁○○、廖尹淇等上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　105 　年　　 9 　 月　　22 　日智慧財產法院第一庭
審判長法　官　陳忠行
法　官　曾啟謀
法　官　林洲富
以上正本係照原本作成。
本件不得上訴。
中　　華　　民　　國　　105　 年　　9　　 月　　22　　日書記官　蔡文揚