智慧財產及商業法院105年度民商上字第3號

• 裁判案由: 確認授權使用關係等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 105 年 12 月 22 日

智慧財產法院民事判決
105年度民商上字第3號上　訴　人　玉珍齋食品股份有限公司
兼　　　上
法定代理人　黃一栩
上　訴　人　李淑儀即復豐堂商號
上三人共同
訴訟代理人　連元龍律師
張人志律師
被上訴人　　玉珍齋國際開發有限公司
法定代理人　黃一彬
訴訟代理人　詹漢山律師
邵瓊慧律師
焦子奇律師
鍾薰嫺律師
複代理人 黃柏諺律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等件，上訴人對於中華民國105 年1 月29日本院104 年度民商訴字第6 號第一審判決提起上訴，本院於105 年11月10日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
甲、程序部分
按當事人不得提出新攻擊或防禦方法，但對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者，不在此限，民事訴訟法第447 條第1 項第3 款定有明文。本件被上訴人於二審主張依民國82年修正前商標法第26條第2 項禁止商標授權之規定（被上訴人誤載為第11條第3 項），上訴人所主張之商標授權關係應屬無效等語，乃係對其於原審所提「兩造間並無商標授權關係存在」之防禦方法所為之補充，揆諸上開說明，應予准許，合先敘明。
乙、實體部分
一、上訴人主張：
㈠訴外人○○○（下稱○○○）自52年起開始掌管彰化鹿港糕餅老店「玉珍齋」，並於59年5 月7 日辦理「玉珍齋商號」之登記，由○○○擔任負責人並獨資經營，營業所在地為現今鹿港鎮民族路168 號玉珍齋本舖。○○○並以「玉珍齋商號○○○」之名義，於77年5 月16日註冊取得第400680號「玉珍齋」商標權（下稱「玉珍齋」商標，註冊號碼、商標圖樣、權利期間、商品或服務名稱等如附圖一所示），再於86年11月16日註冊取得第786261號「玉珍齋鳳黃酥」商標權（下稱「鳳黃酥」商標，註冊號碼、商標圖樣、權利期間、商品或服務名稱等如附圖二所示，下與玉珍齋商標合稱系爭二商標）。上訴人黃一栩（下稱黃一栩）為○○○之次子，○○○為幫助黃一栩創業，遂安排黃一栩開立玉珍齋新店，授權原告黃一栩使用「玉珍齋」商標開店販售糕餅，79年3 月16日黃一栩承租鹿港鎮中山路435 號樓房，開始使用玉珍齋商標販賣糕餅等商品，79年9 月21日黃一栩結婚時，喜帖封面即載明黃一栩經營之店鋪為玉珍齋分店，○○○亦贈授玉珍齋匾額於黃一栩店內掛放。黃一栩婚後經父母安排以配偶李淑儀名義申請「復豐堂商號」販售使用「玉珍齋」商標糕餅，並以「復豐堂食品玉珍齋」為招牌，又○○○除授權上訴人使用玉珍齋商標，更傳授上訴人玉珍齋糕餅之製作方式，並於82年協助上訴人等於鹿港鎮景福巷99號設置工廠自行生產玉珍齋糕餅，並全部使用玉珍齋之商標予以販售。83年間，黃一栩又在父親○○○及母親即訴外人○○○○（下稱○○○○）之協助下，購入鹿港鎮中山路444 號之店面，開設第二家玉珍齋糕餅店，亦使用「玉珍齋」商標販售糕餅，顯見雙方確有商標授權使用關係存在，86年○○○取得「玉珍齋鳳黃酥」商標後仍授權黃一栩、復豐堂商號使用，而黃一栩嗣於88年6 月間依○○○之囑咐成立上訴人玉珍齋食品股份有限公司（下稱玉珍齋食品公司），繼續以公司型態經營玉珍齋糕餅事業，此亦屬黃一栩經營事業方式之一，均仍含在黃一栩之經營範疇內，在黃一栩之商標授權使用關係下，玉珍齋食品公司自有權使用系爭二商標。
㈡○○○確實有授權上訴人使用系爭二商標，而非僅為經銷關係，且此授權關係於○○○生前並未終止，又○○○與上訴人間之商標授權關係並不受商標權移轉而受影響，是○○○○雖於88年5 月19日、6 月9 日受讓系爭二商標，仍應受前開商標授權關係所拘束，且○○○○受讓系爭二商標後，仍延續○○○原先之規劃安排而繼續授權系爭二商標與上訴人，且其容認上訴人繼續使用「玉珍齋商標」販售糕餅長達15年之久，並未對黃一栩、李淑儀提訴，顯見雙方仍有授權關係存在。
㈢○○○○將商標移轉與被上訴人前，並未向上訴人為終止之意思表示，因此○○○○雖再將系爭二商標移轉與被上訴人，被上訴人仍應受該授權契約拘束，而不定期商標授權契約，除有法定或意定終止事由外，不得任意終止，因此被上訴人於105 年8 月26日向上訴人終止授權契約，其終止並不合法，兩造間仍有商標授權關係存在。且被上訴人法定代理人黃一彬明知父母○○○、○○○○對玉珍齋家族事業之規劃安排，自應受其父母20年來之商標授權使用關係所拘束，其既未曾為反對之意，則上訴人使用系爭二商標自應受誠信原則所保障，況系爭二商標原為「玉珍齋商號○○○」所有，黃一彬既於88年4 月概括承受玉珍齋商號，因民法第305 條第1 項規定自應一併承受玉珍齋商號之全部權利義務，包括商標授權關係，被上訴人為黃一彬之一人公司，是被上訴人亦應受該授權關係拘束。
㈣縱兩造間無商標授權關係存在，然上訴人自98年後，已於店面招牌上增加標示為「玉珍齋－二哥的玉珍齋」或「二哥的玉珍齋」，刻意與玉珍齋商標有所區隔，多年來在彰化縣鹿港鎮併存營業，且依通體觀察原則，加註「二哥的」文字，顯已使普通知識經驗之消費者，足以了解上訴人店舖與玉珍齋本店實屬不同，有所區隔，並不會造成一般購買人產生混淆誤認之虞，不構成對系爭二商標之侵害。
㈤爰依兩造商標授權契約、民事訴訟法第247 條第1 項，民法第148 條及類推適用民法第767 條第1 項後段規定、商標法第69條第1 項後段規定，提起本件請求。
二、被上訴人等則以下列等語資為抗辯：
㈠縱上訴人主張其與○○○於79年間即有商標授權關係存在，然依82年修法前商標法規定（即78年5 月26日修正公布之商標法，下稱78年商標法），該授權為商標法所禁止而無效，上訴人又未證明82年修法後（即82年12月22日修正公布之商標法，下稱82年商標法），○○○有重新為商標授權行為，其主張○○○有將系爭二商標授權上訴人使用，即無足信。㈡上訴人銷售玉珍齋之商品，係直接向本店進貨，屬玉珍齋本店之零售商或經銷商，此等商標之使用具有商標權人之默示許可，雖不必另為授權使用之必要，然88年8 月間黃一栩、復豐堂商號終止向玉珍齋本舖進貨時，即與○○○終止雙方零售或經銷關係。更何況，○○○生前即於88年5 、6 月將系爭二商標移轉予○○○○，顯見○○○過世前已不欲上訴人黃一栩、復豐堂商號繼續使用「玉珍齋商標」，而玉珍齋食品公司係於88年6 月7 日始設立，○○○斷無可能亦無權在移轉系爭「玉珍齋商標」予○○○○之後復授權玉珍齋食品公司使用，顯見○○○生前實無可能授權、更未默示同意上訴人等於88年8 月經銷關係結束後得繼續使用系爭二商標，否則即與其生前安排玉珍齋本舖交棒與系爭二商標移轉之本意不符。
㈢82年商標法第26條明定商標授權關係若未登記，則商標移轉後基於債之相對性原則，自不拘束受讓人○○○○，況○○○○一再證述並未同意或授權上訴人使用系爭二商標，上訴人亦已停止向玉珍齋本店進貨，顯見○○○○與上訴人間縱有商標授權關係亦業經○○○○合法終止。
㈣被上訴人於103 年5 月1 日自○○○○受讓系爭二商標，縱○○○○與上訴人間商標授權關係未終止，然該授權關係既未登記，自不拘束受讓人即被上訴人。縱對被上訴人繼續存在，然被上訴人於105 年8 月25日已對上訴人寄發存證信函終止商標授權關係，是兩造間之商標授權關係業經被上訴人合法終止。
㈤上訴人備位聲明所使用之「玉珍齋－二哥的玉珍齋」或「二哥的玉珍齋」，主要部分仍與系爭商標特取部分完全相同，其所加註之「二哥」字樣反而強調其為黃家子孫之地位，更增加消費者混淆誤認二者之來源相同或有授權關係，而使表彰單一來源之商標識別性受減損。被上訴人為系爭商標之商標權人，其排除上訴人未經授權使用之行為乃權利之正當行使，自無權利濫用或該當民法第148 條之情形。且上訴人未經授權違法使用之狀態，亦不可能類推適用民法第767 條第1 項後段，亦無法依商標法第69條第1 項，對身為商標權人之被上訴人主張其使用權遭侵害。
三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，全部提起上訴，上訴先位聲明為：1.原判決廢棄。2.確認上訴人黃一栩、李淑儀即復豐堂商號、玉珍齋食品公司與被上訴人間，就「玉珍齋」商標於商品類別第24類「糖果、餅乾、麵包、蛋糕、蜜餞、蛋黃酥、紅豆糕、綠豆糕、鳳梨酥、冬瓜酥、杏仁糕、麻花、玉米酥、方塊酥、芝麻酥、香妃酥、糕餅、酥餅」之商品，就「玉珍齋鳳黃酥」商標於商品類別第30類「米果、巧果、月餅、桃餅、蛋捲、糕餅、酥餅、煎餅、脆餅、派餅、烤餅、綠豆糕、紅豆糕、蘇打餅、太陽餅、鳳梨餅、蘿蔔酥、玉米酥、鳳眼糕、蓮子酥、梅香酥、蛋黃酥、海苔酥、香蕉酥、芝麻酥、方塊酥、豬油粩、牛舌餅、花生酥、杏仁酥、綠茶酥、漢餅、油蔥粩、杏仁粩、松子粩、軟糖、茶糖、薑糖、飴糖、貢糖、涼糖、牛奶糖、水果糖、牛軋糖、花生糖、土司、蛋糕、麵包、漢堡、三明治、鮮奶油蛋糕、冰淇淋蛋糕、太妃糖、健素糖、芝麻糖、棒棒糖、冬瓜糖、薄荷糖、椰子糖、人蔘糖、巧克力糖、咖啡糖、青草糖、口香糖」之商品，有授權使用關係存在；被上訴人並應偕同上訴人三人向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）辦理「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」二項商標之授權登記；上訴備位聲明為：1.原判決廢棄。2.被上訴人應容忍上訴人黃一栩、李淑儀即復豐堂商號、玉珍齋食品公司，使用「玉珍齋- 二哥的玉珍齋」標示或「二哥的玉珍齋」標示於前揭第一、二項所示商品類別第24類、第30類之商品。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。
四、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實（見本院卷第137 至138 頁）：
㈠○○○於52年5 月7 日獨資設立登記「玉珍齋商號」，並分別於77年5 月16日註冊第400680號「玉珍齋商標」、86年11月16日註冊第786261號「玉珍齋鳳黃酥」商標，嗣系爭二商標分別於88年5 月19日、同年6 月9 日移轉予○○○○，並於92年4 月1 日公告。另○○○於88年4 月21日將「玉珍齋商號」移轉予黃一彬，嗣○○○於88年10月1 日逝世（見原審卷一第14至18、302 至304 頁）。
㈡79年3 月16日黃一栩承租鹿港鎮中山路435 號開設「玉珍齋分店」，租期自79年4 月15日起；80年7 月12日上訴人李淑儀設立「復豐堂」，於鹿港鎮中山路444 號開設「復豐堂商號玉珍齋」販售糕餅。其等糕餅來源主要係向玉珍齋本舖進貨，進貨按售價7 折計算，款項每月與本舖結算，惟自88年8 月起即停止向玉珍齋本舖進貨。另88年6 月7 日黃一栩設立玉珍齋食品公司（見原審卷一第19 至22、26頁）。
㈢89年間起至101 年10月4 日止，黃一栩、訴外人○○○告訴訴外人○○○○、黃一彬偽造文書無罪確定；93年間起至95年10月26日止，訴外人○○○○自訴訴外人○○○、○○○侵害商標權無罪確定；93年間起至97年6 月12日止，訴外人○○○○對○○○、○○○、鹿港玉珍齋有限公司、玉珍齋糕餅有限公司、玉珍齋企業有限公司、玉珍齋實業有限公司起訴排除侵害商標權訴訟敗訴確定；93年間起至101 年8 月22日止，黃一栩、訴外人○○○等起訴請求訴外人○○○○應塗銷系爭二商標所為之移轉登記訴訟敗訴確定（見原審卷一第217 頁）。
㈣103 年5 月1 日○○○○將系爭二商標移轉與被上訴人並經智慧局公告，被上訴人於105 年8 月25日寄發存證信函與上訴人等三人，表示若兩造間就系爭二商標有授權關係存在，亦以該存證信函作為終止商標授權之意思表示，被上訴人等三人並於同年月26日收受該存證信函（見本院卷第128 至132 頁）。
五、本院之判斷：
㈠先位聲明部分：
⒈上訴人主張○○○曾授權其等使用系爭二商標，該授權關係對受讓人○○○○、再受讓人被上訴人有拘束力，且○○○○持有商標期間繼續同意、授權上訴人使用系爭二商標，並未終止授權關係，本件為不定期商標授權契約，除有法定或意定終止事由外，不得任意終止，因此被上訴人之終止並不合法等語，惟為被上訴人所否認，是本件先位聲明之爭點厥為：⑴○○○、○○○○持有系爭二商標期間，是否曾授權上訴人使用系爭二商標？⑵本件之商標授權關係是否拘束受讓人？⑶本件商標授權關係可否由商標權人中止。
⒉上訴人主張○○○於79年起授權上訴人使用系爭二商標，○○○○持有系爭二商標期間亦同意、授權上訴人使用等語，然商標法有關商標授權之規定，於82年12月22日有所修正，是有關授權關係之認定，自應適用各該時期之法律為斷，合先敘明。被上訴人雖辯稱：依79年適用之商標法規定，商標權原則上不得授權他人，故上訴人所主張之商標授權關係應屬無效云云。然按「商標專用權人，除移轉其商標外，不得授權他人使用其商標。但他人商品之製造，係受商標專用權人之監督支配，而能保持該商標商品之相同品質，並合於經濟部基於國家經濟發展需要所規定之條件，經商標主管機關核准者，不在此限。」、「商標授權之使用人，應於其商品上為商標授權之標示。」78年商標法第26條定有明文，惟該條於82年商標法修正為：「商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。」、「前項授權應向商標主管機關登記；未經登記者不得對抗第三人。授權使用人經商標專用權人同意，再授權他人使用者，亦同。」、「商標授權之使用人，應於其商品或包裝容器上為商標授權之標示。」86年商標法亦為相同規定，由此可知，82年商標法修正前，原則上不得將商標授權他人使用，除非商標權人監督該商標商品之製造且適當控制其品質，並經商標主管機關核准者，始得為之。再者，78年商標法第26條雖有上開規定，然同法第31條第1 項第4 款規定：違反第26條規定而授權他人使用者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請，撤銷其商標專用權。由此可知，商標專用權人授權他人使用其商標雖為78年商標法所禁止，然若有違反而為授權行為，其法律上之效力既於同法中規定商標主管機關應依職權或據聲請撤銷其商標專用權，則在撤銷前，仍然有效存在，故78年商標法第26條第1 項商標專用權人不得授權他人使用其商標之規定似為取締規定，而非效力規定。果爾，即不得引用民法第71條前段規定，認其授權行為係屬無效（最高法院87年台上字第1093號判決參照）。因此，上訴人引78年商標法第26條規定，主張被上訴人與○○○間之授權關係違反上開規定而無效云云，自不可採。
⒊再按，所謂商標授權他人使用，係商標權人將其專屬使用商標的權利依授權契約約定的條件授予他人使用，商標權人仍擁有商標權。商標之授權有其自律性，無需公權力干預，只要商標授權人與被授權人合意，即生授權之效果，其方式不以書面為限，口頭合意亦屬之（最高行政法院100 年度判字第191 號判決參照）。又經銷商或零售商係就附有商標之既成品為銷售，其銷售附有商標商品之行為及在此目地範圍內將商標使用於廣告之行為，均係為販售商標商品所必須，是縱使商標權人並未與經銷商或零售商有授權之合意，然為達經銷或零售之目的，應認此時應係已得到商標權人之默示授權，惟經銷或零售關係終止後，商標授權之契約目地已終了，應認雙方之授權關係已終止。本件上訴人主張○○○將系爭二商標授權與上訴人無期限使用，無非係以喜帖記載上訴人之店鋪為「玉珍齋分店」、中山路435 號店鋪使用「復豐堂食品玉珍齋」做為「招牌」、中山路444 號店內掛有「玉珍齋」字樣匾額、○○○親手撰寫玉珍齋糕餅之「原料明細」、○○○○手寫玉珍齋糕餅配方等，為其主要論據。然查：
⑴上訴人所舉上開證據均係有關「玉珍齋商標」而非「玉珍齋鳳黃酥」商標，是其以上開證據主張○○○或○○○○有授權「玉珍齋鳳黃酥」商標云云，顯不可採。
⑵再者，黃一栩於79年3 月16日在鹿港鎮中山路435 號開設玉珍齋分店販賣糕餅，80年7 月12日李淑儀於鹿港鎮中山路444 號開設「復豐堂商號玉珍齋」販售糕餅，其等糕餅來源主要係向玉珍齋本舖進貨，進貨按售價7 折計算，款項每月與本舖結算，惟自88年8 月起即停止向玉珍齋本舖進貨等情，為兩造所不爭執，而依臺灣彰化地方法院（下稱彰化地院）98年度訴字第1632號刑事判決書所載，○○○○於該刑事案件中提出和解書一紙陳稱：黃一栩曾於77年1 月2 日前往他人家中砸車惹事，由父親○○○出面與車主達成和解，為使黃一栩浪子回頭才把黃一栩拉在身邊看管，並開設分店等語（見原審卷一第82背頁），經本院調卷核閱屬實，○○○○並於本院證稱：「（問：就證人所知，○○○是否有將玉珍齋商標授權與上訴人使用？）沒有」、「（問：○○○過世前，黃一栩即在鹿港有開店銷售玉珍齋商品，你是否知道此事？）黃一栩剛開始開一家小豆苗，後來跟我拿貨經銷我玉珍齋的東西，每個月來跟我算帳，100 元要給我70元」、「（問：你和你先生出資購買店鋪讓黃一栩開店，有無授予商標權給他們使用之意思? ）沒有。」、「（問: 黃一栩說他要賣『玉珍齋』商品期間，你曾叫『玉珍齋』師傅教他們員工做餅，是否有此事?
）有。」、「（問: 理由為何? ）因為過年過節要來拿貨，我沒有貨給他，所以交他們做幾樣。但做出來的品質不好，後來我就不管他們了。」、「（問：你叫『玉珍齋』師傅教他們員工做餅，是否有要讓他們使用『玉珍齋』商標之意思? 」沒有。」( 見原審卷二第71頁）由此可知，○○○、○○○○並未明示將商標權授權黃一栩、李淑儀使用，然黃一栩、李淑儀既係向玉珍齋本舖進貨而銷售附有商標之商品，則其等與商標權人間應為經銷合約關係，是在經銷期間應認已得商標權人之默示授權，因此，79年至○○○移轉系爭「玉珍齋」商標與○○○○、移轉玉珍齋商號與黃一彬前，○○○有默示授權黃一栩、李淑儀使用「玉珍齋」商標，而○○○○取得系爭「玉珍齋」商標後、黃一彬取得玉珍齋商號後，因黃一栩、李淑儀仍向玉珍齋本店進貨，是渠等亦有默示授權黃一栩、李淑儀使用系爭「玉珍齋」商標，應堪認定。惟上訴人既不否認88年8 月後已不向玉珍齋本舖訂貨，且證人○○○○亦證稱：「因為當初在互告，就沒向我進貨，到現在為止都未再向玉珍齋本舖進貨。」（見原審卷二第70頁）則應認黃一栩、李淑儀與○○○○、黃一彬間之經銷關係已於88年8 月終止，黃一栩、李淑儀就「玉珍齋」商標已無授權關係存在，則事後○○○○再將系爭「玉珍齋」商標移轉與被上訴人，均不生商標受讓人是否應繼受系爭「玉珍齋」商標授權關係之問題，又上訴人未證明其等就系爭「鳳黃酥」商標有獲授權，已如前述，自難認黃一栩、李淑儀對「鳳黃酥」商標有使用權。此外，上訴人稱玉珍齋食品公司係包含在黃一栩經營範疇內，自有權使用系爭二商標云云，然玉珍齋食品公司為法人，與黃一栩為不同之人格主體，既無證據證明○○○或○○○○有將系爭二商標授權玉珍齋食品公司，是上訴人所述自不可採。準此，上訴人對被上訴人請求確認系爭二商標權有授權關係存在，並請求被上訴人應偕同辦理授權登記，自無理由。⑶至上訴人雖主張，由喜帖記載上訴人店鋪為「玉珍齋分店」、上訴人店鋪招牌使用「復豐堂玉珍齋」字樣、○○○致贈「玉珍齋」字樣匾額、○○○請師傅教導黃一栩製作糕餅等，可知○○○有將系爭二商標無期限授權上訴人使用，雙方並非僅限於經銷關係云云。惟：
①黃一栩、李淑儀縱有於店鋪外使用玉珍齋招牌、在商品上使用「玉珍齋」商標（見原審卷一第27至29頁照片、第31頁媒體報導），亦僅係在經銷目的範圍內所為之商標使用行為，無法證明其與商標權人間有無期限之商標授權合意。
②黃一栩所營鹿港鎮中山路444 號店內雖懸掛有○○○所致贈之「玉珍齋」字樣匾額，惟黃一栩之兄○○○於台北高等行政法院90年度訴字第4878號另案行政訴訟中稱：「商標專用權人○○○共育有五子一女，長子○○○自學成後，夫妻二人即為家族企業盡心盡力，秉持先祖理念，苦心經營，維護傳統精神，住處即有一塊如審定服務標章（玉珍齋）之匾額，此一匾額為○○○之父（即為商標專用權人○○○）所傳承之物，中國故（固）有傳統『子承父業』，將家族企業表徵之匾額傳予長子、長媳，此有卷附之相片可稽，實為一般眾所周知之理所當然之事，更為民風純樸之鹿港小鎮增添一段佳話。」有上開判決書附卷可參（見本院卷二第206 頁），而○○○之女○○○亦有黃森榮所贈之相同匾額，有照片一紙可證（見本院卷二第211 頁），此核與證人○○○證稱：「這個匾額就在開幕前○○○要我去找製作匾額的商人來拆168 號『玉珍齋』的匾額去複製... 」、「事實上要製作匾額時我就主張要製作5 個匾額，每個人給一個，包括女生，○○○說要做以後再做，因為○○○很節儉，至於沒有作糕餅生意的小孩，有無收到匾額我就不知道了」（見原審卷二第134 、138 頁）由此足見，黃森榮製作「玉珍齋」匾額與其子女係基於家族精神傳承之意，實難認有商標授權之意，至證人○○○雖又證稱：○○○送匾額的意思是希望能夠傳承下一代，也是商標授權的意思等語（見原審卷二第134 頁），然證人○○○此部分之證述與證人○○○○不符，且若○○○係商標授權之意，何以其他未從事糕餅業之子女亦獲贈匾額？顯見單純致贈匾額一事，實無從推導出商標授權之意，證人○○○此部分之證述自難可採。
③黃一栩之結婚喜帖封面雖記載：「玉珍齋鹿港名產專賣店；本店( 民族路店址) 、分店( 中山路店址) 」，然當時黃一栩所經營之中山路店鋪既經銷玉珍齋本舖之商品，且黃一栩為○○○之子，則○○○以家族企業之意稱黃一栩所營之店鋪為「玉珍齋分店」，與常情無違，實難據而推論○○○有明示授權系爭二商標之意。
④此外，上訴人所謂○○○撰寫之原料明細、○○○○手寫之玉珍齋糕餅配方（見原審卷二第15至19頁），其上並無○○○、○○○○之簽名，且證人○○○○證稱：「（原證22共3 張，是否你的筆跡？）這不是我寫的。」、「（原證21內容是什麼？）這是進貨單，是進貨的人寫的，我看不出來是誰的筆跡。」( 見原審卷二第76頁）且其內容僅為原料進貨數量及產品配方，與商標授權無關。而證人○○○○雖不否認曾請師傅教導黃一栩製作糕餅，然商品與商標係兩回事，相同產製者之商品可使用不同商標，相反的，相同商標也可使用在不同產製者之商品上，是縱使○○○或○○○○曾教導黃一栩如何製作糕餅，亦僅能解為商品技術之傳授，實無從據以推出有商標授權之意，況證人○○○○已證稱：請玉珍齋師傅教導黃一栩作糕餅並無商標授權之意（見原審卷二第71頁），自難以○○○或○○○○有指示玉珍齋師傅教導黃一栩作糕餅，遽而推論此有商標授權之意。
⑤上訴人又謂：○○○於79年起授權黃一栩使用系爭「玉珍齋」商標販售糕餅乃對玉珍齋事業及兒子生涯之安排與規劃，實無可能半途強行收回斷了自己兒子生路云云，然黃一栩與○○○間之商標授權關係乃基於經銷關係而來，上訴人無法證明○○○有將系爭二商標以不定期授權方式授權與黃一栩、李淑儀使用，已如前述，且○○○之女○○○於彰化地院98年度訴字第1632號案件中證稱：「（問：你爸爸生前有無交待玉珍齋由何人經營？）有，就是黃一彬。我在82年、83年時爸爸有常常要黃一彬回來，我那時候常常在家，爸爸有說。」、「從小有看到我們上一輩的事情，是黃一彬給大伯當小孩，我們都知道他是大伯的小孩。長大以後爸爸更明確說一彬回來接掌玉珍齋，在82年左右，爸爸要黃一彬回來接掌玉珍齋。爸爸後來快要不好的時候，大哥常常來鬧，爸爸有叫我們回去，爸爸交待媽媽全權處理，有些事情該過戶的要過戶了。他說不要讓不肖的小孩欺負媽媽。（問：當時除了你有去之外，還有誰去？）我及○○○及黃一彬都有在場，我有去隔壁便利商店請店內小姐轉達要大哥回來，二哥當時不是我通知的。二哥從以前就很少回來，我也找不到人，我不知道怎麼找他。五哥後來離家出走，我就沒有跟他聯絡。（問：你爸爸當時怎麼說的？）爸爸當時說台語，他說得很慢，他慢慢的講由媽媽全權處理，爸爸當時講得很弱，不是很清楚，媽媽在旁邊問是不是由我全權處理，爸爸當時點點頭。」「（問：所以你爸爸當時沒有具體只是商標給誰、土地給誰？）我爸爸往生之前的很多年前，我爸爸就有在規劃了。譬如說玉珍齋是黃一彬的，其他子女應該各有各的事業。我們一個一個成年之後，爸爸就逐步給財產。（問：為何有商標過戶給你媽媽？）因為爸爸當時認為先給媽媽，以防不肖兒子欺負媽媽。爸爸那時候講得很慢，爸爸那時候有提到一部分商標要給我媽媽。」等語，有彰化地院98年度訴字第1632號判決書附卷可參（見原審卷一第90頁），並經本院調閱該案卷宗核閱無誤，證人○○○○亦證稱：「（問：88年你先生○○○為何要將玉珍齋商標移轉給你？）他說，這麼多孩子，他生病時才知道孩子不孝、兄弟吵架又常吵我，他很早就跟我講趕快過戶，不然以後我就沒有飯吃，所以就過戶給我。」（見原審卷二第77頁）足見○○○生前已將玉珍齋商號移轉與黃一彬，由黃一彬接管玉珍齋事業，且為避免其妻黃盧清秀生計受影響而將系爭二商標移轉給○○○○，黃盧清秀事後亦於103 年間將系爭二商標移轉給黃一彬所設立之被上訴人公司，此在在顯示○○○係欲規劃由黃一彬承接玉珍齋，其他子女各自發展各自的事業，而無使黃一栩、李淑儀得以不定期限方式使用系爭二商標之意，否則○○○將系爭二商標權移轉給黃一栩即可，何須以授權方式為之，致黃一栩事後有遭商標權人禁止使用商標之危險？以上，足見上訴人前開所稱，亦不足採。
⒋再者，縱上訴人與○○○○間有不定期商標授權關係存在，然該授權關係亦經○○○○以意思表示合法終止之：
民法債編第二章「各種之債」各節所規定之契約，固可謂為有名契約，但並不能因而涵蓋所有類型之契約，本於契約自由之原則，倘當事人因自由訂定而不能歸類之其他無名契約，自仍可類推適用民法相關之規定。又繼續性供給契約，乃當事人約定一方於一定或不定之期限內，向他方繼續供給定量或不定量之一定種類、品質之物，而由他方按一定之標準支付價金之契約。是無名之不定期繼續性供給契約，亦應同可類推適用民法相關之規定（最高法院94年度臺上字第1860號判決參照）。又民法就不定期之繼續性契約，如租賃、消費借貸、僱傭、委任等，均以得隨時終止為原則，此由民法第450 條第2 項、第478 條後段、第488 條第2 項、第549 條第1 項規定甚明，是無名之不定期繼續性供給契約，應可類推適用民法相關規定，允許契約當事人有任意終止契約之權（最高法院102 年度台上字第2243號、100 年度台上字第1697號、100 年度台上字第1619號、94年度台上字第1860號判決參照），蓋如當事人無終止權或拋棄終止權，將使契約關係永無終止之日。上訴人謂○○○○延續○○○之規劃，而於取得系爭二商標權期間仍同意、授權上訴人使用系爭二商標，其等間為不定期繼續性供給契約之主張縱屬可採，然黃一栩、李淑儀使用系爭「玉珍齋」商標並無對價，業經其陳明在卷（見原審卷三第258 頁），是本件應解為契約當事人有隨時終止契約之權限，方符合公平原則，而證人○○○○證稱：其取得系爭「玉珍齋」商標後，並未授權黃一栩、李淑儀使用，且亦阻止黃一栩、李淑儀繼續使用「玉珍齋」商標，之後即開始訴訟，黃一栩自彼時至今未再向玉珍齋本鋪進貨，嗣最高法院判決商標權歸其所有，該案判決後原告黃一栩有向其道歉，但沒談商標授權；其不知有玉珍齋食品公司，不同意該公司使用系爭「玉珍齋」商標等語（見原審卷二第70、72、73、77頁），顯見○○○○有要求黃一栩、李淑儀停止使用系爭「玉珍齋」商標，即已行使終止商標授權之意思表示，因此，黃一栩、李淑儀與○○○○間就系爭「玉珍齋」商標縱有不定期授權之關係存在，亦經○○○○合法終止。至上訴人雖謂：○○○○容認上訴人使用「玉珍齋」商標販售糕餅長達15年之久，並未對黃一栩、李淑儀提訴，顯見雙方確實一直有商標授權關係云云，然按「知悉並不等同於同意，又某人知悉某項事實而不為反對之表示，能否視為同意或默示同意，仍須以該人是否有某項舉動，依社會觀念，足以推知其有同意之意思者，始足當之，否則僅能視為單純之沉默。」（最高法院99年度台上字第920 號判決參照）○○○○擁有系爭「玉珍齋」商標權期間已明確向黃一栩、李淑儀表明請其等停止使用系爭「玉珍齋」商標，已如前述，縱○○○○10餘年來未對其等提出民事侵權訴訟或刑事告訴，或僅係○○○○念及與黃一栩、李淑儀之情誼關係而不願對簿公堂，實難解為雙方間10多年來均有商標授權關係存續，上訴人上開主張，自無足採。
⒌退步言，縱上訴人與○○○○間有不定期商標授權關係存在，且該授權關係未經○○○○以意思表示合法終止之，然該授權關係亦不存在於上訴人與被上訴人間：
⑴按「商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。前項授權應向商標主管機關登記；未經登記者不得對抗第三人。授權使用人經商標專用權人同意，再授權他人使用者，亦同。」82年商標法第26條定有明文，因此商標授權關係若未登記，不得以之向第三人主張，復參酌92年5 月28日修正之商標法（下稱92年商標法）第33條增訂第3 項「授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。」嗣於100
年6 月29日修正公布、101 年7 月1日 施行之商標法第39條第1 至3 項規定：「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。」、「前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。」、「授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。」而○○○○係於103
年間將系爭二商標移轉與被上訴人，自應適用102 年商標法規定，依上開修法歷程可知，應解為只有在商標授權經登記之場合，商標移轉後該授權關係對受讓人才繼續存在，若根本未為商標授權登記，則商標移轉後基於債之相對性原則，受讓人自無受授權契約拘束之可能。本件上訴人所主張之商標授權關係並未有任何登記公示等情，為兩造所不爭執，是縱使上訴人與○○○○間商標授權關係仍存在，該商標現已移轉登記為被上訴人所有，揆諸上開說明，上訴人自不得以其與○○○○間之授權關係對抗第三人即被上訴人。
⑵再者，又縱使被上訴人應繼受○○○○與上訴人間之商標授權關係，然如前所述，本件既為無對價之不定期繼續性供給契約，則契約當事人有隨時終止契約之權限，本件被上訴人已於105 年8 月25日寄發存證信函與上訴人終止授權關係，被上訴人並於同年月26日收受該存證信函（見本院卷第128 至132 頁），亦應認兩造之商標授權關係最遲已於105 年8 月26日終止。
⒍至上訴人又謂：依民法第305 條第1 項規定，黃一彬既承接玉珍齋商號，亦應概括承受○○○與上訴人間之商標授權使用關係云云。然按「就他人之財產或營業，概括承受其資產及負債者，因對於債權人為承受之通知或公告，而生承擔債務之效力。」民法第305 條第1 項定有明文。準此，承受人未對於債權人為概括承受資產及負債之通知或公告者，承擔債務之效力尚未發生，債權人不得以未發生承擔效力之債務，向承受人為清償之請求（最高法院88年度台上第1468號判決參照）。本件上訴人雖主張黃一彬因繼受玉珍齋商號而概括承受該商號與上訴人之授權關係，然上訴人並未證明黃一彬對玉珍齋商號之財產或營業係概括承受，且亦未證明黃一彬有對上訴人為概括承受資產及負債之通知或公告，縱○○○即玉珍齋商號與上訴人間有商標授權關係存在，亦難認該義務已由黃一彬承擔，且黃一彬與被上訴人實為兩不同之法律人格，難認黃一彬承擔該授權關係即謂被上訴人亦應承擔該授權關係，是上訴人依民法第305 條第1 項之主張，亦屬無據。
⒎綜上，上訴人就系爭二商標並無授權關係存在，是上訴人請求確認就系爭二商標有授權使用關係存在，並請求被上訴人偕同辦理商標授權登記，即無理由，應予駁回。
㈡備位聲明部分：
⒈上訴人主張其於98年後已將店面招牌改為「玉珍齋- 二哥的玉珍齋」或「二哥的玉珍齋」，無致使相關消費者混淆誤認，爰請求被上訴人容任其使用等語，為惟被上訴人所否認，是本件備位聲明之爭點厥為：⑴上訴人使用「玉珍齋- 二哥的玉珍齋」或「二哥的玉珍齋」，是否不會使相關消費者混淆誤認之虞，而未侵害系爭二商標權？⑵上訴人等三人依民法第148 條、類推適用民法第767 條第1 項後段、商標法第69條第1 項後段規定，請求被上訴人容忍上訴人等三人使用「玉珍齋- 二哥的玉珍齋」或「二哥的玉珍齋」，是否有據。
⒉按「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」現行商標法第68條定有明文，系爭二商標為獨創性商標，具有高度識別性，且經商標權人長期廣泛使用，業經智慧局及本院認定為著名商標等情，有異議審定書及判決書附卷可參（見原審卷一第225 頁、第233 背頁、第240 頁、第253 頁、265 頁、第276 頁背面、第284 頁背面、第292 頁背面、第300 頁背面）。而「玉珍齋- 二哥的玉珍齋」或「二哥的玉珍齋」，其主要識別部分與系爭二商標相同，均為「玉珍齋」，無論在外觀、讀音或觀念上，均高度近似，顯係為了攀附系爭二商標之商譽，難謂係基於善意，又兩造商標所使用之商品均為糕餅類，構成相同，上訴人於向本院聲請定暫時狀態假處分案件一審勝訴後，又於招牌上改為使用「玉珍齋」商標（見本院卷第94頁），經依商標混淆誤認之相關因素綜合判斷，應認客觀上相關消費者有誤認兩者為同一來源，或誤認兩商標使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有致相關消費者混淆誤認之虞，是上訴人使用「玉珍齋- 二哥的玉珍齋」或「二哥的玉珍齋」自屬商標法第68條侵害系爭二商標之行為，因此，上訴人依民法第148 條及類推適用民法第767 條第1 項後段、商標法第69條第1 項後段等規定，請求被上訴人容忍上訴人使用「玉珍齋- 二哥的玉珍齋」或「二哥的玉珍齋」，即非有理，應予駁回。
六、綜上所述，上訴人先位聲明請求確認兩造間有商標授權使用關係存在，被上訴人應偕同辦理商標授權登記；備位聲明請求被上訴人容忍其等使用「玉珍齋- 二哥的玉珍齋」或「二哥的玉珍齋」，均無理由，不應准許。從而，原審所為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。至上訴人雖聲請傳喚證人施清媛證明○○○或○○○○有指派玉珍齋本鋪師傅至上訴人工廠教導如何製作糕餅（見本院卷第99頁），然本院認教導如何製作商品與商標之授權無涉，已如前述，是此證人並無傳喚之必要，附此敘明。
七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法與所舉證據，核與本件判決結果不生影響，爰不再逐一論駁，併此敘明。
八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　105　 年　　12　　月　　22　　日智慧財產法院第二庭
審判長法 官　李維心
法　官　彭洪英
法 官　蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1
項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　106 　年　　1 　　月　　 3 　日書記官　邱于婷
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。