智慧財產及商業法院105年度民商訴字第24號

• 裁判案由: 排除侵害商標權行為等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 106 年 03 月 31 日

智慧財產法院民事判決
105年度民商訴字第24號原　　　告　金門酒廠實業股份有限公司
法定代理人　黃景舜
訴訟代理人　劉秋絹律師
訴訟代理人　潘海濤律師
訴訟代理人　丁偉揚律師
被　　　告　金門浯江酒廠實業股份有限公司
兼法定代理人陳曉怡
被　　　告　陳恩賜
上二人共同
訴訟代理人　李威廷律師
上列當事人間排除侵害商標權行為事件，本院於106 年2 月22日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
一、被告不得使用相同或近似於中華民國註冊第00978354、00774758、00844985號商標之圖樣作為酒類商品及酒類服務、商品包裝、看板、網頁、廣告或其他表徵。
二、被告應連帶給付新台幣貳拾萬元及自民國一百零五年六月十八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
三、原告其餘之訴駁回。
四、訴訟費用由被告連帶負擔十分之八，餘由原告負擔。
事實及理由
甲、程序方面
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係商標權法、公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3
條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
二、按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，民事訴訟法第262 條第1 項前段定有明文。又按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，同法第255 條第1項
第2 、7 款亦有明定。本件原告於民國（下同）105 年6 月3 日起訴時，訴之聲明第一項，係請求被告等應連帶停止使用相同或近似於我國註冊第00000000（下稱系爭商標一）、00000000（下稱系爭商標二）、00000000（下稱系爭商標三）、00000000號商標作為酒類商品及酒類服務、商品包裝、看板、網頁、廣告或其他表徵（見本院卷第4 頁），嗣於本院言詞辯論期日前之105 年7 月4 日，具狀撤回註冊第01139405號商標部分（見本院卷第60頁）。另於105 年8 月5 日具狀追加商標法第70條第1 款及第3 款為請求權基礎（見本院卷第76頁反面），依前揭規定，原告撤回部分之商標及追加請求權基礎，應予准許，合先敘明。
三、按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其訴訟以前當然停止；惟於有訴訟代理人時不適用之；第168 條至第172 條及前條所定之承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明，民事訴訟法第170 條、第175 條定有明文。本件原告之法定代理人原為陳永明，嗣變更為黃景舜（於105 年8 月1 日辦理變更登記），並經新任法定代理人黃景舜於105 年9 月20日聲明承受訴訟（見本院卷第99頁）。
乙、實體方面：
壹、原告主張：
一、原告為系爭商標一、二、三之商標權人（商標圖樣如本判決附圖一至三所示），系爭商標並已經認定為著名商標，被告陳曉怡為被告金門浯江酒廠實業股份有限公司（下稱金門浯江酒廠）之名義負責人，被告陳恩賜為實質負責人，其二人知原告為系爭商標之商標權人，竟於被告金門浯江酒廠所製造及銷售之「金門53°高粱酒」（下稱系爭商品）使用相同
或近似於原告系爭商標之「金門及金門島嶼圖」以牟利，此經行政院海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局第九海岸巡防隊（下稱海巡署第九海岸巡防隊）於105 年1 月6 日查獲在案。因被告前即有於103 年7 月8 日生產如原證12照片所示之高梁酒系列產品，侵害原告「金門高粱酒」等商標權利，而與原告成立和解（下稱系爭和解契約，原證5 ），並登報道歉（原證6 ）。今被告再為系爭商品之製造、銷售，實屬故意侵害原告商標權且係違反公平交易法之行為，為此，爰依系爭和解契約第2 條，商標法第68條第1 、3 款，第70 條 第1 、3 款，第69條第1 、3 項，民法第185 條、第28條，公司法第23條第2 項，公平交易法第30條、第31條，修正前公平交易法第20條第1 項第1 款提起本件訴訟。
二、被告未舉證證明原告所生產標示系爭商標之高梁酒實際產地非金門之事實，自不足認系爭商標有使公眾誤認誤信商品產地之情形，被告抗辯系爭商標有商標法第29條第1 項第1款
不得註冊原因，即非有據。
三、原告於41年間成立，所生產製造之「金門高粱酒」係基於我國酒類商品長久專賣制度而發展，「金門高粱酒」商標名稱，早已長期深植社會，臺北高等行政法院94年度訴字第1482號、97年度訴更一字第56號判決並早已認定「原告所生產的『金門高粱酒』，早已聞名遐邇，遠近馳名」。原告為推廣系爭商標之使用，長期冠名贊助籃球、邀請知名藝人代言產品（原證10、11），積極推廣及致力於品牌經營，業使得原告「金門高粱酒」揚名國際，在酒類市場上占一席之地，而在我國社會已為普遍性認知。系爭商標業經法院認定為著名商標之事實，亦有102 年度民商訴字第32號判決書（原證9
）可佐，足認系爭商標已經原告長期而廣泛之使用而達著名之程度。被告抗辯原告未使用系爭商標達3 年之久，有商標法第63條第1 項第2 款之廢止事由云云，自屬無憑。
四、系爭商品標示之原產地為台灣，與金門並無相干，被告於系爭商品標示「金門島嶼圖」與「金門」文字，自屬不實且屬重複標示。又被告將與「○○」顯然不成比例之「金門島嶼圖」及「金門」文字以不同之字體顏色標示於外包裝正中央最顯眼之處，且與「53°高粱酒」均為黃色字體，使消費者
寓目觀察，均會先被該「金門島嶼圖」與「金門」文字、「53°高粱酒」所吸引，顯然特別強調「金門島嶼圖」與「金
門」文字，而與一般產地說明有所區別。被告以不成比例且與一般商業標示習慣不符之方式將「金門島嶼圖」與「金門」文字，標示於系爭商品上，係為了攀附原告系爭商標之高知名度，引起相關消費者之注意，使相關消費者誤以為系爭商品與原告生產之金門高粱酒係來自同一來源或二者間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，顯係為行銷之目的，具有表彰商品來源之功能，並非單純作為產地說明使用，亦非以「符合商業交易習慣之誠實信用方法」使用系爭商標，不符商標法第36條第1 項第1 款規定合理使用之要件。
五、被告未經原告同意即使用相同或近似於系爭商標於同類之系爭商品上，構成商標法第68條第1 項第1 款或第3 款侵害商標權之行為。再者，系爭商標為著名商標，被告未經原告同意，將相同或近似於系爭商標之商標圖樣使用於相同商品及外包裝上，自有減損系爭商標識別性之虞，另構成商標法第70條第1 款、第3 款視為侵害商標權之行為。
六、被告前曾因生產高梁酒系列產品，侵害原告「金門高粱酒」等商標權利，而與原告訂立原證5 之和解契約。今被告於系爭和解契約成立後，再度生產、銷售系爭商品，侵害原告商標權，違反系爭和解契約第2 條之約定，原告自得依該約定，請求被告陳曉怡、陳恩賜加倍賠償原告判決金額。
七、被告雖提出被證5 之訂購單及被證3 、6 之出口報單，主張系爭商品係於104 年9 月23日經訂購後製造，並分別於105
年6 月7 日、105 年8 月13日兩次出口，然依上開出口報單所示，系爭商品之單價僅為新臺幣180 元，而被證5 訂購單之高粱酒單價卻為人民幣100 元，即約為新臺幣500 元，其間差異甚鉅，難認訂購單為真正，或與出口報單有何關聯，被告亦未提出系爭商品之銷售契約，應認原告主張系爭商品之生產銷售係於104 年2 月4 日前乙節為真正，而有修正前公平交易法第20條第1 項第1 款之適用。原告長期積極推廣及致力於品牌經營，使得原告之「金門高粱酒」揚名國際，在酒類市場上占一席之地，而在我國社會已為普遍性認知，並經認定為著名商標今被告未經原告之同意或授權，竟擅自使用相同或近似系爭商標之「金門島嶼圖」與「金門」文字於系爭商品上，足以造成相關消費者混淆誤認，屬違反修正前公平交易法第20條第1 項第1 款規定之攀附原告商譽之影響交易秩序及顯失公平的行為。
八、被告陳曉怡、陳恩賜前已有侵害原告商標權之紀錄，並為被告金門浯江酒廠之名義及實質負責人，今再度共同故意侵害原告之商標權，並違反修正前公平交易法第20條第1 項第1
款規定，應與被告金門浯江酒廠連帶負賠償責任。本件依被告所自承之訂購單內容可知，被告共計銷售系爭商品1 萬瓶、每瓶單價人民幣100 元，共計獲利人民幣100 萬元（被證5 ），且實際銷售之數量又遠逾商標法第71條規定之1500瓶，被告陳曉怡、陳恩賜依和解契約應加倍賠償原告經判決之金額，原告僅請求被告連帶賠償所獲上開鉅額利益其中新臺幣165 萬元，應無不當。
九、並聲明：1.被告等應停止使用相同或近似於系爭商標一、二、三作為酒類商品及酒類服務、商品包裝、看板、網頁、廣告或其他表徵。2.被告等應連帶給付165 萬元及自起訴狀送達翌日起至清償日年息5%計算之利息。3.訴訟費用由被告連帶負擔。
貳、被告答辯：
一、原告之系爭商標二、三均有未與原註冊之商標圖樣一致之使用，原告亦未能舉證證明其有使用上揭商標之事實，自應依商標法第63條第1 項第2 款前段規定廢止其註冊。
二、系爭商標係分別由「金門」、「KIN-MEN 」、「KINMEN」、及「金門島嶼圖」所組成，均係描述所指定商品產地金門及相關特性之說明，應不具識別性，有商標法第29條第1 項第1 款不得註冊之事由。
三、系爭商品上之「金門島嶼圖」及圖內「金門」文字並非作為商標使用，依商標法第36條第1 項第1 款規定，應不受他人商標權效力所拘束：
㈠商標法採屬地主義，故商標法第5 條所謂「相關消費者」係指我國商標法效力所及範圍之消費者而言。系爭商品係被告接受廈門○○貿易有限公司（下稱廈門○○公司）訂購而特別產製銷往大陸地區作為○○（輪胎）廈門集團之贈品使用（被證3 、被證5 、被證6 、被證7 ），瓶身標籤及外包裝係廈門○○公司提供設計（被證8 ），海巡署第九海岸巡防隊於105 年1 月6 日金門料羅商港淺水碼頭執行貨物拆檢時發現，準備運往廈門（本院卷第148 頁查緝通報書），足證系爭商品係專供大陸地區作為贈品使用，並未在我國國內銷售，顯無足以使我國消費者認識系爭商品上之「金門島嶼圖」及「金門」文字為商標之情事。
㈡系爭商品之瓶身標籤由「○○香醇極（簡體字）品高梁酒」、「CST ○○廈門集團（簡體字）」、「穿盔甲之人像設計圖」、中文「金門」及「金門島嶼圖」等文字及圖形所組成；外包裝由「○○」、中文「金門」及「金門島嶼圖」、「53°香醇極品高梁酒」、「高梁設計圖」、「CST ○○廈門
集團（簡體字）」等文字及圖形所組成，系爭商品瓶身標籤及外包裝上之「CST 」、「○○」及「穿盔甲之人像設計圖」係○○橡膠工業股份有限公司（下稱○○公司）註冊及○○輪胎（廈門）集團網站上使用之商標圖形（被證9 、被證10），均係作為指示來源之識別標識。又系爭商品係於金門縣○○鎮○○里○○000 號工廠所產製，被告金門浯江酒廠亦設於同址（被證二），並以金門為公司之特取名稱，故系爭商品之「金門島嶼圖」及圖內「金門」文字，係原產地之標示，並非商標之使用。經濟部智慧財產局105 年1 月27日（105 ）智商20438 字第10580043770 號函說明四，亦認定系爭商品上之「金門島嶼圖」及其內中文「金門」，予消費者寓目印象均為來自金門地理位置之表示，僅為指示商品產製者來源之說明性標識，並非作為商標使用，依商標法第36條第1 項第1 款規定，應不受他人商標權所拘束（原證8 ）。
四、如屬商標使用，並不違反商標法第68條第1 款、第3 款及商標法第70條第1 款、第3 款：
㈠系爭商品係被告接受廈門○○公司訂購而特別產製銷往大陸地區作為○○輪胎（廈門）集團之贈品，無從造成我國國內消費者混淆、誤認。
㈡系爭商品之「金門」文字係在「金門島嶼圖」內，為金門島嶼圖之一部分，以商標圖樣為整體觀察，內有「金門」文字之「金門島嶼圖」與系爭「金門」文字商標顯不相同，不構成商標法第68條第1 款之侵害商標權情事。且系爭商品上復有「○○」、「CST ○○廈門集團」、「穿盔甲之人像設計圖」等文字、圖形作為指示來源之識別標識，以一般消費者之經驗，施以通常注意，可清楚辨識系爭商品非原告所生產，無使消費者就系爭商品之來源或產製主體產生混淆誤認之可能性，不構成商標法第68條第3 款侵害商標權情事。
㈢本院102 年度民商訴字第32號判決、臺北高等行政法院94年度第1482號及97年度更一字第56號判決係認定「金門高粱酒」商標為著名商標，並非認定系爭「金門」商標為著名商標。又商標法第70條第1 款商標使用之商品或服務，應與著名之註冊商標指定使用之商品或服務，非屬同一或類似者而言，二者若為同一或類似，已成立第68條之侵害商標權之行為，並無依商標法第70條第1 款視為侵害商標權之必要。又商標法第70條第3 款係規範商標侵權之準備、加工或輔助行為，如系爭商品之相關標籤、包裝容器已與系爭商品結合，則侵權人是否構成商標權之侵害，自應依商標法第68條為斷，亦無適用本款之餘地。
五、原告前主張被告產製之「金門浯江高梁酒」系列產品侵害原告所有之「金門高梁酒」等商標權，涉嫌違反商標法提起告訴，經福建金門地方法院檢察署檢察官於103 年10月13日（103 年調偵字第2 號）以一般消費者由「金門浯江高梁酒」產品外觀應可以清楚辨識該高梁酒係被告產製而非原告所生產，且被告陳恩賜、陳曉怡以公司名稱為該產品命名尚屬合理為由，處分不起訴確定在案（被證1 ）。被告陳曉怡、陳恩賜於上開案件偵查期間為免訟累，而於103 年7 月8 日與原告簽署系爭和解契約，並依約於3 個月內將有侵權疑慮之「金門浯江高梁酒」下架未再生產，本件亦無侵害商標權之行為，被告並無違反和解契約之情事。
六、系爭商品係被告接受廈門○○公司訂購而特別產製，銷往大陸地區作為○○（輪胎）廈門集團之贈品，無從造成我國國內消費者混淆、誤認之虞。況系爭商品之瓶身標籤及外包裝係使用簡體中文，酒品名稱為「○○香醇極品高梁酒」、「CST （○○）高梁酒」，並有「CST ○○廈門集團」字樣。此外，瓶身標籤及外包裝上之「CST 」、「○○」及「穿盔甲之人像設計圖」係○○橡膠工業股份有限公司（下稱○○公司）註冊及○○輪胎（廈門）集團網站上使用之商標圖形，均係作為指示來源之識別標識。至於系爭商品上雖有「金門」文字及金門島嶼圖，其予消費者寓目印象均為來自金門地理位置之表示，僅為指示商品產製者來源之說明性標識，以一般消費者之經驗，施以通常注意，應可清楚辨識系爭商品非原告所生產，並無造成消費者對於來源或產製主體發生混淆、誤認之可能性。因此系爭商品上之「金門島嶼圖」及圖內「金門」文字等標識，並未違反修正前公平交易法第20條第1 項第1 款規定。
七、縱認系爭商品有侵害或視為侵害系爭商標權情事，系爭商品既未在台灣銷售，原告之商標權並未因此受有損害，縱受有損害亦極其輕微，依商標法第71條第1 項規定計算損害顯不相當，應依同法條第2 項酌減。
八、並聲明：1.原告之訴駁回。2.訴訟費用由原告負擔。
參、兩造不爭執之事實（本院卷第96-97頁）：
一、原證1 至原證11及被證1 、被證2 、被證4 證據之形式真正兩造不爭執。
二、原告為系爭商標之商標權人。
三、系爭商品（如原證7 照片所示）為被告金門浯江酒廠所製造及銷售。
四、兩造曾於103 年7 月8 日簽立原證5 之和解契約，被告金門浯江酒廠並刊登原證6道歉啟事。
五、被告陳曉怡、陳恩賜所涉違反商標法案件，於103 年10 月
13日經金門地方法院檢察署以103 調偵字第2 號為不起訴處分（被告主張該不起訴處分與和解契約無關）。
肆、兩造主要爭點（本院卷第97頁）：
一、系爭商標是否不具識別性？有商標法第29條第1 項第1 款不得註冊之事由？
二、系爭商標是否有商標法第63條第1項第2款之廢止事由？
三、系爭商品使用「金門島嶼圖」與「金門」文字是否作為商標使用？是否屬於商標法第36條第1 項第1 款不受商標權效力拘束之情形？
四、如屬商標使用，是否違反商標法第68條第1 款、第3 款及商標法第70條第1 款、第3 款？
五、被告於系爭商品使用「金門島嶼圖」及「金門」文字，是否違反103 年7 月8 日成立之和解契約？
六、被告於系爭商品使用「金門島嶼圖」及「金門」文字，是否違反修正前公平交易法第20條第1 項第1 款？
七、原告請求被告不得使用系爭商標是否有理由？
八、原告請求被告連帶損害賠償，是否有理由？得請求之賠償金額為何？
伍、得心證之理由：
一、系爭商標是否不具識別性？有商標法第29條第1 項第1 款不得註冊之事由？
㈠按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、商標法等有關停止訴訟程序規定，智慧財產案件審理法第16條第1 項定有明文。本件被告抗辯系爭商標不具識別性，不得註冊，本院自應就系爭商標是否具有無效事由，先予審究。又按，商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，商標法第29條第1 項第1 款、第2 項定有明文。
㈡查系爭商標一由「金門」中文所組成，系爭商標二由方框內之「金門」中文及「KIN-MEN 」外文所組成，系爭商標三由「金門島嶼圖」及「KINMEN」外文所組成，系爭三件商標之「金門」中文或外文及「金門島嶼圖」，雖為原告產製之酒類商品之地理名稱，惟原告於41年在金門創立之後，即生產各種酒類之「高粱酒」，迄今已有50年悠久之歷史，每年產銷之各款酒年產量超過1 千萬瓶，銷售地區除我國外遍及歐美各地，所產之高粱酒商品品質優良，為廣大之消費者所稱道，「金門」已成為消費者用以區別高粱酒商品之依據，並已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名，自具有後天之識別性。臺北高等行政法院94年度訴字第1482號、97年度訴更一字第56號判決，均認定原告之「金門高梁酒」商標為著名商標，本院100 年度民商訴字第30號判決、102 年度民商訴字第32號判決亦肯認系爭商標一、二為著名商標，此外，經濟部智慧財產局103 年4 月10日中台異字第G01020580
號異議處分書，亦認為「金門」已成為消費者用以區別高粱酒商品之依據，並已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名，堪認據爭等商標圖樣中「金門」二字，無論有無聯合其他中文或圖形，於所指定使用之食用酒類商品中，核已具有指示商品來源之功能，而具識別性，以上判決及處分書資料均可見於政府機關公開資訊。被告辯稱系爭商標分別由「金門」、「KIN-MEN 」、「KINMEN」、及「金門島嶼圖」所組成，僅係描述所指定商品產地金門及相關特性之說明，應不具識別性云云，不足採信。
二、系爭商標是否有商標法第63條第1項第2款之廢止事由？
㈠商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。
㈡被告雖主張原告註冊系爭商標後，有未與原註冊之商標圖樣一致使用之情形，構成商標法第63條第1 項第2 款之廢止事由云云。惟查，系爭商標一僅由單純之「金門」中文所組成，系爭商標二由中文「金門」及外文「KIN-MEN 」所組成，系爭商標三由「金門島嶼圖」內有「KINMEN」外文所組成，查原告自41年在金門創立之後，其所生產之各種「金門高粱酒」產品廣泛行銷海內外，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名，原告之高梁酒產品多有標示「金門高梁酒」或加上外文「KINMEN KAOLIANG LIQUOR」，或加上「金門島嶼圖」，於為數眾多實體或網路通路均可見原告之商品標示情形，且因高梁酒為酒類通用名稱，原告於註冊「金門高梁酒」文字商標時，亦聲明「高梁酒、KINMEN KAOLIANG
LIQUOR」不在專用之列（例如00000000號商標，見本院卷第12頁）。故原告所有標示「金門高梁酒」或「金門KIN-MEN
高梁酒」為商標之酒品，均可認為有使用系爭商標之事實，並未逾越同一性之範圍，被告之主張，不足採信。
三、系爭商品使用「金門島嶼圖」與「金門」文字是否作為商標使用？是否屬於商標法第36條第1 項第1 款不受商標權效力拘束之情形？
㈠按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。又按，下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，商標法第5 條、第36條第1 項第1 款定有明文。
㈡經查，被告之系爭商品係105 年1 月6 日在料羅商港淺水碼頭為海巡署第九海岸巡防隊所查扣，惟嗣已於105 年3 月2
日解除扣押交當事人領回（見本院卷第128 頁具領切結書），故無實物可供比對，惟原告業已提出系爭商品查獲時之照片（原證7） 、被告亦提出系爭商品瓶身標籤及外包裝樣本（被證8 ），另本院依原告之聲請，向海巡署調閱查獲之相關資料，有海巡署海岸巡防總局中部地區巡防局第九海岸巡防總隊105 年11月14日中九總字第1052203614號函及105 年11月24日（無發文號）所檢送系爭商品照片附卷可稽（見本院卷第123-127 頁、151-154 頁），兩造對於上開照片之真正均無爭執，本院爰依上開照片予以判斷，合先敘明。
㈢系爭商標圖樣之「金門」、「KIN-MEN 」、「KINMEN」、及「金門島嶼圖」，指定使用於酒類商品，具有識別性，並已取得商標權，應受商標法之保護，已如前述。經查，被告生產之系爭商品外包裝盒係紅色，包裝盒正面由上至下分別有「○○」、「金門島嶼圖」內有「金門」中文、「圓形高梁圖樣」內有「香醇極品53°高粱酒」中文，包裝盒側面由上
至下分別有「CST ○○廈門集團」、「金門島嶼圖」內有「金門」中文、「香醇極品53°高粱酒」，「原產地：台灣」
、「生產商：金門浯江酒廠實業股份有限公司」等標示（見本院卷第18、111 、152 頁，如附圖四所示）。被告雖辯稱，「金門島嶼圖」及「金門」中文及係表示系爭商品在金門製造，並非作為商標使用云云。惟查，參酌一般商品之標示方式，商品之原產地通常記載於商品包裝下方或背面較不明顯處，並與商品之原料、產地、製造商及經銷商名稱及地址等資訊一同列載，而不會標示於商品或包裝盒之正面中央部位，系爭商品包裝盒側面既已載明原產地為「台灣」，而非「台灣省金門縣」，又何須在原產地之標示外，另在包裝盒正面中央位置，以「金門島嶼圖」內含「金門」中文之方式表示商品原產地？實屬畫蛇添足，且系爭商品包裝盒正面之「○○」字體小於「金門島嶼圖」及「金門」，「金門島嶼圖」內含「金門」中文係標示於外包裝正中央最顯眼處，且與「53°高粱酒」均為黃色字體，以消費者之寓目印象，會
被該「金門島嶼圖」與「金門」、「53°高粱酒」所吸引，
顯有將「金門島嶼圖」、「金門」及「53°高粱酒」三者予
以連結之意，整體觀之，尚與一般產地說明之標示方式有別，難認被告係以符合商業交易習慣之誠實信用方法使用系爭商標；又兩造同為金門地區製造酒類商品之廠商，為同業競爭關係，原告之「金門」、「KIN-MEN 」、「KINMEN」、「金門高梁酒」系列商標使用於酒類商品，經原告長期廣泛行銷，已成為著名商標，被告對於原告為系爭商標之商標權人，並無諉為不知之理，退步言之，被告陳曉怡、陳恩賜縱非明知，惟該二人曾於103 年7 月8 日就侵害「金門高梁酒」商標之糾紛，與原告達成和解，對於原告之商標更應提高注意，善盡查證之義務，竟將與系爭商標一、二「金門」及系爭商標三「金門島嶼圖」圖樣，組合使用於系爭商品包裝盒正面中央，且該表示方式整體觀之，會使相關消費者與原告之系爭商標產生聯想，該「金門」及「金門島嶼圖」即具有表彰商品來源之功能，自屬商標之使用行為。
㈣被告又辯稱，系爭商品包裝盒上另有標示「○○」、「CST
○○廈門集團」，瓶身標籤上有「穿盔甲之人像設計圖」，上開文字或圖形為○○公司註冊之商標及○○輪胎（廈門）集團網站上使用之商標圖形（被證9 、被證10），可作為指示來源之識別標識云云。惟查，我國法律並無規定商品上使用之商標圖樣以一個為限，故數個商標亦可合併使用於同一商品，系爭商品包裝盒上所標示之「○○」、「CST ○○廈門集團」字樣，或瓶身標籤之「穿盔甲之人像設計圖」，縱使有指示來源之功能，惟並不因此排除包裝盒上「金門」及「金門島嶼圖」，亦具有指示來源之功能，且訴外人○○公司為生產製造輪胎之業者，相關消費者應可推知其所贈送之高梁酒商品係由其他酒類生產者所製造，系爭商品包裝盒上除標示「○○」、「CST ○○廈門集團」外，另標示與系爭商標相同或近似之「金門島嶼圖」內含「金門」中文，足以使相關消費者與原告已臻著名之「金門」或「金門高梁酒」系列商標產生聯想，故「金門島嶼圖」內含「金門」中文之圖樣，仍具有表彰商品來源之功能，被告之辯解，不足採信。
四、如屬商標使用，是否違反商標法第68條第1 款、第3 款及商標法第70條第1 款、第3 款？
㈠按商標法第35條第1 、2 項規定：「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。除本法第36條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。又按，同法第68條第3 款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。
㈡系爭商標一為「金門」中文所組成，系爭商標二由中文「金門」及外文「KIN-MEN 」上下排列所組成，系爭商標三由「金門島嶼圖」內有「KINMEN」外文所組成，系爭商品包裝盒上使用「金門島嶼圖」內有「金門」中文，係取系爭商標一、二之「金門」及系爭商標三之「金門島嶼圖」組合而成，整體觀之，系爭商品之上開圖樣與系爭商標一、二、三予人之寓目印象極為相彷，且使用於同一高梁酒商品，足以使相關消費者誤認二商標之商品為同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有致相關消費者混淆誤認之虞，已構成商標法第68條第3 款之侵害商標權之行為。
㈢被告雖辯稱，系爭商品係被告接受廈門○○公司訂購並銷往大陸地區作為訴外人○○公司集團之贈品，無從造成我國國內消費者混淆誤認云云。惟查，依商標法之屬地主義原則，被告未經原告之同意，在我國境內生產製造系爭商品並使用系爭商標之行為，應受我國商標法之規範，被告此部分之辯解，不足採信。
㈣至於原告主張，被告之行為另成立商標法第70條第1 款、第3 款規定之侵害商標權行為云云，惟按，商標法第70條係視為侵害商標權之行為，若被告之行為已成立同法第68條侵害商標權之行為，即無成立同法第70條之餘地，原告之主張，尚非可採。
五、被告於系爭商品使用「金門島嶼圖」內含「金門」文字，是否違反103 年7 月8 日成立之和解契約？
原告雖主張，被告金門浯江酒廠公司於103 年間因製造「金門浯江高梁酒」，涉嫌違反商標法，被告陳曉怡、陳恩賜於103 年7 月8 日與原告成立和解契約，被告陳曉怡、陳恩賜承諾將有侵權疑慮之酒品下架並保證不再生產，及在報紙刊登道歉啟事（原證5 、6 ），今被告再度生產、銷售系爭商品，業已違反系爭和解契約第2 條之約定，原告自得請求加倍賠償云云。惟查，兩造103 年7 月8 日訂立之和解契約，係針對被告金門浯江酒廠公司生產之「金門浯江高梁酒」商品，涉嫌侵害原告所有之「金門高梁酒」商標之刑事案件（福建金門地方法院檢察署103 年度調偵字第2 號）所成立之和解，前案受侵害之商標及酒瓶樣式，均與本件不同（見本院卷第180-182 頁），且前案侵權商品係被告金門浯江酒廠公司自行生產銷售之高梁酒，與本件系爭商品係訴外人廈門○○公司向被告訂購，供訴外人○○公司集團在大陸地區作為贈品之用，系爭商品之包裝盒及瓶身標籤另有標示「○○」、「CST ○○廈門集團」、「穿盔甲之人像設計圖」等圖樣之情形，尚有不同，又兩造103 年7 月8 日訂立之和解契約第2 條，雖約定被告應將侵權酒品下架並保證不再生產，如有其他侵害原告智慧財產權之情事時，被告應依法院判決金額加倍賠償原告，惟並未具體臚列原告所有之商標權，則兩造合意之內容是否已達於具體、明確之程度，實不無疑義，本院認為應為有利於被告之認定，難認為被告陳曉怡、陳恩賜本件侵權行為，係違反前開和解契約第2 條之約定，原告此部分之主張，尚不足採。
六、被告於系爭商品使用「金門島嶼圖」及「金門」文字，是否違反修正前公平交易法第20條第1 項第1 款？
㈠按修正前公平交易法第20條第1 項第1 款規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為︰一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者」，上開條文於104 年2 月4
日修正移列為同法第22條，規定如下：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者」。並增訂第2 項：「前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵，依法註冊取得商標權者，不適用之」。修正之立法理由載明：「五、本條所保護之表徵倘屬已註冊商標，應逕適用商標法相關規定，不再於本法重複保護，為資明確，爰增訂第二項」。上開修正條文自104 年2 月6 日起施行，故公平交易法修正後，已註冊之商標應依商標法之規定保護，並無適用公平交易法之餘地。
㈡本件被告之系爭商品係105 年1 月6 日為海巡署第九海岸巡防隊查獲，查獲之時間在公平交易法修正施行之後，原告雖主張，被告提出之被證5 之訂購單與被證3 、6 之出口報單所載之酒品單價不符，故被告主張系爭商品係廈門○○公司於104 年9 月23日向被告訂購，被告於105 年6 月7 日、105 年8 月13日分兩次出口，並非事實，應認原告主張系爭商品於104 年2 月4 日所生產銷售一節為真正云云，惟查，系爭商品查獲之時間既然在公平交易法修正施行之後，且原告未舉證證明系爭商品在104 年2 月6 日公平交易法修正施行前即已生產，則原告主張被告使用「金門島嶼圖」及「金門」文字於系爭商品，違反修正前公平交易法第20條第1 項第1 款之規定，自屬無據。
七、原告請求被告不得使用系爭商標是否有理由？
㈠按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第1 項定有明文。
㈡被告等在系爭商品使用「金門島嶼圖」及「金門」文字侵害原告之系爭商標一、二、三之商標權，已如前述，且審酌現今「商品」與「服務」合流之商業模式趨勢，應認「酒類產品」與「酒類服務」構成類似，以符合現今商業經營操作現實。從而，原告依商標法第69條第1 項，請求被告不得使用相同或近似於系爭商標一、二、三之圖樣作為酒類商品及酒類服務、商品包裝、看板、網頁、廣告或其他表徵，為有理由。
八、原告請求被告連帶損害賠償，是否有理由？得請求之賠償金額為何？
㈠按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，商標法第69條第3 項定有明文。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，民法第185 條第1 項前段、公司法第23條第2 項亦有明文。
㈡被告陳曉怡為被告金門浯江酒廠之登記負責人，被告陳恩賜為實際負責人，被告金門浯江酒廠生產之系爭商品侵害原告之系爭商標權，原告依商標法第69條第3 項規定，請求被告金門浯江酒廠公司負損害賠償責任，並依民法第185 條第1
項前段、公司法第23條第2 項規定，請求被告陳曉怡、陳恩賜應與被告金門浯江酒廠公司負連帶責任，應屬正當。又按，商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：三、就查獲侵害商標權商品之零售單價1500倍以下之金額。但所查獲商品超過1500件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，商標法第71條第1
項第3 款、第2 項定有明文。本院審酌系爭商品係被告金門浯江酒廠公司接受他人之訂購所生產，系爭商品包裝盒及瓶身標籤樣本均由訂購人提供，且系爭商品包裝盒及瓶身標籤上尚有標示訴外人之「○○」、「CST ○○廈門集團」字樣及「穿盔甲之人像設計圖」，及「生產者：金門浯江酒廠實業股份有限公司」及地址之記載，雖然包裝盒正面及側面中央使用「金門島嶼圖」及「金門」之圖樣近似於系爭商標，有造成相關消費者混淆誤認之虞，惟瓶身標籤之整體圖樣表現，與原告所生產之高梁酒品差異甚大等情，認為本件侵權之情節及主觀惡性尚非重大，原告請求165 萬元之賠償金額，尚嫌過高，應酌減至新臺幣20萬元為適當。
九、綜上，原告依商標法第69條第1 、3 項，民法第185 條、第28條，公司法第23條第2 項規定，請求被告不得使用相同或近似於系爭商標一、二、三作為酒類商品及酒類服務、商品包裝、看板、網頁、廣告或其他表徵。被告等應連帶給付新臺幣20萬元及自起訴狀送達翌日即105 年6 月18日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息範圍內，為有理由，應予准許。逾此範圍之請求，則無理由，應予駁回。
十、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條、第85條第2項。
中　　華　　民　　國　　106　 年　　3　　 月　　31　　日智慧財產法院第二庭
法　官　彭洪英
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　106　 年　　3　　 月　　31　　日書記官　郭宇修