智慧財產及商業法院105年度民商訴字第43號

• 裁判案由: 排除侵害商標權行為等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 107 年 03 月 01 日

智慧財產法院民事判決
105年度民商訴字第43號原　　　告　法商香奈兒股份有限公司（CHANEL）
法定代理人　Marianna NITSCH
訴訟代理人 楊代華律師（兼送達代收人）
吳峻亦律師
馬紹瑜律師
原　　　告　瑞士商香奈兒股份有限公司（CHANEL SARL）
法定代理人　Catherine Louise Cannon
Vanessa Riviere
訴訟代理人 楊代華律師（兼送達代收人）
馬紹瑜律師
黃郁嵐律師
複代理人 吳峻亦律師
被　　　告　心媞有限公司（原名:香馜兒有限公司）
被 告 兼
法定代理人 紀國潘
被　　　告　紀林秀容
共 同
訴訟代理人 陳振瑋律師
複代理人 陳芃諭律師
張振忠律師
上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於107 年1 月15日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告心媞有限公司、紀國潘應連帶給付原告新臺幣伍拾萬元，及自民國一０五年九月十一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告心媞有限公司、紀國潘連帶負擔六分之一，餘由原告負擔。
本判決第一項於原告以新臺幣拾陸萬伍仟元為被告心媞有限公司、紀國潘供擔保後得假執行。但被告心媞有限公司、紀國潘如以新臺幣伍拾萬元為原告預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
壹、程序事項
一、國際裁判管轄決定：
（一）按法院於認定有無國際裁判管轄權時，除應斟酌個案原因事實及訴訟標的之法律關係外，尚應就該個案所涉及國際民事訴訟利益與關連性等為綜合考量，並參酌內國民事訴訟管轄規定及國際民事裁判管轄規則之法理，基於當事人間之實質公平、程序之迅速經濟等概念，為判斷之依據（最高法院104 年度台抗字第589 號裁定意旨參照）。查涉外民事事件之國際裁判管轄決定方法，由於國際間並不存在可以解決國際民事紛爭的超國界國際司法裁判機關，也沒有國際性統一體系的國際民事訴訟法典存在，現行國際法上，除了歐洲在1968年9 月27日於布魯塞爾締結了「關於民事及商事事件之裁判管轄暨判決之承認執行公約（下稱：布魯塞爾公約；the Convention of 27 September 1968 on Jurisdiction and
the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters）」，事後伴隨2001年的理事會規則化，將布魯塞爾公約的規定加以修正之後，繼續規範財產關係訴訟事件之區域性國際民事程序規範（布魯塞爾規則I ），及海牙國際私法會議在2005年6 月30日通過規範合意管轄的公約（Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements）外，尚無成熟之國際習慣法存在，因此，在現實上必須任由各國國內法，亦即國際私法或國際民事訴訟法來加以規整。我國現行關於涉外民事事件之國際裁判管轄權規定，除海商法第78條第1 項（直接管轄）、民事訴訟法第402 條第1 項第1 款、非訟事件法第49條第1 款、家庭暴力防制法第28條第2 項（間接管轄）等個別規定外，並無整體性之國際裁判管轄權規定。是以，當受到國際承認的一般性準則並不存在，而國際習慣法又並非十分成熟的情況下，依照當事人間之公平與裁判正當、迅速理念之法理，作為我國國際裁判管轄有無之判斷，應較為適當，因此，在欠缺整體性之國際裁判管轄權明文之現狀下，民事訴訟法之管轄規定或國際規範，皆可作為國際裁判管轄之法理內容，從而，如依我國民事訴訟法之規定，我國具有審判籍時，原則上，對於在我國法院提起之訴訟事件，使被告服從於我國的裁判權應屬妥當，惟在我國法院進行裁判，如有違背期待當事人間之公平與裁判正當、迅速等理念之特別情事時，即應否定我國之國際裁判管轄權。
（二）查原告法商香奈兒股份有限公司（下稱：法商香奈兒公司）、瑞士商香奈兒股份有限公司（下稱：瑞士商香奈兒公司）係分別依據法國、瑞士法律設立之外國公司，並經經濟部認許，辦理公司設立登記，是原告為外國法人，故本件具有涉外因素，為涉外民事事件。又依原告起訴之事實，其主張被告心媞有限公司（下稱：心媞公司）侵害原告瑞士商香奈兒公司之註冊第944985號「香奈兒」商標及原告法商香奈兒公司之註冊第163256號「香奈兒」商標（見附圖1 、2 ，下稱：系爭商標），並應負損害賠償等責任，則本件訴訟爭議法律類型之定性，核其性質屬於涉外商標權侵害民事事件。
（三）按因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第15條第1 項定有明文；又法院於決定國際裁判管轄有無之過程，不得僅假設原告主張侵權行為地存在做為判斷依據，而必須由原告就該侵權行為地之存在，進行大致上證明之必要程度，至於大致上證明所稱之證明程度，並非需達於審理時之侵權行為存在之相同證明程度，故原告在管轄調查程序為一定程度之證明，而讓法院肯認具有國際裁判管轄後，其於審理階段仍須就侵權行為存在進行完全之證明始可，蓋被告之行為是否該評價為侵權行為，乃是本案審理階段才應處理的問題，準此，原告在國際裁判管轄調查階段，僅需對其主張侵權行為地之客觀事實加以證明即可，亦即，原告所需舉證證明之客觀事實關係，即為（一）原告受侵害之利益（法益）存在；（二）被告侵害利益之行為；（三）損害之發生；（四）被告之行為與損害之發生，具有事實上之因果關係。至於被告之違法性, 故意過失或有無阻卻違法事由等主觀事實，則應被排除於管轄原因事實外，不在證明範圍（司法院99年智慧財產法律座談會（民事訴訟類第2 號）研討結論參照）。查本件依原告起訴之客觀事實，業已證明侵權行為地在我國境內，且因被告心媞公司之侵權行為，造成其受有財產法益之損害，堪認原告已提出客觀事實證明本件國際裁判管轄原因，又侵權行為地在我國境內，依民事訴訟法第15條第1 項之規定，我國法院具有審判籍，且本件在我國法院進行裁判，並無違背期待當事人間之公平與裁判正當、迅速等理念之特別情事，依上開國際裁判管轄之法理，我國法院對於本件涉外商標權侵害民事事件，具有國際裁判管轄權。
二、國內管轄權決定：
按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係依商標法所生之民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院就本件侵害商標權所生之第一審民事訴訟事件，具有國內管轄權。
三、準據法選擇：
按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但另有關係最切之法律者，依該法律，涉外民事法律適用法第25條定有明文。查原告主張之侵權行為地既在我國境內，即應適用行為地法，即以我國法律為準據法。又按「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。」，涉外民事法律適用法第42條第1 項固定有明文，然觀之立法理由載明：「智慧財產權，無論在內國應以登記為成立要件者，如專利權及商標專用權等，或不以登記為成立要件者，如著作權及營業秘密等，均係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上亦應以各該國之法律為準。爰參考義大利國際私法第54條、瑞士國際私法第110 條第1 項等立法例之精神，規定以智慧財產為標的之權利，其成立及效力應依權利主張者認其權利應受保護之地之法律，俾使智慧財產權之種類、內容、存續期間、取得、喪失及變更等，均依同一法律決定。該法律係依主張權利者之主張而定，並不當然為法院所在國之法律，即當事人主張其依某國法律有應受保護之智慧財產權者，即應依該國法律確定其是否有該權利」，可知，涉外民事法律適用法第42條第1 項規定，係規範智慧財產權之權利本身的準據法，應採保護地之法律（學說稱為：「保護國法說」），而侵害智慧財產權之法律性質，應定性為侵權行為問題，並非智慧財產權之權利本身效力問題，二者法律性質迥異，則原告主張被告侵害系爭商標權之事實，乃係對商標權受侵害與否之爭執，應定性為商標權之侵權行為事件，自無依涉外民事法律適用法第42條第1 項規定，定其準據法之適用，併此敘明。
四、被告心媞公司原名為香馜兒有限公司（下稱：香馜兒公司），於105 年10月27日為公司名稱之變更登記，有卷附有限公司變更登記表影本1 份可稽（見本院卷1 第152-153
頁），其法人格仍屬同一，則原告原起訴被告香馜兒公司，嗣於訴訟審理中變更為被告心媞公司，於法並無不合，應予准許。又被告心媞公司與「香馜兒公司」具同一性，然為便於說明侵權行為期間之公司名稱，以下仍分別以被告香馜兒公司、被告心媞公司稱之，併此陳明。
五、原告起訴時訴之聲明第3 項請求被告心媞公司、紀國潘、紀林秀容應銷毀含有相同或近似於「香奈兒」字樣之招牌、網頁、床單、枕套、或其他行銷物件（見本院卷1 第4
頁背面），嗣於106 年10月30日當庭以言詞撤回此部分起訴，且據被告同意在卷（見本院卷2 第23-24 頁）；又原告起訴時訴之聲明第1 項、第4 項為：「1.被告香馜兒公司、紀國潘、紀林秀容不得使用相同或近似於「香奈兒」之字樣作為其商業名稱之特取部分，並應向臺中市政府經濟發展局辦理「香馜兒有限公司」商業名稱變更登記為不含相同或近似於「香奈兒」字樣之名稱。4.被告香馜兒公司、被告紀國潘、被告紀林秀容應連帶給付原告新臺幣300 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。」，嗣於106 年12月21日具狀變更訴之聲明為：「1.被告心媞公司、被告紀國潘、被告紀林秀容不得使用相同或近似於「香奈兒」之字樣作為其商業名稱之特取部分。3.被告心媞公司、被告紀國潘、被告紀林秀容應連帶給付原告新臺幣300 萬元，及自105 年9
月11日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。」，核原告於訴之聲明第1 項所為之變更，係減縮對被告應為公司名稱變更登記之請求，另訴之聲明第3 項所為之變更，係將法定遲延利息利息起算日，減縮為自全部被告最後收受繕本之日期為翌日即105 年9 月11日之起息計算標準（見本院卷1 第76 -79頁、本院卷2 第26頁背面、第29頁背面），均屬減縮應受判決事項之聲明，亦據被告同意在卷（見本院卷2 第110 頁），則上開訴之一部撤回及減縮應受判決事項之聲明，核與民事訴訟法第262 條第1
項、第2 項、第255 條第1 項第1 款、第3 款規定相符，應予准許。
貳、實體事項
一、原告主張：
（一）原告所屬之「香奈兒集團」係世界知名之香水、化粧品、服飾、鞋類、皮件、首飾等商品之產銷公司，香奈兒集團並自西元1912年起，開始以「CHANEL」作為商標使用，指定使用在其所出產之香水、化粧品、服飾、手錶等各式商品，在我國亦自49年起，陸續註冊取得「香奈兒」及「CHANEL」等系爭商標，且於我國投入龐大廣告費用，透過眾多平面、電子媒體行銷「香奈兒」及「CHANEL」品牌，並由集團關係企業英屬開曼群島商香奈兒精品股份有限公司台灣分公司（下稱：香奈兒台灣分公司），在我國使用系爭商標，經營服飾品、化粧品、鐘錶、首飾、香水等商品之批發及零售事業，系爭商標早已成為我國一般消費者所普遍認知之著名商標。
（二）被告紀國潘之兄紀○○前與其配偶即被告紀林秀容等13人於臺中市○區○○路0 段0 號經營「香奈兒SPA 休閒旅館」，擅自於「香奈兒SPA 休閒旅館」之招牌、網站、廣告傳單、面紙盒、原子筆、毛巾、浴巾、床單、枕套等行銷物件上，大量使用相同於系爭商標之「香奈兒」字樣及近似於系爭商標之「CHANNEL 」字樣，並以近似於系爭商標之「CHANNEL 」字樣作為網域名稱之特取部分，經原告提起侵害商標權之刑事告訴及民事訴訟，其中，實際經營者紀○○，業經法院判處有期徒刑6 月確定，另包括被告紀林秀容在內之13位合夥人，則經本院103 年度民商訴字第56號民事判決認定侵害系爭商標權、不得使用含有相同或近似於系爭商標字樣之行銷物件、並應連帶賠償原告300 萬元（下稱：前案民事訴訟）。詎料被告紀國潘、紀林秀容各出資50萬元、100 萬元，於103 年12月8 日設立被告香馜兒公司（嗣於105
年10月27日變更公司名稱為「心媞公司」），並於104
年2 月28日受讓「香奈兒SPA 休閒旅館」之經營權與營運設備，迄至105 年12月26日更名經營「心媞SPA 休閒旅館」（原「香馜兒SPA 休閒旅館」）期間，將原「香奈兒SPA 休閒旅館」所使用之行銷物件「香奈兒」字樣，變更外觀、讀音均極為近似之「香馜兒」字樣經營「香馜兒SPA 休閒旅館」，並於「香馜兒SPA 休閒旅館」之網站、招牌、床單、枕套等物品上使用近似於系爭商標之「香馜兒」字樣，不僅使相關消費者有混淆誤認之虞，亦減損系爭商標之識別性及信譽。又被告為攀附系爭商標圖樣、品牌及商譽，竟使用與系爭商標高度近似之「香馜兒」字樣對外行銷「香馜兒SPA 休閒旅館」，被告所為應構成公平交易法第25條所規範「榨取他人努力成果」之「不符合商業競爭倫理之不公平競爭行為」。此外，被告紀國潘為被告心媞公司之負責人，被告紀林秀容為被告心媞公司持股2/3 之股東，依公司法第23條第2 項之規定，應與被告心媞公司負連帶賠償責任。爰依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第2 款，公平交易法第30條、第31條第1 項、第2 項、第33條，民法第28條、第185 條第1 項、第195 條第1 項，公司法第23 條 第2 項等規定提起本件訴訟，並依民事訴訟法第244 條第4 項規定，僅先表明全部請求之最低金額。
（三）聲明：
1.被告不得使用相同或近似於「香奈兒」之字樣作為其商業名稱之特取部分。
2.被告不得使用含有相同或近似於「香奈兒」字樣之招牌、網頁、床單、枕套或其他行銷物件，或從事其他為行銷之目的而使用相同或近似於「香奈兒」字樣之行為。
3.被告應連帶給付原告300 萬元，及自105 年9 月11日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
4.被告應負擔費用，將本件最後事實審判決書之案號、當事人、案由欄及主文之全文，以新細明體20號字體刊載於蘋果日報、聯合報、中國時報及自由時報全國版第1 版各1 日。
5.第3項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告抗辯：
（一）被告以「香馜兒」作為旅館名稱，並以印有「香馜兒」字樣之床單、被套、毛巾等備品供客人使用，未構成商標法第68條第3 款、第70條第1 款侵害商標權之行為：1.「香馜兒」商標與系爭商標在中文上雖皆有香、兒二字，然「馜」讀音為「ㄋ一ˇ」而非「奈」，消費者面對該中文字定會特別注意其偏旁而推測其讀音，基此，消費者必會對較不熟悉的「馜」字施以特別注意，對香、兒二字則施以較少注意，二商標在顏色上及「馜」、「奈」二字不但在外觀上有極大之差異，且讀音大不相同，二商標並無相似，又被告未將「香奈兒」之相關產品、圖像、文字等作為行銷手法，而是以「香馜兒」希望建立品牌，且被告所經營「香馜兒SPA 休閒旅館」為提供消費者汽車旅館之服務，與原告所經營之香水、化妝品、服飾、皮件、首飾等商品，大相逕庭，消費者接觸之方式不同，再者，系爭商標於國際精品上雖為著名商標，然於旅館業、汽車旅館業並無涉足，消費者並不因原告於國外設有餐廳，即認為原告在台灣亦設有餐廳，或聯想到可能設有汽車旅館，應無導致消費者混淆誤認之可能，被告之行為並未構成商標法第68條第3 款所規範對原告之系爭商標為直接侵害商標權之行為。
2.被告香馜兒公司所經營之業務均如營業登記項目，係經台中市政府核准登記，「香馜兒SPA 休閒旅館」之招牌、網站、床單及被套等使用「香馜兒」字樣，乃係表明為休閒旅館業務，並未以「香奈兒」之名義對外進行任何產品之銷售。且衡諸交易常情，「香馜兒SPA 休閒旅館」係經營汽車旅館業務，服務對象為一般大眾亦非高消費族群，亦不至於因瀏覽網站上房價、照片、設施便產生誤認，應無致系爭商標所表彰之商品或服務有減損識別性或信譽之虞。縱然被告有攀附系爭商標商譽之行為，惟二者之相關消費者有明顯市場之區隔性及差異性，故施以通常之辨別及注意，當不致誤認被告所經營之旅館業務，與原告公司具有同一性，或誤認二者間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，自未構成商標法第70條第1
款視為侵害商標權之規定。
（二）被告之行為並無違反公平交易法第25條之規定：
被告申請「香馜兒」商標時，並非為攀附原告之著名商標，被告亦投入大量資金設計該商標並至智慧財產局（下稱：智慧局）申請註冊商標，被告所投入之資金並無原告之國際品牌如此金額龐大，但以被告小本經營之公司而言，亦屬不小之開支，雖「香馜兒」商標事後經智慧局撤銷，然被告使用智慧局核准之商標係合法行為並無違反公平交易法之虞，況原告未經營旅館業或汽車旅館業，根本不在同一市場範圍內，何來不公平競爭或顯失公平之行為，故被告之行為應無違反公平交易法第25條之規定。
（三）聲明：
1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。
2.如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執事項（見本院卷1第198-199頁）：
下列事實為兩造所不爭執，並有相關證據在卷可稽，堪認為真實（見本院卷1第198-199頁）：
（一）原告瑞士商香奈兒公司為我國註冊第944985號「香奈兒」商標之商標權人，權利期間自90年7 月1 日起至116
年7 月15日止；原告法商香奈兒公司為我國註冊第163256號「香奈兒」商標之商標權人，權利期間自91 年5月16日起至110 年11月15日止，此有智慧局商標資料檢索服務查詢結果明細表各1 份在卷可稽（見本院卷1 第15、16頁）。
（二）被告心媞公司法定代理人紀國潘之兄紀○○前於臺中市○區○○路○段0 號經營「香奈兒SPA 休閒旅館」，擅自於「香奈兒SPA 休閒旅館」之招牌、網站、廣告傳單、面紙盒、原子筆、毛巾、浴巾、床單、枕套等行銷物件上，使用相同於系爭商標之「香奈兒」字樣及近似於系爭商標「CHANNEL 」字樣，並以近似於系爭商標之「CHANNEL 」字樣作為網域名稱之特取部分（網址：htt
p://www.channel.com.tw），經原告提起侵害商標權之刑事告訴及民事訴訟，經臺灣臺中地方法院刑事庭以104 年度智易字第90號刑事判決認定違反商標法、判處有期徒刑6 月確定（見本院卷1 第17-19 頁），「香奈兒休閒旅館」及包括被告紀林秀容在內之13位合夥人，則經本院以103 年度民商訴字第56號民事判決認定渠等侵害系爭商標權、不得使用含有相同或近似於系爭商標字樣之行銷物件、並應連帶賠償原告300 萬元（見本院卷1 第20-28 頁）。
（三）經濟部訴願會於105 年10月4 日以經訴字第10506310140 號訴願決定書維持原處分，駁回被告紀國潘之「香馜兒及圖」商標評定成立訴願案（見本院卷1 第116-120
頁）。
四、本院依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化兩造爭點如下（見本院卷1第199-200頁、本院卷2 第110、112 頁）：
（一）被告是否構成商標法第68條第3 款之侵害商標權行為？（二）被告是否構成商標法第70條第1 款之視為侵害商標權之行為？
（三）被告之行為是否違反公平交易法第25條規定？
五、兩造爭點及論斷：
（一）本件應適用現行商標法、公平交易法之規定：
按現行商標法於100 年6 月29日修正公布，並於101 年7 月1 日施行，現行公平交易法於104 年2 月4 日修正公布施行而原告主張被告侵害系爭商標權及違反公平交易法之行為，係為104 年9 月3 日至104 年10月6 日，是以系爭商標權有關侵權部分及被告行為違反公平交易法部分之應適用法律，應以現行商標法及公平交易法為法規依據（最高法院98年度台上字第997 號判決意旨參照），合先敘明。
（二）商標法第68條第3 款規定之侵害商標權部分：
1.按未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。商標法第68條第3 款定有明文。該條第3
款規定，指二商標近似，並使用於同一或類似之商品或服務，且有致相關消費者混淆誤認之虞者。又所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指行為人之商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指行為人之商標與註冊商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。故判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌：⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品、服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
2.商標是否近似暨其近似之程度：
⑴被告紀國潘、紀林秀容各出資50萬元、100 萬元，於103 年12月8 日設立被告香馜兒公司（嗣於105
年10月27日變更公司名稱為「心媞公司」），並於10 4年2 月28日自「香奈兒休閒旅館」之合夥人受讓該旅館之經營權與營運設備，將原「香奈兒SPA
休閒旅館」所使用之行銷物件「香奈兒」字樣，變更「香馜兒」字樣，於同一處所繼續經營「香馜兒SP A休閒旅館」，而於「香馜兒SPA 休閒旅館」之網站、招牌、床單、枕套等物品上使用「香馜兒」字樣等情，此有卷附原告提出「香馜兒公司」之公司資料查詢及變更登記表、讓渡合約書、「香馜兒SP A休閒旅館」網站列印資料、「香馜兒SPA 休閒旅館」之外觀、招牌、床單及枕套等照片可稽（見本院卷1 第29-35 頁），且為被告所不爭執。是被告香馜兒公司確實使用「香馜兒」字樣於架設網站、外觀招牌及內裝備品、設備等作為其提供汽車旅館服務之宣傳一事，應堪認定。
⑵前揭「香馜兒SPA 休閒旅館」之網站、招牌、床單、枕套等物品上使用「香馜兒」字樣，係由略經設計之中文「香馜兒」較大字體由左至右並列結合「Spa 休閒旅館」較小字體而成，其呈現方式明顯有凸顯「香馜兒」字樣之意，整體觀之，「香馜兒」字樣予人寓目印象深刻。又系爭商標為中文「香奈兒」文字構成，其與「香馜兒」相較，二者皆是由3 個中文字所組成之商標，其中第1 及第3 個字皆為「香」及「兒」且排列順序、位置也完全相同，雖中間「馜」、「奈」字有些微差異，惟「馜」（ㄋ一ˇ）與「奈」（ㄋㄞˋ）發音也相彷彿，差異部分僅有其母音「ㄧˊ」、「ㄞˋ」之別，連貫唱呼相雷同，是以，二者在外觀與讀音上均相彷彿，應屬構成近似之商標。
3.商品/服務是否類似暨其類似之程度：
系爭商標指定「髮型設計、茶室、咖啡廳、飯店、汽車旅館、休閒渡價中心之住宿……」；「購物紙袋……」等商品/ 服務，而被告香馜兒公司經營「香馜兒SPA 休閒旅館」，則是提供汽車旅館住宿服務，然原告之系爭商標於市場實際使用情形，係使用於服飾品、化粧品、鐘錶、首飾、香水等商品之批發及零售事業，此據原告陳明在卷（見本院卷1 第5 頁、本院卷2 第90頁），則二者實際提供之商品/ 服務，尚難認為類似。
4.商標識別性之強弱：
⑴系爭商標為著名商標：
原告主張渠等所屬之「香奈兒集團」係世界知名之香水、化粧品、服飾、鞋類、皮件、首飾等商品之產銷公司，自20世紀初起，即為法國巴黎之時尚婦女設計出許多巔覆傳統裙裝之套裝等服飾，並生產化粧品及香水，香奈兒集團並自西元1912年起，開始以「CHANEL」作為商標使用，指定使用在其所出產之香水、化粧品、服飾、手錶等各式商品，除於美國、瑞士、法國、日本、荷蘭、西班牙與阿根廷等世界各國申准註冊外，在我國亦自49年起，陸續取得包括系爭商標在內之「CHANEL」及「香奈兒」等商標，且於我國投入龐大廣告費用，透過眾多平面、電子媒體行銷「CHANEL」及「香奈兒」品牌，並由集團關係企業「香奈兒台灣分公司」，在我國使用「CHANEL」及「香奈兒」等商標，經營服飾品、化粧品、鐘錶、首飾、香水等商品之批發及零售事業，使得「CHANEL」及「香奈兒」等商標，早已成為我國一般消費者所普遍認知之著名商標，且智慧局分別於97年與99年11月間編製「著名商標名錄及案例評析」，將系爭商標列為著名商標，並於多件商標異議審定書、商標核駁審定書中提及系爭商標為著名商標，另本院民事判決亦認定系爭商標為著名商標等情，業據提出本院100 年度民商上字第10號民事判決書、經濟部訴願決定書各1 件為證（見本院卷1 第11-53 、116-120 頁），且為被告所不爭執。是以，系爭商標為一般相費者普遍知悉之高度著名商標一節，應堪認定。
⑵系爭商標之「香奈兒」字樣並非既有事物之名稱，亦非各類商品或服務相關之說明文字，消費者會將之視為商品或服務來源之標識，經原告長期廣泛行銷使用成為著名商標，而為消費者所熟知且印象深刻，其識別力甚高，倘他人稍有攀附，極可能引起消費者或購買者有混淆誤認之情事，而被告香馜兒公司經營之「香馜兒SPA 休閒旅館」之網站、招牌、床單、枕套等物品上使用予人寓目印象深刻之「香馜兒」字樣，一般消費者即無從率可加以分辨，自易對其表彰服務來源或產製主體產生混淆誤認。5.先權利人多角化經營之情形：
系爭商標除使用於服飾品、化粧品、鐘錶、首飾、香水等商品已臻著名外，且依原告提出之2005年之「雅砌」、「柯夢波丹（Cosmopolitan）」雜誌報導，及2008、2011至2013年間發表之網頁文章（見本院卷1
第121-144 頁），可知，系爭商標使用於餐廳、酒莊等服務，有擴大其多角化經營情形。
6.相關消費者對商標熟悉之程度：
系爭商標經原告長期廣泛使用使用已臻著名，應認已為相關消費者所熟悉。而被告香馜兒公司於104 年2
月28日自「香奈兒SPA 休閒旅館」之合夥人受讓該旅館之經營權與營運設備，於同一處所繼續經營「香馜兒SPA 休閒旅館」，迄今經營時間僅3 年左右，且「香馜兒SPA 休閒旅館」為位於台中市之單一汽車旅館業，被告亦無提出其他具體廣告行銷資料，尚難認「香馜兒」字樣已因使用而為消費者所知悉且足以與系爭商標相區辨，是依現有證據資料判斷，系爭商標應係消費者較熟悉之商標，自應給予較大之保護。
7.被告是否善意：
被告香馜兒公司於104 年2 月28日受讓「香奈兒SPA
休閒旅館」之經營權與營運設備時，原告前已對「香馜兒SPA 休閒旅館」之實際負責人即被告紀國潘之兄紀○○提起刑事告訴、另對「香奈兒SPA 休閒旅館」之合夥人等提起侵害商標權民事訴訟，此亦為被告紀國潘所明知，然被告紀國潘為「香馜兒SPA 休閒旅館」之負責人，於被告香馜兒公司受讓「香奈兒SPA 休閒旅館」之經營權與營運設備之際，卻仍於「香馜兒SPA 休閒旅館」所使用網站、招牌等行銷及內部設備廣告物件，故意大量使用近似於系爭商標之「香馜兒」字樣，顯然有攀附系爭商標之高度知名度，使人將「香馜兒SPA 休閒旅館」與系爭商標產生聯想的意圖，自非出於善意之行為。
8.行銷方式與場所：
系爭商標使用於服飾品、化粧品、鐘錶、首飾、香水等商品而臻著名，已如前述，而被告香馜兒公司經營「香馜兒SPA 休閒旅館」，提供汽車旅館住宿服務，依一般社會通念及市場交易情形，尚難排除二者在行銷方式或網路提供場所，即有重疊之可能性，當無從排除相關實際或潛在之消費者同時接觸系爭商標與前往「香馜兒SPA 休閒旅館」住宿之機會，則相關消費者極有可能誤認「香馜兒SPA 休閒旅館」乃係原告所經營之事業，或係與原告間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之事業，而產生混淆誤認情事。
9.被告辯稱：「香馜兒」字樣與系爭商標並無相似，且「香馜兒SPA 休閒旅館」為提供消費者汽車旅館之服務，與原告所經營之香水、化妝品、服飾、皮件、首飾等商品，大相逕庭，再者，原告於旅館業、汽車旅館業並無涉足，應無導致消費者混淆誤認之可能云云（見本院卷2 第115-117 頁）。查「香馜兒」字樣與系爭商標整體外觀及讀音均相彷彿，應屬構成近似之商標，雖系爭商標於我國市場實際使用於服飾品、化粧品、鐘錶、首飾、香水等商品之批發及零售事業，與「香馜兒SPA 休閒旅館」經營汽車旅館業務有別，然系爭商標經原告廣泛宣傳使用已達到高度著名之程度，具有較強之識別性，為相關消費者較為熟悉，且亦跨足經營餐廳、酒莊等而有多角化經營之情形，此與「香馜兒SPA 休閒旅館」提供消費者之餐飲、旅館等服務極具關聯性，及行銷方式或提供場所，具有重疊之可能性等因素可認被告香馜兒公司經營「香馜兒SPA 休閒旅館」使用「香馜兒」字樣，應有致相關消費者誤認二者之商品/ 服務為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。被告前開所辯，尚無可採。
（三）商標法第70條第1 款規定之視為侵害商標權部分：
1.按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，為商標法第70條第1 款所明定。蓋以，著名商標的形成需要投入大量的金錢、精力與時間，基於保護著名商標權人所耗費的心血，避免他人任意攀附著名商標的信譽與識別性，有必要對著名商標給予較一般商標更有效的保護。因此，各國法律或國際公約均對著名商標提供較一般商標更強化的保護規定。我國商標法亦不例外，為加強對著名商標之保護，除於第30條第1 項第11款有消極防止他人註冊之規定外，第70條第1 款及第2 款亦有積極阻止他人使用之規定。又所謂「減損著名商標識別性之虞」，指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。所謂「減損著名商標信譽之虞」，指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想。簡言之，「有減損著名商標或標章之識別性之虞」，係指使用相同或近似於他人著名之商標或標章於不同之商品或服務，導致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能而言。至於判斷有無減損著名商標之識別性或信譽之虞，應參酌下列因素：①商標著名之程度：商標若具有較高之著名程度，且其識別性與信譽較有可能遭受減損。②商標近似之程度：在近似程度的要求方面，商標淡化之虞對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高，當兩商標並非相同，且近似程度不高時，要證明著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞相對而言較為困難。③商標被普遍使用於其他商品/ 服務之程度：商標若為第三人廣泛使用於不同之商品/ 服務，則該商標排他使用之程度較低，其識別性或信譽較不可能遭受減損。④著名商標先天或後天識別性之程度：商標之識別性固與其著名程度之高低有關，但商標本身之創意亦屬辨別商標識別性之另一重要因素，故商標淡化保護的客體應是識別性與著名程度較高之商標，而創意性商標較易達到這樣的識別性與著名程度。⑤其他參酌因素。
2.系爭商標為著名商標：
原告主張渠等所屬之「香奈兒集團」係世界知名之香水、化粧品、服飾、鞋類、皮件、首飾等商品之產銷公司，自20世紀初起，即為法國巴黎之時尚婦女設計出許多巔覆傳統裙裝之套裝等服飾，並生產化粧品及香水，香奈兒集團並自西元1912年起，開始以「CHANEL」作為商標使用，指定使用在其所出產之香水、化粧品、服飾、手錶等各式商品，除於美國、瑞士、法國、日本、荷蘭、西班牙與阿根廷等世界各國申准註冊外，在我國亦自49年起，陸續取得包括系爭商標在內之「CHANEL」及「香奈兒」等商標，且於我國投入龐大廣告費用，透過眾多平面、電子媒體行銷「CHANEL」及「香奈兒」品牌，並由集團關係企業「香奈兒台灣分公司」，在我國使用「CHANEL」及「香奈兒」等商標，經營服飾品、化粧品、鐘錶、首飾、香水等商品之批發及零售事業，使得「CHANEL」及「香奈兒」等商標，早已成為我國一般消費者所普遍認知之著名商標，且智慧局分別於97年與99年11月間編製「著名商標名錄及案例評析」，將系爭商標列為著名商標，並於多件商標異議審定書、商標核駁審定書中提及系爭商標為著名商標，另本院民事判決亦認定系爭商標為著名商標等情，業據提出本院100 年度民商上字第10號民事判決書、經濟部訴願決定書各1 件為證（見本院卷1 第11-53 、116-120 頁），且為被告所不爭執。是以，系爭商標為一般相費者普遍知悉之高度著名商標一節，應堪認定。
3.減損系爭商標識別性及信譽之虞：
⑴系爭商標為著名商標，且識別性極高，業如前述。是系爭商標具有特定指示來源之聯想，為表彰原告所提供之服飾品、化粧品、鐘錶、首飾、香水等國際高端精品，具有強烈之辨識商品來源功能，而被告香馜兒公司經營「香馜兒SPA 休閒旅館」於網站、招牌、床單、枕套等物品上使用「香馜兒」字樣，行銷其提供汽車旅館住宿服務之行為，該「香馜兒」字樣與系爭商標整體商標圖樣近似程度高，又「香奈兒」一詞非既有詞彙或事物，被告並未提出證據證明「香奈兒」已為第三人廣泛使用於不同之商品或服務，自難認消費者對於二商標長期併存於市場上之情況已習以為常，是被告香馜兒公司之行為會使曾經強烈指示單一來源的系爭商標變成指示二種或二種以上來源，或在社會大眾的心中留下非單一聯想或非獨特性的印象，使系爭商標其所表彰之商品或服務來源間之關聯性，有遭受淡化之情事，使著名商標之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險，致減損系爭商標之識別性之虞。
⑵被告香馜兒公司經營「香馜兒SPA 休閒旅館」事業，提供汽車旅館之住宿服務，與系爭商標所標榜之國際精品形象大相逕庭，二者所表彰之事業形象相差甚鉅，且「香馜兒SPA 休閒旅館」係從事汽車旅館業務，將使相關消費者對系爭商標產生旅館業之聯想，而造成相關消費者產生「香奈兒」商標亦係表徵被告香馜兒公司所經營之「香馜兒SPA 休閒旅館」，誤認原告亦實際經營汽車旅館業，對於系爭商標所代表之精緻、時尚及品味之品質產生坊間休閒旅館或汽車旅館聯想之結果，有致相關消費者混淆誤認之虞，自有減損系爭商標信譽之虞。
4.被告抗辯：「香馜兒SPA 休閒旅館」為經營汽車旅館業務，服務對象為一般大眾亦非高消費族群，兩造所經營之事業有明顯差異，參諸社會通念及市場交易區隔，當不致使相關消費者對兩造所表彰之商品或服務之性質、來源或提供主體發生混淆誤信之虞，故被告香馜兒公司以香馜兒作為旅館名稱，並以印有香馜兒字樣之床單、被套毛巾等備品供客人使用，並未構成商標法第70條第1 款間接侵害商標權之行為云云（見本院卷2 第118 頁）。惟查，被告香馜兒公司於「香馜兒SPA 休閒旅館」網站、招牌等行銷及內部設備、廣告物件，故意大量使用近似於系爭商標之「香馜兒」字樣，顯然有使人將其與系爭商標產生聯想的意圖，且以近似於系爭商標之「香馜兒」字樣行銷「香馜兒SPA 休閒旅館」提供之服務，將會使曾經強烈指示單一來源的系爭商標變成指示二種或二種以上來源，或在社會大眾的心中留下非單一聯想或非獨特性的印象，而有減損系爭商標之識別性之可能；又「香馜兒SP A休閒旅館」提供之汽車旅館住宿服務，與系爭商標所標榜之精品形象大相逕庭，且「香馜兒SPA 休閒旅館」將系爭商標用於汽車旅館住宿，將使一般消費者對系爭商標所代表之精緻、時尚及品味之品質產生坊間休閒旅館或汽車旅館聯想之結果，使系爭商標所表彰之品質或形象產生貶抑或負面之聯想，自有減損系爭商標信譽之虞，被告紀國潘、被告香馜兒公司上開所辯，尚無可採。
（四）原告請求防止侵害為無理由（訴之聲明第1 、2 項）：1.按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。商標法第69條第1 項定有明文。而所謂「有侵害之虞者，得請求防止之」，係指侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要而言，並不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。
2.原告主張：被告心媞公司、被告紀林秀容等人已有侵害原告商標權之前案紀錄，卻不知悔改，仍再次使用近似於原告「香奈兒」商標圖樣之「香馜兒」字樣作為其商業名稱之特取部分，並於各式行銷物件上使用「香馜兒」字樣，縱被告等人現實已排除侵害事實，但被告等人實有再次侵害原告商標權之高度可能性，自有事先加以防範之必要云云（見本院卷2 第27、110 頁）。查被告心媞公司更名前之「香馜兒公司」係於103 年12月8 日設立登記成立，並於104 年2 月8
日自「香奈兒SPA 休閒旅館」之合夥人受讓經營權與營運設備，即以行銷目的於網站、招牌、床單、枕套等物品上使用「香馜兒」字樣，構成侵害系爭商標權之行為，已如前述。又被告香馜兒公司已於105 年10月27日變更「香馜兒公司」名稱為「心媞公司」，且將原「香馜兒SPA 休閒旅館」之外觀招牌及內裝物品設備，更換為「心媞SPA 休閒旅館」一節，亦有卷附有限公司變更登記表、「心媞SPA 休閒旅館」外觀招牌及內裝物品照片等件可參（見本院卷1 第185-190
頁），復經本院偕同當事人於106 年9 月29日前往「心媞SPA 休閒旅館」現場勘驗，並隨機抽樣檢視605
號、213 號房間及備品庫房內之寢具用品，查明該「心媞SPA 休閒旅館」之外觀招牌及內裝物品設備確實已無使用近似於系爭商標之「香馜兒」字樣，並製有勘驗筆錄1 份及現場照片存卷可查（見本院卷1 第269- 319頁），準此，被告心媞公司自於105 年10月27日起變更公司名稱，且將原「香馜兒SPA 休閒旅館」之外觀招牌及內裝物品設備，更換為「心媞SPA 休閒旅館」，迄今長達一年有餘，已無侵害系爭商標之行為，且原告亦未舉證被告仍有侵害系爭商標之行為，或系爭商標有被侵害之可能等情事，是就現在既存之現狀加以判斷，系爭商標並無被繼續侵害之可能性，自無事先加以防範之必要性，是原告此部分主張為無理由，不應准許。
（五）被告心媞公司、被告紀國潘應連帶給付原告50萬元：
1.被告心媞公司、被告紀國潘部分：
⑴按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償；商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益，商標法第69條第3 項、第71條第1 項第2款 定有明文。
⑵被告心媞公司應負侵權行為損害賠償責任：
①原告主張被告紀國潘、紀林秀容分別是前案民事訴訟「香奈兒SPA 休閒旅館」實際經營者即紀炎福之胞弟及配偶，被告紀林秀容更在前案民事訴訟即已經被列為民事被告並遭判決應負擔賠償責任，是被告紀國潘、紀林秀容復於「香奈兒SPA
休閒旅館」之原址繼續經營「心媞SPA 休閒旅館」（原「香馜兒SPA 休閒旅館」），自屬明知而故意侵害系爭商標權之行為，已構成民法第185
條之共同侵權行為，又被告紀國潘為被告香馜兒公司負責人、被告紀林秀容為被告香馜兒公司持股三分之二股東，渠二人透過出資設立被告心媞公司（原香馜兒公司）經營「心媞SPA 休閒旅館」（原「香馜兒SPA 休閒旅館」）進而為系爭侵權行為，應以被告紀國潘、紀林秀容從104 年2
月28日起受讓「心媞SPA 休閒旅館」（原「香馜兒SPA 休閒旅館」）時起迄105 年12月26日陳報更名、改正侵權行為止，經營「心媞SPA 休閒旅館」（原「香馜兒SPA 休閒旅館」）之全部營業收入，計算原告所受之損害，而依被告心媞公司（原「香馜兒公司」）自104 年3 月起迄105 年12月底止之營業人銷售額與稅額申報書，被告心媞公司（原「香馜兒公司」）於前述期間之營業額高達11,220 ,032 元，原告請求被告連帶賠償300 萬元之財產上損害即屬有據云云（見本院卷2 第99頁背面-100頁）。查被告紀國潘、紀林秀容各出資50萬元、100 萬元，於103 年12月8 日設立被告香馜兒公司，並於104 年2 月28日自「香奈兒SPA 休閒旅館」之合夥人受讓取得「香奈兒SPA 休閒旅館」之經營權與營運設備，嗣被告香馜兒公司僅係將原「香奈兒SPA 休閒旅館」所使用之網站、招牌、床單、枕套等行銷物件「香奈兒」字樣，變更外觀、讀音均極為近似之「香馜兒」字樣，於原址繼續經營「香馜兒SPA 休閒旅館」，迄至被告香馜兒公司於105 年10月27日變更「香馜兒公司」名稱為「心媞公司」，且將原「香馜兒SPA 休閒旅館」之外觀招牌及內裝物品設備，更換為「心媞SPA 休閒旅館」一節，已如前述，又依卷附讓渡合約書所示（見本院卷1
第32 頁），可知，被告香馜兒公司為「香馜兒
SPA 休閒旅館」之經營權人與營運設備所有人，其自104 年2 月28日起至105 年10月27日止，未經原告之同意或授權，使用近似系爭商標之「香馜兒」字樣，不僅使相關消費者有混淆誤認之虞，亦有減損系爭商標之識別性及信譽之虞，而侵害系爭商標之商標權，原告自受有損害，則原告依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第2 款規定請求被告心媞公司（原「香馜兒公司」）負損害賠償責任，即非無據。
②侵權行為期間：
原告雖主張本件侵權行為期間為被告香馜兒公司自104 年2 月28日受讓「香奈兒SPA 休閒旅館」之經營權與營運設備起至被告105 年12月26日具狀陳報更名、改正侵權行為止云云。然查，原告前揭所指侵權行為迄日105 年12月26日，乃被告陳報原「香馜兒SPA 休閒旅館」之外觀招牌及內裝物品設備均已更換為「心媞SPA 休閒旅館」之具狀日期（見本院卷1 第184 頁背面），又被告香馜兒公司於105 年10月27日變更「香馜兒公司」名稱為「心媞公司」後，是否仍有使用近似系爭商標之「香馜兒」字樣侵害系爭商標，原告並未舉證以實其說，故本件侵權行為期間，依卷內證據資料，即應以被告香馜兒公司自104 年2 月28 日 受讓「香馜兒SPA 休閒旅館」之經營權與營運設備起至被告香馜兒公司於105 年10月27日變更「香馜兒公司」名稱為「心媞公司」止，併此敘明。
③被告紀國潘、被告紀林秀容非民法第188 條之共同侵權行為人：
原告雖主張被告紀國潘、紀林秀容於「香奈兒SPA 休閒旅館」之原址繼續經營「心媞SPA 休閒旅館」（原「香馜兒SPA 休閒旅館」），自屬明知而故意侵害系爭商標權之行為，構成民法第185
條之共同侵權行為云云。然按我國民法採法人實在說，法人之代表人執行職務之行為，即為法人之行為，是其代表人以代表法人地位所為之侵權行為，即為法人之侵權行為，民法第28條規定法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任，即屬法人應負侵權行為責任之規定（最高法院101 年度台上字第803 號、102 年台上字第1556號判決意旨參照）。查被告紀國潘為被告心媞公司（原「香馜兒公司」）之負責人，其於被告香馜兒公司前揭經營「香馜兒SPA 休閒旅館」期間，代表被告香馜兒公司侵害系爭商標，則被告心媞公司（原「香馜兒公司」）可單獨成為侵權行為之主體，應對原告負侵權行為責任，固無疑義，至於被告紀國潘執行職務所為之侵權行為究與其自身之侵權行為有別，且原告亦未舉證被告紀國潘除前開執行職務所為之侵權行為外，有何自為成立侵害系爭商標之侵權行為，準此，原告未舉證被告紀國潘個人應負侵害系爭商標之侵權行為責任（被告紀國潘因執行職務所加於原告之損害，固應與被告心媞公司（原「香馜兒公司」）共同對原告負連帶損害賠償責任，其本質上並非被告紀國潘之個人侵權行為責任，詳如後述），則被告紀林秀容亦無與被告紀國潘共同負侵權行為責任之餘地，是原告主張被告紀國潘、被告紀林秀容應負共同侵權行為責任云云，尚有誤會。⑶損害賠償計算：
①按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：……二、依侵害商標權行為所得之利益……」，商標法第71條第2 款前段定有明文。又侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件，此即所謂損害填補原則。至商標法關於商標權人請求損害賠償之方式，固有規定商標權人得依商標法第71條各款規定計算其損害額，惟此係因商標侵害請求損害賠償時，權利人需要主張並證明損害之發生及金額，以及侵害商標行為與損害發生間之因果關係等等困難，而導致權利人損害無法妥當填補，故乃於上開條文規定商標權人得就該條款所定之計算方式，擇一計算其損害。再者，商標法第71條第2 款所規定之「依侵害商標權行為所得之利益」，係以對於因故意或過失侵害商標權之損害賠償，侵害人因侵害之行為受有利益時，其利益額即「推定」為權利人所受之損害額。易言之，侵害商標權行為所得之利益，並非商標權人所受之實際損害，僅因舉證困難，故以此推定為商標權人所受之損害額。職是，本院自應審究被告心媞公司侵害系爭商標所得利益如後：就總利益說而言，侵害行為所得利益，係指侵害人因侵害所得之毛利，扣除侵害行為所需之成本及必要費用後，所得之淨利而言。就總銷售額說以觀，商標權人得依行為人侵害商標權行為所得之利益，作為求償之金額。因我國商標法就成本及必要費用之舉證責任，採舉證責任倒置之原則，不由商標權人證明，應由商標侵權行為人舉證。倘商標侵權行為人不能就其成本或必要費用舉證以實其說，得以銷售該項物品之全部收入，作為所得利益之基準。
②原告主張依被告心媞公司自104 年3 月起至105
年12月底止之各期營業稅申報資料，被告心媞公司於該期間內之營業收入為11,220,032元，有財政部中區國稅局民權稽徵所106 年10月30日中區國稅民權銷售字第1060609071號函檢附之被告心媞公司申報營業稅及營利事業所得稅資料在卷可憑（見本院卷2 第72-76 頁），此亦為被告心媞公司所不爭。惟上開營業額收入，核其性質，並非全為被告侵害系爭商標所得之淨利，而且「香馜兒SPA 休閒旅館」提供旅館住宿與餐飲等服務或商品，未必均與侵害系爭商標之銷售有關，顯非被告心媞公司實際上侵害系爭商標行為所得之利益，即難以此推定為原告實際所受之損害。
③按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222 條第2 項定有明文。俾使受侵害事業之權益易實現，減輕損害證明之舉證責任（最高法院第93年度台上字第2213號、98年度台上字第865 號判決意旨參照）。又侵害商標與侵害有形資產相比，前者為無形資產不易計算價值，故計算損害數額，通常並非易事。因商標法第71條第1 項所列舉之計算損害賠償方法，係法定之計算方式，為民法之特別規定，自應優先適用。倘明定之法定方式無法計算時，法院得依據民事訴訟法第222 條第2 項規定，酌定賠償之金額。查被告心媞公司侵害原告系爭商標，然衡諸交易常情，侵害著名註冊商標，不易計算其損害數額，原告亦無法依侵害系爭商標權行為所得之利益，作為計算本件財產上損害賠償之基準，堪認原告不能證明其數額或證明顯有重大困難者，本院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，不得以其數額未能證明，即駁回其請求。揆諸前揭說明，原告就其損害額之證明確實顯有重大困難，依民事訴訟法第222 條第2 項之規定，本院自得審酌一切情況，依所得心證定其數額。準此，本院審酌系爭商標之高度著名程度、品牌價值甚高，被告心媞公司（原「香馜兒公司」）自104 年2 月28日起至105 年10月27日止之長達1 年8 月期間，攀附原告公司商譽，並以網路、招牌、廣告傳單、面紙盒、毛巾、浴巾、床單、枕套等方式使用近似系爭商標字樣對外行銷，透過多種宣傳及行銷管道，為眾多消費者即社會大眾所知悉，尤其將「香馜兒」字樣使用於與系爭商標形象不同之休閒旅館、或汽車旅館營業，亦已影響系爭商標於消費者及社會大眾間時尚、精品、高雅、貴氣之品牌形象，不僅使相關消費者有混淆誤認之虞，亦有減損系爭商標之識別性及信譽之虞，及被告心媞公司（原「香馜兒公司」）於前揭侵權行為之營業額為11,220,032元，而被告心媞公司（原「香馜兒公司」）未就支出成本舉證等一切情況，認原告於請求被告心媞公司賠償50萬元之損害為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，即無理由，應予駁回。另按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2 項定有明文。查被告紀國潘為被告心媞公司（原「香馜兒公司」）之負責人，其代表被告心媞公司（原「香馜兒公司」）執行職務侵害系爭商標，原告依公司法第23條第2 項規定請求被告紀國潘應與被告心媞公司（原「香馜兒公司」）負連帶損害賠償責任，洵屬正當。
⑷遲延利息計算：
①按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任；其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5 。民法第229
條第2 項、第233 條第1 項本文及第203 條分別定有明文。
②查原告請求被告心媞公司（原「香馜兒公司」）、被告紀國潘連帶賠償其損害，係以支付金錢為標的，而本件損害賠償之給付無確定期限，依上開規定，自應以被告心媞公司、被告紀國潘收受本件民事訴訟起訴狀繕本翌日起負遲延責任，而原告將法定遲延利息利息起算日，減縮自105 年9 月11日為起息計算標準，業如前述，是原告請求被告心媞公司、被告紀國潘自105 年9 月11日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算，為有理由。
2.被告紀林秀容部分：
按法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任。民法第28條定有明文。復按，所謂「執行職務」，係指執行法人目的事業之職務內行為而言。若係職務外行為，則為個人之行為，與法人無關，應由董事或其他有代表權之人自負賠償責任（最高法院87年度台上字第325 號民事判決意旨參照）。又所稱「法人董事或其他有代表權之人」，雖包括未經登記之董事，但仍以實際為該法人之負責人即有權代表法人之實質董事為前提（最高法院101 年度台抗字第861 號裁定意旨參照）。本件原告主張被告紀林秀容已於前案民事訴訟被列為被告且應對原告負賠償責任，仍於被告心媞公司（原「香馜兒公司」）投資並為持股2/ 3之股東，應連帶負損害賠償責任云云（見本院卷2 第99 頁
背面）。然查，被告紀國潘為被告心媞公司（原「香馜兒公司」）之負責人，其代表被告心媞公司（原「香馜兒公司」）執行職務侵害系爭商標，業如前述，至於被告紀林秀容固為被告心媞公司（原「香馜兒公司」）持股2/ 3之股東，僅能說明被告紀林秀容有投資被告心媞公司（原「香馜兒公司」）之事實，至於被告紀林秀容是否為有權代表被告心媞公司（原「香馜兒公司」）執行職務之實質董事，則未據原告舉證說明，則原告主張被告紀林秀容應負共同侵權行為責任云云，即屬無據。
（六）原告請求被告負擔費用登載新聞紙為無理由（訴之聲明第4 項）：
1.按商標權人為累積其信譽，常須經年累月投資於廣告行銷商標指定使用之商品或服務，而對於品質更須殫精竭慮嚴格要求，其品牌之可信賴性，始具有成效。職是，商標之信譽受損時，商標權人於民事訴訟事件，固得依據民法第195 條第1 項規定，請求侵害人負擔費用，將判決書內容登載新聞紙，作為回復名譽之適當方法。又登報請求權此乃屬被害人請求為回復信譽之處分，其方法及範圍如何方為適當，法院應參酌被害人之請求及其身分、地位、被害程度等各種情事，在具體個案情節判斷是否有必要性。因所謂適當之處分，係指該處分在客觀上足以回復被害人之信譽且屬必要者而言。故登報請求權與侵害商標權所生之損害間，兩者必須相當，始符合公平原則。
2.查被告香馜兒公司為「香馜兒SPA 休閒旅館」之經營權人與營運設備所有人，其自104 年2 月28日起至105 年10月27日止，未經原告之同意或授權，使用近似系爭商標之「香馜兒」字樣，不僅使相關消費者有混淆誤認之虞，亦有減損系爭商標之識別性及信譽之虞，雖依商標法第70條第1 款規定，成立間接侵害系爭商標行為，然是否有導致系爭商標之商譽受有實際損害，原告自應舉證證明之。參諸原告就被告心媞公司（原「香馜兒公司」）侵害系爭商標，導致其商譽受有侵害，而在社會上評價受有貶抑或低落之事實，迄今均未提出相關事證，以供本院審酌導致系爭商標之商譽受有實際損害，縱使被告心媞公司（原「香馜兒公司」）有減損系爭商標信譽之虞，然究與商譽受有實際損害有別，不得遽認會導致系爭商標之信譽遭受減損。準此，原告就信譽之損害，請求被告負擔費用，將本判決之部分內容登載於新聞紙，已無理由。況又本院已准原告請求命被告心媞公司（原「香馜兒公司」）、被告紀國潘連帶賠償損害，則原告之損害既已獲得適當之賠償，權衡被告心媞公司（原「香馜兒公司」）之侵害情節、系爭商標所受損害程度、系爭商標商譽所欲維護之權益等情，亦無必要再命被告負擔費用，將本判決之部分內容登載於新聞紙之必要，是原告此部分關於登報之請求，為無理由，應予駁回。
六、本件訴訟為選擇之訴合併：
（一）按所謂客觀選擇訴之合併，係指原告以單一之聲明，主張二以上訴訟標的，而請求法院擇一訴訟標的為其勝訴之判決者，原告依其中之一訴訟標的可獲全部受勝訴判決時，法院固得僅依該項訴訟標的而為判決，對於其他訴訟標的無庸審酌；然各訴訟標的對於原告判決之結果不同，法院自應擇對原告最為有利之訴訟標的而為裁判（最高法院99年度台上字第1888號判決意旨參照）。
（二）本件原告起訴各項請求之單一聲明，合併主張商標法、公平交易法、民法之規定為請求，核屬客觀選擇訴之合併，此據原告陳明在卷（見本院卷2 第111 頁），因原告依商標法規定之請求為有理由，其起訴之目的已達，關於其餘請求權部分，即毋庸審究，併此敘明。
七、綜上所述，原告依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第2 款，公司法第23條第2 項等規定提起本件訴訟，訴請如主文第1 項所示之請求，為有理由，應予准許。逾此範圍所為請求，為無理由，應予駁回。
八、假執行之宣告：
本判決原告勝訴部分（即主文第1 項部分），兩造均陳明願供擔保，分別聲請宣告假執行及免為假執行，經核均無不合，爰分別酌定相當之擔保金予以准許。至於原告其餘敗訴部分，其假執行之聲請亦因訴之駁回而失所附麗，應予駁回。
九、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條、第85條第2 項、第390 條第2 項、第392 條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　107　 年　　3　　 月　　1　　 日智慧財產法院第三庭
法　官　張銘晃
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　107 　年　　3 　　月　　2 　　日書記官 葉倩如