智慧財產及商業法院105年度民專上字第37號

• 裁判案由: 專利權權利歸屬等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 107 年 08 月 30 日

智慧財產法院民事判決
105年度民專上字第37號上　訴　人　合世生醫科技股份有限公司
法定代理人　楊國和
訴訟代理人　郭雨嵐律師
謝祥揚律師
蔡孟真律師
輔　佐　人　林孟儀
被上訴人　　蔡文裕
被上訴人　　心誠鎂行動醫電股份有限公司
法定代理人　鄭傑升
上二人共同
訴訟代理人　陳家輝律師
複代理人　　蔡昕叡律師
上列當事人間專利權權利歸屬事件，上訴人對於中華民國105 年9 月5 日本院104 年度民專訴字第91號第一審判決提起上訴，本院於107 年2 月1 日作成中間判決，並就損害賠償部分續行審理，於107 年8 月2 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
一、原判決關於駁回上訴人後開第二至四項請求部分，暨該部分假執行之聲請，暨訴訟費用之裁判，均廢棄。
二、確認中華民國第M498595U號「液體霧化電路及其裝置」新型專利之專利權、專利申請權，均為上訴人所有。
三、被上訴人心誠鎂行動醫電股份有限公司應將中華民國第M498595U號「液體霧化電路及其裝置」新型專利之專利權移轉登記予上訴人。
四、被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣壹佰參拾壹萬參仟玖佰玖拾柒元，及自民國一○四年十二月三十日起至清償日止，按年息利率百分之五計算之利息。
五、其餘上訴駁回。
六、確認中華民國第I584881 號「液體霧化電路及其裝置」發明專利之專利權、專利申請權，均為上訴人所有。
七、被上訴人心誠鎂行動醫電股份有限公司應將中華民國第I584881 號「液體霧化電路及其裝置」發明專利之專利權移轉登記予上訴人。
八、第一、二審訴訟費用，由被上訴人連帶負擔百分之九十四，餘由上訴人負擔。本判決第六、七項追加之訴訴訟費用，由被上訴人連帶負擔。
九、本判決第四項，於上訴人以新臺幣肆拾肆萬元為被上訴人供擔保後，得假執行，但被上訴人以新臺幣壹佰參拾壹萬參仟玖佰玖拾柒元，為上訴人供擔保後，得免為假執行。
事實及理由
甲、程序方面：
一、上訴人主張中華民國新型第M498595U號「液體霧化器電路及其裝置」專利（下稱系爭新型專利），及發明第I584881 號「液體霧化器電路及其裝置」專利（下稱系爭發明專利）（以下如未特別指明，即合稱系爭專利），為被上訴人蔡文裕任職上訴人公司期間之職務上創作，其專利權及專利申請權應歸屬於上訴人公司，詎被上訴人蔡文裕自離職後，竟將該等技術內容提供予被上訴人心誠鎂行動醫電股份有限公司（下稱心誠鎂公司），並以被上訴人心誠鎂公司之名義申請專利，使上訴人公司因此受有損害，本院就「系爭新型、發明專利，是否為被上訴人蔡文裕職務上所完成之新型及發明」之中間爭點，於107 年2 月1 日作成中間判決（見本院卷三第103-131 頁），本院依上開中間判決之判斷，就損害賠償部分續行審理並為終局判決，合先敘明。
二、依民事訴訟法第196 條規定：「攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之。當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之」。被上訴人於107 年7 月31日具狀提出被上證9 即由國立臺灣科技大學阮聖彰教授所出具之「電路設計圖比對與技術分析報告」（見本院卷五第103-115 頁），主張原證6 電路圖（被上訴人蔡文裕所繪製）與被證5 （昱○○公司電路方案）對應部分實質相同，僅為所選擇的繪製表現方式不同，從而被上訴人蔡文裕於101 年9 月間繪製原證6 電路圖時，未有對系爭專利產生任何精神創作或有實質貢獻云云。查本件兩造就「系爭專利是否為被上訴人蔡文裕任職於上訴人公司期間，職務上所完成之新型、發明」之中間爭點，已於106 年12月28日言詞辯論終結，並於107 年2 月1 日作成中間判決，認定系爭新型、發明專利權確屬被上訴人蔡文裕任職於上訴人公司期間，職務上所完成之新型、發明，且中間判決之理由已載明：「電路設計領域之相關創作，多由一些已知或既有的元件藉由改變元件間之不同之連接關係，或在既有的電路下加入或刪減某些元件，而形成另一創作，故其創作或其改良重點在於元件構件之連接關係，而原證6 與被證5 之電路設計圖，其晶片形式即有差異，且電路中具有之元件及連接關係亦非相同，即便被上訴人蔡文裕依據被證5 之電路配置下，欲結合上訴人之既有的霧化器電路，亦須對於其間的電路中之各元件之連接關係進行配置，並進行電路之模擬測試，而投入相當的精神及時間，始可完成原證6 電路圖」（見中間判決書第36頁），因而認定被上訴人主張，蔡文裕對於原證6 之電路設計圖並未投入精神創作之抗辯，不足採信。本件訴訟自104 年12月18日繫屬本院，經第一審判決，及第二審為中間判決，且在本院107 年6 月26日宣示準備程序終結後，被上訴人始就中間判決已判斷之爭點，於107 年7
月31日被上證9 之證據，自屬因重大過失，逾時始提出攻擊或防禦方法，且有礙訴訟之終結，本院依民事訴訟法第196
條規定，應予駁回，不予審酌。
三、上訴人在第二審訴訟程序中，追加確認系爭發明專利之專利權、專利申請權為上訴人所有，及被上訴人心誠鎂公司應將系爭發明專利移轉登記予上訴人（見本院卷一第62頁），其訴之追加合於民事訴訟法第446 條第1 項、同法第255 條第1 項第2 款規定，應予准許；又上訴人請求確認系爭新型、發明專利之專利權、專利申請權為上訴人所有，具有確認之利益，業經本院中間判決認定在案（見中間判決甲、程序部分、第二、三項），故本院就上訴人第二審追加之新訴，應予裁判（見本判決主文第六、七項）。
乙、實體方面：
壹、上訴人主張：
一、本院中間判決亦已肯認系爭發明專利、系爭新型專利所涉技術與被上訴人蔡文裕於上訴人公司任職期間完成之原證6 電路圖實質相同，故該技術所涉之系爭發明、新型專利，均應歸屬上訴人所有，被上訴人應依聲明將之移轉登記予上訴人。
二、上訴人因被上訴人等共同侵權行為，至少遭受下列損害，且已逾新台幣（以下如未載明幣別，均為新臺幣）150 萬元：㈠上訴人因蔡文裕未能完成職務遭蒙之損害，至少為189, 842元：
⑴由蔡文裕自行填寫且其與主管均簽名於上之102 年下半年之「主管考核表B 表（工作目標項目）」（上證44號）所載，「項次2 」單位權重30％、「項次4 」單位權重15％、「項次5 」單位權重20％，故被上訴人蔡文裕工作內容，至少有65％與系爭專利或黃水問題相關。上訴人將蔡文裕就相關項目計算比例以40％計算，已屬「低估」上訴人實際受害程度。
⑵上訴人自102 年10月起至蔡文裕離職日止，共給付其474,606 元之薪資（含勞健保之費用，詳辯論意旨狀第13頁表及上證45號薪資單），故以其未能達成職務之40％比例計算，損害賠償為189,842 元（計算式：474,606 ×40％
=189 ,842 ）。
㈡上訴人因黃水問題遭致客訴，而補換500 台霧化器新品（整機）及620 台零件，損失共計870,265 元：
⑴補換500 台霧化器新品（整機）：
由上證31-1號發票可證，「霧化器新品（整機）」之售價為每台人民幣239.32元。另由上證32-1號出貨單分別記載出貨數量為200 台與300 台可知，上訴人補換霧化器產品共計500 台。故上訴人就補換霧化器產品部分遭蒙之損害共計人民幣119,660 元（計算式：500 ×239.32=119,660
）。
⑵補換620 台零件（藥瓶及轉軸部分）：
由上證33-1號「庫存成本作業系統」頁面可證，零件（藥瓶及轉軸部分）之成本為每件人民幣87.73 元；再由上證34-1號出貨單分別為20、60、55、185 、52、200 及48件可知，共計620 台。故上訴人補換620 台零件（藥瓶及轉軸部分），因此蒙受之損害共計人民幣54,393元（計算式：620 ×87.73=54,393）。
⑶上訴人因黃水問題而補換霧化器新品（整機）以及零件（藥瓶及轉軸部分）之損失，共計人民幣174,053 元，以匯率為1 ：5 計算，共計870,265 元。此一費用與蔡文裕隱瞞原證6 電路圖（系爭專利）有因果關係，自應由被上訴人等連帶賠償。
㈢上訴人以「機構」方向解決黃水問題，購入防水元件，成本支出共計867,125 元：
⑴防水膠膜：
由上證35-1號之發票可證，防水膠膜之取得單位成本為人民幣0.294 元（計算式：總價5880（含稅）÷個數20,000
=0.2 94 ）；另由上證36-1號之收貨單依序記載之防水膠膜個數可知，上訴人共計購買389,010 個防水膠膜。上訴人購買防水膠膜用以解決黃水問題但卻效果不彰，損失共計人民幣114,369 元（計算式：389,010 ×0.294=
114,369 ）。
⑵主機電極防水圈：
由上證37-1號發票可證，主機電極防水圈之單位成本為人民幣0.164 元（計算式：〔總價840 ×1.17（含稅）〕÷
個數6,000=0. 164）；另由上證38-1號收貨單依序記載之防水膠膜個數可知，上訴人共計購買132,500 個主機電極防水圈。上訴人購買主機電極防水圈用以解決黃水問題，但卻效果不彰，蒙受之損害共計人民幣21,730元（計算式：132,500 ×0. 164=21,730 ）。
⑶前蓋防水圈：
由上證39-1號發票可證，前蓋防水圈之單位成本為人民幣0.228 元（計算式：〔總價1,560 ×1.17（含稅）〕÷個
數8,000=0.228 ）；另由上證40號之收貨單依序記載之防水膠膜個數可知，上訴人共計購買163,710 個前蓋防水圈。上訴人購買前蓋防水圈用以解決黃水問題但卻效果不彰，蒙受之損害共計人民幣37,326元（計算式：163,710 ×
0.22 8=37, 326）。
⑷以上共計人民幣173,425 元（計算式：114,369+21,730
+37, 326 =173,425 ），以匯率為5 ：1 計算，共計新台幣867,125 元。
㈣綜上，上訴人因被上訴人等共同侵權行為所受損害至少達1,927,232 元（計算式：189,842+870,265+867,125 ＝1,927,232 ）（詳如上證48號之統計表）。縱依被上訴人主張，全數扣除上訴人2015年（104 年）9 月23日後購買防水零件之支出270,875 元（包含「防水膠膜」的部分），上訴人因被上訴人等共同侵權行為所受損害，至少為1,656,357 元（計算式：189,842+870,265+867,12 5－270,875 ＝1,656, 357）（詳上證51號統計表格），仍高於上訴人於本件請求被上訴人等連帶賠償之數額。因此，上訴人請求被上訴人等連帶賠償150 萬元，於法有據，應予准許。
貳、被上訴人心誠鎂公司、蔡文裕答辯：
一、被上訴人等無須連帶賠償上訴人所支付蔡文裕之薪資189,842 元：
㈠上訴人所引用102 年度民營訴字第6 號民事判決要旨，係關於侵害營業秘密事件之損害賠償計算，由於營業秘密之性質，凡經公開即無法藉由移轉而回復原狀或填補損害，其損害賠償之方法核與必須經公開才能取得排他權利之專利權性質迥異，而與本案專利權歸屬爭議之性質全然不同，自難比附援引。
㈡上訴人支付蔡文裕受僱期間之「薪資」，乃係根據其與蔡文裕間之僱傭契約中僱用人之主給付「義務」，非為僱用人之「權利」或「利益」，當非為上訴人所受之「損害」。上訴人實際上依僱傭契約已受領蔡文裕任職期間之勞務提供，自有給付薪資全額之義務。上訴人既請求被上訴人心誠鎂公司應將系爭專利之專利權移轉登記予上訴人，則一旦回復所稱侵害系爭專利專利權、專利申請權之原狀而填補損害，再為請求蔡文裕受僱期間之部分薪資，即屬無據。
㈢由上證42-1、44「主管考核表」所示，上訴人公司於101 、102 年度下半年對蔡文裕之工作表現，皆給予蔡文裕介於70至79間「符合要求」之良好評價，並有初評主管、複評主管核實確認，是以各項次之工作內容，無論是否與黃水問題、系爭專利相關，蔡文裕就該等工作內容之勞務給付，皆係符合雙方僱傭契約本旨，難謂為上訴人公司之損害。上訴人所提上證42-1至42-3、44皆無法證明蔡文裕任職於上訴人公司期間，就「黃水問題」發生時有「未確實」執行職務，反徵蔡文裕敬業職守，所執行工作內容均獲得主管肯認，其所受領薪資當屬有據，非屬上訴人公司所受損害。
㈣縱使（非上訴人等承認）依上訴人主張計算蔡文裕就與系爭專利相關之工作比例，上訴人所提出上證30、44亦無法作為證明及計算依據，被上訴人否認上訴人自製上證30蔡文裕薪資列表之真實性，蔡文裕於任職期間尚有其他與黃水問題無關之例行性事務工作，亦屬其勞務給付之內容。上訴人公司規定蔡文裕於任職期間，每週須繳交「工作週報」予主管審核確認，「工作週報」即詳載有各項工作內容及所占時間比例，上訴人刻意不於本案訴訟中提出澄清，顯見其主張所計算之40％比例，純屬恣意虛構。
二、被上訴人等無須連帶賠償上訴人因補換500 台霧化器新品（整機）以及620 台零件（藥瓶及轉軸部分）共計870,263 元；及上訴人購入防水膠膜、主機電極防水圈以及前蓋防水圈，共計867,124 元之花費、成本支出：
㈠上訴人公司之霧化器產品之「機構防水缺失」及瑕疵用料，才是藥液滲漏而產生「黃水問題」之原因：
⑴上證5 （見本院卷一第112 頁）2013年6 月24日林○○寄予游山逸（Sam ）之電子郵件表示產線生產HL100 訂單統計有8 ％漏黃水，與林○○於106 年9 月27日準備程序中所稱新版電路的霧化器「每一件」（亦即100 ％）都有黃水問題證詞相互矛盾。上證8-3 2013年2 月28日張毅寄件給林○○及蔡文裕之電子郵件所夾帶之兩檔案，皆僅指出新版霧化器所產「黃水問題」的不良率約莫10％上下，依經驗法則，應認為上訴人霧化器產品中，包括其藥杯，若因用料、組裝的誤差，或使用情況的不同，而造成組件間有不夠密合等機構問題，將會產生間隙而使藥液滲漏，而有「黃水問題」之發生，倘「黃水問題」係僅肇因於霧化器之新版電路，則「黃水問題」之發生率必然係100 ％，顯與前揭事證相違。
⑵林○○之證詞已說明霧化器產品杯蓋連軸、水杯連軸等處生鏽，是因為黃油殘留或使用低品質之不鏽鋼材料接觸藥杯中食鹽水溶液而生鏽，皆與電解現象無關，更無關乎霧化器電路圖之設計。
⑶依系爭專利發明說明書所載，系爭專利之功效在於「減緩」電解物質產生，以延長霧化模組的使用壽期，實無法完全杜絕電解物質產生。縱以被上訴人等現今技術角度觀察當年之黃水問題，機構防水是解決上訴人霧化器產品黃水問題之主要且必須之手段，系爭專利可能可以用來延緩沉積物之產生，但仍無法阻止因機構防水缺陷所造成的不鏽鋼構件鏽蝕。
⑷上訴人提出之部分防水元件單據之日期，係在上訴人所稱2015年3 月20日田紹明提出「加上C3電容元件」解決方案之後，上訴人所稱無端耗費乙事，實係為解決其「機構防水」缺陷之必要支出。
㈡上訴人雖稱，上訴人霧化器產品為受高度管制之「醫療器材」，需通過一定程序之驗收與確效，始能完成變更電路設計，故仍需一定作業時間，才能導入量產，自無可能於104 年3 月20日提出技術方案、即於同年之7 月30日完成前述程序並生產、出貨。在此期間，上訴人仍需處理黃水問題霧化器產品之原有庫存，故仍有購入防水元件必要云云。惟由被上證7 、8 可知，被上訴人2015年11月19日於線上購物淘寶網站購買由上訴人大陸子公司「合泰醫療電子（蘇州）有限公司」（下稱蘇州合泰公司）所製造之型號「HL100A」壓電式霧化器產品，該產品電路板左上角標示有「REV0 03 」、「00000000」等字樣，應係分別表示為「第三版」及「承認樣品時間2015年9 月23日」，該霧化器電路板背面上有一電容C21 之元件，經由被上訴人檢測該C21 元件之輸入及輸出電壓波形，顯示該電容C21 元件即相當於系爭專利所載之「電壓調整單元」或為田紹明2015年3 月20日所提出「加上C3電容元件」之該元件。因此，上訴人至少於2015年9 月23日前已有生產實施系爭專利之電路板，並至少於同年11月19日前已公開販售，於是時，上訴人更新版電路霧化器產品當已通過其所稱高度管制醫療器材之驗收與確效程序。然而，上訴人於2015年9 月23日之後仍持續採購機構防水零件，其支出之費用與本件損害，自不具有相當因果關係。
㈢綜上所述，上訴人於黃水問題發生後，對霧化器產品機構防水為改善而支出之任何費用皆係必要之支出費用，縱蔡文裕於102 年間黃水問題發生前或發生後有提出原證6 電路圖作為改善方案，仍不能遏止上訴人霧化器黃水問題之發生，上訴人所稱之損害，顯與蔡文裕之於102 年間就原證6 提出之行為或不行為，無相當因果關係，從而被上訴人等自無須連帶賠償上訴人因補換新品（整機）、零件（藥瓶及轉軸部分）及購入防水膠膜、主機電極防水圈以及前蓋防水圈等機構防水之花費、成本支出。
參、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人提起上訴，上訴聲明：1.原判決廢棄。2.確認系爭新型專利之專利權、專利申請權，暨系爭發明專利之專利申請權、專利權，均為上訴人所有。3.被上訴人心誠鎂公司應移轉系爭新型專利之專利權暨系爭發明專利之專利權登記予上訴人。4.被上訴人等應連帶給付上訴人150 萬元，及自民事起訴狀繕本送達等翌日起至清償日止按週年利率5 ％計算之利息。5.關於上訴聲明第4 項，上訴人願供擔保請求准為假執行。6.第一審、第二審訴訟費用由被上訴人等連帶負擔。被上訴人等答辯聲明：1.上訴駁回。2.第一、二審訴訟費用，均由上訴人負擔。3.如受不利判決，請准供擔保免予假執行。
肆、兩造間之主要爭點：
一、上訴人請求確認系爭新型、發明專利之專利權、專利申請權均為上訴人所有，是否有理由？
二、上訴人請求被上訴人心誠鎂公司應將系爭新型、發明專利之專利權移轉登記予上訴人，是否有理由？
三、上訴人請求被上訴人等連帶賠償150 萬元，是否有理由？
伍、得心證之理由：
一、上訴人請求確認系爭新型、發明專利之專利權、專利申請權，均為上訴人所有，是否有理由？
㈠按受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，專利法第7 條第1 項前段定有明文。又被上訴人蔡文裕與上訴人公司於93年8 月1 日訂立之同意書第4 條「智慧財產權歸屬」約定：立書人服務於公司期間就攸關職務範圍內所完成之任何智慧財產權著作物，均應告知公司，並以公司為智慧財產權人。
㈡本院中間判決業已認定，被上訴人蔡文裕於92年5 月至103
年4 月期間受雇於上訴人公司，負責霧化器產品電路設計研發工作，其因負責電路設計及處理霧化器產品黃水問題，已知悉系爭專利所欲解決問題，並完成用以解決問題的技術方案即原證6 之電路圖，原證6 之電路設計圖為被上訴人蔡文裕任職於上訴人公司期間，職務上所完成之創作。惟被上訴人蔡文裕並未將原證6 電路圖交付上訴人公司，亦未提出以電路解決黃水問題之方案，嗣被上訴人蔡文裕離職後轉往被心誠鎂公司任職，由被上訴人心誠鎂公司向智慧財產局申請系爭新型及發明專利（蔡文裕、鄭○○列名為發明人），原證6 電路圖與系爭新型、發明專利之技術內容為實質相同，故依專利法第7 條第1 項前段規定，系爭新型、發明專利之專利申請權及專利權應歸屬於上訴人，堪予認定。雖系爭新型、發明專利經原審判決核准後，智慧財產局通知被上訴人心誠鎂公司擇一申請，被上訴人心誠鎂公司以105 年12月2
日申復理由書聲明放棄系爭新型專利（見本院卷一第86頁），惟系爭新型專利既曾經有效存在，其專利申請權、專利權於有效存在期間之歸屬，仍有確認之利益。從而，上訴人訴請確認系爭新型、發明專利之專利權、專利申請權均為上訴人所有，為有理由。
二、上訴人請求被上訴人心誠鎂公司應將系爭新型、發明專利之專利權移轉登記予上訴人，是否有理由？
㈠按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法第179 條定有明文。
㈡系爭新型、發明專利之專利申請權及專利權，均為上訴人所有，卻遭被上訴人心誠鎂公司以該公司名義提出申請專利，嗣經智慧財產局核准，並登記被上訴人心誠鎂公司為系爭新型、發明專利之專利權人，被上訴人心誠鎂公司自屬無法律上之原因而受利益，致上訴人受有損害，上訴人請求被上訴人心誠鎂公司應將系爭新型、發明專利之專利權移轉登記予上訴人，為有理由。
三、上訴人請求被上訴人等連帶賠償150 萬元，是否有理由？
㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項前段、第185條定有明文。又按
公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2項亦定有明文。
㈡依專利法第7 條第1 項規定，及被上訴人蔡文裕與上訴人公司訂立之同意書第4 條之約定，被上訴人蔡文裕於任職上訴人公司期間職務上所完成之創作，應歸上訴人所有，被上訴人蔡文裕未將系爭專利技術告知上訴人，且於離職後轉至被上訴人心誠鎂公司任職，並將原應歸屬上訴人公司之系爭專利技術交由該公司申請專利獲准，被上訴人心誠鎂公司負責人鄭○○，於被上訴人蔡文裕任職上訴人公司期間，與被上訴人蔡文裕就原證6 之電路圖，曾多次開會及以電子郵件互相討論（中間判決第36-38 頁），對於原證6 之電路圖為被上訴人蔡文裕職務上完成之創作一事，應知之甚明，鄭○○擔任被上訴人心誠鎂公司之負責人，竟將與原證6 電路圖實質相同之技術內容，持向智慧局申請專利，由鄭○○、蔡文裕共同列名為發明人，被上訴人心誠鎂公司為申請人，並獲准在案，將上訴人公司之系爭專利權據為已有，顯係與被上訴人蔡文裕共同為不法侵害之行為。此外，因被上訴人蔡文裕之隱匿行為，上訴人因此未能運用系爭專利技術解決102
年下半年霧化器電路改版後，產品出現銅綠及電解物質沉積之問題（即黃水問題），上訴人因而支出為客戶補換霧化器新品（整機）及零件（藥瓶及轉軸部分）之費用，及購買防水膠膜、主機電極防水圈、前蓋防水圈等防水元件之費用，應由被上訴人蔡文裕、鄭○○連帶負賠償責任，被上訴人心誠鎂公司依公司法第23條第2 項規定，亦應負連帶責任。
㈢被上訴人雖辯稱，上訴人購入防水膠膜等機構防水花費為必要支出，黃水問題並非僅因電路問題所造成，若只是電路問題，產品瑕疵不良率應為100%，而非僅有約10% 左右（上證5 、上證8-3 ），證人林○○亦證稱，杯蓋連軸生鏽，水杯連軸生鏽，可能係廠商在洗不鏽鋼時有黃油殘留上面，造成不鏽鋼生鏽，足見杯蓋連軸、水杯連軸等處生鏽，是因為黃油殘留或使用低品質之不鏽鋼材料，接觸藥杯中食鹽水溶液而生鏽，皆與電解現象無關，更無關乎霧化器電路圖之設計云云。惟查，本院中間判決已認定：上訴人公司霧化器產品於102 年下半年因電路改版才發生黃水問題，舊版霧化器產品並無黃水問題，上訴人為處理黃水問題，為客戶補換霧化器新品或零件、購入防水元件等費用，係為了解決黃水問題而支出，兩者間自具有關連性。且黃水問題與系爭專利所欲解決之問題屬相同或相關連之技術問題，被上訴人蔡文裕已完成用以解決問題的技術方案（即原證6 電路圖），惟被上訴人蔡文裕並未告知上訴人公司，上訴人公司只好一再從機構方面研擬防水解決方案，惟均無法根本解決黃水問題，迄被上訴人蔡文裕離職之後，接替其職務之工程師田紹明不到一個月即提出「電路」方案（即加上C3電容元件），而解決黃水問題（見中間判決第35-45 頁）。又證人林○○所證述：「（你剛剛講的黃水問題是否是霧化器裡面的鐵件或不鏽鋼件生鏽造成的？）應該是電解食鹽水時，食鹽水因為電解，在噴孔片或噴霧器主機正負電極處，會產生黃水。（同一張圖的第二欄圖2 ，水杯感應金屬處生鏽，杯蓋連軸生鏽，水杯連軸生鏽，這些地方的金屬材質是什麼？）不鏽鋼。（不鏽鋼為何會生鏽？）當時廠商解釋是洗不鏽鋼時，有黃油殘留在上面，我不確定是否是它生鏽，也有可能是生鏽，不鏽鋼生鏽有可能是因為生理食鹽水沒有清洗乾淨」，由其回答之內容整體觀之，係指最初發生黃水問題時，上訴人公司與合作廠商討論黃水問題之可能成因時，合作廠商所做之推測，惟上訴人公司嗣後已發現黃水問題發生之原因，為食鹽水在電解反應時，造成銅綠及電解物質沉積在主機電極、壓電片、杯蓋連軸等處，而非不鏽鋼生鏽之現象，被上訴人上開辯解，不足採信。因此，上訴人公司以機構方向處理黃水問題所增加支出之無益費用，自應由被上訴人負擔損害賠償責任，被上訴人所辯不足採信。
㈣玆就上訴人請求之損害賠償項目及金額，分論如下：
⑴上訴人因被上訴人蔡文裕未能完成職務所受之損害189,842 元：
上訴人主張，被上訴人蔡文裕任職上訴人公司乃負責霧化器產品電路研發設計，應確實「負責霧化器產品電路設計及研發工作」，惟其處理新版霧化器產品之黃水問題，並未提出原證6 電路圖之解決方案，反而提出無法解決黃水問題的機構方案，誤導上訴人，甚至隱匿原證6 電路圖未交付上訴人公司，並於離職後交付他人申請專利，剝奪上訴人就原證6 電路圖決定使用方式之機會，已形同侵害上訴人營業秘密，被上訴人蔡文裕在職期間受領之薪資，可作為上訴人損害之計算基礎，並提出本院102 年度民營訴字第6 號判決為據云云。惟查，本件係有關專利權歸屬之爭議，並非侵害營業秘密之訴訟，兩造亦從未就侵害營業秘密部分進行攻防（包括原證6 電路圖是否具有秘密性、經濟價值、所有人是否已採取合理之保密措施等），又按，營業秘密之秘密性為其受法律保護之要件，一旦喪失秘密性，即不再享有營業秘密法之保護，惟專利權於核准公告後之一定期間內，享有專利法所賦予之排他權，二者保護之要件及內容有所不同，系爭專利既經核准公告，專利權人在法定期間內專有排他之實施權（專利法第58條），並不因其技術內容公開而喪失其權利，上訴人既已請求被上訴人心誠鎂公司應將系爭專利權移轉登記返還予上訴人，上訴人就專利權歸屬之損害，應已獲得填補，至於上訴人公司支付予被上訴人蔡文裕之薪資，乃本於僱傭契約，被上訴人蔡文裕提供勞務予上訴人公司，上訴人公司應支付予被上訴人蔡文裕之對價，且為上訴人公司僱用研發人員研發技術所應支出之成本的一部分，尚不得於請求返還專利權之外，另請求被上訴人蔡文裕返還其任職期間所受領之薪資，上訴人此部分之請求，並無理由。至於本院102 年度民營訴字第6 號事件，係有關侵害營業秘密之爭議，本院經審理後，認定該事件原告主張之技術資訊，確屬原告之營業秘密，因遭被告等共同侵害而公開，致喪失其秘密性，而將營業秘密研發過程之成本（包含研發人員薪資、設備等支出之費用），列為營業秘密受侵害之損害賠償項目加以計算，該事件與本件案情不同，上訴人尚難比附援引，作為計算侵害專利權歸屬之損害賠償的依據。
⑵上訴人因黃水問題遭致客訴，而補換500 台霧化器新品（整機）及620 台零件之支出：
⒈上訴人主張，該公司因黃水問題遭致客訴，為客戶補換500 台霧化器新品（整機）及620 台零件，業據提出上證31-1號發票、上證32-1號出貨單、上證33-1號「庫存成本作業系統」、上證34-1號出貨單資料為證，堪信為真實。
⒉上訴人補換500 台霧化器新品（整機）部分：依上證31-1號發票可知，「霧化器新品（整機）」之售價為每台人民幣239.32元。另由上證32-1號出貨單分別記載出貨數量為200 台與300 台可知，上訴人補換霧化器產品共計500 台。故上訴人就補換霧化器產品部分所受之損害共計人民幣119,660 元（計算式：500 ×239.32=119,
660 ）。
⒊補換620 台零件（藥瓶及轉軸）部分：由上證33-1號「庫存成本作業系統」頁面可證，零件（藥瓶及轉軸部分）之成本為每件人民幣87.73 元；再由上證34-1號出貨單分別為20、60、55、185 、52、200 及48件可知，共計620 台。故上訴人補換620 台零件（藥瓶及轉軸部分），因此所受之損害共計人民幣54,393元（計算式：620 ×87.73=54,393）。
⒋上訴人因黃水問題而補換霧化器新品（整機）以及零件（藥瓶及轉軸部分）之損失，共計人民幣174,053 元，以本院言詞辯論終結日之人民幣對新臺幣匯率為1 ：4.48計算（計算至小數點下二位）（上訴人於本院107 年8 月2 日言詞辯論期日主張，依該日之匯率計算，見本院卷五第123 頁）共計779,757 元（計算式：174,053
×4.48=779,757元，元以下四捨五入）。
⒌以上費用補換新品或零件之費用，係因上訴人102 年下半年進行電路板改版致霧化器產品發生黃水問題，上訴人就業已售出之商品，被客戶提出客訴後，所進行之補救措施，與被上訴人蔡文裕未能提出有效之解決黃水問題方案有相當之因果關係，自應由被上訴人負賠償責任。
⑶上訴人因黃水問題，而購入防水元件之支出：
⒈上訴人主張，因被上訴人蔡文裕隱瞞未提出原證6 電路圖之解決方案，反而提出無法解決黃水問題的機構方案，誤導上訴人由「機構」方向解決黃水問題，而購入防水膠膜、主機電極防水圈、前蓋防水圈等防水元件，但卻效果不彰，共支出人民幣173,425 元，業據提出下列資料為證：
①防水膠膜：
由上證35-1號之發票可證，防水膠膜之單位成本為人民幣0.294 元（計算式：總價5880（含稅）÷個數
20,000 =0.2 94）；另由上證36-1號之收貨單記載可知，上訴人共計購買389,010 個防水膠膜。故上訴人購買防水膠膜之費用為人民幣114,369 元（計算式：389,010 ×0.294= 114,369）。
②主機電極防水圈：
由上證37-1號發票可證，主機電極防水圈之單位成本為人民幣0.164 元（計算式：〔總價840 ×1.17（含
稅）〕÷個數6,000=0. 164）；另由上證38-1號收貨
單之記載可知，上訴人共計購買132,500 個主機電極防水圈。故上訴人購買主機電極防水圈之費用為人民幣21,730元（計算式：132,500 ×0.164=21,730）。
③前蓋防水圈：
由上證39-1號發票可證，前蓋防水圈之單位成本為人民幣0.228 元（計算式：〔總價1,560 ×1.17（含稅
）〕÷個數8,000=0.228 ）；另由上證40號之收貨單
之記載可知，上訴人共計購買163,710 個前蓋防水圈。故上訴人購買前蓋防水圈之費用為人民幣37,326元（計算式：163,710 ×0.22 8=37, 326）。
④以上共計人民幣173,425 元。
⒉被上訴人辯稱，被上訴人蔡文裕離職後，接任其職務之田紹明工程師已於2015年3 月20日提出「加上C3電容元件」之方案（見本院卷二第14頁上訴理由四狀所述），則上訴人自104 年3 月20日之後仍持續採購防水元件之費用，自不能令被上訴人負擔。退步言之，被上訴人於104 年11月19日上網購得上訴人公司之關係企業之霧化器產品（見被上證7 、8 ，見本院卷四第346-350 頁）），經拆解後其該產品之電路板上有一電容C21 ，即相當於系爭專利之電壓調整單元，且該電路板顯示日期2015（104 ）年9 月23日，足見上訴人至少於104 年9 月23日已生產實施系爭專利之電路板，且已通過醫療器材之驗收與確效程序，故上訴人於104 年9 月23日之後採購防水元件之費用，應予扣除，不能令被上訴人負擔等語。經查，上訴人主張其生產之霧化器產品係受高度管制之「醫療器材」，需通過一定程序之驗證與確效，始能完成變更電路設計，故需一定作業時間，才能導入量產，自無可能於104 年3 月20日提出技術方案即立即變更設計並生產、出貨，且上訴人就原有之庫存產品亦有購入防水零件予以處理之必要，本院審酌被上訴人對於系爭霧化器產品屬醫療器材，需通過驗證與確效後，始可變更電路設計一節，並未提出爭執，上訴人所稱並非田紹明工程師一提出「加上C3電容元件」之方案，即可立即採行，應屬合理，惟上訴人既已於104 年9 月23日推出實施系爭專利之電路板，即已導入有效解決黃水問題之方案，上訴人繼續採購防水元件，難謂與解決黃水問題之間，具有關連性，此部分係上訴人為了謹慎起見，自行決定併行採用電路及機構防水措施，此部分之支出，應不能令被上訴人負擔。上訴人雖又主張，縱使以104 年9 月23日為界，仍不應刪除「防水膠膜」的部分，因「防水膠膜」係使用於與霧化器主機搭配之藥杯，104 年9 月23日後所購入之防水膠膜（上證36-1-9號至上證36-1-16 號所示，共計人民幣22,638元），乃是使用於購買舊版主機客戶所回購之藥杯，係與舊版主機搭配使用，故「防水膠膜」仍有其必要性云云。惟查，上訴人就「104 年9 月23日後所購入之防水膠膜係使用於購買舊版主機客戶所回購之藥杯，係與舊版主機搭配使用」之事實，並未提出相關之證據以供本院審酌，依舉證責任分配之原則，難認上訴人就此部分之費用為必要支出，已盡舉證之責任，因此，本院認為被上訴人主張，上訴人於104 年9 月23日之後購買之防水元件費用人民幣54,175元（見上證49統計表）應全部扣除，為可採信，扣除上開費用後，上訴人為購買防水元件支出之費用為人民幣119,250 元。以人民幣對新臺幣匯率1 ：
4.48計算，為534,240 元。
⑷小結：上訴人得請求被上訴人賠償之金額為1,313,997 元（計算式：779,757 元＋534,240 元＝1,313,997 元）。四、綜上所述，上訴人請求確認系爭新型專利之專利權、專利申請權，均為上訴人所有。被上訴人心誠鎂公司應將系爭新型專利之專利權移轉登記予上訴人。被上訴人應連帶給付上訴人1,313,997 元，及自起訴狀送達翌日（即自104 年12月30日，見原審卷第55-56 頁）起至清償日止，按年息利率百分之五計算之利息之範圍內，為有理由，應予准許，逾此範圍，為無理由，應予駁回。原審判決就上開應予准許部分，駁回上訴人之訴及假執行之聲請，尚有未洽，應由本院予以廢棄，改判如主文第二至四項所示。至於上訴人請求損害賠償超過1,313,997 元及利息部分，原審判決予以駁回，並無違誤，上訴人提起上訴，請求廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。又上訴人於第二審追加請求確認系爭發明專利之專利權、專利申請權，均為上訴人所有。被上訴人心誠鎂公司應將系爭發明專利權移轉登記予上訴人部分，為有理由，應予准許。上訴人請求金錢賠償勝訴部分，兩造均陳明願供擔保請准宣告假執行及免為假執行，並無不合，玆酌定相當之擔保金額准許之。
五、兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經本院審酌後，認為均於判決之結果，不生影響，爰勿庸逐一論列。
六、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，追加部分為有理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第79條、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　107　 年　　8　　 月　　30　　日智慧財產法院第二庭
審判長法　官　李維心
法　官　蔡如琪
法　官　彭洪英
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1
項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　107　年　　8 　　月　　30　　日
書記官　郭宇修