智慧財產及商業法院105年度民專訴字第16號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 105 年 12 月 12 日
• 當事人: 美國禮來大藥廠公司、Steven P. Caltrider

智慧財產法院民事判決
105年度民專訴字第16號原　　　告　美國禮來大藥廠公司（Eli Lilly and Company）
法定代理人　Steven P. Caltrider
原　　　告　台灣禮來股份有限公司
法定代理人　周思可（Margaret E. Driscoll）
上二人共同
訴訟代理人　邵瓊慧律師
馮達發律師
焦子奇律師
被　　　告　西海生技股份有限公司
法定代理人　王信發
訴訟代理人　翁雅欣律師
陳豫宛
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國105 年11月7 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序部分：
㈠本件乃涉外民事事件，本院有國際裁判管轄權：
按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決要旨參照）。查本件原告美國禮來大藥廠公司（下稱美國禮來公司）係外國法人，故本件具有涉外因素，而為涉外事件。再者，雖涉外民事法律適用法並未就法院之管轄予以規定，然原告主張系爭專利權被侵害，而有關我國專利第513421號專利（下稱系爭專利）受侵害之行為地既在我國，且被告等已不爭執我國法院是否有管轄權，而就本件原告請求之事項是否有理由為實體答辯，自應類推適用我國民事訴訟法第15條及第25條規定，由我國法院管轄。另依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係專利法所生之民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院自得就本件侵害專利權有關財產權爭議事件為審理。
㈡本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律：
次按「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律」，民國100 年5 月26日施行之涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。原告主張侵害專利權有關財產權爭議等事件之事實，係對專利權侵害行為存在與否之爭執，是本件應定性為專利權侵害爭議事件，依前揭規定，本件之準據法自應依中華民國法律。
㈢原告請求被告給付之金額，於訴狀送達後，由新臺幣（下同）200 萬元擴張為2,487,700 元（本院卷二第173 頁言詞辯論筆錄），核屬擴張應受判決事項之聲明，依民事訴訟法第255 條第1 項第3 款規定，應予准許，核先敘明。
貳、實體部分：
一、原告方面：
㈠聲明：
⒈被告不得自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「希鈣膜衣錠60毫克」（Pharoxifene ( Raloxifene) Film-Coated Tablets 60mg）（衛署藥輸字第025807號）藥品，並不得為侵害中華民國發明專利公告第513421號之行為。
⒉被告應給付原告2,487,700 元整及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。
⒊原告願以現金或等值之銀行本票或無記名可轉讓定期存單或保證書供擔保，請准宣告假執行。
㈡陳述：
⒈原告美國禮來公司為中華民國公告第513421號系爭發明專利（公告號513421，證書號168333，申請號000000000 ，即系爭專利）專利權人，其專利權期間至106 年3 月25日止，並於台灣地區對原告台灣禮來股份有限公司（下稱台灣禮來公司）授予專屬販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該專利物品之權。原告並以「西班牙禮來鈣穩膜衣錠60公絲」（EVISTA 60MG FILM COATED TABLETS ）為名、適應症為「預防及治療停經後婦女骨質疏鬆症」等，向行政院衛生福利部食品○○管理署申請藥品查驗登記。取得衛署藥輸字第024023號許可證。該藥品於市場上推出後，廣為市場接受。
⒉被告西海生技股份有限公司擬為販賣之要約、販賣、使用並為上述目的而進口與原告「西班牙禮來鈣穩膜衣錠60公絲」相同主成分（即：拉洛希吩鹽酸鹽）及劑量、相同適應症之藥品，乃分別以「希鈣膜衣錠60毫克」（Pharoxifene ( Raloxifene) Film-Coated Tablets 60mg）及「力骨實膜衣錠60毫克」（Ostiral Film Coated Tablet60mg）為名，申請藥品查驗登記，並分於101 年8 月30日及103 年1 月14日取得藥品許可證。故被告應知悉原告「西班牙禮來鈣穩膜衣錠60公絲」以及系爭專利之存在。復已分向衛生福利部中央健康保險署申請核定「希鈣膜衣錠60毫克」之全民健康保險藥品價格，並分於102 年2 月1 日及103 年8 月1 日核定生效。足證被告等已為販賣之要約、販賣、使用並為上述目的而進口「希鈣膜衣錠60毫克」藥品（下稱系爭藥品）之行為。
⒊被告系爭藥品落入系爭專利請求項第1 至6 項，依專利法第58條第1 、2 項、第96條第1 、2 項規定，請求賠償損害，並請求排除、防止被告侵害系爭專利權。
㈢就被告所提出之答辯部分，說明如下：
⒈原告美國禮來公司係系爭專利之專利權人，就系爭專利之販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該專利物品等權，專屬授權予原告台灣禮來公司，並保有系爭專利之製造該專利物品之權。故而，原告依法皆有權利提起本件民事訴訟，要無疑義。
⑴原告美國禮來公司係系爭專利之專利權人，具函明確表示，就系爭專利之進口、使用、販賣之要約、與販賣等權，專屬授權予原告台灣禮來公司，並保有系爭專利之製造該專利物品之權。從而，依我國專利法規定，原告得實施系爭專利關於「製造」部份之權利，原告得實施系爭專利關於「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」、「進口」部份之權利，故兩被告依法皆有權利提起本件民事訴訟。
⒉原告於105 年6 月7 日申請更正系爭專利請求項第6 項。⑴系爭專利更正後請求項第6 項，並未違反90年專利法第71條第1 項第3 款之規定。
①原告業已更正系爭專利請求項第6 項，並限縮該式I
化合物粒子大小特徵至「調配前」，故而被告所援用之兩件美國聯邦法院判決於本件並無參考價值。至於，前開美國邦法院判決認定原告美國禮來專利違反美國專利法之見解，原告從未認同。
②系爭專利更正後請求項第6 項限縮該式I 化合物粒子大小特徵至「調配前」，已為系爭專利說明書所支持。
⑵被告援引歐洲專利局決定書，並非正確，此參被告所援用之兩件美國聯邦法院均未認定系爭專利申請專利範圍「平均粒子大小」乙詞有不明確之處即明。被告未提起救濟，僅係基於商業考量，並非認同該錯誤之決定書，特此陳明。
⑶系爭專利請求項並無被告所稱不明確或實施不可能或困難之處：
①系爭專利請求項第1 項式I 化合物粒子尺寸之技術特徵，係指調配成該項組合物之前之粒子尺寸（「調配前式I 化合物」）。
②系爭專利請求項第1 項所述之「平均粒子大小」，係指「由雷射光繞射散射法測所得之平均當量球體直徑」，而「平均」即為通常涵義。
③原證17即淡江○○化學工程與材料工程學系化工實驗講義既清楚記載，則該「頻率」自指「各篩上粒子重佔試料總重之百分比」甚明。足證，粒徑分佈圖上所示之頻率，是指粒子重量佔總樣本之百分比，被告無端指摘原告主張無理。無論採用何種方法量測，均無礙於粒徑分佈圖上所示之頻率，是指粒子重量佔總樣本之百分比，此參○○○○○○系○○○教授報告所附雷射光繞射散射法所得之圖表，與前開講義所示圖表，除左右兩Y 軸互換外，完全相同，即足證之。
⒊系爭專利更正後請求項第6 項具有進步性，並未違反90年專利法第20條第2 項之規定。相對於被告所提出之被證1
至5 ，系爭專利更正後請求項第6 項具有進步性。系爭專利所欲解決之問題是拉洛希吩溶解度極低，而將顆粒研磨至極細有實際製造上之困難，故發明目的在於衡平最大生物可利用性與製造上之實際限制，被證5 所涉及之劑型是一種水性懸浮液，亦即該主要活性成分並未溶解於水內（此種情形類似泥沙水）。換言之，被證5 根本未解決溶解度之問題，而是採取一種液相（即：水）及固相（即：該主要活性成分）混合之劑型，此與系爭專利完全不同，熟悉此項技術者根本不可能參考此等未解決溶解度之文獻。尤見，相對於被證5 與被證1-4 之組合，系爭專利請求項第1 項具有進步性。
⒋被告系爭產品落入系爭專利請求項第1至6項
⑴被告文義侵害系爭專利更正後請求項第6項。
⑵被告系爭藥品仿單可證，系爭藥品所使用之原料藥拉洛希吩鹽酸鹽，即在該載體、稀釋劑或賦形劑調配前，平均粒徑與90% 粒子尺寸均應落入系爭專利更正後請求項第6 項所定義之範圍。
⑶系爭專利發明所擬解決之問題，係式I 化合物（即拉洛希吩）溶解度低而致生物可利用性低之問題，故藉由控制式I 化合物之粒徑，以改善式I 化合物溶解度，進而提升生物可利用性。
⑷被告系爭藥品仿單第11.3節「○○動力學」亦明載：「吸收－Raloxifene口服後迅速被吸收，單次口服劑量的大約60% 被吸收…絕對生體可用率是2%... 」，與原告系爭專利產品所載完全相同。且依衛生福利部制頒之藥品查驗登記審查準則規定，被告系爭產品既為原告「西班牙禮來鈣穩膜衣錠60公絲」之學名藥，兩者必須具備相同療效，即兩者必須具備生物相等性，換言之，兩藥品「以相同條件、相同莫耳劑量（molar dose）給與人體時，具有相同之生體可用率」，所謂「生體可用率」係指「指藥品有效成分由製劑中吸收進入全身血液循環或作用部位之速率（rate）與程度（extent）之指標。如係不具全身性吸收之藥品，則指以有效成分到達作用部位之速率與程度作評估之指標。」。足見，被告系爭藥品與原告系爭專利產品兩者生物可利用性相同。由此以推，被告系爭藥品所使用之原料藥拉洛希吩鹽酸鹽，即在該載體、稀釋劑或賦形劑調配前，平均粒徑與90%
粒子尺寸必然落入系爭專利請求項第1 項所定義之範圍，益見被告系爭藥品侵害系爭專利請求項第1 項。
⑸○○○○○○系○○○教授報告已證實原告產品粒子大小符合系爭專利申請專利範圍，且在系爭專利申請過程中，原告應智慧財產局之要求，提出原告產品人體試驗相關資料，以證系爭專利之功效。
二、被告方面：
㈠聲明：原告之訴駁回。
㈡陳述：
⒈原告台灣禮來公司並非該保全程序之聲請人，系爭專利若果真已專屬授權予台灣禮來，原告美國禮來公司提起本件訴訟暨保全證據之聲請，俱不合法。系爭專利申請人，係美國禮來或台灣禮來？「西班牙禮來鈣膜衣錠60公絲」若係在西班牙製造，其與系爭專利有何關係？與美國禮來有何關係？原告「西班牙禮來鈣膜衣錠60公絲」藥品及其包裝上是否有標示專利證書號數？「西班牙禮來鈣膜衣錠60公絲」若係實施系爭專利，其所實施之專利請求項為何？原告等主張兩原告依法皆有權利提起本件民事訴訟違反專利法第62條第3項規定。
⒉系爭專利請求項第1 項界定「平均粒子大小介於5 與25微米之間」，其中「平均粒子大小」如何測定？「該化合物係呈粒狀，該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間」，此就申請專利範圍之解釋，該化合物之粒子及粒子大小是否指化合物調配形成醫藥組合物後之粒子大小？系爭專利之申請專利範圍不明確，違反90年專利法第71條第1
項第3 款之規定。
⑴系爭專利請求項第1 項中「平均粒子大小」，其並未明確界定其定義究竟為「中位數」或「平均值」，亦未載明係由何種做圖方式（例如，依頻率對直徑或依重量對直徑作圖）得到樣品大小分布之特性曲線，係不載明實施必要之事項，致使無法由說明書內容判別請求項第1
項之「平均粒子大小」之意義，使實施為不可能或困難。
⑵系爭專利說明書未載明實施必要之事項，使系爭專利之請求項第1 項之標的「醫藥組合物」實施為不可能或困難。
⒊系爭專利欠缺進步性，而有應撤銷之原因。
⑴系爭專利申請日(1997/03/26)前之公開文獻被證1 （中國專利公開第CN1112420A號）、被證2（PCT專利公開第WO95/17382號）、被證3 、被證49（The Theory and
practice of industrial pharmacy ，1976年，2nd Ed. ，466-485.）、被證5 （美國專利公告第US5,346,903 號) 。
⑵依據上開被證1 至5 之先前技術，熟習該項技術者本能輕易完成系爭專利，系爭專利之請求項1 至6 項不具進步性。
①相對於被證1 至被證5 揭示內容，系爭專利之請求項第1 項不具進步性。
②相對於被證1 至被證5 揭示內容，系爭專利之請求項第2 至3 項不具進步性。
③相對於被證1 至被證5 揭示內容，系爭專利之請求項第4 至6 項不具進步性。
⑶系爭專利之日本對應申請案（公開第JZ0000000000A 、JZ 0000000000A及JZ0000000000A ）則是於專利審查階段時，均被認定並不具有進步性遭核駁可供參考。
⑷當技藝人士面臨拉洛希吩鹽酸鹽水溶性低的問題時，最容易想到的方式，當然是採取將拉洛希吩鹽酸鹽之粒徑降低，而可輕易完成系爭專利請求項1 所界定之粒徑大小，且將化合物粒徑降低之方式事實上也不限於磨粉法；茲再提出美國1988年1 月26日公告之專利第4,721,709 號，其說明書第1 欄第68行至第2 欄第23行已明確揭示，當○○溶解度低時，最常使用的手段即為減小○○顆粒大小；且被證13說明書第4 欄第44至52行也揭示○○粒子平均大小小於10微米，95% 粒子分佈小於15微米，均與系爭專利所介定之○○平均粒子大小重疊，此外，被證13說明書第4 欄第53至68行也教示了以沉澱法將化合物粒徑減小的手段，顯見早在1988年時，早有將不易溶解之○○以各種手段使粒徑減小以提高溶解度技術方法，系爭專利確不具進步性。
⑸系爭專利說明書並無原告105 年6 月22日民事準備（一）狀第11頁第3 點所宣稱之「大量動物、人體實驗後，方可獲得系爭專利更正後申請專利範圍第6 項之發明」。蓋系爭專利說明書針對拉洛希吩鹽酸鹽之最大生物可利用性僅有第12頁所載之老鼠實驗以及第13頁所載之彌猴實驗，其餘均為試管試驗；而且，原告0919簡報檔第56頁所稱系爭專利控制粒子大小而得成最大生物可利用性與製造上的限制，系爭專利說明書僅有於第19頁最後一段記載控制粒子大小可供製成合乎規格之物質，並未有其他實驗數據證實此粒子大小與製造上的限制有何關聯性。
⑹原告所呈之原證19，係90年11月22日所提出之補充數據，並非專利申請時所呈送，該原證19僅係智慧局審查時之參考資料，不可視為申請時專利說明書的一部分；再者，原證19係專利權人90年11月22日專利再審查理由書（被證13）之附件，被證13明確記載原證19係針對審查委員認為系爭專利請求項第8 至10項所請之醫藥組合物，欠缺可用於治療骨質疏鬆症、乳癌及降低血脂肪之功效數據，而為之補充。而且，原證19也僅記載EVISTA錠劑之活性成分為請求項第1 項之式I 化合物，並未證明EVISTA錠劑與請求項第1 項之式I 具有同樣的粒子大小，因此，即便原證19作為專利審查時補充資料，也僅能證明系爭專利之式I 化合物，可以治療停經婦女之骨質疏鬆症及脂質代謝等問題，並非用以證明不同粒子大小之式I 化合物對人體吸收有任何差異性。
⒋系爭藥品不侵害系爭專利，原證10並不可採。
⑴原證10固然名為鑑定技術報告，該中心也非司法院指定之鑑定機構，該報告僅由祈凌偉具名，是否足以代表「國立○○○○醫學院○○○○○○○○研究中心」。原證10係將『鈣穩膜衣錠60公絲』(Evista 60mg film
coated tablets) （鑑定物1 ）、『Raloxifene
Hydrochloride 原料藥』( 即系爭專利之化合物I)（鑑定物3 ）。原證10未有科學實證確認其分析步驟不會影響粒子大小。
⑵原證10之分析步驟並未有定性之分析。、數據結果之分析方式亦有問題，完全沒有一般科學檢驗之嚴謹度，其結果毫不值得採信。
⒌被證1 至5 之組合動機。被證1 與被證2 同屬○○組合物之領域，被證1 已揭示系爭專利之式I 化合物，而被證2
則揭示與系爭專利之式I 化合物結構類似之化合物。被證1 揭示系爭專利之式I 化合物具有水溶解度低，生物可利用低的問題，因此被證1 欲解決問題在於克服系爭專利之式I 化合物之水溶解度低的問題。被證2 揭示與系爭專利之式I 化合物結構類似之化合物可作為○○組合物之活型成分，又被證2 揭示若活性化合物實質上不溶於水，可將其磨製至200 目以下的小顆粒使用。基於被證1 及被證2
同屬相同之技術領域，被證2 揭示可藉由將○○顆粒磨小之技術手段，解決活性成分不易溶解於水之特性，即該所屬領域中具有通常知識者理當可輕易思及將被證1 所揭之系爭專利之式I 化合物磨製成200 目以下的小顆粒，以解決其水溶解度低之問題，提高生物利用度。再者，由被證3 至5 之教示內容，該所屬領域中具有通常知識者更可具有合理動機將系爭專利之式I 化合物磨製為較小之顆粒，因被證3 至5 之內容已教示○○顆粒較小時，其溶解速度可加快、改善化合物於體液的溶解度等方法，即可解決系爭專利之化合物I 之溶解度低、生物利用度低之問題，惟粒子大小可如被證2 及4 所教示之200 目以下，或被證5
所教示之範圍（即對應所請之系爭專利之式I 化合物之粒子大小）。據此，基於欲解決被證1 所揭示之系爭專利之式I 化合物具有水溶解度低、生物利用低之問題，該所屬領域中具有通常知識者本可具合理動機由被證2 至被證5
所教示之內容，完成系爭專利之醫藥組合物。
⒍系爭藥品並不侵害專利，舉證責任也未移轉。原告並未舉證證明系爭藥品有侵害系爭專利。原告提出之文義侵害比對表，顯然違反專利侵權判斷要點。原告不得依據被指控侵權藥品「仿單」記載率爾主張文義侵權。
⑴即便系爭藥品之（1 ）單次口服劑量吸收及（2 ）絕對生體可用率與鈣穩藥品相同，此並不代表系爭藥品即與系爭專利範圍所界定之粒子大小、90% 粒子大小相同；系爭藥品仍可採用其他手段（如改變賦形劑或藥品分散方式），達成與鈣穩藥品相同的生體可用率。
⑵原證10不符合科學實驗原理，推論顯不合理之處甚多，原告並未證明添加賦形劑、造粒、打錠等其他製藥過程的因素，不會影響粒子原始大小，故原告不能證明被指控侵權藥品經過實驗不會影響粒子大小；此外，原證18所載為pharofene定性分析，pharofene 究竟為何？更
何況原證10所進行的實驗也均未經過原證18之定性分析，故原證18與本案並不相關。
⑶原證10報告所載90% 粒子尺寸為20.1微米，而非小於
20.1 微 米，亦非一粒徑範圍，無從知悉原證10中所稱之「為」係「小於」之含意。
三、本件經依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷二第115 至116 頁）
㈠原告是否有權提起本件訴訟？
㈡系爭專利申請專利範圍解釋：
⒈系爭專利請求項1中之「平均粒子大小」如何解釋？
⒉系爭專利請求項1 中所述「該化合物係成粒狀，該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少百分之90該等粒子之大小介於10與50微米之間」，係指化合物之粒子大小或醫藥組成物之粒子大小？
㈢系爭專利有效性：
⒈系爭專利說明書是否違反90年專利法第71條第1 項第3 款「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」之規定？
⒉被證1 、2 、3 、4 、5 之組合是否足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性？
㈣系爭藥品是否落入系爭專利請求項1 至6 之專利範圍？
㈤原告得否依專利法第96條第2 項規定請求被告損害賠償？
㈥原告得否依專利法第96條第1 項規定請求被告不得自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「希鈣膜衣錠60毫克」藥品，並不得為侵害中華民國發明專利公告「第513421」號專利之行為？
關於被告於最後一次言詞辯論期日主張被證1 、2 、3 、4 、5 之組合再增加與被證13（見本院卷二第181-189 頁）之組合可證明系爭專利請求項1 至6 不具進步性部分（本院卷二第174 頁）。按民事訴訟法第270 條之1 第3 項前段規定應受其拘束之爭點協議，係指當事人就其既已主張之爭點，經依同條第1 項第3 款或第2 項為協議者而言；至於協議前未經當事人主張之爭點，既不在協議範圍，自不受協議之拘束。按「查上訴人於93年4 月22日原審行準備程序前，並未為時效抗辯，兩造於該期日協議簡化爭點，亦未就此為協議，並達成上訴人不得提出其他未經主張爭點之協議，上訴人嗣後提出時效抗辯之防禦方法，自不受該期日協議之拘束」（最高法院94年度台上字第493 號判決、97年度台上字第2421號判決參照）。則依反面解釋，兩造倘已協議簡化爭點，亦就此為爭點整理簡化協議，並達成兩造均不得提出其他未經主張爭點之協議，兩造依民事訴訟法第270 條之1 第3 項前段規定，自應受該期日協議之拘束，不得再提出其他未經主張之爭點。本件兩造於105 年9 月19日本院言詞辯論程序期日依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，業就上開爭點為爭點整理簡化協議，並達成兩造均不得提出其他未經主張爭點之協議等情，有本院上開期日言詞辯論筆錄附卷可稽（見本院卷二第115 頁）。則兩造自應受該期日協議之拘束，不得再提出其他未經主張之爭點，詎被告至105 年11月7 日復主張：被證1 、2 、3 、4 、5 之組合再增加與被證13之組合可證明系爭專利請求項1 至6 不具進步性，提出其他未經主張之爭點，然原告公司並未同意變更爭點，而被告亦未主張有何係因不可歸責當事人之事由，或原協議顯失公平而無須受其拘束之情事，難謂有上開情事。本院就被告此部分所辯即被證1 、2 、3
、4 、5 之組合再增加被證13之組合可證明系爭專利請求項1
至6 不具進步性，自無庸予以審酌。
四、兩造之爭點及論斷：
㈠系爭專利技術分析
⒈系爭專利之技術課題：
拉洛希吩(Raloxifene)現已用於骨質疏鬆症之第Ⅲ期臨床試驗，由此等試驗目前得到之結果及其他數據均顯示拉洛希吩極有潛力用於治療骨質疏鬆症。拉洛希吩之研究進度卻因其物理特性（包括生物可利用性及製造性質）而受到一些阻礙。例如：其通常不可溶，因此負面影響其生物可利用性。通常，溶解圖形差之化合物可藉由提高所調配粒子之表面積來加強其生物可利用性。當粒子大小降低時，通常每單位體積之表面積則提高。○○研磨或磨粉之各種不同技術係相關技藝習知者，且此等技術分別常用於降低粒子大小及提高粒子之表面積。處理任何微溶性化合物之最好方法應為儘可能研磨至最小；然而此作法並不一定實際或符合所需，磨粉法之成本經濟，但不單考慮該加工法本身之直接成本，而且亦伴隨其他相關因素。例如：極細之物質在膠囊填充上或錠劑製造上均不容易且耗成本，因為物質不會流動，反而在最後加工之機器中結塊。這種最後加工之困難使得終產物不均勻，無法接受為○○。此外，磨粉過程在物理上會對物質產生熱及壓力，這種條件會造成化合物化學降解，因此通常儘量少用磨粉技術。因此必須在產生最大生物可利用性（粒子表面積）與製造上之實際限制二種性質之間取得動力平衡。達到" 最佳解決之道" 之妥協點係每一種情況唯一的點，且應單獨決定。系爭專利發現，經由加工拉洛希吩，其為式I 化合物，使其粒子大小在特定狹窄範圍內時，所製成之醫藥組合物可使其活性成份同時具有一致之試管內溶解圖形及活體內之生物可利用性。除了產生此等所需之溶解性／生物可利用性特性外，控制粒子大小在狹窄範圍內時，亦可顯著改善製造能力（參系爭專利說明書第4 至7 頁整理，本院卷一第16-18頁 ）。
⒉系爭專利之技術特徵：
系爭專利係提供拉洛希吩，其為式I 化合物（結構式如附件1 ）及其醫藥上可接受之鹽與溶劑化物，其特徵在於該化合物係呈粒狀，該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間。其中" 平均粒子大小" 一詞之定義為由雷射光繞射散射法測得之當量球體直徑。
㈡系爭專利之申請專利範圍
⒈系爭專利公告之申請專利範圍：
系爭專利公告之申請專利範圍共9 項，其中請求項1 為獨立項，其餘為附屬項。原告主張系爭藥品「希鈣膜衣錠60毫克」落入系爭專利請求項1 至6 之文義範圍（參原告105 年9 月9 日民事陳報（二）狀附件3 第23至31頁，本院卷二第77-80 頁），其內容如下：
請求項1 ：一種具有改良物理特性以增進生物可利用性及／或製造能力之醫藥組合物，其包含式I 化合物（結構式如附1 ）及其醫藥上可接受之鹽與溶劑化物，與一種或多種醫藥上可接受之載體、稀釋劑或賦形劑調配，其特徵在於該化合物係呈粒狀，該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間。
請求項2 ：根據申請專利範圍第1 項之醫藥組合物，其中該等粒子之平均粒子大小在5 至20微米之間。請求項3 ：根據申請專利範圍第1 或2 項之醫藥組合物，其中至少90% 該等粒子之大小介於10與35微米之間。
請求項4 ：根據申請專利範圍第1 項之醫藥組合物，其中式I 化合物為拉洛希吩(raloxifene)鹽酸鹽。請求項5 ：根據申請專利範圍第4 項之醫藥組合物，其中式I 化合物為未溶劑化之結晶鹽酸鹽。
請求項6 ：根據申請專利範圍第1 項之醫藥組合物，其係為口服可接受之醫藥組合物。
⒉系爭專利105年6月7日更正之申請專利範圍：
原告於105 年6 月7 日向智慧局申請更正申請專利範圍（參原證11，本院卷二第24-27 頁）之請求項6 ，所為更正內容係「6.根據申請專利範圍第1 項之醫藥組合物，其中，該式I 化合物及其醫藥上可接受之鹽與溶劑化物係呈粒狀，與該載體、稀釋劑或賦形劑調配前，該式I 化合物粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間，該式I 化合物粒子與該載體、稀釋劑或賦形劑調配後係為口服可接受之醫藥組合物」。惟原告提出原證15，即智慧局就上開更正案發出之105 年8 月11日(105) 智專三( 四)01027字第10520998130
號審查意見通知函，其說明二第( 二) 點指明「查更正後請求項6 所請範圍…與請求項1 所請範圍實質相同，並無專利法第67條第1 項第2 款之適用，應不准予更正」（本院卷二第96頁），而原告對此表示尊重（參原告105 年9
月9 日民事陳報( 二) 狀附件3 第8 頁，本院卷二第69頁）。是以，系爭專利105 年6 月7 日更正之申請專利範圍應不得為本件侵權及有效性判斷之基礎，併予敘明。
㈢系爭藥品技術內容
⒈系爭藥品為被告「西海生技股份有限公司」所輸入之「希鈣膜衣錠60毫克」（衛署藥輸字第025807號藥品許可證）。依系爭藥品之仿單記載（參原證12，本院卷二第28-31
頁），系爭藥品是一種Raloxifene膜衣錠。其中有效成分Raloxife ne hydrochloride 是一種雌激素作用劑／拮抗劑，具有選擇性的雌激素接受體調節劑(SERM)，屬
benzothiophene。化學結構式如附件2 所示。
⒉依系爭藥品之仿單記載，系爭藥品包含賦形劑：Sodium
Starch Glycolate、Citrate Acid Monohydrate、
Microcrystalline Cellulose、Dibasic Calcium
Phosphate 、Poloxamer 407 、Magnesium Stearate、
Opadry OY-LS-28908(II White) 、Ethanol 96% 、
Purified Water。
⒊又依原告所提原證10之鑑定報告結論，待鑑定物「希鈣膜衣錠60毫克」之含「raloxifene hydrochloride」懸浮液之平均粒徑為24.6微米，90% 粒子尺寸為52.3微米，推算其所使用之原料藥「raloxifene hydrochloride」之平均粒徑為11.2微米，90% 粒子尺寸為20.1微米（參原證10第3 頁第三點c項，本院卷一第43頁）。
㈣專利有效性證據之技術內容
⒈被證1：
被證1 為西元1995年11月29日公開之CN0000000A專利說明書影本，其公開日早於系爭專利申請日（1997年3 月26日），可為系爭專利相關之先前技術。
被證1 揭示一種可以口服給藥的○○製劑，該○○製劑包含雷洛昔芬、其酯或醚、或其可藥用鹽，以及與之結合的表面活性劑和水溶性稀釋劑。雷洛昔芬的特別有用的可藥用鹽是鹽酸鹽。該鹽形式可以容易地通過向雷洛昔芬在有機溶劑，如四氫呋喃或甲醇中的溶液中加入氯化氫來製備。但是，雷洛昔芬鹽酸鹽的水溶解度要比含兩個酚式羥基團的有機鹽酸鹽所期望的水溶解度低得。這種差的溶解性對這種優選的鹽形式的生物利用度具有某些限制（參被證1 說明書第2 頁第4 至22行，本院卷一第127頁）。
⒉被證2：
被證2 為1995年6 月29日公開之WO95/17382專利說明書影本，其公開日早於系爭專利申請日（1997年3 月26日），可為系爭專利相關之先前技術（被證2 中文部分節譯參105 年5 月24日被告民事答辯（二）狀第2 至6 頁，本院卷二第4-6 頁）。
被證2 之實施例19（參被證2 說明書第42至43頁，本院卷一第157-158 頁）揭示與系爭專利類似之式(I) 化合物，其差異僅在於被證2 通式化合物(I) 上之A 位置為O ，系爭專利式I 化合物之對應位置為S 。被證2 說明書第82頁之實施例67揭示利用拉洛希吩作為原料進一步合成其衍生物。被證2 說明書第101 頁第4-29行（本院卷一第187 頁）揭示包含式I 之醫藥組合物之製備，並揭示在製備該配方時，該活性成分得必須磨製成適當的顆粒大小，以與其他成分作結合。若該活性成分為實質上不可溶解，則通常會磨製成顆粒大小小於200 目。若該活性成分為實質上可溶解，則通常會藉由磨製成顆粒大小為實質上能均勻分布的大小，如約40目。
⒊被證3：
被證3 為日本藥業時報社於1995年2 月10日所發行之由橋田充編集之「經口投与製劑の設計と評價」第69-85 頁文獻影本，其公開日早於系爭專利申請日（1997年3 月26日），可為系爭專利相關之先前技術（被證3 中文部分節譯參105 年5 月24日被告民事答辯（二）狀第6 至7 頁，本院卷二第6-7 頁）。
被證3 揭示在預製劑（Preformulation）階段進行溶出試驗所進行的○○試驗，視為與生物可利用率（bioavilability）之相關聯性，可反映出in vivo 的in vitro之溶解試驗條件。尤其，必需要考量○○原體會影響溶解速度的物理化學性質，如選擇攪拌速度、試驗液體的種類（包含界面活性劑或其他的添加物等的效果）、以及液體量等（參被證3 第82頁第1 段，本院卷一第206 頁）。此外，被證3 第82頁第2 段亦揭示由Noyes- Whitney公式可預測，○○原體的比表面積愈大，溶解速度會變得愈快；且如圖5-6 所示（本院卷一第206 頁），粒子徑愈小，溶解速度變得愈快。
⒋被證4：
被證4 為The Theory and practice of Industrial
pharmacy, 1976, 2nd Ed. 第466-485 頁文獻影本，其公開日推定為1976年12月31日，早於系爭專利申請日（1997年3 月26日），可為系爭專利相關之先前技術（被證4 中文部分節譯參105 年5 月24日被告民事答辯（二）狀第8
至9頁 ，本院卷二第7-8 頁）。
被證4 揭示○○中僅有少數原料可為最佳大小，絕大多數的原料在製成劑型之時，必須作搗碎。磨製係一種減少固體顆粒大小之機械過程，依照產品、製備儀器及製程的不同，可選擇不同的方式（粉碎、解體、分散、研磨、研碎）作搗碎。磨製儀器通常會依照磨製產品的粗糙程度作分類（粗糙、中等粗糙、或細小顆粒）。傳統上，顆粒大小會使用目數作單位顯示（在篩上，每一線英吋所有的開口數）。將○○簡易地作分類：粉碎磨製之顆粒為大於20目，中等磨製之顆粒為20至200 目（74至840 微米），細小磨製之顆粒為小於200 目。特定的軋機（磨製機）可用以成功地磨製不只一種類型之顆粒：錘式粉碎機可用以製備16目顆粒，及將結晶原料磨製成120 目粉末。在醫藥應用上，比表面積的增加，可影響體液中低溶解度之○○在體內的治療效率，其係藉由該固體與溶解液體之接觸面積的增加而達成。因此，特定重量之細小粉末狀的藥用化合物，其溶解時間會比同樣重量之粉碎的藥化合物來得短很多（參被證4 說明書第21頁左欄第1-40行，本院卷一第210
頁）。
⒌被證5：
被證5 為1994年9 月13日公開之US 5,346,903A 專利說明書影本，其公開日早於系爭專利申請日（1997年3 月26日），可為系爭專利相關之先前技術（被證5 中文部分節譯參105 年5 月24日被告民事答辯（二）狀第9 至11頁，本院卷二第8-9 頁）。
被證5 揭示一種用於注射之水性懸浮液之製備方法，其已揭示不溶於水之活性成分之平均粒子大小為小於20微米，並有超過99% 之粒子粒徑係小於100 微米及超過90% 粒子之粒徑係小於50微米（參被證5 摘要，本院卷一第211 頁）。另被證5 說明書之實施例2 顯示最終得到之水性懸浮液具有15微米之平均粒徑；實施例3 揭示將3 克具算數平均顆粒大小為16-17 微米的嗎啡懸浮於30毫升水中，以製備嗎啡無菌水性懸浮液（參被證5 說明書第5 欄第53行至第6 欄第20行，本院卷一第212 頁）。
⒍被證13：
被證13為1988年1 月26日公告之US 4,721,709專利說明書影本，其公告日早於系爭專利申請日（1997年3 月26日），可為系爭專利相關之先前技術（被證13中文部分節譯參105 年11月7 日被告民事答辯( 三) 狀第7 至9 頁，本院卷二第180-181 頁）。
被證13說明書第1 欄第68行至第2 欄第23行（本院卷二第185 頁）揭示「當難溶性疏水性○○物質用於製備固體劑型，如片劑或膠囊劑時，其溶解速率相當緩慢，此係常見之狀態。因此，它們從胃腸道到身體全身血液的吸收也緩慢。然而，如果這些○○以口服劑型給藥，並用於需要快速吸收○○活性之臨床適應症，緩慢的溶解速率和緩慢的吸收速率，會對其治療效用產生非常大的限制。克服這些問題的常用方法是精細研磨或" 微粉化" ○○物質以減小其粒徑。例如，高速運行的針磨機或空氣噴設磨機用於將顆粒尺寸減小至5-10微米的範圍」。被證13說明書第4 欄第44至52行（本院卷二第186 頁）亦揭示「該問題是透過提供含有疏水性、難溶性○○的乾粉○○組合物來解決，所述○○吸附在○○載體，特別是有機○○載體，如澱粉或纖維素上，並且其特徵在於○○以顆粒形式存在，○○顆粒具有小於10微米的平均粒度和至少95% 的顆粒小於15微米的粒度分布」。又被證13第4 欄第53至68行（本院卷二第186 頁）載有以沉澱法將化合物粒徑減小的技術手段。
㈤【爭點】原告是否有權提起本件訴訟？
經查，原告美國禮來公司為系爭專利之專利權人，其專利權期間至106 年3 月25日止，有原證1 「中華民國專利證書」、原證4 發明專利說明書在卷可憑（本院卷一第12、15頁）；並且原告美國禮來公司就系爭專利之販賣要約、販賣、使用或為上述目的而進口該專利物品等權利，專屬授權予原告台灣禮來公司，有原證2 授權書附卷可稽（本院卷一第13頁），亦可認原告美國禮來公司仍保有系爭專利之製造專利物品之權利。故原告美國禮來公司及台灣禮來公司主張被告侵害系爭專利權，既認原告美國禮來公司仍保有系爭專利之製造專利物品之權利，原告台灣禮來公司並獲得系爭專利之販賣要約、販賣、使用或為上述目的而進口該專利物品的專屬授權，原告美國禮來公司及台灣禮來公司均有權對被告提起本件之侵害專利權訴訟。
㈥【爭點】系爭專利請求項1 中之「平均粒子大小」如何解釋？
系爭專利請求項1 中之「平均粒子大小」應解釋為「由雷射光繞射散射法測得之平均當量球體直徑（50% 篩下值）」。⒈按系爭專利核准審定時適用之90年專利法第56條第3 項已明定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」，可知解釋請求項時，說明書及圖式係立於從屬地位，未記載於請求項中之事項，固不在保護範圍之內，惟請求項通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻清楚之處，自不應侷限於請求項之文字意義，而應參考說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以確定請求項界定之範圍。對於請求項中之用語，若於說明書中另有明確之定義或說明時，應考量該定義或說明。本件被告主張系爭專利請求項1 中所述「平均粒子大小」之定義不明確，原告則主張「平均粒子大小」應指「由雷射光繞射散射法測得之平均當量球體直徑」，而「平均」即為通常之涵義。由於解釋申請專利範圍或請求項屬法院職權，是以本院自應就所爭執系爭專利請求項1 之用語依上開解釋原則作出合理解釋。⒉經查系爭專利說明書第6 頁第8 至9 行（本院卷一第17頁）載明：「" 平均粒子大小" 一詞之定義為由雷射光繞射散射法測得之當量球體直徑」，是可知系爭專利說明書已就請求項1 所述「平均粒子大小」之用語自行定義。惟上開定義並未顯示「平均」之意涵，然進一步參酌系爭專利說明書第7 頁第13至18行（本院卷一第18頁）所載「製備本發明粒狀式Ⅰ化合物時，先利用可測定當量球體積直徑之儀器，亦即何利巴(Horiba) LA900雷射散射粒子大小分佈分析儀或同等儀器判別呈原始狀態之式Ⅰ化合物之大小。式Ⅰ化合物之典型代表性樣本應包含呈其原始狀態之粒子，其平均當量球體積直徑為約110-200 微米，且大小分佈廣」、系爭專利說明書第8 頁第12至19行（本院卷一第18頁）所載「由鑑別大量" 未知" 粒子得到之數值可依頻率對直徑或依重量對直徑作圖，通常採用篩下之頻率或重量百分比數值。結果產生代表樣本大小分佈之特性曲線，亦即篩下之累進百分比分佈曲線。由此曲線得到之數值可直接讀出或在對數一機率紙上作圖，產生一條適當直線，『平均當量球體積直徑為50% 篩下值』。所得到之平均當量球體積直徑則為與" 未知" 粒子具有相同性質之理論粒子之統計性代表」、系爭專利說明書第9 頁第12至19行（本院卷一第19頁）所載「結果係自動記錄，且作圖表示，產生樣本之頻率百分比對篩下及累進百分比對篩下之特性曲線。由此曲線即推算到『平均當量球體積直徑值（50%
篩下值）』及依上述計算之分佈之標準偏差」等內容，戡認系爭專利說明書所稱「平均當量球體直徑」係對應於當以測定當量球體積直徑之儀器，亦即何利巴(Horiba)LA900 雷射散射粒子大小分佈分析儀或同等儀器測定時，於產生樣本之頻率百分比對篩下及累進百分比對篩下之特性曲線之「50% 篩下值」。是以系爭專利請求項1 中所述「平均粒子大小」應解釋為「由雷射光繞射散射法測得之平均當量球體直徑（50% 篩下值）」。
⒊原告提出Dr. Karuhn專家意見書（原證16），主張平均粒子大小係指由雷射光繞射散射法測得之平均當量球體直徑，而「平均」即為通常涵義云云（參原告105 年9 月9 日民事陳報( 二) 狀附件3 第10至15頁，本院卷二第70-73
頁）。惟系爭專利說明書既已就「平均粒子大小」自行定義，且由上開系爭專利說明書之相關內容，足認系爭專利說明書所稱「平均當量球體直徑」係對應於「50% 篩下值」業如上述。是以系爭專利請求項1 所述「平均粒子大小」之解釋，由內部證據足使該定義清楚明確，自無參酌外部證據加以解釋之必要。又查Dr. Karuhn專家意見書之意見，係認「平均」應採用通常涵義，核與上開參酌內部證據所為之解釋不一致，仍應優先參酌內部證據為準。至原告主張系爭專利說明書第8 頁第16至17行僅是一特例，並不足以用以變更「平均」之通常涵義云云（參原告105 年9 月9 日民事陳報( 二) 狀附件3 第15頁，本院卷二第73頁）。惟查系爭專利說明書第8 頁第16至17行（本院卷二第18頁）記載「平均當量球體積直徑為50% 篩下值」，並未說明係於該分布圖形為高斯曲線，平均值等於中位數之情況；且依其上下文之內容，亦無法令熟習該項技術者可直接且無歧異地明瞭係就特殊情況而言。是原告主張系爭專利說明書以50% 篩下值作為「平均當量球體直徑」僅為特例云云，並無可採。
㈦【爭點】系爭專利請求項1 中所述「該化合物係成粒狀，該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少百分之90該等粒子之大小介於10與50微米之間」，係指化合物之粒子大小或醫藥組成物之粒子大小？
系爭專利請求項1 中所述「該化合物係呈粒狀，該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」，係指「化合物」之粒子大小。
查系爭專利請求項1 所請「一種具有改良物理特性以增進生物可利用性及／或製造能力之醫藥組合物，其包含式I 化合物…及其醫藥上可接受之鹽與溶劑化物，與一種或多種醫藥上可接受之載體、稀釋劑或賦形劑調配」，已明確區分「醫藥組合物」與「化合物」，是所述「其特徵在於該化合物係呈粒狀，該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」應係指「化合物」之粒子大小（參原告105 年9 月9 日民事陳報（二）狀附件3 第22頁，本院卷二第76頁），並非指醫藥組成物之粒子大小。
㈧【爭點】系爭專利說明書是否違反90年專利法第71條第1 項第3 款「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」之規定？
系爭專利說明書未違反90年專利法第71條第1 項第3 款「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」之規定。
⒈按90年專利法第71條第1 項第3 款所謂「實施必要之事項」，參同法第22條第3 項規定「第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」，係指說明書應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效而言。判斷系爭專利說明書是否有不載明實施之必要事項使實施為不可能或困難者之情事，應就系爭專利申請時熟習該項技術者既有之技術或知識，以及系爭專利申請專利範圍所載發明予以認定。
⒉經查系爭專利說明書第5 頁第4 段（本院卷一第17頁）記載「現已發現，經由加工式Ⅰ化合物，使其粒子大小在特定狹窄範圍內時，所製成之醫藥組合物可使其活性成份同時具有一致之試管內溶解圖形及活體內之生物可利用性。除了產生此等所需之溶解性／生物可利用性特性外，控制粒子大小在狹窄範圍內時，亦可顯著改善製造能力」已顯示其所欲改良之先前技術及發明目的。系爭專利說明書第9 頁（本院卷一第19頁）亦提供減縮粒子尺寸之方法及粒徑參數之量測方法，並記載達成發明目的之技術特點在於使「該化合物係呈粒狀，該等粒子之平均粒子大小介於5
與25微米之間，至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」；說明書表6 至表15（本院卷一第20-24 頁）記載有關粒徑之比較；說明書第20至36頁（本院卷一第24-32
頁）為有關醫藥組成物之調配。因此，就系爭專利申請時熟習該項技術者既有之技術或知識觀之，系爭專利說明書並未有不載明實施之必要事項而使實施為不可能或困難者之情事，難認系爭專利說明書有違反90年專利法第71條第1 項第3 款規定。
⒊至被告主張系爭專利申請專利範圍有因「平均粒子大小」定義不明確而致實施困難；以及式I 化合物之平均粒子大小是指調配前或調配後，並不明確云云。惟查如上開申請專利範圍解釋，系爭專利說明書第6 頁已對「平均粒子大小」自行定義，且參酌說明書之內容，足以明確「平均粒子大小」係指「由雷射光繞射散射法測得之平均當量球體直徑（50% 篩下值）」，而此數值為熟習該項技術者藉由雷射光繞射散射法即可輕易測定而得，並不會導致實施困難。至式I 化合物之平均粒子大小，由系爭專利說明書第5 頁第4 段及第8 頁第1 至2 行之記載，亦足認係於醫藥組合物調配前之式I 化合物之平均粒子大小，是並無被告所稱不明確等情。
⒋綜上，系爭專利說明書未違反90年專利法第71條第1 項第3 款規定。
㈨【爭點】被證1 、2 、3 、4 、5 之組合是否足以證明系爭專利請求項1 至6 不具進步性？
被證1 、2 、3 、4 、5 之組合應不足以證明系爭專利請求項1 至6 不具進步性。
按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定（最高法院98年度台上字第997 號、102 年度台上字第1986號民事判決參照）。系爭專利之申請日為86年3 月26日，經經濟部智慧財產局實體審查於91年11月16日准予專利，並於91年12月11日公告，故系爭專利是否有應撤銷之原因，應以核准審定時所適用之90年10月24日修正公布之專利法規（簡稱「90年專利法」）為斷。
⒈按利用自然法則之技術思想之高度創作且屬可供產業上利用之發明，得依本法取得發明專利，為90年專利法第19條暨第20條第1 項前段所明定，惟若「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依本法申請取得發明專利，同法第20條第2 項定有明文。
⒉系爭專利請求項1 所請係「一種具有改良物理特性以增進生物可利用性及／或製造能力之醫藥組合物」，其包含式I 化合物及其醫藥上可接受之鹽與溶劑化物，與一種或多種醫藥上可接受之載體、稀釋劑或賦形劑調配，其特徵在於該化合物係呈粒狀，該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」。被證1 至被證5 之內容詳如上述。經查：
⑴被證1 揭示一種可以口服給藥的○○製劑，該○○製劑包含雷洛昔芬、其酯或醚、或其可藥用鹽，以及與之結合的表面活性劑和水溶性稀釋劑。被證1 揭示雷洛昔芬鹽酸鹽的水溶解度要比含兩個酚式羥基團的有機鹽酸鹽所期望的水溶解度低得。這種差的溶解性對這種優選的鹽形式的生物利用度具有某些限制（參被證1 說明書第2 頁第4 至22行，本院卷一第127 頁）。被證1 雖揭示與系爭專利請求項1 相同之醫藥組合物，惟並未具體揭示系爭專利請求項1 所述「該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」粒徑特徵，亦未教示或建議可藉由粒徑控制以達成改良物理特性以增進生物可利用性及／或製造能力。
⑵次查被證2 雖揭示在製備該配方時，該活性成分得必須磨製成適當的顆粒大小，以與其他成分作結合。若該活性成分為實質上不可溶解，則通常會磨製成顆粒大小小於200 目（即75微米），惟被證2 之化合物與系爭專利請求項1 所述化合物不同，亦未揭示系爭專利請求項1
所述「該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」之粒徑特徵，更未教示或建議可藉由系爭專利請求項1 之粒徑控制，以達成改良物理特性以增進生物可利用性及／或製造能力。又由被證3 雖可知「○○原體的比表面積愈大，溶解速度會變得愈快」以及「粒子徑愈小，溶解速度變得愈快」之技術原理；由被證4 可知○○中僅有少數原料可為最佳大小，絕大多數的原料在製成劑型之時，必須作搗碎。在醫藥應用上，比表面積的增加，可影響體液中低溶解度之○○在體內的治療效率，其係藉由該固體與溶解液體之接觸面積的增加而達成。惟被證3
、被證4 均未具體揭示系爭專利請求項1 之粒徑特徵，自難以預期藉由系爭專利請求項1 之粒徑特徵來達成改良物理特性以增進生物可利用性及／或製造能力。末查被證5 雖揭示不溶於水之活性成分之平均粒子大小為小於20微米，並有超過99% 之粒子粒徑係小於100 微米及超過90% 粒子之粒徑係小於50微米。惟被證5 之粒徑特徵係針對注射用水懸浮液之止痛○○所設計，其並未教示或建議所述粒徑範圍可適用其他劑型之○○，尚難認熟習該項技術者可輕易將該粒徑範圍適用於系爭專利請求項1 之組成物。是以，被證2 、3 、4 、5 縱使與被證1 組合，尚難認熟習該項技術者可輕易嚐試將系爭專利請求項1 所述化合物加工成具有「該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」之粒徑範圍，自無法預期所述粒徑範圍可達成改良物理特性以增進生物可利用性及／或製造能力之功效。
⑶是以，被證1 、2 、3 、4 、5 之組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。
⒊系爭專利請求項2 至6 係請求項1 之直接或間接附屬項，解釋上應包含請求項1 之全部技術特徵及進一步限定之技術特徵，分別為請求項2 之「其中該等粒子之平均粒子大小在5 至20微米之間」、請求項3 之「其中至少90% 該等粒子之大小介於10與35微米之間」、請求項4 之「其中式I 化合物為拉洛希吩(raloxifene)鹽酸鹽」、請求項5 之「其中式I 化合物為未溶劑化之結晶鹽酸鹽」、請求項6
之「其係為口服可接受之醫藥組合物」。惟查被證1 、2
、3 、4 、5 之組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性已如上述，自亦不足以證明具有進一步限定特徵之請求項2 至6 不具進步性。
㈩【爭點】系爭藥品是否落入系爭專利請求項1 至6 之專利範圍？
系爭藥品未落入系爭專利請求項1至6之文義範圍。
⒈系爭專利請求項1之要件解析：
系爭專利請求項1之技術特徵可拆解為3個要件，分別為：⑴要件1A：「一種具有改良物理特性以增進生物可利用性及／或製造能力之醫藥組合物，其包含式I 化合物及其醫藥上可接受之鹽與溶劑化物」。
⑵要件1B：「與一種或多種醫藥上可接受之載體、稀釋劑或賦形劑調配」。
⑶要件1C：「其特徵在於該化合物係呈粒狀，該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」。
關於上開要件1C之技術特徵，依系爭專利說明書第5 頁第4 段（本院卷一第17頁）所載「經由加工式Ⅰ化合物，使其粒子大小在特定狹窄範圍內時，所製成之醫藥組合物可使其活性成份同時具有一致之試管內溶解圖形及活體內之生物可利用性。除了產生此等所需之溶解性／生物可利用性特性外，控制粒子大小在狹窄範圍內時，亦可顯著改善製造能力」、系爭專利說明書第7 頁第5 段（本院卷一第18頁）所載「判別其原始狀態之大小後，則由原始化合物磨粉，最好使用針磨機於適當磨粉旋轉速率及進料速率條件下磨粉，使粒子大小在根據本發明上述限值範圍內」及系爭專利說明書第8 頁第1 段（本院卷一第18頁）所載「在根據本發明上述限值內之粒狀式Ⅰ化合物若必要時，可再與賦形劑或載體混合，且例如：壓成錠劑」。可知上開要件1C所述「該等粒子之平均粒子大小」係指系爭專利請求項1 之醫藥組合物調配前之式I 化合物之粒子大小而言（參原告105 年9 月9 日民事陳報( 二) 狀附件3 第8 頁，本院卷二第69頁））；而「平均粒子大小」，如上開申請專利範圍之解釋，係指「由雷射光繞射散射法測得之平均當量球體直徑（50% 篩下值）」。
⒉系爭藥品與系爭專利請求項1 各要件之文義比對分析說明：
⑴要件1A：
系爭專利請求項1 之要件1A包含請求項1 之前言，即「一種具有改良物理特性以增進生物可利用性及／或製造能力之醫藥組合物」，經查系爭專利請求項1 之主體中已記載申請專利之發明的組成特徵，是前言中之用語僅係描述發明之目的或所欲達到之用途，並非界定申請專利之發明的技術特徵，因此該前言中之用語對於請求項1 所界定之範圍不具限定作用，先予陳明。
依系爭藥品仿單（原證12）所載，系爭藥品是一種Raloxifene膜衣錠，其有效成分Raloxifenehydrochloride
（下稱拉洛希吩鹽酸鹽）之化學結構式如附件2 所示（要件1a）。
系爭藥品為錠劑，屬於一種醫藥組合物。所含拉洛希吩鹽酸鹽與系爭專利說明書所載「拉洛希吩HCl 」相同，是以系爭藥品之要件1a與系爭專利請求項1 之要件1A之技術特徵相同。
⑵要件1B：
依系爭藥品仿單（原證12）記載，系爭藥品包含賦形劑：Sodium Starch Glycolate 、Citrate Acid Monohydrate 、Microcrystalline Cellulose、Dibasic Calcium Phosphate 、Poloxamer 407 、Magnesium Stearate、Opadry OY-LS- 28908(II White)、Ethanol 96% 、Purified Water（要件1b），是可知系爭藥品之要件1b與系爭專利請求項1 之要件1B 之 技術特徵相同。
⑶要件1C：
①系爭專利請求項1 之要件1C係「其特徵在於該化合物係呈粒狀，該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」，其中所述「該等粒子之平均粒子大小」係指系爭專利請求項1 之醫藥組合物調配前之式I 化合物之粒子大小而言已如上述，是以原告應舉證證明系爭藥品於調配前所使用之Raloxifene hydrochloride（「拉洛希吩鹽酸鹽」）之平均粒子大小為介於5 與25微米之間且至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間。
②原告提出國立台灣○○醫學院○○○○○○○○研究中心○○○教授所出具之「鑑定技術報告」（參原證10，本院卷一第42-55 頁），主張系爭藥品所使用之原料藥拉洛希吩鹽酸鹽在該載體、稀釋劑或賦形劑調配前，平均粒徑為11.2微米、90% 粒子尺寸為20.1微米云云（參原告105 年9 月9 日民事陳報（二）狀附件3 第26頁，本院卷二第78頁）。惟查上開鑑定技術報告，並未「實際測量」系爭藥品所使用之原料藥「拉洛希吩鹽酸鹽」之平均粒徑及90% 粒子尺寸。該鑑定報告所得出「平均粒徑為11.2微米、90% 粒子尺寸為20.1微米」之結論，實係依據原告自行提出之「
Raloxifene hydrochloride」原料藥（批號A834646
），與由原告自行取得之系爭藥品及「鈣穩膜衣錠60公絲」製劑中所抽取之「Raloxifene hydrochloride」成分，進行粒徑差異分析「推算」而得。上開鑑定報告第3 頁第3 點b.項雖稱「若將以上原料藥與製劑樣品中『Raloxifene hydrochloride』測量所得之粒子大小差異的因素考量在內，則可應用於推算『希鈣膜衣錠60毫克(Pharoxifene 60 mg Film-Coated Tablets) 』所含之原料藥的粒子大小」云云（本院卷一第43頁），惟查該鑑定報告並未提出原告之「鈣穩膜衣錠60公絲」製劑係直接由批號A834646 之原料藥所製成之證據，則原告逕以「鈣穩膜衣錠60公絲」製劑所抽取之「Raloxifene hydrochloride」成分相對於批號A834646 原料藥之粒徑增加比例（倍數），作為推估系爭藥品原料藥之平均粒徑及90% 粒子尺寸之依據，已難認可取。
③又查原告上開鑑定報告已自承「因為在系爭產品中，其所含原料藥拉洛希吩鹽酸鹽已經與其他賦形劑混合後壓製成錠劑，所以在分離過程中，不免有拉洛希吩鹽酸鹽粒子因聚集而無法完全以原有之形態分離之情形。從而，實驗量測所得之拉洛希吩鹽酸鹽平均粒徑與90% 粒子尺寸，必然因此因素而受到干擾，致該數值較拉洛希吩鹽酸鹽在原料藥中之實際平均粒徑與90% 粒子尺寸為大」（參原告民事準備( 一) 狀第13頁理由( 二) 第2 段，本院卷二第17頁），是可知原告倘欲以原告自行提出之專利藥品推估系爭藥品之原料藥之平均粒徑與90% 粒子尺寸，必須二者之製程與組成均相同，始有排除干擾因素之可能。惟查原告並未舉證說明原告之「鈣穩膜衣錠60公絲」製劑之製程與系爭藥品相同或相似；次查原告「鈣穩膜衣錠60公絲」之仿單（參原證13），記載所含賦形劑為「anhydrous lactose 、carnauba wax、crospovidone、FD &C Blue No. 2 、aluminum lake 、hydromellose、
lactose monohydrate、magnesium stearate、
modified pharmaceutical glaze 、polyethylene
glycol、polysorbate 80、povidone、propylene
glycol、titan ium dioxide 」，與系爭藥品仿單所記載之賦形劑「Sodium Starch Glycolate 、
Citrate Acid Monohyd rate 、Microcrystalline
Cellulose 、Dibasic Calc ium Phosphate、
Poloxamer 407 、Magnesium Stea rate 、Opadry
OY-LS- 28908(II White)、Ethanol 96% 、PurifiedWater 」，二者明顯不同，熟悉該項技術者可理解基於賦形劑所導致原料藥之附聚作用應有所差異。是以原告上開鑑定報告之推算基礎，難認有據。
④基上，原告無法證明系爭藥品所使用之原料藥拉洛希吩鹽酸鹽在該載體、稀釋劑或賦形劑「調配前」之平均粒徑及90% 粒子尺寸落入系爭專利請求項1 之要件1C之範圍。
⑤退步言之，縱依原證10之粒徑量測結果（參原證10第2 頁，本院卷一第43頁），由系爭藥品分離之拉洛希吩鹽酸鹽之平均粒徑為24.6微米（24.1~25.0 ），90% 粒子尺寸為52.3微米（50.9 ~53.4）（要件1c），此與系爭專利請求項1 之要件1C所限定「該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」之技術特徵亦非相同。申言之，系爭藥品之要件1c與系爭專利請求項1之
要件1C之技術特徵不相同。
⑥原告主張系爭藥品為系爭專利之專利產品（按：即鈣穩膜衣錠60公絲）之學名藥，由二者仿單均記載兩者單次口服劑量吸收及絕對生體可利用率完全相同，二者平均粒子大小、90% 粒子大小必然相同云云（參原告105 年9 月9 日民事陳報( 二) 狀附件3 第33頁，本院卷二第82頁）。被告則主張依藥品查驗登記準則第20條第1 項第3 款規定，監視藥品之學名藥仿單，應依已核准之首家仿單核定方式記載，且原證12仿單有關生體利用率已標示﹝依文獻記載﹞等語為其置辯。經查原證12仿單「11.3○○動力學」一節，確實附註「依文獻記載」，且其內容與「鈣穩膜衣錠60公絲」之對應部分確屬完全相同，是被告就此部分之主張核屬有據，應予以採。又查二藥品之單次口服劑量吸收及絕對生體可利用率縱使完全相同，其與平均粒子大小、90% 粒子大小實無絕對或必然之關係，且系爭藥品與原告之專利藥品，所使用之賦形劑有明顯不同已如上述，尚難據此推斷系爭藥品與專利藥品「鈣穩膜衣錠60公絲」之平均粒子大小及90% 粒子大小必然相同。是以原告上開主張洵無可採。
⑦原告又主張被告應提出製作系爭藥品之原料藥樣品以供分析、確認云云（參105 年11月2 日民事準備(二)狀第10頁理由四（本院卷二第152 頁) 、105 年11月7 日筆錄( 本院卷二第174 頁））。惟當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277 條前段定有明文。又民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求，最高法院17年度上字第917 號判例要旨參照。原告主張系爭藥品落入系爭專利權利範圍，侵害系爭專利等情，為被告否認，原告就此有利於己之事實，自應負舉證之責。又原告雖有提出原證10之分析報告，惟如上所述，原證10並無法證明系爭藥品所使用之原料藥拉洛希吩鹽酸鹽在該載體、稀釋劑或賦形劑「調配前」之平均粒徑及90% 粒子尺寸落入系爭專利請求項1 之要件1C之範圍；縱依原證10之量測結果，其與系爭專利請求項1 之要件1C之技術特徵亦非相同。是原告尚且無法證實自己主張之事實為真實，上開主張要無可採。
⒊綜上，原告無法證明系爭藥品具有與系爭專利請求項1 之要件1C相同之技術特徵。質言之，系爭藥品無法為系爭專利請求項1 之文義所讀取，未落入系爭專利請求項1 之文義範圍。
⒋系爭藥品與系爭專利請求項2至6之比對分析：
系爭專利請求項2 至6 係請求項1 之直接或間接附屬項，解釋上應包含請求項1 之全部技術特徵（即要件1A至1C）及進一步限定之技術特徵，分別為請求項2 之「其中該等粒子之平均粒子大小在5 至20微米之間」（要件2A）、請求項3 之「其中至少90% 該等粒子之大小介於10與35微米之間」（要件3A）、請求項4 之「其中式I 化合物為拉洛希吩(raloxifene)鹽酸鹽」（要件4A）、請求項5 之「其中式I 化合物為未溶劑化之結晶鹽酸鹽」（要件5A）、請求項6 之「其係為口服可接受之醫藥組合物」（要件6A
）。
惟如上述，系爭藥品既無法為系爭專利請求項1 之文義所讀取，同樣無法為包含系爭專利請求項1 之全部技術特徵及進一步限定技術特徵之請求項2 至6 之文義所讀取，自未落入系爭專利請求項2 至6 之文義範圍。
五、綜上，系爭藥品並未落入系爭專利請求項1 至6 之文義範圍，自無侵害原告之專利權可言，本件有關原告得否請求被告損害賠償及賠償金額計算暨請求被告除去侵害、防止侵害的爭點部分，即無審究之必要。原告依現行專利法第96條第1
項、第2 項規定，請求被告負損害賠償責任，並請求被告不得自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「希鈣膜衣錠60毫克」藥品，並不得為侵害中華民國發明專利公告「第513421」號系爭專利之行為，即無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，即失其依據，應併予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核與判決之結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。
七、依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　105　 年　　12　　月　　12　　日智慧財產法院第三庭
法　官　范智達
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費（均須按他造當事人之人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　105　 年　　12　　月　　21　　日書記官　劉筱淇