智慧財產及商業法院105年度民專訴字第62號｜法律人

智慧財產法院民事判決 105年度民專訴字第62號原　　　告　光陽工業股份有限公司法定代理人　柯勝峯訴訟代理人　蘇三榮律師張東揚律師上一人複代理人　　洪子洵律師被　　　告　勝翔電動車股份有限公司兼法定代理人　李玉珊( 原名李郁姍) 共同訴訟代理人　陳又寧律師任君逸律師上列當事人間排除侵害專利權等事件，本院於106 年6 月6 日言詞辯論終結，判決如下：主文一、被告勝翔電動車股份有限公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口型號「SSTB」電動自行車產品及任何侵害中華民國證書號第D130968 號設計專利之物品，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之。二、被告勝翔電動車股份有限公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口型號「MANY2 代」電動自行車產品及任何侵害中華民國證書號第D163886 號設計專利之物品，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之。三、被告勝翔電動車股份有限公司不得繼續於電動自行車或類似商品，使用相同或近似原告所有註冊第1099707 號「Candy 」商標之文字或圖樣，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之。四、被告應連帶給付原告伍佰萬元整，及自民國一百零五年七月十三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。五、原告其餘之訴駁回。六、訴訟費用由被告連帶負擔。七、本判決第一項於原告以新台幣貳佰貳拾伍萬元為被告勝翔電動車股份有限公司供擔保，得為假執行；於被告勝翔電動車股份有限公司以新台幣陸佰柒拾伍萬元為原告供擔保，得免假執行。八、本判決第二項於原告以新台幣貳佰貳拾伍萬元為被告勝翔電動車股份有限公司供擔保，得為假執行；於被告勝翔電動車股份有限公司以新台幣陸佰柒拾伍萬元為原告供擔保，得免假執行。九、本判決第三項於原告以新台幣壹百萬元為被告勝翔電動車股份有限公司供擔保，得為假執行；於被告勝翔電動車股份有限公司以新台幣參佰萬元為原告供擔保，得免假執行。十、本判決第四項於原告以新台幣壹佰柒拾萬元為被告供擔保，得為假執行，於被告以新台幣伍佰萬元為原告供擔保，得免假執行。十一、原告其餘假執行駁回。事實及理由甲、程序方面按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但減縮應受判決事項之聲明，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第3 款定有明文。本件原告於起訴時，關於其中一項請求禁制令部分（即訴之聲明第二項）原請求禁制侵害之專利包括專利證書號D164002 號、第D164003 號、第D164004 號及第D163887 號之專利權，其後減縮為「被告等不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口型號『MANY 2代』電動自行車產品及任何侵害中華民國證書號第D163886 號設計專利之物品，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷燬之」（本院卷第124 頁），經核符合前揭法律規定，其所為訴之追加，自應准許。乙、實體部分：壹、原告主張如下：一、原告為中華民國第D130968 號「機車（九十五）」設計專利（下稱：系爭專利一），及第D163886 號「機車（一二四）」（下稱：系爭專利二）設計專利之專利權人，專利權期間分別自民國98年9 月21日至109 年11月24日止、及103 年11月1 日至115 年1 月22日止。惟被告未經原告同意或授權，竟擅自製造販售與系爭專利一外觀相同之型號「SSTB」之電動自行車產品（下稱：系爭產品一），以及與系爭專利二外觀相同之型號「MANY2 代」之電動自行車產品（下稱：系爭產品二），並透過網站與經銷商銷售該侵權產品，經原告自被告勝翔電動車股份有限公司（下稱：勝翔公司）之經銷商處，購得上述產品並經比對後發現系爭產品一落入系爭專利一之專利權範圍，系爭產品二落入系爭專利二之專利權範圍。是系爭產品一、二顯對系爭專利一、二造成侵害。原告曾於99年5 月13日寄發存證信函予「必祥電動車有限公司」（即勝翔公司更名前之公司名稱），告知其在MOMO富邦購物網站販賣之「必翔美姿電動自行車（Meizi ）」已侵害系爭專利一之專利權，惟被告卻回函聲稱該產品無侵權疑慮，且已於MOMO網站下架，實際上卻仍續行在其他網站及店家販售，並已變更公司名稱為勝翔公司，繼續透過網站與經銷商侵害原告之權利。核被告等之行為具侵害原告前揭專利權之故意，據此，爰依專利法第136 條及同法第142 條第2 項準用96條第1 項、第2 項規定，請求排除侵害及損害賠償。二、原告為「Candy 」之商標專用權人，並取得第1099707 號商標專用權（下稱：系爭商標），指定使用於商品包含機車及其零組件、電動機車及其零件組、電動代步車及其零件組、電動自行車及其零件組，專用期限為93年5 月1 日至103 年4 月30日止，並已申請延展至113 年4 月30日。詎被告於其公司網頁及電動車商品型錄上，使用「CANDY 」、「CINDY 」等字樣，且其中被告所使用之「CANDY 」字樣與系爭商標均使用於電動車商品，且整體視覺外觀近似系爭商標，且在商標態樣上不論是語意或讀音皆相同，實有致消費者混淆誤認之虞。又被告所用於電動車商品之「CINDY 」字樣，與系爭商標僅為「I 」和「a 」一字之別，整體視覺外觀近似系爭商標，且二者尾音音韻相同，僅有一音節之異，實對消費者而言，有致消費者混淆誤認之虞。據此，爰依商標法第68條規定，請求被告等不得繼續於電動自行車或類似商品，使用相同或近似原告系爭商標之文字或圖樣，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之。三、被告已肯認設計專利之侵權判斷中，主要判斷者有二：1.系爭專利與被控侵權對象是否為相同或近似物品；2.系爭專利與被控侵權對象是否為相同或近似之外觀。然被告關於系爭產品一、二與系爭專利一、二具有近似之外觀已表明不爭執，故主要爭點在於系爭產品一、二與系爭專利一、二是否為相同或近似之物品：以系爭專利一、二所涉物品「機車」與系爭產品一、二「電動自行車」，雖一為引擎式車種、一為電動式車種，兩者間僅動力來源之差異，且系爭專利與系爭產品皆屬二輪交通運輸工具，用途相同，應屬於近似之物品。準此，系爭產品一、二與系爭專利一、二不僅屬近似物品，亦具有近似外觀，應認為系爭產品一、二落入系爭專利一、二之範圍。又被告引用道路交通管理處罰條例、道路交通安全規範之相關規定認為「電動自行車」與「機車」定義不同，惟被告所引規範之分類，僅係立法者為因應電動車產業之發展，使「電動自行車」於道路交通安全管理、規則及相關罰則，具有明確法源地位之目的而設，與普通消費者選購商品時之判斷無涉，且如前述，系爭產品一、二與系爭專利一、二外觀近似，依普通消費者選購觀點，實易產生系爭產品一、二為原告所販售之電動自行車產品混淆，故被告主張系爭產品一、二未落入原告系爭專利一、二範圍之主張，應不足採。四、原告所創系爭商標實際使用於其所製造、銷售之型號「Candy 」系列電動機車產品( 下稱：系爭商標產品) ，並於100 年即推出市場販售，並戮力於系爭商標產品之各式行銷早已夙著名譽，並不定期有消費者分享購買及使用經驗。另被告略謂「CINDY 」為英文人名，與系爭商標無任何關連性或引發聯想之可能。準此，被告上述主張皆不足採。五、原告於99年5 月13日發函勝翔公司（當時名為必祥股份有限公司），主張被告所有之「必翔美姿電動車（Meizi ）」產品侵害系爭專利一，然其主張與原告本件起訴主張被告侵害原告系爭專利一「SSTB」相異，且被告兩次不法侵害行為及損害賠償結果亦獨立存在且可區別；被告本件侵害系爭專利一之行為，原告係於105 年1 月25日於勝翔公司經銷商營業所購買相關侵權產品始知悉，而於105 年7 月5 日提起本件訴訟，並未罹於專利法規定之2 年時效。六、關於損害賠償額計算：㈠系爭專利侵權之損害賠償額計算：勝翔公司自104 年9 月起至106 年2 月20日止，其製造、銷售之系爭產品一申請各地方環保機關補助案件總計為404 件，而其申請系爭產品一之審驗合格標章數量為1,280 張，雖申請環保機關補助需備多項文件，申請難度高，且非由被告等申請，亦非由被告等獲得補助，惟其申請與補助數量低於實際製造、銷售之侵權產品數量應符合證據法則。故就專利侵權部分，仍應認為被告實際製造、銷售系爭產品一數量至少為1,280 台。再者，依被告所提出被證3 之單據中有關系爭產品一部分，可知其平均售價為新台幣（以下同）21,865元，並以財政部公告之同業利潤標準毛利率24% 作為銷售侵權品所得利益之計算方式，則被告僅就系爭產品一之製造、銷售及使用等侵害行為所得利益至少為6,716,928 元。㈡系爭商標侵權之損害賠償額計算：勝翔公司侵害原告系爭商標，又被告以「CANDY 」字樣侵害系爭商標之產品零售單價為32,800元，被告以「CINDY 」字樣侵害系爭商標之產品零售單價29,000元，原告依商標法第71條第1 項第3 款規定，分別以此二項侵權產品零售單價之一千五百倍金額求償，亦即可分別請求49,200,000元（計算式為：32,800元×1500倍）及43,500,000元（計算式為：29 ,000元×1500倍），合計為92,700,000元之損害賠償額。㈢綜上，依前述系爭專利侵害之損害賠償額及系爭商標侵害之損害賠額計算，請求被告等連帶給付原告500 萬元之損害賠償。七、聲明：㈠被告等不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口型號「SSTB」電動自行車產品及任何侵害中華民國證書號第D130968 號設計專利之物品，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之。㈡被告等不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口型號「MANY2 代」電動自行車產品及任何侵害中華民國證書號第D163886 號設計專利之物品，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之。㈢被告等不得繼續於電動自行車或類似商品，使用相同或近似原告所有註冊第1099707 號「Candy 」商標之文字或圖樣，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之。㈣被告等應連帶給付原告500 萬元整，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈤原告願供擔保，請准宣告假執行。貳、被告抗辯如下：一、勝翔公司有銷售系爭產品一「SSTB」電動自行車，惟系爭產品二「MANY2 代」電動自行車則未量產，僅將10台試乘車銷售予下游經銷商，亦未將其取名為「MANY2 代」，原告所指訂購單所載品名，係由經銷商自行命名，且勝翔公司就系爭產品一、二皆已於105 年5 月底以來皆未再製造、銷售。二、系爭產品一、二皆為電動自行車，依道路交通管理處罰條例第69條第1 項第1 款之規定，「電動自行車」與「腳踏自行車」均屬「自行車」，「以電力為主，最大行駛速率在每小時二十五公里以下，且車重（不含電池）在四十公斤以下」，車速緩慢，以插頭充電，且不須駕駛執照即可騎乘，其用途在短距離代步，無法搭載乘客；而道路交通安全規則第3 項第6 款則就機車另有定義，行駛速率高，需駕照方可騎乘。依普通消費者選購之觀點而言，自外觀即可辨別二者之不同，欲購買電動自行車之消費者不可能購買機車，反之亦然，兩者功能、市場、用途不同，亦不近似，應非相同或近似物品，是系爭產品一、二應未落入系爭專利一、二之範圍。三、系爭產品一、二為「電動」自行車，以插頭充電，時速僅25公里以下，騎乘時引擎聲極小，與機車有顯然不同。抑且，機車之排氣管、空氣濾清器皆非系爭產品一、二之配備，此部分消費者自外觀即可查知。二項產品之潛在消費族群不同，依消費者實際選購、使用之狀況判斷，應非相同或近似之產品，據此，系爭產品一、二應未落入系爭專利一、二之專利範圍。四、勝翔公司並非知悉原告於機車使用系爭商標，而將產品命名為「Candy 」、「CINDY 」：㈠關於「CANDY 」字樣部分：依原告網頁所示商品資訊，使用「Candy 」商標之車款與勝翔公司之「CANDY 」車款樣式、外型截然不同，且兩者所使用之字體亦不相似，消費者顯無混淆誤認之可能。㈡關於「CINDY 」字樣部分：「CINDY 」為英文人名，與「Candy 」並無任何關聯性或引發聯想之可能。且「CINDY 」係系爭產品一之型號名稱，該車款與原告「Candy 」商標之車款外型亦截然不同，且該字樣於系爭產品一之車體正面係以草寫表示，於車身側面則係接近於方形之大寫字體，與系爭商標有極大差異，並無致消費者混淆誤認之可能。四、原告就系爭專利一之損害賠償請求權已罹於時效：原告早於99年5 月13日即發函主張勝翔公司（原名必祥公司）之產品侵害系爭專利一之專利，是原告至遲於發函當日已清楚知悉其主張侵權行為之內容及態樣，卻遲至105 年7 月5 日始提起本件訴訟，顯已罹於2 年時效。五、原告請求被告給付500 萬元作為損害賠償請求金額為無理由：㈠依財團法人車輛安全審驗中心函覆，可知「SSTB」型號電動自行車自100 年12月1 日起共申請電動自行車審驗合格標章計1500張，且經兩造訴訟代理人於106 年1 月23日會同清點後，已確認勝翔公司前所請領「SSTB」型號電動自行車車審驗合格標章尚餘220 張。另「MANY2 代」部分亦經財團法人車輛安全審驗中心前揭函覆，並無「MANY2 代」之審驗合格標章申請紀錄，可知勝翔公司並無量產「MANY2 代」電動自行車。㈡勝翔公司就「SSTB」型號電動自行車歷來銷售金額為1 萬8 千500 元、2 萬元、2 萬2 千元、2 萬3 千500 元不等之金額，有勝翔公司「SSTB」型號電動自行車104 年間出貨單共14件可稽。原告所主張勝翔公司「SSTB」電動自行車單價32,800元，實為系爭產品一銷售予第三人後，第三人再為轉售之金額，並非勝翔公司之售價。六、聲明：㈠原告之訴駁回。㈡如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行。丙、得心證理由為便利兩造閱讀法官對於本案的判決理由，以下除了分點敘述外，並就各段均冠以流水段號以便查找及引述。壹、審理過程概要【01】本案原告於105 年7 月5 日向本院呈遞起訴狀，先經本院審查庭進行案件流程管理，命被告提出答辯狀，再命兩造提出爭點整理狀後，於同年10月4 日將本案分由我辦理。由於兩造先前所提出書狀，對於言詞辯論之準備仍有未盡，為達成審理集中化目標，我又跟據兩造先前於書狀中之攻防情形，先後於105 年11月17日、106 年1 月3 日、106 年1 月24日、106 年3 月6 日、106 年3 月10日、106 年3 月30日（本院卷第196 、221 、235 、259 、265 、278 頁）多次命續行書狀先行程序或命為其他庭前準備事宜。其後我認為準備已經充足，乃於106 年3 月30日通知兩造將於106 年6 月6 日就本件為言詞辯論，並請兩造預先充分準備，勿於言詞辯論期日又臨時提出證據或爭執，以免失權（本院卷第178 頁），最後如期進行辯論程序，並為本判決。貳、兩造爭點分析【02】我在指定言詞辯論期日的同時，也限期命兩造提出最新之爭點整理書狀（本案在審查庭期間即曾命兩造提出爭點整理書狀，見本院卷第154 頁；但其後又經數度進行書狀先行程序，隨著書狀先行程序充實案內證據資料後，於言詞辯論程序前，即有命提出最新爭點整理書狀之必要）。根據兩造據此提出之爭點整理書狀（書狀代碼：10562-7 ，分見本院卷第296-298 頁、第299-300 頁），兩造所提爭點幾乎實質相同，是本案爭點可確認如下：一、系爭產品一、二是否落入系爭專利一、二之專利權範圍? 二、勝翔公司於系爭產品一、二以外電動自行車產品使用「CANDY 」字樣，並於系爭產品一使用「CINDY 」字樣，是否有致消費者與「Candy 」商標混淆誤認之虞? 三、原告就系爭專利一之損害賠償請求權時效是否已罹於時效? 四、勝翔公司是否有故意或過失? 五、原告就本件倘得請求損害賠償，損害賠償金額應如何計算？以下即分別以：專利侵權與否、商標侵權與否、時效問題、故意或過失與否以及損害賠償為標題，逐一論述我對於以上爭點之判斷結果及其理由。參、專利侵權與否一、【03】查原告據以提起本件訴訟之系爭專利一、二核屬新式樣專利，此有原告提出之系爭專利一、二之專利證書可憑( 原證3 、4 ，本院卷第29、34頁) 。新式樣專利於100 年12月21日專利法修正公布時，修正為設計專利，並自102 年1 月1 日施行，新式樣專利於102 年1 月1 日仍然繼續存在，其在民事關係上，應如何為權利之主張及行使，專利法附則並無規定，核此為不真正溯及既往，是在102 年1 月1 日之後，原先新式樣專利，即應改以修法後之設計專利而為權利主張。而按設計係指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作；設計專利權人，除專利法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權；又設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書，（修正後）專利法第121 條、第136 條第1 、2 項分別定有明文。因此，系爭專利之權利範圍即應以其圖式所呈現物品之形狀、花紋、色彩或其結合之視覺訴求，並審酌其說明書，為其權利範圍界限，倘系爭產品一、二之物品外觀視覺訴求相同或近似於系爭專利一、二之設計，即可認為系爭產品一、二落入系爭專利一、二之權利範圍，而構成專利侵害。二、【04】所謂「物品外觀訴求相同或近似」，其可分為兩部分討論。第一是物品相同或近似；第二則是外觀視覺訴求相同或近似。其中在物品相同或近似部分，隨著物品分類的粗疏與精細，即可能得到相同或不同的結果。以本案為例，如果將物品分為二輪交通工具或非二輪交通工具，系爭產品即可認為與系爭專利之物品相同。但如果進一步將二輪交通工具又分為電能驅動或引擎驅動，則又可以認為系爭產品與系爭專利之物品不相同。所以單純根據物品分類來判斷物品的相同或近似與否，可能人言言殊，其判斷結果如果不是基於保護設計專利之立法目的而生，必然缺乏實質法理意義。也因此，我認為既然設計專利是保護對於物品之外觀視覺訴求創作，為落實設計專利之周延保障，避免將設計進行無創作價值之轉用，即可脫免權利範圍，物品是否相同或近似，即應以此類外觀設計創作者是否可輕易地將系爭專利轉用於被控侵權物品而為判斷。申言之，倘此類外觀設計創作者，可以輕易地將系爭專利轉用於被控侵權物品，即可認定被控侵權物品與系爭專利之物品相同或近似。又此類外觀設計創作者可否輕易地將系爭專利轉用於被控侵權物品，則可以兩項物品之大小尺寸、功能作用、使用方式等設計相關因素，加以輔助判斷。三、【05】以上我所採用的「物品相同或近似」之判斷標準是以此類外觀設計創作者之觀點為準（下稱「設計者觀點」），此與我先前於他案判決中所表示採取「普通消費者選購相關商品」觀點之見解有所不同（下稱普通消費者觀點，本院105 年度民專訴字第53號判決參照）。前後法律見解雖有不同，但因「物品相同或近似」與否，在先前他案中，並未形成爭點，所以我當時所表示的見解，並非足以影響判決結果之論點；嚴格而言，僅屬傍論（obitor dictum ）而已。也因此，這並不能夠認為是法律見解變更。在本案中，物品相同或近似與否，幾乎是足以直接左右判決結果的爭點，這也促使我重新檢視先前所採取的普通消費者觀點。其實，被告對此觀點問題也引用了經濟部智慧財產局修訂完成於105 年2 月15日發布之專利侵權判斷要點（被告民事答辯一狀第5 頁，本院卷第136 頁）。該要點第三篇第二章第3.1 節中指出：「相同物品，指用途相同者；近似物品，指用途相近者。所謂用途相近，是指物品所應用的領域相近，判斷時應模擬普通消費者實際選購、使用商品的情況及商品的產銷狀況。」很顯然的，也是採取普通消費者觀點。從而，本案採取設計創作觀點，而廢棄消費者觀點，就更有進一步闡釋說明的必要。四、【06】在闡釋說明設計創作觀點時，應先強調的是，此觀點僅限於判斷「物品相同或近似」之判斷，至於「外觀視覺訴求之相同或近似」仍維持普通消費者觀點，畢竟物品設計創作是供普通消費者選購之實用產業。採取如此觀點，主要的原因是我認為「物品相同或近似」，固然是從設計專利是源自對「物品」視覺訴求創作而來，所以在做侵權比對時，仍應有「物品相同或近似」之比對；但相同或近似設計在物品轉用上，如果對於此類外觀設計創作者而言，可以輕易為之，就應該將之列為權利保護範圍。相較於普通消費者觀點而言，這是有意識地擴大了設計專利權利範圍，即使普通消費者在實際選購時，可以完全區辨兩者物品的差異，使用情況也完全不同，以及產銷狀況也可明確區隔，但仍可因此類外觀設計創作可輕易轉用，而認為物品相同或近似。例如：將汽車設計轉用於模型汽車。另一方面，這樣的標準，則是放寬「物品相同或近似」對於侵權成立判定上的限制作用。如果參考美國比較法上對於設計專利的保護，應該也可以得到盡量減少「物品相同或近似」對侵權成立限制之結論，美國專利法第289 條（35 U.S.C§289 ）即規定：任何人應用設計專利或為近似模仿於任何製品以供銷售之目的，或以供銷售或為銷售而陳列（⑴applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or ⑵sells or exposes for sale any article of manufacture to whichsuch design or color able imitation has been applied），即應負額外法定賠償責任（additional remedy for infringement of design patent ），此規定對設計專利之保護範圍即可及於任何製品。也因此，我認為這樣的見解，比較能夠回饋反映設計研發資源的投入，符合設計產業的發展需求，並與國際上日趨重視工業設計保護，擴大強化設計保護範疇之發展趨勢相接軌。五、【07】被告於言詞辯論終結後，又具狀請求再開辯論，其論據即是基於消費者觀點，請求調查原告法定代理人曾於審判外自認：機車與電動車屬於不同市場乙節，以及實際消費者對於選購電動自行車時之認知及考慮（被告民事再開辯論請求狀，本院卷第323-325 頁），惟基於以上說明，被告之此項請求於爭點判斷結果上，並無影響，本案自無再開辯論之必要，特此一併敘明。六、【08】至所謂「外觀視覺訴求之相同或相近」，仍指採取普通消費者選購相關商品之觀點，以「整體觀察、綜合判斷」之方式，據以比對判斷被控侵權物品與系爭專利是否有相同或近似之整體外觀。詳言之，比對判斷時，應綜合考量每一設計特徵之異同對整體視覺印象的影響，以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，包含「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵」（即「新穎特徵」）、「正常使用時易見的部位」，再併同其他設計特徵所構成之外觀統合視覺印象，而為綜合性之決定。若產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為相同或近似；反之則否。七、【09】以下即對針對系爭專利一、二與系爭產品一、二，根據上開說明而為比對判斷：㈠物品的相同或近似判斷： ⒈【10】此為本案兩造最主要的爭執之一。 ⒉【11】系爭專利一、二之物品為機車，此觀各該專利圖說之新式樣物品名稱、說明書之設計名稱即十分明瞭。系爭產品一、二則為電動自行車。兩者之大小尺寸相仿，功能作用均在搭載人員移動，使用方式均為使用人跨坐於各該物品上，各項設計相關因素，均屬相同或近似，是以此類物品之外觀設計創作者自可輕易地將系爭專利一、二分別轉用於系爭產品一、二，應認為兩者為相同或近似之物品。 ⒊【12】被告雖抗辯：「電動自行車」與「腳踏自行車」均屬道路交通管理處罰條例第69條第1 項第1 款所規範之「自行車」。電動自行車，以電力為主，最大行駛速率在每小時二十五公里以下，且車重（不含電池）在四十公斤以下，車速緩慢，以插頭充電，且不須駕駛執照即可騎乘，其用途在短距離代步，無法搭載乘客；而道路交通安全規則第3 項第6 款則就機車另有定義，行駛速率高，需駕照方可騎乘，依普通消費者選購之觀點而言，自外觀即可辨別二者之不同，欲購買電動自行車之消費者不可能購買機車，反之亦然。兩者功能、市場、用途不同，亦不近似，應非相同或近似物品（被告民事答辯一狀第5 頁參照，本院卷第136頁）。 ⒋【13】惟查：道路交通管理處罰條例以及道路交通安全規則對於自行車、機車之定義或分類，係出於對於道路交通安全管理之行政目的，其與設計專利保護之立法目的，可謂迥不相牟，以此論證兩者不同，實屬無據。又被告上述所指之兩者差異：行駛速率、須否駕照甚或購買者之需求，都與此類外觀設計創作者可否輕易將系爭專利一、二轉用於系爭產品一、二無太大關連，按照前述我所界定判斷設計專利之物品是否相同或近似之判斷標準，應認即屬於判斷無影響之因素。所以此部分被告抗辯都不可採信。 ⒌【14】據上，應可認定系爭產品一、二分別與系爭專利一、二之物品，為相同或近似。㈡外觀的相同或近似判斷： ⒈【15】經整體觀察比對（比對圖如附表一、二），系爭產品一、二分別與系爭專利一、二之外觀幾乎完全相同，其僅存之細微差異在於：系爭專利一、二於後輪左、右側係設有一排氣管及驅動引擎，但系爭產品一、二則係於後輪左、右側各設置一長形蓋板元件，惟該差異元件係設於後車體下方而非屬正常使用時易見的部位，且其所佔車身整體之視覺面積甚小，故系爭專利一、二之「排氣管及驅動引擎」與系爭產品一、二相對應位置之「蓋板元件」之差異實屬「非為容易引起普通消費者注意的部位或特徵」。 ⒉【16】被告對於系爭產品一、二分別與系爭專利一、二之外觀近似也表示不爭執（被告民事答辯二狀第2 頁第5 行，本院卷第144 頁背面）。 ⒊【17】據上，應可認定系爭產品一、二分別與系爭專利一、二之外觀近似。㈢根據以上之分析與說明，應可認定系爭產品一、二落入系爭專利一、二之申請權利範圍。肆、商標侵權與否一、【18】根據商標法第68條第3 款的規定，未經商標權人同意，為行銷目的，於同一商品，使用近似於註冊商標之商標者，有致相關消費者混淆誤認之虞，即為侵害商標權。又以上條款中之「使用」近似於註冊商標之商標，依照同法第5 條第1 項第4 款的規定，為行銷之目的，將近似於註冊商標之商標用於與商品有關之廣告，就符合使用商標之法定定義。二、【19】經查：原告主張其為「Candy 」商標之商標權人，業經提出商標註冊號數：00000000之商標註冊證可憑（原證10，本院卷第69頁），依此註冊證之記載，其指定使用商品，即包括電動自行車在內（本院卷第69頁背面）。原告進一步又主張：勝翔公司於其公司網頁及電動車商品型錄，使用「CANDY 」、「CINDY 」商標，亦已提出經公證人實際體驗之公證書及網頁搜尋瀏覽結果（原證11，本院卷第71-92 頁），以及標示有「勝翔電動車」之商品型錄（原證12，本院卷第93頁）為證，並為被告所不爭執（被告僅爭執相關消費者顯無混淆誤認之可能）。三、【20】於公司網頁及商品型錄中使用商標，即係將商標用於與商品有關之廣告，符合前述使用商標的定義。而勝翔公司所使用之「CANDY 」商標與原告商標「Candy 」，為完全相同之英文字母所組成，僅有大小寫差異，但讀音則完全相同，可認為「CANDY 」是近似於「Candy 」的商標。再者，在一般消費者之認知中，也很難期待他（她）們能夠辨別同樣做為商標使用之CANDY 與Candy ，竟然分別代表不同商品來源，自應認為被告使用「CANDY 」商標，有致相關消費者混淆誤認之虞。四、【21】勝翔公司所使用之「CINDY 」商標，與原告商標「 Candy 」在拼音組成上，只有一個字母之差。另外，則有大小寫差異，而讀音亦略有不同。但以上差異，在相關消費者異時異地接觸時，未必能夠完全查悉；縱可查悉，由於差異甚小，且僅將其中「a 」代換為「I 」，亦令人易生兩者有姊妹品牌、系列商標或其他授權、合作、聯盟之感，由此亦應認屬有致相關消費者混淆誤認之虞。五、【22】被告雖又抗辯：原告使用「Candy 」商標之機車商品，與被告使用「CANDY 」、「CINDY 」商標之商品，樣式、外型截然不同，且原告實際使用「Candy 」商標之字體也與勝翔公司所使用「CANDY 」、「CINDY 」不同，故相關消費者並不會有混淆誤認之虞。然而，所謂「致消費者混淆誤認之虞」，並非僅止於將原告商品與被告商品混淆誤認，而是包括誤認被告之商品來自於原告或經原告授權使用其商標。因此，即使原告沒有生產或授權之商品，亦有可能因使用原告之註冊商標，而發生混淆誤認之虞。從而，被告以原告如何使用「Candy 」商標之情形，執以抗辯相關消費者不致混淆誤認，即屬誤會，而非可採。六、【23】另外，被告抗辯相關消費者對於原告商標「Candy 」並不熟悉，原告因而提出網路MOBIL01 論壇討論資料，以及網路新聞（原證17，本院卷第178-181 頁），用以證明Candy 已為相關消費者所熟悉，但以原告提出的這些使用證據，我認為仍屬有限（僅有單一論壇之幾篇討論以及一篇網路新聞），並不能因此就直接認定「Candy 」為相關消費者所熟悉，但在相關消費者不熟悉的情況下，其實也就更容易將「CANDY 」、「CINDY 」與「Candy 」混淆誤認，是此部分被告抗辯，也不影響上述認定結果。七、【24】據上，勝翔公司使用「CANDY 」及「CINDY 」商標，已侵害原告對於「Candy 」商標之商標權。伍、時效問題一、【25】被告抗辯：原告早於99年5 月13日即發函主張勝翔公司（當時名稱為必祥公司，以下僅稱勝翔公司）之產品侵害系爭專利一，原告遲至105 年7 月5 日提起本案訴訟，就侵害系爭專利一部分，顯已罹於專利法第142 條第1 項準用同法第96條第6 項之2 年時效（被告民事答辯一狀第8 頁，本院卷第137 頁背面）。原告提出原證14之存證信函（本院卷第95-96 頁），確可證實原告曾於99年5 月13日發函主張勝翔公司之產品侵害系爭專利一，此部分確可認定為事實。二、【26】惟所謂專利侵害行為之時效完成，應以各別專利侵害行為而論，對於新發生之專利侵害行為，自不因先前專利侵害行為罹於時效，而一同罹於時效。查原告於105 年1 月25日於勝翔公司之經銷商旺旺電動車專賣店購得系爭產品一，業經公證人實際體驗其購買過程，有公證書及購買所得之訂貨單、使用手冊說明書（均影本）可證（原證6 ，本院卷第58-60 頁）。勝翔公司於此透過經銷商販賣系爭產品一之行為，自屬新發生之專利侵害行為（侵害專利權人專有販賣專利物品之權利），此行為既然發生於105 年1 月25日，則原告於105 年7 月5 日提起本案訴訟，顯未逾2 年時效。其他與105 年1 月25日透過經各地銷商銷售之同批商品（此為以下計算損害賠償之基礎），基於同一理由，亦應認均未罹於時效。三、【27】據上，被告於本案中所為之時效抗辯，為無理由。陸、故意過失與否一、【28】被告已自承原告曾早於99年5 月13日即發函主張勝翔公司之產品侵害系爭專利一，已如前述；雖然當時勝翔公司有以存證信函回覆其產品並無侵害系爭專利一( 原證15參照，本院卷第104 頁) ，但無論如何，勝翔公司對於系爭專利一之存在，及其產品（電動自行車）有侵害系爭專利一之風險，必然已經有所認識。勝翔公司於105 年1 月25日又透過經銷商販賣系爭產品一，且被告並未抗辯及舉證此等販賣行為前，其對於避免侵害系爭專利一有何積極作為，自應認定勝翔公司於105 年1 月25日販賣系爭產品一之行為，至少存有過失。二、【29】原告係於105 年1 月25日透過勝翔公司之經銷商旺旺電動車專賣店購得系爭產品一，依照現今工商業社會之常態，勝翔公司不可能僅製造單一侵權商品，且剛好銷售給原告，必仍存在有其他製造、銷售行為，其所為同批之製造、銷售行為（此亦為以下損害賠償之基礎），基於同一理由，亦至少存有過失。三、【30】故意過失之判斷，係用以連結判斷侵害原告專利權及商標權之損害賠償。根據上述勝翔公司對於銷售系爭產品一至少存有過失之判斷結果，已足以判准原告全部損害賠償之請求（詳如後述），是勝翔公司對於銷售系爭產品二，以及侵害原告「Candy 」商標之商標權，是否存有故意、過失，以及勝翔公司銷售系爭產品一是否存有故意，均已無判斷必要。柒、損害賠償一、【31】設計專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，計算其損害，專利法第142 條準用同法第97條第1 項第2 款定有明文。為此，原告乃請求被告開示系爭產品一、二之相關銷售資料（原告民事爭點整理暨補充理由狀第4 頁，本院卷第175 頁）。因商業帳簿、就與本件訴訟有關之事項所作之文書，當事人有提出之義務，此為民事訴訟法第344 條第1 項第4 、5 款所明文規定，是原告之上述證據開示請求，於法有據。因此，我即於書狀先行程序中，限期命被告應提出系爭產品一、二之銷售資料，並敘明民事訴訟法第345 條規定：若逾期無正當理由不提出，法院得審酌情形認他造關於文書之主張或依該文書應證之事實為真實（本院卷第182 頁）。其後經被告具狀表明無法如期提出後，我又展延被告之提出期限（本院卷第196 頁），最後被告僅提出系爭產品一於104 年間之出貨單共14件（即被證三，本院卷第213-219 頁），並表明「因出貨單數量龐雜，相關出貨資料又曾於另案經檢察機關搜索調閱，尚難提出完整單據」（被告民事答辯三狀第2 頁，本院卷第211 頁背面）。二、【32】由於正確之損害賠償認定，必須倚賴完整的銷售資料，以供憑據並據以計算，因此完整開示侵權商品之銷售資料，對於兩造權益均影響重大。如果被告真的有困難提出，至少可以將其往來之經銷商完整開示，以供原告進一步據以查訪舉證。為此我又限期命被告應盡力就系爭產品一、二提出完整的經銷商名單（本院卷第237 頁）。然而被告直至期限屆至，就此並未有任何回應（可見本院卷第237-256 頁，被告就此並未有任何書狀陳報），等到言詞辯論時，才表示：經銷商的資料，就以先前所提出所提出之被證3 為曾經往來的廠商（本院卷第304 頁）。原告即請求依照民事訴訟法第345 條給予制裁（本院卷第305 頁）。三、【33】經查：被告既自承「因出貨單數量龐雜」、「尚難提出完整單據」，可知其依法有提出義務之銷售資料，並未完整提出，而其所陳因另案經檢察機關搜索調閱，是否屬實？如確屬實，是否應提出之銷售資料均經扣押，而無法提出？如確經扣押，被告是否無法聲請閱覽抄錄，以履行其於本案之證據開示義務，均未經被告予以釋明，自難以採信。又被告所陳被證3 即為曾經往來的廠商，但仔細查核被證3 內各出貨單之客戶名稱僅有：位於屏東市之熊機車企業社、宜蘭縣市之頡昇綠能科技有限公司、高雄市之來客車業有限公司、台東市之上億長沙店、上億電動車、台南市之力達旺電動車、雙一單車生活館、雲林縣市之騎邁傳車行、龍翔電動車、彰化縣之昕達電動車、東○○動器器材行（○○之字樣難以辨識）、南投縣市之力翔電動車、新竹市之李家和等十三家（本院卷第213-219 頁），對照原告經公證人親自體驗以「勝翔電動車」為關鍵字於Yahoo 奇摩搜尋引擎之搜尋結果，其所顯示之經銷商資料，至少還有勝翔電動車- 台北信義店、宜蘭羅東店、花蓮縣順意機車行（原證11，本院卷第72頁背面），以及原告購得系爭產品一、二之旺旺電動車專賣店、來客電能有限公司（本院卷第58、61、213-219 頁），均未見被告予以誠實盡力開示。以上均可認被告已符合民事訴訟法第345 條所規定無正當理由不從提出文書之命的情形。四、【34】接下來應該考慮的，就是應該如何適用民事訴訟法第345 條第1 項所規定「法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實」？此一條項的規定，是為了處理「當事人無正當理由不從提出文書之命」的情況而設，也就是對於不配合證據開示命令的制裁。這可以參考證據發現（Discovery ）制度較為成熟發達的美國比較法規定。根據美國聯邦民事訴訟規則（2016年12月1 日修正施行）第37 條第(b)項、第(2) 款、第（A ）目所列，當事人拒絕遵守證據開示命令時，法院得核發下列適當命令：（1 ）指示原開示命令所涉待證事實或其他特定事實在繫屬案中，視為已依他造主張而確立；（2 ）禁止抗拒方為特定攻防方法之主張或提出相關證據；（3 ）駁回全部或一部之請求或抗辯；（4 ）視為訴訟停止，直至開示命令被遵守為止；（5 ）駁回訴訟之全部或一部；（6 ）對抗拒方逕為缺席判決；（7 ）除身體或心理檢驗之開示命令外，視為藐視法庭。五、【35】司法正義的實現，有賴於事實真相的發現；唯有基於事實真相的裁判，才能最接近真實的正義。如果立法者在實體法上立法保障一項權利，卻在程序法上不給權利人有效發現證據的手段，那麼這樣的權利保障不過是空中樓閣、櫥窗中的擺設而已。長久以來，由於我國民事訴訟實務上對於證據發現程序未臻成熟普遍，權利人苦於難以發現證據以伸張權利，因而有「舉證所在，敗訴所在」之說。由於大部分案件中，都必須由原告承擔舉證責任，因不能舉證而敗訴的後果也多由原告承擔。但在此同時，明明權利受侵害，卻因不能舉證而敗訴的權利人也正一點一滴流失了他們對於司法的信心與依賴。這樣的情況，不能不視為當今司法最迫切應該解決的問題之一。為此，對於無正當理由抗拒開示證據者（包括未為完整開示，僅以象徵性開示以敷衍開示義務），自應給予有效的制裁，以避免抗拒真實發現者，卻因此得利的逆選擇現象發生。而由上述美國聯邦民事訴訟規則規定可知，美國聯邦法院對於抗拒證據開示者有著多種效果不同的對治手段，得以對各種不同抗拒的狀況，為適切的處理。我們的法律雖然沒有完全相同的規定，但應該可以在法條的文義範圍內，參考美國法上妥適處理各種抗拒證據開示情況的精神，而為彈性適當之解釋適用。六、【36】在本案中，我從一開始命被告提出銷售資料，展延被告提出銷售資料之期限，再到命被告盡力提出完整經銷商名單（詳前一、二項下所述），無非就是為了讓被告可以履行其法定之書證開示義務，以便可以按照法律規定計算損害賠償。但被告僅提出部分出貨單，即以無從核實之理由，未能完全協力配合開示書證，以發現真實，倘若因此認為原告僅能依照被告開示之部分書證，計算其損害，並僅以此為限，判准其求償金額；從此以後，再也不會有任何被告會願意盡力完全配合法院依民事訴訟法第343 條所為提出文書之命，提出完整書證。民事訴訟提供權利人權利受侵害救濟的規範意義，就此蕩然無存。審酌以上情形，我認為本案有必要依民事訴訟法第345 條規定，認原告請求開示之銷售資料，其應證事實：即原告主張之損害為真實。七、【37】查原告就系爭產品一所主張之損害為6,716,928 元（原告陳報三狀第2 頁，本院卷第292-293 頁），依照上述說明，即應認為真實。更何況，原告已根據被告現有開示及其他調查所得之證據資料，說明其主張基礎：以被證3 之出貨單計算出系爭產品一之平均銷售單價為21865.4 元（四捨五入為21,865元）；再由財團法人車輛安全審驗中心回函得知系爭產品一之型號申請之合格標章共1500張（本院卷第205 頁），扣除兩造共同點算仍剩餘未使用而由被告持有之標章220 張（見被告106 年2 月18日陳報狀，本院卷第256 頁背面），推算系爭產品一銷售量為1280輛（1,500-220=1,280 ）；最後再根據財政部所訂電動自行車之同業利潤標準毛利率為24% ，計算出被告因銷售系爭產品一之侵害行為所得利益為6,716,928 元（21,865 X1 ,280X24 ％=6,716,928）。由此可見，原告並未因抗拒書證提出之制裁機制，而藉此提出顯不合事理或比例之損害請求，自應認本案適用民事訴訟法第345 條，確屬合理。八、【38】被告雖又表示不同意以毛利率24％計算原告之損害，但既然被告自己未完全履行法律上之書證開示義務，其憑空質疑挑剔原告之計算方式即非可採。更何況，如上所述，原告所提出之計算方式，僅是在佐證本案適用民事訴訟第345 條之合理性而已，而非真正以此計算其損害。又財政部所訂之同業利潤標準，參照所得稅法第83條第1 項規定：「稽徵機關進行調查或復查時，納稅義務人應提示有關各種證明所得額之帳簿、文據；其未提示者，稽徵機關得依查得之資料或同業利潤標準，核定其所得額。」，可知同業利潤標準亦是用於處理拒絕配合履行協力義務之制裁機制，與民事訴訟法第345 條具有法理共同性，自可轉用於個案中檢核適用民事訴訟法第345 條之合理性。九、【39】承上所述，原告就系爭產品一所主張之損害為6,716,928 元，既應認定為真實，而其數額已經超過本案原告全部之損害賠償，原告亦表明就其損害之主張，僅須擇一有理由判命被告給付即可（原告陳報三狀第3 頁，本院卷第293 頁），從而原告對於其他損害賠償之主張，即無再行判斷之必要。捌、根據以上爭點之判斷結果，原告之本案請求可分別判斷如下：一、有關禁制及回收銷毀令部分：㈠【40】設計專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之；為除去之請求時，對於侵害專利權之物，得請求銷毀或其他必要之處置，專利法第142 條準用第96條第1 、3 項分別定有明文。依此規定，並根據上述專利侵權與否之爭點判斷結果，原告分別請求禁制勝翔公司實施系爭產品一、二以及其他侵害系爭專利一、二之物品（屬於防止請求），如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀（屬於除去銷毀及其他必要處置之請求），為有理由。㈡【41】商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。商標法第69條第1 、2 項定有明文。依此規定，並根據上述商標侵權與否之爭點判斷結果，原告請求禁制勝翔公司於電動自行車或類似商品，使用相同或近似於「Candy 」商標之文字或圖樣，為有理由。㈢【42】由於原告所主張李玉珊應負連帶責任之法律依據為公司法第23條第2 項（原告起訴狀第2 頁，本院卷第5頁），但此項規定，都止於連帶賠償責任，並無連帶受禁制或銷毀、其他處置之責任，所以原告對於李玉珊有關禁制侵害、回收銷毀部分之請求，為無理由。二、有關損害賠償部分：㈠【43】設計專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償，專利法第142 條準用第96條第2 項定有明文。依此規定，並根據上述專利侵權與否、時效問題、故意過失與否、損害賠償之爭點判斷結果，原告請求勝翔公司給付500 萬元，為有理由。㈡【44】李玉珊對於其為勝翔公司之法定代理人而為公司負責人，以及勝翔公司販賣系爭產品一為其執行公司業務之行為，並未提出爭執，是均可認定為事實。從而，原告請求李玉珊應依公司法第23條第2 項規定，與勝翔公司就上述500 萬元損害負連帶賠償之責，自亦為有理由。㈢【45】原告主張被告之專利權侵害行為係屬故意，請求依專利法第97條第2 項依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，惟原告請求損害賠償之全部請求額，均已判准，自無再判斷故意與否以酌定損害額以上賠償之必要，一併在此敘明。玖、結論：一、【46】本件原告之訴，於主文欄所示第一至四項部分為有理由，應予准許，其中主文第四項併准之法定遲延利息，其法律依據為民法第229 條第2 項、第233 條第1 項、第203 條；利息起算日為起訴狀繕本送達翌日起，其送達證書詳見本院卷一第116 頁。逾此部分，為無理由，應予駁回。二、【47】本判決主文第一至四項部分，兩造均陳明願供擔保宣告假執行及免為假執行，經審核均符合法律規定，因此分別酌定擔保金額宣告。其中主文第一至二項部分，因涉及到兩造產品於市場上所占份額之消長，應從高約以原告就系爭產品一所推估勝翔公司之獲利金額為免假執行之擔保金額（系爭產品二部分缺乏具體推估金額，故借用系爭產品一予以推估），並據以核定其假執行之擔保金額，以資慎重。第三項部分，因原告推估金額過高，故另斟酌全般案情，酌定其擔保金額。三、【48】兩造其餘攻擊防禦方法，經核於判決結果無影響，不再一一論述。丁、依民事訴訟法第79條、第85條第2 項之規定，命訴訟費用由被告連帶負擔。中　　華　　民　　國　　106 　年　　7 　　月　　14　　日智慧財產法院第三庭法官蔡志宏以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　106 　年　　7 　　月　　14　　日書記官張君豪

智慧財產及商業法院105年度民專訴字第62號

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