智慧財產及商業法院106年度民商上字第1號

• 裁判案由: 確認請求權不存在
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 106 年 09 月 28 日

智慧財產法院民事判決
106年度民商上字第1號上　訴　人　環保之家生物科技股份有限公司
法定代理人　蔡宜義
訴訟代理人　簡榮宗律師（兼送達代收人）
洪毓律師
被上訴人　　天成元有限公司
法定代理人　邱家正
訴訟代理人　陳豐裕律師
複代理人　　湯其瑋律師
上列當事人間確認請求權不存在事件，上訴人對於中華民國105
年11月25日本院105 年度民商訴字第22號第一審判決提起上訴，本院於106 年9 月7日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於確認「上訴人就附圖一之商標權，對被上訴人使用『捕蚊達人』於型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103捕蚊拍商品，不得主張損害賠償請求權、侵害排除請求權、侵害防止請求權。」部分，及該部分訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。
其餘上訴駁回。
第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由上訴人負擔二分之一，餘由被上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序事項：
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係商標法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
二、次按，不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更追加，民事訴訟法第463 條準用第256
條定有明文。上訴人前於民國105 年12月26日所提民事上訴聲明第1 項原為：「原判決不利於上訴人部分廢棄。」、第2 項為「第一、二審訴訟費用，均由被上訴人負擔。」（見本院卷第13頁）。嗣上訴人於106 年5 月22日準備程序期日更正上開聲明為：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人第一審之訴駁回。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔（見本院卷第90頁）。職是，上訴人上開所為係補充或更正事實上或法律上之陳述，非訴之變更追加，揆諸上開說明，應予准許。
貳、實體事項：
一、被上訴人主張：
㈠被上訴人於105 年3 月10日接獲經銷商轉知上訴人委請桂齊恒律師函知，被上訴人所販售載有大家源及圖商標（下稱「大家源」商標）及「捕蚊達人」字樣（下稱系爭字樣，如本判決附圖二所示）之商品，涉有侵害上訴人申請註冊第01728235號商標（下稱據爭商標1 ，如本判決附圖一所示）商標權之情事，請求被上訴人將所有相關產品回收下架，並商討解決事宜等語，惟上訴人所有據爭商標1 係於101 年3 月27日申請，並於104 年9 月16日公告註冊，其權利期限至114
年9 月15日止，然被上訴人在據爭商標1 申請註冊前，即先使用「大家源」商標及系爭字樣於捕蚊燈及捕蚊拍系列商品。被上訴人就系爭字樣使用於商品上，得依商標法第36 條
第1 項第3 款主張善意先使用，並請求確認上訴人依據爭商標1 之損害賠償、侵害排除及侵害防止等請求權均不存在。㈡上訴人主張其係在98年間即申請註冊第01397785號商標（下稱據爭商標2 ，如本判決附圖三所示），依上訴人自陳其在申請階段即被經濟部智慧財產局（下稱智慧局）要求聲明商標圖樣中之「捕蚊達人」文字不在專用之列，始取得核准註冊。亦即，據爭商標2 中之「捕蚊達人」經聲明不專用，上訴人自不得以據爭商標2 中之「捕蚊達人」文字向他人主張權利，亦無法據此作為阻卻他人善意先使用之事由，是以上訴人以據爭商標2 之申請註冊日期即98年4 月16日為「捕蚊達人」文字之商標註冊申請日，洵屬無據。上訴人直至101
年3 月27日再以「捕蚊達人」之文字為商標申請註冊，始由智慧局依商標法第29條第2 款之規定，核准為據爭商標1 註冊在案，是以應以101 年3 月27日為「捕蚊達人」文字之商標註冊申請日，而非98年4 月16日，而被上訴人於原審已提出於99年、100 年間有善意先使用「捕蚊達人」之證據，上訴人僅以兩造為同業競爭關係認定被上訴人使用「捕蚊達人」非善意，則依民事訴訟法第277 條之規定，對於被上訴人有攀附之故意就應由上訴人負舉證責任，上訴人未為舉證，自不足以認定被上訴人使用「捕蚊達人」字樣非出於善意。㈢就上訴人爭執原證3 進口報關單及輸入許可證存在之事實，被上訴人向主管機關申請相關證明釋明如下：
⒈附件1 為進口報單正本，在進口報單上即有明載提單號數A077HKKHH1812 及左下角有加註：長期委任，及FILENAME：IK003025等字樣，附件1 第2 頁即有上述提單號數之貨物稅繳納正本及源成家電有限公司IK003025報關費支出正本。配合附件1 ，附件2 被上訴人所有光觸煤補蚊燈TCY-6301、TYC-6303商品驗證登錄證書（CZ000000000000）及商檢局商品登錄授權放行通知書所載授權放行通知書號碼CZ000000000000及系列型式與證書相同，系列型式（即TCY-6301、TYC-6303）及商標局106 年6 月8 日函相關證明書正本可證，上訴人誤解無輸入許可證號碼CZ000000000000，由附件1 及附件2
已足證CZ000000000000及授權被授權放行通知書號碼，而被上訴人商品證書號碼為CZ000000000000，甚且從附件1 、2
亦可證雙方長期委任代理報關自中國進口商品之事實，同時，源成家電有限公司（下稱源成公司）皆以被上訴人授權之商品登錄證書提出放行申請。
⒉被上訴人產品包裝註有捕蚊達人及大家源商標之捕蚊器商品皆由中國中山德順電器公司代工製造，中山德順電器公司因無出口貿易能力，故委由亦是被上訴人大家源品牌開飲機產品之代工工廠中山億寶公司代辦出口至臺灣，亦即中國中山德順電器公司及中山億寶（YIBAO ）公司皆係被上訴人大家源品牌系列產品之中國代工製造工廠。而有關進口報關單正本等相關事實皆已在106 年6 月19日庭期確認在案，且由報關單之回函真正亦足證被上訴人早於上訴人商標申請日前即已有使用「捕蚊達人」於產品上及進口販賣，輔以被上訴人美工設計員工○○○證述之事實，被上訴人使用「捕蚊達人」之行為已符合商標法第36條第1 項第3款之要件。
二、上訴人抗辯則以：
㈠被上訴人就其私法上之法律地位有受侵害之危險，實無提起本件訴訟之利益，縱認本件有訴訟利益，被上訴人亦未舉證說明其於據爭商標1 申請註冊日（即101 年3 月27日）前即善意先使用「捕蚊達人」字樣於型號TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈商品及TCY-6003、TCY-6023、TCY-6103、TCY-6203捕蚊拍商品之事實：
⒈原證3 、5 、6 、6-1 均未載明係使用「捕蚊達人」字樣之捕蚊燈或電蚊拍，再參以證人即被上訴人員工○○○所述，被上訴人於98年間即已販賣捕蚊燈及捕蚊拍等商品，並非一開始即使用「捕蚊達人」字樣，且起訴狀附圖二、三所示商品亦未見其製造日期先於據爭商標1 申請日前，又被上訴人104 年及105 年製造之型號TCY-6301捕蚊器及103 年製造之型號TCY- 6203 捕蚊拍、104 年及105 年製造之TCY-6103捕蚊拍上，均未使用「捕蚊達人」字樣，是被上訴人於據爭商標1 申請日前是否已於上開型號使用「捕蚊達人」字樣，顯非無疑。被上訴人迄今均未提出其曾於上開型號使用「捕蚊達人」字樣之直接證據實物，實難以「商品型號」而認被上訴人有先使用據爭商標1 之事實。
⒉被上訴人主張原證3 之報關單乃被上訴人於100 年3 月3 日向經濟部標準檢驗局（下稱商檢局）申請CZ000000000000號商品驗證登錄證書，並於同日授權源成公司並取得商檢局核發之驗證登錄商品進口通關授權證號，嗣於100 年3 月8 日銷售TCY-6301捕蚊燈予家福股份有限公司（下稱家福公司），源成公司則以同批貨物於100 年6 月30日販售TCY-6301、TCY6303 捕蚊燈予全乙興業有限公司（下稱全乙公司），惟，被上訴人所舉之原證3 、5 、6 、6-1 、106 年6 月19日答辯㈡狀所提之附件1 、2 及106 年7 月24日答辯㈢狀所提之附件1 、2 、3 均無載有使用「捕蚊達人」字樣之事實，原證4 為訴外人源成公司與全乙公司間之發票資料，而與被上訴人無涉，起訴狀附圖二、三並未載製造日期而無法證明被上訴人於據爭商標1 申請日即使用捕蚊達人字樣，上開證據均不得用以作為認定被上訴人有先使用「捕蚊達人」字樣之事實。
㈡上訴人於98年4 月16日申請註冊據爭商標2 時雖就「捕蚊達人」字樣聲明不專用，惟據爭商標2 包括「捕蚊達人」字樣經上訴人自98年起即廣為行銷，再參以證人○○○於原審中證述被上訴人並非一開始即使用「捕蚊達人」字樣於本件型號之捕蚊燈及捕蚊拍，「捕蚊達人」字樣並非伊所發想，以及被上訴人所使用之本件商品外觀及顏色與上訴人之商品相近無二等情，實難謂被上訴人有善意先使用之情事。又上訴人就據爭商標2 聲明系爭字樣不專用與上訴人是否基於不正競爭之意圖而使用系爭字樣，係屬二事，上訴人係以98年間取得據爭商標2 之商標權後，即努力經營據爭商標2 包含「捕蚊達人」字樣，兩造既為同業，對上訴人已先使用「捕蚊達人」字樣之事實難諉為不知，以及被上訴人之員工○○○亦證稱被上訴人於98年時尚未使用「捕蚊達人」字樣等情，難認被上訴人係善意使用。而證人○○○係被上訴人之員工，其所言是否迴護被上訴人而非真實，已有疑義，縱其所述為真（上訴人仍否認之），則上訴人於98年起即使用「捕蚊達人」字樣，並於99年間將載有「捕蚊達人」字樣之捕蚊燈商品透過奇龍實業股份有限公司（下稱奇龍公司）至家樂福公司上架販售，而上訴人推出本件捕蚊燈商品後，該等商品銷售量大幅上漲而時常缺貨，被上訴人於100 年間始將捕蚊燈商品加上「捕蚊達人」字樣並至家樂福公司上架販售，使消費者就兩造均有載有「捕蚊達人」字樣，以及外觀及顏色均相近之商品產生混淆誤認，進而購買被上訴人之商品，亦難謂與上訴人處於競爭關係之被上訴人係基於善意而使用「捕蚊達人」字樣。
㈢被上訴人於型號TCY-6301捕蚊燈及型號TCY-6203、TCY-6103捕蚊拍無繼續使用「捕蚊達人」字樣之事實，縱被上訴人主張自99年及100 年起即於本件型號之捕蚊燈及捕蚊拍商品使用「捕蚊達人」字樣乙事屬實（上訴人仍否認之），惟被上訴人於104 年及105 年製造之型號TCY-6301捕蚊器及103 年製造之型號TCY-6203捕蚊拍、104 年及105 年製造之TCY-6103捕蚊拍上，業已未使用「捕蚊達人」字樣，則被上訴人既有中斷使用之情事，顯不符商標法第36條第1項 第3 款善意使用之要件，就型號TCY-6301捕蚊燈及型號TCY-6203、TCY-6103捕蚊拍自不得主張得善意先使用。
㈣若本院認被上訴人本件請求有理由，然上訴人得依商標法第36條第1 項第3 款請求被上訴人於型號TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈及TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103捕蚊拍商品附加適當區別標示，此為被上訴人於原審起訴所同意，並於106 年9 月1 日民事更正聲請狀同意在本件型號商品上加註「本商品與環保之家生物科技股份有限公司之中華民國註冊第01728235號捕蚊達人商標無關」之區別標示。
㈤另關於善意先使用人起訴請求確認商標權人請求權不存在之訴，業經本院判決構成善意先使用之見解所在多有，惟該等判決之案件事實多半為兩造間就曾有契約或授權關係，嗣經一造申請商標而衍生之爭議，與本件兩造未曾有合作關係，為競爭對手之情況迥然不同。再參以上訴人與被上訴人所販售之捕蚊商品外觀及顏色與上訴人之商品相近無二，被上訴人於本件型號商品使用「捕蚊達人」字樣之字體大於其使用之大家源商標，消費者主要辨識者實際上乃「捕蚊達人」字樣，是以被上訴人之商品若有廣告不實或產品瑕疵之情事，消費者易混淆誤認為上訴人商品，進而減損上訴人之商譽，此亦為上訴人不服原審判決之原因，蓋若被上訴人得於本件型號商品繼續使用「捕蚊達人」字樣，除勢將減損據爭商標1 之識別性外，倘被上訴人該型號商品發生爭議，亦將影響上訴人苦心經營之產品形象。
三、原審判決：㈠確認上訴人就原審判決附圖一之商標權，對被上訴人使用「捕蚊達人」於型號TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈商品、型號TCY- 6003 、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103捕蚊拍商品，不得主張損害賠償請求權、侵害排除請求權、侵害防止請求權。㈡被上訴人其餘之訴駁回。㈢訴訟費用由上訴人負擔二分之一，餘由被上訴人負擔。上訴人不服提起上訴，並聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人第一審之訴駁回。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔。因被上訴人就其敗訴部分並未上訴，準此，本件審理範圍所涉商品限於型號TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈商品、型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、T
CY-6103捕蚊拍商品，併此敘明。
四、本件法官依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：
㈠不爭執事項：
⒈上訴人係註冊第01397785號「捕蚊達人」商標（即據爭商標2 ）之商標權人，聲明商標圖樣中之「捕蚊達人」不在專用之列，申請日為98年4 月16日，於99年2 月16日註冊並公告，權利期限至109 年2 月15日止。
⒉上訴人係註冊第01728235號「捕蚊達人」商標（即據爭商標1 ）之商標權人，於說明文字內容記載「依商標法第29條第2 項規定核准」，申請日為101 年3 月27日，於104 年9 月16 日 註冊並公告，權利期限至114 年9 月15日止。
⒊上訴人委託桂齊恒律師於105 年3 月8 日函知被上訴人，其代理上訴人請被上訴人尊重商標權，並稱被上訴人未得上訴人同意擅於「大家源捕蚊達人光觸媒捕蚊器（型號TCY-6300）」、「大家源捕蚊達人光觸媒捕蚊器（型號TCY-6301）」、「大家源捕蚊達人光控光觸媒捕蚊器（型號TCY-6303）」、「大家源捕蚊達人三層強力電蚊拍（型號TCY-6003）」、「大家源捕蚊達人3 層分離式充電電蚊拍（型號TCY-6203）」使用相同於「捕蚊達人」商標之文字。
⒋上訴人委託桂齊恒律師於105 年3 月8 日函知雅虎公司其代理上訴人請雅虎公司將「大家源捕蚊達人光觸媒捕蚊器（型號TCY-6301）」、「大家源捕蚊達人光控光觸媒捕蚊器（型號TCY-6303）」、「捕蚊達人充電式三層強力電蚊拍（型號MS -15）」、「優質生活捕蚊達人光觸媒吸入式捕蚊燈（型號ML-168）」、「天羅地網捕蚊達人LED 燈光觸媒吸入式捕蚊燈（型號GE-399）」等商品移除下架。
⒌被上訴人法定代理人邱家正係註冊第00469226號「大家源」商標之商標權人。
⒍被上訴人於99年5 月22日自香港進口大家源型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103等商品。
⒎被上訴人於 100 年 3 月 8 日出售型號 TCY-6301 之商品
予家福公司，另於同年月25日出售型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103等商品予家福公司。
⒏源成公司法定代理人為邱昭英。
⒐源成公司於100 年6 月30日出售被上訴人「TCY-6301捕蚊達人LED 光觸媒捕蚊燈」、「大家源捕蚊達人光控光觸媒捕蚊器（型號TCY-6303）」予全乙公司（原證4 ）。
㈡本件之爭點：
⒈被上訴人是否有即受確認判決之法律上利益？
⒉被上訴人是否得以商標法第36條第1 項第3 款為請求權基礎提起本件訴訟？若可，
⑴被上訴人是否於據爭商標1 申請註冊日（即101 年3 月27日）前即使用系爭字樣於原證3 、4 、5 、6 、6-1 所列之型號TCY-6301、TCY-6303、TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103等商品？
⑵被上訴人得否依商標法第36條第1 項第3 款之規定，對上訴人據爭商標1 主張「善意先使用」？
⑶被上訴人有無繼續使用系爭字樣之事實?
⒊若被上訴人本件請求有理由，上訴人是否得請求被上訴人於型號TCY-6301、TCY-6303、TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103等商品附加適當區別標示？
五、本院得心證之理由：
㈠被上訴人就得否使用系爭字樣於其捕蚊商品之法律上之地位處於不安之狀態，有確認之利益，自得提起本件確認之訴：⒈按確認之訴非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號判例意旨參照）。查本件上訴人委請律師函知被上訴人及其通路商雅虎公司有關被上訴人型號TCY- 6301 、TCY-6303之捕蚊商品使用相同於據爭商標1 之系爭字樣，涉嫌侵害上訴人之商標權，請求將相關商品下架，有被上訴人提出台一國際專利法律事務所（105 ）法軼字第11952 號桂齊恒律師函在卷可稽（原審卷第8 頁正、背面），惟被上訴人主張使用系爭字樣係善意先使用，否認侵害據爭商標1 ，則被上訴人得否使用系爭字樣於其捕蚊商品之法律上之地位即處於不安之狀態，被上訴人就此不安之狀態，非無提起確認之訴之法律上利益，合先敘明。
⒉上訴人雖主張被上訴人收受律師函後，回函表示：本公司產品標示之「捕蚊達人」並非作為商標使用，在產品上皆有明示「大家源及圖」註冊商標，故消費者皆可輕易知悉被上訴人之商標為「大家源及圖」，佐以被上訴人員工即證人○○○之證言，亦可知被上訴人非將捕蚊達人做為商標使用，則被上訴人顯無提起本件訴訟之利益及必要云云。惟為被上訴人所否認，且提起本件確認之訴，仍待法院為判斷，自不得逕認被上訴人非將「捕蚊達人」作為商標使用，且縱使被上訴人或通路商於接獲上訴人之律師函後，未進行下架動作，但就上訴人所發律師函之舉，實影響及妨礙被上訴人之正常營運，使被上訴人主張合法善意先使用「捕蚊達人」之法律地位產生主觀上不安定狀態，此不安定狀態將使被上訴人使用「捕蚊達人」文字之權益及商業利益有受侵害之危險，為此被上訴人顯有確認對系爭商標有存在善意先使用之利益，自得提起本件確認之訴。
㈡次按，在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1 項第3 款定有明文。職是，主張善意先使用抗辯者，須證明：⒈其使用時間在商標權人商標註冊申請日前；⒉先使用之主觀心態須為善意，不知他人商標權存在，且無不正競爭目的；⒊使用相同或近似之商標於同一或類似之商品
或服務。本款規範之目的在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，亦即於衡平註冊保護原則下與先使用人間之衝突，以求公允，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束，而善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準，此乃註冊制度之例外，主要係善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應受到保障。申言之，商標法之善意先使用之規範，在於保護先使用行為所創造之事實狀態或社會關係，使善意使用人能在原有社會關係中，享有應受保護之利益，而使用在先的事實必需發生在他人商標申請註冊日之前，且繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限。商標善意先使用者，不以行為人自行創設商標為限，亦包含行為人於他人商標註冊申請日前，並非以不正當競爭為目的而使用商標，均符合商標善意先使用之要件。
經查：
⒈被上訴人有使用系爭字樣於捕蚊燈商品，但無法證明有使用於捕蚊拍產品：
⑴按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：①將商標用於商品或其包裝容器。②持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。③將商標用於與提供服務有關之物品。④將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5 條定有明文。職是，商標之使用應具備下列要件：①使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；②需有上述使用商標之客觀行為；③需足以使相關消費者認識其為商標，此乃商標使用之要件。易言之，商標之主要功能既在於識別商品或服務之來源，俾以保護商標權人之財產權，並維護市場之公平競爭，進而保障消費者或其他市場參與人之經濟利益。商標之使用，於交易過程中，使用人於主觀上自須基於表彰商品或服務來源之意圖，客觀上亦須使商品或服務之相關消費者，認識其係用以表彰商品或服務之來源，並藉以與他人之商品或服務區別，而判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨使用目的是否具有影射或攀附他人商譽之意圖等相關證據綜合判斷。
⑵被上訴人主張於據爭商標1 註冊申請日前已將系爭字樣使用於型號TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈商品，經核該等型號捕蚊燈之外包盒及商品本體，均併列使用「大家源」商標及系爭字樣，且系爭字樣緊鄰於「大家源」商標旁，與「大家源」商標採用相同綠色襯底呈現，並使用放大粗體之字型，且其字體較包裝盒或商品本體之其他文字明顯為大，有上開捕蚊燈商品照片附卷可按（原審卷第20頁、第21頁），而「大家源」商標其商標權人係被上訴人之代表人邱家正，並指定使用於捕蚊燈等商品，有商標資料檢索服務查詢結果及公司及分公司基本資料查詢明細在卷可考（原審卷第18頁、第26頁），是「大家源」商標使用於上開捕蚊燈商品係作為商標使用毋庸置疑，而系爭字樣依其於上開捕蚊燈之包裝盒或商品本體與「大家源」商標併列之配置位置、顏色及字體放大以觀，其使用態樣具有特別顯著性，足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源之用，是系爭字樣使用於上開捕蚊燈商品客觀上亦構成商標之使用，因商標法並無禁止複數商標併同使用，被上訴人於同一商品自得併同使用「大家源」商標及系爭字樣為商標，亦即得因被上訴人之上開使用方式，認定其有使用系爭文字做為商標之使用。
⑶被上訴人主張於據爭商標1 申請前已將系爭字樣使用於型號TCY- 6003 、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103等捕蚊拍商品，經核該等型號捕蚊拍　於商品本體上使用「大家源」商標中之文字「大家源」；於商品外包裝則於左上角使用「大家源」等字，並於捕蚊拍拍面之包裝紙上方標示未特別放大粗體之系爭字樣及放大字體或特殊設計強調捕蚊拍功效之文字，雖有上開捕蚊拍商品照片附卷可按（原審卷第23頁、第24頁），而從上開商品整體包裝強調商品之品質、特性、功能，相對使「大家源」或系爭字樣於該等強調捕蚊拍品質、特性、功能而放大或作特殊設計之字體中並非特別突顯，惟由捕蚊拍本體標示「大家源」對應外包裝之「大家源」，當可認知「大家源」係作為表彰商品來源之商標使用；而系爭字樣係呈現於前開捕蚊拍之拍面包裝紙之最上方位置，字體較捕蚊拍本體上標示之「大家源」為大，且系爭字樣強調捕蚊專家之意，以其使用之方式不免使消費者認知其係作為商標使用。
⒉被上訴人使用系爭字樣於捕蚊燈商品係於據爭商標1 申請註冊日之前，且繼續使用中，惟捕蚊拍商品則無法證明有繼續使用：
⑴按善意先使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準，此乃註冊制度之例外，故認定商品上之商標是否善意先使用既應採行例外從嚴之原則，而商標使用係以商品或服務為判斷基準，雖一般情形下同一類型之商品之使用得擴大認定至該其他同類商品，惟在主張善意先使用之註冊主義之例外情形及不得擴大規模之考量下，依例外從嚴原則，就本件而言，捕蚊燈、捕蚊拍商品是否有善意先使用系爭字樣必須就不同商品分別檢視，亦即，若可證明被上訴人有繼續使用系爭字樣於捕蚊燈產品，不能依此推論被上訴人亦有繼續使用系爭字樣於捕蚊拍產品至今，仍應另行檢視捕蚊拍之使用情形，反之亦然，合先敘明。
⑵就捕蚊燈商品部分：
①查據爭商標1 係於101 年3 月27日申請註冊，有商標資料檢索服務在卷可考（原審卷第7 頁）；被上訴人主張其所販售之捕蚊燈商品亦委託源成公司進口，源成公司法定代理人邱昭英係被上訴人法定代理人邱家正之姑姑，該二家公司之實際負責人均係邱家正，此參該二家公司之所在地均係設於高雄市○○區○○路00號，有被上訴人及源成公司之公司資料查詢結果附卷可參（原審卷第26頁、第83 頁 ），堪認被上訴人主張邱家正係被上訴人及源成公司之實際負責人，準此，被上訴人亦委由源成公司進口捕蚊燈商品，並非虛言。源成公司於100
年3 月3 日進口型號TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈商品，有登載「MOSQUITO TRAP TCY-6301、MOSQUITO TRAP TCY-6303」等商品之進口報單影本附卷可按（原審卷第11頁）；被上訴人於同年3 月8 日出售型號TCY-6301商品予家福公司，有登載商品型號、名稱「大家源光觸媒捕蚊器TCY-6301」之統一發票影本在卷可考（原審卷第15頁），該統一發票所載商品型號、名稱與被上訴人販售之TCY-6301型號商品包裝及本體上所標示之商品名稱「光觸媒捕蚊器」相同，有TCY-6301實體商品照片附卷可資比對（原審卷第20頁），堪認被上訴人於100 年間即在據爭商標1 註冊申請日之前即進口並販售使用系爭字樣之捕蚊燈商品。
②上訴人雖辯稱被上訴人提出之上開進口報單或發票上均未有記載系爭字樣，故無法證明於據爭商標1 註冊申請日之前有使用系爭字樣云云。惟由證人○○○所述，及被上訴人提出前開捕蚊燈商品之進口報單、統一發票，比對相同型號、名稱產品之實物照片已足認定被上訴人進口並販售使用系爭字樣於前開商品，俱如前述，上訴人復未舉證被上訴人進口報單、統一發票所載型號、名稱之商品另有其他實物，自難認上訴人所辯為可取。又上訴人固爭執原證3 進口報關單及輸入許可證之真正，惟經被上訴人向主管機關申請相關證明，提出附件1 ：進口報單正本（本院卷第110 至113 頁，影本核與正本相符後發還），在進口報單上記載提單號數A077HKKHH1812 及左下角有加註「長期委任」及FILENAME：IK003025等字樣，另附件1 第2 頁即有上述提單號數之貨物稅繳納證本及源成家電有限公司IK003025報關費支出正本。又配合附件1 ，參酌被上訴人所提出之附件2 （本院卷第114 至116 頁，影本核與正本相符後發還），係被上訴人所有光觸煤補蚊燈TCY-6301、TYC-6303商品驗證登錄證書（CZ000000000000）及商檢局商品登錄授權放行通知書所載授權放行通知書號碼CZ000000000000及系列型式與證書相同，系列型式（即TCY-6301、TYC-6303）及商標局106 年6 月8 日函相關證明書正本，可證上訴人爭執無輸入許可證號碼CZ000000000000係誤解。職是，從附件1 及附件2 足證CZ000000000000及授權被授權放行通知書號碼，而被上訴人商品證書號碼為CZ000000000000，且從附件1 、2 益證被上訴人長期委任代理報關自中國進口商品之事實，且源成家電有限公司皆以被上訴人授權之商品登錄證書提出放行申請，因此，上訴人上開爭執不可採。
⑶就捕蚊拍商品部分:
次查，被上訴人主張其所販售之捕蚊拍商品亦委託源成公司進口，源成公司與被上訴人二家公司之實際負責人為邱家正，已如上述，故被上訴人亦委由源成公司進口捕蚊拍商品，並非虛言。又查被上訴人於99年5 月22日自香港進口型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103等捕蚊拍商品，有登載「MOSQUITO SWATTERTCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103」等商品之進口報單影本附卷可
按（原審卷第16頁）；被上訴人於100 年3 月25日曾出售上開型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103 之
捕蚊拍商品予家福公司，有登載商品型號、名稱「大家源三層強力電蚊拍TCY-6003- TCY-6003」、「大家源三層強力電蚊拍TCY-6023-TCY-6023 」、「大家源三層充電式電蚊拍TCY-6103」、「大家源三層分離式充電蚊拍TCY-6203」之統一發票影本在卷可憑（原審卷第17頁），該統一發票所載商品型號、名稱與被上訴人販售之TCY-6003、TCY
-6023 、TCY-6103、TCY- 6203 型號商品包裝及本體上所標示之商品名稱「3 層強力電蚊拍」、「3 層充電式電蚊拍」、「3 層分離式充電蚊拍」相同，有上開實體商品照片附卷可資比對（原審卷第22至25頁），堪認被上訴人於據爭商標1 註冊申請日之前即於99年進口並於100 年販售使用系爭字樣之捕蚊拍商品屬實。
⑷據證人○○○於105 年10月3 日證稱：我係亞洲大學數位媒體學系畢業，自98年12月16日在被上訴人公司工作迄今，被上訴人之TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈（即原審卷第20頁、第21頁所示）之商品包裝是我設計的，TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103等捕蚊拍（即原審卷第22至25頁所示）是我到被上訴人公司工作時就有的產品及設計，前開捕蚊燈我在100 年1 月份設計時有使用系爭字樣，而前開捕蚊拍是總經理在99年時提出使用系爭字樣於商品包裝上才加上去，現在這些包裝均持續使用系爭字樣，此外公司亦有使用「大家源」商標等語（原審卷第148 至151 頁），是由證人○○○所述，被上訴人於99年間起即使用系爭字樣於前開捕蚊拍，於100 年間起即使用系爭字樣於前開捕蚊燈，且迄105 年10月3 日仍繼續使用系爭字樣於前開商品。就捕蚊燈商品部分，此與上訴人於原審所提出被證2 即105 年6 月16日Yahoo 奇摩購物中心、Yahoo
超級商城型號CY-6301 、TCY-6303捕蚊燈網頁列印本（原審卷第75至81頁）相符，至於捕蚊拍商品部分，則無其他證據可資佐證。
⑸上訴人復辯稱被上訴人於104 年及105 年製造之型號TCY-6301捕蚊器、103 年製造之型號TCY-6203捕蚊拍、104 年及105 年製造之TCY-6103捕蚊拍上，業已未使用系爭字樣，則被上訴人既有中斷使用之情事，顯不符商標法第36
條第1 項第3 款善意使用之要件，自不得主張得善意使用上開型號商品等語，並提出上證3 ：被上訴人105 年所製造之型號TCY-6301捕蚊器實體照片1 份、上證4 ：被上訴人103 年製造之型號TCY-6203捕蚊拍、104 年及105 年製造之TCY-6103捕蚊拍實體照片1 份為證（分別見本院卷第60至73頁、第74至80頁）。經查：
①就捕蚊燈商品部分：
被上訴人就上訴人上開關於捕蚊燈商品部分之辯解及證據並未回應，惟由上訴人於本件第二審言詞辯論期日提出被上訴人TCY-6301捕蚊燈商品及其彩盒（置於證物箱內），並據此辯稱被上訴人未繼續使用系爭字樣於其產品上。可知上開TCY-6301捕蚊燈商品及其彩盒，雖標示有被上訴人名稱，且未標示系爭字樣，惟商品之底部銘牌上製造年份為2015年（即民國104 年），內附使用說明書封面下方標示「TCY-6300、6301、6303、6305捕蚊達人光觸媒捕蚊器」等文字，依商標法第5 條規定，將商標用於與提供服務有關之物品亦為商標之使用，則上開說明書上之上開標示，即足證被上訴人於104 年在
TCY-6301捕蚊燈商品上有使用系爭文字，且該商品及彩盒係上訴人於106 年9 月7 日言詞辯論期日所提出，自市面上購買者，適足以證明被上訴人有於TCY-6301捕蚊燈商品繼續使用系爭字樣至今之證明。
②就捕蚊拍商品部分：
被上訴人就上訴人上開關於捕蚊拍商品部分之辯解及證據並未回應，依上訴人所提出之上開證據顯示被上訴人於103 年製造之型號TCY-6203捕蚊拍、104 年及105 年製造之TCY-6103捕蚊拍上，確實未見使用系爭字樣，且無其他積極證據足以認定被上訴人確有繼續使用系爭字樣於型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103捕蚊拍商品。
⑹承上，基於上開證據互相勾稽為綜合判斷，足認被上訴人於據爭商標1 註冊申請日前，已將系爭字樣於100 年間起使用於型號TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈商品，並繼續使用迄今。至於型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103捕蚊拍商品雖於98年起有使用系爭字樣，惟無法證明被上訴人有繼續使用至今。
⒊系爭字樣近似於據爭商標1 ，並使用於同一之捕蚊燈商品，系爭字樣係以細明體表現「捕蚊達人」，而據爭商標1 則係以標楷體表現「捕蚊達人」，此外二者均未對「捕蚊達人」作其他特殊之設計，是由外觀、讀音、觀念觀之，二者高度近似，且系爭字樣使用於被上訴人之捕蚊燈商品，與據爭商標1 指定使用之滅蚊燈係同一商品。
⒋被上訴人使用系爭字樣是否為善意且無不正競爭目的：
被上訴人於據爭商標1 之註冊申請日前即使用系爭字樣於與據爭商標1 指定使用之同一捕蚊燈商品，誠如前述，惟上訴人辯稱於98年4 月16日即已將含有系爭字樣之據爭商標2 申請註冊，進行各項行銷活動，並提出商標資料檢索服務1 紙、98年11月17日、99年3 月18日、同年5 月2 日部落格文章、99年4 月3 日經銷商奇龍公司寄送之家樂福DM照片等（原審卷第82頁、第113 頁、第115 至120 頁）以附其說，並稱被上訴人與上訴人係同業競爭，應知上訴人已使用系爭字樣於據爭商標2 ，被上訴人使用系爭字樣非基於善意云云。然查：
⑴按商標之功能在於識別商品或服務之來源，只要商標整體具有識別性，即具備商標功能，惟申請人往往為促銷目的，將與商品或服務有關的品質、功能、產地等說明，或廣告標語等不具識別性的事項納入商標圖樣中一併申請註冊，雖然商標具有識別性可取得註冊，惟商標權人及競爭同業對於商標圖樣中所含前述事項是否具有專用權可能看法各異，致有影響市場公平競爭秩序之虞。早期對於此種情形均要求申請人將說明性或不具識別性的部分刪除，始予註冊，惟此種作法並不合理，因而發展出不專用制度，即透過不專用的聲明，申請人同意放棄商標中說明性、不具識別性等依法單獨不得註冊部分的專用，使整體具有識別性的商標，得以保留該等不得註冊部分於商標圖樣中，以尊重申請人實際使用之需求。此作法使商標取得的權利範圍明確，在商標取得註冊之後，不致產生商標權及於說明性、不具識別性等單獨不得註冊部分之疑義。而商標圖樣中之特定部分是否為說明性或不具識別性情形，係以審查時作為判斷之時點。
⑵依據爭商標2 審查時之商標法第19條規定「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊」，準此據爭商標2 之商標圖樣中說明性或不具識別性之事項應聲明不專用，以取得註冊。經查，上訴人於98年4 月16日申請註冊據爭商標2 ，並於99年2 月16日註冊公告，有據爭商標2
商標資料檢索服務附卷可查（原審卷第82頁）；而據爭商標2 係以附有2 片葉子之內有一隻蚊子之一顆水果之圖樣結合下方之系爭字樣組合而成，上訴人就據爭商標2 圖樣中之系爭字樣4 字聲明不在專用之列，有前開商標資料檢索服務可憑，而在據爭商標2 註冊公告前，98年10月28日中央社訊息報導及同年11月13日網友討論截圖刊載「…捕蚊達人蔡宜義回憶，當初是因為孩子還小，居住的社區接近郊區，蚊蟲非常多，小朋友常被蚊子叮咬而哭鬧…」（原審卷第113 頁、第115 頁），由報導內容可知「捕蚊達人」係作普通名詞使用；再者，「達人」係日本表示專家用語，早為國人大量使用，故常有「省電達人」、「家事達人」、「除臭達人」、「收納達人」…之用語，為商品或服務所具有之功能作說明，上訴人申請據爭商標2 時，於水果與蚊子圖樣下方附加系爭字樣，亦在為其指定之滅蚊商品具有良好功效作說明，上訴人依審查時商標法第19條，就據爭商標2 圖樣中之系爭字樣之說明性部分聲明不在專用之列，而取得註冊，有據爭商標2 商標資料檢索服務附卷可查（原審卷第82頁），是據爭商標2 之系爭字樣非屬上訴人專用，上訴人不得就該特定部分主張權利。
⑶承前所述，被上訴人於據爭商標1 申請前已將系爭字樣使用於型號TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈商品，雖上訴人於被上訴人使用系爭字樣於前開商品之前，已於98年4 月16日申請註冊據爭商標2 ，並於99年2 月16日註冊公告，然上訴人就據爭商標2 之系爭字樣既聲明「不專用」，上訴人自不得於據爭商標2 註冊公告後再就系爭字樣主張權利。職是，縱兩造有商業競爭關係或被顯訴人知有據爭商標2
之存在，被上訴人就上訴人聲明不專用之系爭字樣使用於同一捕蚊燈商品，難謂非基於善意。
⑷上訴人於據爭商標2 就系爭字樣聲明不專用，嗣上訴人積極使用系爭字樣於相關商品，有上訴人前開提出之網路文章、新聞報導截圖、家樂福DM電子郵件附卷可稽，上訴人嗣依現行商標法第29條第2 項規定「有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」，而就系爭字樣取得識別性，並獲准註冊據爭商標1 ，有據爭商標1 之商標資料檢索服務附卷可參（原審卷第7 頁）。惟被上訴人既於上訴人就據爭商標2 之系爭字樣聲明不專用之後，且在據爭商標1 註冊申請日前持續使用系爭字樣，即要難以上訴人就據爭商標2 之系爭字樣嗣取得識別性後而註冊據爭商標1，即謂被上訴人使用系爭字樣非基於善意。
⒌綜上，被上訴人在據爭商標1 註冊申請日前，持續使用近似據爭商標1 之系爭字樣於同一之捕蚊燈商品，且非基於惡意，則被上訴人就系爭字樣主張善意先使用，即非無據。惟就被上訴人在據爭商標1 註冊申請日前，並未持續使用近似據爭商標1 之系爭字樣於捕蚊拍商品，即與善意先使用之要件不符，此部分之主張為無理由。
⒍附加適當區別標示部分非本件審理範圍：
⑴上訴人雖依據商標法第36條第1 項第3 款但書規定抗辯其得要求被上訴人附加適當之區別標示云云，但查，上訴人並未就此部分提起反訴，此部分核非本件民事訴訟第二審訴訟之審理範圍，縱然被上訴人於原審曾為同意附加適當區別標示，並於第二審審理中於106 年7 月24日民事答辯㈢狀、本院106 年7 月31日庭期及言詞辯論期日同意在本件型號商品上加註「本商品與環保之家生物科技股份有限公司之中華民國註冊第01397785號捕蚊達人商標無關」之區別標示，本院亦不得就上訴人未提起反訴部分為審理。職是，本院不得就附加適當之區別標示部分為主文之諭知，否則即為訴外裁判。
⑵上訴人雖陳稱當事人提起確認之訴，若於起訴時及審理中均表示願意附加區別標示之給付內容，本院亦得以此宣判於主文中之案例云云，並提出本院103 年度民商訴第64號民事判決附卷供參考。惟查，該民事判決為本院第一審民事判決，非最高法院判例或大法官會議解釋，本院自不受拘束，而得本於法律上之確信，就此部分自為判斷。又被上訴人既已於本件審理中承諾願意附加如上適當之區別標示，上訴人即可另案起訴請求或由兩造於訴訟外協商解決此一議題，附此敘明。
六、綜上所述，被上訴人本於商標法第36條第1 項第3 款規定，主張在據爭商標1 註冊申請日前，就系爭字樣主張善意先使用，為有理由，故被上訴人請求確認上訴人就原判決附圖一之商標權，對被上訴人使用系爭字樣於型號TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈商品不得主張損害賠償請求權、侵害排除請求權、侵害防止請求權，核無不合，應予准許；逾此部分請求之聲明（即型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103捕蚊拍商品），為無理由，應予駁回。原審就超過上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，自有未洽。上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應改判如主文第1 、2 項所示。至於上開應准許部分，原審諭知被上訴人勝訴，核無違誤，上訴意旨，就此部分，仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第449 條第1
項、第79條但書，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　106　 年　　9　　 月　　28　 日
智慧財產法院第一庭
審判長法　官　陳忠行
法　官　林洲富
法　官　曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。（均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」）
中　　華　　民　　國　　106　 年　　10　　月　　11　　日書記官　丘若瑤
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。