智慧財產及商業法院106年度民商上易字第3號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 107 年 07 月 12 日

智慧財產法院民事判決
106年度民商上易字第3號上訴人即
附帶被上訴人　佳和食品股份有限公司
法定代理人　 吳曜成
訴訟代理人　 錢師風律師
被上訴人即
附帶上訴人　 國立臺灣大學
法定代理人　 郭大維
訴訟代理人　 王尊民律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國106 年9 月30日本院106 年度民商訴字第23號第一審判決一部提起上訴，被上訴人為附帶上訴，本院於107 年6 月28日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
原判決關於駁回附帶上訴人後開第三項之訴部分，及命其負擔訴訟費用之裁判廢棄。
附帶被上訴人應再給付附帶上訴人新臺幣陸萬玖仟捌佰捌拾元，及自民國一百零六年三月十五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
其餘附帶上訴駁回。
第一審訴訟費用關於命附帶上訴人負擔部分，及第二審訴訟費用關於附帶上訴部分，由附帶被上訴人負擔百分之十七，餘由附帶上訴人負擔。
第二審訴訟費用關於上訴部分，由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序事項：
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係依商標法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
二、次按，被上訴人即附帶上訴人國立臺灣大學（下稱臺灣大學）法定代理人原為張慶瑞，於本件審理中變更為郭大維，郭大維於民國106 年11月15日聲明承受訴訟（本院卷第27頁反面），並有教育部函、委任狀（本院第30至31頁）附卷可稽，核無不合，應予准許。另上訴人即附帶被上訴人佳和食品股份有限公司（下稱佳和公司）法定代理人為吳文榮，於本件審理中變更為吳曜成，於106 年12月4 日聲明承受訴訟（本院卷第35頁），並有經濟部函、股份有限公司變更登記表（本院卷第36至38頁）存卷可憑，亦核無不合，應予准許。三、又按「（第1 項）被上訴人於言詞辯論終結前，得為附帶上訴。但經第三審法院發回或發交後，不得為之」、「（第2
項）附帶上訴，雖在被上訴人之上訴期間已滿，或曾捨棄上訴權或撤回上訴後，亦得為之」，民事訴訟法第460 條第1
、2 項定有明文，從而，臺灣大學依法得提起附帶上訴，併此敘明。
貳、實體事項：
一、臺灣大學主張：
㈠臺灣大學以「臺大」及「台大」字樣向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊，經核准為註冊第01319397號、第01319398號、第01310068號、第01310069號、第01319540號及第01319543號等商標（下合稱據爭商標，如原審判決附表1 〔下稱附表1 〕所示）之商標權人，指定使用於如原審判決附表1 所示之第29、32、35類商品或服務，有智慧局商標資料檢索服務案件歷史資料查詢結果明細可參（原證1 ），臺灣大學為臺灣地區最高學府及世界知名頂尖大學，「臺大」及「台大」為臺灣大學的簡稱，為國內相關事業或消費者普遍認識及熟悉、知名度已達著名商標程度，迭經智慧局認定在案（原證2 ）。詎料，佳和公司未經臺灣大學之授權同意，擅自於其產製及銷售之瓶裝礦泉水（下稱系爭商品）的瓶身貼上標註「台大」純水等字樣（如原審判決附表2 〔下稱附表2 〕所示，下稱系爭字樣），侵害臺灣大學商標權，臺灣大學於105 年8 月26日發函請求上訴人除去系爭商品上「台大」系爭字樣（原證3 ），佳和公司同年9 月2 日委託律師回函請求臺灣大學准予使用「台大」字樣至105 年年底等語（原證4 ），經臺灣大學委託律師於同年9 月14日函覆重申應除去及停止使用「台大」字樣並應於同年10月31日起不再販售侵害「台大」商標權之瓶裝水之意旨（原證5 ）。嗣佳和公司於同年10月27日向臺灣大學申請「台大」商標授權使用，並請求「按每年之權利金新臺幣（下同）10萬元」計算權利金等語（原證6 ），惟經「國立臺灣大學商標使用管理委員會」審查後否准並為函覆，然佳和公司明知上開侵權情事，仍繼續產製並於市場上販售標註系爭字樣之系爭商品，臺灣大學爰起訴依修正前商標法第61條第1 項及修正後商標法第69條第1 項、第3 項等規定，請求排除、防止侵害據爭商標權並請求損害賠償。
㈡依臺灣大學於原審提出之市場調查報告可知，在106 年6 月12日市面上佳和公司仍販售有系爭字樣之系爭商品，且製造日期分別為106 年4 月21日、同年5 月13日，原審認定佳和公司迄至106 年5 月13日仍在製造系爭商品，且同年6 月12日並未回收等語，是佳和公司稱已全面停止販售云云，與卷內事證並不相符；甚者，原審判決後，臺灣大學所屬「臺大實驗林場」於106 年11月20日依然可在市面上購得系爭商品高達30箱，有銷貨單及實物照片可參，該批礦泉水商品的製造日期為2017年10月11日，而依臺灣大學最新在市面上取得之系爭商品，該瓶身上印刷的製造日期為「2018.02.22」、保存期限為「2019.02.22」，亦證佳和公司於107 年2 月22日仍持續製造販售系爭商品，其侵害據爭諸商標之不法行為持續發生迄今並未中斷，其明知並有意侵害據爭商標權利的惡意甚明，然其辯稱106 年5 月份販售行為係已收受訂單而不得已勉強出貨云云，與其在106 年10月11日以後繼續製造販售的事實顯然不合。
㈢佳和公司對於原審判決臺灣大學依修正前商標法第61條第1
項後段及修正後商標法第69條第1 項規定，請求排除及防止侵害部分有理由部分，並未上訴，是以，該部分判決已經確定，依智慧財產案件審理法第1 條準用民事訴訟法第400 條第1 項規定，佳和公司不得對已確定之權利或法律關係爭執之，是以，佳和公司稱智慧局已經廢止據爭「台大」、「臺大」諸商標指定使用於「礦泉水、水( 飲料) 」部分商品之註冊云云，臺灣大學並未實際使用據爭商標於「礦泉水、水(飲料) 」商品云云，並無法否定前揭確定判決之既判力；縱如佳和公司稱智慧局於106 年12月27日廢止據爭註冊第01319398號「台大」商標、第01319397號「臺大」商標指定使用於「礦泉水、水（飲料）」部分商品註冊云云，然該商標廢止案之行政爭訟程序尚未終結，其廢止註冊之行政處分並未確定，況廢止商標註冊之行政處分係向將來發生效力，並非溯及使據爭「台大」、「臺大」商標指定使用於「礦泉水、水( 飲料) 」部分商品之註冊失其效力，並不生溯及既往之效力，亦不影響或妨礙已發生存在的損害賠償請求權，並無法免除其責。
㈣損害賠償部分：
佳和公司辯稱據爭商標並未實際使用於礦泉水商品，惟依商標法第35條及第68條商標專用權專屬排他範圍，並不限於「同一商品」，尚包括「類似商品」範疇，系爭「台大純水」礦泉水商品，與據爭註冊第01319397號、第01319398號商標指定使用於「青草植物茶包、植物茶包」；與據爭註冊第01310068號、第01310069號商標指定使用於「牛奶」商品；與據爭註冊第01319540號、第01319543號指定使用於「飲料零售」服務，為應相互檢索之商品或服務，為高度類似商品或服務，係受據爭商標權利排他效力所及，無法推翻侵害據爭商標權利的事實；甚者，商標法第71條第1 項各款之法定損害計算方法，賦與被害人得擇一請求計算，亦寓有減輕商標權人舉證責任之意旨，此觀74年11月29日修正立法理由，商標權人依各款之法定損害計算方法請求賠償，並不以證明實際受有損害及其數額為必要，佳和公司辯稱臺灣大學未證明有何損失或有何授權金之損失，不得請求賠償云云，與商標法第71條第1 項各款之法定損害賠償計算方法已明文擬制其損害額之立法意旨不符，於法不合。至於損害期間之認定，應從104 年12月3 日開始起算，計算至二審言詞辯論終結時，因佳和公司仍有繼續製造販賣「台大」純水、礦泉水，如計算到107 年底約有3 年，並應以每年10萬元授權金計算損賠。
二、佳和公司辯以：
㈠佳和公司於105 年8 月26日受通知涉及侵害商標權，即向臺灣大學請求授權商標使用，惟被臺灣大學拒絕，佳和公司實已有停售之準備，而106 年5 月販售之行為，為前已收有訂單，不得已勉強出售，實則佳和公司於105 年10月31日後即已全面停止販售。
㈡再者，佳和公司固對臺灣大學提出如有授權願每年給付權利金10萬元，此為在如有授權之前提下，佳和公司則可大力施展擴展業務，因而會產生利潤，自能給付每年10萬元之權利金，但佳和公司處於被壓縮環境，無法推展業務，則何能以每年10萬之權利金為標準，以計算佳和公司侵害商標之損害額？佳和公司縱前後有9 個月又19日期間涉有侵害商標之行為，實並無利潤可言。又據爭商標業經智慧局，於106 年12月27日就據爭商標指定使用於「柳橙果汁、百香果汁、果汁、濃縮果汁、礦泉水、水( 飲料) 、鈣離子水、水果醋( 健康醋) 」部分商品之註冊，予以廢止，其理由則為臺灣大學未使用據爭商標，換言之，佳和公司使用據爭商標於礦泉水商品時，臺灣大學並未使用據爭商標於同一商品，則臺灣大學並無損失可言。
三、原審判決：㈠佳和公司不得製造、持有、陳列、販賣及使用相同或近似如附表1 商標之字樣於礦泉水及其他類似商品或與該商品有關之商業文書或廣告。㈡佳和公司應給付臺灣大學80,250元，及自106 年3 月15日起至清償日止，按週年利率5 ％計算之利息。㈢臺灣大學其餘之訴駁回。㈣訴訟費用由佳和公司負擔五分之四，餘由臺灣大學負擔。㈤本判決第二項得假執行。但佳和公司以80,250元為臺灣大學預供擔保，得免為假執行。㈥臺灣大學其餘假執行之聲請駁回。佳和公司上訴聲明：㈠原判決除第一項、第三項部分外，其餘均廢棄。㈡上開廢棄部分臺灣大學第一審之訴駁回。㈢第一、二審訟訟費用由臺灣大學負擔。臺灣大學就上訴部分之答辯聲明：㈠佳和公司之上訴駁回。㈡訴訟費用由佳和公司負擔。臺灣大學附帶上訴聲明：㈠原判決於後項聲明範圍內廢棄。㈡佳和公司應再給付臺灣大學419,750 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率5 ％計算之利息。㈢訴訟費用由佳和公司負擔。㈣如獲勝訴判決，臺灣大學願供擔保請准宣告假執行。佳和公司就附帶上訴部分之答辯聲明為：㈠上訴駁回。㈡訴訟費用由臺灣大學負擔。佳和公司對於原審判決臺灣大學依修正前商標法第61條第1 項後段及修正後商標法第69條第1 項規定，請求排除及防止侵害為有理由，諭知准許部分未上訴。職是，上開部分判決業已確定，併此敘明。
四、本件法官依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：
㈠不爭執事項：
⒈臺灣大學以「臺大」及「台大」字樣向智慧局申請商標註冊，經核准列為下列註冊商標：
⑴96年7 月27日申請、97年7 月16日註冊公告第01319397號及第01319398號商標，指定使用於商標法施行細則第19條規定商品及服務分類第32類「水果茶、柳澄果汁、百香果汁、果汁、濃縮果汁、仙草茶粉、花茶茶包、礦泉水、水（飲料）、鈣離子水、青草植物茶包、青草植物包、悄草茶包、水果醋（健康醋）」等商品；
⑵96年7 月27日申請、97年5 月1 日註冊公告第01310068號及第01310069號商標，指定使用於第29類「鮮乳、羊乳、優酪乳、蘋果牛奶、牛奶、豆奶、米漿、豆漿、凝態發酵乳、貢丸、香腸、臘肉、紫蘇梅、酸梅、糖漬果蔬、醬菜、蛋、果醬、果凍、蔬菜湯」等商品;
⑶96年7 月27日申請、97年7 月16日註冊公告第01319540號及第01319543號商標，指定使用於第35類「農產品零售、食品零售、飲料零售」等服務，有商標註冊查詢資料可參（原證1 ）。
⒉臺灣大學於105 年8 月26日發函請求佳和公司除去系爭商品上「台大」系爭字樣（原證3 ），佳和公司同年9 月2 日委託律師回函請求臺灣大學准予使用「台大」字樣至105 年年底等語（原證4 ），經臺灣大學委託律師於同年9 月14日函覆重申應除去及停止使用「台大」字樣並應於同年10月31日起不再販售侵害「台大」商標權之瓶裝水之意旨（原證5 ）。嗣佳和公司於同年10月27日向臺灣大學申請「台大」商標授權使用，並請求「按每年之權利金10萬元」計算權利金等語（原證6 ），惟經「國立臺灣大學商標使用管理委員會」審查後否准並為函覆（原證7 ）。
⒊臺灣大學於96年7 月27日以「臺大」及「台大」商標，均指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第32類之「水果茶、柳橙果汁、百香果汁、果汁、濃縮果汁、仙草茶粉、花茶茶包、礦泉水、水（飲料）、鈣離子水、青草植物茶包、青草植物茶、青草茶包、水果醋（健康醋）」商品，向智慧局申請註冊，經智慧局審查，分別准列為註冊第1319397 號、第1319398 號商標。嗣訴外人高建源於105 年10月12日以該二商標有商標法第63條第1 項第2 款規定之廢止事由，向智慧局申請廢止其註冊。經智慧局審查，以106 年12月27日中台廢字第1050400 號、中台廢字第1050401 號商標廢止處分書作成系爭商標指定使用於「柳橙果汁、百香果汁、果汁、濃縮果汁、礦泉水、水（飲料）、鈣離子水、水果醋（健康醋）」部分商品之註冊均應予廢止；其餘指定使用商品之註冊，廢止不成立之處分。臺灣大學不服前揭廢止成立部分之處分，均提起訴願，經經濟部分別以107
年5 月2 日經訴字第10706303960 號、經訴字第10706304130 號、第10706304130 號訴願決定書為訴願駁回。
㈡本件爭點：
臺灣大學依修正前商標法第61條第1 項前段及修正後商標法第69條第3 項規定，請求損害賠償有無理由？如有理由，得請求賠償的金額若干？
五、本院得心證之理由：
㈠佳和公司使用系爭字樣於系爭商品構成商標之使用：
⒈按「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同」，商標法第5 條定有明文。職是，商標之使用應具備下列要件：①使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；②需有上述使用商標之客觀行為；③需足以使相關消費者認識其為商標。易言之，商標之主要功能既在於識別商品或服務之來源，俾以保護商標權人之財產權，並維護市場之公平競爭，進而保障消費者或其他市場參與人之經濟利益。商標之使用，於交易過程中，使用人於主觀上自須基於表彰商品或服務來源之意圖，客觀上亦須使商品或服務之相關消費者，認識其係用以表彰商品或服務之來源，並藉以與他人之商品或服務區別，而判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字型、字體大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨使用目的是否具有影射或攀附他人商譽之意圖等相關證據綜合判斷。
⒉經查，佳和公司於其產製及販售之系爭商品瓶身或包裝紙箱使用系爭字樣，有照片在卷可稽（原審卷第30頁正面至第31頁背面、第134 至140 頁），依前開照片所示，佳和公司於系爭商品之瓶身正面使用特別設計之「台大」系爭字樣並放大其比例，在其右側及左上角附加比例極小之「純水」、「金蜜蜂」，在其下方則放置比例較小之「PURE WATER」等字，其中「純水」、「PURE WATER」係有關商品描述之說明文字，不具識別性，由系爭字樣置於系爭商品瓶身之主要視覺位置、放大字體、特殊設計之字型以觀，其使用態樣具有特別顯著性，有使消費者藉以區別所表彰商品或服務來源之功用，是系爭字樣為佳和公司用於與系爭商品有關之廣告，客觀上係為行銷之目的，而使用商標於系爭商品之行為，足以使相關消費者認識其為商標，構成商標之使用，以下將進一步詳論其構成要件。
㈡佳和公司使用系爭字樣於系爭商品侵害臺灣大學附表1 據爭商標之商標權：
⒈佳和公司係為行銷之目的而使用系爭字樣:
佳和公司使用系爭字樣於系爭商品行銷，有網頁資料及超傑商信事業有限公司（下稱超傑公司）調查亨洋公司販售被告製造之系爭商品相關照片及統一發票等附卷可稽（原審卷第30頁正面至第31頁背面、第114 至137 頁），堪認佳和公司係為行銷之目的而使用系爭字樣。
⒉系爭字樣與附表1 據爭商標有致相關消費者混淆誤之虞：
⑴系爭字樣與附表1據爭商標是否近似及近似之程度：
系爭字樣係以框線形塑「台大」字樣，並在「台」字之「口」內置入一水滴圖形，而附表1 之據爭商標分別係標楷體書寫之「台大」或書法字體之「臺大」2 字，二者之讀音、觀念均相同，僅外觀略有不同，綜認系爭字樣與附表1 據爭商標構成高度近似。
⑵系爭商品與據爭商標指定使用商品是否類似：
按商品類似係指兩個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此兩個商品間即存在類似的關係。又商品與服務間亦存在有類似之情形，例如服務之目的若在提供特定商品之銷售、裝置或修繕等，則該服務與該特定商品間即存在類似之關係。經查：
①系爭字樣使用於「礦泉水」，與附表1 編號1 、2 據爭商標指定使用之「礦泉水」商品部分，係同一商品。
②系爭字樣使用於「礦泉水」，屬320201「汽水、果汁、礦泉水、清涼飲料」小類組，與附表1 編號3 、4 之據爭商標指定使用之「鮮乳、羊乳、優酪乳、蘋果牛奶、牛奶、豆漿、凝態發酵乳」等商品，屬290101「獸乳、調味乳、乳酸菌飲料」小類組，需相互檢索，有智慧局「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」附卷可按（原審卷第32頁），其等在作為飲品之功能及行銷管道有共同或關聯之處，係屬類似商品。
③系爭字樣使用於「礦泉水」，屬320201「汽水、果汁、礦泉水、清涼飲料」小類組，與附表1 編號5 、6 之據爭商標指定使用之「飲料零售」服務部分，屬351902「飲料零售批發」小類組，均需相互檢索，有智慧局「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」附卷可按（原審卷第33至34頁）；且系爭字樣係用於「礦泉水」飲料，與附表1 編號5 、6 之據爭商標指定使用於「飲料零售」服務，可知二者均屬「飲料」交易，行銷管道、場所相關聯，購買者與服務之對象相重疊，且系爭字樣與附表1 編號5 、6 之據爭商標高度近似，俱如前述，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認來自相同或關聯來源，則系爭字樣所使用之系爭商品與附表1
編號5 、6 據爭商標指定之服務存在類似關係。
⑶系爭字樣與附表1據爭商標之識別性：
①系爭字樣係利用臺灣大學校名之簡稱略加設計變化，乃既有名詞，與其所使用之系爭商品本身或其品質、功用或其他特性無關，不具有商品說明之意義，係「任意性商標」，消費者會直接將其視為指示及區別來源之標識，具有概念強度；佳和公司並使用系爭字樣於系爭商品行銷，且有行銷之事實，有網頁資料及超傑公司調查亨洋公司販售系爭商品相關照片及統一發票等附卷可稽，已如前述，足見系爭字樣有相當之市場強度，是由系爭字樣之概念強度及市場強度，堪認其具相當程度之識別性。
②據爭商標乃既有名詞，與其所指定使用之附表1 之商品或服務本身或其品質、功用或其他特性無關，不具有商品說明之意義，係「任意性商標」，消費者會直接將其視為指示及區別來源之標識；且臺灣大學為臺灣地區首居之著名學府，簡稱「臺大」或「台大」，為國內相關事業或消費者普遍認識及熟悉，迭經智慧局認定為著名商標，有智慧局商標資料檢索服務核駁異議評定書查詢結果明細在卷可參（原審卷第17頁至第21頁背面），具有極強之概念強度；又臺灣大學使用據爭「台大」商標於鮮乳、羊乳、優格、豆奶等商品，廣為消費者所喜愛，有網頁資料在卷可佐（原審卷第35頁至第42頁背面），足見據爭商標具高度市場強度，是由據爭商標之概念強度及市場強度，堪認其具高度之識別性。
③承上，分別衡諸系爭字樣與據爭商標之概念強度及市場強度，應認據爭商標之識別性較系爭字樣為強。
⑷綜上，系爭字樣與據爭商標高度近似，復使用於同一或類似之商品或服務，且據爭商標之識別性高於系爭字樣，足認系爭字樣使用於系爭商品，有致相關消費者混淆誤認之虞。
⒊佳和公司不得主張善意先使用：
佳和公司主張其前身為第三人萬佳津公司，嗣解散再重組為佳和公司，萬佳津公司於據爭商標之申請日96年7 月27日前，即於96年2 月間已先使用系爭字樣於系爭商品云云。經查：
⑴按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1 項第3 款定有明文。職是，主張善意先使用抗辯者，須證明：①其使用時間在商標權人商標註冊申請日前；②先使用之主觀心態須為善意，不知他人商標權存在，且無不正競爭目的；③使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。其規範之目的在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。
⑵佳和公司係於104 年12月3 日始經核准設立登記，有經濟部公司資料查詢附卷可稽（原審卷第88頁），而據爭商標之註冊申請日均為96年7 月27日，其註冊公告日分別為97年5 月1 日及同年7 月16日，有據爭商標之商標資料檢索服務在卷可按（原審卷第14頁至第16頁背面），是於佳和設立登記前，據爭商標即已申請註冊並公告，據爭商標既於佳和公司使用系爭字樣之前即已申請註冊並公告，則佳和公司就系爭字樣主張善意先使用，核與前開善意先使用之要件未合。又第三人萬佳津公司縱於解散前有使用系爭字樣，因其法人人格與佳和公司各別獨立，佳和公司尚不得援用萬佳津公司之使用行為作為本身之使用行為，職是，佳和公司所辯，並不足採。
㈢佳和公司有侵害據爭商標之故意：
據爭商標具高度識別性，迭經智慧局認定為著名商標，業如前述，佳和公司斷無不知據爭商標之理；況臺灣大學以105
年8 月26日校總字第1050069623號函請求佳和公司除去系爭商品上之系爭字樣，佳和公司即委託律師以同年9 月2 日（105 ）五高法字第0006號函請臺灣大學准予使用系爭字樣至105 年年底，惟臺灣大學再委託律師以105 年9 月14日105
律字第L10372號函重申佳和公司應除去及停止使用系爭字樣等情，有兩造前開函件附卷可考（原審卷第22至25頁），然迄106 年1 月17日佳和公司仍在市場上行銷販售系爭商品，有GOOGLE網站搜尋資料在卷可稽（原審卷第57頁）；又南投縣政府衛生局106 年3 月份抽驗包裝飲用水，其中第10項載明為「台大純水」、「松茂園商行」、「南投縣○○鄉○○村○○巷000○0 號」，有南投縣政府衛生局106 年3 月份包
裝飲用水抽驗結果在卷可查（原審卷第98至100 頁）；復依超傑公司購買商品報告所載，其調查員於106 年6 月12日至桃園市○○區○○○路00號亨洋公司購得「台大純水」礦泉水大瓶（1500ml）、小瓶（600ml ）各1 箱，其「製造日期」分別為106 年4 月21日、同年5 月13日，且該公司倉庫現場堆放約200 箱以上標示系爭字樣之礦泉水紙箱，有超傑公司購買商品報告內附之照片、統一發票附卷可憑（原審卷第114 至140 頁），足認佳和公司於收受臺灣大學之前開不得侵害據爭商標權之通知後，仍繼續製造並販售使用系爭字樣之系爭商品，其有侵害據爭商標之故意甚明。
㈣損害賠償額之計算：
⒈按未經商標權人同意，為行銷目的，於同一或類似商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權；又商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，商標法第68條第3 款、第69條第3 項定有明文。本件佳和公司故意侵害臺灣大學之商標權，業如前述，臺灣大學依侵害商標權之法律關係，請求佳和公司損害賠償，自屬正當。又按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：四、以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害」，商標法第71條第1 項第4 款定有明文。
⒉經查，臺灣大學主張自據爭商標於97年7 月16日註冊公告日起佳和公司侵害據爭商標，至遲應自佳和公司設立之104 年12月3 日起侵害據爭商標云云，惟依據原臺灣大學提出佳和公司使用系爭字樣於系爭商品之時間係於105 年8 月24日，有網頁資料附卷可憑（原審卷第30頁），是佳和公司至遲自該日起侵害據爭商標之商標權，臺灣大學無法舉證佳和公司在105 年8 月24日之前有侵害據爭商標之行為，該主張自非可採。然佳和公司卻辯稱於105 年10月31日即全面停售系爭商品云云。惟查，臺灣大學於105 年8 月26日通知佳和公司侵權後，佳和公司迄106 年5 月13日仍製造系爭商品，且迄同年6 月12日仍未回收，已如前述，是本院審酌原審認定佳和公司侵害據爭商標之期間至少為自105 年8 月24日起至106 年6 月12日止等情，核屬正確。臺灣大學在本院第二審提起附帶上訴，主張佳和公司於106 年6 月12日仍繼續製造並販售系爭商品等語，並提出經臺灣大學於106 年11月20日派員至中部的「松宏有限公司／尚宏商行」購得「台大純水」礦泉水商品高達30箱，有銷貨單及實物照片可參（本院卷第49至50頁被上證1 ），且查該批礦泉水商品的製造日期為分別為2017年10月08日（被上證1 ）及2017年10月11日（本院卷第31頁被上證2 ），堪認佳和公司於106 年6 月12日之後，繼續製造販賣系爭商品，另佳和公司雖於107 年4 月16日民事準備狀繼續辯稱：「否認現仍繼續生產」云云，但查，依臺灣大學所提出在市面上取得佳和公司之「台大純水」礦泉水，其該瓶身上印刷的製造日期為「2018.02.22」、保存期限為「2019.02.22」，有台大純水礦泉水商品實物照片3
幀附卷可憑（本院卷第79頁被上證3 ），足認佳和公司至107 年2 月22日止仍有製造販售「台大純水」礦泉水，侵害據爭商標之不法行為甚為明確。臺灣大學雖主張佳和公司之侵權期間應計算至本件第二審言詞辯論時為止，惟臺灣大學就佳和公司自107 年2 月23日起至本件第二審言詞辯論時止之有侵害據爭商標之行為，並未舉證以實其說，此部分仍空言主張，不足採信。承上，本件佳和公司侵害據爭商標之行為期間為自105 年8 月24日起至107 年2 月22日止，共計548
日，約1.5013年。
⒊佳和公司於105 年10月27日提出「台大純水之商標授權申請計畫書」向臺灣大學申請系爭字樣授權，其中記載「六、權利金之計算：每年之權利金新台幣壹拾萬元正，每次應給付十年共新台幣壹佰萬元」等語，有前開計畫書附卷可參（原審卷第27頁），臺灣大學據此作為相當授權他人使用所得收取之權利金數額計算損害賠償之依據，佳和公司於原審並不爭執，故原審以每年相當10萬元之授權金作為計算損害賠償之基礎，並無違誤。佳和公司雖辯稱臺灣大學並未製造販賣礦泉水，佳和公司製造販賣系爭產品之行為，不會造成臺灣大學之損失，惟佳和公司既使用據爭商標行銷販售系爭產品，其所得利益即可做為臺灣大學因據爭商標被侵害商標權之損失，佳和公司此部分之辯解不足採。又佳和公司復辯稱以上開授權金計算臺灣大學之損害，如有授權，其可大力施展擴展業務，因而會產生利潤，自能給付每年10萬元之權利金，但本件佳和公司處於被壓縮環境，無法推展業務，則何能以每年10萬之權利金為標準，以計算臺灣大學侵害商標之損害額，況佳和公司縱前後有9 個月又19日期間涉有侵害商標之行為，實並無利潤可言，原審以每年10萬元之標準核計損害金，亦有未當云云，但查，上開「台大純水之商標授權申請計畫書」係佳和公司提出，為向臺灣大學申請系爭字樣授權，在將本求利之考量下，應為保守估計，而不致於過高，且本件為商標侵權行為之損害賠償計算，其金額實不應低於授權金，以免常為侵權人之佳和公司所為給付低於授權金，而有鼓勵侵權行為人侵權在先而僅須付出較低之授權金，而有不當得利之怪異現象，本院因認本件以每年10萬元授權金之標準核計損害賠償金額，並無不當。
⒋承上，以每年相當10萬元之損害額，侵權期間約1.5013年，則本件佳和公司侵害據爭商標所致臺灣大學之損害計為150,130 元（100,000 元／年×1.5013年＝150,130 元），臺灣
大學請求之損害賠償於此範圍內為適當。故原審已判命佳和公司給付臺灣大學損害賠償80,250元，故臺灣大學仍得再請求佳和公司給付69,880元，逾此範圍之請求，為無理由，不應准許。
㈤臺灣大學於原審起訴固然係請求依商標法第71條第1 項第2
款或第4 款，擇一有利為勝訴之判決，惟於原審臺灣大學據佳和公司所提出之「台大純水之商標授權申請計畫書」主張依上開授權金為計算損害賠償之基礎，原審據臺灣大學之擇定而依商標法第71條第1 項第4 款為計算損害賠償之依據，兩造並就此為攻擊防禦，則臺灣大學於第二審請求本院依同法條第1 項第2 款計算損害賠償金額，不止違反於原審已擇定之計算基礎，且有待本院依其聲請命佳和公司依民事訴訟法第343 條及第344 條之文書提出義務提出商業會計帳簿表冊（依臺灣大學聲請，包含自佳和公司設立登記日起迄今銷售「台大純水」礦泉水商品之全部營業額、全部商業發票、出貨單據等會計憑證帳簿表冊），再命兩造就此為攻擊防禦，並計算損害賠償金額，實有延滯訴訟之虞，職是，臺灣大學此部分之聲請，不應准許。
㈥臺灣大學於96年7 月27日以「臺大」及「台大」商標，均指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第32類之「水果茶、柳橙果汁、百香果汁、果汁、濃縮果汁、仙草茶粉、花茶茶包、礦泉水、水（飲料）、鈣離子水、青草植物茶包、青草植物茶、青草茶包、水果醋（健康醋）」商品，向智慧局申請註冊，經智慧局審查，分別准列為註冊第1319397 號、第1319398 號商標。嗣訴外人高建源於105 年10月12日以該二商標有商標法第63條第1 項第2 款規定之廢止事由，向智慧局申請廢止其註冊。經智慧局審查，以106 年12月27日中台廢字第1050400 號、中台廢字第1050401 號商標廢止處分書作成系爭商標指定使用於「柳橙果汁、百香果汁、果汁、濃縮果汁、礦泉水、水（飲料）、鈣離子水、水果醋（健康醋）」部分商品之註冊均應予廢止；其餘指定使用商品之註冊，廢止不成立之處分，臺灣大學不服前揭廢止成立部分之處分，均提起訴願，經經濟部分別以107
年5 月2 日經訴字第10706303960 號、經訴字第10706304130 號、第10706304130 號訴願決定書為訴願駁回，有廢止處分書、訴願決定書各2 份在卷足證（本院卷第70至75頁、第92至101 頁），固為兩造所不爭執。佳和公司辯稱據爭商標有上開廢止案經廢止處分及訴願駁回，佳和公司使用系爭字樣於臺灣大學未生產販賣之礦泉水而行銷系爭產品，不致對臺灣大學造成損害云云。然查，原判決主文第1 項「被告（即佳和公司）不得製造、持有、陳列、販賣及使用相同或近似如附表1 商標之字樣於礦泉水及其他類似商品或與該商品有關之商業文書或廣告」已經判決確定，依確定判決之既判力，佳和公司不得為與確定判決意旨相反之主張。至於損害賠償部分，因上開商標廢止案之行政爭訟程序尚未終結，其廢止註冊之行政處分並未確定，況廢止商標註冊之行政處分係向將來發生效力，並非溯及使據爭商標指定使用於「礦泉水、水( 飲料) 」部分商品之註冊失其效力，並不生溯及既往之效力，亦不影響或妨礙已發生存在的損害賠償請求權，佳和公司並無法免除其侵害據爭商標之責任，況本件第二審判決宣判後，兩造均不得上訴，即告確定，亦不致影響損害賠償金額多寡之計算。職是，佳和公司所辯並不足採。
六、綜上所述，被上訴人臺灣大學依前揭規定，請求上訴人佳和公司賠償150,130 元，及自上訴人佳和公司收受起訴狀繕本送達翌日即106 年3 月15日（原審卷第65頁送達證書可參）起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之法定遲延利息，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。原審判命上訴人佳和公司給付80,250元本息，而駁回被上訴人其餘之訴。關於原審判命上訴人佳和公司給付部分，核無不當，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。又被上訴人即附帶上訴人臺灣大學請求上訴人即附帶被上訴人佳和公司再給付69,880元部分，為有理由，應予准許，已如上述，乃原判決就此部分為附帶上訴人臺灣大學敗訴之判決，自有未洽。附帶上訴人臺灣大學就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院將原判決此部分予以廢棄改判如主文第3 項所示。至於逾上開應准許部分，附帶上訴人臺灣大學之請求為無理由，原審為其敗訴之判決，並無違誤，附帶上訴人臺灣大學就此部分所為之附帶上訴，為無理由，應予駁回其附帶上訴。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為無理由，附帶上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第450條、第78條
、第79條但書判決如主文。
中　　華　　民　　國　　107 　年　　7 　　月　　12　　日智慧財產法院第一庭
審判長法　官　陳忠行
法　官　林洲富
法　官　曾啟謀
以上正本係照原本作成。
不得上訴。
中　　華　　民　　國　　107　 年　　7　　 月　　23　　日書記官　丘若瑤