智慧財產及商業法院106年度民商訴字第46號

• 裁判案由: 排除侵害商標權行為等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 107 年 04 月 30 日
• 當事人: 郭幸如、三郎餐飲有限公司

智慧財產法院民事判決
106年度民商訴字第46號原　　　 告　郭幸如
訴訟 代理人　蘇燕貞律師
被　　 　告　三郎餐飲有限公司
兼法定代理人　劉良珍
共 同
訴訟 代理人　唐永洪律師
張晶瑩律師
上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於107 年4 月11日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：
㈠原告係註冊第01298706號「三郎一、さんろら及圖」商標之商標權人，指定使用於「餐廳、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯店、速簡餐廳、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦筵席、代預訂餐廳、點心吧、外燴、伙食包辦、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤」等服務，專用期限至民國117 年1
月15日（下稱據爭商標，如附圖一所示）。
㈡詎被告劉良珍未經原告授權或同意，於被告三郎餐飲有限公司（下稱被告公司）銷售之便當外包裝上使用與據爭商標近似之「家常三郎さぶろぅ弁當（日文漢字）ベんとぅ及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖二所示）於類似之便當商品暨服務（原證3 ），有致相關消費者混淆誤認之虞，對據爭商標已構成商標法第68條第3 款之侵害商標權：
⒈系爭商標與據爭商標之主要識別部分為「三郎」，二商標文字高度近似：
被告等固辯稱據爭商標之「三郎」為弱勢商標，識別性極低；系爭商標與據爭商標雖部分近似，惟近似程度甚低云云，惟查，前有第三人印迪食品有限公司分別以「Sanlong 三郎江」及「三郎江Sanlong 」圖樣（原證25），均指定使用於「便當」等商品類別，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）以前揭字樣與系爭商標及據爭商標等商標圖樣近似，復指定使用於同一或類似之「便當」等商品／服務，有致相關消費者混淆誤認之虞為由，予其核駁先行通知（原證26），足證據爭商標之「三郎」字樣仍具識別性；而系爭商標圖樣上之「家常三郎」與據爭商標圖樣上之「三郎一」，就商標之文字相較，皆有相同之中文「三郎」二字，僅字首、字尾有不具識別性之「家常」及「一」之細微差異，且「三郎」為消費者所熟習之文字而可輕易唸讀部分，是系爭商標與據爭商標之主要部分無論外觀、觀念、讀音均屬相同，於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，整體商標圖樣顯易使施以普通注意之消費者有同一或系列商標之聯想，二者應屬構成高度程度近似之商標。是被告上開主張，自不足採。
⒉系爭商標與據爭商標所使用之商品／服務間高度類似，當然有致相關消費者混淆誤認之虞：
①系爭商標與據爭商標固分別使用於便當及鹽酥雞商品，非為同一商品，惟二商標所使用之商品，均屬價格較低之外食，且兩造均係提供餐飲服務，不論就其性質、內容，在滿足消費者之需求上及服務提供者，具有共同或關係之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不同但有關係之來源，故二商標所指定使用之商品／服務間應存在相當程度之類似關係。
②被告等固以系爭商標僅使用於便當類產品，而據爭商標係使用於鹽酥雞產品，且被告僅在北部經營，而原告在南部經營等云云，抗辯兩者市場區隔明顯，無混淆誤認之可能。惟查，據爭商標與系爭商標雖非於同一地區使用，惟因兩商標高度近似，且使用於類似之外食商品，相關消費者極易誤認兩商標為同一來源之系列商品，或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係。更遑論被告等所稱系爭商標較於據爭商標之知名度高，均係建立於被告等不法侵害原告所有據爭商標之上。
③被告等又抗辯系爭商標已獲智慧局核准註冊，足證並無混淆誤認之虞云云，惟本件系爭商標最引消費者辨識之核心部分為「三郎」字樣，此與據爭商標之「三郎一」高度近似，極易使相關消費者於異時異地隔離且整體觀察後，產生同一系列商標之聯想，故應屬近似之商標；而二造商標指定使用之服務復同屬餐飲服務，有使消費者混淆誤認二商標為系列品牌，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係情形，而有商標法第30條第1 項第10款規定之適用，且智慧局前於105 年10月25日亦以(105) 慧商40080 字第10591007570 號核駁先行通知書函，認定二商標構成近似，且二者皆提供「餐飲服務」，其性質、內容、提供者等因素上具有共同或關聯之處如標示相同或近似的商標，依一般社會通念市場交易情形，易使一般消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則所指定使用之服務間應屬存在相關程度之類似關係，進而認定應予核駁（原證10），可證系爭商標有應撤銷之事實存在；詎嗣後智慧局旋即變更上開見解，改稱二商標併存無致相關消費者混淆誤認之虞，並於106 年11月16日核准系爭商標之註冊（原證17），顯與先前所持核駁理由相悖，違反行政自我拘束原則；又依智慧局網站之檢索資料可知，於96年4 月14日前，即據爭商標申請日前，以「三郎」字樣為商標之一部或全部，且指定使用於第29、30類商品及第43類服務類別者，僅有2 件有智慧局網站商標檢索資料可參（原證25），且自原告起訴前，獲准註冊且仍有效者為16件，其中指定使用在同一或類似商品／服務者，亦僅有兩造之商標，且復指定使用於類似「便當」商品，當然有致相關消費者混淆誤認之虞。
⒊本件二商標有反向混淆誤認之情形：
被告等另辯稱系爭商標之便當商品及餐飲服務為消費者所廣泛認識，相較之下，據爭商標並不具備知名度，故原告使用系爭商標於便當商品及餐飲服務之行為，並無使消費者誤認原告之商品為被告所生產，或產生混淆誤認等情之可能，並提出網頁畫面、被告公司之401 報表為證（被證7 至9 ），然查，判斷商標是否構成混淆誤認，商標之知名度僅為考量、輔助之因素之一，而商標或商品服務是否近似方為具決定性之必要審酌因素，實則，本件系爭商標較據爭商標晚申請、但挾優勢資源在市場建立較據爭商標更高知名度之標示，於判斷是否有混淆誤認之虞時，不得僅憑二者之知名度之差異，而應進一步判斷是否有「在後的商標權人處於強勢地位或是非常著名，而讓消費者產生一種先商標權人所提供之商品或服務是源自在後商標權人的錯誤印象」之情形。是縱使如被告等所言，在被告等使用系爭商標之便當商品及餐飲服務，其知名度顯高於原告，惟此等市場品牌效應亦係被告挾其市場資源之優勢地位而進行大規模之行銷、販售之結果，對於原告註冊在先之據爭商標，應已構成反向混淆誤認。準此，被告等於其便當產品及餐飲服務上所使用之系爭商標與原告據爭商標有混淆誤認之虞，彰彰甚明。
㈢被告等不得依商標法第36條第1 項第3 款之規定主張「善意先使用」：
⒈被告等固主張其使用系爭商標早於據爭商標申請日前，並提出被證10即桃園縣衛生局函、被證11即桃園縣政府營利事業登記證，及證人○○○、○○○及○○○等人之證述為證，惟由前揭被證10及被證11等證據，僅得證明被告等經營便當業務早於據爭商標申請日前，尚不足以證明被告等使用系爭商標早於據爭商標申請日前，而被告等之訴訟代理人亦已自承於96年前，被告等所使用者僅為「三郎」字樣，與系爭商標圖樣不同，且前揭事實亦可由證人○○○所為證述可稽（見本院卷第146 頁），是上開證據均不得作為被告等先使用系爭商標之佐證。
⒉被告等就系爭商標之使用事實曾有變更、中斷情事：
被告等於98年5 月7 日向智慧局申請「山の狼さぶろぅ家常弁當〈當為漢字〉ベんとぅ及圖」（下稱「山狼便當」）商標之註冊，申請人地址為「桃園市○○區○○路00號」（原證18），復參WalkerLand窩客島網站網頁資料，其便當外包裝上所使用者，係「山狼便當」商標，而非系爭商標，且同時其上復記載「三郎便當（平鎮店）」等字樣（原證19）等情，可知當時「平鎮店」亦使用「山狼便當」商標，參諸第三人於102 年8 月17日在批踢踢實業坊網站詢問「請問以前振興路上不是有一間三郎嗎？請問怎麼不見了？」，他人回覆「已經搬到金陵路了。」，又有人詢問：「前幾天公司訂便當盒子上的是寫" 山狼" 是同一家嗎？」、「我買大時鐘那家（按：係指中壢店）也是寫山狼耶」，他人回覆：「是同一家沒錯。因為三郎的商標被註冊走，所以才改成山狼」等語（原證22），苟非經被告劉良珍或其員工告知，消費者豈可能知悉被告等變更使用「山狼便當」商標，係因據爭商標已申請註冊在前之故？且依一般經驗法則，被告等既已向智慧局申請「山狼便當」商標，並獲准註冊在案，被告等理應變更使用「山狼便當」商標，而非繼續使用系爭商標，且為節省成本，同一家公司通常使用相同之產品包裝，應無可能僅因不同分店，而使用不同之產品包裝。故縱有被告等所稱，中壢店使用「山狼便當」商標，平鎮店使用「三郎便當」商標之情形，亦應係於103 年間「中壢店」與「平鎮店」分家後，始可能發生（原證27），益足證明被告等確實有中斷使用系爭商標，變更使用「山狼便當」商標之事實。
⒊另就被告等開始使用系爭商標之時間點，證人○○○僅證稱其記得約略時間為96年間，無法記得確切時間點等語（見本院卷第209 頁），證人○○○則證稱被告等從在市場做便當時就開始使用系爭商標等語（見本院卷第211 頁），無法證明被告等開始使用系爭商標之確切時間點，而由證人○○○證稱系爭商標完稿之時間為「96年5 月29日」（見本院卷第214 頁），上開證述亦與其在臺灣桃園地方法院檢察署106
年度偵字第22203 號案件中所為證述相同（原證27），顯足證明系爭商標使用之時間晚於據爭商標申請日即96年4 月14日。又參諸證人○○○另證稱系爭商標與「山狼便當」商標之委託設計及完稿時間相距不到1 年等語（見本院卷第214
頁），顯見被告劉良珍係因知悉系爭商標申請案遭智慧局駁回，始委託證人○○○設計另一個風格之「山狼便當」商標，可證被告等嗣後繼續不法使用系爭商標，目的在於佐證二商標併存無致相關消費者混淆誤認之虞，顯非基於善意。
㈣原告對被告等請求排除侵害及連帶損害賠償，洵屬有據：
系爭商標與據爭商標高度近似，且指定使用於類似商品／服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，其註冊違反商標法第30條第1 項第10款之規定，而有應撤銷之原因等節，業如前述，且被告接獲上開智慧局於105 年10月間就系爭商標註冊案之核駁理由先行通知書後，已知系爭商標與據爭商標構成近似，且有致相關消費者混淆誤認之虞，惟非但仍未停止使用系爭商標，更另向智慧局申請廢止據爭商標之註冊，經智慧局以106 年3 月22日（106 ）智商00438 字第10680142240
號作成廢止不成立之處分，被告提起訴願仍遭駁回（原證12、13號），且原告亦委託商標代理人○○○於106 年3 月27日函知被告等（原證4 ），並對被告劉良珍提起刑事告訴（原證5 ），惟被告等至今仍繼續使用系爭商標經營便當店，顯係故意侵害據爭商標，原告自得依公司法第23條第2 項、商標法第68條第3 款、第69條第1 、2 、3 項規定，請求被告等排除侵害及連帶損害賠償；退萬步言，縱認系爭商標之註冊並無違反商標法第30條第1 項第10款之規定，惟二商標亦應自系爭商標核准註冊日即106 年11月16日之後始得併存，被告等於此日期前使用系爭商標之行為，仍有致相關消費者混淆誤認之虞，難謂係權利正當行使，被告等自仍應負損害賠償責任；而參照被告公司之營業所得可知，截至105 年10月止，被告公司銷售淨額超過新臺幣（下同）2,400 萬元以上（附表：被告公司自105 年1 月至106 年10月止營業所得明細表，見本院卷第230 頁）。是以，原告主張被告等應連帶賠償300 萬元，自屬有據。
㈤並聲明：⒈被告等不得使用相同或近似於0000000 號註冊商標之文字或圖樣於所指定商品或服務、名片、看板、網頁、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上。⒉被告等不得持有、陳列、販賣、輸出或輸入含有「三郎」或「三郎便當」字樣之商品或服務，或使用於任何商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物。⒊被告等應將自己使用或授權他人使用含有應將自己使用含有「三郎」或「三郎便當」字樣之招牌、名片、廣告、便當紙盒、提袋及其他行銷物件銷毀。⒋被告等應連帶給付原告300 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。⒌訴訟費用由被告等連帶負擔。⒍第四項聲明，原告願以現金或等值之彰化商業銀行股份有限公司斗南分行可轉讓定期存單供擔保，請准予宣告假執行。
二、被告抗辯：
㈠本件二商標近似程度甚低，且非類似商品，無使消費者混淆誤認之虞：
⒈原告註冊之據爭商標「三郎」為弱勢商標，識別性極低：
被告劉良珍使用「三郎」文字係因夫婿○○○排行第三，其父受日本教育，從小以「三郎」稱之。且台灣老一輩三男之偏名亦多為「三郎」，故為習見之文字，以「三郎」作為商標之一部分申請註冊者，即有數十筆（被證3 ），是以「三郎」為弱勢商標，其識別性極低，不能因本件二商標均有「三郎」二字，即謂其有致相關消費者混淆誤認之虞。
⒉據爭商標與系爭商標雖部分近似，惟近似程度甚低：
①據爭商標與系爭商標除中文文字「三郎」外，兩者其餘文字及日文讀音部分並不相同，且圖樣分別為「雞隻」與「便當」，外觀上即有明顯之差異。
②另就觀念上而言，據爭商標可令消費者聯想所販賣者為與雞隻相關之產品，系爭商標則係令消費者聯想為與便當相關之產品，此以具有普通知識經驗之消費者，於實際交易施予普通注意，異時異地隔離及整體觀察，二商標整體外觀、讀音、指示產品來源之觀念予人寓目印象截然不同，尚無可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，故系爭二商標就外觀上而言之近似程度甚低。
⒊據爭商標與系爭商標所使用之商品或服務並不類似，縱認為類似，惟類似程度亦甚低：
據爭商標雖指定使用於餐廳、冷熱飲料店等服務，惟實際上原告僅使用於炸雞攤。而系爭商標係使用於便當產品，依一般社會通念及市場交易情形，該二者於功能、材料、產製上並不相同，應非構成類似商品，或縱有類似，其類似程度亦甚低。且據爭商標於南部使用，系爭商標於北部使用，市場區隔明顯，營業利益亦無衝突，故並無混淆誤認之虞。
⒋據爭商標與系爭商標並無實際混淆誤認之情事：
被告使用系爭商標提供便當產品，已於市場建立口碑，曝光率也高，迄今未有人提出商標異議，或發生消費者誤判商標之情事。
⒌相關消費者對被告所使用之系爭商標較為熟悉：
被告提供之家常便當產品廣受桃園地區消費者歡迎，以GOOGLE搜尋「三郎便當」，前十頁網頁均為相關資料，且被告公司年營業額近5,000 萬元，更可見其頗負盛名，此有被證7
、8 及智慧局系爭商標申請註冊卷宗（下稱系爭商標申請卷）第26頁即附件3 網頁資料可資佐證；另自系爭商標申請卷第35頁即附件7 之消費者食記亦可證明，消費者對於被告所使用之系爭商標及該商標所連結之便當產品確實具有相當程度熟悉。反觀原告所開設之三郎一炸雞攤，依被證9 及系爭商標申請卷第24、25頁可知，不僅相關資料甚少，甚且還有高雄之三郎一炸雞攤早於2012年9 月結束營業之消息，足見原告之知名度甚低。況自涉訟迄今，未見原告提出其自身之營業報稅資料，亦可知消費者對其產品及商標之陌生。
⒍被告等使用系爭商標為善意：
被告劉良珍約於87年間以「三郎便當」為商店招牌，並於88年1 月18日向改制前之桃園縣衛生局申請「三郎餐飲店」之設立登記，然因衛生局前去查核當日被告未營業，故而未能准許（被證10），惟被告仍然繼續經營「三郎便當」生意。而後被告復以「三郎餐飲店」為營利事業名稱向桃園縣政府申請登記，於96年2 月7 日經核准設立登記（被證11），足證被告在據爭商標申請註冊日之前即已使用「三郎便當」商標，用意係為了表彰自己之便當產品，且據爭商標並非高知名度商標，被告並非為了攀附原告據爭商標之商譽，並無不正競爭之目的，自非惡意。
⒎末自系爭商標申請卷可知，智慧局初認系爭商標指定使用之產品範圍太廣，恐有與據爭商標混淆誤認之虞，惟經被告減縮指定用於「便當」一項，及提出無使相關消費者混淆誤認之虞之具體事證後，被告已獲准使用，益證智財局亦判斷系爭商標與據爭商標並無致相關消費者混淆誤認之虞。
⒏原告雖主張本件二商標存在反向混淆誤認之情形，造成消費者認為「三郎」商標是被告而與原告無關云云，惟被告使用系爭商標僅使用於便當產品、北部地區，原告使用據爭商標僅使用於鹽酥雞產品、南部地區，兩者市場區隔明顯，故消費者並無誤認兩商標為同一來源之系列商品，或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係之可能。原告僅因系爭商標名氣較大即空言有反向混淆誤認之虞，卻未提出任何佐證，似有混淆視聽之虞，實不可採。
㈡本件被告等應有善意先使用原則之適用：
⒈茲就「三郎便當」與「山狼便當」成立先後陳明如下：
①被告劉良珍前於87年間於桃園縣中壢市公有第一市場（下稱中壢第一市場）販售便當，並使用印有「三郎便當」字樣之便當盒。嗣95年間因中壢第一市場欲計畫改建，且市場攤位狹小環境不理想，為免影響日後之生意，被告劉良珍遂於96年2 月將「三郎便當」遷至平鎮市○○路00號，並於同年2
月7 日以「三郎餐飲店」為營利事業名稱登記以便能開立發票；因被告劉良珍希望女兒能有自己的事業，故原中壢第一市場之攤位則交由被告劉良珍之女兒○○○改以「山狼便當」名義販售便當。後「山狼便當」搬遷至中壢市○○○路0
號，因空間變大，可服務客群較多，為開立發票，故○○○於103 年3 月18日設立登記「山之狼餐飲店」。
②原告固提出原證22欲佐證「三郎便當」曾經改為「山狼便當」，惟網路留言者之身分不明，焉以之有無變更使用之情形？況自原證22之提問者問：「請問以前振興路上不是有一間三郎嗎？請問怎麼不見了？」，底下留言回覆：「已經搬到金陵路了。」等語，可知「三郎便當」仍持續在金陵路營運，並無改以「山狼便當」名義營運，否則回覆者當會加上一句「改成山狼便當名義」等文字以提醒提問者不要搞錯；至於下方留言「前幾天公司訂便當盒子上的是寫山狼是同一家嗎？」等語，可知該人係訂購「山狼便當」，才會有「山狼便當與金陵路上之三郎便當是否為同一家」之疑問。
③證人○○○、○○○於本院審理中均證稱「三郎便當」一直存在，沒有改變過名字（見本院卷第209 、212 頁），證人○○○並另證述：「…會成立『山之狼』是因為他們要開發票，我開給他們的統編都是開兩個，一個是『三郎』，一個是『山之狼』。」等語（見本院卷第210 頁），可知被告未曾將「三郎便當」改為「山狼便當」，參以證人○○○於本院審理中證述：「…設計原由為『三郎』一直是舅舅的稱謂，因為他是第三位兒子，所以從小長輩就是叫舅舅『三郎』，其次是因為我從小就知道他們在經營便當店…」（見本院卷第213 頁），亦可知被告並非基於不當競爭之目的而使用系爭商標。
④綜上，可知「三郎便當」與「山狼便當」雖系出同源，資源同享，惟營運上卻各自獨立，被告未曾將「三郎便當」改為「山狼便當」，更非惡意使用系爭商標。
⒉原告雖另主張系爭商標係證人○○○於96年5 月間始完稿，與被告初始使用之「三郎便當」商標不同，與善意先使用應繼續未中斷使用之要件不合云云，惟被告於據爭商標申請註冊日之前即開始使用之「三郎便當」商標與系爭商標相較，均有「三郎」、「便當」字樣，其他「家常」字樣或日文部分，僅係說明三郎及便當而已，故二者之主體相同，依一般社會通念，仍不失其同一性，是以被告並未變更商標使用；且被告自始迄今僅有販售便當，未曾變更或擴張營業項目，且系爭商標亦僅指定使用於便當而已，益證被告自始僅欲以原始之「三郎便當」販售便當而已，並無任何不正競爭之目的，自非惡意，符合善意先使用之要件，應得於原使用之便當商品範圍內繼續使用。
㈢退步言之，縱認被告確有侵害據爭商標，惟原告僅空言其受有損害，並未提出任何資料佐證其確實受有相當於300 萬元之損害，故其主張300 萬元之損害賠償亦無理由。
㈣並聲明：⒈原告之訴均駁回。⒉訴訟費用由原告負擔。⒊如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、法官整理兩造爭執及不爭執事項（見本院卷第147 至148 頁）：
㈠不爭執事項：
⒈原告係據爭商標之商標權人，申請日為96年4 月14日，於97年1 月16日註冊並公告，權利期限至107 年1 月15日止，商標登記註冊商品類別包含餐廳、冷熱飲料店、飲食店、小吃店。
⒉被告劉良珍前於96年7 月11日，以「家常三郎さぶろぅ弁當（簡體字）」商標圖樣、向智慧局申請註冊；惟智慧局於97年10月間以前揭商標與據爭商標其高度之近似程度及指定服務間高度之類似，就前揭商標申請案以(97)智商0261字第09780471270 號核駁審定書予以駁回。
⒊被告公司係註冊系爭商標之商標權人，聲明商標圖樣中之「家常」、「郎」、「便當（日文漢字）」、「ベんとぅ（日文：便當）」文字不在專用之列，申請日為105 年4 月22日，嗣被告公司於105 年10月間接獲智慧局以(105) 慧商40330 字第10590968960 號及(105) 慧商40080 字第10591007570 號公函就系爭商標申請案所為核駁理由先行通知書，理由為系爭商標與據爭商標之中文近似，且復指定於同一或類似之商品／服務，有致相關消費用混淆誤認之虞，經被告修正僅指定於便當服務，經核准註冊，註冊號數第01880596號，權利期間自106 年11月16日起至116年11月25日。
⒋原告委託商標代理人○○○先生於106 年3 月27日函知被告等，其代理原告請被告等停止一切侵害原告所有據爭商標之行為；惟被告等至今仍繼續使用系爭商標經營便當店。
㈡爭執事項：
⒈被告等使用系爭商標對據爭商標是否構成商標法第68條第3
款之侵害商標權？
⒉被告等是否得依商標法第36條第1 項第3 款之規定主張「善意先使用」？
⒊原告請求如聲明所示排除侵害及連帶損害賠償，有無理由？四、本院得心證之理由：
㈠被告等有使用近似據爭商標之圖案於類似商品或服務之行為：
按商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，其判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。系爭商標與據爭商標相較，其中文字部分均有相同之中文「三郎」二字，僅字首字尾不具識別性文字「便當」、「家常」與「一」之些微差異，其中文之外觀、觀念及讀音皆高度近似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆誤認二商品、服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標；又被告等將系爭商標使用於經營便當店，與據爭商標所指定使用之「餐廳、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯店、速簡餐廳、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦筵席、代預訂餐廳、點心吧、外燴、伙食包辦、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤」等服務相較，二者皆屬餐飲業，其性質、內容、提供者等因素上具有共同或關聯之處，存在相當程度之類似關係，是被告等有使用近似據爭商標之商標於類似商品或服務之行為，應堪認定。
㈡被告行為屬商標法第36條第1 項第3 款規定之「善意先使用」：
⒈按下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1 項第3
款定有明文。又本款所謂善意先使用，在於衡平註冊保護原則下與先使用人間之衝突，以求公允。善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。而善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準，且其適用需符合：㈠使用在先的事實必需發生在他人商標申請註冊日之前；㈡繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限；㈢商標權人可以要求在先使用人附加適當區別標示，使其在特定條件下使用，免受他人商標專用權之干涉，始為公允。
⒉原告雖主張系爭商標之設計係於96年5 月間始完稿，被告初始使用之「三郎便當」與系爭商標圖樣不同，且期間亦有變更使用「山狼便當」商標之中斷情事，不得主張善意先使用云云，惟查：
①被告劉良珍主張其自80幾年即開始於中壢第一市場以「三郎便當」經營便當店，並曾於88年間向桃園縣衛生局申請開設「三郎餐飲店」，惟未經核准設立；嗣因中壢第一市場有拆遷計畫，其於96年2 月間即另擇桃園縣平鎮市振興路29號1
樓一址繼續經營三郎便當店，並於96年2 月7 日經桃園縣政府核准以「三郎餐飲店」為營利事業名稱設立登記，原設於中壢第一市場之攤位則交由其女兒○○○以「山狼便當」名義繼續經營，嗣於103 年間搬遷至中壢市博愛三路1 號，並經○○○於103 年3 月18日設立登記「山之狼餐飲店」等情，核與證人○○○於本院審理中證稱：伊父親從80幾年就開始供應多多飲料給被告劉良珍經營的「三郎便當」，之後由伊接手供應，最早「三郎便當」是在中壢第一市場地下室，沒有店招牌，但便當盒印的都是「三郎便當」，後來90幾年時另外成立一間分店在平鎮市振興路，地下室那間還在，之後地下室那間改名為「山狼便當」，於103 年前後移到中壢市博愛路，但平鎮振興路那間還是一直叫「三郎便當」，之後有再遷到平鎮市金陵路，但都並沒有變更過「三郎便當」的名字等語（見本院卷第209 頁）大致相符，證人○○○於本院審理中亦證稱：伊在中壢第一市場做生意，供應調味料給被告劉良珍經營之「三郎便當」，合作期間大概有2 、30年之久，一直到他們從市場搬走；在伊與被告劉良珍合作期間「三郎便當」有掛店招牌，並沒有換過名字等語（見本院卷第211 頁），經互核上開二證人之證言，其間就「三郎便當」於中壢第一市場地下室經營時是否有懸掛店招牌乙節，該二人所言固有出入，惟查證人○○○並非於該市場設攤之商家，就10、20餘年前「三郎便當」有無懸掛招牌之枝微細節有所誤記，亦非無可能，其二人就「三郎便當」於自市場搬遷之前並未更改名字之重要情節既證述明確並互核一致，自難僅以上開細微差異即認其等證言不足採信，且被告確曾於88年間向桃園縣衛生局申請設立「三郎餐飲店」未果，嗣於96年2 月7 日經桃園縣政府核准設立「三郎餐飲店」之營利事業登記，有桃園縣衛生局88年1 月20日八八桃衛七字第8801458 號函文、桃園縣政府營業事業登記證（被證10、11）在卷可稽，足證被告於據爭商標96年4 月14日申請註冊前，即已開始使用「三郎便當」於其所經營之便當店事業；至系爭商標之圖樣設計係於96年5 月29日始完稿，經證人○○○於本院審理中證述明確（見本院卷第214 頁），參以證人○○○於本院審理中證稱：系爭商標是「三郎便當」於90幾年間遷到平鎮市振興路時才開始使用等語（見本院卷第209
頁），固足認定被告等上開自80幾年即開始在中壢第一市場使用於經營便當店之「三郎便當」與嗣後使用之系爭商標圖樣並不完全相同，惟查被告等初始使用之「三郎便當」與系爭商標均有「三郎」、「便當」等文字，給予消費者之主要寓目、唸讀印象相同，所營事業亦無改變，縱就商標之圖樣略有更動，期間並有搬遷、另立分店情事，仍無礙於其持續使用之事實，堪認被告等自80幾年即開始持續使用系爭商標之主要部分「三郎便當」迄今，且均使用於經營便當店事業，自無中斷情事。
②原告固另舉出原證18、19、22，主張被告等確有中斷使用「三郎便當」之情事，惟查，原證18「山狼便當」商標註冊之申請人仍為被告劉良珍所經營之「三郎餐飲店」，於原證19網頁資料亦顯示有刊載「山狼便當」商標圖樣之店家為「三郎便當（平鎮店）」，而於原證22批踢踢實業坊網站之問答紀錄中，仍顯示原在平鎮市振興路、嗣搬遷至平鎮市金陵路之「三郎便當」與在中壢市之「山狼便當」係同時併存，均無法證明被告等確有中斷使用「三郎便當」之情事，參以證人○○○於本院審理中證稱：伊到現在也還是一直繼續供應多多飲料給「三郎便當」及「山狼便當」，他們會開不同發票，伊開給他們的統編都是開二個，一個是「三郎」，一個是「山狼」等語（見本院卷第210 頁），益徵「山狼便當」僅為「三郎便當」之分店，「三郎便當」之營運並未因另開立「山狼便當」而中斷，原告此部分主張，自難認有據。
③原告雖又主張依證人○○○之證言，系爭商標與「山狼便當」商標之設計完稿日相距不到1 年，顯見被告劉良珍係因知悉系爭商標申請案遭智慧局駁回，始委託證人○○○設計「山狼便當」商標，且被告接獲智慧局於105 年10月間就系爭商標註冊案之核駁理由先行通知書後，已知系爭商標與據爭商標構成近似，且有致相關消費者混淆誤認之虞，惟仍未停止使用系爭商標，另向智慧局申請廢止據爭商標之註冊，經智慧局作成廢止不成立之處分，被告提起訴願仍遭駁回，原告並另委託商標代理人○○○於106 年3 月27日函知被告等及，對被告劉良珍提起刑事告訴，可證被告使用系爭商標顯非基於善意云云，惟查，被告等於據爭商標96年4 月14日申請註冊前，早於80幾年即開始使用「三郎便當」經營便當店，業如前述，自難認其有何與原告不正競爭之意圖而非善意；至被告劉良珍雖於96、97年間接續委託證人○○○設計系爭商標及「山狼便當」商標，惟被告等於此期間自中壢第一市場搬遷後仍繼續使用「三郎便當」，並無中斷情事，亦如前述，縱上開二商標之委託設計日期相距非久，亦或僅為便於○○○經營分店「山狼便當」之用，尚難推論被告等具有日後不法使用系爭商標之意圖；況被告公司初始申請註冊系爭商標時，係指定使用於「便當；飯速食調理包；焢肉飯；雞肉飯；炒飯；排骨飯；速食飯；八寶粥；咖哩飯；油飯；速食粥；魚排飯；筒米糕；壽司；滷肉飯；粽子；廣東粥；燕麥粥；雞排飯；雞腿飯。」等商品，嗣被告公司於105 年10月間接獲智慧局以(105) 慧商40330 字第10590968960 號及(105) 慧商40080 字第10591007570 號公函就系爭商標申請案所為之核駁理由先行通知書，理由為系爭商標與據爭商標之中文近似，且復指定於同一或類似之商品／服務，有致相關消費用混淆誤認之虞後，被告即修正為僅指定於便當商品，而經核准註冊等情，有系爭商標原申請註冊卷內資料可佐，縱期間被告另申請據爭商標之廢止案，目的或僅在於確保自身早已先使用「三郎便當」之權利，尚難遽認其有惡意，其既於接獲智慧局通知後即減縮系爭商標指定之商品限於便當，嗣並係基於經智慧局核准註冊之行政處分而使用系爭商標，自仍難認有何不正當競爭之行為甚明。
④綜上，堪認被告等於據爭商標96年4 月14日申請註冊前，即已開始使用「三郎便當」商標迄今未中斷，且均係使用於便當商品，亦無不正競爭之行為，而符合善意先使用之情明確，則被告在原有販售便當商品而善意使用「三郎便當」商標之情形下，其交易關係於法律上所應受保護權益，自不受據爭商標之商標權效力所及，是被告依商標法第36條第1 項第3 款規定，主張不受據爭商標之效力所拘束，即屬有據，原告主張被告符合商標法第69條第1 、2 、3 項之規定，依同法第61條規定請求排除侵害及損害賠償，尚無可採。
五、綜上，原告依商標法第68條第3 款、第69條第1 項、第2 項、第3 項、第71條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項等規定，請求如其聲明所示排除侵害及損害賠償，為無理由，應予駁回。其假執行之聲請亦失所依附，不予准許。
六、至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　107　 年　　4　　 月　　30　　日智慧財產法院第三庭
法 官 黃珮茹
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　107　 年　　5　　 月　　7　　 日書記官　鄭楚君