智慧財產及商業法院106年度民商訴字第6號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 107 年 05 月 01 日

智慧財產法院民事判決
106年度民商訴字第6號原　　　告　寶圓國際股份有限公司
法定代理人　吳建宏（原名：吳炳坤）
訴訟代理人　張國璽律師
顏心韻律師
被　　　告　龔秋香即茂林羊肉爐店
訴訟代理人　林彥苹律師
複代理人　　郭庭光律師
被　　　告　何中照即微風商行
被　　　告　馮郭寶玉即萩楓飲食店
被　　　告　湛素枝即金湛羊肉店
被　　　告　楊勝傑
被　　　告　羅子良
被　　　告　羅玉玟即竹興羊肉爐
被　　　告　周宗賢
被　　　告　周宗坤即好客飲食店
被　　　告　王嘉鈴即茂林小吃店
共 同
訴訟代理人　尤彰澤律師
徐偉峯律師
被　　　告　張栢照即高照小吃店
被　　　告　呂東城
被　　　告　梁細來即統全食品行
被 告 彭善怡即新豐羊肉爐
上 一 人
訴訟代理人 徐偉峯律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於107 年3
月20日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序部分：
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者；或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限。又不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第255 條第1
項第2 、7 款，及第256 條分別定有明文。查原告於民國106 年2 月9 日具狀追加梁細來（原名梁忠仁）及張重文為被告（本院卷一第150 頁），不甚礙被告之防禦及訴訟之終結。而106 年8 月1 日原告另更正被告正老林羊肉爐微風店為何中照即正老林羊肉爐微風店、被告張栢照即正老林羊肉爐西屯店為張栢照（本院卷二第197 至198 頁），嗣又於106
年12月26日更正被告被告張栢照為張栢照即正老林羊肉爐西屯店、呂東城即正老林羊肉爐民權店為呂東城（本院卷二第197 至198 頁），107 年1 月15日再具狀更正被告何中照即正老林羊肉爐微風店為何中照即微風商行、被告龔秋香即正老林羊肉爐桃園店為龔秋香即茂林羊肉爐店、被告馮郭寶玉即正老林羊肉爐大竹店為馮郭寶玉即萩楓飲食店、被告湛素枝即正老林羊肉爐中壢店為湛素枝即金湛羊肉店、被告楊勝傑即正老林羊肉爐金竹店為楊勝傑、被告羅子良正老林羊肉爐新豐店為羅子良、被告羅玉玟即正老林羊肉爐竹東店為羅玉玟即竹興羊肉爐、被告張栢照即正老林羊肉爐西屯店為張栢照即高照小吃店、被告周宗賢即正老林羊肉爐楊梅店為周宗賢、被告周宗坤即正老林羊肉爐林口店為周宗坤即好客飲食店、被告梁細來為梁細來即統全食品行，並追加彭善怡即新豐羊肉爐為被告（本院卷四第59至61頁），其更正或追加，均本於請求基礎事實同一，參照前揭規定，均應予准許。另原告訴之聲明隨上開被告之追加及更正而修正，乃屬更正法律上之陳述，依同法第256 條規定，亦無不合。至原告起訴時將法定代理人並列為原告，為明顯錯誤，所為之修正，與訴之變更無涉，併此敘明。
二、原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意，民事訴訟法第262 條第1 項定有明文。則原告於106 年11月21日言詞辯論前，具狀撤回對張重文之起訴（本院卷三第179 頁），與前揭規定，尚無不合。
貳、實體部分：
一、原告主張：
（一）緣原告與訴外人林武棋、林家均、青山林國際股份有限公司（下稱青山林公司）、新正老林食品有限公司於104 年5 月29日訂定「合作協議書」（下稱系爭合作協議），由青山林公司將註冊第01137823號「正老林」商標（下稱系爭商標）移轉予原告，並約定應於合作協議簽訂後7 日內，將與各加盟店之契約移轉予原告。嗣原告之法定代理人吳建宏（原名吳炳坤）取得青山林公司104 年5 月29日簽署之「正老林」商標權移轉契約書，並於104 年8 月27日辦畢移轉登記，104 年9 月16日公告，原告為系爭商標權人。惟上開訂約人竟迄未依約將加盟契約移轉予原告，訴外人林武棋更另起爐灶，轉由王嘉玲獨資新設「茂林小吃店」，並以「茂林羊肉爐」為名，於原正老林之蘆洲總店原址繼續經營，以「茂林羊肉爐」取代原「正老林羊肉爐」之招牌，市場上並陸續有「茂林」為名之羊肉爐加盟店。自105 年初起，「正老林」蘆洲總店官網、google搜尋頁面，即陸續公布全省「正老林」羊肉爐更名為「茂林」羊肉爐之訊息，使一般消費者誤以為「正老林」羊肉爐即為「茂林」羊肉爐，意圖使消費者及潛在加盟業主認「正老林」商標已不復存在，侵害原告寶圓公司所有「正老林」商標之價值。
（二）105 年3 月初，原告逐一以電話及發函告知被告等人「正老林」商標權已移轉予原告，若欲繼續使用「正老林」商標，應重新與原告簽署授權合約，惟被告何中照即微風商行等11人皆置之不理，仍分別繼續為使用「正老林」商標，侵害原告商標權，使原告受有商標權之損害。而被告王嘉玲即茂林小吃店，未經原告授權使用「正老林」商標及簽署加盟合約，仍繼續於由其經營之Facebook粉絲頁、官網、Google搜尋引擎之關鍵字皆使用「正老林」商標；被告呂東城、被告梁細來未經原告授權使用「正老林」商標及簽署加盟合約，被告呂東城竟仍受被告梁細來之託，於105 年11月8 日、同年11月5 日facebook呂東城臉書頁面公開發表「正老林羊肉爐店即將開幕」、「新開幕征老林羊肉爐店和你見面，…呂東城0000000000，Line：tony
chen6688」，使用「正老林」商標。再者，征老林民權店店面所懸掛之燈籠使用「正老林」字樣，而名片及招牌使用「征老林」字樣，與「正老林」相似，易使消費者混淆，顯已共同侵害原告商標權，使原告受有商標權之損害。原告爰依商標法第第69條第3 項、民法第28條、第184 條第1 項前段及後段及第185 條之規定，請求被告等應負如訴之聲明之損害賠償責任。
（三）被告王嘉玲、何中照、馮郭寶玉、湛素枝、楊勝傑、羅玉玟、周宗坤於自己店面、官網、fb頁面公告「正老林羊肉爐」為「茂林羊肉爐」，使一般消費者或其他潛在加盟業者誤以為「茂林」羊肉爐即為「正老林」羊肉爐，而「正老林」羊肉爐現已不復存在，致「正老林羊肉爐」於社會上之評價已有貶損，侵害原告之商譽權，原告自得依據民法第184 條第1 項之規定，向上開被告請求賠償。
（四）被告等與訴外人林武棋（或青山林公司）間是否有授權關係或不定期限之授權關係仍有疑義：
據原告所知，當時簽署之加盟合約期限3 年，至今業已逾期失效，此亦為被告張栢照即正老林羊肉爐西屯店所自承。被告等亦未提出渠等所稱與林武棋「有」簽署不定期限之繼續性授權契約之證據；而「正老林」商標於102 年6
月1 日已受讓與訴外人青山林公司，被告等是否有與訴外人青山林公司重新簽署授權契約？或訴外人青山林公司仍受被告等與訴外人林武棋之授權契約拘束？均未見被告等說明。縱被告等與訴外人林武棋尚有授權關係存在，然因該授權關係未依法登記，該授權關係亦不拘束原告，而無買賣不破租賃原則之適用。
（五）損害賠償計算：
1.原告已有於「1111創業加盟網」刊登加盟「正老林」羊肉爐之「品牌（即正老林羊肉爐）授權權利金」為新臺幣（下同）150 萬元，上開「授權金」即是指授權加盟店使用商標之對價。原告至遲於105 年9 月30日起，於網路公開刊登招募加盟之廣告，授權金為150 萬元，是以，原告得依據商標法第71條第4 款之規定向被告等請求侵害商標權150 萬元之損害。
2.被告等均係經營羊肉爐店之業者，且「正老林」羊肉爐品牌眾所皆知，消費者於選擇羊肉爐時，很容易聯想到「正老林」，又原告於提告侵害商標權前，已逐一先以電話或書函通知「正老林」商標權已移轉予原告，希冀被告等能予原告溝通，然被告等仍置之不理，而繼續使用「正老林」商標權獲取利益有1至2年之久，綜合上開等情以觀，原告請求被告等侵害原告「正老林」商標權之損害賠償150
萬元應為適當。影響商標價值部分，併予請求商譽權之損害賠償50萬元。
（六）聲明：①被告何中照即微風商行應給付原告200 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。②被告龔秋香即茂林羊肉爐店應給付原告200 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。③被告馮郭寶玉即萩楓飲食店應給付原告200 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。④被告湛素枝即金湛羊肉店應給付原告200 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⑤被告楊勝傑應給付原告200
萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⑥被告羅子良、被告彭善怡即新豐羊肉爐應連帶給付原告150 萬元及被告羅子良自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止、被告彭善怡即新豐羊肉爐自本變更追加狀繕本送達翌日起，按年息百分之五計算之利息。⑦被告羅玉玟即竹興羊肉爐應給付原告200 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⑧被告張栢照即高照小吃店應給付原告150 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⑨被告周宗賢應給付原告150 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⑩被告周宗坤即好客飲食店應給付原告200 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⑪被告王嘉玲即茂林小吃店應給付原告50萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⑫被告呂東城、被告梁細來即統全食品行應連帶給付原告150 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⑬原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告等則辯以：
（一）何中照即微風商行等10人：
1.被告何中照即微風商行等10人為原正老林羊肉爐加盟店，均與原商標權人林武棋間有不定期之商標權授權關係存在；而商標之授權有其自律性，無需公權力干預，只要商標授權人與被授權人合意，即生授權之效果，其方式不以書面為限，口頭合意亦屬之（最高行政法院100 年度判字第191 號判決參照）。又繼續性供給契約，乃當事人約定一方於一定或不定之期限內，向他方繼續供給定量或不定量之一定種類、品質之物，而由他方按一定之標準支付價金之契約。是無名之不定期繼續性供給契約，亦應同可類推適用民法相關之規定（最高法院94年度臺上字第1860號判決參照）。則參繼續性供給契約，而該契約倘於中途發生當事人給付遲延或給付不能時，民法雖無明文得為終止契約之規定，但為使過去之給付保持效力，避免法律關係趨於複雜，應類推適用民法第254 條至第256 條之規定，許其終止將來之契約關係，依同法第263 條準用第258 條規定，向他方當事人以意思表示為之；以及不定期繼續性契約關係終止後向將來消滅之意思表示，除契約約定終止事由外，必須法律有特別明文規定，始得行使等最高法院判決意旨（89年度台上字第1904號、100 年度台上字第1632號判決、96年度台上字第153 號判決），不定期商標授權契約，須有法定或意定之事由，始能終止授權契約，且如中途發生當事人債務不履行情事，商標權人欲片面終止授權合約，應類推適用民法第254 條規定，須經商標權人定相當期限催告其履行，而被授權人於期限內不履行時，商標權人始得終止契約。被告等10人既未經原商標權人中止商標授權契約，依法仍有使用系爭商標之權。
2.商標法第39條第3 項參考民法第425 條之規定，即所謂買賣不破租質的原則，明定商標權移轉不影響原授權關係之存在，被告等10人應類推適用民法第254 條至第256 條之規定，在未任何經終止將來之契約關係，依同法第263 條準用第258 條規定，其契約仍然存在，以保護弱勢之第三人（最高法院89年度台上字第1904號判決）。
3.被告何中照即微風商行等十人與原商標權人林武棋間之不定期商標權授權關係，雖未經登記，但原告為知情第三人，則依商標法第42條之「第三人」，非泛指任何第三人，而係基於商標權移轉未經登記之事實，因信賴商標權尚未移轉，以致權益受侵害之第三人（臺灣高等法院101 年上易字第1172號民事判決參照）；以及商標法第39條第2 項商標授權登記對抗主義，均在保護不知情的第三者，故縱使授權未經登記，知情之第三人亦不得援引商標法第39條第2 項而主張授權不存在。被告10人仍為系爭商標授權人，並無侵害系爭商標可言。
4.至被告王嘉鈴所經營之新北市○○區○○路000 號正老林羊肉爐本店依原告與訴外人林武棋合作協議書之約定，原告負責人吳建宏並保證新公司成立之後，由林武棋持有股份45% ，並仍保有新北市○○區○○路000 號正老林羊肉爐本店之商標權及經營權。蘆洲本店之經營權及商標權既不在系爭商標權移轉契約內容之內（合作協議第9 點：《正老林〉蘆洲總店由甲方即林武棋經營），林武祺將其經營之蘆洲總店另行移轉於其未來之媳婦，即被告王嘉鈴，即屬正當法律之行使，並無違法及違約之處。
（二）張栢照即高照小吃店：
1.從未接獲林武棋告知商標已移轉，因此以為原告為詐騙集團。
2.未親眼目睹正老林商標權權利讓渡書，又聯絡不到原商標權人林武棋，已於105 年4 月10日在櫃台上方貼出看板告知客人，本店與正老林無任何加盟關係。
3.95年10月加盟期滿後，本店從未自稱正老林羊肉爐，原告用誘導式話術，讓我們間接承認為正老林，未等我說明現在已更名，即掛斷電話。
4.105 年5 月初已拆掉正老林招牌，並於105 年12月25日於台北市警察局中山分局偵查時，出示照片。
5.本店未設有專屬網站、社群媒體，客人、網友FB打卡標示正老林羊肉爐，不在我管理範圍。
（三）被告龔秋香即茂林羊肉爐店：
1.被告確曾在105 年3 月間接獲原告來電表示為商標權人，要求被告簽約使用，隨即向原加盟業主詢問，確認後隨即將正老林商標拆除、遮蔽，嗣於105 年4 月1 日申請變更為「茂林羊肉爐店」，同年5 月3 日辦理停業登記，同年9 月20日起復業，並無再使用正老林商標。足見被告主觀上無侵害意思，客觀上亦無侵害行為。
2.原告於105 年4 月間電話訂位時，被告仍有以正老林回答之情形，係因長久以來均是使用正老林，故一時疏忽仍使用相同方式回答，難謂對原告造成損害。
（四）被告呂東城：
1.被告呂東城受朋友梁細來（梁忠仁）邀請去民權東路一段72號「老林羊肉爐」消費，並應要求幫忙廣為宣傳，乃拍照po FB 廣告有『買10送1 』優惠活動，是善意幫助朋友，並無使用系爭商標之意圖與行為。105 年11月8 日被通知廣告有侵權之嫌，即已撤除FB並參加第一次法院協調會，且向原告說明僅為消費者而已。至原告另發現有的則非被告呂東城所為，3 月7 日續存的貼圖有可能是有人複製貼圖所致，非被告呂東城能控制，並提出消費明細及統全食品行為被告梁細來獨資之商業登記資料。
（五）被告梁細來即統全食品行：
79年間認識正老林的老闆，並加盟使用系爭商標。原告與正老林老闆合股之前，被告梁細來出借數百萬元之多款項給正老林老闆，更加認為自己有權使用系爭商標。
（六）均聲明：①原告之訴駁回。②如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、得心證之理由：
（一）查系爭商標係於94年1 月16日由訴外人林武棋申請註冊獲准在案，有系爭商標註冊證附卷為憑（本院卷二第44頁）；且被告等（除被告呂東城、王嘉鈴外）均為系爭商標前商標權人林武棋之「正老林羊肉爐」之加盟店主，此為原告所不爭執（僅爭執已逾加盟合約期限，本院卷二第211
、212 頁），並有原告自稱105 年3 月初逐一以電話及發函告知被告等人「正老林」商標權已移轉予原告，若欲「繼續」使用「正老林」商標，應重新與原告簽署授權合約等語，可稽上開被告等為加盟店主。則按加盟契約具有定型化契約與繼續性契約之特質，由加盟本部提供商標、商號名聲或其他營業象徵之標誌及經營知識，在同一形象下進行商品販賣或事業經營，加盟店則支付一定之對價，在加盟本部之指導及援助下經營事業之繼續性法律關係，足認上開被告等加盟店主前經訴外人林武棋授權使用系爭商標甚明。
（二）原告雖主張系爭商標於102 年間移轉給訴外人青山林公司，且加盟合約定有期限，卻未見上開被告等提出青山林公司授權使用系爭商標之依據。惟查，商標授權契約與一般契約無異，只須當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立（民法第153 條第1 項），不因商標法第39條第2 項「商標授權非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人」之規定受影響，因商標授權登記僅為對抗要件，並非商標授權之生效要件。況青山林公司負責人林家均為林武棋之子，有其戶籍謄本在卷可按，且系爭商標原商標權人為林武棋，佐以上開被告等使用系爭商標迄今，未見青山林公司向上開被告等主張權利，顯見青山林公司默示同意上開被告等使用系爭商標之實。是上開被告等稱經系爭商標前商標權人授權使用系爭商標，應屬無疑。再者，加盟合約乃屬繼續性之契約，未為終止之意思表示前，上開被告等自應依加盟合約之宗旨履行權利義務，是參被告張栢照提出與訴外人林武棋間之「加盟連鎖店合約書」（本院卷四第46至49頁，下稱加盟合約）第三點「店裝設備與招牌由甲方（即受權人）統一辦理，加盟合約有效期間內，上開被告等不得變更招牌。」之約定，上開被告等有依約保持招牌不變之義務。
（三）原告現為系爭商標權人，對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，固有商標法第69條第3 項可據；且經原告提出通知函文、通聯記錄、收件回執及電話譯文為證。然由電話譯文（本院卷三第137 至154 頁）內容可見，被告等均不知系爭商標移轉原告之情；況原告與林武棋間之合作協議尚有另案訴訟，而上開被告等復未經林武棋終止加盟合約，僅因原告通知即改變招牌而違反加盟合約，亦屬強人所難。是上開被告等辯稱因與林武棋有加盟合約而使用系爭商標，並無侵害原告系爭商標權之故意或過失，應屬可採。
（四）至被告呂東城並非「正老林羊肉爐」店主，有其提出之消費明細，及統全食品行為被告梁細來獨資之商業登記資料可按；且臉書上之貼文，多為生活經驗之分享，未具使用商標意圖。被告呂東城既僅具消費者之身分，張貼其在被告梁細來「正老林羊肉爐」消費之經驗，本無使用商標之必要，實難認被告呂東城主觀上有何侵害原告系爭商標權之故意或過失。而被告王嘉鈴所經營之新北市○○區○○路000 號正老林羊肉爐店，即為訴外人林武棋經營之蘆洲總店，依合作協議第九點：正老林蘆洲總店由甲方（即林武棋）經營之約定，該店本有使用系爭商標之權利。雖該店主名義有所更易，但承受訴外人林武棋之營業及使用系爭商標之權利，不生影響。
（五）原告另主張被告梁細來使用「征老林」、被告龔秋香、湛素枝、王嘉鈴使用「茂林」作為羊肉爐店名，侵害系爭商標權；但「征老林」、「茂林」之文字外觀有別，讀音亦有差異，整體異時異地隔離觀察，不致消費者誤認其為相同來源或有加盟關係，難認有系爭商標權之侵害。又原告主張前揭被告侵害其商譽，但原告究有何商譽受損，未具其舉證，所為主張，自無從為有理由之認定。
六、綜上所述，被告等並無故意或過失侵害原告商標權，且原告未舉證受有商譽之損失，所為如訴之聲明之請求，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊及防禦方法，於本判決結果不生影響，爰不逐一論述。
八、結論：原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、
民事訴訟法第79條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　107 　年　　5 　　月　　1 　　日智慧財產法院第三庭
法 官 魏玉英
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　107 　年　　5 　　月　　2 　　日書記官　鄭郁萱