智慧財產及商業法院106年度民專上字第29號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 107 年 07 月 05 日
• 當事人: 十銓科技股份有限公司、夏澹寧

智慧財產法院民事判決
106年度民專上字第29號上　訴　人　 十銓科技股份有限公司
兼法定代理人 夏澹寧
上二人共同
訴訟代理人　 李佳翰律師
複代理人　 　陳俊瑋律師
被上訴人　　 廣穎電通股份有限公司
法定代理人　 陳慧民
訴訟代理人　 徐偉峯律師
尤彰澤律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國106 年2 月13日、同年6 月28日本院105 年度民專訴字第53號第一審判決提起上訴，本院於107 年4 月30日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人主張：
被上訴人於民國104 年11月21日取得中華民國設計D171931
號「可攜式存取裝置組」專利（下稱系爭專利），專利期間自104 年11月21日起至115 年7 月8 日止。詎被上訴人發現上訴人十銓科技股份有限公司（下稱十銓公司）在國內製造及在其官方網站販售給各大購物網站之「T151隨身碟」（下稱系爭產品），經送鑑定後落入系爭專利之專利權範圍而侵害系爭專利。被上訴人於104 年12月28日寄發存證信函予上訴人十銓公司，並陸續於104 年12月29日及105 年1 月11日發函予各銷售通路，請求上訴人十銓公司及各該通路停止該侵權行為及銷售該系爭產品，惟上訴人十銓公司於105 年1
月13日回覆否認侵權。上訴人夏澹寧為上訴人十銓公司之法定代理人（以下與上訴人十銓公司合稱時稱「上訴人等」），自應與上訴人十銓公司負連帶賠償責任，爰依專利法第142 條準用96條第1 、2 、3 項、民法第28條、第185 條、公司法第23條第2 項規定，請求上訴人等連帶給付新臺幣（下同）100 萬元，並請求命被上訴人十銓公司排除、防止侵害及回收侵權物品（未繫屬於本院部分茲不贅述）。
二、上訴人等則以下列等語資為抗辯：
㈠系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍：
系爭產品之外型設計係以水珠飽滿張力之發想，配以側面外型之線條圓潤度及分件比例，均與系爭專利有異。被上訴人所提出之鑑定報告，其內容將功能性設計納入系爭專利侵權與否之比對範圍，顯與專利侵權判斷之一般原則有違，而難以令人信服。
㈡被證2-1 與被證2-2 之組合；被證3 附件5 、6 、7 、8 之組合，足以證明系爭專利不具創作性：
系爭專利係以早已為業界隨身碟產品設計中廣泛運用之設計概念（包含一存取件及插置件），參酌被證2-1 與被證2-2
之組合，或被證3 附件5 至8 之組合，以「模仿自然界形態之鵝卵石外觀」及「基本幾何形之長方體並於其邊角採常用之圓角設計」為單純組合之設計，並未產生異於鵝卵石及長方體組合之特異視覺效果而具設計特徵，故系爭專利經整體綜合判斷應認為易於思及，自不具創作性，
三、原審為上訴人等一部敗訴之判決，上訴人等對其敗訴部分不服提起上訴，上訴聲明為：㈠原判決不利於上訴人等部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡第一審及第二審訴訟費用由上訴人等負擔。㈢被上訴人願供擔保請准宣告假執行。
四、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實：
㈠被上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自104 年11月21日起至115 年7 月8 日止（見原審卷一第9 至10頁）。
㈡系爭產品為上訴人十銓公司所製造、為販賣之要約、販賣。㈢被上訴人於104 年12月28日寄發存證信函予上訴人十銓公司（原證10，見原審卷一第231 至237 頁），並陸續於104 年12月29日及105 年1 月11日發函予銷售通路（原證11，見原審卷一第238 至319 頁），請求上訴人十銓公司及各通路停止銷售系爭產品。上訴人十銓公司於105 年1 月13日回覆，否認有上述侵權行為（原證12，見原審卷一第320 至323 頁）。
五、本院與兩造協議並簡化爭點如下（見本院卷第203頁）：
㈠系爭產品是否落入系爭專利權範圍？
㈡被證2-1 與被證2-2 之組合；被證3 附件5 至8 之組合，是否足以證明系爭專利不具創作性？
㈢被上訴人請求上訴人十銓公司排除防止侵害、回收侵權物品是否有據？
㈣本件損害賠償應如何計算？被上訴人請求上訴人等連帶賠償100萬元本息是否有據？
六、本院之判斷：
㈠系爭專利技術內容：
1.系爭專利設計內容：
系爭專利之設計包含一呈圓潤柔順之鵝卵石外觀的存取件，及一線條俐落的插置件。該存取件及該插置件彼此搭配呈現一種剛毅具科技感的外觀，並分別展現出全方位對稱之美感。該存取件包括一造型展現層次感的本體及一在視感上予人精巧實用之感受的蓋體，當該蓋體與該本體分離時，可將該插置件插入該蓋體內，顯示本創作易於安裝、使用之概念（參系爭專利說明書設計說明，見原審卷一第10頁）。
⒉系爭專利之專利權範圍：
設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書之設計名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品應確定為一種如隨身碟等可存取數據的「可攜式存取裝置組」。系爭專利核准公告之圖式揭露有一存取件及一插置件，其二者以一懸吊珠鍊（虛線部分）結合而構成其整體設計，由於說明書之設計說明記載「圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分」，故系爭專利之外觀應確定為「如圖式各視圖所揭露之存取件及插置件所構成的整體形狀，但不包括虛線部分之懸吊珠鍊元件」，該懸吊珠鍊元件非屬比對的範圍，其主要示意圖如附圖一所示。
㈡有效性分析：
⒈按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件上訴人等抗辯系爭專利有得撤銷之原因，本院自應就系爭專利有無撤銷之原因自為判斷，不適用相關停止訴訟程序之規定。又上訴人雖依同法第17條規定請求本院裁定命經濟部智慧財產局（下稱智慧局）參加訴訟，然該條係規定法院「必要時」「得」裁定命智慧局參加訴訟，因此是否有裁定命智慧局參加訴訟之必要，法院有裁量空間。本院認雖上訴人十銓公司對系爭專利提起舉發（見本院卷第55頁），但該舉發案尚未經智慧局審定，而本院認上訴人等於本件民事訴訟中所提系爭專利有應撤銷原因之爭點並不足採（詳後述），是本件並無裁定命智慧局參加訴訟之必要，合先敘明。再者，系爭專利係於103 年7 月9 日申請，經審定核准專利後，於104 年11月21日公告等情，有系爭專利公報附卷可參（見原審卷一第9
至10頁），因此，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即103 年1 月22日修正公布、同年3 月24日施行之專利法（下稱103 年專利法）為斷。再按凡可供產業上利用之設計，無下列情事之一者，得依本法申請取得設計專利：一、申請前有相同或近似之設計，已見於刊物者。二、申請前有相同或近似之設計，已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。設計雖無前項各款所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時，仍不得取得設計專利。103 年專利法第122 條第1 、2 項分別定有明文。
⒉本件引證案之說明：
⑴被證2-1 、被證2-2 （見原審卷二第69至70頁）：
被證2-1 為惠普v175w 造型隨身碟公開銷售網頁資訊，網頁上記載之公開日期為2011年3 月1 日，被證2- 2為惠普v270w 造型隨身碟公開銷售網頁資訊，網頁上記載之公開日期為2012年1 月13日，均在系爭專利申請日前，可作為系爭專利之先前技藝。主要示意圖如附圖二所示。
⑵被證3 之附件5 至8 （見原審卷二第177至190頁）：
被證3 之附件5 為98年6 月21日公告之我國第D129357
號「隨身碟」專利案；被證3 之附件6 為101 年7 月1
日公告之我國第D147916 號「USB 隨身碟-1」專利案；被證3 之附件7 為101 年7 月1 日公告之我國第D147917 號「USB 隨身碟-2」專利案；被證3 之附件8 為101
年7 月1 日公告之我國第D147918 號「USB 隨身碟-3」專利案。其等之公告日均早於系爭專利申請日，可作為系爭專利之先前技藝。主要示意圖如附圖三所示。
⒊被證2-1 與被證2-2 之組合不足以證明系爭專利不具創作性：
⑴被證2-1 、被證2-2 與系爭專利皆由一存取件及一插置件所構成，且該存取件皆包含一本體及一蓋體，但前開先前技藝與系爭專利於存取件與插置件部分仍有差異。在存取件部分，被證2-1 之存取件為圓角矩形，被證2
-2之存取件則略為蛋形，且蓋體表面設有多道波浪狀之浮凸紋路，被證2-1 與被證2-2 之存取件皆與系爭專利表面光滑、外觀呈扁平鵝卵石形狀之存取件明顯不同；而在插置件部分，被證2-1 之插置件概呈T 字形，被證2-2 之插置件則為一端突起之球形，亦與系爭專利呈現單純圓角矩形之插置件有明顯不同。因為被證2-1 與被證2-2 都未揭露系爭專利存取件及插置件之外觀造型特徵，且這些差異特徵，已足以使得系爭專利由存取件及插置件所構成的整體外觀產生明顯特異於被證2-1 、被證2-2 之視覺效果，因此，系爭專利非為所屬技藝領域中具有通常知識者依被證2-1 與被證2-2 可易於思及之創作，故即使組合被證2-1 與被證2-2 也無法證明系爭專利不具創作性。
⑵上訴人雖主張，依最高行政法院100 年度判字第1769號判決意旨可知，審查設計專利之創作性時，得結合多項先前技藝與申請專利之設計進行總體比較，若其係單純組合先前技藝或基於先前技藝而簡易變換設計手法，且無產生異於單純變換設計之特異視覺效果，應認定不具創作性，惟原判決基於設計專利僅能與單一先前技藝比對之新穎性判斷原則逕自套用於創作性，顯有違誤云云。然上訴人引述之最高行政法院之判決意旨已明確指出，「…審查（創作性）之過程中，得就整體設計在視覺上得以區隔之範圍審究其是否已揭露於先前技藝或習知，倘先前技藝確有組合動機，經整體設計綜合判斷後，系爭專利對照先前技藝之組合倘仍不具特異之視覺效果者，仍得認定系爭專利不具創作性…」由此可知，雖設計專利得以複數個先前技藝之組合來比對是否具有創作性，惟仍須整體觀之，並進行綜合判斷設計專利是否產生「特異之視覺效果」。上訴人以被證2-1 與被證2 -2之組合證明系爭專利不具創作性，惟如上開比對所述，被證2-1 與被證2-2 都沒有揭露系爭專利存取件及插置件之外觀形狀特徵，進而被證2-1 與被證2-2 由存取件及插置件所構成之整體外觀與系爭專利明顯不同，所以系爭專利之整體外觀已產生不同於被證2-1 與被證2 -2之特異視覺效果，在此基礎上，所屬技藝領域中具有通常知識者自無法依據被證2-1 與被證2-2 不存在之設計特徵，輕易思及系爭專利之創作，故上訴人之主張並不可採。
⑶上訴人又稱，系爭專利乃以「模仿自然界形態之鵝卵石外觀」之存取件及「基本幾何之長方體並於其邊角採常用之圓角設計」之插置件為單純組合之設計，差異僅係就習知設計外觀為簡易變化，並未產生特異視覺效果云云。惟查，被證2-1 與被證2-2 並未實質揭露、亦未教示該存取件可為如鵝卵石外觀之設計，以及插置件可為圓角長方體外觀之設計，即使鵝卵石外觀與幾何圓角長方體分別為自然界中之形態與習知設計外觀，所屬技藝領域中具有通常知識者仍無法由被證2-1 與被證2-2 獲得充分之建議或教示，進而完成如系爭專利之存取件與插置件之個別外觀設計，及其組合後之系爭專利整體外觀設計，又鵝卵石之外觀各異，其非如自然界之動物、植物等具有特定形態之物，而系爭專利之存取件雖如鵝卵石一般呈現圓潤柔順之外觀，惟由於該存取件之長寬高分別具有特定且相同之平整尺寸，可知其外觀設計相對於自然形態之鵝卵石，已經修飾或重新構成，故系爭專利之存取件並非單純模仿自然界形態之鵝卵石外觀，因此以該存取件與插置件所構成之系爭專利整體外觀，其所呈現之視覺效果亦不同於單純鵝卵石與基本幾何之組合，而產生特異之視覺效果，故上訴人之主張並不可採。
⒋被證3 附件5 至8 之組合不足以證明系爭專利不具創作性：
⑴被證3 附件5 至8 與系爭專利皆係由一存取件及一插置件所構成，且該存取件皆包含一本體及一蓋體。惟在存取件部分，被證3 附件5 之存取件係呈動物掌形，而附件6 至8 之存取件則係呈圓角矩形，故被證3 附件5 至8 之存取件皆與系爭專利表面呈扁平鵝卵石形狀之存取件明顯不同，被證3 附件5 至8 皆未揭露系爭專利存取件之外觀造型特徵。而在插置件部分，被證3 附件5 概呈T 字形、附件6 為五芒星形、附件7 為葉形，附件8
則為花朵形狀，都與系爭專利呈現單純圓角矩形之插置件亦明顯不同，故被證3 附件5 至8 亦未揭露系爭專利插置件之外觀造型特徵。因此，被證3 附件5 至8 都沒有揭露系爭專利存取件及插置件之外觀形狀特徵，而這些差異特徵，已足夠使得系爭專利由存取件及插置件所構成的整體外觀產生明顯特異於被證3 附件5 至8 之視覺效果，因此系爭專利非為所屬技藝領域中具有通常知識者依被證3 附件5 至8 可易於思及之創作，即使組合被證3 附件5 至8 也無法證明系爭專利不具創作性。
⑵上訴人雖主張，系爭專利係利用被證3 附件5 至8 之設計概念，雖造型有所不同，惟該差異僅係就習知設計之外觀簡單變化云云。然而，設計專利係保護透過視覺訴求之創作，其創作內容在於應用在物品的外觀之設計而非物品本身，因此比對設計專利之創作性時應係以物品之整體外觀作為依據，而非僅止於「設計概念」。如前所述，被證3 附件5 至8 不論在存取件或是插置件之外觀設計皆明顯不同於系爭專利，上訴人對此也不否認，因此系爭專利整體外觀所呈現之視覺效果自與被證3 附件5 至8 不同，在此基礎上，所屬技藝領域中具有通常知識者並無法依據被證3 附件5 至8 不存在之設計特徵，輕易思及系爭專利之創作，故上訴人之主張並不可採。
㈢侵權比對分析：
⒈系爭專利之技術內容已如前述。至於系爭產品之技術內容，依系爭產品照片所示（見附圖四），系爭產品為一可用於存取數據之隨身碟產品，該隨身碟包含一呈圓潤柔順之鵝卵石外觀的存取件，及一略呈矩形外觀的插置件。該存取件包括一圓弧形之本體及一圓弧形蓋體，二者結合成似鵝卵石之整體外觀，當該蓋體與該本體分離時，可將該插置件插入該蓋體內，以幫助安裝、使用。
⒉按設計專利的侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（即系爭產品）。其中，比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被控侵權對象，其應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對判斷。再以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。茲比對如下：
⑴確定系爭專利之專利權範圍：
依系爭專利核准公告之圖面，並審酌物品名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品應確定為一種可存取數據的可攜式存取裝置組；依系爭專利核准公告之圖式，並審酌其設計說明所載之創作特點，系爭專利之外觀應確定為「如各視圖所構成的整體形狀」。
⑵物品的相同或近似判斷：
系爭專利與系爭產品皆係可存取數據的可攜式存取裝置組，兩者用途相同，故系爭產品與系爭專利之物品相同。
⑶整體視覺外觀的相同或近似判斷：
所謂外觀之相同或近似，係指採取普通消費者選購商品之觀點，以「整體觀察、綜合判斷」之方式，據以比對判斷系爭產品與系爭專利之整體外觀是否相同或近似。詳細的來說，比對判斷時，應觀察系爭專利圖式的整體內容與系爭產品中對應該圖式之設計內容，綜合考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象的影響，以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，包含「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵」（即系爭專利之「新穎特徵」）、「正常使用時易見的部位」，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合的視覺印象，而為綜合性之決定。若產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為相同或近似之外觀；反之則否。茲分述如下；
①經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之共同特徵為：特徵a 存取件略呈一扁平之鵝卵石形狀；特徵b 插置件略呈一矩形，四角隅呈圓弧形，上、下表面與側面之邊緣設有圓弧導角；特徵c 存取件於表面約三分之一處形成分隔線，而將整體區分為一本體及蓋體；特徵d ：存取件與插置件之一端設有相對應之「圓形孔洞」（詳附圖五所示）。而系爭專利與系爭產品之主要差異特徵為：特徵e 系爭專利存取件之側邊呈連續之圓弧曲面，系爭產品存取件之側邊則設有二道「稜角線」；特徵f 系爭專利插置件之左、右側邊呈平直面，系爭產品插置件之左、右側邊則略微圓弧曲面（詳附圖六所示）。
②就系爭專利與系爭產品之共同特徵a 至d 而言，這些共同特徵已包括整體輪廓及主要視覺特徵，故二者之整體外觀幾近完全相同，且系爭產品又包含系爭專利於存取件表面上之「分隔線」及存取件、插置件表面上之「圓形孔洞」特徵。由於系爭專利為一可供使用者隨身攜帶、隨手把玩之電子產品，該存取件、插置件及其表面之特徵皆為該類電子產品正常使用時易見的部位，故共同特徵a 至d 都屬於「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」，而易影響其整體視覺印象。至於就差異特徵e 而言，系爭專利存取件之側邊呈連續之圓弧曲面，而系爭產品存取件之側邊則具有一小段平直面，進而產生隱約之稜角線，但該稜角線於視覺上不大明顯；就差異特徵f 而言，系爭專利插置件之左、右側邊呈平直面，而系爭產品插置件之左、右側邊略呈圓弧狀，但該插置件整體仍係呈一矩形，而與系爭專利呈平直面的矩形之形狀差異甚微。該差異特徵e 、f 皆僅佔系爭產品整體外觀上之局部細微差異，並不足以影響其整體視覺印象。
③綜上所述，基於系爭產品與系爭專利之共同特徵a 至d 係屬於「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」，而系爭產品與系爭專利之差異特徵e 、f 於視覺上甚不明顯，不足以影響系爭產品整體之視覺印象，故在綜合考量前開特徵對於整體視覺印象的影響後，整體比較觀察，系爭產品與系爭專利已產生混淆之整體視覺印象，應該認定系爭產品與系爭專利之外觀近似。由於系爭產品與系爭專利之物品相同，且外觀近似，故系爭產品與系爭專利為近似之設計，系爭產品已落入系爭專利之專利權範圍。
④至上訴人雖以立揚國際專利商標事務所專利侵害鑑定報告意見，抗辯系爭專利所屬之技藝領域已相當成熟，相當多先前技藝揭示有在隨身碟前側及/ 或後側採用圓潤造型，故應認定系爭專利與系爭產品間的局部差異較容易影響整體視覺印象，又存取件係正常使用時易見的部位，判斷時應賦予較大權重，而系爭產品於存取件側面設有明顯的稜角（線）、前後側面為較彎曲的曲面、正背面為較彎曲的曲面及插置件側面為曲面，均與系爭專利相對應之部位存在區別，故其二者外觀不相同或近似云云。然，隨身碟產品在技術上雖屬高度成熟產品，但在外觀設計上仍有極大之設計空間，此由上訴人所提系爭專利無效之諸參考文獻揭示變化多元之產品外觀即可佐證，而系爭專利與系爭產品在整體輪廓及主要視覺特徵幾近完全相同，已經足夠使得兩者之整體視覺印象產生混淆，故上訴人稱系爭專利所屬領域已相當成熟，局部差異可影響整體視覺印象云云，並不可採。
㈣侵權行為責任之認定：
⒈系爭產品落入系爭專利權利範圍，且上訴人等所提證據無法證明系爭專利不具創作性，已如前述。上訴人十銓公司並不否認系爭產品為其所製造，並自104 年10月後有對外販售之行為（見原審卷二第154 頁），另其曾於105 年3
月16日就系爭產品有為廣告之販賣要約行為，被上訴人亦曾於104 年11月27日在線上購物網站購得系爭產品，此有被上訴人所提公證書、網路家庭國際資訊股份有限公司發票乙份（見原審卷一第197 頁、226 頁）可證，是上訴人十銓公司未經被上訴人同意，侵害被上訴人系爭專利權等情，應堪認定。又系爭專利自104 年11月21日起即行公告，專利權既採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，則上訴人十銓公司於製造、販賣系爭產品之際，即應加以查證，以避免侵害系爭專利，且依上訴人十銓公司之營業規模，此查證係在其能力範圍內，具期待可能性，竟怠於為之，自不得因此諉稱不知，況被上訴人曾於104
年12月28日寄發存證信函給上訴人十銓公司，上訴人十銓公司未善盡查證之注意義務與疏於掌控侵權風險，足認其就侵害系爭專利之行為，至少有過失存在，所以上訴人十銓公司自應依前述法律規定對被上訴人負侵害專利權之損害賠償責任。
⒉損害賠償額之計算：
⑴按「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」、「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益。」專利法第96條第2 項、第97條第1 項第2
款定有明文，依同法第142 條規定為設計專利所準用之。又按「當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。」民事訴訟法第345 條第1 項定有明文。該條原規定「法院得認他造關於該文書之主張為正當」，以為制裁；惟於構造上證據偏於一方之訴訟，例如文書作成過程中僅有該當事人參與，且構成該文書內容之事項，又屬其支配領域下時，舉證人每無法就文書之內容為具體、特定之表明，致未能藉以證明應證事實之真偽，為期公平，並促當事人履行法院所命應提出文書之義務，爰將之修正為「法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或該文書應證之事實為真實」，即法院得依自由心證認舉證人關於該文書之性質、內容及文書成立真正之主張為真實（最高法院88年度台上字第446 號判決可供參照），或認舉證人依該文書應證之事實為真實，俾對違反文書提出義務者發揮制裁之效果。本件上訴人以前開專利法第142 條準用第97條第1 項第2 款規定計算其損害，基此請求上訴人十銓公司提出銷售系爭產品之相關書證資料，以證明本件上訴人十銓公司侵害系爭專利所得利益之數額，原審遂於106 年3 月14日發函諭令上訴人等應於通知後10日內，提出系爭產品自104 年11月21日起迄今之製造、銷售數據資料（包含出口部分），包括但不限於出貨單、發票、進出口報關單等，並同時諭知若有正當理由認不應提出，亦得具狀陳明，若逾期無正當理由不提出，依法可以審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實（見原審卷二第289 頁），然上訴人等收受法院上開通知後，於原審並未提出任何資料，迄本院言詞辯論前亦未提出，經本院詢問有關對於損害賠償之計算部分有何意見時，上訴人訴訟代理人僅表示：其有請當事人提出相關資料，他們說沒有辦法提出，因此在二審仍沒有要提出任何有關損害賠償計算之資料，請法院依上訴人於原審之主張逕行認定等語（見本院卷第202 頁），而有關上訴人未依法院諭示提出上開資料之理由，經上訴人於原審表示：是因為負責系爭產品外銷至中東地區之承辦人員離職，相關資料並未留下來，為了整理此部分資料，故未遵期提出（見原審卷二第314 頁），然上訴人等對此不僅未提出任何證據以實其說，且產品銷售資料應屬公司所有資產，承辦人員離職卻將公司銷售資料帶走，顯與常情有違，上訴人前開所辯，並不可採，本院審酌有關專利法第97條第1 項第2 款之證據資料僅有上訴人十銓公司能提供，然上訴人十銓公司未依法院之諭示提出，顯無正當理由，且原審亦已依民事訴訟法第345 條第2 項規定，請兩造就本件是否有同條第1 項之適用為辯論（見原審卷二第301 頁），是本院認為，應適用民事訴訟法第345 條第1 項規定，認被上訴人主張依上訴人十銓公司銷售系爭產品之銷售單據可證明上訴人十銓公司因侵害系爭專利所得利益超過100 萬元之事實為真實，則被上訴人請求上訴人十銓公司賠償100 萬元，應屬有據。至於被上訴人主張上訴人十銓公司有侵權之故意，請求依專利法第142 條準用同法第97條第2 項規定酌定損害額以上之賠償，因已超過其請求額，自無再予審究之必要，附此敘明。
⑵按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2 項定有明文。此一公司負責人對於第三人之責任，係基於法律特別規定所生，不以公司負責人有故意、過失為要件。查上訴人夏澹寧為上訴人十銓公司之法定代理人，及上訴人十銓公司製造、銷售系爭產品之行為乃上訴人夏澹寧對於公司業務之執行等情，上訴人等並未爭執，是被上訴人請求上訴人夏澹寧應依前開規定與上訴人十銓公司負連帶損害賠償責任，洵屬有據。至被上訴人併依民法第28條、第185 條作為上訴人夏澹寧與上訴人十銓公司應負連帶損害賠償責任之依據，即無再予審酌之必要。
⒊請求排除、防止侵害及回收侵權物品部分：
按「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。」、「發明專利權人為第1 項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。」專利法第96條第1 、3 項定有明文，依同法第142 條規定為設計專利所準用之。上訴人十銓公司侵害被上訴人系爭專利權，已如前述，雖上訴人十銓公司抗辯其收受存證信函後已停止販售系爭產品，並將各通路尚未販售之系爭產品予以回收，惟並未舉證以實其說，自難認其抗辯為可採，是被上訴人依前開規定，請求上訴人十銓公司排除現實已發生之專利權侵害，並請求上訴人十銓公司回收已流通至市面上之系爭產品，自為有理由。
七、綜上所述，系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，且上訴人等所提之證據無法證明系爭專利不具創作性，從而，被上訴人依專利法第142 條準用96條第1 、2 、3 項、公司法第23條第2 項規定，請求上訴人等連帶給付100 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起即105 年3 月30日起（見原審卷一第344
頁送達證書）至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息；及請求命上訴人十銓公司不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口商品名稱為「T151隨身碟」之產品，亦不得為其他一切侵害系爭專利之行為，且上訴人十銓公司已流通至市面之上開產品，並應全部予以回收，為有理由，應予准許。從而，原審就上開部分，為上訴人等敗訴之判決，核無不合，上訴人等上訴指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予以駁回。八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。
九、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　107 　年　　7 　月　　　5 　日智慧財產法院第二庭
審判長法 官　李維心
法 官　熊誦梅
法 官　蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1
項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　107 　年　　7 　 月　　 16 　日書記官　邱于婷
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。