智慧財產及商業法院106年度民專上字第4號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 107 年 03 月 29 日
• 當事人: 美國禮來大藥廠公司、Steven P. Caltrider

智慧財產法院民事判決

106年度民專上字第4號上　訴　人　美國禮來大藥廠公司（Eli Lilly and Company）
法定代理人　Steven P. Caltrider
上　訴　人　台灣禮來股份有限公司
法定代理人　姜佩卓(Petra Jumpers)
上二人共同
訴訟代理人　邵瓊慧律師 兼送達代收人
馮達發律師
焦子奇律師
被上訴人　　西海生技股份有限公司
法定代理人　王信發
訴訟代理人　翁雅欣律師
陳豫宛
上列當事人間請求侵害專利權有關財產權等爭議事件，上訴人對於中華民國105 年12月12日本院105 年度民專訴字第16號第一審判決提起上訴，本院於107 年3 月1 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面
一、本件上訴人美國禮來大藥廠公司（下稱美國禮來公司）為美國公司，是本件為涉外民事事件，而被上訴人西海生技股份有限公司（下稱西海公司即原審被告）之營業所所在地設於我國，上訴人主張之侵權行為地亦在我國，經類推民事訴訟法第2 條第2 項、第15條第1 項規定，我國法院自有國際管轄權。再按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。上訴人於本件主張其依我國專利法規定取得之專利權遭侵害，是本件自應以權利應受保護地之我國法為準據法。
二、上訴人台灣禮來股份有限公司（下稱上訴人台灣禮來公司）之法定代理人原為周思可，嗣於本院訴訟中變更為姜佩卓，有股份有限公司變更登記表附卷可參（見本院卷一第53至54頁），並經其聲明承受訴訟在卷（見本院卷一第51 頁 ），經核並無不合，自應准許。
三、上訴人上訴聲明第3 項原為：「被上訴人應給付上訴人新臺幣（下同）2,487,700 元整及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。」嗣變更為：「被上訴人應給付上訴人2,487,700 元整，其中2,000,000 元自起訴狀繕本送達被告之翌日起，其中487,700 元自105 年11 月8日起，均至清償日止按年息百分之五計算之利息。」（見本院卷一第108 頁）核屬上訴聲明之減縮，依民事訴訟法第446 條第1 項但書、第255 條第1 項第3 款規定，應予准許。
貳、實體方面
一、上訴人美國禮來公司、台灣禮來公司（合稱時簡稱上訴人）主張：
上訴人美國禮來公司為中華民國公告第513421號發明專利（下稱系爭專利）專利權人，專利權期間至民國106 年3 月25日止（現專利權已到期），並於臺灣地區對上訴人台灣禮來公司授予專屬販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該專利物品之權。上訴人台灣禮來公司並以「西班牙禮來鈣穩膜衣錠60公絲」（下或稱系爭專利藥品）為名、適應症為「預防及治療停經後婦女骨質疏鬆症」等，向行政院衛生福利部食品藥物管理署申請藥品查驗登記，取得衛署藥輸字第024023號許可證。詎被上訴人西海公司擬為販賣之要約、販賣、使用並為上述目的而進口與上訴人「西班牙禮來鈣穩膜衣錠60公絲」相同主成分（即：拉洛希吩鹽酸鹽）及劑量、相同適應症之藥品，並以「希鈣膜衣錠60毫克」（下稱系爭藥品）為名申請藥品查驗登記，而於103 年1 月14日取得藥品許可證，然經上訴人送鑑定後，系爭藥品落入系爭專利請求項1 至6 之專利權範圍，而侵害系爭專利，爰依專利法第96條第2 、4 項規定，請求被上訴人賠償2,487,700 元本息（至上訴人於原審請求被上訴人排除、防止侵害專利權部分，因系爭專利權已到期，上訴人於本院撤回該部分之上訴而告確定，自不在本院審理範圍內）。
二、被上訴人則以下列等語資為抗辯：
㈠系爭專利之專屬授權並未登記，若真有專屬授權則上訴人美國禮來公司提起本件訴訟暨保全證據聲請即不合法。另「西班牙禮來鈣膜衣錠60公絲」與系爭專利或上訴人美國禮來公司有何關係，其所實施之專利請求項為何，均屬有疑，是上訴人等均主張依法有權提起本件民事訴訟，實違反專利法第62條第3 項規定。
㈡申請專利範圍解釋部分：
系爭專利請求項1 「平均粒子大小」並未載明以何種方式測得，而「雷射光繞射散射法」所測之粒子大小不會產生「篩下值」，故上訴人主張「平均粒子大小」應解釋為「由雷射光繞射散射法測定之平均當量球體直徑（50% 篩下值）」實屬有誤。又依系爭專利請求項1 所載前後文，該「平均粒子大小」應解釋為「醫藥組成物之粒子大小」，非上訴人所稱「調配前之粒子大小」。
㈢侵權部分：
⒈由系爭藥品仿單無法推導出系爭藥品之平均粒子大小落入系爭專利權範圍，且影響藥物化合物溶解度之要素很多，不能僅以系爭藥品與系爭專利藥品具有相同生物可利用率，即推論兩者化合物粒子大小相同。
⒉專利侵害分析應比對系爭藥品與系爭專利權範圍，然上訴人所提原證10國立台灣大學醫學院藥學專業學院藥物研究中心忻凌偉教授所出具之「鑑定技術報告」（下稱原證10鑑定報告），係以系爭藥品與專利權人「西班牙禮來鈣膜衣錠60公絲」產品比對，再以換算後之倍數推論系爭藥品落入系爭專利權範圍，此比對方式顯有違誤。
⒊藥品查驗登記審查準則並未規定藥品主成分粒子大小、晶型、賦形劑、分散方式需與已核准之藥品相同，而系爭藥品之衛福部查驗資料中確實未有粒子大小之記載，又系爭專利說明書揭示不同的添加劑會改變藥物溶解度，因此上訴人以衛福部BABE測試報告記載生物可利用率相同，而推論系爭藥品必是透過顆粒大小解決溶解度問題而落入系爭專利權範圍，實有謬誤。
㈣系爭專利請求項1至6有應撤銷事由存在：
⒈系爭專利違反90年專利法第71條第1 項第3 款規定：
系爭專利請求項1 之「平均粒子大小」並無法由系爭專利說明書能了解其明確之定義，無法使熟習該項技術者能據以實現，使實施為不可能或困難者。又系爭專利化合物之粒子大小若解釋為醫藥組成物之粒子大小，則系爭專利說明書對此未進一步實驗，以上自違反90年專利法第71條第1 項第3 款規定。
⒉系爭專利欠缺進步性：
⑴被證1 至5 之組合足以證明系爭專利請求項1 至6 不具進步性：
被證1 已教示拉洛希吩鹽酸鹽具有水溶解度低的問題，被證2 揭示該通式化合物(I) 涵蓋拉洛希吩，及在製備藥物組合物之時，活性成分若為實質上不可溶解，通常會研磨成顆粒小於200 目（即75微米），又被證3 至5
已教示藥物顆粒較小時，其溶解速度可加快、改善體液的溶解度等方法，而研磨粒子大小可參酌被證2 及4 所教示之200 目以下（75微米），或被證5 所教示平均粒子大小為小於20μm ，並有超過99% 之粒子粒徑係小於100 μm 及超過90% 之粒子粒徑係小於50μm ，如15μm 、16-17 μm 等（即對應所請之系爭專利之式I 化合物之粒子大小），故系爭專利請求項1 之醫藥組合物可由該所屬領域中具有通常知識者參酌被證1 至5 揭示內容所輕易完成，故不具有進步性。至系爭專利請求項2
、3 所請之粒子範圍與被證1 至5 揭示內容重疊，請求項4 至6 所揭示之內容已為被證1 所揭示，亦均不具進步性。
⑵被證1 、2 、3 、4 、4-1 、5 及13之組合足以證明系爭專利請求項1 至6 不具進步性：
上開被證已揭示粒子越小有越高的溶解度（例如被證4
所揭示之75微米以下），但被證13揭示最低粒徑應設為5-10微米之範圍，本發明所屬技術領域中具有通常知識者，即可使用例行性手段及實驗，達成系爭專利請求項1 之式I 化合物的粒徑範圍，故請求項1 不具有進步性。又請求項2 、3 之粒子大小已為被證5 、13、4 所揭露，請求項4 至6 亦為被證1 所揭露，故均不具進步性。
三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，上訴聲明為：㈠原判決廢棄。㈠被上訴人應給付上訴人2,487,700 元，其中2,000,000 元自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起，其中487,700 元自105 年11月8 日起，均至清償日止按年息5%計算之利息。㈢前兩項請求，上訴人願以現金或等值之銀行本票或無記名可轉讓定期存單或保證書供擔保，請准宣告假執行。㈣第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡歷審訴訟費用由上訴人負擔。㈢如受不利益判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。
四、本院與兩造協議並簡化爭點如下（見本院卷一第220頁）：
㈠申請專利範圍解釋部分：
⒈系爭專利請求項1之「平均粒子大小」應如何解釋？
⒉「平均粒子大小」係指化合物之粒子大小或醫藥組成物之粒子大小？
㈡專利侵權部分：
系爭藥品是否落入系爭專利請求項第1 至6 項之專利範圍？㈢專利有效性部分：
⒈系爭專利說明書是否違反90年專利法第71條第1 項第3 款「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」之規定？
⒉被證1 、2 、3 、4 、5 、13之組合是否足以證明系爭專利請求項1 至6 項不具進步性？
⒊被上訴人提出被證1 、2 、3 、4 、4-1 、5 、13之組合證明系爭專利請求項1 至6 不具進步性，是否逾時提出攻擊防禦方法？若否，該項證據組合是否足以證明系爭專利請求項1 至6 項不具進步性？
㈣損害賠償部分：
上訴人依專利法第96條第2 、4 項規定，請求被上訴人賠償2,487,700 元本息是否有據？本件損害賠償金額應如何計算？
五、本院之判斷：
㈠按「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。」、「物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。」專利法第58條第1 、2 項定有明文。又發明專利權人得將專利權授權他人實施；該項授權得為專屬授權或非專屬授權，專利法第62條第1 、2 項亦有規定。本件系爭專利權人為上訴人美國禮來公司，其將系爭專利權之「販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該專利物品」之實施權專屬授權予上訴人台灣禮來公司，自己則保留「製造」之實施權等情，有專利證書及授權書附卷可參（見原審卷一第12至13頁），則上訴人美國禮來公司既然仍有排除他人未經同意而「製造」之實施權，上訴人台灣禮來公司則有排除他人未經同意而「為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該專利物品」之專屬授權，則渠二人自有權分別本於專利權人地位或專屬被授權人地位行使本件專利權。至於系爭專利之專屬授權雖未經登記，然專利法第62條第1 項所謂「非經登記不得對抗第三人」，係指當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用，而非不得對抗任何第三人。蓋專利權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，故依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義，而所謂對抗者，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以登記為判斷權利歸屬之標準。就專利權而言，權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題，故該條規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。本件被上訴人為被控侵權行為人，自無專利法第62條第1 項規定之適用，以上均合先敘明。
㈡系爭專利之技術內容：
⒈骨質疏鬆症係一種多病因造成之疾病，其特徵在於每單位體積之骨質淨流失，此骨質流失及造成骨折之結果為骨架無法為身體提供適當之結構支撐。最常見的一種骨質疏鬆症為伴隨停經後發生者。大多數婦女在停經後3 至6 年內，骨之小梁室中之骨質流失約20% 至約60% 。這種迅速流失之現象通常與骨提高再吸收及形成有關。然再吸收循環較顯著，結果造成骨質淨流失。骨質疏鬆症為停經後婦女常見之嚴重疾病。拉洛希吩(Raloxifene ，6-羥基-2-(4-羥苯基）-3-[4-（2-六氫比吡啶乙氧基）苯甲醯基] 苯并[b]-噻吩）現已用於骨質疏鬆症之第Ⅲ期臨床試驗，由此等試驗目前得到之結果及其他數據均顯示拉洛希吩極有潛力用於治療骨質疏鬆症。拉洛希吩之研究進度卻因其物理特性（包括生物可利用性及製造性質）而受到一些阻礙。例如：其通常不可溶，因此負面影響其生物可利用性。任何可改良拉洛希吩之物理特性之方法顯然具有提供更有效療法及加強製造能力之潛力。例如，溶解圖形差之化合物可藉由提高所調配粒子之表面積來加強其生物可利用性。當粒子大小降低時，通常每單位體積之表面積則提高。藥物研磨或磨粉之各種不同技術係相關技藝習知者，且此等技術分別常用於降低粒子大小及提高粒子之表面積。處理任何微溶性化合物之最好方法應為儘可能研磨至最小；然而此作法並不一定實際或符合所需，且亦伴隨其他相關因素。例如：極細之物質在膠囊填充上或錠劑製造上均不容易且耗成本，因為物質不會流動，反而在最後加工之機器中結塊。這種最後加工之困難使得終產物不均勻，無法接受為藥物。此外，磨粉過程在物理上會對物質產生熱及壓力，這種條件會造成化合物化學降解，因此通常儘量少用磨粉技術。因此必須在產生最大生物可利用性（粒子表面積）與製造上之實際限制二種性質之間取得動力平衡。達到「最佳解決之道」之妥協點係每一種情況唯一的點，且應單獨決定。系爭專利發現，經由加工拉洛希吩，其為式I 化合物，使其粒子大小在特定狹窄範圍內時，所製成之醫藥組合物可使其活性成份同時具有一致之試管內溶解圖形及活體內之生物可利用性。除了產生此等所需之溶解性/ 生物可利用性特性外，控制粒子大小在狹窄範圍內時，亦可顯著改善製造能力（參系爭專利說明書第4 至7 頁，原審卷一第16頁背面至18頁）。
⒉系爭專利原核准公告之申請專利範圍共計9 項，其中請求項1 為獨立項，其餘為附屬項。上訴人主張系爭產品落入請求項1 至6 之範圍，其內容如下：
⑴一種具有改良物理特性以增進生物可利用性及/ 或製造能力之醫藥組合物，其包含式I 化合物：及其醫藥上可接受之鹽與溶劑化物，與一種或多種醫藥上可接受之載體、稀釋劑或賦形劑調配，其特徵在於該化合物係呈粒狀，該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少90%該等粒子之大小介於10與50微米之間。
⑵根據申請專利範圍第1 項之醫藥組合物，其中該等粒子之平均粒子大小在5 至20微米之間。
⑶根據申請專利範圍第1 或2 項之醫藥組合物，其中至少90%該等粒子之大小介於10與35微米之間。
⑷根據申請專利範圍第1 項之醫藥組合物，其中式I 化合物為拉洛希吩(raloxifene)鹽酸鹽。
⑸根據申請專利範圍第4 項之醫藥組合物，其中式I 化合物為未溶劑化之結晶鹽酸鹽。
⑹根據申請專利範圍第1 項之醫藥組合物，其係為口服可接受之醫藥組合物。
㈢系爭藥品技術分析：
系爭藥品為被上訴人所輸入之「希鈣膜衣錠60毫克」，依系爭藥品之仿單記載（見原審卷一第28至31頁），系爭藥品是一種Raloxifene膜衣錠。其中有效成分Raloxifene hydrochloride (拉洛希吩鹽酸鹽) 是一種雌激素作用劑/ 拮抗劑，具有選擇性的雌激素接受體調節劑(SERM)，屬benzothiophene（苯並噻吩）。仿單適應症記載為「預防其治療停經後婦女骨質疏鬆症」。用法、用量之建議劑量記載為「建議劑量為每天口服一錠，任何時間均可，不須考慮進餐與否」。劑型與劑量則記載「稀鈣60毫克為白色、橢圓形的膜衣錠」。㈣申請專利範圍解釋部分：
⒈按專利申請專利範圍解釋，屬法院職權事項，無辯論主義之適用，是法院不受兩造見解之拘束，合先敘明。
⒉系爭專利請求項1 中之「平均粒子大小」之解釋：
⑴被上訴人主張系爭專利請求項1 中所述「平均粒子大小」之定義不明確，上訴人則主張「平均粒子大小」應指「由雷射光繞射散射法測得之平均當量球體直徑」，而「平均」即為通常之涵義。
⑵經查，系爭專利說明書第6 頁第8 至9 行載明：「平均粒子大小一詞之定義為由雷射光繞射散射法測得之當量球體直徑」（見原審卷一第17頁背面），故可知系爭專利說明書已就請求項1 所述「平均粒子大小」用語自行定義。再進一步參酌系爭專利說明書第7 頁第13至18行記載「製備本發明粒狀式Ⅰ化合物時，先利用可測定當量球體積直徑之儀器，亦即何利巴(Horiba) LA900雷射散射粒子大小分佈分析儀或同等儀器判別呈原始狀態之式Ⅰ化合物之大小。式Ⅰ化合物之典型代表性樣本應包含呈其原始狀態之粒子，其平均當量球體積直徑為約110-200 微米，且大小分佈廣」（見原審卷一第18頁）、系爭專利說明書第8 頁第12至19行記載「由鑑別大量『未知』粒子得到之數值可依頻率對直徑或依重量對直徑作圖，通常採用篩下之頻率或重量百分比數值。結果產生代表樣本大小分佈之特性曲線，亦即篩下之累進百分比分佈曲線。由此曲線得到之數值可直接讀出或在對數一機率紙上作圖，產生一條適當直線，『平均當量球體積直徑為50% 篩下值』。所得到之平均當量球體積直徑則為與『未知』粒子具有相同性質之理論粒子之統計性代表」（見原審卷一第18頁背面）、系爭專利說明書第9 頁第17至20行記載「結果係自動記錄，且作圖表示，產生樣本之頻率百分比對篩下及累進百分比對篩下之特性曲線。由此曲線即推算到『平均當量球體積直徑值（50% 篩下值）』及依上述計算之分佈之標準偏差。」（見原審卷一第19頁）等內容，堪認系爭專利說明書所稱「平均當量球體直徑」係對應於當以測定當量球體積直徑之儀器，亦即何利巴(Horiba)LA900 雷射散射粒子大小分佈分析儀或同等儀器測定時，於產生樣本之頻率百分比對篩下及累進百分比對篩下之特性曲線之「50 %篩下值」。是系爭專利請求項1 中所述「平均粒子大小」應解釋為「由雷射光繞射散射法測得之平均當量球體直徑（50% 篩下值）」。
⑶被上訴人雖稱：系爭專利之歐盟對應案EP0000000B被認定系爭專利說明書對於「平均粒子大小」揭示不明確而遭撤銷云云。然，系爭專利說明書已就「平均粒子大小」自行定義，且由上開系爭專利說明書之相關內容，足認系爭專利說明書所稱「平均當量球體直徑」係對應於「50% 篩下值」，業如上述，故系爭專利請求項1 所述「平均粒子大小」之解釋，由說明書之揭示內容已足使該定義清楚明確如本院上開解釋，並無被上訴人所稱不明確之情事。至被上訴人所稱之歐盟對應案與系爭專利請求項1 範圍並不完全相同，且各國專利法制不同，審查基準互異，系爭專利歐洲對應案縱使遭撤銷，亦無法據此即認本件系爭專利請求項1 之「平均粒子大小」無法為明確之解釋，被上訴人上開主張並不足採。
⒉「平均粒子大小」應解釋為「化合物」之粒子大小或「醫藥組成物」之粒子大小：
⑴查系爭專利請求項1 所請內容為「一種具有改良物理特性以增進生物可利用性及/ 或製造能力之醫藥組合物，其包含式I 化合物及其醫藥上可接受之鹽與溶劑化物，與一種或多種醫藥上可接受之載體、稀釋劑或賦形劑調配，其特徵在於該化合物係呈粒狀，該等粒子之平均粒子大小…」，該系爭專利請求項敘述方式為獨立項二段式撰寫方式，前言部分包含申請專利之標的名稱及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分以「其特徵在於」用語，則敘明有別於先前技術之必要技術特徵。是系爭專利請求項1 主要別於先前技術必要技術特徵為「其特徵在於該化合物係呈粒狀，該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」，而該「化合物」由系爭專利說明書第5 頁第4 段所載「…，經由加工式Ⅰ化合物，使其粒子大小在特定狹窄範圍內時，所製成之醫藥組合物可使其活性成份同時具有一致之試管內溶解圖形及活體內之生物可利用性。除了產生此等所需之溶解性/ 生物可利用性特性外，控制粒子大小在狹窄範圍內時，亦可顯著改善製造能力」，第5 頁最後1 段「熟悉研磨加工技術之專家們咸了解，限制90% 或更多粒子之大小已限制了本發明粒狀化合物，使其進而可與粒子大小分佈較廣之化合物區隔，因為大小變化範圍廣之所有物質均可利用研磨法或粒子縮減法縮小，…」；及說明書第6 頁第2 段「本發明亦提供醫藥組合物，其包含或採用本發明該粒狀化合物及一種或多種醫藥上可接受之賦形劑或載體調配」（均見原審卷一第17頁至背面）。基上，熟習該項技術者當瞭解本案技術特徵為以研磨等方式對式I 化合物進行研磨法或粒子縮減法縮小之加工方式使該粒子呈粒狀，並使該等粒子大小於約25微米，約5 至約20微米之間……，並以該粒狀式I 化合物及一種或種醫藥上可接受支賦形劑或載體調配而成醫藥組合物，是系爭專利請求項1 「平均粒子大小」應解釋為調劑前「化合物」之粒子大小。
⑵被上訴人雖謂：由系爭專利請求項1 之標的為「醫藥組合物」，其中該化合物係成粒狀，該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間，至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間，可見系爭專利「平均粒子大小」應解釋為「醫藥組成物之粒子大小」，且系爭專利美國對應案US6,458,811 號被認定該請求項中所界定之粒子大小係為製劑前或製劑後之粒子大小並不明確而遭撤銷云云。惟，系爭專利請求項1 之內容為「一種... 之醫藥組合物，其包含... ，其特徵在於該化合物係呈粒狀，該等粒子之平均粒子大小介於5 與25微米之間」，並非如被上訴人所稱之「一種... 之醫藥組合物，『其中』該化合物係成粒狀，該等粒子之平均粒子大小... 」，被上訴人以上開錯誤解讀方式進而主張「平均粒子大小應為醫藥組成物之粒子大小」云云，自有違誤。至於被上訴人所指美國對應案所公告之請求項1 範圍與系爭專利範圍並不相同，且各國專利法制不同，審查基準互異，無法據此即認系爭專利之「平均粒子大小」無法解釋成調劑前「化合物」之粒子大小，被上訴人上開主張均無足取。
㈤專利侵權分析：
⒈系爭專利請求項1 至6 可解析為附表所示要件，系爭藥品亦可對應解析為附表所示要件，均詳如附表所載。
⒉系爭藥品未落入系爭專利請求項1 之專利權範圍：
⑴文義比對分析：
①依系爭藥品仿單10. 記載其所含有效成分為Raloxifene hydrochloride（拉洛希吩鹽酸鹽），其包含賦形劑「Sodium Starch Glycolate 、Citrate AcidMonohydrate、Microcrystalline Cellulose、Dibasic
Calcium Phosphate 、Poloxamer 407 、Magnesium
Stearate、Opadry OY-LS-28908 (IIWhite)、Ethanol 96% 、Purified Water」，故系爭藥品可讀取到系爭專利請求項1 所界定「一種具有改良物理特性以增進生物可利用性及/ 或製造能力之醫藥組合物，其包含式I 化合物（即拉洛希吩）及其醫藥上可接受之鹽與溶劑化物」之要件編號1A技術特徵，及「與一種或多種醫藥上可接受之載體、稀釋劑或賦形劑調配」之要件編號1B技術特徵。
②依上訴人所提原證10鑑定報告「第2 頁二、分析步驟與結果」記載，自系爭藥品樣品中分離「raloxifenehydrochloride 」（拉洛希吩鹽酸鹽）原料藥成分，並以雷射光散射式粒徑分佈分析儀進行「raloxifenehydrochloride 」成分之粒徑量測而由實際粒徑量測結果，顯示系爭藥品「希鈣膜衣錠60毫克」中之「raloxifene hydrochloride」之平均粒徑為24.6微米(24.1~25.0) 及90% 粒子尺寸為52.3微米（50.9~53.4)（見原審卷一第43頁），其中「90% 粒子尺寸為52.3微米（50.9~53.4)」無法讀取到系爭專利請求項編號要件1C「至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」之技術特徵。
③小結：系爭藥品無法為系爭專利要件編號1C之文義所讀取，基於全要件原則，系爭藥品自未落入系爭專利請求項1 之文義範圍。
⑵均等比對分析：
按對應技術特徵是否為均等之判斷，除了常用之三部測試外，尚有無實質差異測試(insubstantial differencetest) ，一般而言，化學類專利因其化學成分之技術特徵與機械類、電機類或其他類別專利之技術特徵的態樣不同，因此，該等類別之專利較適合以無實質差異測試方法為均等論之判斷。查，系爭專利要件編號1C技術特徵為「至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」，然依上訴人所提原證10鑑定報告，其所測得之「系爭藥品90% 粒子尺寸分布為50.9至53.4微米( 平均為52.3微米) 」，顯然遠大於系爭專利要件編號1C之10至50微米之範圍，該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解微粒狀藥物之粒子尺寸大小不同，當會造成藥物微粒實質上之物性不同，如比表面積、溶解度及後續調劑之藥物摻合性質…等等皆為不同，是系爭藥品之粒子大小尺寸為「90% 粒子尺寸為52.3微米(50.9~53.4) 」與系爭專利要件編號1C「至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」技術特徵實質上有所差異而不同，故系爭藥品並未落入系爭專利請求項1 要件編號1C之均等範圍。
⑶上訴人主張系爭藥品落入系爭專利請求項1 之專利權範圍，無非係以原證10鑑定報告第3 頁「三、討論與結果c.」記載「若其相對於所使用之原料藥，製劑的粒徑亦增加為2.2 倍，90% 粒子尺寸亦增加為2.6 倍... 『希鈣膜衣錠60毫克』所含之『raloxifene hydrochloride』成分之平均粒徑可推算為11.2微米、90% 粒子尺寸為20.1微米」（見原審卷一第43背面），而謂系爭產品為系爭專利請求項1 要件1C「至少90% 該等粒子之大小介於10與50微米之間」之文義所讀取。然，上開鑑定報告之鑑定方式，係以上訴人自行提出之「Raloxifene
Hydrochloride 」原料藥（批號A834646 ），與上訴人所生產之系爭專利藥品（「鈣穩膜衣錠60公絲」製劑）中所分離之「raloxifene hydrochloride」成分進行粒徑差異分析，以上訴人專利藥品相對於上訴人原料藥，製劑的粒徑增加為2.2 倍，90% 粒子尺寸增加為2.6 倍，故系爭藥品之製劑與系爭藥品之原料藥亦應有上開粒子大小倍數差異，再將系爭藥品所測得之平均粒徑24.6微米、90% 粒子尺寸為52.3微米，分別除以2.2 及2.6
，而推算出系爭藥品所含「raloxifene hydrochloride」成分之平均粒徑為11.2微米、90% 粒子尺寸為20.1微米之結論（見原審卷一第43背面），惟本院認此鑑定方式並不可採，理由如下：
①專利侵害比對方式，需以被控侵權物與系爭專利請求項範圍做比對，然上開鑑定方式，係以專利藥品作性質上之比對，再以此基礎來推算系爭產品之技術特徵，此比對方式不僅有違誤，且上訴人於本院審理中，又改稱平均粒子大小之聚集因素應為1.8 倍而非2.2
倍（見本院卷二第18頁），則上訴人以推算方式證明系爭藥品落入系爭專利之粒徑範圍內，是否可採顯非無疑。
②上訴人並未證明其所謂的專利藥品「鈣穩膜衣錠60公絲」製劑係直接由批號A834646 之原料藥所製成，則上訴人逕以「鈣穩膜衣錠60公絲」製劑所分離抽取之「raloxifene hydrochloride」成分相對於批號A834646 原料藥之粒徑增加比例作為推估系爭藥品原料藥之平均粒徑及90% 粒子尺寸之依據，亦難認可取。
③再者，就原證10鑑定報告之實驗原理，上訴人謂「因為在系爭產品中，其所含原料藥拉洛希吩鹽酸鹽已經與其他賦形劑混合後壓製成錠劑，所以在分離過程中，不免有拉洛希吩鹽酸鹽粒子因聚集而無法完全以原有之形態分離之情形。從而，實驗量測所得之拉洛希吩鹽酸鹽平均粒徑與90% 粒子尺寸，必然因此因素而受到干擾，致該數值較拉洛希吩鹽酸鹽在原料藥中之實際平均粒徑與90% 粒子尺寸為大。」（見原審卷一第17頁）若依上訴人邏輯，則上訴人若欲以其專利藥品推估系爭藥品之原料藥之平均粒徑與90% 粒子尺寸，至少需證明系爭藥品與上訴人專利藥品之製程與組成均相同，始有排除干擾因素之可能，然上訴人並未舉證證明上訴人之「鈣穩膜衣錠60公絲」製劑之製程與系爭藥品「希鈣膜衣錠60毫克」相同，更何況依上訴人專利藥品「鈣穩膜衣錠60公絲」仿單所載（見原審卷二第32至33頁），其所含賦形劑為「anhydrous
lactose 、carnauba wax、crospovidone、FD&C Blue No.2、aluminum lake 、hydromellose、lactose
monohy drate、magnesium stearate、modified
pharmaceu tical glaze 、polyethylene glycol 、polysorbate 80、povidone、propylene glycol、titanium dioxide」，與系爭藥品仿單所記載之賦形劑「Sodium Starch Glycolate、Citrate Acid Monoh
ydrate、Microcrystalline Cellulose、Dibasic
Calcium Phosphate 、Poloxamer 407 、Magnesium
Stearate、Opadry OY-LS- 28908( IIWhite) 、Ethanol 96% 、Purified Water」，兩者顯不相同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解基於賦形劑所導致原料藥之附聚作用應有所差異，故其因黏結等因素而使粒徑增加比例亦應有所差異，是上開鑑定報告之推算基礎，難認有據。
⑷上訴人又主張系爭藥品之查驗登記文件資料有記載系爭藥品拉洛希吩之粒徑大小，可證明系爭藥品落入系爭專利權範圍，故聲請本院向衛生福利部食品藥物管理署調閱系爭藥品之查驗登記文件資料（見本院卷一第110 頁、第298 頁），經本院依上訴人聲請調取後，上開資料仍無法證實系爭藥品落入系爭專利請求項1 之專利權範圍：
①依衛生福利部食品藥物管理署所檢附之「希鈣膜衣錠60毫克」(Pharoxifene (Raloxifene) Film-Coated
Tablets 60mg) 查驗登記所提出6 項文件影本，包括「批次製造記錄」(1)、「原料藥技術性資料」(2)
、「成品檢驗規格與方法及成績書」(3)、「分析方
法確效資料」(4) 、「製程確效資料」(5) 及「臨床試驗、生體可用率試驗、生體相等性試驗」(6) 。其中，原料藥技術性資料(2) 對於原料藥拉洛希吩鹽酸鹽(Raloxifene Hydrochloride ) 外觀記載為特定顏色等之結晶形粉末，惟並未記載尺寸大小，而成品檢驗規格與方法及成績書(3) 僅記載希鈣膜衣錠60毫克成品藥的外觀為橢圓形錠劑、相關尺寸大小及厚度，其餘「批次製造記錄」、「成品檢驗規格與方法及成績書」、「分析方法確效資料」、「製程確效資料」及「臨床試驗、生體可用率試驗、生體相等性試驗」等文件皆未有關原料藥Raloxifene Hydrochloride
粒子尺寸大小之揭示，自無法證明上訴人所述為真。②上訴人又稱：依衛生福利部食品藥物管理署所提供之系爭藥品「臨床試驗、生體可用率試驗、生體相等性試驗」編號(6) 文件顯示，被上訴人以兩組病人分別口投系爭藥品與系爭專利藥品，其等血漿內拉洛希吩之平均濃度變化曲線相當雷同，足見兩產品粒徑相當云云。惟查，兩藥品之單次口服劑量吸收、所測得血漿有效成分濃度及絕對生體可利用率縱使完全相同，但其與有效成分原料藥之粒徑如平均粒子大小、90%
粒子大小實無絕對或必然之關係，蓋影響藥物之溶解度並進而增進藥物之生物可利用率除降低粒子大小之手段外，亦可經由如修飾晶體習性、表面活性劑之溶解、增列複雜系統、藥物分散在載體、鹽的選擇及前驅藥物…等多種手段來完成（見原審卷一第46頁背面），因此，縱使藥物最終生物可利用率相同，並不可直接推導其原料藥粒子大小必然相同，況本件系爭藥品與上訴人專利藥品所使用之賦形劑已有明顯不同如上述，不同之賦形劑則可能影響改變藥物之溶解度、生物利用率，此由系爭專利說明書亦可得知，查系爭專利說明書第14頁表9 批號5B之拉洛希吩鹽酸鹽之粒子大小，與說明書第17頁表12批號7 之粒子大小相似，然而批號5B調配為膠囊，批號7 調配為包心錠劑，所用之溶劑表9 為0.1% Tween水性介質，表13為0.1%聚山梨酸酯80水溶液，因其藥物劑型、溶劑之不同，是縱使兩者拉洛希吩鹽酸鹽之粒子大小相似，所得之藥物溶解度及生物利用率並不相同（見原審卷一第21頁背面、第23頁），此適可證影響藥物最終溶解度及生物利用率之因子甚多，並非如上訴人所稱僅由原料藥粒子大小之一項因子來決定，是上訴人僅以系爭藥品與專利產品投藥後病人血漿內拉洛希吩之平均濃度變化曲線雷同，即直接推論系爭藥品之拉洛希吩粒徑與系爭專利藥品之平均粒子大小及90% 粒子大小必然相同云云，洵無可採。
③上訴人另稱：若系爭藥品除粒子大小外尚有其他方法解決溶解度問題，則依我國藥品查驗登記規定應構成新藥，不可循學名藥規定申請查驗登記云云。然，我國藥品查驗登記並沒有上訴人所稱「與原廠藥（專利藥）以不同方法解決溶解度等問題則構成新藥」之規定，蓋學名藥係指同有效成份、同劑型、同劑量、同療效之藥品，關於其製造方法、賦形劑…等是否與原廠藥相同則非為獲得藥品許可證之查驗登記所要求之規定，是上訴人之主張洵屬無據。
⑸綜上，系爭藥品並未落入系爭專利請求項1 之文義或均等範圍。
⒊系爭藥品未落入系爭專利請求項2 至6 之專利權範圍：
⑴系爭專利請求項2 至6 為直接或間接依附於請求項1 之附屬項，所請包含請求項1 之全部技術特徵及進一步限定之技術特徵，技術特徵可解析為如附表所示。
⑵文義比對分析：
①經比對系爭專利請求項2 至6 與系爭藥品，其中，系爭藥品「平均粒徑為24.6微米」及「90% 粒子尺寸為52.3微米」自無法讀取到系爭專粒要件編號2A「其中該等粒子之平均粒子大小在5 至20微米之間」及要件編號3A「其中至少90% 該等粒子之大小介於10與35微米之間」；系爭藥品由其仿單及原證10鑑定報告雖可讀取到要件編號4A「式I 化合物為拉洛希吩(raloxifene)鹽酸鹽」、要件編號5A「式I 化合物為未溶劑化之結晶鹽酸鹽」要件編號6A「係為口服可接受之醫藥組合物」之技術特徵，惟如上述，系爭藥品已無法讀取到系爭專利請求項1 之1C技術特徵，故縱然請求項4 至6 可讀取到要件編號4A、5A、6A之技術特徵，仍無法讀取到請求項4 至6 之全部技術特徵。
②綜上，系爭藥品既無法為系爭專利請求項1 之文義所讀取，故同樣無法為包含系爭專利請求項1之全部技
術特徵及進一步限定技術特徵之請求項2 至6 之文義所讀取，是系爭藥品自未落入系爭專利請求項2 至6
之文義範圍。
⑶均等比對分析：
如前所述，系爭藥品既未落入系爭專利請求項1 之均等範圍，自亦未落入系爭請求項2至6 之均等範圍。
⑷小結：系爭藥品並未落入系爭專利請求項2 至6 之文義或均等範圍。
六、綜上所述，系爭藥品並未落入系爭專利請求項1 至6 之文義或均等範圍而不侵害系爭專利，是上訴人依專利法相關規定請求被上訴人負損害賠償責任，即無理由。原審為上訴人敗訴之判決，並無違誤，上訴人聲明不服提起上訴，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。至上訴人請求本院命被上訴人提出系爭藥品之原料藥拉洛希吩1 公克以供鑑定等語，然被上訴人僅為系爭藥品之進口商而非製造商，此亦為上訴人所不爭執，且進口原料藥亦須許可藥證，是被上訴人主張其未持有原料藥拉洛希吩等語，與常情並不相違，上訴人既未證明被上訴人確實持有原料藥拉洛希吩，本院即無從命被上訴人提出；又兩造雖就系爭專利請求項1 至6 是否有撤銷事由存在有所爭執，然系爭專利權已於106 年3 月25日屆滿而消滅，且目前並無任何舉發案繫屬於經濟部智慧財產局或本院，本院認此部分既已不影響本件判決結果，即無再予審究專利有效性之必要，均附此敘明。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法與未經援用之證據資料，及本件其餘爭點，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　107 　年　　3 　　月　　29　　日智慧財產法院第二庭
審判長法 官　李維心
法 官　熊誦梅
法 官　蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1
項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　107 　年　　4 　　月　　 9 　日書記官　邱于婷
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。