智慧財產及商業法院106年度民營上字第3號｜法律人

智慧財產法院民事裁定 106年度民營上字第3號上　訴　人　友荃科技實業股份有限公司法定代理人　林文章訴訟代理人　鄭瑞崙律師蔡東賢律師馮基源律師吳冠龍律師李幸倫律師複代理人　　陳筱文律師被上訴人　　潓美醫療器材股份有限公司兼法定代理人　林信湧被上訴人　　林信忠上三人共同訴訟代理人　陳威霖律師劉慧君律師複代理人　　劉曉珊上列當事人間營業秘密損害賠償等事件，本院裁定如下：主文上訴人應於本裁定送達後七日內，具狀補正民國一○七年一月五日民事上訴補充理由（一）暨調查證據聲請狀所為變更及追加後之上訴聲明所依據之「一、應廢棄或變更原判決之理由。二、關於前款理由之事實及證據」。理由一、按於第二審程序「訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但第255 條第1 項第2 款至第6 款情形，不在此限」、「但有下列各款情形之一者，不在此限：…二、請求之基礎事實同一者。三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。」、「（第1 項）提起上訴，應以上訴狀表明下列各款事項，提出於原第一審法院為之：…三、對於第一審判決不服之程度，及應如何廢棄或變更之聲明。…（第2 項）上訴理由應表明下列各款事項：一、應廢棄或變更原判決之理由。二、關於前款理由之事實及證據」、「上訴不合法者，第二審法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正」，民事訴訟法第446 條、第255 條第1 項但書第2 、3 款、第441 條第1 項第3 款、第2 項、第444 條第1項分別定有明文。二、查兩造間營業秘密損害賠償等事件，上訴人不服原審法院第一審判決，提起本件上訴，然上訴狀上訴聲明第2 、3 項原分別記載：「二、被上訴人不得自行或使第三人以任何方式使用或揭露上訴人所有之『營業秘密』，即型號EP-133、EP-188之6 張電路圖（含2 個電路圖編輯檔）、EP-188產品零件細項（BOM 表）、電控材料規格表、型號EP-133、EP-188使用者手冊及15組EP-188核心電解槽系統模組，及以之為製造、販賣之要約、販賣或其他營利侵害之行為。三、被上訴人應將侵害前項『營業秘密』所作成之物及專供侵害所用之原料或器具均銷燬。」（分別見本院卷一第15頁正反面、第32頁正反面），之後於民國107 年1 月5 日以民事上訴補充理由（一）暨調查證據聲請狀（本院收狀日為準）變更為：「二、被上訴人不得自行或使第三人以任何方式使用或揭露上訴人之『智慧財產權』，即型號EP-133、EP-188之6 張電路圖（含2 個電路圖編輯檔）、EP-188產品零件細項（BOM 表）、電控材料規格表、型號EP-133、EP-188使用者手冊及15組EP -188 核心電解槽系統模組，亦不得以之為製造、販賣之邀約、販賣或其他侵害之行為。三、被上訴人應將侵害前項智慧財產權所做成之物及專供侵害所用之原料及器具均銷毀。」（本院卷一第249 頁正反面），因「智慧財產權」為「營業秘密」之上位概念，另包含專利、商標、著作權等等，而上訴人於第一審程序訴之聲明係主張其營業秘密受侵害，而非包括其他智慧財產權，且侵害專利權、商標權、著作權等之請求權基礎與侵害營業秘密請求權基礎不同，則上訴人上開所為屬於訴之變更及追加，被上訴人已表明不同意上訴人訴之變更及追加。又經本院詢問上訴人：「於原審準備程序原審法官問本件主張被上訴人侵害上訴人營業秘密為何，請具體指明，上訴人訴訟代理人鄭瑞崙律師回答所主張之營業秘密範圍為「型號EP-133及EP-188的8 張電路圖（聲證7 第7 至12頁，目前為6 張電路圖）、產品零件細項（BOM 表）（聲證7 第48到第50頁）及電控材料規格表、EP-133及EP-188使用者手冊及核心電解槽系統模組（原審卷二第91頁），原審爭點第6 項為：『原告依營業秘密法第12條第1 項、第13條、民法第28條、第184 條第1 項前段、第185 條第1 項前段、公司法第23條第2 項規定，請求被告三人連帶損害賠償新臺幣100 萬元及利息，是否有據？』不僅確立營業秘密範圍，亦確立請求權基礎，上訴人除剛才所稱上證2 之外，於原審卷證內有何處談到營業秘密以外之請求權基礎及事實？」，上訴人訴訟代理人蔡東賢律師答稱：「上訴人所主張的智慧財產權具體內容其實就是訴之聲明裡面所指的即型號EP-133及EP-188的電路圖等等，並沒有去變更其具體內容，只是就其法律用語在原審是用營業秘密，但在備忘錄及合資協議書中都是用智慧財產權。依照原審所稱的該等技術有部份是在專利裡面揭露，則顯然該等技術有些部份應該是在專利範圍內，上訴人並沒有為訴之追加變更，只是將具體的技術內容其法律定性再加以補充陳述」等語（本院卷二第9 頁），且依兩造於原審協議簡化之爭點內容（參原審判決第10至11頁），足證上訴人於原審主張之侵害基礎事實為「侵害營業秘密」（訴訟標的），並提起侵害營業秘密訴訟，亦即依原審協議簡化爭點第一項至第三項，足證上訴人於原審主張之侵害基礎事實為「侵害營業秘密」（訴訟標的），依協議簡化爭點第四項至第六項，足證上訴人係基於「侵害營業秘密」之基礎事實，而確立各項立於競合關係之請求權基礎。準此，上訴人於原審主張之侵害基礎事實為「侵害營業秘密」（訴訟標的），並基於「侵害營業秘密」之基礎事實，而確立各項立於競合關係之請求權基礎（營業秘密法特別規定、民法一般侵權行為、公司法業務侵權行為），其主張僅限於「侵害營業秘密」之基礎事實，而不包括其他權利。且查，上訴人於二審為訴之變更及追加部分，所執理由為合資協議書或備忘錄所使用用語有智慧財產權，但本件上訴人原審所為爭議與合資協議書所要規範合資事項重點不同，本件爭議在於侵害標的為何（於原審主張營業秘密），而該合資協議書所談的是合作行為內雙方關注事項，再者，「營業秘密」與已公開不具秘密性之「專利權」、「商標權」或「著作權」，在法律上請求之基礎事實顯然互斥，而上訴人上訴聲明變更及追加「營業秘密」為包含「專利權」、「商標權」或「著作權」之智慧財產權，且未依民事訴訟法第441 條第2 項規定提出明確之「應廢棄或變更原判決之理由及關於前開理由之事實及證據」，職是，上訴人以合資協議書名詞使用作為其於二審為訴之變更及追加之理由，其所為訴之變更及追加並不合法。二、爰依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第442 條裁定如主文。中　　華　　民　　國　　107　年　　4　　月　　27　　日智慧財產法院第一庭審判長法　官　陳忠行法　官　林洲富法　官　曾啟謀以上正本係照原本作成。不得抗告。中　　華　　民　　國　　107　年　　5　　月　　 1　　日書記官　丘若瑤

智慧財產及商業法院106年度民營上字第3號

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