107年度民商上易字第4號｜智財：侵害商標權有關財產權爭議｜裁判日期：107 年 11 月 28 日

智慧財產法院民事判決 107年度民商上易字第4號上　訴　人　心媞有限公司（原名：香馜兒有限公司）兼法定代理人　紀國潘共同訴訟代理人　陳振瑋律師陳芃諭律師複代理人　　賴映淳律師被上訴人　　法商香奈兒股份有限公司（CHANEL）法定代理人　 Marianna NITSCH 訴訟代理人　楊代華律師吳峻亦律師馬紹瑜律師被上訴人　　瑞士商香奈兒股份有限公司（CHANEL SARL）法定代理人　 Catherine Louise Cannon Vanessa Riviere 訴訟代理人　楊代華律師黃郁嵐律師馬紹瑜律師複代理人吳峻亦律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國107 年3 月1 日本院105 年度民商訴字第43號第一審判決提起上訴，本院於107 年10月25日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人連帶負擔。事實及理由壹、程序事項：本件被上訴人（即原審原告）法商香奈兒股份有限公司（下稱法商香奈兒公司）、瑞士商香奈兒股份有限公司（下稱瑞士商香奈兒公司，兩人以下簡稱「被上訴人」）係分別依據法國、瑞士法律設立之外國公司，並經經濟部認許，辦理公司設立登記，是被上訴人為外國法人，故本件具有涉外因素，為涉外事件。又依被上訴人起訴之事實，其主張原審被告即上訴人心媞有限公司（下稱上訴人公司）侵害其著名「香奈兒」商標及附圖一、二「香奈兒」商標，應與上訴人公司之法定代理人紀國潘連帶賠償其損害，則本件訴訟爭議法律類型之定性，核其性質屬於涉外商標權侵害民事事件。而上訴人公司之營業所所在地設於我國，上訴人紀國潘之住所地在我國，另被上訴人主張之侵權行為地亦在我國，經類推民事訴訟法第1 條第1 項、第2 條第2 項、第15條第1 項規定，我國法院自有國際管轄權。再按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。被上訴人於本件主張其受我國商標法保護之商標權遭侵害，是本件自應以權利應受保護地之我國法為準據法。貳、實體事項：一、被上訴人主張：被上訴人所屬之「香奈兒集團」係世界知名之香水、化粧品、服飾、鞋類、皮件、首飾等商品之產銷公司，香奈兒集團並自西元1912年起，開始以「CHANEL」作為商標使用在其所出產之香水、化粧品、服飾、手錶等各式商品，在我國亦自民國49年起，陸續註冊取得「香奈兒」及「CHANEL」等商標，且於我國投入龐大廣告費用，透過眾多平面、電子媒體行銷，並由集團關係企業英屬開曼群島商香奈兒精品股份有限公司台灣分公司（下稱香奈兒台灣分公司）經營服飾品、化粧品、鐘錶、首飾、香水等商品之批發及零售事業，使得「香奈兒」及「CHANEL」等商標早已成為我國一般消費者所普遍認知之著名商標。上訴人紀國潘之兄○○○前與其配偶○○○○等13人於台中市○區○○路0 段0 號經營「香奈兒SPA 休閒旅館」，擅自於「香奈兒SPA 休閒旅館」之招牌、網站、廣告傳單、面紙盒、原子筆、毛巾、浴巾、床單、枕套等行銷物件上，大量使用「香奈兒」字樣及「CHANNEL 」字樣，並以「CHANNEL 」字樣作為網域名稱之特取部分，侵害被上訴人商標權，經被上訴人提起侵害商標權之刑事告訴及民事訴訟，其中，實際經營者○○○業經法院判處有期徒刑6 月確定，另包括原審被告○○○○在內之13位合夥人，則經法院判決認定侵害被上訴人商標權，應負連帶賠償責任（下稱前案民事訴訟）。詎料上訴人紀國潘另於103 年12月8 日與其他股東出資設立上訴人香馜兒有限公司（下稱香馜兒公司，嗣於105 年10月27日變更公司名稱為「心媞公司」），並自104 年2 月28日受讓「香奈兒SPA 休閒旅館」之經營權與營運設備，將原「香奈兒SPA 休閒旅館」所使用之行銷物件「香奈兒」字樣，變更外觀、讀音均極為近似之「香馜兒」字樣經營「香馜兒SPA 休閒旅館」，並於「香馜兒SPA 休閒旅館」之網站、招牌、床單、枕套等物品上使用近似於「香奈兒」商標之「香馜兒」字樣，不僅使相關消費者有混淆誤認之虞，亦減損「香奈兒」商標之識別性及信譽，而構成商標法第68條第3 款侵害商標權、第70條第1 款視為侵害商標權。又上訴人公司攀附「香奈兒」商標圖樣、品牌及商譽，所為亦違反公平交易法第25條。上訴人紀國潘為上訴人公司之負責人，依公司法第23條第2 項之規定，應與上訴人公司負連帶賠償責任。爰依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第2 款、民事訴訟法第222 條第2 項第2 款、公平交易法第30條、第31條、公司法第23條第2 項等規定提起本件請求（被上訴人逾上開範圍之請求，原審為其敗訴之判決，未據聲明不服，不在本院審理範圍內）。二、上訴人公司、上訴人紀國潘（兩人合稱時簡稱「上訴人」）則以下列等語置辯：㈠上訴人公司使用「香馜兒」商標並未構成商標法第68條之直接侵害商標權：香馜兒商標左邊由藍、綠、黃三個半圓或弧狀線條構成一個斷裂不連續的圓形，右邊以特殊字形呈現「香馜兒」三個中文字，其讀音為「ㄋ一ˇ」，其意義為香氣芬芳之意，面對該中文字消費者會注意其偏旁而推測其讀音，對較不熟悉的「馜」字施以特別注意，與「香奈兒」商標已有明顯差別，且上訴人是合法使用所註冊的「香馜兒」商標，自始即為善意。再者，「香奈兒」於國際精品上雖為著名商標，但對於旅館業並未涉足，縱使被上訴人有註冊取得經營旅館之商標權，但其既然未實際經營旅館，依社會一般人通念，不會聯想到被上訴人享有知名度的「香奈兒」商標，在旅館業領域也享有商標權，此外，被上訴人在我國也沒有提供餐廳服務，縱然有在國外開設餐廳，全球也只有一間，不僅在我國非著名，與旅館業也差異甚鉅。被上訴人經營之商品為動輒新臺幣（下同）數十萬、百萬之高消費單品，與上訴人公司所經營之汽車旅館一晚僅需2,000 至4,000 元有明顯區隔，消費者實在不會認為與被上訴人有關，自無混淆誤認之虞。㈡上訴人使用「香馜兒」商標並未構成商標法第70條第1 款之視為侵害商標權：上訴人經營之汽車旅館服務對象為一般大眾，自無法與著重奢侈、時尚、精緻、高檔之被上訴人商標相關商品或服務相比，消費者不至於因瀏覽上訴人公司網站上之房價、照片、設施便產生誤認，反而應更加確定香馜兒只是位於台中之汽車旅館業者，應不致使「香奈兒」商標所表彰之商品或服務有減損識別性或信譽之虞，縱使上訴人有攀附被上訴人商標商譽之搭便車行為，惟兩者之消費者有市場區隔性及差異性，故施以通常之辨別及注意，當不致產生混淆誤認。㈢上訴人之行為並無違反公平交易法第25條之規定：上訴人為設計香馜兒商標，投入大量資金並向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，上訴人係合法使用該註冊商標，並非為攀附被上訴人之著名商標，亦無違反公平交易法可言。況且被上訴人未經營旅館業或汽車旅館業，根本不在同一市場範圍內，自不屬公平交易法第25條所規範「榨取他人努力成果」之「不符合商業競爭倫理之不公平競爭行為」。㈣損害賠償部分：與本院前案民事訴訟相較，本件侵害期間僅前案不到十分之一期間，侵害情節又較輕微，且上訴人使用香馜兒商標是出於善意，經智慧局評定撤銷後，立刻更名為心媞公司，旅館外觀招牌及內裝設備等名稱亦更換為「心媞SPA 休閒旅館」，因此縱使認為被上訴人受有損害，損害賠償金額亦應定於30萬元以下，始為適當。三、原審為上訴人一部敗訴、一部勝訴之判決，上訴人不服，提起上訴，並聲明：㈠原判決不利上訴人之部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。㈢訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人則聲明：㈠上訴駁回。㈡上訴費用由上訴人負擔。四、本院與兩造協議並簡化爭點如下：㈠兩造不爭執事項：（本院卷第201至203頁） ⒈被上訴人瑞士商香奈兒公司為附圖一註冊第944985號「香奈兒」商標之商標權人，權利期間自90年6 月1 日至116 年7 月15日止。被上訴人法商香奈兒公司為附圖二註冊第163256號「香奈兒」商標之商標權人，權利期間自91年4 月16日至110 年11月15日止（見原審卷一第15至16）。 ⒉上訴人公司法定代理人紀國潘之兄○○○前於台中市○區○○路○段0 號經營「香奈兒SPA 休閒旅館」，擅自於「香奈兒SPA 休閒旅館」之招牌、網站、廣告傳單、面紙盒、原子筆、毛巾、浴巾、床單、枕套等行銷物件上，使用「香奈兒」字樣及「CHANNEL 」字樣，並以「CHANNEL 」字樣作為網域名稱之特取部分（網址：http ://www .channelmotel .com .tw），經被上訴人提起侵害商標權之刑事告訴及民事訴訟，經臺灣臺中地方法院（下稱台中地院）以104 年度智易字第90號判決判處有期徒刑6 月確定，另外「香奈兒休閒旅館」及其他包含原審被告○○○○在內之合夥人亦經本院認定渠等侵害被上訴人商標權，判決渠等不得使用含有相同或近似於「香奈兒」及「CHANEL」字樣之行銷物件，並應對被上訴人負連帶賠償責任（見原審卷一第17至28頁）。 ⒊經濟部訴願會於105 年10月4 日以經訴字第10506310140 號訴願決定書維持原處分，駁回「香馜兒及圖」商標評定成立之訴願案（見原審卷一第116 至120 頁）。 ⒋上訴人紀國潘為上訴人公司之法定代理人，代表上訴人公司執行職務。 ⒌上訴人紀國潘於103 年12月8 日與其他股東共同出資設立上訴人公司，上訴人公司於104 年2 月28日受讓「香奈兒SPA 休閒旅館」之經營權與營運設備，使用「香馜兒」字樣於其公司名稱、網站、招牌、床單、枕套、面紙盒、紙杯、馬桶蓋、告示牌、礦泉水等行銷物件，直到105 年10月27日才將公司名稱變更為心媞公司，並停止使用上開侵害商標權之行為。㈡本件爭點：（本院卷第203頁） ⒈上訴人公司是否有商標法第68條第3 款之侵害商標權行為？ ⒉上訴人公司是否有商標法第70條第1 款之視為侵害商標權行為？ ⒊上訴人公司是否違反公平交易法第25條規定？ ⒋被上訴人依商標法第69條、第71條第1 項第2 款、民事訴訟法第222 條第2 項第2 款、公司法第23條第2 項、公平交易法第30條、第31條規定請求上訴人連帶賠償50萬元是否有據？五、本院得心證之理由：㈠上訴人公司有商標法第70條第1 款之視為侵害商標權行為：⒈按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，為商標法第70條第1 款所明定。因著名商標的形成需要投入大量的金錢、精力與時間，基於保護著名商標權人所耗費的心血，因此對著名商標之保護，除應防止著名商標所表彰之來源，遭受混淆誤認之虞外，對著名商標本身之識別性與信譽亦應加以保護，以免其遭受淡化減損。我國商標法規定商標淡化之類型，包括「減損著名商標識別性之虞」及「減損著名商標信譽之虞」，所謂「減損著名商標識別性之虞」，指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。所謂「減損著名商標信譽之虞」，指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想。至於判斷有無減損著名商標之識別性或信譽之虞，應參酌下列因素：⑴商標著名之程度：商標若具有較高之著名程度，且其識別性與信譽較有可能遭受減損。⑵商標近似之程度：在近似程度的要求方面，商標淡化之虞對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高，當兩商標並非相同，且近似程度不高時，要證明著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞相對而言較為困難。⑶商標被普遍使用於其他商品／服務之程度：商標若為第三人廣泛使用於不同之商品／服務，則該商標排他使用之程度較低，其識別性或信譽較不可能遭受減損。⑷著名商標先天或後天識別性之程度：商標之識別性固與其著名程度之高低有關，但商標本身之創意亦屬辨別商標識別性之另一重要因素，故商標淡化保護的客體應是識別性與著名程度較高之商標，而創意性商標較易達到這樣的識別性與著名程度。⑸其他參酌因素。 ⒉「香奈兒」為廣為一般公眾所普遍認知之高度著名商標：被上訴人所屬之「香奈兒集團」係世界知名之香水、化粧品、服飾、鞋類、皮件、首飾等商品之產銷公司，自20世紀初起，即為法國巴黎之時尚婦女設計出許多顛覆傳統裙裝之套裝等服飾，並生產化粧品及香水，香奈兒集團並自1912年起，開始以「CHANEL」作為商標使用，指定使用在其所出產之香水、化粧品、服飾、手錶等各式商品，除於美國、瑞士、法國、日本、荷蘭、西班牙與阿根廷等世界各國申准註冊外，在我國亦自49年起，陸續取得包括附圖一、二商標在內之「CHANEL」及「香奈兒」等商標，且於我國投入龐大廣告費用，透過眾多平面、電子媒體行銷「CHANEL」及「香奈兒」品牌，並由集團關係企業「香奈兒台灣分公司」，在我國使用「CHANEL」及「香奈兒」等商標，經營服飾品、化粧品、鐘錶、首飾、香水等商品之批發及零售事業，使得「CHANEL」及「香奈兒」等商標，早已成為消費者所普遍認知之商標，且智慧局於97年與99年11月間編製「著名商標名錄及案例評析」，亦將之列為著名商標，多件商標異議審定書、商標核駁審定書中亦認定「香奈兒」及「CHANEL」為著名商標等情，有本院100 年度民商上字第10號判決、經濟部訴願決定書為證（見原審卷一第44至53頁、第116 至120 頁），且為上訴人等所不爭執（見本院卷第229 頁），又被上訴人雖將「香奈兒」商標大量用於化妝品、服飾、首飾、香水等精品之行銷，但依該商標在國內外使用之情形，應可認定其不只在上開精品之相關消費者間有知名度，其著名性已達國內一般公眾所普遍認知的程度，而為高度著名程度。 ⒊「香馜兒」與「香奈兒」構成高度近似商標：上訴人公司於「香馜兒SPA 休閒旅館」之網站、招牌、床單、枕套等物品上所使用之「香馜兒」字樣，係由略經設計之中文「香馜兒」較大字體由左至右並列結合「Spa 休閒旅館」較小字體而成，其呈現方式明顯有凸顯「香馜兒」字樣之意，整體觀之，「香馜兒」字樣予人寓目印象深刻，其與被上訴人著名商標「香奈兒」相較，兩者皆是由3 個中文字所組成之商標，其中第1 及第3 個字皆為「香」及「兒」且排列順序、位置也完全相同，雖中間「馜」、「奈」字有些微差異，惟「馜」（ㄋ一ˇ）與「奈」（ㄋㄞˋ）發音也相彷彿，差異部分僅有其母音「ㄧˊ」、「ㄞˋ」之別，連貫唱呼相雷同，是以，二者在外觀與讀音上均相彷彿，應屬構成近似之商標，且近似程度甚高。 ⒋上訴人公司使用「香馜兒」商標，有致減損「香奈兒」著名商標識別性及信譽之虞： ①「香奈兒」商標為一般消費者所普遍認知的高度著名商標，而上訴人公司使用「香馜兒」商標與「香奈兒」商標構成高度近似，已如前述。因「香奈兒」一詞非既有詞彙或事物，且為高度著名商標，無論先天或後天均具有高度識別性，且上訴人並未提出證據證明「香奈兒」已為第三人廣泛使用於不同之商品或服務，則在兩商標近似程度甚高之情形下，上訴人公司使用「香馜兒」商標經營「香馜兒SPA 休閒旅館」，因為休閒旅館與「香奈兒」商標經社會大眾普遍認知使用的化妝品、服飾、首飾、香水等精品，市場區隔明顯，如此一來將會使得曾經強烈指示單一來源的「香奈兒」商標變成指示二種或二種以上來源，或在社會大眾的心中留下非單一聯想或非獨特性的印象，將使「香奈兒」商標所表彰之商品或服務來源間之關聯性，有遭受淡化之情事，使著名商標之識別性受到減損、稀釋或沖淡之危險，致有減損「香奈兒」商標之識別性之虞。 ②此外，上訴人公司經營「香馜兒SPA 休閒旅館」事業，提供汽車旅館之住宿服務，依上訴人自承其提供之住宿服務，一晚僅需2,000 元至4,000 元即可享有，此與「香奈兒」商標所標榜之國際精品形象大相逕庭，兩者所表彰之事業形象相差甚鉅，將會使「香奈兒」商標所代表之精緻、時尚及品味之品質產生坊間一般幾千元休閒旅館或汽車旅館聯想之結果，自有減損「香奈兒」商標信譽之虞。 ③上訴人雖辯稱：兩造所營事業有明顯差異，消費者會更加確定香馜兒只是位於台中之汽車旅館業者，應不致使「香奈兒」商標所表彰之商品或服務有減損識別性或信譽之虞，縱使上訴人有攀附商譽之搭便車行為，惟兩者之消費者有市場區隔性及差異性，故施以通常之辨別及注意，當不致產生混淆誤認，不構成視為商標權云云。然而，商標淡化理論之產生，是因為傳統商標侵害係以消費者混淆誤認為核心，只有在相關消費者會對兩商標產生混淆誤認之虞時，商標權人才取得排除他人使用之權利，因此，當相關消費者可明確區別兩商標來源不同時，就算兩商標圖樣近似，仍然可以在市場上併存，但是，著名商標是因商標權人投注大量金錢、精力時間才形成，若允許他人將著名商標使用在衝突不明顯之市場，雖然消費者不會產生混淆誤認，但是會導致著名商標之識別性或信譽遭受減損，久而久之，該著名商標在市場上就不會具有獨特性，但因為此情形無法被傳統混淆誤認之虞的商標侵權型態所涵蓋，造成對著名商標之保護不足，所以才發展出商標淡化理論，用以保護商標之識別性及信譽不被減損，由於保護這樣的商標，已經跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，故將商標淡化保護限於著名商標，只有著名商標才有商標淡化理論之適用。由此可知，防止著名商標所表彰之來源遭受混淆誤認之虞，與保護著名商標減損識別性之虞，兩者之理論基礎並不相同，前者乃在避免消費者對商品服務之來源產生混淆誤認，後者在避免著名商標本身所建立的識別性及信譽被淡化或減損，因此，上訴人以消費者不會產生混淆誤認之虞，而主張其行為不構成商標法第70條第1 款視為侵害商標權等語，顯然將「混淆誤認之虞」與「減損識別性或信譽之虞」混為一談。再者，所謂減損著名商標識別性，依前開商標淡化理論可知，是在保護著名商標所建立的單一來源識別性，因為第三人使用在市場區隔有別、營業利益衝突不明顯之商品服務上，導致著名商標強烈指向單一來源之功能，變成指示二種或二種以上來源的商標，例如消費者看到或聽到「可口可樂」的文字後，馬上會聯想到以該商標銷售之飲料商品，若第三人以相同之「可口可樂」商標使用於不同之商品，經行銷市場一段時間後，消費者看到或聽到「可口可樂」的文字後，會認為該文字不僅是指原本的「可口可樂」飲料，還可能是指第三人的「可口可樂」商品，此時，曾經強烈指示單一來源的「可口可樂」商標很有可能會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，於是該「可口可樂」商標的識別性很有可能即已被稀釋或弱化。由此可知，減損著名商標識別性之理論基礎，本就是建立在「消費者不會產生混淆誤認之虞」上，因為如果消費者有產生混淆誤認之可能，表示消費者會誤認為第三人所提供之商品或服務來自於著名商標權人或與著名商標權人有關聯，如此一來，著名商標的識別性是「被強化」而不是「被淡化」，只有在消費者可區別第三人的商品或服務不是來自於著名商標權人時，才有使得著名商標識別性有被淡化的可能，因此，上訴人稱「兩造所營事業有明顯差異，消費者會更加確定香馜兒只是位於台中之汽車旅館業者」云云，正好足以使得「香奈兒」著名商標所建立之強烈單一指向被上訴人之功能，因為上訴人公司使用近似程度不低的「香馜兒」商標在台中經營汽車旅館業，導致日後消費者見「香奈兒」商標後，不僅會想到提供高級精品的被上訴人公司品牌「香奈兒」，還會想到上訴人公司所經營的「香馜兒SPA 休閒旅館」，如此一來，「香奈兒」著名商標的單一來源指向功能即被淡化，因此，上訴人主張消費者可區辨兩者不同所以沒有淡化「香奈兒」商標識別性云云，顯不足採。 ④上訴人又稱：其合法使用獲准註冊之「香馜兒」商標，應屬善意云云。然而，商標註冊採公眾審查制度，縱使註冊取得商標權，亦不擔保該商標權無侵害他人商標之虞，本件上訴人紀國潘係於103 年12月5 日申請「香馜兒」商標之註冊，有商標資料檢索服務資料1 紙附卷可參（見原審卷一第94頁），然被上訴人以上訴人紀國潘之兄○○○及原審被告○○○○等13人所提起之前案民事訴訟，其起訴日期為103 年10月28日（見本院卷第130 頁），顯然上訴人紀國潘係因其兄所經營的「香奈兒SPA 休閒旅館」遭控侵害「香奈兒」商標權，始會以近似之「香馜兒」商標申請註冊，其難謂有善意可言，是上訴人上開主張，並不可採。㈡上訴人公司未有商標法第68條第3 款之侵害商標權行為：⒈按未經商標權人同意，為行銷目的，於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3 項定有明文。所謂「混淆誤認之虞」，係指行為人之商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指行為人之商標與註冊商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。 ⒉再按，商標不得註冊事由之「混淆誤認之虞」要件（商標法第30條），與侵害商標權之「混淆誤認之虞」要件（商標法第68條、第70條），雖基於同一用語同一內涵之法理，在判斷時其基本概念應有一致性，但商標不得註冊事由側重在商標註冊靜態市場之分配，若先權利人已將商標註冊在某類商品服務，縱使其尚未在該領域使用商標，或使用情形不廣泛，但其既已取得註冊，日後不能排除有使用之可能，除非經廢止，否則即不應使後商標權人以相同或近似之商標註冊在相同或類似之商品上，以保護先商標權人之利益，並避免相關消費者產生混淆誤認之虞；但在商標侵權爭議事件中，消費者會不會產生混淆誤認之虞，應依一般社會通念及實際市場交易情形來判斷，而非以靜態註冊狀態認定之，簡言之，商標雖然有登記使用在某類別商品或服務，但若商標權人並未自行或授權他人將商標使用在該類商品或服務上，相關消費者無法認知該商標權人有跨足該領域的話，對於第三人使用在該類商品或服務時，自然就不會產生混淆誤認之可能。經查，附圖一「香奈兒」商標雖註冊指定使用於紙盒、面紙等商品，附圖二「香奈兒」商標雖註冊指定使用於汽車旅館、休閒度假中心、餐廳等商品服務上，被上訴人並主張香奈兒品牌有跨足經營法國酒莊、餐廳等，但是，依被上訴人所提之新聞報導（見原審卷一第121 至144 頁），其所稱的餐廳係位於日本銀座香奈兒旗艦店，全球僅有一間，而酒莊部分僅可得知香奈兒集團擁有兩間酒莊，但無法得知是否以「香奈兒」商標行銷葡萄酒商品，此外，上開報導數量甚少，無法證明因為被上訴人的廣泛行銷，使得消費者得以認知「香奈兒」品牌尚有經營酒莊、餐廳，遑論被上訴人並未提出證據證明有將「香奈兒」商標使用於所註冊的紙盒、面紙盒、汽車旅館上之證據，因此，實在無法僅憑上開靜態註冊資料及新聞報導，即認消費者對著名商標「香奈兒」有跨足經營紙盒、面紙盒、汽車旅館有所認知，又「香奈兒」商標以高級精品形象深植消費者甚至一般大眾心中，而上訴人公司經營之「香馜兒SPA 休閒旅館」位於台中市○區○○路○段0 號，一晚住宿僅需2,000 元至4,000 元，係一個位於中清交流道附近之平價汽車旅館，依該休閒旅館之網頁介紹及現場照片所示（見原審卷一第33至35頁），該汽車旅館之裝潢、氣氛、內裝設備等，實與「香奈兒」著名商標所予人之高級奢華、時尚精品之印象有極大之差異，消費者至「香馜兒SPA 休閒旅館」消費，或瀏覽其網頁，實在不可能會誤認為該台中的平價汽車旅館，會與世界著名商標「香奈兒」，為同一來源或有關聯可言，因此，本件依一般社會通念及市場實際交易情形，實難認上訴人公司於「香馜兒SPA 休閒旅館」使用「香馜兒」商標之行為，會有使相關消費者誤認為其與著名商標「香奈兒」為同一商標，或誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，自無產生混淆誤認之虞。 ⒊被上訴人雖主張：附圖二註冊第163256號香奈兒商標亦有註冊在汽車旅館類別，與上訴人公司提供之服務相同，相關消費者自有產生混淆誤認之虞等語。然而，商標侵權爭議中有關「混淆誤認之虞」的認定，應側重於商標在市場上實際使用情形為判斷，已如前述，被上訴人等一方面主張「香奈兒」有多角化經營之情形，上訴人之行為會使得消費者誤認為「香馜兒SPA 休閒旅館」乃屬被上訴人經營之事業，或與被上訴人有關聯，但另一方面又稱曾看過網頁或至「香馜兒SPA 休閒旅館」交易之消費者，已留下「香奈兒」商標並非僅為表彰被上訴人等所提供商品及服務的錯誤印象，已經逐漸減弱、分散「香奈兒」商標強烈指示被上訴人之單一來源商品及服務之特徵及吸引力等語，則被上訴人既然認為相關消費者已留下「香奈兒」商標並非僅為表彰被上訴人等所提供商品及服務的錯誤印象，怎麼可能又認為這樣會使消費者誤認為「香馜兒SPA 休閒旅館」乃屬被上訴人經營之事業？兩者顯有矛盾，因此，上訴人上開所述，自不足採。㈢損害賠償之計算： ⒈按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償；商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益，商標法第69條第3 項、第71條第1 項第2 款定有明文。 ⒉查上訴人紀國潘於103 年12月8 日與其他股東出資設立上訴人公司，並於104 年2 月28日自「香奈兒SPA 休閒旅館」之合夥人受讓取得「香奈兒SPA 休閒旅館」之經營權與營運設備，嗣上訴人公司僅係將原「香奈兒SPA 休閒旅館」所使用之網站、招牌、床單、枕套等行銷物件「香奈兒」字樣，變更外觀、讀音均極為近似之「香馜兒」字樣，於原址繼續經營「香馜兒SPA 休閒旅館」，迄至105 年10月27日始將「香馜兒公司」名稱變更為「心媞公司」，且將原「香馜兒SPA 休閒旅館」之外觀招牌及內裝物品設備，更換為「心媞SPA 休閒旅館」一節，有卷附讓渡合約書、有限公司變更登記表、「心媞SPA 休閒旅館」外觀招牌及內裝物品照片等件可參（見原審卷一第32頁、第185 至190 頁），復經原審偕同當事人於106 年9 月29日前往「心媞SPA 休閒旅館」現場勘驗，並隨機抽樣檢視605 號、213 號房間及備品庫房內之寢具用品，查明該「心媞SPA 休閒旅館」之外觀招牌及內裝物品設備確實已無使用「香馜兒」字樣，並製有勘驗筆錄1 份及現場照片存卷可查（見原審卷一第269 至319 頁），由此可知，上訴人公司為「香馜兒SPA 休閒旅館」之經營權人與營運設備所有人，其自104 年2 月28日起至105 年10月27日變更公司名稱止，未經被上訴人等之同意或授權，使用近似於著名「香奈兒」商標之「香馜兒」字樣，有減損著名商標之識別性及信譽之虞，被上訴人自受有損害，則被上訴人依商標法第71條第1 項第2 款規定請求上訴人公司負損害賠償責任，即非無據。 ⒊損害賠償額之認定： ①被上訴人主張上訴人公司自104 年3 月起至105 年12月底止之營業收入為11,220,032元等情，有財政部中區國稅局民權稽徵所106 年10月30日中區國稅民權銷售字第1060609071號函檢附之上訴人公司申報營業稅及營利事業所得稅資料在卷可憑（見原審卷二第66至76頁），此亦為上訴人公司所不爭，被上訴人主張本件應以上開營業收入，作為商標法第71條第1 項第2 款之損害賠償計算基礎。惟本件上訴人公司之侵權態樣為減損「香奈兒」著名商標識別性及信譽之虞，該侵權態樣保護核心乃在著名商標本身，故著名商標權識別性或信譽遭減損之賠償額，應由著名商標本身來觀察，而非由侵權人侵害所得利益來計算，況上開營業額收入亦非全部與減損「香奈兒」商標識別性或信譽有關，自無法以此計算侵權人侵害商標權行為所得之利益。 ②按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222 條第2 項定有明文。俾使受侵害事業之權益易實現，減輕損害證明之舉證責任（最高法院第93年度台上字第2213號、98年度台上字第865 號判決意旨參照）。查上訴人公司有視為侵害被上訴人「香奈兒」商標之行為，然著名註冊商標之識別性或信譽遭減損所受之損害，實不易量化予以計算，被上訴人亦無法依侵害商標權行為所得之利益，作為計算本件財產上損害賠償之基準，堪認被上訴人不能證明其數額或證明顯有重大困難，是被上訴人請求本院依民事訴訟法第 222 條第2 項之規定，依所得心證定其損害數額，自屬有據。本院審酌「香奈兒」商標之高度著名程度、品牌價值甚高，被上訴人公司自104 年2 月28日起至105 年10月27日止之長達1 年8 月期間，攀附被上訴人商譽，並以網路、招牌、廣告傳單、面紙盒、毛巾、浴巾、床單、枕套等方式使用高度近似於著名「香奈兒」商標之「香馜兒」字樣對外行銷，尤其將「香馜兒」字樣使用於與「香奈兒」商標形象不同之休閒旅館、或汽車旅館營業，不僅使「香奈兒」商標原先指向被上訴人單一來源之識別性有遭減損之可能，亦影響「香奈兒」商標於消費者及社會大眾間時尚、精品、高雅、貴氣之品牌形象，而有減損其信譽之可能，上訴人之惡性非輕，並參酌上訴人公司於前揭侵權行為期間之營業額等一切情況，認本件損害金額以50萬元計算為適當。 ⒋連帶賠償責任之認定：另按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2 項定有明文。查上訴人紀國潘為上訴人公司之負責人，其代表上訴人公司執行職務侵害他人商標，自應依公司法第23條第2 項規定，與上訴人公司負連帶賠償責任。 ⒌上訴人雖辯稱：前案民事訴訟使用「香奈兒SPA 休閒旅館」作為商標之期間為91年8 月2 日起至104 年2 月27日止，共12年餘，僅被判賠300 萬元，本件使用「香馜兒」字樣之期間僅一年餘，侵害期間僅前案不到十分之一的期間，所造成的侵害大小、程度亦不相同，使用「香馜兒」之名稱與香奈兒名稱也有不同，且其乃依智慧局所核准之商標而為合法使用，故損害賠償金額亦應定於30萬元以下，始為適當云云。然查，「香馜兒SPA 休閒旅館」係104 年2 月28日受讓自「香奈兒SPA 休閒旅館」而來，當時「香奈兒SPA 休閒旅館」已因被控侵害「香奈兒」商標權而與被上訴人進行訴訟中，上訴人公司對該爭議應知之甚詳，卻僅將原「香奈兒SPA 休閒旅館」所使用之「香奈兒」字樣，變更為外觀、讀音均極為近似之「香馜兒」，可見其主觀上有惡意存在，因此，本件以50萬元作為損害賠償金額，應為適當，上訴人等上開主張，並不足採。六、本件訴訟為選擇之訴合併：按所謂客觀選擇訴之合併，係指原告以單一之聲明，主張二以上訴訟標的，而請求法院擇一訴訟標的為其勝訴之判決者，原告依其中之一訴訟標的可獲全部受勝訴判決時，法院固得僅依該項訴訟標的而為判決，對於其他訴訟標的無庸審酌；然各訴訟標的對於原告判決之結果不同，法院自應擇對原告最為有利之訴訟標的而為裁判（最高法院99年度台上字第1888號判決意旨參照）。本件被上訴人等以單一聲明，合併主張商標法、公平交易法之規定為請求，核屬客觀選擇訴之合併，此據被上訴人陳明在卷（見原審卷二第111 頁），因被上訴人依商標法規定之請求為有理由，其起訴之目的已達，關於其餘請求權之損害賠償計算不會對被上訴人較有利，即毋庸審究，併此敘明。七、綜上所述，「香奈兒」為高度著名商標，上訴人公司之行為有減損「香奈兒」著名商標識別性及信譽之虞，而構成商標法第70條第1 項第1 款視為侵害商標權，是被上訴人依商標法第71條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項、民事訴訟法第222 條第2 項規定，請求上訴人連帶賠償其50萬元，及自105 年9 月11日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許。原審為上訴人敗訴之判決，並依兩造聲請為假執行及免為假執行之宣告，所持理由雖在商標法第68條第3 款部分與本院認定有所不同，但其餘部分並無不合，假執行之宣告亦無不當，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，其上訴應予駁回。八、本件事證已臻明確，兩造之其餘爭點、攻擊防禦方法和未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。九、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第85條第2 項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　107　年　　11　　月　　28　　日智慧財產法院第一庭審判長法官　李維心法官　陳忠行法官　蔡如琪以上正本係照原本作成。本件不得上訴。中　　華　　民　　國　　107 　年　　12　月　　10 　日書記官　邱于婷

智慧財產及商業法院107年度民商上易字第4號

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