智慧財產及商業法院107年度民商訴字第3號｜法律人

智慧財產法院民事判決 107年度民商訴字第3號原　　　告　誠品股份有限公司法定代理人　吳旻潔訴訟代理人　賴安國律師複代理人　楊啟元律師被　　　告　前瞻國際留學遊學顧問諮詢有限公司兼法定代理人　魏秀旻訴訟代理人　張鷹被　　　告　驅勢文教事業有限公司兼法定代理人　鄭志鵬共同訴訟代理人　王尊民律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於108 年4 月22日言詞辯論終結，判決如下：主文被告前瞻國際留學遊學顧問諮詢有限公司與魏秀旻應連帶給付原告新台幣458,523 元，及自民國106 年11月21日起至清償日止，按年息5 ％計算的利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔23％，餘由原告負擔。本判決第一項可以假執行，但如被告前瞻國際留學遊學顧問諮詢有限公司以新台幣458,523 元為原告供擔保，可以免除假執行。原告其餘假執行的聲請駁回。事實及理由甲、案情簡介本件原告主張：原告為我國商標註冊第01584994、00123387、01438652、00121827號「誠品」商標及第01595160號「誠品講堂」商標（下合稱據爭五商標）的商標權人。被告前瞻國際留學遊學顧問諮詢有限公司（下稱前瞻公司）未經原告同意，即在其經營之「誠品留學中心」網站、「誠品藝術學院」網站、Facebook網頁及其所經營之台北市、桃園市、中壢市、新竹市及台中市分公司等處，使用「誠品」、「誠品藝術學院」、「誠品留學」及「誠品遊學」等與據爭五商標相同或高度近似之圖樣；被告驅勢文教事業有限公司（下稱驅勢公司）則係與前瞻公司對外共同使用「誠品驅勢顧問團隊」與「誠品驅勢留遊學代辦中心」等與據爭五商標相同或高度近似之圖樣，侵害原告對於據爭五商標的商標權。原告因此提起本訴訟，請求被告二公司及其法定代理人（下合稱被告）連帶給付損害賠償新臺幣（下同）200 萬元。被告則提出兩商標並不近似且指定使用於非同一或類似之服務，以及其為善意合理使用且非作為商標使用等抗辯。乙、雙方的主張壹、原告方面一、據爭「誠品」商標係指定使用於「舞蹈之教授或指導服務；舞蹈及相關藝術之文教活動之策劃；知識或技術方面之傳授；舉辦各種講座」等、「知識或技術之傳授、舉辦各種講座」等、「為他人籌組娛樂或教育俱樂部、娛樂或教育俱樂部、圖像藝術設計」、「代理各種百貨、圖書、文具、圖晝、藝品之進出口服務及經銷服務。各種書刊、雜誌、文具、禮品之零售服務」等服務；據爭「誠品講堂」商標則指定使用於「安排及舉行學術討論會；安排及舉行研討會；安排及舉行座談會；安排及舉行講習會；舉辦各種講座；籌辦文化或教育目的之展覽」等服務。據爭「誠品」商標與被告使用的「誠品」商標（下稱系爭「誠品」商標）相同，被告又將系爭「誠品」商標使用在與據爭商標註冊指定使用同一的服務上，違反商標法第68條第1 款規定。縱使被告未違反前揭規定，其將系爭「誠品」商標使用於「留、遊學代辦」、「專業藝術諮詢和作品指導」、「語言考試課程」、「語文考試書刊零售」等服務，亦與據爭「誠品」商標指定使用的「舞蹈之教授或指導服務；知識或技術方面之傳授；舉辦各種講座」、「代理各種圖書之進出口服務及經銷服務。各種書刊、雜誌、之零售服務。」等服務相類似，且有致使相關消費者混淆誤認之可能，違反商標法同條第2 款規定。又即使可認為被告使用系爭「誠品」商標於其「藝術學院」的行為，可解釋為以「誠品藝術學院」作為商標，則「誠品藝術學院」商標與原告的據爭第01595160號「誠品講堂」商標，亦顯然為近似商標，同時又使用在同一或類似服務，客觀上存在使相關消費者混淆誤認之可能性，違反商標法同條第3 款規定。二、據爭「誠品」商標對一般消費大眾及「留學代辦」主要服務對象為著名，原告並有將該商標多角化經營的情形。被告明知原告所有的前述商標為全國著名商標，卻仍未經同意擅自使用相同之「誠品」、至少近似之「誠品藝術學院」等商標以行銷自己經營之「語言考試課程、留遊學代辦、專業藝術諮詢和作品指導、語文考試書刊零售」等服務。此等行為，將逐漸使原告所有的著名商標與其所表彰的商品或服務來源間的關聯性遭受淡化，而有使著名標章的識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡的危險，自有減損識別性的疑慮，違反商標法第70條第1 款及第2款規定。三、承前述，被告顯然意圖為不當競爭手段，以節省公關行銷與品牌開發成本，蓄意利用他人努力以推展自己商品或服務，自屬詐取他人努力成果之顯失公平行為，已違反公平交易法第25條及第30條規定。四、因此，原告依商標法第68條第1 款至第3 款、第70條第1 款及第2 款、第71條第3 項；公平交易法第25條、第30條及第31條；民法第184 條、第185 條、第177 條第2 項、第 179條；公司法第23條第2 項；民事訴訟法第222 條第2 項規定，請求被告連帶負損害賠償責任200 萬元，詳如以下：㈠被告擅以系爭「誠品」商標經營提供消費者專業藝術諮詢和作品指導、留遊學代辦、語文考試課程、語文考試書刊零售等服務至少已達有上千件（參原證3 之附件4 ，被告網頁自承：「已成功為上千位同學爭取開啟國外一流大學之門」，本院卷一第33頁）。一般留學代辦服務費用約為3 萬元至10萬元不等，以其自承服務上千位計算，其侵害商標權行為所涉營業收入已達3 千萬至1 億元之多（3 萬元×1 千人＝3 千萬；10萬元×1 千人＝1 億）。以一般商標授權的權利金 8%計算，則被告的不當得利金額在240 萬至800 萬之間。又依財政部公告的同業共同利益標準，代辦留（遊）學服務的淨利率為14% 。因此，被告不法管理事務所得利益已高達420 萬至1,400 萬。原告僅請求200 萬元，顯然有理由。㈡被告前瞻公司提出的「各年度損益及稅額計算表」及「發票」，其所記載未稅金額合計12筆留學顧問服務費合計625,739 元（計算式：66,580＋170,155 ＋19,714＋34,762＋102,431 ＋64,881＋3,041 ＋11,294＋42,381＋50,000＋500 ＋60,000＝625,739 元）；但其中103 年至106 年四個年度的營業收入，卻只有620,447 元（計算式：0 ＋0 ＋393,642 ＋226,835 ＝620,447 元），營業總收入少於發票金額，其營業收入顯有隱匿。由於前瞻公司所提出之財務資料中，損益表與發票的金額不符，顯有隱匿；驅勢公司則拒絕提出財務資料，原告請求依民事訴訟法第343 條、第345 條規定，逕認原告關於該財務資料的主張及依該財務資料應證的事實（即損害賠償金額200 萬元）為真實。五、對被告抗辯的回應：㈠我院已有數個判決清楚揭示，不能僅係使用已獲准登記公司名稱的特取部分，就說必然沒有侵害到他人的商標權：商號使用於商業活動中，並非不可能成立商標的使用，其判別標準在於，依一般商業交易習慣及相關消費者的角度觀之，其表示的方式，是否足以使消費者認知係表示商品或服務之來源的標識，並藉以與其他商品或服務的來源相區別。依原證3 所示（本院卷一第25-59 頁），被告使用系爭「誠品」商標圖樣的方式，並非於網頁上註明或表示被告公司名稱全銜，反而於各該網頁的左上方、正中位置或正下方等顯眼處以特別放大比例的斗大字體或輔以經特殊設計的外框圖樣，以特別醒目方式標示「誠品」或誠品二字組成的系爭商標字樣。若如被告所稱，其僅係善意表彰其營業主體名稱，則何以捨棄其自己公司名稱全銜不用，反而刻意突顯使用「誠品」二字，顯然意在藉由攀附原告所有據爭「誠品」商標二字的方式以獲取較多相關消費者的關注與記憶，藉此不當攀附他人累積信譽，以節省品牌新創開發成本。㈡驅勢公司經營有留遊學代辦服務，與前瞻公司理應為競爭同業。惟，前瞻公司與驅勢公司之英文名稱縮寫竟均為「tlc 」；前瞻公司所經營的6 間分公司的設址，竟有高達5 間與驅勢公司所經營的「驅勢語言教育中心」的設址完全相同；又前瞻公司與驅勢公司的官方網站網址亦皆為驅勢公司英文名稱縮寫，而僅有「c 」一字之差（即tlcc與tlc 之差別) ; 而前瞻公司官方的line ID 「tlc .service1 」更以驅勢公司英文名稱縮寫（即Trinity Lanuage Center縮寫：tlc ）為帳號名稱。此外，前瞻公司的官網上，更以斗大篇幅特別介紹驅勢公司為其「優質合作夥伴」且為「準備留學考試最好的選擇！」，以極力行銷驅勢公司的「留學考試課程、語言考試課程、語文考試書刊零售」等服務。顯然可證被告二公司間確實有極度緊密的業務合作關係，否則前瞻公司的前述舉動在驅勢公司自己也有提供留遊學代辦服務的情況下，豈非將自己現有或潛在客戶拱手讓給驅勢公司！由一般經驗法則觀之，不合常理。㈢原告主張商標法第69條第3 項損害賠償請求權，並未罹於時效：原告於106 年4 月間發現被告等的侵權行為，於同年11月6 日提起本件訴訟，並未逾越商標法第69條第4 項、民法第197 條第1 項的短期消滅時效。被告欲主張時效抗辯，應就原告知悉在前的事實，負舉證責任。六、聲明：㈠被告前瞻公司與驅勢公司，或被告前瞻公司與魏秀旻，或被告驅勢公司與鄭志鵬應連帶給付原告2,000,000 元暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。㈡如被告前瞻公司與驅勢公司，或被告前瞻公司與魏秀旻，或被告驅勢公司與鄭志鵬為給付，則其他被告就其給付數額範圍內免為給付義務。㈢原告願供擔保，請准宣告假執行。貳、被告方面：一、被告的使用行為有商標法第36條第1 項第1 款法定免責事由的適用：㈠國內以「誠品」字樣登記公司名稱的案例不勝枚舉，其有道德性自我標榜用語之公司形象，並非原告得一己獨佔而排他使用的專屬文字。㈡被告使用「誠品留學」等字樣，並未刻意突顯醒目「誠品」文字，且同時併用可資區辨的圖案文字，毫無任何攀附原告商譽的意圖，又被告官方網站網頁出現的「誠品留學」等字樣，係為表彰該網站的建置主體公司名稱使用，並為說明留遊學代辦服務的項目或品質、特性的一般描述性用語，非作為商標使用。二、被告的使用行為不構成商標法第68條的商標侵權：被告實際使用「誠品留學」等字樣，係結合其他可資區辨的圖案或文字，以辨認其差異，且其差異部分的文字諸如「留遊學代辦中心」的概念清晰、「皇冠設計圖」圖像的形象鮮明，使消費者得以清楚區辨；甚者，被告提供留遊學代辦服務的消費族群，並非普通日常消費商品或日常服務，為跨越國境以外的其他國家地區的文化教育就學、外國語言學習及觀光旅遊的專業顧問諮詢服務，其從業人員應具備高度專業能力及外國語言門檻能力及相關資格，而對於留遊學代辦服務潛在需求或實際消費的消費族群對象，通常具備較高的注意能力，且會選擇並多方比較服務品質及可信賴度，亦會施以較高的注意程度，會特別重視或要求留遊學代辦服務業者的資格、能力及口碑等評價，而相關消費者多以指名特定代辦業者或親友推薦分享或慕名而來的態樣居多，並不會徒以「誠品」的中文文字，而誤認其留遊學代辦的服務業者。更何況，被告係提供留遊學代辦服務，與原告據爭五商標指定使用的服務市場有所區隔且營業利益並不衝突，依行政機關關於國內產業行政分類標準，亦不屬同一行業類別。三、被告的使用行為不構成商標法第70條的擬制侵權：被告以「誠品留學」為公司特取名稱，並無攀附原告商譽之不正競爭的惡意，且非屬明知；況據爭五商標在留遊學代辦服務領域內始終未臻著名程度，且未達到一般消費者普遍知悉的高度著名。原告未善盡舉證責任證明據爭五商標已成為著名商標，且亦未證明系爭商標的使用有致相關消費者有混淆誤認或減損據爭五商標的識別性或信譽的可能。況且國內已高達79家公司登記特取名稱使用「誠品」字樣，「誠品」字樣已不會使消費者產生強烈指向單一來源的深刻印象，甚至，依國內留遊學代辦業者經營模式及契約法定應記載事項應表明業者名稱及立案日期，消費者得以輕易區辨其代辦業者，因此亦不生混淆誤認的可能。四、原告起訴主張依商標法第71條第1 項第3 款計算損害，嗣於107 年4 月16日民事準備二狀第17頁至第18頁再主張依同法第71條第1 項第2 款為之，惟商標法第71條各款為不同損害計算方法，且依民事訴訟法第196 條適時提出主義，原告逾時並怠於主張商標法第71條第1 項第2 款，係意圖延滯訴訟及因重大過失而逾時提出攻擊防禦方法，依法應予駁回。五、原告無法依商標法第69條第3項為主張：㈠原告並未證明實際受有損害─原告並未跨足經營「留遊學代辦服務」等服務，亦無實際損害可言。㈡商標法第69條第3 項的損害賠償請求權，其商標侵權的類型立法理由明文限制為「以相同或近似之商標，使用於同一或類似之商品或服務上，而有致混淆誤認之虞之情形」，已經排除同法第70條第1 款及第2 款之擬制侵權態樣，原告主張違反商標法第70條第1 款及第2 款得依同法第69條第3 項請求損害賠償，與法不合。㈢被告並無侵權之故意或過失，已如前述。六、原告主張依民法第185 條被告前瞻公司及驅勢公司應連帶負責，惟依最高法院95年台上字第338 號判決意旨：「又民法第一百八十四條所定之侵權行為類型，均適用於自然人之侵權行為，上訴人為法人自無適用之餘地。民法第一百八十五條規定之共同侵權行為，亦同」，原告主張法人應適用民法第185 條共同侵權行為，於法不合；況共同侵權行為可分為共同加害行為、共同危險行為、造意及幫助三種，其因共同加害行為而成立共同侵權行為者，除共同行為人均須具備侵權行為之要件外，須共同行為人之行為具有共同關聯性為其要件（最高法院101 年度台上字第721 號判決意旨參照）。被告驅勢公司為前瞻公司的業務合作夥伴，而同意將趨勢公司特取名稱的「驅勢」文字部分提供前瞻公司使用，僅為公司名稱的借用關係，而實際使用人為前瞻公司，趨勢公司並非不法侵權行為人，亦無侵權之故或過失。公司法第23條第2項部分亦同。七、原告起訴後追加公平交易法第25條損害賠償請求權，為訴訟標的之追加，依法不應准許，且該法第22條第2 項明定依法取得註冊商標權者，不適用公平交易法之規定，而公平交易法第25條亦僅為補充規範性質，原告係以誠品字樣依法註冊取得商標權起訴，依商標法賦與商標專用排他權範圍的保護即為已足，並無適用補充規範性質之前揭規定的餘地；況原告並未證明被告有何「足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為」之要件事實。八、被告係依法取得「誠品留學」公司特取名稱登記，享有公司名稱專用權，且依教育部定型化契約應記載事項，合法表明留遊學代辦業者名稱，並與消費者簽訂書面契約，被告依與消費者之契約關係取得提供留遊學代辦服務等勞務報酬，且消費者給付勞務報酬之對象明確特定且依對價關係而為給付，並非毫無任何法律上權源自消費者取得勞務報酬，況原告並未證明被告受領前揭勞務報酬為無法律上原因受有利益，且使原告受有損害，空言主張應適用民法第179 條不當得利規定，於法不合。再者，不當得利亦無連帶給付之明文規定，與原告訴之聲明亦相抵觸。九、民法第172 條無因管理之成立，係以「為他人管理事務」為要件，若為管理自己事務之意思，並不成立無因管理，被告係以「誠品留學」之公司特取名稱為自身經營留遊學代辦服務，並非為他人或原告管理事務之意。原告依民法第177 條第2項請求不法無因管理所獲利益，為無理由。十、原告106 年11月6 日起訴主張被告侵害其所有據爭第01584994號、第00123387號、第01438652號等三件商標權，後於107 年3 月23日以民事準備㈠狀始將註冊第00121827號、第01595160號商標列入，將本件侵害商標權範圍擴張為五件商標權利，惟該不同註冊號數的據爭商標，性質上為不同的商標權利，其註冊商標專用權的商標圖樣、核准註冊公告日期、指定使用商品或服務類別等攸關商標專用排他權利存在範圍的重要內涵均不相同，縱使前揭商標圖樣皆以「誠品」作為整體圖樣之一部，客觀上仍為複數個不同註冊商標權利，商標專用排他權範圍也未盡相符，故侵害前述五件據爭商標所生的請求排除、防止侵害請求權，暨請求損害賠償請求權應為不同的訴訟標的及請求權基礎，原告起訴後主張註冊第00121827號、第01595160號商標為本件商標權侵害範圍，應為訴之變更或追加，依民事訴訟法第255 條第1 項規定不應准許。十一、原告自被告更名前「誠品留學有限公司」在103 年10月22日核准設立登記日期以後，透過網際網路可以輕易查知被告公司使用「誠品留學」等字樣而處於公眾共聞共見狀態的事實，遲遲未向被告主張侵害據爭五商標權利，延宕三年之久，遲至106 年11月6 日始提起本件損害賠償訴訟，早已罹於民法第197 條第1 項及商標法第69條第4 項之二年短期時效，其損害賠償請求權應歸於消滅。十二、商標法第71條第1 項損害賠償計算部分：㈠商標法第71條第1 項第3 款之損害計算方法，係限於侵害商標權的「商品」而言，並不及於「服務」，此觀法條用語明定為「就查獲侵害商標權商品之零售單價」及立法理由記載「冒用他人商標之商品，往往不循正常商業軌道銷售，銷售數量多少，侵權人亦多秘而不宣」、「又為顧及被查獲商品數量過多，與實際損害不符，故加但書規定」即明。㈡前瞻公司開立12筆發票，在公司更名後，並未以誠品留學有限公司名義開立統一發票，原告公司竟以該12筆發票金額計算，於法不合。㈢商標法第71條第1 項第1 款的損害計算方法，應不得脫離損害填補原則，原告仍未證明其實際受有損害及損害額，逕稱應以商標法第71條第1 項第3 款定其損害賠償，與損害填補之法理不符，恐將使原告多受超額利益之填補。十三、聲明：㈠原告之訴駁回。㈡如獲不利判決，願供擔保請准宣告免於假執行。丙、法院得心證之理由為便利兩造閱讀法官對於本案的判斷理由，以下除分點敘述外，並就各段均冠以流水段號以便查找及引述。壹、審理過程概要【01】本案是原告於106 年11月6 日向我院呈遞起訴狀，先經我院審查庭進行案件流程管理，命被告提出答辯狀，再命兩造提出爭點整理狀後，於107 年1 月16日將本案分由我院勇股法官承辦，後又因勇股法官遷調，於同年8 月29日改籤分由我辦理。為了達成審理集中化之目標，我根據兩造先前於書狀中之攻防情形，依原告聲請命被告為證據開示（本院卷三第820 頁），其後我認為兩造間就本案的準備已經接近完備（其間經兩造於107 年11月15日至108 年2 月1 日合意停止訴訟程序），乃於108 年3 月5 日指定於同年4 月22日進行言詞辯論，並請兩造預先充分準備，勿於言詞辯論期日又臨時提出證據或爭執，以免失權（本院卷三第872 頁），最後如期進行辯論，並為本判決。貳、爭點整理與判斷一、【02】根據兩造於本件準備程序中所達成的簡化爭點協議，本案的爭點如下：㈠原告損害賠償請求權是否已罹於消滅時效？㈡被告等是否有商標法第68條第1 至3 款規定之侵權行為？㈢被告等是否有商標法第70第1 、2 款規定之侵權行為？㈣原告得否依民法第179條規定請求被告返還利益？㈤原告得否依民法第177 條第2 項規定請求被告所享有之不法利益？㈥被告等是否有公平交易法第25條規定之不公平競爭行為？原告得否依公平交易法第30條向被告等請求賠償？㈦被告前瞻公司、魏秀旻、驅勢公司及鄭志鵬應否不真正連帶賠償原告？金額若干？二、【03】以上爭點經判斷結果，我認為：原告的損害賠償請求權並沒有罹於時效。又有關第㈡、㈢項爭點，原告已表明請求擇一、擇優判決（言詞辯論筆錄第3 頁，本院卷三第965 頁），我認為被告前瞻公司有其中商標法第68條第1 款的侵權行為，且應屬較優先的請求權基礎。原告可以依民法第179 條請求被告返還利益，但不能依民法第177 條第2 項規定請求不法管理所得，也不能依公平交易法第25條規定請求賠償。被告前瞻公司、魏秀旻應對原告負連帶損害賠償責任，金額為458,523 元為適當。至於被告驅勢公司、鄭志鵬部分，原告的請求並不成立。三、【04】以下就分別說明我作成判斷的理由。參、作成判斷的理由一、原告的損害賠償請求權沒有罹於時效㈠【05】這項判斷是先以第㈡項爭點的判斷結果為基礎，以第㈡項爭點判斷結果所認定的侵權行為來判斷原告的請求權是否罹於消滅時效，至於作成第㈡項爭點判斷結果的理由將另如後述，先在此說明。㈡【06】根據第㈡項爭點的判斷結果，被告前瞻公司於106 年4 月間未經原告同意，使用「誠品」「誠品留學」、「誠品藝術學院」等字樣於其所經營的網站及臉書網頁，已經構成商標法第68條第1 款的侵害商標權行為。此項行為既然是發生於106 年4 月間，而原告於106 年11月6 日利用線上起訴系統向我院提起本案訴訟，明顯沒有超過侵權行為損害賠償請求權的2 年時效期間（民法第197 條規定參照）。㈢【07】被告之所以提出時效抗辯是認為：被告前瞻公司於103 年10月22日設立登記時，就使用「誠品留學有限公司」為公司名稱，而公司名稱依法為主管機關所應該公告的公開資訊，由此可以認為自103 年10月22日開始原告就知道被告使用的公司名稱，卻到106 年11月6 日才提起本案訴訟，顯然已經罹於時效（被告民事答辯狀第2-3 頁，本院卷一第116-117 頁）。㈣【08】比對上二段說明就可以知道，被告所抗辯罹於時效的侵權行為根本就跟原告主張的侵權行為不一樣。但不同的侵權行為就會產生不同的時效期間，並沒有將不同侵權行為時效期間混為一談的道理。被告此部分的抗辯明顯不成立。二、被告前瞻公司有商標法第68條第1 款的侵權行為㈠【09】原告主張：被告前瞻公司於106 年4 月間未經原告同意，使用「誠品留學」、「誠品藝術學院」等字樣於其所經營的網站及臉書網頁，已提出經臺灣臺北地方法院公證人彭莉婷於106 年4 月18日親自體驗的各該網站、臉書網頁瀏覽列印本為證（原證3 ，本院卷一第25-59 頁），可以相信為真實。㈡【10】根據以上各該網站、臉書網頁瀏覽列印本來看，「誠品留學」、「誠品藝術學院」字樣的使用，就是在區別指示其所提出留學代辦服務以及專業藝術諮詢、作品集指導服務的來源，實質上具有商標使用的效果。其使用並屬於商標法第5 條第1 項第4 款、第2 項所規定的商標使用：為行銷之目的將商標用於與服務有關之網路廣告，足以使相關消費者認識其為商標。㈢【11】雖然「誠品留學」、「誠品藝術學院」與「誠品」不是完全相同，但將「誠品」放在「留學」前面，用以指示提供留學代辦的服務來源；將「誠品」放在「藝術學院」前面，用以指示提供專業藝術諮詢、作品集指導的服務來源，此時將導致「誠品」才有實際區別服務來源的效果，所差別的「留學」、「藝術學院」字樣，只是在限定服務種類而已。在這樣的使用情境及脈絡下，「誠品留學」、「誠品藝術學院」應認為實質上就是在使用相同於據爭商標中的「誠品」商標。㈣【12】據爭商標中的「誠品」商標為註冊商標，有原告提出的經濟部智慧財產局商標資料檢索服務檢索結果列印本可憑（原證2 ，本院卷一第20、22頁）。其中註冊號00000000、00000000指定使用的商品都有：「知識或技術方面之傳授」一項。對照原證3 顯示前瞻公司將「誠品留學」用於留學代辦服務的服務特色包括有：提供學校資料、免費諮詢、安排專業顧問協助（原證3 附件12，本院卷一第41頁）；將「誠品藝術學院」用於提供「專業藝術諮詢」、「作品集指導」（原證3 附件19，本院卷一第48頁），可以說與「誠品」商標指定使用的「知識或技術方面之傳授」，為相同的服務。精確地說，其實留學資訊的諮詢、專業藝術諮詢、作品集指導，都屬於「知識或技術方面傳授」的一種，或者說傳授關於留學、專業藝術或作品的相關知識、技術，都可以認為是「知識或技術方面之傳授」。因此，前述被告前瞻公司對於「誠品留學」、「誠品藝術學院」的商標使用，已屬於未經商標權人同意（被告對此沒有爭執），為行銷目的，於同一服務，使用相同於據爭商標中的「誠品」商標，而構成商標法第68條第1 款的商標侵權型態。㈤【13】被告雖抗辯：被告前瞻公司對於「誠品留學」、「誠品藝術學院」字樣的使用，是以符合商標交易習慣的誠實信用方法，表示自己營業主體名稱，且是在說明留遊學代辦服務的項目或品質、特性的一般描述性用語，並非作為商標使用，依商標法第36條第1 項第1 款並不受商標權效力所拘束，且另外被告前瞻公司還有使用皇冠設計圖以作為企業識別標識，再加上留學消費族群有較強的注意能力，應該可以有所區別，不應認為與原告的「誠品」商標構成相同或近似；依照商品或服務分類表的沿革歷史來看，兩者並不是相同或類似服務；原告沒有跨足經營留學代辦服務，不應認為消費者會發生混淆誤認等事由（被告答辯狀第4-15頁，本院卷一第118-129 頁），但是： ⒈【14】商標法第36條第1 項第1 款所規定不受商標權效力所拘束的情形，既然已經以「非作為商標使用」為要件，其適用情形就不能有實質上具有商標使用的效果。但以本案中被告前瞻公司於網站、臉書網頁所使用「誠品留學」、「誠品藝術學院」情況來看，都有實質上具有提供服務來源指示而為網路廣告的效果，並非單純的自己營業主體名稱表示（例如：為購置營銷器具時簽立採購合約時使用自己的名稱）或品質、特性的一般描述（例如：「本公司產品均屬誠品」之宣傳表示），所以都不屬於以上法定不受商標權效力拘束的情形。 ⒉【15】未經商標權人同意，卻於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，這已經侵害商標權人對於註冊商標的核心價值，在法律上至少都會發生初始興趣混淆（initial interest confusion）的情形。換句話說，在本案中相關消費者很有可能看到「誠品」字樣，而引起對於被告前瞻公司所提供「留學代辦」、「專業藝術諮詢」、「作品集指導」等服務的興趣，因而前往洽詢。即使最後相關消費者在交易時，已因種種原因，瞭解此「誠品留學」、「誠品藝術學院」所提供的服務來源並不是來自於原告，但仍無礙於原本「誠品」商標所創造的商機已經遭到不正當的攀附使用。因此，被告所抗辯另有使用企業辨識標識、相關消費族群有較強注意能力、原告沒有跨足經營留學代辦服務，都不影響本判決前述已經認定所構成商標法第68條第1 款的商標侵權。 ⒊【16】商標為法律所創設的無體財產權，其權利是透過註冊公示制度及指定商品或服務種類以確定其範圍。商標專責主管機關對於商品及服務分類表的訂定，僅供商標權人註冊時指定商品或服務的選擇指定之用，商品或服務是否類似的認定，本不受商品及服務分類表之限制（商標法第19條第6 項規定參照），從而商標侵權使用的商品或服務類別是否相同，也應該是以其被侵害商標指定使用類別的文字意涵，以及商標侵權使用的實際情形而定，也不應受商品及服務分類表的影響。被告前瞻公司使用「誠品留學」、「誠品藝術學院」所提供的實際服務內容，如何與據爭商標中「誠品」商標指定使用的服務類別相同，我已經在本判決前面有詳細說明，這應該不會因為商品及服務分類表有如何的分類而受影響。 ⒋【17】據上所述，被告此部分的抗辯都不成立。三、商標法第68條第1 款的侵權行為應為較優先的請求權基礎㈠【18】商標法第70條第1 、2 款的「視為侵害」商標權，應屬於商標權侵害的擴充保護規定，目的在對於特定文義上不構成商標權侵害，但已損害商標權價值的行為，也在法律上納入商標權侵害範圍。因此，同一行為（包括應一體評價的整體行為在內）如果已可認為構成商標權侵害，即使同時也可以認定有商標權「視為侵害」的情形，即應以商標權侵害為優先的請求權基礎，沒有必要再以「視為侵害」的請求權基礎為損害賠償及排除侵害的主張，也不應將同一行為拆分為「侵害」商標權部分及「視為侵害」商標權部分，分別求償。㈡【19】被告前瞻公司先前以「誠品留學有限公司」為公司名稱（原證8 的公司登記資料可證，本院卷一第91頁），繼而以「誠品留學」、「誠品藝術學院」為商標使用，應可認為是在「誠品留學有限公司」為公司名稱下的單一整體商業活動，應一體評價為單一侵害「誠品」的商標權行為，依照前面的說明，沒有必要也不應再就其公司名稱的命名行為、以公司名稱為商標使用所造成原告「誠品」商標識別性損害疑慮，另為請求權主張，甚至分別求償。四、其他請求權的判斷不影響判決結果㈠【20】被告前瞻公司所為前述侵害原告「誠品」商標的侵權行為，同時應該也構成民法第179 條的不當得利，也就是無法律上原因，而有受有使用原告「誠品」商標的利益，導致原告受有相當於授權他人使用商標所得取得卻未取得對價的損害。不過，原告可以就此主張的不當得利請求權，與前述的商標權受侵害的損害賠償請求權，應屬請求權競合，請求權雖可併存主張，但請求範圍因經濟目的同一，不能累加請求。在本案中，原告就請求權已為併存主張，但由於可以請求返還的不當得利利益，只能相當於商標授權金，應該少於損害賠償請求（詳如後述）。因此，以下僅以商標權侵害的損害賠償加以論述判斷即可。㈡【21】被告前瞻公司所為前述侵害原告「誠品」商標的侵權行為，同時應該也構成民法第177 條第2 項的不適法無因管理。不過，有關其法律效果準用同條第1 項「本人仍得享有因管理所得之利益」的結果，與商標法第71條第1 項第2 款特別規定商標侵權可選擇以「依侵害商標權行為所得之利益」計算損害，可認為兩者請求範圍相同，甚至商標法第71條第1 項第2 款後段還有「侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益」的特殊舉證責任規定，而有利於商標權人。因此，此項不適法無因管理的請求權也與前述不當得利請求權一樣，對於原告而言，都屬於請求權競合，請求權可以併存主張，但請求範圍不能累加請求。因此，以下也僅就商標權侵害的損害賠償加以論述判斷。㈢【22】雖然商標權侵害行為，本質上屬於不公平競爭行為，但商標法既有特別規定，就沒有必要再以公平交易法第25條的概括性規定加以規範。因此，商標法已明文規定的商標權侵害行為，都應認為不屬於公平交易法第25條所規範的行為。也因此，針對被告前瞻公司所為前述侵害原告「誠品」商標的侵權行為，原告所為公平交易法第25條、第30條的請求，也應該不成立。㈣【23】據上，本案以下僅需就商標權侵害的損害賠償請求權，判斷其賠償金額及連帶關係。五、損害賠償金額㈠【24】就本案的商標權侵害損害賠償請求的計算，原告已提出依商標法第71條第1 項第2 、3 款計算，其中針對第2 款部分，原告雖主張被告前瞻公司有隱匿情事（被告前瞻公司提出的發票總額及損益表不符，兩者分別為625,739 元及620,477 元，差額為5,262 元；其中損益表部分，原告書狀誤植為620,447 元），而請求依民事訴訟法第345 條規定視原告主張的損害200 萬元為真正（原告10703-1 民事爭點整理狀第4 頁，本院卷三第912 頁），但比對被告就此部分的抗辯（被告10703-1 爭點整理續狀第4 頁，本院卷三第941 頁），應只是在106 年11月16日、106 年11月22日、106 年12月15日三張發票部分，原告漏未扣除其中的營業稅而已（三張發票含營業稅金額分別50,000、500 、60,000元，營業稅部分分別應為2,381 、24、2,857 元，合計5,262 元，恰與原告前面主張的差額相符），被告前瞻公司並沒有隱匿證據而為抗拒開示的情形，原告請求給予抗拒開示制裁，並不成立。㈡【25】根據被告前瞻公司前述證據開示的結果，其營業收益總計應為620,477 元，但被告已抗辯前瞻公司於106 年9 月5 日以後就已經變更公司名稱完成，而未再繼續使用「誠品」字樣，對照前瞻公司所提出的銷售發票以及前瞻公司的公司基本資料查詢結果（本院卷一第99頁），也確實如此，應認為106 年9 月5 日以後前瞻公司已無使用「誠品」商標的行為。因此，在依商標法第71條第1 項第2 款計算前瞻公司因侵害商標權行為所得之利益時，就必須扣除106 年9 月5 日以後的銷售額，此部分發票有3,041 、11,294、42,381、50,000、500 、60,000元共六筆（合計167,216 元），經計算結果為458,523 元（計算式：625,739-167,216=458,523 ）。㈢【26】被告雖抗辯：前瞻公司仍處於營運初期，營業收入還不足以支付全部營業成本費用，目前仍處於虧損狀態（被告10703-1 民事爭點整理書狀第27頁，本院卷三第905 頁），但依商標法第71條第1 項第2 款計算商標權人損害時，侵權人所能抗辯扣除的部分，必須限於成本及必要費用，而不是全部營業成本費用，被告只是空泛地說處於虧損狀態，而沒有逐一列舉其成本與必要費用並為舉證，不足以改變前述的損害計算認定結果。㈣【27】原告雖然另外請求以商標法第71條第1 項第3 款（也就是倍數推估損害條款）計算損害，但該條款僅為推估實際損害而設，在已可依商標法第71條第1 項第1 、2 款規定計算實際損害額時，依倍數推估損害條款酌定賠償額時，自應該為相同損害的酌定。因此，本案中原告可以請求的損害賠償金額應可確定為458,523 元。㈤【28】對於原告原先自行推估被告營業收入達上千萬元，並據以估算損害賠償數額，在被告完整開示其銷售相關資料及帳冊後，原告的推估主張已失其依據，自不得作為認定損害數額的基礎，一併在此敘明。由此可見，證據開示不僅是權利人完整實現權利的必要手段，對侵權人而言，也有避免遭受過高推估賠償額的保護作用，值得訴訟雙方盡力並誠信地相互配合，以落實證據開示發現真實、實現司法正義的最高目的。六、連帶責任㈠【29】被告魏秀旻為被告前瞻公司的負責人，被告就此並沒有爭執，也有前瞻公司的公司基本資料查詢結果可憑（本院卷一第99頁）。由於前瞻公司業務的執行，違反商標法規定導致原告受有損害，已經認定如前，魏秀旻自依應公司法第23條第2 項規定，就前開損害賠償金額，與前瞻公司負連帶賠償之責。㈡【30】原告另主張：被告驅勢公司與前瞻公司有共同使用「誠品」商標的共同侵權行為，且兩者關係密切，所以驅勢公司應依民法第185 條規定，就前瞻公司的前述商標權侵害行為負連帶損害賠償責任；驅勢公司負責人鄭志鵬也應該依公司法第23條第2 項與驅勢公司負連帶損害賠償責任（原告民事準備二狀第2-4 頁、第17頁，本院卷二第635-637 及第650 頁）。但是： ⒈【31】民法第185 條的共同侵權行為連帶損害賠償規定，必須要以有共同不法行為為前提，而不能僅以「關係密切」就取代「共同不法行為」。在商標權侵害的情形，就必須有共同的商標使用行為。 ⒉【32】原告指稱被告驅勢公司有此共同商標使用行為，是以原證3 、4 的前瞻公司網站及臉書瀏覽列印本以及原證5 的網頁搜尋結果中出現有「誠品驅勢顧問團隊」、「誠品驅勢留遊學代辦中心」等字樣為其依據。然而，原證3 、4 既然都是前瞻公司的網站及臉書內容，就沒有共同行為可言，即使其中有將驅勢公司列為「優質合作夥伴」（原證4 ，本院卷一第60-62 頁），這仍不是共同商標使用行為。 ⒊【33】至於原證5 中雖然可見部分網頁內容有使用「誠品驅勢」的字樣，但並無法就此確認驅勢公司有共同參與該網頁的刊登行為。比對觀看原告所提出來的驅勢公司網站部分網頁及首頁截圖（原證6 、7 ，本院卷一第84-90 頁），都沒有看到驅勢公司有使用「誠品驅勢」字樣，也可以佐證驅勢公司本身並沒有參與使用「誠品」商標，被告就此抗辯驅勢公司只是前瞻公司業務合作夥伴，同意將「驅勢」的名稱提供前瞻公司使用（被告答辯狀第19頁，本院卷一第133 頁），應該可以採信。而同意他人使用自己公司名稱的特取部分，這應該不能認為是共同商標使用行為。 ⒋【34】基於以上所述，驅勢公司同意前瞻公司使用自己公司名稱特取部分的行為，也不成立原告所主張的「視為侵害」商標權行為、不當得利、不適法無因管理、不公平競爭行為。肆、結論一、【35】根據以上的認定判斷結果，本案原告之訴，於本判決主文欄第一項部分，可以支持，應該准許；其餘部分，不能認同，應該駁回。其中一併准許的法定遲延利息的部分，其法律依據為民法第229 條第2 項、第233 條第1 項、第 203條；利息起算日為起訴狀繕本送達隔日起算，起訴狀繕本的送達證書可見本院卷一第108 頁。二、【36】本判決主文第一項所命給付的金額沒有超過50萬元，應依民事訴訟法第389 條第1 項第5 款之規定，以職權宣告假執行，並准依被告聲請，就此部分酌定被告可以免除假執行的預供擔保金額，而原告就此部分的假執行聲請，已沒有處理的必要。其餘原告敗訴部分，其假執行的聲請，已失其依據，應該予以駁回。三、【37】兩造其餘攻擊防禦方法，經審酌後，我認為對於判決結果都沒有影響，不再一一論述。中　　華　　民　　國　　108 　年　　5 　　月　　20　　日智慧財產法院第三庭法　官　蔡志宏以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　108 　年　　5　　月　　20　　日書記官　張君豪

智慧財產及商業法院107年度民商訴字第3號

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