智慧財產及商業法院107年度民商訴字第44號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 107 年 12 月 07 日

智慧財產法院民事判決
107年度民商訴字第44號原　　　告　黑爾美實業有限公司
法定代理人　陳享亮
訴訟代理人　賴安國律師
複 代理 人　沈泰宏律師
被　　　告　網路家庭國際資訊股份有限公司
法定代理人　詹宏志
訴訟代理人　李貞儀律師
蔡昀廷律師
被　　　告　新傑美學有限公司
兼 法 定
代 理 人　吳明龍
被 告 邱馨瑤

共 同
訴訟代理人　王正宏律師
楊雨錚律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於中華民國107年10月30日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經他造同意，或請求之基礎事實同一，或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限；且被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加。次按不變更訴訟標的，僅補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第255條第1項第1、2、7款、第2項，及第256 條分別定有明文。而所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者即屬之（最高法院100年度台抗字第716號裁定參照）。
二、本件原告起訴後，於民國107年8月24日具狀追加被告新傑美學有限公司（下稱新傑公司）、吳明龍為被告（參本院卷第243 頁）；且原告起訴聲明原為「被告應連帶給付原告新台幣參佰萬元整暨起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。」、「原告願供擔保，請准予宣告假執行。」，嗣變更如後述聲明所載。因被告對原告上開訴之追加、變更均未有異議，並為本案之言詞辯論，且原告所為上開訴之追加，其請求之基礎事實同一，不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，揆諸前揭說明，上開變更及追加，均應予准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：
（一）原告為中華民國註冊第01592079號「歐娜」商標（指定使用於第35類之商品或服務：電視購物、網路購物（電子購物）、化妝品零售批發、美容用具零售批發等。）、第01590375號「歐娜」商標（指定使用於第3 類之商品或服務：化粧品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑、香料、茶浴包等。）之商標權人，且仍在商標專用期限內，此有二商標之商標註冊證可稽（原證1，以下合稱系爭商標）。
（二）原告於瀏覽被告網路家庭國際資訊股份有限公司（下稱網路家庭公司）之購物網站時，發現被告網路家庭公司未經原告之同意，擅自於其PChome 24h購物網站（網址：https://24h.pchome.com.tw/store/DDBXCI，下稱系爭網站）開設使用原告系爭商標之「Alterna 歐娜」專館，目前仍持續侵害中，此有107年度民公彭字第22187號公證書可證（原證2 ）。原告於該專館下標後，亦確實有收到侵害原告商標權之產品：Alterna 歐娜CAVIAR魚子醬逆時光重建髮膜、Alterna歐娜CAVIAR魚子醬立體慕思（原證3，以下合稱系爭產品），且從被告網路家庭公司所提供之退貨收件人姓名、地址，可知被告邱馨瑤亦為共同侵害原告系爭商標之行為人。
（三）查，原告前曾因其他案件，於103年4月15日發函被告網路家庭公司（原證4 ），被告網路家庭公司亦於103年4月25日以網家103法字第061號回函表示已將違法之網頁內容移除完畢（原證5 ），顯見當時被告網路家庭公司即已知悉原告為系爭商標之商標權人。
（四）此外，原告之經銷商橘能國際股份有限公司（下稱橘能公司）自104年5 月起，曾支付上架費3,000元予被告網路家庭公司（原證6 ），用以開設「AHNA歐娜」專館（網址：https ://mall .pchome .com .tw/store/QEAH4M ），是被告網路家庭公司自當已清楚知悉系爭商標存在一事，足見被告網路家庭公司主觀上實有故意或過失無疑。
（五）損害賠償額：
被告網路家庭公司分別與被告邱馨瑤、新傑公司對原告有共同侵權行為及侵害商標權行為，爰依商標法第69條第 3項、民法第185條第1項、民事訴訟法第244條第4項規定，請求對原告連帶負損害賠償責任。又被告吳明龍為被告新傑公司之法定代理人，自應依公司法第23條第2 項規定與被告新傑公司負連帶賠償責任。
（六）聲明：
１、被告邱馨瑤、網路家庭公司、新傑公司，或被告新傑公司、吳明龍應連帶給付原告300 萬元暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
２、如被告邱馨瑤、網路家庭公司、新傑公司，或被告新傑公司、吳明龍為給付時，則其他被告於給付之範圍內，免除給付責任。
３、原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告網路家庭公司則抗辯如下：
（一）被告網路家庭公司已盡交易上必要之注意義務，就系爭商標主觀上並無侵權之故意過失：
１、被告網路家庭公司有以合作合約書（被證1）第14條第2項約束合作廠商被告新傑公司不得有侵權行為，且於收受原告起訴狀時即立即確認涉及系爭商標爭議之產品及資訊已於網頁上移除，實已依法盡其交易上必要之注意義務，並無侵權之故意過失。本院98年度民專上易字第18 號、104年度民專訴字第50號民事判決（被證8、9）亦採此見解。２、原告主張涉及侵權之頁面（網址末為「DDBXCI 」；原證2），並非原告103 年當時來函所主張侵權產品之網址（網址末為「DDBX01」、「DAAA9D」、「BEAD54」；原證4 ），故亦非系爭網站上相同之館區，因此既然被告網路家庭公司於本案已盡前揭交易上必要之注意義務，縱使原告103年曾有通知侵權之事實，仍無從證明被告網路家庭公司
於本案中有任何侵害系爭商標權之故意、過失。
（二）被告新傑公司僅係將「歐娜」二字為通常之使用，而非商標使用：
觀諸被告網路家庭公司98年至100年間之發票紀錄（被證5），有逾百筆發票顯示當時合作廠商於 PChome 網站販售Alterna公司之產品時，大量交易均將「歐娜」與「ALTERNA」併同使用，故被告網路家庭公司之系爭網站併同使用「歐娜」與「ALTERNA 」乙節，中文「歐娜」二字確係用以描述Alterna 公司之原廠商品，作為商品及服務之相關說明，而非為行銷目的而為之商標使用。本院107 年度刑智上易字第14號刑事判決（被證4 ）更已認定因系爭商標註冊前，市場上通路商習慣以「歐娜」名稱行銷 ALTERNA商品，故併同使用「歐娜」與「ALTERNA 」，實非商標之使用。
（三）被告新傑公司於系爭線上購物系統就「歐娜」二字之使用，不受系爭商標權之效力所拘束：
１、依被告網路家庭公司98年至100年間之發票紀錄（被證5）觀之，市場上至少早於98年即已開始使用「歐娜」乙詞指涉Alterna 公司之原廠商品，此顯早於系爭商標之註冊申請日101年10月25日（被證7）；且斯時原告尚未申請註冊系爭商標，被告網路家庭公司亦無可能預知原告將於其後申請註冊系爭商標，故其依ALTERNA 商品之供應商提供之商品資訊而併同使用「歐娜」與「ALTERNA 」，自屬善意。是以，姑不論本案是否涉及商標之使用，本案併同使用「歐娜」與「ALTERNA 」亦屬善意先使用，依商標法第36條第1項第3款之規定及臺灣高雄地方檢察署107 年度偵字第1238號不起訴處分書，自非系爭商標權效力所及。
２、被告新傑公司於系爭線上購物系統不論開設頁面或販賣系爭商品，均於中文「歐娜」二字旁附加同等大小之英文「Alterna 」，且沿襲市場上於系爭商標申請前即長期以中文「歐娜」稱呼Alterna 公司原廠產品之交易慣例，因此被告新傑公司於系爭線上購物系統就中文「歐娜」二字之使用，自非屬系爭商標權效力所及。
（四）聲明：
１、原告之訴及假執行之聲請均駁回。
２、如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、被告邱馨瑤則抗辯如下：
（一）綜觀原告所提出之網頁體驗公證書之內容，於網頁體驗過程中均未見被告邱馨瑤為系爭賣場之賣家或管理人，且參宅配取貨單所載內容，被告邱馨瑤僅為系爭商品宅配退貨之收件人，原告逕以退貨收件人姓名地址即認定被告邱馨瑤為共同侵害原告系爭商標之行為人並主張被告邱馨瑤因前開侵害商標權行為而獲得利益等語，顯屬跳躍，其主張顯為無理由。原告又主張曾因另案於103年4月15日發函通知被告網路家庭公司關於其為系爭商標之商標權人云云，然此一通知既是另案通知，又與本案被告邱馨瑤何關？原告逕自推論有共同侵權行為云云，均屬臆測之詞，毫無理由。
（二）本件並非係基於行銷之目的為商標使用：
１、自系爭網站網頁介面觀察（原證二），該網頁上所銷售之Alterna 美髮產品之網頁介紹文字雖均與「歐娜」二字併用，而呈現「Alterna 歐娜」商品名稱，惟該產品照片中之商品外觀並無顯示「歐娜」之商標，且觀之該網頁介紹商品之文字即該等「歐娜」與「Alterna 」字體之大小、顏色皆相同，並未有將「歐娜」字樣以特別字體或放大方式予以凸顯，且「歐娜」二字均放置於Alterna 之後，亦即Alterna商品在英文「Alterna」、中文「歐娜」構成之「Alterna 歐娜」整體標識中，「歐娜」中文並無較易引起消費者注意特別醒目部分，難認具有商標識別性，即無可能影響消費者對於「Alterna 歐娜」之整體印象，是由商品名稱「Alterna 歐娜」標識之「外觀」觀察，「歐娜」中文一詞，尚不足以作為Alterna 商品交易上之識別標識，當非屬商標之使用（與本案案情相同之本院107 年度刑智上易字第14號刑事確定判決意旨參照）。
２、台灣歐娜股份有限公司（下稱台灣歐娜公司）、歐娜國際股份有限公司（下稱歐娜國際公司）分別於93年6 月14日、99年3 月26日設立登記並經營化妝品批發業等（被證一、二），而美國Alterna 美髮商品於93年間係由台灣歐娜公司代理進口，嗣後因公司員工離職另成立歐娜國際公司，並取代台灣歐娜公司成為美國Alterna 美髮產品代理商（參本院107 年度刑智上易字第14號判決理由），業界均以「Alterna 歐娜」來表示該等商品是歐娜公司所代理進口之資訊（被證四），換言之，在系爭網站銷售頁面之商品「Alterna 歐娜」整體標識中，中文字樣「歐娜」僅僅係用以描述該等商品代理進口商之公司名稱，並非係利用他人商標指示商品或服務之來源，自非屬商標之使用。
３、且查，本件於系爭網站銷售之Alterna 商品瓶身之印刷中並無任何中文字樣，均是以英文標示（被證三），且業者為使臺灣消費者了解商品名稱、性質、特性、用途、使用方法、保存方法、注意事項及製造商與進口商資訊所使用之中文標籤，亦無單獨標記中文「歐娜」二字或將之作為商品名稱，益證被告並非基於行銷目的而為商標使用，自非屬商標之使用行為，更遑論有何侵害商標之情事，原告之指述顯為無理由，自難憑採。
（三）Alterna 美髮商品於93年間即分別由台灣歐娜公司及歐娜國際公司代理進口，已如前述，故自斯時開始，美髮市場即已有將Alterna系列商品以「Alterna歐娜」中英文併用之情形（被證四），且此情況早於原告102 年註冊系爭商標之時點甚久，依商標法第36條第1項第3款之規定，在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，應不受他人商標權之效力所拘束，故原告提起本件訴訟而為請求，於法已有不合。
（四）原告雖於起訴狀中提出其曾於103年4月15日發函予被告網路家庭公司並詢問其開設專館相關事宜之書面資料，然此一數年前因另案對被告網路家庭公司之通知均與被告邱馨瑤無涉，自不足以作為被告邱馨瑤明知其為商標權人仍故意或過失侵害其商標權之佐證，原告既未能就指述被告邱馨瑤故意或過失侵害其商標權並取得利益等有利於己之事實負舉證之責，自應駁回原告之請求。
（五）聲明：
1、原告之訴駁回。
2、如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、被告新傑美學公司、吳明龍則抗辯如下：
（一）本件並非基於行銷之目的為商標使用，抗辯內容與前揭「三、（二）、（三）」段內容相同。
（二）本件被告新傑公司並非基於行銷目的而為商標使用，自非屬商標之使用行為，且早在原告系爭商標註冊申請日前，於美髮商品業界即已以代理進口台灣歐娜公司及歐娜國際公司名稱之「歐娜」文字稱呼Alterna 系列商品甚久，被告新傑公司顯然無侵害原告商標之行為，且原告商標權之效力應無從拘束被告新傑公司，故被告新傑公司自無賠償之責，被告吳明龍自亦毋庸與被告新傑公司負連帶賠償責任。
（三）聲明：
1、原告之訴駁回。
2、如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
五、兩造不爭執之事實（參本院卷第509頁）：
（一）原告為系爭商標之商標權人，權利期間均為102 年8月1日至112年7月31日。（原證1）
（二）原告有自被告網路家庭公司之系爭網站「Alterna 歐娜」專館購得原證3 所示系爭產品。
六、本件爭點如下（參本院卷第509至511頁）：
（一）系爭網站之網頁及其販售之商品（原證2、3），是否侵害原告之系爭商標？
（二）承上，如系爭網站之網頁及其販售之商品（原證2、3）有侵害原告之系爭商標，則被告邱馨瑤、網路家庭公司、新傑公司，或被告新傑公司、吳明龍，是否應負連帶賠償責任？
（三）承上，如被告邱馨瑤、網路家庭公司、新傑公司，或被告新傑公司、吳明龍，應負連帶賠償責任，則賠償金額為何？
七、得心證之理由：
（一）原告未舉證證明被告邱馨瑤有何侵害系爭商標權之行為：查原告固提出107年度民公彭字第22187號網頁體驗公證書、宅配取貨單、揀貨單明細、系爭產品之照片（參本院卷第21至29、31至37頁）等證據為證，主張被告邱馨瑤與網路家庭公司共同侵害其系爭商標權云云。然查，上開公證書之內容雖可證明於網際網路中，確實有系爭網站及其特定網頁內容之存在，惟並未顯示被告邱馨瑤與系爭網站或系爭商標之關係為何？亦即被告邱馨瑤是否為系爭網站上之瀏覽人、買家、賣家、管理人或經營者等，均缺乏證據顯示其關聯性。準此，原告並未舉證證明被告邱馨瑤有何直接、間接或輔助侵害系爭商標之行為，或有何與被告網路家庭公司共同侵害系爭商標之行為，故不得僅以被告邱馨瑤為本件系爭產品之退貨收件人，即令其負侵害系爭商標之損害賠償責任。是原告請求判令被告邱馨瑤應連帶負侵害系爭商標之損害賠償責任部分，並無理由，應予駁回。
（二）本件未構成商標使用：
１、按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5 條定有明文。是商標之使用，應符合下列要件：⑴使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用；⑵需有使用商標之行為，即前揭法條所列之4 款行為態樣，有一即足；⑶需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣（最高行政法院103 年度判字第712 號判決意旨參照）。申言之，商標之主要功能既在於識別商品或服務之來源，俾以保護商標權人之財產權，並維護市場之公平競爭，進而保障消費者或其他市場參與人之經濟利益。是以，商標之使用，於交易過程中，使用人於主觀上自須基於表彰商品或服務來源之意圖，客觀上亦須使商品或服務之相關消費者，認識其係用以表彰商品或服務之來源，並藉以與他人之商品或服務區別，如使用人客觀上縱有將商標用於商品或服務之事實，惟審酌其使用方法，倘係以符合商業交易習慣之誠實信用方法，將商標用以表示商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，而不具有商標使用之意思者，相關消費者亦非將該標示作為商品或服務之辨識來源，即非屬商標之使用。
２、系爭產品本體上並未使用系爭商標：
查原證3 所示系爭產品係原告自被告網路家庭公司之系爭網站「Alterna 歐娜」專館所購得，此為兩造所不爭執之事實。而觀諸原證3 系爭產品本體之照片（參本院卷第31、32、35、36頁），僅標示「ALTERNA 」英文字樣，而未見有何系爭商標「歐娜」字樣之標示。是本件系爭產品本體上並無使用系爭商標之事實，堪先認定。
３、本件構成描述性合理使用情形：
⑴按商標法第36條第1項第1款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」，此為「描述性合理使用」，意指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地或其他有關商品或服務本身之說明等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人取得之權利，係排除第三人將其商標作為第三人指示自己商品或服務來源之使用，第三人所為之使用既非用以指示來源，即非屬商標權效力拘束範圍。
⑵查系爭產品之製造商為「美國Alterna Haircare」，進口商為「歐娜國際股份有限公司」，此觀諸系爭產品之商品標籤即明（參本院卷第87、89頁）。又台灣歐娜公司、歐娜國際公司早於93年6月14日、99年3月26日完成設立登記，此有經濟部公司資料查詢2份在卷可佐（參本院卷第271、273 頁）。由是可知，系爭產品係由歐娜公司所進口，且系爭產品上標示或系爭網站上刊載之「ALTERNA 」字樣，與美國製造商之名稱相同。因系爭產品之製造商與進口商之公司名稱分別標示有「Alterna 」、「歐娜」字樣，則被告等抗辯系爭產品於網頁上併用「Alterna 」、「歐娜」字樣，僅係用以標示系爭產品為美國Alterna 公司之原廠商品，並描述系爭商品為「歐娜」公司所進口，非係為行銷目的而使用「歐娜」商標之行為等語，與前揭事證彰顯之事實相符，堪予採信。且觀之該網頁介紹商品之文字即該等「歐娜」與「Alterna 」字體之大小、顏色，並未有將中文「歐娜」字樣以特別字體或放大方式予以凸顯，且「歐娜」二字均放置於Alterna 之後，是由網頁上之商品名稱「Alterna 歐娜」標識之「外觀」，並結合商品本體上僅「Alterna 」原廠品牌字樣觀察，及貼紙上製造商及進口商之標示，「歐娜」中文字樣，應僅是進口商之說明，況且，「Alterna 」之英文讀音近似中文的「歐娜」發音，而英語並非我國母語，英文字並非人人能讀出發音，故在「Alterna 」後面附加較簡易近似的中文發音，應屬描述性合理使用，尚不足以作為Alterna 商品交易上之識別標識，當非屬商標之使用（本院107 年度刑智上易字第14號判決採同此見解)。
（三）本件若採原告之意見認為「歐娜」之標示，屬於商標之使用，被告使用「歐娜」字樣，亦構成善意先使用：
１、按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束。商標法第36條第1項第3款定有明文。本款規範之目的在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。而善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準。
２、原告申請註冊系爭商標之日為101 年10月25日，此有經濟部智慧財產局商標檢索系統資料2 紙在卷可稽（參本院卷第461、463 頁）。復參酌被告網路家庭公司自98至100年間之發票及購物清單（參本院卷第349至455頁），可知品名以「Alterna 歐娜」為首之各式產品，至少早於98年起，即系爭商標申請日前，即有在我國市場上流通販售之事實。是系爭網站上之「Alterna 歐娜」專館名稱，及刊載之產品上雖均有與系爭商標相同之「歐娜」字樣，惟「歐娜」字樣既經證明於系爭商標申請日前，已有使用在被告該類商品之事實，故縱使採原告之意見認為「歐娜」之標示，屬於商標之使用，依前揭規定及說明，被告使用「歐娜」字樣，亦屬善意先使用，而不受註冊在後之系爭商標效力所拘束。
（四）綜上，系爭產品上並未使用系爭商標，且系爭網站上所使用「歐娜」字樣應認屬描述性合理使用，更何況若採原告之意見認為「歐娜」之標示，屬於商標之使用，被告使用「歐娜」字樣，亦構成善意先使用，是本件即無系爭商標遭被告等侵害之事實。則被告等有無侵害系爭商標行為之故意或過失，及損害賠償金額等，即無庸審究，併此敘明。
八、綜上所述，本件原告未能舉證證明被告等確有侵害原告系爭商標權之情事，故原告就本件訴之聲明之請求，並無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。
九、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。
十、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　107　 年　　12　　月　　7　　 日智慧財產法院第三庭
法 官 蕭文學
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　107　 年　　12　　月　　17　　日書記官　蔣淑君