智慧財產及商業法院107年度民專訴字第29號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 107 年 11 月 26 日
• 當事人: 王忠信

智慧財產法院民事判決
107年度民專訴字第29號原　　　 告　王忠信
訴 訟代理 人　徐偉峯律師
尤彰澤律師
被　　　 告 ①百寬營造有限公司
兼法定代理人　張東輝
被　　 告　②百寬機械有限公司
兼法定代理人　李泰晨（原名李泰男）
① ② 共 同
訴 訟代理 人　彭上華律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於107 年10月29日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行的聲請都駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
甲、案情簡介
本件原告主張被告百寬營造有限公司（下稱百寬營造）及百寬機械有限公司（下稱百寬機械）所委託製造並使用之連續壁挖掘機（下稱系爭物品），侵害原告中華民國第M477475
號「具有破碎岩層功能的連續壁挖掘機」新型專利（下稱系爭專利），因此提起本訴訟，請求被告二公司及其法定代理人（以下合稱被告）連帶給付損害賠償新臺幣（下同）100
萬元。被告方面則提出系爭專利有應撤銷原因、先前市面上已有相同特徵的抗辯。
乙、程序方面
言詞辯論期日，當事人其中一方如果沒有到場，又沒有民事訴訟法第386 條規定的不得一造辯論判決的事由，這時法院可以根據到場當事人的聲請，直接由到場當事人單方辯論而為判決，這在民事訴訟法第385 條第1 項前段有規定。本件被告張東輝，受合法通知（本院卷第355 頁送達證書參看），而沒有在言詞辯論期日到場，又沒有民事訴訟法第386 條各款所列情形，因此依原告的聲請（本院卷第383 頁），由其一造辯論而為判決。
丙、雙方的主張
壹、原告方面
一、原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自民國103 年5 月1 日起至113 年1 月26日止。原告發現被告二公司於新北市中和區的萬大線捷運施工現場，所使用的連續壁挖掘機，也是在挖掘機臂體下方設置有向下垂直延伸的衝擊樁，並同樣具有破碎岩層的功能，與原告的系爭專利設計極為相仿（原證3 ）。原告拍攝多張照片，並委由長江科技商務法律事務所鑑定，依該鑑定報告結論，認為系爭物品的構成要件均落入系爭專利請求項第1 項的文義範圍，因而侵害系爭專利權。
二、原告依專利法第120 條準用同法第58條第1 項、第2 項、第3 項、第5 項、第96條1 至3 項、第5 項及第97條，民法第28條、第184 條第1 項前段、第185 條，以及公司法第23條第2 項規定，請求被告等連帶負損害賠償責任100 萬元。
三、對被告抗辯之回應：
㈠被證1 、2 、3 及8 均不足以證明系爭專利不具進步性。
⒈在系爭專利提出申請前，市面上從來沒有任何挖掘機公開「在其臂體的下端設置有一往下垂直延伸一長度的衝擊樁，且該衝擊樁位於該二抓斗之間」這樣的結構特徵。原告依被告的陳述以入口網站google輸入「地下連續壁施工實務」得到被證1 之資料，再以被證1 資料所在網址輸入網路時光回溯器( Internet Archive WayBack Machine) 查證，得知被證2 在網路上最早的公開日期為105 年4 月18日（原證8 ），其公開日期顯晚於系爭專利之申請日103 年1 月27日。因此，即使前揭技術內容與系爭專利雷同，仍不足以否定系爭專利的有效性。
⒉被證1 及2 所示之挖掘機之設於二抓斗之間的突出物並不是衝擊樁，而是用來防止泥土沾黏於抓斗的突出物。被證1 第32頁、被證2 與被證8 第173 頁（圖2 ）的照片僅顯示在二抓斗之間具有一突出物，但沒有顯示該突出物是設置在哪種結構上？甚至不能證明在二抓斗之間的突出物究竟為何物？該突出物是否位於二抓斗之間的結構物？或是位於二抓斗後方的其他物體？而且被證1 資料中關於第32頁照片的說明，以及被證8 圖2 的註解，均只是強調抓斗採用油壓式，目的在加強抓力，並沒有任何有關該突出物的結構與功能的說明，也沒有隻字片語提到衝擊樁重擊破碎岩盤或堅硬表面的功能，顯然無法證明其突出物相等於系爭專利之衝擊樁。實際上，被證1 及2 之突出物是設置在二抓斗之間的樞軸上的元件；其設計之緣由係因抓斗在挖掘土壤時，具有黏性的泥土會沾黏於抓斗而影響挖掘效果，因此在二抓斗之間設置一突出物主要是用來分開沾黏於二抓斗之間的泥土，該突出物由於過於細小脆弱，當然無法承受衝擊作用力，甚且比兩旁的抓斗更短淺，絕對不能拿來作為破碎岩層用途。
⒊被證3 的照片甚為模糊而沒有明確顯示在挖掘機的二抓斗之間設置有衝擊樁的結構，被證3 所示物體只是一個置於工地的物體，沒有任何文字說明該物體為何種物體，且未與挖掘機結合，無從證實這個就是挖掘機的抓斗，因此無從證明被證3 所示物體與系爭專利有關。
⒋被證1 、2 、3 、8 或其組合，均沒有揭露系爭專利請求項1 所訴求之技術特徵，並且系爭專利與被證1 、2 、3 、8
之間的差異亦絕非熟習該項技術領域者所能輕易思及並完成，因此，系爭專利並未違反專利法第120 條準用第22條第2
項之規定；系爭專利當屬合法有效。
㈡被告主張，系爭物品為百寬營造所有，由被告百寬營造所自行設計與製造，與百寬機械完全無涉。但原告認為，被告兩間公司之登記地址相同，實際上對外經營業務時也是兩間公司並列（原證9 ）。而系爭物品在外觀上也僅以白色油漆標上「百寬」兩字，究竟是百寬機械還是百寬營造，無從得知。況被告僅是辯稱系爭物品為百寬營造所設計及製造，縱然為真，但使用者依專利法第120 條第1 項準用第58條第1 、2 項規定，仍會構成侵權。另外，依常理判斷，工地現場實際施作者應該是營造商，機器之設計製造或販賣者應該是機械公司，故原告合理推論應是由百寬機械設計製造再販賣或交給百寬營造在現場施作，其負責人更無由說自己不知悉，是被告兩間公司及其負責人應當負共同侵權之連帶責任。
四、聲明：
㈠被告等應連帶給付原告100 萬元整，及自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按周年利率百分之五計算之利息。
㈡被告等不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口使用系爭專利產品，亦不得為其他一切侵害原告系爭專利之行為。
㈢原告願供擔保，請准宣告假執行。
貳、被告二公司的抗辯
一、系爭專利具有應撤銷的事由
㈠台北市土木技師公會於102 年所公開之「地下連續壁施工實務教學講義（即被證1 ）第32頁所示之挖掘機，於二抓斗之間設置一衝擊樁，相同於系爭專利的主要技術特徵，表示已教示挖掘機在二抓斗之間可以設置一衝擊樁，用來對堅硬的岩層進行破碎，故系爭專利所界定的內容為所屬技術領域中具有通常知識者，按照前揭教學講義的教示內容所能輕易組合完成，不具進步性，違反專利法第22條第2 項之規定。
㈡99年12月出版公開之「地工技術雜誌」第126 期（即被證3
），其出版公開日期早於系爭專利之申請日（103 年1 月27日），第126 頁（第三人弘堃工程股份有限公司廣告頁）顯示工地設有挖掘機及置於地上進行更換之抓斗組，明顯揭示在二抓斗之間設置有一衝擊樁。因此，如前所述，系爭專利所界定的主要技術為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，不具進步性，有違專利法第22條第2 項之規定。
㈢100 年02月23日出刊之捷運技術半年刊- 第44期「於卵礫石層施作連續壁- 以台北捷運CD271A標為例」技術專文第173
頁圖2 揭示有「頂埔站所使用的LK80-150機具」，該機具明顯揭露有於二抓斗之間設置一衝擊樁（即被證8 ），可證明挖掘機之抓斗內部中央設置衝擊樁這項技術，被告已使用十幾年，包括捷運信義線（94年施工）、後來的土城線頂埔站（ 多硬質地層故）及中和區萬大線等，都是使用這種具有衝擊樁的挖掘機進行地下施工挖掘」。再者，被證8 第173
頁已經揭露系爭專利的全部技術特徵，因此系爭專利不具新穎性，有違專利法第22條第1 項第1 款之規定。又，系爭專利界定內容為所屬技術領域中具有通常知識者依被證1 、8
的教示所能輕易組合完成，不具進步性，有違專利法第22條第2 項之規定。
㈣被證9 為100 年10月27日發佈於youtube 的「連續壁壁體抓掘」影片，如被證9 所示的抓掘機，即揭露有於臂體的下端設置有一往下垂直延伸一長度的衝擊樁，且該衝擊樁位於該二抓斗之間。因此，系爭專利不具進步性及新穎性，有違專利法第22條第1 項第1 款及第2 項之規定。
二、對原告主張之回應：
㈠原告所指的系爭物品為被告百寬營造所有，由被告百寬營造自行設計與製造，與被告百寬機械完全無涉。
㈡被告百寬營造承認系爭物品落入系爭專利之申請專利範圍。㈢原告辯稱以被證1 資料所在網址輸入網路時光回溯器查證，得知被證2 在網路上最早的公開日期為105 年4 月18日，其公開日期顯然晚於系爭專利之申請日103 年1 月27日。被告百寬營造於107 年4 月24日函詢台北市土木技師公會，有關「地下連續壁施工實務」該著作發表之時間，該會函覆：「該資料係本會辦理101 年度下半年產業人才投資計書之「深開挖施工計畫實務訓練班」其一課程講師（簡茂州老師）提供課程用補充資料。二、檢附上述訓練班講義封面及課程日期參考如附件」（被證6 ），並且被證1第32頁所附地下連
續壁施工實務照片拍攝日期為97年8 月13日（被證2 ），皆足以證明被證1 、2 公間發表時間均早於系爭專利申請時點，系爭專利不具新穎性。
㈣雖然被告兩家公司之登記地址相同，但工程業主重疊性極微，施工計畫編寫也是不同工程人員負責，自規劃到現場施工，工作人員幾無重疊，被告也承認系爭物品在外觀上也僅以白色油漆標上「百寬」兩字，究竟是百寬營造還是百寬機械，無從得知。系爭物品既然無從判斷是哪一家家公司所有，就無法容許原告隨意指控。再者，原證3 所示以白色油漆標上「百寬」之標的物係「履帶式吊車」，不為系爭專利所涵蓋，又百寬機械所承攬工程特性，無需挖掘岩盤地質，因此工程期間所使用的挖掘機不需設置衝擊樁。綜合以上，百寬機械所使用之挖掘機上並無設置衝擊樁，因此並不會侵害到系爭專利的專利權。
三、聲明：
㈠原告之訴駁回。
㈡如受不利判決，願供擔保，請准免為假執行之宣告。
參、被告李泰晨的抗辯
除了引用被告百寬機械的書狀、陳述及聲明以外，李泰晨也表示：「我們並沒有侵權，因為他所申請的部分，尺寸為何都沒有，只有突出物，如果只有突出物，市面上大家都有，況且，他們來抓我們，也都沒有尺寸，就憑一個突出物，就說我們侵權，但這個早就大家都有了」（下稱不侵權抗辯，本院卷第389頁）。
肆、被告張東輝沒有在言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀作任何聲明或陳述。
丁、法院得心證之理由
為便利兩造閱讀法官對於本案的判斷理由，以下除分點敘述外，並就各段均冠以流水段號以便查找及引述。
壹、審理過程概要
【01】本案是原告於106 年12月15日向我院呈遞起訴狀，先經我院審查庭進行案件流程管理，命被告提出答辯狀，再命兩造提出爭點整理狀後，於107 年4 月27日將本案分由我辦理。由於兩造先前所提出書狀，對於言詞辯論之準備仍然不夠完整，為了達成審理集中化之目標，我又根據兩造先前於書狀中之攻防情形，於同年8 月6 日再度進行書狀先行程序，命兩造就特定事項詳為表明（本院卷第323 頁），其後我認為兩造間就本案的準備已經接近完備，乃於同年9 月13日指定於同年10月29日進行言詞辯論，並請兩造預先充分準備，勿於言詞辯論期日又臨時提出證據或爭執，以免失權（本院卷第345 頁），最後如期進行辯論程序，並為本判決。
貳、被告李泰晨抗辯的定性
一、【02】李泰晨除了引用被告百寬機械的答辯論點以外，也提出了不侵權抗辯，已如前述。在不侵權抗辯中，所謂「我們並沒有侵權」、「就憑一個突出物，就說我們侵權，但這個早就大家都有了」，究竟是什麼意義？而這個問題就進一步牽涉到先前技術阻卻抗辯究竟可否作為一個獨立的抗辯事由，對抗所有的專利侵權主張？還是只能依附在均等論下，做為限制均等論適用的抗辯事由？如果是前者，就可以將李泰晨的先前技術阻卻抗辯列為獨立的爭點來判斷是否成立，但如果是後者，由於原告在本案中並沒有均等侵權的主張，將李泰晨的先前技術阻卻抗辯列為獨立爭點，就沒有意義，而應認為其不侵權抗辯，其實就是系爭專利欠缺有效性的抗辯。
二、【03】之所以會有這樣的問題意識，是因為在專利專責機關─智慧財產局（下稱智慧局）於其所發布的專利侵權判斷
要點（105 年2 月版）中明確地將「先前技術阻卻」界定為：「先前技術阻卻係基於平衡專利權人與公眾之利益而限制專利權之『均等範圍』」（第一篇第四章第2.1 項下，雙引號為本判決所加），且明文指出：「先前技術阻卻僅係用於限制專利權之均等範圍，不得用於限制專利權之文義範圍」（同章第2.3 項下第⑶點）。此外，該要點在修正草案階段於104 年9 月17日第5 場次各界意見及研復結果彙整表編號9 的研復結果欄也記載：「常有意見認為，於文義讀取之抗辯方式中亦應納入先前技術抗辯（阻卻），……若被控侵權對象構成文義讀取，惟被控侵權人主張其實施者為先前技術時，則應主張專利無效抗辯，而非主張先前技術抗辯。」（下稱智慧局研復意見）由上各點可知，先前技術阻卻是否可以做為專利侵權主張的獨立抗辯事由，原本也不是沒有其他看法，確實有人認為先前技術阻卻抗辯不應僅限在對抗專利均等侵害的主張，只不過智慧財產局在發布專利侵權判斷要點時，從中做了取捨決定而已。
三、【04】不過，專利法並沒有授權智慧財產局訂定專利侵權判斷要點，專利法也沒有對於什麼是專利侵害做出規定，所以該要點應該只是專利專責機關對於什麼是專利侵害，做出行政指導，提供社會各界及專利權人參考而已。在具體個案中，到底什麼是專利侵害，還是應該由法官獨立根據審判權責來加以解釋確定，並不受專利侵權判斷要點的拘束。尤其是涉及到原本社會各界有各種不同意見的專利侵權判斷事項，法官更應該詳細審酌各方意見，本於法律確信，做出決定判斷，而不應對於專利侵權判斷要點照單全收。過去我就曾在我院105 年度民專訴字第62號判決中，明白表示採取與專利侵權判斷要點不同看法的法律確信（該判決標示第5-6 段參照）。所以本案並不是不採取專利侵權判斷要點的第一案。四、【05】就以李泰晨在本案所提出來的不侵權抗辯來說，除非他的論點完全沒有法理基礎可供支持，否則既然他都已經說了是「我們並沒有侵權」，而不是系爭專利無效，基於民事訴訟當事人的程序權保障，自然就應該尊重當事人對於攻防方法的自主選擇，此項抗辯就應該在「有沒有侵權」的層次來加以審理並給予判斷，而不是當事人明明認為自己沒有侵權，但卻按照智慧局研復意見認為此時當事人是主張專利無效抗辯。如果勉強如此，就不免有所謂「認做主張事實」的違法（民事訴訟法第476 條第3 項規定參看）。當然，或許有人會認為，可以先向當事人闡明，讓當事人自己決定是否改主張專利無效抗辯，否則就以先前技術阻卻不能在權利人沒有主張均等侵害的情況下做為抗辯事由，而認定其抗辯不成立。但是，不侵權與專利無效明明是兩件不同的事，兩項主張在舉證責任及所造成的訴訟程序負擔，可能都不相同（詳後所述），法官的闡明範圍到底有多大？有沒有可能發生闡明失準？如果闡明失準，要如何救濟處理？再者，縱使法官的闡明都正確，但這些專利侵權、專利無效的概念區辨，如果只有一般法律專業，而對專利法沒有一定的研究了解，都很難理解其中差異，如何要求沒有專業訴訟代理人的一般民眾在被訴時，經過法官有限時間的闡明，就要能夠有所決定呢？凡此種種衍生的問題，就足讓以法官闡明來解決此一問題，不具有合理可行性。
五、【06】接下來，就是這個問題的關鍵核心─到底先前技術阻卻可不可以做為獨立的專利侵權抗辯事由？還是只能夠用來限制專利均等侵害的適用？就此問題，我認為：專利制度本來就是用來鼓勵、保護創新，所以專利權的範圍，當然必須以創新為其保護界限，而不能將任何原本已經公開的先前技術包含在內。從而，先前技術阻卻應該是任何被控侵害專利的公眾所擁有的基本抗辯權─只要實施的是先前已經公開的技術，就不可能成立專利侵權。再以訴訟經濟而言，如果強認為先前技術阻只能作為專利均等侵害的限制事由，就必須先判斷是否已經構成專利均等侵害，接著才能判斷先前技術阻卻是否成立。這樣不但虛擲法院有限的審理資源，也可能讓被控侵權的被告承受不必要的程序負擔。這一點在專利訴訟還沒有採取強制專業代理的現行制度下，對於保障沒有專業訴訟代理人的素人被告，尤其顯得重要。
六、【07】另外一個讓先前技術阻卻成為獨立專利侵權抗辯的重要理由是：即使在被控侵權產品符合專利文義的情況下，也能夠以先前技術阻卻做為抗辯，而不必讓先前技術阻卻只能受限於針對專利均等侵害主張才能提出作為抗辯。這是因為既然專利權範圍不應該包含已經公開的先前技術，所以無論是專利文義侵害或均等侵害都不應該涵蓋到實施已經公開的先前技術。當然，我也注意到在美國比較法上，美國判例法指出：「文義侵害在專利請求項的每項限制都能夠讀入，也就是都可以在被控侵權物品上發現時就已經成立。因先前技術所生顯而易見的（可專利性）問題，是屬於專利請求項有效性，與被控侵權物品是否侵權無關。」（Baxter
Healthcare Corp . v . Sepctramed , INC . ,49 F .3d
1575, 1583( Fed . Cir . 1995) ）言下之意，美國法院並不允許對於專利的文義侵權主張提出先前技術阻卻抗辯。深究其原因，是因為美國法院認為：挑戰專利有效性必須達到清楚而具有說服力（clear and convincing）的舉證程度，被控侵權者不應該利用先前技術阻卻抗辯，僅在侵權與否層次即以較低的優勢證據舉證程度來規避其原本較高的舉證責任，卻一樣達到免於侵權的責任（Tate Access Floors v
.Interface Archit .Resources ,279 F .3d 1357,1367 （Fed . Cir . 2002））。
七、【08】然而，我認為這純粹是對於專利權利範圍的認知差異所致。也就是說：美國法院認為專利權利範圍就應該完全如其文義所界定一般的大小，如果專利請求項的文義包含了已經公開的先前技術，就應該以清楚而具有說服力的證據來讓專利無效，不能夠以舉證比較容易的不構成專利侵權來迴避。就這一點而言，其實與前述智慧局的研復意見，可以說是採取相同觀點。但如果著眼於保護專利權的本質，就會認為專利權利範圍本來就不應該包括已經公開的先前技術，所以在侵權判斷的時候，自然就不應該將已經公開的先前技術劃入專利權利範圍，而這樣的想法就表現在將先前技術阻卻做為獨立抗辯。在此基礎上，先前技術阻卻應該適用專利侵權與否的舉證責任標準，也就不足為奇。更何況，專利侵權與否與專利是否有效，本來就是兩件事，被控侵權人只是想提出不侵權抗辯，抗辯成立的效果也只是認定專利未受侵害，為什麼就必須強要適用認定專利無效的舉證責任標準？也因此，經審慎斟酌美國法院的前述見解，我認為還是應該容許先前技術阻卻做為獨立抗辯為適當。
參、爭點分析及判斷
一、【09】由於原告主張被告應該負連帶賠償責任，而因民法第275 條明文規定：連帶債務人中之一人受確定判決，而其判決不是基於該債務人之個人關係者，為他債務人之利益，亦生效力。也就是說被告中任何一人如果因為先前技術阻卻抗辯成立，而獲得勝訴判決，對於其他剩餘被告應該都同有效力。所以當被告一同受訴時，又因共同被訴而有證據共通的情形，被告其中一人提出先前技術阻卻抗辯，各被告間就應該同勝同敗，並不應該就相同的專利主張及被控侵權產品，共同被告間卻有完全不同的結果。以上情況，正是民事訴訟法第56條所規定訴訟標的對於共同訴訟的各個當事人必須合一確定的情形；也因為如此，在共同被告中，雖然只有李泰晨提出的先前技術抗辯，但依同條第1 項第1 款規定，其應屬有利於全體被告的抗辯，所以效力應及於全部被告。
二、【10】基於以上說明以及兩造於本案中的攻防，本案的爭點目前可以整理歸納如下：第一，系爭物品是否侵害系爭專利？也就是被告所為的先前技術抗辯是否成立？第二，系爭專利是否有應撤銷的事由？至於損害賠償部分，原告已經於辯論時表明保留意見（言詞辯論筆錄第4 頁第5-6 行，本院卷第389 頁），就不列入本次審理判斷的爭點。
三、【11】對於上述爭點，經判斷結果，我認為系爭物品並沒有侵害系爭專利，也就是被告所為的先前技術抗辯可以成立。以下就詳細說明判斷理由。
肆、判斷理由說明
一、【12】本件原告主張系爭物品侵害系爭專利請求項第1 項（下稱請求項1 ），而請求項1 的全文如下：「一種具有破碎岩層功能的連續壁挖掘機，包括有一臂體，該臂體的下端對稱地樞設二抓斗，以及在臂體兩側設有油壓缸，該兩油壓缸分別活動地連接該二抓斗，藉此控制該二抓斗開啟或關閉，其特徵在於：該臂體的下端設置有一往下垂直延伸一長度的衝擊樁，且該衝擊樁位於該二抓斗之間。」李泰晨於本件提出的不侵權抗辯，屬於先前技術阻卻抗辯，對於全部被告均有效力，已如前述。而此項抗辯究竟是否成立，就必須比對系爭物品與其所提出的先前技術，以判斷兩者是否相同。此項比對判斷時，就應該以此原告主張的請求項1 特徵為判斷標準，也就是系爭物品在請求項1 所凸顯的特徵上，是否與先前技術相同。
二、【13】李泰晨引用了百寬機械的書狀及陳述，而百寬機械所提出的先前技術有：⒈台北市土木技師公會102 年「地下連續壁施工實務教學講義，其中第32頁所示的挖掘機（該挖掘機照片另以被證2 呈現）；⒉99年12月出版的「地工技術雜誌」第126 期（即被證3 ）第126 頁所示廣告照片（該照片另以被證4 呈現）；⒊100 年02月23日出刊的捷運技術半年刊第44期第173 頁專文中所示機具（即被證8 圖2 ）；⒋
100 年10月27日發佈於youtube 平台影片（即被證9 ）。
三、【14】以上先前技術中：被證3 所顯示內容就有關挖掘機部分其實比例很小，縱使經過以被證4 加以放大呈現，仍然無法清楚地辨析其完整結構，尤其是其所呈現的角度應為挖掘機抓斗水平放置於地面的樣態（本院卷第209 頁），相對於原告所提出系爭物品的照片均為挖掘機抓斗直立於地面，兩者也難以正確地比較是否技術特徵均相同。原告就此已提出相同的質疑（原告民事準備一狀第2 頁倒數第5-6 行，本院卷第338 頁），所以應該將被證3 、4 排除於本案可供比對是否阻卻侵權的先前技術之列。
四、【15】又被證9 的影片，是百寬機械及百寬營造於言詞辯論當日才提出來的證據。根據他們的說明，是因為在另案舉發獲得不利結果（詳後說明，後述【23】段參照），他們才又提出被證9 來補強（本案言詞辯論筆錄第3 頁第15-17 行，本院卷第387 頁）。然而，同一專利的行政舉發程序與民事訴訟程序，本來就是各自獨立的程序，百寬機械及百寬營造在本案訴訟的攻防，並不會受到行政舉發程序的限制或影響而導致特定證據不能提出，所以被證9 應認為是超出適當時期才提出的攻防方法，且已經造成對於原告的突襲，原告因此當庭加以責問並請求給予失權制裁（同上筆錄頁數第19
-20 行），應認為確實有理由（不給予失權制裁，勢必須改期續審以供原告準備，因而妨礙訴訟終結），而應依民事訴訟法第196 條第2 項給予失權制裁，駁回該項攻防方法。從而，被證9 也應該排除於可供比對是否阻卻侵權的先前技術之列。
五、【16】被證1 、2 所呈現的挖掘機，雖然原告對其出現時間有所質疑，並提出原證8 的網路時光回溯查詢結果佐證（原告民事爭點整理狀第2 頁，本院卷第236 、243 頁），但百寬機械與百寬營造就此已提出被證6 的臺北市土木技師公會函文，證實被證1 的講義是在該會101 年度下半年的產業人才投資計畫課程之一的補充資料（被證6 ，本院卷第287-2
91頁），而網路時光回溯查詢結果不過是被證1 資料出現在網路上的時間而已，不能排除該資料在更早於101 年度下半年就因為上述相關課程而已為業界所知悉，所以應該准予列入本案可供比對是否阻卻侵權的先前技術之列（下稱先前技術A ）。另外，原告對於被證8 圖2 可為本案先前技術，並沒有爭議（下稱先前技術B ）。
六、【17】比對原告所提出系爭物品的照片（原證3 ）以及先前技術A 、B ，可見其均為：有垂直臂體下端設有對稱抓斗、抓斗中有一突出物的機具。以請求項1 所凸顯的特徵做為判斷標準來說，也就是「挖掘機的臂體下端設置有一往下垂直延伸一長度的衝擊樁，且該衝擊樁位於該二抓斗之間。」所呈現的技術特徵，系爭物品與先前技術A 、B 應該是相同的。雖然系爭物品所呈現的突出物靠近地面一端為為水平狀，先前技術A 、B 均呈現尖齒狀，但以上述判斷標準而言，並沒有區別此突出物（相當於衝擊樁）的形狀，所以應該認為系爭物品與先前技術A 、B 沒有差別。
七、【18】雖然原告質疑先前技術A 、B 只有顯示出突出物，沒有顯示該突出物究竟是設置在哪種結構上？也不知道該突出物是什麼東西？是不是位於兩抓斗中間，還是位於兩抓斗後方的其他物體？也無法判斷是否能夠算是對堅硬岩層有進行破碎功能的衝擊樁？（原告民事爭點整理二狀第3 頁，本院卷第367 頁）然而，對於這些質疑，經我一一審酌後，認為都不成立，分別說明如下：
㈠【19】就以請求項1 所顯現的特徵而言，雖然有使用「衝擊樁」的文字，但並沒有特別對於衝擊樁所能夠提供「衝擊」功能的大小有所要求，除非先前技術A 、B 所呈現的突出物是如橡膠或彈簧的彈性物質，在面對如岩層硬物接觸時，或多或少都應該具有一定程度的衝擊功能。而我認為裝設在此類挖掘機的突出物，在沒有其他佐證的情況下，要認定該突出物是橡膠或彈簧，其實並不合理。所以還是應該認為先前技術A 、B 所顯示的突出物仍然相當於「衝擊樁」，因而跟系爭物品的突出物應該認為相同。
㈡【20】不管先前技術A 、B 所顯示的突出物是設置在哪種結構上，都是在挖掘機垂直臂體的下方。在這一點上，先前技術A 、B 與系爭物品所呈現的情形，並沒有不同。至於先前技術A 、B 所顯示的突出物究竟是直接連接在垂直臂體上，還是另外樞設在抓斗的樞軸上，這並不影響各該突出物都是在垂質臂體的下方。就算真的有所不同，從系爭物品的照片（原證3 ）或先前技術A 、B 的照片（被證2 、被證8 圖2
）也都無法辨別其差異。
㈢【21】從先前技術A 、B 的照片看來，其突出物確實在兩抓斗中間。由於先前技術A 、B 僅以照片呈現，原告當然可以懷疑這兩抓斗之間的突出物會不會實際上是在兩抓斗的後方，而不是在兩抓斗的中間。但我認為這僅止於是一種懷疑而已，畢竟並沒有合理解釋可以說明剛好在兩抓斗後方的會是什麼東西，而且還同時出現在先前技術A 、B 之照片中，尤其先前技術A 、B 的照片還是被告從兩種完全不同的文件資料中找到的（A 部分是台北市土木技師公會的教學講義，B
部分是捷運技術半年刊，分別參看前述【16】段）。因此，並不應該僅憑原告的懷疑就認為突出物位於兩抓斗的後面。八、【22】原告另外也主張：先前技術A 、B 所顯示的突出物，是用來防止泥土沾黏於抓斗，絕對不是衝擊樁（原告民事爭點整理狀第2-3 頁，本院卷第236 、237 頁）。但就如本判決在前面所論述，只要先前技術A 、B 所呈現的突出物不是像橡膠或彈簧的彈性物質，在面對接觸硬物時，或多或少都會有一定程度的衝擊功能，這跟該突出物是否同時也有其他防止泥土沾黏的功能，並不衝突或相互排斥。更何況，如果挖掘的泥土真的會沾黏在抓斗上，從中間分開泥土為什麼就能夠解決沾黏抓斗的問題？泥土的量體越小，不是越難因為重力而脫離沾黏的抓斗？此外，當原告的這項主張不正也回答了先前技術A 、B 的突出物會不會實際上是在兩抓斗後方的問題─如果是在兩抓斗後方的其他物體，又怎麼在兩抓斗間分開泥土？
九、【23】原告雖然在言詞辯論時當庭又提出有關系爭專利的另案舉發審定書（107 年10月22日（107 智專三（三）06020
字第10720986750 號），其內判定相同於本案先前技術A 、B 對於系爭專利的舉發並不成立。但本案是從先前技術阻卻的角度，在侵權與否的層次所為的判斷，於該另案舉發是從專利是否有應撤銷的角度所為之審定，兩者本不相同，應認為並無矛盾衝突可言。縱使有所矛盾衝突，依照智慧財產法院案件審理法第16條規定，法院本來就可以對於智慧財產權有無應撤銷原因的主張或抗辯，獨立自為判斷。在上述舉發審定還沒有確定的情況下（107 年10月22日審定，最快要在107 年12月22日之前才會確定），也應該沒有拘束我院的構成要件效力，一併附帶在此說明。
十、【24】綜前所述，系爭物品應該只是在實施先前技術A 、B
的技術特徵而已，這應該不在系爭專利的權利範圍之內，所以系爭物品應該沒有侵害系爭專利。
戊、【25】根據以上的爭點分析與判斷，以及判斷理由說明，已可認定本案原告的請求，並不成立，雖然原告表明就損害賠償保留意見，但已無繼續審理的必要，本案應該駁回原告之訴。原告所為假執行的聲請，也因此失去依據，應該一併駁回。兩造其餘攻擊防禦方法，經審核結果也都不影響判決結果，所以不再逐一說明。
中　　華　　民　　國　　107 　年　　 11　　月　　26 　日智慧財產法院第三庭
法 官 蔡志宏
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　107 　年　　 11　　月　　26　　日
書記官 張君豪