智慧財產法院民事裁定

抗告人

美商羅門哈斯電子材料CMP 控股公司（Rohm andHaas Electronic Materials CMPHoldings, Inc.）

法定代理人

Blake T. Biederman

代理人

黃麗蓉律師

代理人

馮達發律師

代理人

李彥群律師

相對人

美商奈平科技股份有限公司 （NexPlanar Corporation）

相對人

在台訴訟及非

訴訟代理人

羅淑惠

代理人

陳群顯律師

　許凱婷律師

　陳翠華

上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，抗告人對於本院中華民國107 年9 月7 日107 年度民暫字第12號裁定，提起抗告，本院裁定如下：

主文

理由

壹、程序事項：相對人美商奈平科技股份有限公司在台訴訟及非訴訟代理人原為黃衛，嗣變更為羅淑惠，此有經濟部公司登記資料查詢、委任狀附卷可參（見本院卷第349 至351 頁），並經其聲明承受訴訟在卷（見本院卷第347 至348 頁），經核並無不合，自應准許。

貳、實體事項：

一、聲請及抗告意旨略以：

㈠抗告人係我國第165490號「用於化學機械平面化之拋光凹槽襯墊」發明專利（下稱系爭專利1 ）、第176078號「化學機械平面化之拋光襯墊」發明專利（下稱系爭專利2 ）之專利權人。相對人生產之S-Groove型（下稱系爭產品1 ）及SXR-Groove型研磨墊系列產品（下稱系爭產品2 ，合稱時簡稱系爭二產品），經本院103 年度民專上字第28號案件送鑑定結果，其分析數據可知系爭二產品均等侵害系爭專利1 、2 的請求項4 ，而上開二請求項之有效性，分別經本院以107 年度行專訴字第42號及106 年度行專訴字第39號判決認定有效在案，是本案訴訟日後有勝訴可能性。相對人不否認在我國曾持續進口、販賣、為販賣之邀約、使用系爭二產品，其雖稱已在民國104 年10月22日為Cabot Microelectronics Corporation（下稱CMC 公司）所併購，然依CMC 公司公佈之相關訊息表示NexPlanar 拋光墊業務持續成長中，顯見相對人仍從事拋光墊商業行為，縱相對人稱已停止在台灣所有商業活動屬實，但其繼續維持台灣代表人辦事處，並聘任在台訴訟及非訴訟代表人，顯係為了隨時重返我國市場預作準備，是仍有防止將來發生急迫危險或重大損害之必要。抗告人長期投入鉅資於我國設立拋光墊廠房，近年更投入新臺幣（下同）15億元建立第四期新廠，台灣積體電路製造股份有限公司（下稱台積電）成為抗告人客戶已15年之久，為抗告人最大客戶，然相對人為了達到母公司設定的目標，勢必會積極爭搶台積電之訂單，且抗告人日前得知，系爭二產品在106年底通過台積電測試列入採購名單，倘若本件抗告人聲請未獲准許，將使系爭二產品進入半導體供應鏈，進而迫使抗告人大規模地喪失原有客戶及潛在客戶，嚴重影響抗告人於我國之拋光墊業務及相關營運，而受有營收下降、研發及建廠等投資成本（至少前開已投入建廠之15億元）無法回收等重大損害。倘准許本件聲請，鑑於相對人主要客戶群係位於台灣以外，對相對人所造成之損害，顯然相對輕微，況相對人在台灣既已無商業活動，對其亦無損害可言。復由公眾利益以觀，抗告人投入鉅資設立拋光墊廠房，反觀相對人在我國並無任何實質投資，主要生產地位於美國，無異迫使抗告人淡出我國，間接嚴重影響我國經濟及人民就業之權。因此，本件聲請應予准許。

㈡並聲明：⒈原裁定廢棄。⒉在兩造間專利侵害爭議之本案訴訟判決確定前，禁止相對人自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品1 、2 。⒊聲請及抗告費用由相對人負擔。

二、相對人則以下列等語資為抗辯：

㈠103 年度民專上字第28號案件鑑定報告是針對系爭專利1 的請求項1 而非請求項4 ，且其鑑定標的是6 年多前（100 年10月21日）經由保全證據取得之產品，送鑑定時已明顯超過有效期限，所得數據自不可採，縱可採，但其清楚顯示系爭二產品不具備系爭專利1 、2 請求項4 之至少一技術特徵，自未落入其均等範圍，且該二請求項有核准審定時專利法所定應撤銷事由，抗告人不得對相對人主張權利。此外，系爭二產品早已停產，且相對人於105 年起已停止在台灣所有商業活動，抗告人未能釋明相對人在其100 年11月21日對第三人華立企業股份有限公司（下稱華立公司）進行保全證據程序後，有何持續之侵權行為，則抗告人縱有其所宣稱之「整體營收下降、市占率被取代、甚至短時間內喪失產業優勢市場地位」云云之損害，該等損害亦可能是其他競爭對手造成，與相對人無涉，故抗告人將來本案並無勝訴可能性，駁回抗告人聲請亦不致使其受有重大損害或急迫危險，惟若准許抗告人聲請，將對整體市場公平競爭造成嚴重影響，另本件之准駁與公益無關，故本件應駁回抗告人聲請。

㈡並聲明：⒈抗告駁回。⒉抗告訴訟費用由抗告人負擔。

三、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。而聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度及對公眾利益之影響。民事訴訟法第538 條第1 項、第2 項、智慧財產案件審理法第22條第2 項及智慧財產案件審理細則第37條第1 項、第3 項定有明文。

四、經查：

㈠抗告人主張相對人之系爭二產品侵害其系爭專利1 、2 之請求項4 ，造成難以彌補之損害，惟為相對人所否認，故兩造對於相對人是否侵害抗告人專利權而造成損害一事，確有爭執之法律關係存在。

㈡抗告人將來本案訴訟勝訴可能性：抗告人主張其前曾另案對相對人提起系爭產品1 、2 侵害系爭專利1 請求項1 之專利侵權訴訟，該案於本院二審審理時（103 年度民專上字第28號），本院曾將該案於100 年間保全證據所得之系爭產品1 （產品型號NEXX-09AZ-29S-30-128TS-4CF）、系爭產品2 （產品型號E7070-20SXR-70-00A）送請國立臺灣科技大學材料科學與工程學系吳昌謀副教授鑑定，經本院103 年度民專上字第28號判決第66頁揭示系爭二產品均等侵害系爭專利請求項1 之權利範圍，而依該案鑑定結果之分析數據，亦可證明系爭二產品落入系爭專利1 、2 請求項4 之均等範圍等情，業據抗告人提出該鑑定報告（見原審卷一第263 至267 頁）、本院103 年度民專上字第28號判決書（見原審卷一第273 至341 頁）、侵權比對表（見本院卷第29至33頁）為證，另該二請求項之舉發案，分別經本院以107 年度行專訴字第42號及106 年度行專訴字第39號判決認定有效在案，有上開判決書附卷可參（見本院卷第591 至593 頁、見原審卷一第97至178 頁），雖相對人辯稱：該案送鑑定之產品已逾保存期限故所得數據不可採，縱可採但亦未落入其均等範圍，另系爭二專利之請求項4 有應撤銷原因存在云云，然定暫時狀態處分之證據，僅需至「釋明」而非「證明」之程度，按民事訴訟法第284 條規定：「釋明事實上之主張者，得用可使法院信其主張為真實之一切證據。但依證據之性質不能即時調查者，不在此限。」所謂釋明者，僅係法院就某項事實之存否，得到大致為正當之心證，即為已足（最高法院99年台抗字第853 號裁定意旨參照）。本院認為，相對人上開置辯雖非全然無據，但本件既僅要求抗告人盡到釋明之責即可，則有關相對人所指本院103 年度民專上字第28號案件將已過期之拋光墊送鑑定所得數據是否可採、取樣方式是否應為長邊與凹槽垂直、系爭二專利之請求項4 是否有相對人所指應撤銷原因存在等，凡此種種，均應由本案訴訟認定之，本院認抗告人於本件所提之證據，對於系爭二產品均等侵害系爭專利1 、2 請求項4 ，且該二請求項為有效等情，已使本院獲致「大致為正當」之心證，自已盡釋明之責，又相對人在另案民事訴訟中並不否認上開送鑑定之產品為相對人製造並委由第三人華立公司在我國經銷（見原審卷一第308 頁判決書記載），因此，堪認抗告人對於其日後本案訴訟有勝訴可能性乙節，已為釋明。

㈢聲請之准駁對兩造是否造成無法彌補之損害及損害之程度：

⒈按定暫時狀態之處分係保全權利方法之一種，原為在本案爭執之法律關係尚未經判決確定以前，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時所設。因此，若相對人之行為有對聲請人造成損害或危險之可能，但尚未達到重大或急迫之程度時，其紛爭以本案訴訟解決即可，並無以定暫時狀態處分維護聲請人權利之必要，如此始符合定暫時狀態處分之目的。所稱防止發生重大之損害，通常係指如使聲請人繼續忍受至本案判決時止，其所受之痛苦或不利益顯屬過苛，所稱急迫危險，係指相對人之行為對聲請人所造成之危害具有急迫性，若不即時予以排除將使聲請人日後蒙受無法彌補之損害而言。

⒉抗告人雖主張：相對人之母公司CMC 公司表示NexPlanar拋光墊業務持續成長中，顯見相對人仍從事拋光墊商業行為，縱相對人稱已停止在台灣所有商業活動屬實，但其繼續維持台灣代表人辦事處，並聘任在台訴訟及非訴訟代表人，顯係為了隨時重返我國市場預作準備，是仍有防止將來發生急迫危險或重大損害之必要云云。然查：

⑴相對人主張其已併入CMC 公司成為其子公司，且自2016年6 月30日與第三人華立公司終止經銷合約後，已停止在台灣一切商業活動等情，業據提出第三人華立公司2011、2016、2017年報節本、第三人CMC 公司公開資料、併購協議、相對人2015年12月份勞保計費清單為釋明（見原審卷一第453 至572 頁），而相對人之母公司CMC 公司雖對外表示NexPlanar 拋光墊業務持續成長中，但NexPlanar 是商標名稱，相對人已將該商標讓予給CMC 公司等情，有商標登記資料可證（見原審卷一第583 至585 頁），CMC 公司與相對人間為兩個不同法人格之公司，就算相對人之母公司CMC 公司在台灣有販售系爭二產品之行為，亦無法推論與相對人有關，況抗告人就本件爭執已提起本案訴訟（案號：本院107 年度民專訴字第80號），其在本案訴訟中也主張「奈平公司一再辯稱其被CMC 公司併購後，即由該集團在台進行拋光墊行銷，復依CMC 網站所示，實際負責在台行銷拋光墊者，即是嘉柏公司」，抗告人並在本案訴訟中追加嘉柏公司為被告等情，有抗告人在本案訴訟中所提的民事聲請暨補充理由㈡狀在卷可佐（見本院卷第569 至575 頁），由此益證，目前CMC 公司在台灣行銷系爭二產品之行為，是由嘉柏公司為之，實與相對人無涉。

⑵另本院依抗告人之聲請，函詢台積電在近一年內是否有向相對人採購或無償取得系爭二產品，台積電先是函覆本院稱：「貴院函所詢NexPlanar 拋光墊之相關問題，純屬本公司兩家供應商間之糾紛，本公司並非訴訟之一方，是相關資料若由該兩造直接提供予貴院，當最符合審理效率及訴訟經濟。按美商奈平科技股份有限公司（NexPlanar Corporation ）（現已併入荷蘭商嘉柏微電子材料有限公司）（以下統稱「美商奈平」）…」（見本院卷第369 頁），是依上開台積電回函可知，其顯然將嘉柏公司與相對人視為一體，然依相對人所提之CMC 子公司列表可知，相對人與嘉柏公司均為CMC 之子公司，相對人並未併入嘉柏公司（見本院卷第567 頁），嘉柏公司亦回覆本院表示：「美商奈平公司係於2015年10月併入CMC 公司而成為CMC 之子公司，但美商奈平公司並無併入CMBV公司（即嘉柏公司），亦非CMBV公司之子公司。」、「CMBV公司與奈平公司間並無任何契約關係或合作關係。」（見本院卷第585 頁），是本院將CMC 子公司列表作為附件再次函詢台積電是否近一年內有向相對人採購或取得系爭二產品，再經台積電回覆稱：「就貴院函所詢問題，經查本公司於過去一年內並無向『奈平公司』採購或為測試目的無償取得NexPlanar S-Groove型、SXR-Groove型拋光墊。」（見本院卷第615 頁），是由台積電上開回函可知，縱使台積電有採購系爭二產品，其交易相對人另有其人，而與相對人無涉，是抗告人主張台積電有向相對人採購或無償自相對人取得系爭二產品云云，並不足採。

⑶至抗告人提出Linkedin網站徵人廣告、現任員工在Linkedin網站登載之資料、Google Map網頁資料（見原審卷二第491 至497 頁），主張相對人仍在美國刊登求職廣告、相對人工程師還在相對人公司工作、相對人工廠內部仍有大量拋光墊，顯見相對人仍有商業活動云云，然抗告人上開證據地點均在國外，就算該證據可採，充其量亦僅能證明相對人在外國有商業活動，仍無法證明相對人在台灣有任何侵害抗告人之行為，更何況相對人已提出該員工之薪資清單釋明其自2016年1 月起至2018年8 月受僱於CMC 公司而非相對人公司（見原審卷二第763 頁），並提出上開Google Map地址之最新外觀照片釋明該地址已變更為CMC 公司（見原審卷二第643 至644 頁），是相對人主張其在美國亦已無商業活動等語，堪屬可信。

⑷本件定暫時狀態之處分，其相對人為奈平公司，而非CMC公司或嘉柏公司，抗告人上開所提證據，均無法釋明本件相對人於100 年間前案保全證據後，在我國仍有侵害系爭專利1 、2 之行為，其僅以上開網路資料、相對人在台仍設有辦事處、以及相對人母公司CMC 公司表示NexPlanar拋光墊業務持續成長中等等，即謂相對人在我國仍有或將會侵害系爭專利1 、2 ，其所述顯係推測之詞，並不足採。

⒊再者，相對人於100 年間在台灣透過第三人華立公司經銷系爭二產品，嗣抗告人於100 年11月21日至第三人華立公司保全證據取得系爭產品1 （產品型號NEXX-09AZ-29S-30-128TS-4CF）、系爭產品2 （產品型號E7070-20SXR-70-00A）拋光墊，抗告人即針對系爭產品1 、2 侵害抗告人系爭專利1 、2 一事，對相對人提起民事侵權訴訟，由上開事實可知，縱使抗告人所述「相對人『至今』在台灣仍有繼續販售系爭二產品之行為」屬實，但該產品至少自100年起即在台灣行銷販售，至107 年5 月31日抗告人提起本件定暫時狀態處分，系爭二產品在台灣至少已流通長達7年之久，實難想像現在對抗告人會造成什麼重大損害或急迫危險可言。況且，依抗告人所提有關106 年度科學園區營業額、出口額創新高之媒體報導（見原審卷一第353 至354 頁），可知抗告人於106 年營業額大幅成長，且抗告人亦自承：其投入15億元設立第四期拋光墊廠房，於107年3 月28日開幕，但之前就已經有投資了（見本院卷第205 頁），並有相關報導可佐（見原審卷一第351 至355 頁），若相對人自100 年起在台灣販售系爭二產品之行為確實造成抗告人重大損害或急迫危險，何以抗告人7 年來營業額呈現成長，甚且近年還願意投入鉅資成立第四期廠，由此可見，系爭二產品早自100 年起即在台灣行銷、販售，於抗告人提起本件聲請時，對抗告人之營收及營運計畫並未造成任何影響，是抗告人主張：若本件聲請未獲准許，將使系爭二產品進入半導體供應鏈，進而迫使抗告人大規模地喪失原有客戶及潛在客戶，嚴重影響抗告人於我國之拋光墊業務及相關營運，而受有營收下降、研發及建廠等投資成本無法回收等重大損害云云，顯不足採。

⒋此外，抗告人於本院準備程序中稱：「（法官問：抗告人與相對人於100 年起即就系爭二產品之侵權問題有訴訟，至今已超過5 年，本件抗告人有何重大損害或急迫危險？）使用拋光墊產品廠商須經過驗證，最近台積電剛通過驗證考慮要用此兩型號產品，因此會對抗告人造成很大的損害。」、「台積電成為抗告人客戶已經超過15年了，第四期投資選擇在台灣就是因為想維持台積電這個大客戶。」、「一旦台積電這個大客戶被相對人搶走後，會嚴重影響抗告人營收，抗告人投資15億建廠將付諸流水」等語（見本院卷第214 至215 頁、第205 頁），是依其上開主張，可知抗告人所稱的重大損害或急迫危險，是因為「台積電為抗告人大客戶，台積電最近將採用系爭二產品，若相對人搶走台積電這位大客戶，抗告人將有重大損害與急迫危險」，然而，經本院詢問「相對人與台積電何時開始有生意往來？」，抗告人稱：「約5 年前。」、「5 年前我們就與相對人有侵權訴訟產生，這就是本案定暫時狀態處分之前的糾紛」、「（法官問：相對人在台灣賣此兩型號拋光墊給台積電是否已經超過5 年？）只能確定向台積電推銷超過5 年，因為之前的侵權訴訟都還沒有進入損賠調查程序，所以不知道是否賣給台積電超過5 年。」（見本院卷205 頁）。若依抗告人上開陳述，其主張相對人就系爭二產品對台積電進行商業行為，無論是「推銷」或「實際銷售」，至少已有5 年之久，然而，抗告人於100 年起就系爭二產品對相對人所提起之侵權訴訟，亦係因為相對人與台積電間就系爭二產品有商業往來所致，既然依抗告人所稱，相對人與台積電間就系爭二產品之接觸往來已有5年之久，若抗告人有重大損害或急迫危險，亦早已發生，抗告人也不可能繼續投入鉅資在台灣設立新廠，因此縱抗告人稱「近來發現台積電可能採用系爭兩型號產品」為真，也不可能對抗告人造成任何重大損害或急迫危險。更何況，台積電業已函覆本院其近一年並無向相對人採購或取得系爭二產品，業如前述，若有抗告人所稱：台積電被搶走將會對抗告人造成重大損害與急迫危險云云，亦為抗告人其他競爭對手所為，與相對人無涉，是抗告人主張，均不足採。

⒌由上可知，抗告人並未釋明駁回本件之聲請，對其會有重大損害或急迫危險。而就相對人而言，抗告人主張既然相對人表示其在台灣已無任何商業活動，則本件准許抗告人之聲請，對相對人並無任何損害可言云云，然定暫時狀態之處分，形同在本案訴訟確定前提早實現抗告人本案之請求，本應由抗告人對於定暫時狀態之處分的必要性先盡釋明之責，抗告人既無法釋明其因本件駁回聲請會受有重大損害或急迫危險，縱使相對人亦無重大損害或急迫危險，亦僅應得出無論准或駁，對兩造均無重大損害或急迫危險之結論。況，相對人在台灣仍有其他案件進行，而本件抗告人以兩造涉訟已久之產品，於107 年又提起本件定暫時狀態處分，在抗告人之主張根本不符合保全必要性之情況下，若允許抗告人之聲請，將無異鼓勵抗告人對於應以本案訴訟解決之糾紛，透過定暫時狀態處分之方式破壞市場良性競爭秩序，亦恐影響相對人之聲譽或他案訴訟之結果，難謂對相對人無損害可言。

㈣對公眾之影響：本件純屬兩造糾葛，並無對公眾造成影響可言。

五、綜上所述，本件經衡量兩造間雖有爭執之法律關係存在，且抗告人雖已釋明其日後本案訴訟有勝訴可能性，但本件所涉之產品係兩造爭訟已久之產品，駁回抗告人之聲請不會對其造成無法彌補之損害，難認抗告人已釋明其本件聲請，有何防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要，是本件抗告人既無法釋明本件有定暫時狀態處分之必要，本件釋明即有不足，而應駁回聲請，無法以供擔保代之，或補釋明之不足。從而，原審駁回抗告人之聲請，其理由雖略有不同，但結論並無二致，抗告意旨仍執前詞，指摘原裁定不當，求予廢棄改判如其抗告聲明所示，為無理由，應予駁回。至抗告人雖請求本院向相對人及嘉柏公司函調過去一年內銷售或無償提供予台積電之系爭二產品詳細數量與金額、向財政部關務署調取相對人、嘉柏公司及CMC 公司過去一年內進口系爭二產品之相關資料、向聯華電子股份有限公司（下稱聯電公司）詢問是否有採購系爭二產品及向何人採購、特定型號為何等（見本院卷第416 至417 頁、第530 頁、第552 頁），然而，台積電已回覆過去一年內並未向相對人採購或取得系爭產品，相對人自無法提出該等資料；本件相對人並非嘉柏公司或CMC 公司，縱其等有進口或銷售系爭產品給台積電，亦與本件無涉；抗告人主張其本件會受有重大損害是因為相對人會搶走其大客戶台積電，現又請求本院向聯電公司調取資料，實與其上開主張無關聯。更何況，本院仍要再次強調，本件為「定暫時狀態之處分」事件，須聲請人有為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，才有准許其定暫時狀態之必要，本件抗告人請求定暫時之狀態為「在兩造間專利侵害爭議之本案訴訟判決確定前，禁止相對人自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品1 、2 」，但如本院前開所述，兩造就系爭二產品之爭訟，自100 年起對系爭二產品保全證據至今已7 年之久，系爭二產品早在台灣已行銷流通多年，對抗告人並無造成任何重大損害或急迫危險可言，抗告人對相對人排除、防止侵害之請求，應以本案訴訟維護其權益，而非透過本件定暫時狀態之處分為之，是其上開調查證據之請求，仍無法釋明其本件聲請有何重大損害或急迫危險，故抗告人上開調查證據之聲請均無必要，附此敘明。

六、據上論結，本件抗告為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第495 條之1 第1 項、第449 條第2 項、第95條、第78條，裁定如主文。

智慧財產法院第一庭