智慧財產及商業法院108年度民公訴字第5號

• 裁判案由: 公平交易法損害賠償等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 110 年 03 月 30 日
• 當事人: Orbitvu sp . zo . o .、Tomasz Wojciech Bochenek

智慧財產法院民事判決
108年度民公訴字第5號原　　　告　Orbitvu sp . zo . o . （波蘭商奧畢福公司）

法定代理人　Tomasz Wojciech Bochenek

訴訟代理人　林怡芳律師
蔡昀廷律師
被　　　告　萬里科技股份有限公司

兼 法 定
代 理 人　賴鵬程
共 同
訴訟代理人　馬中琍律師
張玉希律師
被　　　告　張柏智

上列當事人間公平交易法損害賠償等事件，本院於民國110 年2
月25日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。
二、訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面
一、被告張柏智經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、民事訴訟法第255 條第1 項第2 、3 款規定：訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。原告起訴時聲明為：㈠被告等應連帶給付原告新臺幣（下同）300 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。㈡被告萬里科技股份有限公司（下稱萬里公司）應拋棄或撤回附表一除編號4 、5 外所示（該2 商標於訴訟中追加，卷一第463 頁）及其他ORBITVU （下以〔O 〕代稱之）、ALPHASHOT （下以〔A 〕代稱之）之已註冊商標或商標申請案。㈢張柏智應拋棄或撤回經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）商標申請案號第107082438 號之商標申請案及其他〔O 〕、〔A 〕之已註冊商標或商標申請案。㈣就第1
項之聲明，原告願供擔保請准宣告假執行（卷一第13頁）。訴訟進行中因附表一各商標異議爭訟結果，原告數次變更聲明（卷三第118 頁、第300 頁、第386 頁、第464 頁），最後確定為：㈠被告等應連帶給付原告300 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。㈡萬里公司應拋棄附表一編號1 、5 、8 已註冊商標或商標申請案，且不得直接或間接以相同或近似於〔O 〕、〔A 〕及オ─ビットビュ─（下以〔オ〕代稱之）提出商標申請案。㈢原告願供擔保請准宣告假執行（卷三第518 至519 頁）。萬里公司表示不同意原告之變更追加（卷三第503 頁、第519 頁），惟經核與上揭規定尚無不合，予以准許。
貳、實體方面
一、原告主張要旨及聲明：
㈠原告波蘭商Orbitvu sp .zo . o .係全球知名之自動產品拍攝系統領導企業之一，首創之360 度視野攝影技術全球獨一無二，於專業攝影設備之設計及製造領域已有逾9 年經驗，提供之商品及服務品質卓越，深受全球消費者喜愛。〔O 〕為原告獨創，來自於「orbit 」及「view」2 字，再結合
360 度環繞之圓圈圖樣設計成為一商標（圖樣如附表二編號1 所示，下以OR商標代稱之）。原告以攝影用語「Alpha
Channel 」中之「Alpha 」與「Shot」結合，將產品命名為〔A 〕，〔O 〕、〔A 〕為原告所獨創具高度識別性之創意性表徵及商標，原告以之於全世界銷售產品，獲獎無數，已於市場建立優良商譽，並具有相當規模及知名度。
㈡萬里公司為原告競爭者，覬覦原告所取得商業上之成功，同時為報復訴外人Apollocreate公司放棄經銷其產品，轉而經銷原告產品，竟將〔O 〕翻譯為日文片假名〔オ〕，陸續於日本、中國大陸、臺灣及澳洲惡意搶註〔O 〕、〔A 〕、〔オ〕商標如附表三所示，經原告發函提醒未果，不得已於前揭國家提出商標異議，陸續經各國主管機關撤銷，迄今尚有附表一編號1 、5 、8 之註冊或申請案。萬里公司更指示張柏智於其向智慧局提出異議答辯書隔日，提出與其搶註圖樣完全相同，指定使用於第9 類之〔O 〕商標申請如附表四所示，加重原告處理搶註之負擔，遂其不公平競爭行為之報復目的。
㈢原告長期以〔O 〕、〔A 〕作為公司及產品名稱之辨識，該當於公平交易法（以下簡稱公平法）第22條第1 項第1 款及「公平交易委員會對於公平交易法第二十一條案件之處理原則」第4 點「表徵」定義。被告等商標搶註之行為屬於公平法第25條規範之不公平競爭行為，為本院102 年度民公訴字第5 號判決肯認，萬里公司以完全相同於〔O 〕、〔A 〕之表徵於各國及原告特取名稱日文讀音之〔オ〕於日本搶註商標，甚而指示、連同張柏智共同侵權，顯係惡意仿襲侵害原告表徵，藉此剽竊、榨取原告努力成果，攀附原告商譽，進而減損原告於攝影設備市場之獨特性，影響交易秩序甚鉅，亦導致原告遭不當排除於市場之外，參照「公平交易委員會對於公平交易法第二十五條案件之處理原則」（以下簡稱公平法第25條處理原則）第7 點第1 、2 項規定，構成公平法第25條「足以影響交易秩序之顯失公平行為」及民法第184
條第1 項後段「故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人」之行為。爰依公平法第25條、第30條、第31條第1 項及民法第184 條第1 項後段、第185 條第1 項、公司法第23條第2 項規定請求被告等連帶賠償300 萬元及其法定遲延利息（相關計算之主張參卷二第462 至469 頁、卷三第119 至123
頁、第324 至334 頁）；依公平法第25條、第29條規定，請求萬里公司排除侵害如訴之聲明所示。
㈣萬里公司辯稱無仿襲情事云云，然依智慧財產案件審理細則第28條第2 項規定所揭示行政處分構成要件效力，行政機關對被告等搶註行為之認定，應拘束民事法院；萬里公司雖復辯稱附表一商標業經其他國家專責機關審定，原告請求欠缺權利保護必要云云，但中國大陸及日本均承認我國判決，原告請求攸關萬里公司行為及不行為，原告勝訴得聲請執行法院處以怠金，有權利保護必要。
㈤聲明：如前揭變更後聲明所示。
二、被告萬里公司答辯要旨及聲明：
㈠萬里公司成立於民國92年，為全球第一家取得日本Canon 之系統開發套件SDK 進行相機拍攝控制的公司，並於全球取得多個發明專利及商標註冊，為拍照自動化行業之創始廠商及領導品牌。原告公司99年始成立，〔O 〕並非著名商標，且萬里公司網站全球點閱率排名遠高於原告約35萬名，實無攀附原告必要。〔O 〕係以業界術語「orbit view」（軌道視圖）之字義及讀音構成，〔A 〕為ALPHA （去背時之透明符號）與SHOT（拍照）之組合，均為攝影通用文字，並非原告獨創，不具商標識別性。萬里公司96年起在全球申請以
ORBIT 圓弧狀拍攝系統相關專利產品，原擬採用已註冊之
ORBSHOT 商標為產品名稱，因故未用，於108 年推出事務機商品，以「沿著弧形軌道（orbit ）產出視圖（view）」概念命名，故再以「orbit 」及由「view」發音所構成的縮寫「vu」結合，申請附表一編號9 、10商標，後因遭原告異議緊急改名重新申請商標。又ALPHA SHOT表示對拍照的影像進行去背，所有從事影像編輯者都會接觸，萬里公司自101 年起即以ALPHA 字元註冊4 個網域名稱，亦曾以ORB 及SHOT組合在臺灣、中國大陸及美國申請過ORBSHOT 商標，故決定以ALPHA 及SHOT結合申請商標註冊，無搶註之意。
㈡萬里公司申請附表三編號2 、3 、7 至10之〔O 〕商標時，原告在全世界僅有一個在歐盟註冊的OR商標，在美國申請案尚未獲准註冊。萬里公司申請附表三編號1 、6 商標前，原告於全世界皆未有和〔A 〕相同或近似商標。原告主張之〔O 〕、〔A 〕、〔オ〕於萬里公司申請註冊前並未申請，萬里公司無從知悉，無所謂搶註問題。兩造間無業務往來，萬里公司依法申請商標，與訴外人Apollocreate公司在美國加州仲裁獲勝，尚且不計前嫌未要求賠償，更不會對無關之原告採行任何報復手段。萬里公司之〔O 〕商標在張柏智107
年12月申請註冊時仍有效存在，無另行請人註冊必要，張柏智與萬里公司無任何關係，原告主張負共同侵權責任並無理由。
㈢公平法上之表徵並非絕對權，無排他效力，即無禁止他人申請商標之權利。依公平法第25條處理原則第2 點、第6 點第1 項、第7 點規定，公平法第25條係規範從事競爭或營業交易之行為，萬里公司單純申請商標行為，並未使用〔O 〕、〔A 〕商標於任何廣告、宣傳、商品、服務，更未以之禁止或阻擾他人與原告交易，或者妨害或阻止原告使用〔O 〕、〔A 〕商標，萬里公司並未從事任何以損害競爭對手為目的之阻礙競爭或榨取他人努力成果之不正競爭行為。原告於107 年10月始在臺經核准登記，尚無銷售行為，而〔O 〕、〔A 〕更非著名商標，原告未舉證已為社會大眾熟悉，萬里公司亦從未使用〔O 〕、〔A 〕行銷，並無混淆誤認之虞，不可能有欺罔情形，自不構成公平法第25條、民法第184 條第1 項後段之侵權行為。
㈣原告訴之聲明第1 項部分請求賠償300 萬元並無理由（相關計算之答辯參見卷三第203 頁、第207 至209 頁、第359 至365 頁）。訴之聲明第2 項部分，依涉外民事法律適用法第25條本文規定，應適用行為地即日本、中國大陸法律，原告就此主張構成我國公平法第25條，於法無據。附表一編號5
、8 商標經各該國審核並無侵害原告權利，萬里公司合法取得商標註冊；附表一編號1 商標經日本拒絕註冊，且商標申請應依申請國法律審查，另原告對於萬里公司於臺灣申請註冊〔O 〕在第35類之異議及訴願經駁回，原告要求萬里公司拋棄商標或商標申請案，於法無據，亦無理由。
㈤聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利益判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。
三、被告張柏智雖未於最後言詞辯論期日到庭，惟據其先前答辯及聲明略以：
㈠張柏智係從事科普教具商品製作背景，並非萬里公司之股東或員工，亦無任何業務往來。在107 年間看到慶祝登月50週年節目，有人造衛星環繞星球照相之畫面，認為可推廣關於星象球體軌道商品的虛擬實境電腦程式或應用軟體，乃以「orbit view」概念，為求讀音順暢將「view」縮寫為「vu」，以英文大寫字體〔O 〕文字商標申請註冊。張柏智並非從事自動拍攝系統之人，從未聽聞過原告公司，原告商標不具獨創性，張柏智申請之文字商標與原告OR商標不同，沒有圓形圖樣，是偶然而非意圖仿襲。張柏智申請商標並無行銷於市場之情形，亦與原告間欠缺競爭關係，不足影響交易秩序，自不構成民法第184 條第1 項後段及公平法第25條要件。㈡張柏智依法申請商標註冊，是否符合規定應由智慧局處理，原告不向該局異議，請求張柏智拋棄商標申請，於法無據。原告所稱損失係與萬里公司間商標爭議，與張柏智無關，張柏智尚未取得商標權，亦未使用該商標，更未以之從事與原告競爭之行為，不可能導致原告營業受損。況萬里公司申請商標均在張柏智107 年12月21日申請之前，原告主張張柏智與萬里公司負連帶責任，於法無據。
㈢聲明：駁回原告之訴；如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。
四、本件爭點（卷二第173頁、卷三第392頁）：
㈠原告依公平法第25條、第30條、第31條第1 項及民法第184
條第1 項後段、第185 條第1 項、公司法第23條第2 項規定請求被告等連帶賠償300 萬元及其法定遲延利息，是否有理由？
㈡原告依公平法第25條、第29條規定，請求萬里公司排除侵害，是否有理由？
五、本院判斷：
㈠爭點㈠部分：
⒈按公平法第25條規定「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」，乃不公平競爭行為之概括性規定，僅適用於公平法其他條文規定所未涵蓋之行為，若公平法之其他條文規定對於某違法行為已涵蓋殆盡，無再依本條加以補充規範之餘地。該條所稱交易秩序，泛指一切商品或服務交易之市場經濟秩序，包含產銷階段之水平競爭秩序、垂直交易關係中之市場秩序以及符合公平競爭精神之交易秩序。又判斷是否「足以影響交易秩序」時，除考慮受害人數之多寡、造成損害之量及程度、是否會對其他事業產生警惕效果、有無影響將來潛在多數受害人之效果，以及行為所採取之方法手段、行為發生之頻率與規模、行為人與相對人資訊是否對等、市場力量大小、有無依賴性存在等項外，尚應考量交易習慣與產業特性。事業以高度抄襲他人知名商品之外觀或表徵，積極攀附他人知名廣告或商譽等方法，榨取其努力成果，或以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊，而足以引人錯誤之方式，從事交易之行為，依整體交易秩序綜合考量，如已造成當事人間之私法上利益分配或危險負擔極度不平衡之情形時，固可認為與上開條文規定合致。惟倘事業之行為並無欺罔或顯失公平，或對市場上之效能競爭無妨害，或不足以影響交易秩序者，則無該條之適用（最高法院107 年度台上字第1967號民事判決意旨參照）。經查：
⑴原告主張萬里公司搶註之附表三所示〔O 〕、〔A 〕、〔オ〕圖樣商標，申請註冊時間在107 年2 、3 月間，張柏智之附表四所示〔O 〕圖樣申請註冊時間在107 年12月。而原告在我國申請及取得商標如附表二所示均在108 年後，是以被告等在申請附表三、四商標註冊時，原告在我國尚未取得〔O 〕、〔A 〕圖樣商標權。
⑵原告主張〔 O 〕、〔 A 〕、〔オ〕為原告表徵，原告於99年在波蘭設立後，即使用〔 O 〕名稱及 OR 商標、〔 A 〕商標於市場上提供攝影相關之商品及服務，觀諸原告提出之資料，原證10及原證59為原告99、101 、102 、105 至107
年在德國、波蘭、新加坡、烏克蘭、西班牙、智利、印尼、日本、英國等國之經貿展照片，原證11為產品手冊，原證12為網站頁面，原證13為員工名片，上開資料均係外國及外文資料，資料上顯示之圖樣多為原告之OR商標，單純文字〔O
〕及〔A 〕圖樣不多，並無進一步使用情形、數量及對象可供參酌；原證2 至9 為各國經銷商資料，原證14為OR商標100 年間在歐盟取得商標註冊資料，原證15為〔O 〕、〔A 〕圖樣106 年間在美國提出申請註冊資料，原證19為外國網頁介紹，原證37至54為原告商標各國註冊資料，原證57為各國銷售額統計表，原證58為全球行銷活動費用表，上開經銷商、商標註冊及統計表等為靜態資料，均非商標實際使用情形，尚難據以判斷各該商標是否為相關消費者所熟悉。綜上，原告所舉〔O 〕及〔A 〕圖樣僅於國外有參展及少數網站有使用情形，上述證據資料尚難認定原告主張之〔O 〕、〔A
〕、〔オ〕表徵於被告等附表三、四申請註冊日之前，業經廣泛使用而為我國相關事業或消費者所普遍知悉而達著名之程度。
⑶原告主張在我國有潛在經銷商即訴外人菁文企業有限公司因被告等搶註商標而拒絕經銷原告產品，然觀諸原證8 所示原告於我國之辦事處係在萬里公司申請商標註冊日後之107 年10月16日始核准登記（卷一第92頁），卷內並無菁文企業有限公司與原告間潛在經銷關係始末資料，所寄發因商標爭議暫緩經銷之電子郵件（卷二第435 頁、卷三第470 頁）亦係在被告等107 年間申請附表三、四商標之後，而萬里公司答辯稱原告在波蘭成立9 年，在臺灣並無銷售行為乙節（卷一第368 頁），原告亦不否認（卷三第393 頁），該經銷商之暫緩經銷原告產品乙節，並無礙被告等申請商標註冊時，原告在我國市場尚無行銷行為之認定。
⑷萬里公司答辯稱其從未使用附表三所申請商標於任何廣告、宣傳、商品、服務（卷三第357 至358 頁、第395 頁）；張柏智辯稱其非從事自動拍攝系統之人，申請之商標未使用，更無從事任何競爭行為等情（卷三第35頁），原告未爭執亦未提出被告等有將附表三、四商標於我國市場行銷使用事證。又萬里公司在我國申請註冊之〔O 〕圖樣商標，智慧局就第9 類撤銷，第35類部分撤銷確定，張柏智申請註冊之〔O
〕圖樣商標則經智慧局核駁在案，有原證32、33、76在卷可佐。本件被告等附表三、四商標圖樣在申請商標註冊日前、後以及迄至智慧局對於前述〔O 〕圖樣商標撤銷或核駁為止，被告等在我國市場應無行銷使用之情事。
⑸基上，原告附表二於我國之商標於被告等就附表三、四商標申請註冊行為後始為申請並經獲准註冊。原告主張之〔O 〕、〔A 〕、〔オ〕表徵並非著名，於被告等申請附表三、四商標註冊時，原告在我國市場並無行銷行為，被告等亦未以前揭申請商標在我國市場為任何行銷使用，且附表三、四商標中只有萬里公司附表三編號9 、10及張柏智附表四共3 個商標係於臺灣申請註冊，本件僅以被告等申請附表三、四之商標註冊行為，實難認對於我國市場上之效能競爭有所妨害，或足以影響交易秩序，依前揭規定及說明，當無公平法第25條規定之適用。
⒉民法第 184 條第 1 項後段規定：故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者，負損害賠償責任。原告主張被告等搶註行為損害原告公司表徵及公司姓名權（卷三第520 頁），為被告等否認。經查：原告於被告等附表三、四申請商標註冊時，在我國市場並無行銷行為，已如前述，而對於表徵及姓名之使用涉及商業競爭秩序者，公平法既有規範，則相關表徵及姓名權之保護範圍，自應為相同之解釋，始為合理。原告主張被告等所為依前揭規定負損害賠償責任，並不可採。
⒊綜上，原告主張被告等違反公平法第25條、民法第184 條第1 項後段規定不可採，則原告依前述規定請求被告等連帶賠償300 萬元及其法定遲延利息，為無理由。
㈡爭點㈡部分：
公平法第29條規定：事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之。本件原告主張萬里公司違反公平法第25條規定等情既不可採，原告依前揭規定，請求判決如聲明第2 項所示，即屬無據，不應准許。
六、結論：
原告主張被告等共同搶註商標如附表三、四所示，違反公平法第25條及民法第184 條第1 項後段規定，依爭點所示條文請求被告等連帶賠償300 萬元及其法定遲延利息，請求萬里公司排除侵害等情，均無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失所依據，併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。
八、訴訟費用負擔依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　110　 年　　3　　 月　　30　　日智慧財產法院第三庭
法 官　陳端宜
以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　110　 年　　3　　 月　　30　　日書記官　吳祉瑩