智慧財產及商業法院108年度民商訴字第18號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 109 年 03 月 31 日
• 當事人: 劉陽

智慧財產法院民事判決
108年度民商訴字第18號原　　　告　 劉陽
林江鴻
共 同
訴訟 代理人　徐維良律師
被　　　 告　崴創國際企業有限公司

兼法定代理人　王瑞麟

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於民國109
年3 月18日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告崴創國際企業有限公司及被告王瑞麟應連帶給付原告劉陽新臺幣陸萬伍仟元，及自民國一○八年三月六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
被告崴創國際企業有限公司及被告王瑞麟應連帶給付原告林江鴻新臺幣壹拾玖萬伍仟元，及自民國一○八年三月六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告連帶負擔三分之一，餘由原告負擔。
本判決第一、二項得假執行，但被告如以新臺幣陸萬伍仟元、新臺幣壹拾玖萬伍仟元分別為原告劉陽、林江鴻預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
一、原告主張：
㈠本件事實經過：
⒈原告劉陽為註冊第01755477號「哇系愛文啦！愛芒怪獸imango及圖」之商標權人（甲證1 ，下稱系爭商標1 ），另原告林江鴻為註冊第01808050號「怪獸果乾MONSTER DRIED FRUIT 」商標之商標權人（甲證2 ，下稱系爭商標2 ，與上開系爭商標1 以下合稱系爭諸商標）。原告劉陽擔任負責人之葡吉園國際企業有限公司（下稱葡吉園公司）自民國103 年間，即開始於我國市場以上開包裝對外公開銷售愛文果乾、蔓越莓果及情人果乾（甲證3 、4 ），迄曾任職葡吉園公司之被告王瑞麟於105 年11月間向原告提起違反著作權法之告訴，經臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）做成不起訴處分（甲證5 、6 ）。
⒉被告王瑞麟於離開原任職之葡吉園公司後，與被告崴創國際企業有限公司（下稱崴創公司，甲證7 ）未經原告劉陽及林江鴻之同意，私自逕行使用原已由葡吉園公司使用及公開銷售之用於包裝水果乾之三種「愛芒怪獸i mango 」、「蔓蔓公主Ma-n Ma-n 」及「情場高手Ace 」商品之包裝（其上均有「怪獸果乾MONSTER DRIED FRUIT 」之商標），裝填入果乾後，在包裝背面右下角葡吉園公司之產品保險、製造廠商、地址、服務專線、產地、QR-CORD 、EAN-13商品條碼之欄位，貼上標籤後，將製造廠商、地址及服務專線修改為被告崴創公司、0000市○○區○○路00巷00號2 樓、00-0000-0000，並修改QR-CORD 後，在包裝正面左上角黏貼「怪獸果乾MONSTER DRIED FRUIT 」商標貼紙，透過實體及網路通路，於市場公開行銷販售（被告所販售上開修改後之「愛芒怪獸i mango 」、「蔓蔓公主Ma-n Ma-n 」及「情場高手Ace 」商品下稱系爭商品），而EAN-13商品條碼（愛芒怪獸imango：0000000000000 ；蔓蔓公主Ma-n Ma-n ：0000000000000
；情場高手Ace ：0000000000000 ）則偽造並使用葡吉園公司所付費申請取得之商標條碼。
⒊原告於106 年1 月19日發函通知被告王瑞麟及被告崴創公司之行為，已違反著作權法及商標法相關規定，並限期於文到三日內自市場通路回收相關商品、銷毀並停止使用，並經被告於106 年1 月23日收受（甲證8 ），然被告迄106 年2 月17日仍對外販售印有原告劉陽及林江鴻所註冊商標之商品（甲證9 ），被告王瑞麟之犯行並經臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢署）起訴（甲證10）。
⒋原告爰依商標法第68條第1 款、第69條第3 項、第71條第1
項第3 款、民法第184 條第1 項前段、第185 條、第28條、公司法第23條第2 項，請求被告等負損害賠償責任：
①被告王瑞麟及被告崴創公司就「商品名稱/ 內容物」使用商標、及該商品售價情況如下：
⑴蔓蔓公主/ 蔓越莓果乾：
包裝正面左上角貼有原告林江鴻之系爭商標2 ，售價新臺幣（下同）130 元/ 包。
⑵愛芒怪獸/芒果果乾：
包裝正面左上角貼有原告林江鴻之系爭商標2 ，及於包裝正面使用原告劉陽之系爭商標1 ，售價130 元/ 包。
⑶情場高手/情人果果乾：
包裝正面左上角貼有原告林江鴻之系爭商標2 ，售價130
元/ 包。
②據上，被告王瑞麟及被告崴創公司依商標法第71條第1 項第3 款規定，應對原告劉陽連帶賠償195,000 元（計算式：130 ×1,500=195, 000），另依商標法第71條第1 項第3 款規
定，應對原告林江鴻連帶賠償585,000 元（計算式：130 ×
1,500 ×3=585, 000）。
㈡對被告陳述之抗辯：
被告所提出之本案過程（含雙方認識經過及愛芒怪獸及怪獸果乾均係由其一人發想設計）並非事實，原告劉陽與被告王瑞麟認識及二商標發想之經過如下所述：
①愛芒怪獸：
⑴於103 年12月新北市政府耶誕節當時，葡吉園公司於新北市政府參展販售商品，參展第二天下午被告王瑞麟來到原告攤位，當時生意不錯，被告王瑞麟利用空檔與原告劉陽聊天，被告王瑞麟表示當時剛退伍不久，在一間名字叫上合整合行銷公司（下稱上合公司）擔任職員，對葡吉園公司的商品有興趣可以幫忙整合，雙方留下聯絡方式。過了沒幾天被告王瑞麟就帶著上合公司的老闆到葡吉園公司拜訪談合作議題，後來因為上合公司收取費用太高沒有合作。惟不久後被告王瑞麟自己私下來找原告劉陽，向原告劉陽表示表示對葡吉園公司所販售之杏福包果（堅果類）和天然果乾（水果果乾）很有興趣，說想要來葡吉園公司上班。原告劉陽當時問被告王瑞麟，他剛從部隊回來而且在上合公司任職，行業別也與葡吉園公司不同，為何想要來葡吉園公司上班，被告王瑞麟表示葡吉園公司研發的食品，特別是天然果乾有時尚潮流品牌形象的商機，被告王瑞麟願意前來學習。約2 個月後，被告王瑞麟辭去之前的工作來到葡吉園公司上班，葡吉園公司以接近成本價提供商品給被告王瑞麟銷售，被告王瑞麟賺取接近成本價與銷售價之差額，獲取工作所得，此部分有葡吉園公司留存之三聯式送貨單（甲證12）及被告王瑞麟與原告劉陽LINE記事本之進貨記錄（甲證13）可憑。
⑵當時原告劉陽與被告王瑞麟分享以人物形象行銷原告現有之果乾商品，包括怪獸果乾、愛芒怪獸芒果乾、蔓蔓公主蔓越莓、情場高手情人果乾、黃金右角黃金柚子乾等等。被告於原告公司之職稱為行銷總監（甲證14）。
⑶原告於104 年3 月起即找設計師○○○負責葡吉園公司相關產品圖像及文字創作，系爭商標1 約於104 年4 月至5
月間著手進行設計，原告、○○○一同討論設計修改，被告王瑞麟亦有參與，即完成系爭商品上使用之愛芒怪獸之圖樣，原告有付費給○○○（甲證15），○○○亦有將愛芒怪獸之圖樣著作讓與原告（甲證16），並於104 年6 月間委由泰春彩藝有限公司印製包裝（甲證3 ）。原告並以該圖樣申請取得註冊爭商標1 。葡吉園公司曾委由被告王瑞麟負責葡吉園公司之網路行銷事宜，此有被告王瑞麟104 年10月12日FB文章（甲證17），證明被告王瑞麟以葡吉園公司之名義，於葡吉園網路購物平台銷售葡吉園公司商品，其中亦有銷售使用系爭商標1 之芒果乾商品。
②怪獸果乾（系爭商標2 ）名稱為原告劉陽與林江鴻所討論發想，此部分為單純之商標名稱，未有何等圖形著作之問題，並由原告林江鴻申請商標而由葡吉園公司使用。
㈢被告有侵害原告商標權之故意、過失：
如上所述，原告曾發函通知被告等上開侵權事實，然被告王瑞麟迄106 年2 月17日仍對外販售印有系爭諸商標，顯證其主觀上有故意。被告王瑞麟於108 年4 月12日上午11點半進行調解，惟當庭被告王瑞麟起初表示不願賠償原告二人任何金額亦未就侵害商標權之犯行對原告二人表示任何歉意並稱系爭商標日後均由原告二人使用，被告王瑞麟不再爭議也不再對系爭諸商標主張任何權利（例如提出商標評定程序），經調解委員當庭勸諭後，被告王瑞麟僅願交付侵害商標權之未使用庫存產品外包裝袋交由原告二人自行處理，被告王瑞麟犯後態度惡劣，於經刑事起訴後仍毫無悔改之意，迄今仍未將使用原告二人之商標產品圖下架（甲證18），足徵原告二人所提出之賠償金額根本不足以令被告對於侵害他人商標權一事有所警惕，1,500 倍之賠償金額並無過高之虞。
㈣並聲明：⒈被告崴創公司及被告王瑞麟應連帶給付原告劉陽195,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⒉被告崴創公司及被告王瑞麟應連帶給付原告林江鴻585,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⒊上開聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。⒋訴訟費用由被告負擔。
二、被告抗辯：
㈠本件事實經過：
⒈查原告等人雖為系爭諸商標之商標權人，然系爭諸商標並非原告等人所設計製作，其著作權人乃為被告王瑞麟，而原告之所以取得系爭諸商標之商標權，僅是因為其不顧與被告王瑞麟的合作夥伴關係，而趁被告王瑞麟不注意時，私自將系爭諸商標向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）予以登記，並於嗣後在被告不清楚系爭諸商標已遭註冊，因而使用系爭諸商標販售商品之情況下，以搶先註冊而得之商標權人地位，向被告等請求賠償。詳言之，本案之實情為，於103 年底，被告自軍職退伍正式進入職場後，於上合公司（電商公司）擔任特別助理，負責員工管理及業務開發，斯時認識南部製作芒果乾的小農，基於支持台灣農產之理念，被告便發揮其繪晝專長及行銷能力，代銷各種果乾產品，並於103 年底，親自手繪「芒果乾怪獸」並交由蘇活廣告公司（下稱蘇活公司）○○○小姐負責後製處理；之後並於104 年初由被告王瑞麟手繪改版，配合○○○小姐後製，將「芒果乾怪獸」轉換為「愛芒怪獸」。
⒉次查，於104 年初原告與被告王瑞麟於內湖科學園區之參展中相識，原告發現被告王瑞麟之怪獸果乾產品很可愛，認為被告有商業上之發揮潛力，便向被告提議，互為合作（由被告向原告購買果乾原料，嗣後被告王瑞麟再將包裝好的果乾賣給原告），彼此各司其職，由原告堅守傳統通路，被告王瑞麟則負責新興型態之電商通路開發，使被告王瑞麟掛名為葡吉園之行銷總監，著手網路行銷、電商平台、商品設計及現場市集攤位販售等諸多線上線下虛實整合之銷售事項；又由於當時被告王瑞麟尚未成立公司，因此於斯時被告王瑞麟自行銷售時，即與原告約定，由被告王瑞麟出錢向原告購買印公司資訊之商品條碼，使用於產品包裝上，併予敘明。
⒊再查，於合作期間，被告王瑞麟仍繼續委由○○○小姐以數千元不等代價之方式，陸續協助被告王瑞麟設計及開發「情人果乾- 情場高手」及「蔓越莓乾- 蔓蔓公主」等一系列果乾產品，於104 年8 月將「情人果乾- 情場高手」及「蔓越莓乾- 蔓蔓公主」陸續上市銷售，並於104 年11月正式將果乾系列之正式命名為「怪獸果乾」，藉以增加消費者對於品牌之認知及熟識度。
⒋又查，事後由於雙方對於經營理念之歧異漸趨擴大，被告於王瑞麟105 年4 月16日即自行籌備「崴創國際企業有限公司」，並於105 年5 月委由弘文國際專利商標事務所代辦商標註冊，惟該商標事務所回覆「愛芒怪獸」已被原告劉陽註冊商標完成；「怪獸果乾」則由原告林江鴻申辦中。斯時被告王瑞麟除了錯愕自身之創作竟遭合夥人於未經告知並獲同意之情況下逕自註冊外，並於105 年6 月21日積極委由明貞法律事務所，以105 年明法字第1831號及1832號之律師函，限原告於函到後七日內出面解決侵害著作權之賠償問題。
⒌由上可知，雙方間確曾有緊密複雜之合作關係，本件爭議事件僅僅為單純商業夥伴間之爭執，被告並非故意侵害原告擁有之商標權。如同上述，被告王瑞麟實係在不知情系爭諸商標已經原告搶先註冊之情況下，因為出售怪獸果乾系列商品，進而使用系爭諸商標，因而誤蹈法網。況且系爭諸商標原本即係由被告王瑞麟創作而生，原告毫無丁點創意發想之藝術底蘊，究竟其要如何設計出系爭諸商標，誠有疑慮，故被告對於系爭諸商標之侵權事實並不具有任何故意或過失。
⒍退步言之，縱認系爭諸商標之侵權事實具有故意或過失，惟原告援引商標法71條第1 項第3 款之規定，向被告等請求商品單價1,500 倍之賠償，然該條文之規定係指最多可以1,500 倍之零售單價作為賠償標準，而非一概不分情節，逕以1,500 倍作為賠償依據。原告實有不符比例原則之憾，有最高法院97年度台上字第1552號之判決意旨可參。
㈡並聲明：⒈原告之訴駁回。⒉如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。⒊訴訟費用由原告負擔。
三、法官整理兩造爭執事項（本院卷第157頁）：
㈠被告有無侵害原告商標權之故意、過失？
㈡原告依商標法第68條第1 款、第69條第3 項、第71條第1 項第3 款、民法第184 條第1 項前段、第185 條、第28條、公司法第23條第2 項，請求損害賠償，有無理由？若有，賠償金額若干為適當？
四、本院得心證之理由：
㈠本件原告主張被告侵害其商標權之時間為106 年1 月間迄同年3 月間，是被告是否侵害系爭商標權，自應適用105 年11月30日修正、105 年12月15日施行之現行商標法為斷。又按未經商標權人同意，為行銷目的，於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者，為侵害商標權；商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，商標法第68條第1 款、第69條第3 項定有明文。
㈡查系爭商標1 、2 之註冊日期分別為105 年2 月16日、105
年12月1 日，有商標註冊證在卷可佐（臺灣臺北地方法院108 年度智字第9 號卷【下稱北院卷】第19、21頁），而被告於105 年4 、5 月間已知悉系爭商標業經原告完成註冊或申請註冊，嗣後仍將與系爭商標完全相同之「愛芒怪獸i mango 」、「蔓蔓公主Ma-n Ma-n 」及「情場高手Ace 」使用於相同之「水果乾」商品，並販售系爭商品迄106 年3 月間之事實，亦為被告所自承無誤（本院卷第159 頁）。被告雖另辯稱其係系爭商標之原始著作權人，因認原告有搶先註冊之行為，故其仍持續使用系爭商標販售系爭商品云云，惟查：⒈被告所稱其為系爭商標之著作權人乙節，並未提出任何事證為憑，且其前因本案對原告劉陽所提起違反著作權法之刑事案件，亦經臺灣新北地方檢察署106 年度偵續字第124 號不起訴處分確定（北院卷第37至43頁、本院卷第145 頁），難認被告此部分主張可採。
⒉又查，本件兩造同為販售水果乾之業者，對於競爭同業之品牌、商品品項、商標註冊之情形，理應有相當之關注及了解，亦應知悉商標若經註冊，於未經撤銷或廢止之前，依法均受排他之保護。被告既自承其於105 年4 、5 月間即知悉系爭商標1 、2 經原告完成註冊或申請註冊之事實，嗣系爭商標2 亦如前述已於105 年12月1 日完成註冊，是縱被告認兩造就系爭商標之權利義務歸屬仍屬有疑，惟於未循法律途徑釐清爭議之前，原告為系爭商標商標權人之法律上地位仍不受影響，被告無視此節，竟仍將與系爭商標相同之「愛芒怪獸i mango 」、「蔓蔓公主Ma-n Ma-n 」及「情場高手Ace
」使用於系爭商品上而於市場上行銷販售，致侵害原告之商標權，自難認其主觀上並無故意或過失，不足為有利被告之認定。
⒊綜上，被告將與系爭商標完全相同之「愛芒怪獸imango」、「蔓蔓公主Ma-n Ma-n 」及「情場高手Ace 」使用於相同之「水果乾」商品，而用以販售系爭商品，顯構成商標法第68條第1 款「於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標」之行為，已侵害原告之系爭商標權。原告自得依同法第69條第3 項，請求上訴人負損害賠償之責任。
㈢損害賠償之計算：
⒈按「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，商標法第69條第3 項定有明文。又商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：三、就查獲侵害商標權商品之零售單價1,500 倍以下之金額。但所查獲商品超過1,500 件時，以其總價定賠償金額。」，商標法第71條第1 項第3 款定有明文。又判斷侵害商標權之損害賠償範圍，應以加害人之侵害情節及權利人所受損害為主，是以有關加害人之經營規模、仿冒商標商品之數量、侵害行為之期間、仿冒商標之相同或近似程度，及註冊商標商品真品之性質與特色、在市場上流通情形、加害人所可能對商標權人所創造並維護之商標權所生之損害範圍及程度等均為審酌之因素。再按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。公司法第23條第2 項亦有明定。
⒉查本件被告既有上述侵害商標權之行為，原告依商標法第71條第1 項第3 款之規定，請求其等負連帶損害賠償責任，即有所據。又被告王瑞麟為被告崴創公司之負責人，有公司基本資料查詢可佐（北院卷第45頁），自應依公司法第23條之規定，與被告崴創公司負連帶損害賠償之責。再查系爭商品之零售單價均為每包130 元，為兩造所不爭執（本院卷第161 頁），爰審酌被告將系爭商標使用於與原告相同之水果乾商品，並使用網路通路對一般大眾行銷，惟就被告之經營規模、仿冒商標商品之數量部分，原告雖主張被告一次訂購包裝袋即為2 、3 萬個，可知規模甚大等語（本院卷第161 頁），惟就此節並未提出證據為佐，並經被告否認，稱因印刷開模有一定數量，並不代表實際之販售數量（本院卷第161
頁），原告復未提出其他相關舉證資料，參以被告販賣侵權商品之期間乃106 年1 月至106 年3 月間約2 個月，本院認原告請求按零售價格之1500倍計算損害賠償，倍數尚屬過高，每項侵權商品之損害賠償倍數應以500 倍為適當，故原告劉陽、林江鴻各就其受侵權之系爭商標1 、2 得請求之損害賠償額，分別以65,000元、195,000 元為適當（計算式：侵害原告劉陽商標權之「愛芒怪獸/ 芒果果乾」部分：130 ×
500=65,000；侵害原告林江鴻商標權之「蔓越莓乾- 蔓蔓公主」、「愛芒怪獸/ 芒果果乾」及「情人果乾- 情場高手」共三種商品部分：130 ×500x3=195,000 ），原告主張應以
所查獲最高單價商品之1,500 倍計算損害賠償額云云，並不足採，是其逾上開金額之請求均無理由。
⒊另按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程式送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229 條第2 項定有明文。而遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應負利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5 ％，亦為民法第233 條第1 項、第203 條所明定。查原告請求被告連帶賠償之金額，並未定有給付期限，則本件應以被告收受起訴狀繕本翌日即108 年3 月6 日（北院卷第101 頁）起至清償日止，按週年利率5 ％計算之利息。
五、綜上所述，本件被告確有侵害原告系爭商標權之情事。從而，原告訴請如主文第1 項所示損害賠償額及法定利息，為有理由，應予准許。逾此範圍之請求，即無理由，應予駁回。又本判決第1 項係命給付金額未逾50萬元之判決，應依民事訴訟法第389 條第1 項第5 款，依職權宣告假執行，至於命被告刊登報紙部分，應待判決確定後再聲請執行，性質上不適於宣告假執行。又被告陳明願供擔保，請求宣告免為假執行，核無不合，爰酌定相當之擔保金額准許之。至於原告敗訴部分，其假執行之聲請失其依據，應併予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認為均於判決之結果不生影響，爰不逐一論述述，併此敘明。據上論結，原告之訴一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條、第389 條第1 項第5 款、第392 條第2 項，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　109 　年　　3 　　月　　31　　日智慧財產法院第三庭
法 官 黃珮茹
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　109　 年　　4　　 月　　8　　 日書記官　鄭楚君