108年度民專上字第22號｜智財：侵害專利權有關財產權爭議等｜裁判日期：108 年 12 月 19 日

智慧財產法院民事判決 108年度民專上字第22號上　訴　人　廖榮源即國士無雙社訴訟代理人　蘇三榮律師被上訴人　　雀王科技有限公司法定代理人　應百翔訴訟代理人　高培恒律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國108 年4 月29日本院107 年度民專訴字第21號第一審判決提起上訴，本院於108 年11月21日言詞辯論終結，判決如下：主文原判決關於命上訴人給付超過新臺幣參萬玖仟柒佰參拾陸元本息部分，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。前開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。其餘上訴駁回。關於第一項給付部分，如上訴人以新臺幣參萬玖仟柒佰參拾陸元為被上訴人預供擔保，得免假執行。第一、二審訴訟費用由上訴人負擔二分之一，餘由被上訴人負擔。事實及理由一、被上訴人主張：㈠被上訴人為中華民國第M532785 號「電動麻將桌之升降驅動裝置」新型專利（下稱系爭專利）的專利權人，專利權期間自民國105 年12月1 日起至115 年9 月5 日止。上訴人於其臉書粉絲團、PChome Online 商店街網站、YAHOO 奇摩拍賣網站，以國士無雙麻將專賣店名稱販賣「東方快車（過山車二代）」電動麻將機（下稱系爭物品）。被上訴人提出新型專利技術報告並發函通知上訴人系爭物品已侵害被上訴人系爭專利權，惟上訴人置之不理，並於網路上繼續銷售，經被上訴人購得系爭物品一台（此有原證6 發票為憑），經財團法人臺灣經濟科技發展研究院鑑定結果，認為系爭物品落入系爭專利的申請專利範圍，因而侵害系爭專利權。㈡根據上訴人提出的105 年11月起至107 年8 月間系爭物品銷售憑證加以統計結果（原證10），上訴人販售系爭物品數量為212 台，估算上訴人進口系爭物品銷售的成本應為每台新臺幣（下同）12,972元；因此，上訴人因銷售系爭物品的侵權行為所得利益為187 萬1,536 元【計算式：（21,800－ 12,972）×212 】。惟被上訴人僅請求損害賠償1,035,000 元，其中35,000元為鑑定費用，這也是因為上訴人侵權所導致的損害。爰依專利法第120 條準用同法第96條第1 項至第3 項、第97條第1 項第2 款，請求上訴人賠償103 萬5 仟元及排除防止上訴人的侵害行為，因上訴人為故意侵權，並依專利法第120 條準用第97條第2 項請求本院酌定不超過損害額三倍的賠償。㈢上訴人遲至第二審程序始以上訴理由狀第10、11頁，提出「被控侵權產品銷售數量為17件」以及「非專利元件不得納入損害賠償之計算基礎」兩項攻擊防禦方法，乃經原審法院命上訴人敘明而不為必要之敘明後，業經原審法院駁回，均已違反民事訴訟法第447 條第1 項規定，而無從准許，應予駁回。㈣本件升降機機構佔整個麻將機的價值比重約為百分之十二，衡量基準部分說明如下： 1.經被上訴人委託大陸電動麻將機製造工廠，將系爭電動麻將桌產品內所有零件表列名稱，並載明數量及單價，詳如本院卷第295頁附表所示。 2.其中序號1 至50為系爭專利升降機機構之組成零件，序號51至502 為其餘零件。其比重約為1710.1分之204.1126，約分後為100分之11.9357，經四捨五入計為100分之12。 3.準此，本件升降機機構佔整個電動麻將機的價值比重約為百分之十二。㈤依據經濟部智慧財產局新型專利技術報告( 原證2)內容記載，本件系爭專利經比對結果代碼為6 ，即無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻，可知系爭專利實具有進步性，上訴人提出之上證1 、2 、4 及其組合，均無法證明系爭專利不具進步性。㈥大陸國家知識產權局的專利檢索報告固然指出「對比文件2 （即本件的上證4 ）給出了將電線與運動中的機械部件相隔離的技術啟示，那麼，採用合適的隔離方式，如將運動部件放入防護罩內，對於本領域技術人員而言是不需要付出創造性的勞動的。因此，在對比文件1 的基礎上結合對比文件2 以及公知常識從而得到該權利要求保護的技術方案，對本領域的技術人員而言是顯而易見的。」惟查，電動麻將桌之底板下的導線眾多，上證4 所提供之「紮線孔的技術手段」，並無法將所有的導線皆布置於升降桿內，故上證4 無法達到與系爭專利相同功效。所屬技術領域中具有通常知識者並無法依據上證4 而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成。亦即上證4 所述之紮線孔並無法有效的轉用、置換、改變或組合的方式完成系爭專利所述之保護罩。故本案之整體即不屬顯而易知，應認定為非輕易完成之發明。且上述系爭專利請求項1 所述之技術特徵相較於上證4 而言是已產生無法預期的功效，是本件系爭專利之請求項應符合專利要件之進步性。二、上訴人抗辯：㈠上證1 與上證2 組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性：上證1 為大陸CZ000000000 號「一種電動麻將桌之升降驅動裝置」實用新型專利案，上證2 為大陸CZ000000000 號「自動麻將機無電箱的中心升降機構」實用新型專利案，上證1 已揭露了系爭專利請求項1 除防護罩以外之所有要件，而上證2 又教示了可在升降機構外包覆殼體以保護升降機構。再者，上證1 、2 與系爭專利均為自動麻將機之中心升降結構，而屬於完全相同之技術領域及技術手段，則該領域具通常知識之人遇到系爭專利所欲解決之線束容易絞入升降機構之問題時，自然有動機將上證2 以殼體包覆升降機構之技術手段，組合及運用至上證1 自動麻將機之中心升降結構。是以，上證1 與上證2 之組合，可證明系爭專利請求項1 不具進步性。㈡上證1 與上證2 組合亦可證明系爭專利請求項4 不具進步性：上證1 所揭露之結構及技術手段與系爭專利請求項4 附加之要件完全相同，是以，基於與請求項1 相同之理由，上證1 與上證2 之組合，亦可證明系爭專利請求項4 不具進步性。㈢上證1 與上證4 組合可證明系爭專利請求項1 、4 不具進步性：系爭專利係主張大陸CZ000000000U實用新型專利之優先權，故其內容與上開大陸CZ000000000U實用新型專利完全相同。是以，上訴人特委託大陸國家知識產權局作成系爭專利之檢索報告（上證3 ），認為系爭專利請求項1 、4 與上證1 之差別僅在於系爭專利還包含一個防護罩，而將升降機構設置在防護罩內，以避免線束在升降機構運作時絞入。而上證4 即大陸CZ000000000 號「自動麻將機的中心升降機構」實用新型專利案揭示了用於收納導線的紮線孔。托碗用於機芯內安裝骰子盒以及控制台，因此在該處的排線分佈肯定會沿著中空的升降杆設置，在升降杆底部即自動麻將機的內部大都為機械部件，高速轉動的同時還會進行水準位移等動作，當電線被這些部件碰到後極易受到損壞，有了紮線孔，這些電線就可以規整的收納在一起，合理地避開這些運動的機械部件。是以，上證4 給出了將電線與運動中的機械部位相隔離的技術啟示，故採用合理的隔離方式，如將運動部件放入防護罩內對於本技術領域人員是不需要付出創造性的勞動，因此，結合上證1 與上證4 以及公知常識從而得到系爭專利之技術方案，對本技術領域之人員而言是顯而易見的。因此，系爭專利並不具有實質性特點和進步。㈣上證1 、2 、4 組合可證明系爭專利請求項1 、4 不具進步性：如前所述，系爭專利請求項1 、4 與上證1 之差別僅在於系爭專利還包含一個防護罩，以避免線束在升降機構運作時絞入。而上證2 已揭露了可在升降機構外包覆殼體以保護升降機構之相同技術手段，上證4 亦提出了將電線與運動中的機械部位相隔離的教示。而上證1 、2 、4 均為自動麻將機之中心升降結構，而屬於完全相同之技術領域及技術手段，則該領域具通常知識之人遇到系爭專利所欲解決之線束容易絞入升降機構之問題時，自然有動機將上證2 以殼體包覆升降機構之技術手段，以及上證4 隔離線束與升降機構之教示，組合及運用至上證1 之自動麻將機之中心升降結構。是以，上證1 、上證2 與上證4 之組合，可證明系爭專利請求項1 、4 不具進步性。㈤被控侵權產品銷售數量為17件：系爭物品依據被上訴人於原審所提出之購買發票（原證3)，其銷售金額為22,890元。而上訴人於原審時奉承審法官指示，提出105 年11月至107 年8 月間所開立之所有發票明細，該發票明細為上訴人於該段時間內所有之銷貨發票，並非代表所有發票均為銷售系爭物品收入。實際上，與系爭物品22,890元金額相符之發票，僅有106 年6 月23日1 件而已。而經訴訟代理人與被上訴人確認，與系爭物品同款之麻將機，其售金額均在22,000元至23,000之間。是以，符合該金額之發票共有17件，如本院卷第65頁附表所示。加總之銷售額為386,090 元。㈥非專利元件不得納入損害賠償之計算基礎：系爭專利之權利範圍僅為電動麻將機之中心升降結構，且其自承之改良之處僅為在升降機構上附加一個防護罩而已。對此情形，本院已有多件判決說明此情形下僅得計算專利元件之價值，而不得將非專利元件納入損害賠償之計算基礎。本件系爭專利僅為電動麻將機當中的一個零件，且其所自承改良之處僅是附加一個防護罩，該防護罩依據成本估算，並不會超過10元以上，佔麻將機之整體價值不足百分之一，則在系爭物品銷售金額扣除成本後（以同業利潤標準表20% 作為標準），被上訴人縱有侵權且專利有效，其應賠償之金額應在1,000 元以內。三、原審判決：㈠上訴人應給付被上訴人100 萬元，及自106 年10月13日起至清償日止，按週年利率百分之五計算的利息。㈡上訴人不得自行或使他人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國新型第M532785 號「電動麻將桌之升降驅動裝置」專利權的物品，如已製造、販賣、使用的，都應立即回收銷毀。㈢上訴人不得自行或使他人直接或間接刊登、陳列或散布侵害系爭專利權之物品之廣告、型錄、標貼、說明書、價目表或其他具有促銷宣傳性質之文書，也不得於報章雜誌、網頁或其他任何傳播媒體為廣告之行為，已刊登、陳列或散布之文書及任何廣告之行為，應立即下架、撤銷。㈣被上訴人其餘之訴駁回（被上訴人就該部分未提起上訴業已確定）。㈤本判決第一項於被上訴人以35萬元為被告供擔保，可以假執行。上訴人不服提起上訴，並聲明：㈠原判決不利於上訴人之部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。㈢如受不利益判決，上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。五、本件兩造之爭點：㈠不爭執事項： 1.被上訴人為系爭專利之專利權人。 2.上證3形式真正不爭執。 3.系爭產品落入系爭專利請求項1、4之權利範圍。㈡爭執事項： 1.上證1 、2 之組合，可否證明系爭專利請求項1 、4 不具進步性？ 2.上證1 、4 之組合，可否證明系爭專利請求項1 、4 不具進步性？ 3.上證1 、2 、4 之組合，可否證明系爭專利請求項1 、4 不具進步性？ 4.系爭產品之數量為何內被上訴人得請求損害賠償之數額為何？六、本院之判斷：㈠按第二審當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但對第一審已提出之攻擊、防禦方法為補充者，或如不許其提出顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第447 條第1 項第3 、6 款定有明文。上訴人於第二審提出上證1 、2 、4 主張系爭專利請求項1 、4 不具進步性，並稱原審之有效性證據不再主張，及抗辯於原審提出之發票中被控侵權產品銷售數量僅有17件，係就於原審所為防禦方法之補充，另抗辯非專利元件不得納入損害賠償之計算基礎如不許提出顯失公平，故依上揭規定均應准許其提出。㈡系爭專利技術分析 1.系爭專利所欲解決之問題按隨著麻將在人們的日常生活中成為不可或缺的娛樂用品，電動麻將桌以其舒適、健康、公平的優點也逐漸進入了人們的生活，賓館、民宿或酒店已將其作為必備的配套項目。電動麻將桌的中心操作盤又稱為中心升降門，中心操作盤上升時將打完麻將推入電動麻將桌內進行洗牌，中心操作盤是通過升降驅動裝置的驅動來實現升降的，由於升降驅動裝置下部周圍的佈線較為複雜，在升降驅動裝置運作時，周圍的線束容易絞入升降驅動裝置內，從而對電動麻將桌的穩定性與故障率造成不良影響。（參系爭專利之說明書[ 0002] ）。2.系爭專利之技術內容鑒於以上的問題，系爭專利提供一種電動麻將桌之升降驅動裝置，其目的係提供一種運作穩定，故障率低的電動麻將桌之升降驅動裝置。為了達到上述之目的，系爭專利之電動麻將桌之升降驅動裝置包含一底板、一電機支架、一電機、一升降桿裝置、一升降搖臂與一防護罩。底板設有一通孔；電機支架固定在底板之底部；電機固定在電機支架上；升降桿裝置穿過底板上的通孔與上端的操作盤連接；升降搖臂之一端固定在電機之一輸出軸上，另一端與升降桿裝置配合；以及防護罩固定在底板的底部，升降搖臂與升降桿裝置位於底板之下方的部分均設在防護罩內（參系爭專利之說明書[0004] -[ 0005] ）。 3.系爭專利之功效系爭專利之功效在於提供一種電動麻將桌之升降驅動裝置，其藉由升降搖臂和升降桿裝置位元於底板下方的部分均設在防護罩內，能夠避免底板下方的線束在升降機構運作時絞入升降機構內，提高電動麻將桌整體運作的穩定性，並降低電動麻將桌整體的故障率（參系爭專利之說明書[ 0009] ）。系爭專利主要圖式如附圖一所示。 4.系爭專利之申請專利範圍系爭專利請求項共計4 項，其中請求項1 為獨立項，請求項2 至4 為直接或間接依附於請求項1 之附屬項，以下僅列出被上訴人主張侵害系爭專利請求項1 、4 之內容： ①請求項1 ：一種電動麻將桌之升降驅動裝置，其包含：一底板，其設有一通孔；一電機支架，固定在該底板之底部；一電機，固定在該電機支架上；一升降桿裝置，穿過該底板上的該通孔與上端的操作盤連接；一升降搖臂，其一端固定在該電機之一輸出軸上，另一端與該升降桿裝置配合；以及一防護罩，固定在該底板的底部，該升降搖臂與該升降桿裝置位於該底板之下方的部分均設在該防護罩內。 ②請求項4 ：如申請專利範圍第1 項所述之電動麻將桌之升降驅動裝置，其更包含一磁控印刷電路板、一高位準霍爾感測器、一低位準霍爾感測器和一強力磁鐵，該磁控印刷電路板固定在該電機支架上，該高位準霍爾感測器和該低位準霍爾感測器的位置分別與該強力磁鐵感應到最高點和最低點的位置相對應。㈢系爭產品技術分析系爭產品「東方快車( 過山車二代) 」之電動麻將桌( 參原審民事起訴狀中原證4 之網路照片及原證7 第25至31頁之實物照片) 為超悅服飾設計有限公司106 年6 月23日購得( 參原審民事起訴狀中原證6)，係一種電動麻將桌之升降驅動裝置，其包含：一底板，其設有一通孔；一電機支架，固定在該底板之底部；一電機，固定在該電機支架上；一升降桿裝置，穿過該底板上的該通孔與上端的操作盤連接；一升降搖臂，其一端固定在該電機之一輸出軸上，另一端與該升降桿裝置配合；以及一防護罩，固定在該底板的底部，該升降搖臂與該升降桿裝置位於該底板之下方的部分均設在該防護罩內，其更包含一磁控印刷電路板、一高位準霍爾感測器、一低位準霍爾感測器和一強力磁鐵，該磁控印刷電路板固定在該電機支架上，該高位準霍爾感測器和該低位準霍爾感測器的位置分別與該強力磁鐵感應到最高點和最低點的位置相對應。其照片如附圖二所示。㈣有效性證據技術分析 1.上證1 係西元2015年8 月12日公告之大陸第CN 204543518 U號專利案，公告日係早於系爭專利優先權日（2015年11月5 日），可為系爭專利相關之先前技術。揭露一種麻將機中心操作盤升降機構，包括支撐座、升降支架、升降杆裝置、升降驅動裝置和操作盤支撐裝置；所述支撐座固定在麻將機的底板的中心，底板的中心和支撐座的中心設有相互連通的通孔；所述升降支架固定在底板的底部或者支撐座的底部；所述升降杆裝置設置在支撐座的中心孔內，升降杆裝置的底部與升降支架上下滑動連接，升降杆裝置的頂部與操作盤支撐裝置固定連接，麻將機中心操作盤固定在操作盤支撐裝置上。本實用新型的升降杆裝置的底部與升降支架上下滑動連接，升降支架為升降杆裝置的升降提供了導向作用，從而避免因為升降杆裝置發生偏轉而導致升降機構失效，保證了機器運行的穩定性，結構簡單，故障率低( 參上證1 摘要) 。其主要圖式如附圖三所示。 2.上證2 係西元2009年2 月25日公告之大陸第CN 201197487 Y號專利案，公告日係早於系爭專利優先權日，可為系爭專利相關之先前技術。揭露一種自動麻將機無電控箱的中心升降機構，包括與麻將台中心盤連接的託盤、升降管上部支持託盤，所述的升降管支撐在升降臺上，所述的升降臺通過螺孔與螺杆配合，所述的螺杆與升降管豎向平行佈置，所述的螺杆連接一減速機構，所述減速機構連接驅動電機的輸出軸。本實用新型提供一種結構緊湊、體積小、無需外加電控箱的自動麻將機無電控箱的中心升降機構( 參上證2 摘要) 。其主要圖式如附圖四所示。 3.上證4 係西元2010年1 月6 日公告之中國大陸第CN201375808Y號專利案，公告日係早於系爭專利優先權日，可為系爭專利相關之先前技術。揭露一種自動麻將機的中心升降機構，該中心升降機構的傳動機構結構得到改進，採用獨立導向作用的導向軸配合定向滑塊為傳動機構輸出方向單一作用，還優化了定向滑塊與導向軸的連接方式，使定向滑塊能在垂直導向軸的狀態下沿著導向軸自由運動，使得定向滑塊相對與搖臂接觸後形成的杠桿結構的阻力臂與動力臂等同，這樣就使得定向滑塊在搖臂的推動情況下的運動過程變得非常順暢，從而整個中心升降機構的機械性能大大提高。該中心升降機構具有結構簡單、無需裝配調試、升降平穩、動作流暢、維護週期長的優點( 參上證4 摘要) 。其主要圖式如附圖五所示。㈤上證1-2組合不足以證明系爭專利請求項1、4不具進步性 1.系爭專利請求項1 與上證1 圖1 、3 及說明書[ 0031、0033] 比對：一種電動麻將桌之升降驅動裝置，其包含( 括弧內為證據中相對應的元件符號及段落) ：一底板( 底板1)，其設有一通孔( 說明書[ 0031] 揭示：支撐座2 固定在麻將機的底板1 的中心，底板1 的中心和支撐座2 的中心設有相互連通的通孔) ；一電機支架( 電機支架52) ，固定在該底板之底部；一電機( 電機51) ，固定在該電機支架上孔( 說明書[ 0033] 揭示：升降驅動裝置5 包括電機51、電機支架52。電機51固定在電機支架52上，電機支架52固定在底板1 的底部) ；一升降桿裝置( 升降桿裝置4)，穿過該底板上的該通孔與上端的操作盤連接( 說明書[ 0031] 揭示：升降桿裝置4 設置在支撐座2 的中心孔內，升降桿裝置4 的底部與升降支架3 上下滑動連接，升降桿裝置4 的頂部與操作盤支撐裝置6 固定連接) ；一升降搖臂( 升降搖臂53) ，其一端固定在該電機之一輸出軸上，另一端與該升降桿裝置配合( 說明書[ 0033] 揭示：升降搖臂53的一端固定在電機51的輸出軸上，另一端與升降桿裝置4 的擋板42配合) ，該升降搖臂與該升降桿裝置位於該底板之下方( 參上證1圖1)。 2.系爭專利請求項1 與上證1 之差異在於，「一防護罩，固定在該底板的底部，該升降搖臂與該升降桿裝置位於該底板之下方的部分均設在該防護罩內」之技術特徵。系爭專利請求項1 與上證2 圖1-3 比對：一種電動麻將桌之升降驅動裝置，其包含( 括弧內為證據中相對應的元件符號) ：一電機( 驅動電機1)；一升降桿裝置( 升降管6)；一升降搖臂( 小齒輪3 、螺桿4 、升降台5)，其一端固定在該電機之一輸出軸(大齒輪2)上，另一端與該升降桿裝置配合；一防護罩( 殼體7)，固定在該底板的底部，該升降搖臂與該升降桿裝置位於該底板之下方。雖上證2 未揭示底板位置，然底板位置位於圖2 之殼體7 頂面上方，如上訴人民事上訴理由狀第5 頁所繪之圖式，即對照上證1 及系爭專利之底板位置可知，上證2 之底板位置。因此，上證2 揭示防護罩( 7)，固定在該底板的底部，該升降搖臂與該升降桿裝置位於該底板之下方。所以被上訴人之民事答辯狀第15頁所繪之圖式所示底板位置不可採。 3.上訴人稱上證2 號利用殼體7 來包覆中心升降機構之所有結構及零件，等同於系爭專利防護罩來容納升降機構之升降桿及升降搖臂結構云云。惟依上證2 說明書說明書第3/3 頁及圖1-3 所載，「所述驅動電機1 安裝在螺桿4 的側邊。所述中心升降機構還包括殼體7 ，所述殼體7 內設有容納升降管6 移動的第一槽和容納升降台5 移動並限制其轉動的第二槽，所述殼體7 內安裝所述的螺桿4 。所述減速機構包括相互嚙合的大齒輪2 和小齒輪3 ，所述驅動電機1 的輸出軸連接大齒輪2 ，所述螺桿4 的下端安裝小齒輪3 。由驅動電機1 帶動大齒輪2 ，由大齒輪2 帶動小齒輪3 ，由小齒輪3 帶動螺桿4 ，再由螺桿4 帶動升降台5 ，最後由升降台5 帶動升降管6 。由驅動電機l 的正轉和反轉來完成上下運動的過程，上下的定位由電控板控制。」即上證2 的大齒輪2 和小齒輪3 均外露於殼體7 。上證2 未揭露系爭專利請求項1 界定「該升降搖臂與該升降桿裝置位於該底板之下方的部分均設在該防護罩內」。另外，上證2 的殼體7 用以限制螺桿4 一直轉動而使升降台5 一直上升脫離螺桿4 ，而無法達成系爭專利之防護罩相同功效。又由於上證2 的大齒輪2 和小齒輪3 均外露於殼體7 ，且大齒輪2 和小齒輪3 在運作時均會轉動，所以容易因線束卡在大齒輪2 和小齒輪3 之間，而影響升降機構運作，無法達成系爭專利說明書【0016】所載「能夠避免底板下方的線束在升降機構運作時絞入升降機構內，提高電動麻將桌整體運作的穩定性，並降低電動麻將桌整體的故障率」功效。 3.綜上，上證1 、2 均未揭露系爭專利請求項1 界定「該升降搖臂與該升降桿裝置位於該底板之下方的部分均設在該防護罩內」技術特徵，是以系爭專利請求項1 非為所屬技術領域中具有通常知識者依上證1 、2 所能輕易完成，準此，上證1 、2 尚不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。 4.請求項4 係直接或間接依附請求項1 之附屬項，其權利範圍包括請求項1 之全部技術特徵以及請求項4 之附加技術特徵。上證1-2 組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，已如前述，整體視之，上證1-2 組合自亦不足以證明系爭專利請求項4 不具進步性。㈥上證1 、4 組合不足以證明系爭專利請求項1 、4 不具進步性 1.承上，系爭專利請求項1 與上證1 之差異在於，「一防護罩，固定在該底板的底部，該升降搖臂與該升降桿裝置位於該底板之下方的部分均設在該防護罩內」之技術特徵。上證4 也未揭示系爭專利請求項1 「一防護罩，固定在該底板的底部，該升降搖臂與該升降桿裝置位於該底板之下方的部分均設在該防護罩內」之技術特徵。 2.上訴人於民事上訴理由狀中第8-9 頁稱：「爭專利請求項1 、4 項與上證1 號之差別僅在於系爭專利還包含一個防護罩，而將升降機構設置在防護罩內，以避免線束在升降機構運作時絞入。而上證4 號即中國大陸CZ000000000 實用新型專利揭示了用於收納導線的紮線孔。拖碗用於機芯內安裝骰子盒以及控制台，因此在該處的排線分佈肯定會沿著中空的升降杆設置，在升降杆底部即自動麻將機的內部大都為機械部件，高速轉動的同時還會進行水準位移等動作，當電線被這些部件碰到後極易受到損壞，有了紮線孔，這些電線就可以歸整的收納在一起，合理地避開這些運動的機械部件。是以，上證4 號給出了將電線與運動中的機械部位相隔離的技術啟示，故採用合理的隔離方式，如將運動部件放入防護罩內對於本技術領域人員是不需要付出創造性的勞動，因此，結合上證1 號與上證4 號以及公知常識從而得到系爭專利之技術方案，對本技術領域之人員而言是顯而意見的」云云。惟查，雖然上證4 說明書第3/5 頁及圖1-3 所載「托碗用於機芯內安裝骰子盒以及控制台，因此在該處的排線分佈肯定會沿著中空的升降杆設置，在升降杆底部即自動麻將機的內部大都為機械部件，高速轉動的同時還會進行水準位移等動作，當電線被這些部件碰到後極易受到損壞，有了紮線孔，這些電線就可以規整的收納在一起，合理地避開這些運動的機械部件。」以及說明書第4/6頁所載「自動麻將機的中心升降機構包括了電機l 、升降滑塊座2 、升降桿3 、傳動機構、行程開關4 。傳動機構包括扇形的搖臂5 、導向軸6 、定向滑塊7 和復位彈簧8 。定向滑塊7 在設有固定孔10的該端還設有用於收納導線的紮線孔11，紮線孔11與升降桿3 的一端距離較近，因為升降桿3 是中空結構，導線會從升降桿3 中間佈置然後利用紮線孔11將導線集紮在一起。」以及說明書第5/6 頁所載「當搖臂5 上的滾軸12運動到最高點時升降桿3 就運動到了極限，此時搖臂5 的一端已經與行程開關4 連接並促使行程開關4 切斷電機1 的供電電源，從而使升降桿3 保持在最高處。」之技術內容，可以得知，上證4 係利用中空的升降桿3 使機芯內的骰子盒與控制台的排線布置於升降桿3內並搭配紮線孔11才能達到避開運動的機械部件。然而，其中心升降機構附近除了機芯內的骰子盒與控制台的排線之外，還有其他的排線如行程開關4 與電機1 之間的排線，若沒有使用防護罩包覆中心升降機構的傳動機構，上述的行程開關4 與電機1 之間的排線等還是有可能會於傳動機構運作時絞入該些線束。因此上證4 紮線孔11無法達成系爭專利說明書【0016】所載「能夠避免底板下方的線束在升降機構運作時絞入升降機構內，提高電動麻將桌整體運作的穩定性，並降低電動麻將桌整體的故障率」功效。上證4 紮線孔11無法起到系爭專利防護罩的功效。 3.對於上訴人所提之上證3 的大陸國家知識產權局專利檢索咨詢中心的授權專利檢索報告認為「對比文件2 （即本件的上證4 ）給出了將電線與運動中的機械部件相隔離的技術啟示，那麼，採用合適的隔離方式，如將運動部件放入防護罩內，對於本領域技術人員而言是不需要付出創造性的勞動的。因此，在對比文件1 的基礎上結合對比文件2 以及公知常識從而得到該權利要求保護的技術方案，對本領域的技術人員而言是顯而易見的。」云云，惟查，上證4 說明書第4 、5 頁，所述「定向滑塊7 在設有固定孔10的該端還設有用於收納導線的紮線孔11，紮線孔11與升降桿3 的一端距離較近，因為升降桿3 是中空結構，導線會從升降桿3 中間佈置然後利用紮線孔11將導線集紮在一起」，是透過紮線孔11將導線集紮在一起而起到了將電線與運動中的機械部件相隔離的技術啟示。然而，上證4 的中心升降機構附近除了機芯內的骰子盒與控制台的排線之外，還有其他的排線，例如主機板與變壓器的排線以及電源線等，無法均通過紮線孔11的將線集紮在一起，因此上述的主機板與變壓器的排線以及電源線等有可能會於傳動機構運作時絞入該些線束，無法起到系爭專利防護罩6 的功效。因此上開授權專利檢索報告之見解尚可採。 4.綜上，系爭專利請求項1 與上證1 、4 之差異在於，「一防護罩，固定在該底板的底部，該升降搖臂與該升降桿裝置位於該底板之下方的部分均設在該防護罩內」之技術特徵，是以系爭專利請求項1 非為所屬技術領域中具有通常知識者依上證1 、4 所能輕易完成，準此，上證1 、4 尚不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。 5.系爭專利請求項4 係直接或間接依附請求項1 之附屬項，其權利範圍包括請求項1 之全部技術特徵以及請求項4 之附加技術特徵。上證1 、4 組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，已如前述，整體視之，上證1 、4 組合自亦不足以證明系爭專利請求項4 不具進步性。㈦上證1 、2 、4 組合不足以證明系爭專利請求項1 、4 不具進步性 1.承上，上證1 、2 未揭露系爭專利請求項1 界定「該升降搖臂與該升降桿裝置位於該底板之下方的部分均設在該防護罩內」技術特徵，上證1 、4 未揭露系爭專利請求項1 界定「一防護罩，固定在該底板的底部，該升降搖臂與該升降桿裝置位於該底板之下方的部分均設在該防護罩內」技術特徵。故上證1 、2 、4 均未揭露系爭專利請求項1 界定「該升降搖臂與該升降桿裝置位於該底板之下方的部分均設在該防護罩內」技術特徵，尚不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。 2.系爭專利請求項4 係直接或間接依附請求項1 之附屬項，其權利範圍包括請求項1 之全部技術特徵以及請求項4 之附加技術特徵。上證1 、2 、4 組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，已如前述，整體視之，上證1 、2 、4 組合自亦不足以證明系爭專利請求項4 不具進步性。㈧被控侵權產品銷售數量僅有17件、銷售總額為386,090 元：系爭物品依據被上訴人於原審所提出購買發票之銷售金額為22,890元（見原審卷第33頁原證6)，被上訴人亦自承其系爭專利產品之售價應在2 萬元左右。而上訴人於原審時奉承審法官指示，提出105 年11月至107 年8 月間所開立之所有銷售發票明細，其中有者僅為數千元，顯非系爭物品之銷售發票，故該發票明細並非代表所有發票均為銷售系爭物品收入。經核對其中在2 萬元左右之發票僅有17件，如本院卷第65頁附表所示，加總之銷售額為386,090 元。被上訴人雖稱依原審調取之上訴人進口報單所示，上訴人有進口565 台之多云云。惟上訴人抗辯進口報單包括多種機台，並非僅有系爭物品機台，被上訴人亦無法舉證該進口報單均係系爭物品機台，況且被上訴人係依專利法第97條第1 項第2 款「侵害人因侵害所得之利益」計算賠償額，故僅得以上開已銷售之數量計算賠償額。㈨系爭專利元件「升降驅動裝置」佔整個麻將機的價值比重為百分之十二： 1.系爭專利發明僅在麻將機「升降驅動裝置」的改良，將升降搖臂與升降桿裝置位於底板之下方的部分均設在防護罩內，使升降驅動裝置運作穩定，降低故障率，故系爭專利發明之貢獻並非整個麻將機，因此其亦僅得就該「升降驅動裝置」改良部分求償。被上訴人主張系爭專利元件「升降驅動裝置」佔整個麻將機的價值比重約為百分之十二( 參民事答辯( 二) 狀第1-2 頁及附件系爭電動麻將機組成零件成本結構表) 。經查，附件中系爭電動麻將機組成零件成本結構表的序號1-50為系爭利升降機構之組成零件，與對照系爭專利請求項1 之技術特徵，均包含「底板、電機支架、電機、升降桿裝置、升降搖臂、防護罩」相關元件，故升降機構佔整個麻將機的價值比重約為百分之十二應屬合理。 2.上訴人雖抗辯系爭專利元件「升降驅動裝置」佔整個麻將機的價值比重僅為百分之一云云。惟查，上訴人於108 年10月 16日所提出之銷貨清單商品名稱為「中心升降總成包含升降管、電機支架、升降管座、中軸、防護罩、卡簧」元件，1 套單價為50元人民幣，然對照系爭專利請求項1 之技術特徵，該銷貨清單商品名稱「中心升降總成」中未包含「升降搖臂、電機、底板」元件，是以上訴人所提之銷貨清單商品名稱「中心升降總成」1 套單價過低，其據以計算出系爭專利元件「升降驅動裝置」佔整個麻將機的價值比重僅為百分之一，尚非可採。㈩被上訴人得請求之金額：被上訴人於原審自承系爭物品每台之成本約12,972元（見原審卷第203 頁），上開17台售價386,090 元扣除成本後為165,566 元，再乘以12% 貢獻度後為19,868元（元以下四捨五入）。被上訴人主張其提出新型專利技術報告並發函通知上訴人系爭物品已侵害系爭專利權，惟上訴人置之不理，並於網路上繼續銷售，係屬故意侵權一節，業據提出新型專利技術報告、106 年6 月9 日律師函及郵政回執為證（見原審卷第16、30、32頁），堪認屬實，故其請求依專利法第120 條準用第97條第2 項請求本院酌定不超過損害額三倍的賠償，應屬可採。審酌上訴人侵害情節，並參考實務案例酌定之倍數，認本件以酌定損害額二倍的賠償即39,736元為適當，被上訴人於該金額範圍內之請求為有理由，應予准許；逾此範圍之請求為無理由，不應准許。 被上訴人得請求排除侵害及防止侵害：按發明專利權人對於侵害其專利權的，可以請求除去。有侵害疑慮的，可以請求防止；發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權的，可以請求損害賠償；發明專利權人請求除去侵害時，對於侵害專利權的物品或從事侵害行為的原料或器具，可以請求銷毀或為其他必要處置。以上為專利法第96條第1 項至第3 項的規定，依同法第120 條規定，並為新型專利所準用。本件上訴人系爭物品既侵害被上訴人系爭專利權，被上訴人依上開規定請求上訴人「不得自行或使他人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國新型第M532785 號「電動麻將桌之升降驅動裝置」專利權的物品，如已製造、販賣、使用的，都應立即回收銷毀。」及「不得自行或使他人直接或間接刊登、陳列或散布侵害中華民國新型第M532785 號「電動麻將桌之升降驅動裝置」專利權之物品之廣告、型錄、標貼、說明書、價目表或其他具有促銷宣傳性質之文書，也不得於報章雜誌、網頁或其他任何傳播媒體為廣告之行為，已刊登、陳列或散布之文書及任何廣告之行為，應立即下架、撤銷。」即無不合，應予准許。七、綜上所述，被上訴人依專利法第120 條準用同法第96條第1 項至第3 項、第97條第1 項第2 款規定，請求上訴人賠償39,736元，及自起訴狀繕本送達翌日即106 年10月13日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之法定遲延利息部分，及上開排除、防止侵害為有理由，應予准許；逾此範圍之請求不應准許，其假執行之聲請已失所依附，亦不應准許。原審就超過上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，並為假執行之宣告，自有未洽。上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應予廢棄改判駁回被上訴人在原審之訴及假執行之聲請。至於上開應准許部分，原審判命上訴人給付及排除防止侵害，並為假執行之宣告，核無違誤，上訴意旨，就此部分，仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴，並准上訴人聲請預供擔保准免假執行。八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。九、據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第450 條、第392條第2項、第79條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　108　年　　12　　月　　19 　日智慧財產法院第一庭審判長法　官　李維心法　官　林洲富法　官陳忠行以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　108　年　　12　　月　　19　　日書記官　鄭郁萱附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院108年度民專上字第22號

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