2108年度民專訴字第86號｜智財：不當行使專利權所生損害賠償爭｜裁判日期：109 年 02 月 14 日

1智慧財產法院民事判決 2108年度民專訴字第86號 3原告樂活居實業有限公司 4 5法定代理人許毓芬 6訴訟代理人吳逸軒律師 7被告肯特力國際有限公司 8 9 10共同 11訴訟代理人蕭智元律師 12上列當事人間不當行使專利權所生損害賠償爭議事件，本院於108 13年12月30日言詞辯論終結，判決如下： 14主文 15原告之訴及假執行之聲請均駁回。 16訴訟費用由原告負擔。 17事實及理由 18一、原告聲明求為判決：被告應給付原告新台幣（下同）300萬 19元整，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百 20分之五計算之利息。原告願供擔保，請准宣告假執行。 21訴訟費用由被告負擔。並主張： 22被告肯特力國際有限公司（下稱被告公司）於民國102年1月 2310日向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請第M454783號 24「具有可拆透氣基體的涼席」新型專利（下稱系爭專利），於25102年6月11日公告。經舉發後，因系爭專利不具進步性， 26經鈞院判決：智財局應就系爭專利舉發案，作成「請求項1 27至10舉發成立，應予撤銷」之審定。被告公司上訴後經最高 11行政法院判決「上訴駁回」，確定系爭專利不具進步性。被告2公司前對原告（更名前為瓅窩家居有限公司）提出民事訴訟， 3主張原告各種尺寸之涼席產品（下稱系爭產品）侵害系爭專利 4，請求原告賠償被告150萬元，並於系爭專利存續期間不得製 5造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭 6專利之物品，經鈞院105年度民專上字第31號民事判決被告 7敗訴，並經最高法院108年度台上字第612號裁定駁回被告 8上訴。依專利法第117條規定可知，於新型專利被撤銷後，原 9告得向被告請求損害賠償，且依該條但書之規定，應由被告負 10舉證責任，證明被告「己盡相當之注意義務」。 11於系爭專利撤銷前，被告公司對原告及原告之通路商特力和樂12股份有限公司（下稱特力和樂公司）行使系爭專利權，造成原13告除需將原本已上架之系爭產品下架，並不得在前案訴訟確定14前繼續販售系爭產品，造成原告無法經營系爭產品以獲取利潤15，而受有損害： 16於系爭專利撤銷前，被告公司對原告及特力和樂公司行使系 17爭專利權，特力和樂公司於收受被告公司委請○○○○○事 18務所以104年度6月29日彬律字第20150629001號律師函 19之禁止販售系爭產品之通知後，即禁止原告不得在特力和樂 20公司繼續販售系爭產品，並應把已上架之商品下架，致原告 21無法繼續販售系爭產品，而當時系爭產品之銷售量一片看好 22，卻因被告公司之律師函及不知何人所製作之專利侵害鑑定 23報告，逕對原告及特力和樂公司寄發警告函，造成原告歷經 24千辛萬苦在市場上接洽之銷售管道付之一炬，並嚴重影響原 25告商譽。 26原告得請求被告等連帶給付300萬元之損害賠償額，計算及 27理由如下： 21依專利法第97條第1項規定，可知新型專利亦有專利法 2第97條之適用。查鈞院104年度民專訴字第60號民事判 3決，將被告公司所購買系爭產品之價格及原告於103年、 4104年銷售系爭產品之總金額，及系爭產品之製造成本（ 5鈞院104年度民專訴字第60號民事判決之附表），均列 6為不爭執事項，可證明系爭產品之成本以及原告銷售系爭 7產品之營業額，即可進一步確認原告因銷售系爭產品之所 8得利益，基於爭點效之適用，應認兩造於本案訴訟中仍應 9受上開事項之拘束。 10次查，鈞院104年度民專訴字第60號民事判決第21頁認 11定，瓅窩公司（即原告更名前之公司名稱）於103年、10 124年銷售系爭產品之總金額分別為5,050,122元、3,213,07 130元，以及系爭產品製造之成本至少為被告公司民事辯論 14意旨狀附表2所示之數額之事實，均同意不予爭執，則原 15告因本件侵害專利權行為所得利益合計為3,287,766元（ 16計算式：1,965,590元+1,322,176元），被告公司依專利法 17第120條準用同法第96條第2項規定請求原告及訴外人 18○○○連帶賠償150萬元，為有理由。 19由上可知，並基於爭點效及裁判一致性，兩造既已不爭執 20系爭產品之成本以及原告銷售系爭產品之年度銷售額，且 21鈞院104年度民專訴字第60號民事判決亦認定原告因系 22爭產品可獲得之利益合計為3,287,766元。因此，於本案 23中亦應認原告因被告等之不當行使專利權之行為而受有3, 24287,766元之損害。 25依上開判決認定，假如原告有侵害系爭專利權之所得利益 26為3,287,766元，反之，原告因被告等不當行使系爭專利 27權行為所受有之損害至少亦應為上開金額，此金額經兩造 31於前訴訟之所確認，並經前案判決所採認，被告等對此應 2無爭執，是原告請求被告賠償300萬元應有理由。 3被告公司於系爭專利撤銷前，行使系爭專利權造成原告損害， 4被告無專利法第117條但書之免責事由： 5被告公司應先舉證其行為無過失： 6依專利法第117條規定可知，於新型專利被撤銷後，原告 7得向被告請求損害賠償，且依該條但書之規定，應由被告 8負舉證責任，證明被告「已盡相當之注意義務」。如前所 9述，系爭專利既經鈞院及智財局認定為不具進步性，經鈞 10院判決系爭專利侵權訴訟被告公司敗訴確定，且系爭專利 11業經智財局撤銷審定確定，故按專利法第117條規定，被 12告公司不當行使專利權，致原告受有損害，被告應負賠償 13責任。倘若被告欲免除賠償責任，則應先舉證其行為無過 14失。 15被告公司委請律師所發之警告函，雖有提出新型專利技術 16報告及專利侵害鑑定報告，惟未說明該專利侵害鑑定報告 17為何具公信力，被告即據以對原告及原告通路商提出警告 18函及對原告求償，並未對此等應注意事項進一步確認，造 19成原告之損失，被告應負賠償責任。 20依最高法院107年度臺上字第2360號民事判決意旨，查 21本件被告委請○○○○○事務所發警告函，請原告將所生 22產之涼席產品停止製造及販售等行為，雖據被告公司提出 23新型專利說明書、新型專利技術報告及專利侵害鑑定報告 24，惟查系爭專利經智財局撤銷審定確定，新型技術報告依 25照專利法第116條規定，僅係作為警告函之基本要件，無 26法作為被告免責之證明。 27次查，被告係委請陽煦智權股份有限公司（下稱陽煦智權 41公司）進行專利侵害鑑定，而被告所提出之專利侵害鑑定 2報告上僅有○○○之名義，並無陽煦公司之名，已有可疑 3，未見被告公司於律師函中說明，如何能證明被告公司已 4盡相當之注意義務！再查，陽煦智權公司有何專業能力作 5成專利侵害鑑定報告，亦均未見被告公司於律師函中說明 6，豈不是被告公司可以委請任何人作成專利侵害鑑定報告 7，進而對原告主張侵權行為，要求原告及原告之通路商下 8架產品，並對原告請求賠償？顯然被告公司對此並未盡到 9相當之注意義務，即限制原告系爭產品之銷售及製造，造 10成原告之損失，被告公司與被告○○○應依公司法第23 11條第2項規定連帶賠償原告300萬元。 12二、被告等答辯聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴 13訟費用由原告負擔。如受不利判決，請准供擔保免為假執 14行之宣告。並辯稱： 15於系爭專利撤銷前，被告公司對原告及特力和樂公司行使系爭16專利權，原告並未受有損害： 17原告主張其因被告公司委託○○○○○寄發律師函而受有損害18及損害金額至少300萬元等情，被告等否認之，對此，應由原 19告負舉證責任。原告固稱被告於鈞院104年民專訴字第60號 20民事判決認定原告公司於103年、104年銷售系爭產品所得利 21益合計為3,287,766元一節，並不爭執。然被告公司於該案中 22係請求原告賠償侵害系爭專利權造成之損害，而本件原告係主23張因被告公司行使系爭專利權造成其通路商要求將系爭產品下24架之損害，兩者並不相同，自難比附援引，原告復未提出其他25受有損害之證據，其主張受有損害，亦無理由。又被告公司行26使系爭專利權，既無不法或故意過失（如後所述），無須負賠27償責任，則原告依公司法第23條第2項規定請求被告○○○ 51連帶賠償，亦無理由。 2被告公司先前行使專利權，已盡相當注意，並無故意或過失， 3被告有專利法第117條但書之免責事由： 4被告公司委請○○○○○於104年6月29日寄發律師函而 5行使系爭專利權前，已向智財局申請取得e01新型專利技術 6報告，並委請第三人作成專利侵害鑑定報告，而系爭專利舉 7發人即訴外人○○○申請之e02新型技術報告書，亦認系爭 8專利具有專利要件，此有e01、e02新型技術報告書、專利 9侵害鑑定報告在卷可參，並為原告所不爭執，洵堪認定。被 10告委請○○○○○寄發律師函時，業已同時檢附系爭專利說 11明書、新型專利技術報告、專利侵害鑑定報告，合於專利法 12第116條規定無疑。 13鈞院105年度行專訴字第30號及最高行政法院107年度判 14字第447號判決「系爭專利請求項1至10舉發成立，應予 15撤銷」確定，係以：1、系爭專利說明書所載之先前技術；2 16、中華民國第080753號專利；3、中華民國第M308017號 17專利；4、中華民國第M386829號專利等之組合，認定系爭 18專利之請求項1至10不具進步性，應予撤銷。惟前揭2、3 19之文獻，於智財局作成系爭專利e02新型專利技術報告書時 20，業已引用，且除前揭2項文獻外，智財局作成e01、e02 21新型技術報告書時，並引用其他6項文獻，比對結果均認未 22發現系爭專利有不具新穎性或進步性之情形。且鈞院另案1 2304年民專訴字第60號本件被告訴請原告排除專利權侵權等 24事件民事判決，認定前揭4項技術之組合，不足以證明系爭 25專利不具有進步性，而為本件被告公司勝訴判決，惟上訴第 26二審審理中，適逢鈞院105年度行專訴字第30號行政判決 27，鈞院105年民專上字第31號民事判決始改判本件被告公 61司敗訴。由此可見，系爭專利是否為所屬領域具有通常知識 2者，依先前之技術所能輕易完成，本即有相當之不確定性。 3被告公司於行使系爭專利權，既已申請取得智財局作成之無 4法否定新穎性及進步性的e01新型技術報告書，智財局亦依 5訴外人○○○申請作成無法否定新穎性及進步性的e02新型 6技術報告書，並已委請陽煦智權公司作成專利侵權鑑定報告 7，應認已盡相當之注意，並無違法或故意過失，依專利法第 8117條但書規定，不負賠償責任，原告依專利法第117條、 9民法第184條第1項及第195條第1項請求被告公司賠償， 10為無理由。 11另原告之系爭產品確實落入系爭專利範圍，此有鈞院105年 12度民專上字第31號民事判決可參，可見被告公司委託陽煦 13智權公司作成之專利侵害鑑定報告書內容，並無違誤，而鈞 14院105年度行專訴字第30號及最高行政法院107年度判字 15第447號判決係以系爭專利不具進步性而認為舉發成立，亦 16未認定系爭產品並無侵害系爭專利，原告以智煦智權公司及 17鑑定書上記載之鑑定人○○○是否有鑑定能力，而認為被告 18對此有疏失云云，尚無足採，附此敘明。 19三、本件不爭執事項（本院卷第307頁）： 20被告公司所有新型第M454783號「具有可拆氣基體的涼席」 21專利（即系爭專利）請求項1至10經判決舉發成立應予撤銷 22確定（本院105年度行專訴字第30號、最高行政法院107年 23度判字第447號）。 24被告公司曾委請○○○○○事務所以104年6月29日彬律字 25第20150629001號律師函通知原告及訴外人特力和樂公司禁止 26販售「時尚可拆式麻將單人席」、「淳風麻將竹可拆雙人席」27、「淳風麻將竹可拆加大席」（即系爭產品）。 71四、協商兩造整理本件爭點如下（本院卷第307至308頁）： 2於系爭專利撤銷前，被告公司對原告及特力和樂公司行使系爭 3專利權，造成原告何種損害（例如被退貨造成損害）？原告得 4請求之損害賠償額為何？ 5如被告於系爭專利撤銷前，行使系爭專利權造成原告損害，被 6告是否有專利法第117條但書之免責事由？ 7五、得心證之理由： 8申請專利之新型經公告後，任何人得向專利專責機關申請新 9型專利技術報告。專利專責機關應將申請新型專利技術報告 10之事實，刊載於利公報。專利專責機關對於第1項之申請，應 11就第120條準用第22條第1項第1款、第2項、第120條準 12用第23條、第120條準用第31條規定之情事，作成新型專利 13技術報告。新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型 14專利技術報告，不得進行警告。又新型專利權人之專利權遭 15撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應 16負賠償責任。但其係基於新型技術報告內容，且已盡相當之 17注意者，不在此限，專利法第115條第1項、第2項、第4項 18、第116條、第117條分別定有明文。 19現行專利法第115條、第116條之規定，係92年2月6日專 20利法修法時所新增（下稱92年專利法），92年專利法第104 21條：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技 22術報告進行警告。」、第105條：「新型專利權人之專利權 23遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損 24害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告 25之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」， 26其中第105條第2項之立法理由載明「新型專利是否符合專 27利要件，固可依修正條文第103條申請新型技術報告，惟因 81申請新型專利技術報告可能耗費時日，其間若有緊急狀況而 2需迅速行使其權利，抑制損害之擴大時，若仍要求新型專利 3權人必須取得技術報告後，始能行使其權利，顯然不符實際 4需要，而對權利人之權益造成不當傷害。從而，若新型專利 5權人已盡『相當之注意義務』，例如：在審慎徵詢過相關專 6業人士（律師、專業人士、專利代理人）之意見，而對其權 7利內容有相當之確信後，始行使權利，似不宜逕行課以責任 8。爰參照日本實用新案法第29條之2規定，推定新型專利權 9人為無過失，爰明定於第2項。」。嗣專利法於100年11月 1029日修正公布，將92年專利法上開規定修正為現行專利法第 11116條：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專 12利技術報告，不得進行警告。」、第117條：「新型專利權 13人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他 14人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之 15內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」，其中第117條立 16法理由載明「…第一項修正：新型專利自九十二年修正 17改採形式審查後，固加速專利權之賦予，然因未經過實體審 18查，無法認定其權利之有效性，故原條文第一百零四條規定 19權利人行使權利時，應提示新型專利技術報告作為權利有效 20性之客觀判斷資料以進行警告，藉以敦促權利人審慎適切地 21行使其新型專利權。為防止權利人不當行使權利或濫用權 22利，致他人遭受不測之損害，明定新型專利權人行使權利後 23，若該新型專利權遭到撤銷，除新型專利權人證明其行使權 24利係基於新型專利技術報告之內容，且已盡『相當之注意』 25者外，應對他人所受損害負賠償責任。原條文第二項修正 26後移列但書規定：…另原條文第二項規定，常導致新型專 27利權人誤以為欠缺新型專利技術報告等客觀權利有效性判斷 91資料，亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張權利；或認 2為只須取得新型專利技術報告，即得任意行使新型專利權， 3而不須盡相當注意義務，不僅對第三人之技術研發與利用形 4成障礙，亦嚴重影響交易安全。按新型專利技術報告即使 5比對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術 6文獻等，並無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所 7習知之技術申請新型專利之可能性，考量新型專利權人對其 8新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基 9於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義 10務，始為周妥，爰予修正。」，是現行專利法第117條但書 11乃沿自92年專利法第105條第2項之規定，且基於前述立法 12理由，而課予新型專利權人於行使權利時須盡相當注意義務 13，此亦為專利權人舉證免責之規定，即新型專利權人應舉證 14其行使權利係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之 15注意。而所謂「相當之注意」，參酌前開92年專利法第105 16條立法理由所例示，即在審慎徵詢過相關專業人士（律師、 17專業人士、專利代理人）之意見，而對其權利內容有相當之 18確信後，始行使權利。 19經查： 20被告公司所有系爭專利請求項1至10經判決舉發成立應予 21撤銷確定，為兩造所不爭執（本院第307頁），並有本院1 2205年度行專訴字第30號、107年8月2日最高行政法院10 237年度判字第447號判決書影本附卷可按（本院卷第149頁 24至第201頁）。 25被告公司於系爭專利權遭撤銷前，委請○○○○○事務所 26以104年6月29日彬律字第20150629001號律師函通知原 27告及訴外人特力和樂公司禁止販售系爭產品，此為兩造所不 101爭執（本院卷第307頁），而在發此律師函之前，原告公司 2於103年1月24日就系爭專利向智財局申請新型專利技術 3報告，並經智財局於同年8月26日作成第102200568e01號 4新型專利技術報告（下稱01新型專利技術報告，本院卷第 557頁、第58頁），該新型專利技術報告比對結果代碼為「 66」，即無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文件 7。嗣訴外人○○○亦就系爭專利於103年5月21日向智財 8局申請新型專利技術報告，並經智財局於同年8月26日作 9成第102200568e02號新型專利技術報告（下稱02新型專利 10技術報告，本院卷第59頁、第60頁、第81頁、第83頁） 11，該新型專利技術報告比對結果同前第102200568e01號新 12型專利技術報告。是被告公司委請○○○○○發律師函予原 13告及訴外人特力和樂公司之前，先向智財局取得新型專利技 14術報告，核與專利法第116條規定相符。 15被告公司就系爭產品是否侵害系爭專利權，委請陽煦智權 16公司作成專利侵權鑑定報告，該份鑑定報告以原告販售之「 17時尚可拆式麻將單人席」系爭產品作為侵害系爭專利權之待 18鑑定物品，並敘明提供鑑定報告之第三人○○○係參考全要 19件原則、均等論及專利侵權比對準則相關理論依據，逐一將 20系爭產品是否落入系爭專利請求項1至10之文義或均等範 21圍，敘明理由製作比較分析表，有前開專利侵權鑑定報告附 22卷可按（本院卷第85頁至第108頁），足認該份鑑定報告 23係由具有專利侵權分析相關理論之專業人士本於專業知識 24論述分析系爭產品是否侵害系爭專利之專業報告，且核其內 25容客觀上已提供相當資訊足資被告公司認定系爭產品涉及侵 26害系爭專利權。又查，本院104年度民專訴第60號及105 27年度民專上字第31號判決均認定系爭產品落入系爭專利請 111求項1之文義範圍（本院卷第116頁至第120頁、第224頁 2至第226頁），構成侵害系爭專利權，有前開民事判決書附 3卷可參（本院卷第109頁至第148頁、第203頁至第234頁 4），核與前開專利侵權鑑定報告之結果相同，益證前開專利 5侵權鑑定報告具有相當可信度，足使被告公司形成系爭產品 6侵害系爭專利權之確信。是原告稱被告公司未說明陽煦智權 7公司有何專業能力，其可委請任何人作成專利侵害鑑定報告 8，對原告主張侵權行為云云，乃未就該專利侵害鑑定報告之 9具體內容加以瞭解，僅以專利侵害鑑定報告形式上係第三人 10○○○具名，未見陽煦智權公司具名而否定其實質侵權比對 11之內容，其所主張，尚非可採。 12綜上各節，被告公司於系爭專利權遭撤銷前，依專利法第1 1316條規定取得智財局01新型專利技術報告，嗣於律師函檢 14附系爭專利公告本（本院卷第65頁至第80頁）及02新型 15專利技術報告，及系爭專利與系爭產品之技術特徵比對之專 16利侵害鑑定報告，函請原告及訴外人特力和樂公司不得為侵 17害系爭專利權之行為，並請求洽談損害賠償事宜，堪認其行 18使系爭專利權已盡相當之注意，是依專利法第117條但書規 19定，被告公司行使系爭專利權縱致他人受損害，亦不須負賠 20償責任。 21又專利權人行使專利權致侵害他人權利，固屬民法第184 22條第1項侵權行為之一環，而民法第184條第1項前段規 23定，侵權行為之成立，須行為人因故意、過失不法侵害他人 24權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損 25害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求 26權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（最高法院 27100年度台上字第328號判決要旨參照）。是行使專利權致 121侵害他人權利者，仍須符合上開歸責性、違法性、因果關係 2之侵權行為要件，始成立侵權行為，被告公司既於行使系爭 3專利權之前，盡相當注意取得新型專利技術報告與專利侵害 4鑑定報告，進而認定系爭產品侵害系爭專利權，才據以發律 5師函對原告請求排除及防止侵害，並請求損害賠償，尚難認 6有侵權之過失，俱如前述，原告指被告公司於警告侵害專利 7權之前，未盡相當之注意而有過失云云，尚非可採，是原告 8主張被告公司侵權，請求被告公司及被告○○○連帶負損害 9賠償與回復名譽之適當處分，即無理由。 10另原告固提出被告公司於103年9月22日、104年6月23日 11在訴外人特力和樂公司所經營「HOLA」賣場購買系爭產品之 12統一發票影本（本院卷第319頁、第321頁），以說明訴外人 13特力和樂公司108年12月2日第1081122001號函覆於收受○ 14○○○○函前未向原告進口系爭產品，內容有誤云云。惟本院15發函特力和樂公司原係擬於被告公司如無專利法第117條但書 16之情況，而應負損害賠償責任時，欲供計算損害賠償之用，被17告公司既有專利法第117條但書之免責事由，誠如前述，是縱 18訴外人特力和樂公司前開查覆有誤，亦與本件判決結果不生影19響，本院爰不再就上開情事函詢訴外人特力和樂公司，併此敘20明。 21六、綜上所述，原告依專利法第117條、民法第184條第1項、 22第195條第1項、公司法第23條第2項規定請求被告公司與 23被告○○○連帶負損害賠償責任，為無理由，應予駁回。原 24告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，併予駁回。 25七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之 26證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列 27，附此敘明。 131八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 2條，民事訴訟法第78條，判決如主文。 3中華民國109年2月14日 4智慧財產法院第三庭 5法官杜惠錦 6以上正本係照原本作成。 7如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提 8出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 9中華民國109年2月15日 10書記官林佳蘋 14

智慧財產及商業法院2108年度民專訴字第86號

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