智慧財產及商業法院108年度民暫字第16號｜法律人

智慧財產法院民事裁定 108年度民暫字第16號聲　請　人　松山小紅莓火鍋有限公司法定代理人　陳寶猜代　理　人　林辰彥律師複代理人　　黃淑怡律師張理樂律師相　對　人　永盈小紅莓有限公司法定代理人　洪莊以晨代　理　人　林清漢律師複代理人　　侯銘欽律師上列當事人間因聲請定暫時狀態之處分事件，經臺灣桃園地方法院裁定移送前來，本院裁定如下：主文一、聲請人松山小紅莓火鍋有限公司以新臺幣357,500 元為相對人永盈小紅莓有限公司供擔保後：（一）相對人永盈小紅莓有限公司不得使用相同或近似於附件一所示商標文字及圖於招牌、遮雨棚、紅布條、店面及店內裝潢、價目表、杯具、貴賓卡、員工制服、廣告文宣等促銷推廣商品之物品，或使用該商標文字及圖於網頁、書報、雜誌或其他媒體之廣告。（二）相對人永盈小紅莓有限公司應將設置在○○○○○區○○路00號如附件二照片所示載有「小紅莓」3 字之招牌予以拆除。（三）相對人永盈小紅莓有限公司應刪除附件三所示桃園洪金小紅莓自助式石頭火鍋城登錄之帳號臉書內「小紅莓」3 字。（四）相對人永盈小紅莓有限公司應停止發送散佈並銷毀如附件四所示載有「小紅莓」3 字之文宣廣告、營業標示、價目表。二、聲請程序費用由相對人永盈小紅莓有限公司負擔。理由壹、當事人之聲明及陳述要旨一、聲請人方面：（一）聲請人於民國（下同）102 年1 月16日取得如附件一所示商標註冊號數第01561751號所示商標圖樣（即小紅莓HSIAO HONG MEI及圖，下稱：「系爭商標」），得使用在飲食店及火鍋店等營業，權利期間自102 年1 月16日至112 年1 月15日。聲請人自89年設立登記時起即以「小紅莓火鍋城‧石頭火鍋」為招牌，長年在○○○○○區○○街00號經營火鍋店，詎相對人竟於108 年10月15日在○○○○○區○○路00號2 樓經營「小紅莓自助式石頭火鍋城」，並擅自使用與系爭商標中相同之文字圖樣於招牌、文宣廣告及價目表，混淆消費者以攀附聲請人之商譽，顯已侵害聲請人之系爭商標，致聲請人有難以回復之商譽重大損害、混淆消費市場、損害公平競爭秩序及衝擊聲請人營運之急迫危險。（二）系爭商標在市場上已具極高知名度，深受消費大眾認定及信賴乙情，此有聲請人獲具公信力社群網站「痞客邦」評比為「2019全臺熱搜火鍋之前十大石頭鍋餐廳」獎狀乙紙，足見聲請人經營商譽甚為成功，相對人卻想不勞而獲，不法攀附聲請人系爭商標，造成消費者混淆甚鉅，果然誤會相對人與聲請人係相同火鍋店之消費者甚多，此有消費者在相對人上述粉絲專頁對話「○○○：南京五段哪一家狂排隊；○○○○○：桃園的不用；○○○：什麼！○○○○○：快來，而且場地比較大」，上開所指南京五段瘋狂排隊，正是指聲請人原設址經營之小紅莓石頭火鍋店，顯然聲請人已遭消費者誤認與相對人經營之火鍋店有相關連；類似之消費者對話尚有「○○○○○：小紅莓來桃園了？○○○：是呀！口味不錯呦！有空約來吃」、「○○○：對啊！○○○○○：哇桃園有小紅莓喔，吃起來口味有一樣嗎？○○○：新開沒多久，我同事他同學開的（跟南京同一家），可以來吃喔！○○○：桃園哪？以後約很方便嘍！○○○：當然…跟妳約哪，就粉方便」、「○○○○：石頭火鍋好吃，附近也剩下寶清街那家，都要拿號碼牌，等超久。○○○000 ：很好吃·這家店的海鮮類製品都是澎湖直送的，但是這家在桃園」、「終於小紅莓石頭火鍋也來桃園插旗了，愛吃鍋的我－怎麼能錯過呢！果然沒讓我失望」、「○○○○○：桃園也有小紅莓？○○○○○：○○○○新開的。○○○：太享樂了啦～○○○○○：下次一起…」、「○○○：哈哈我媽媽才說要去，在臺北很有名喔！○○○：我們也是吃過臺北的，所以想說桃園有開新的店，所以來吃看看」、「○○○：這跟寶清街的一樣嗎？○○○：是的，一樣的小紅莓…有一段故事」，足見相對人使用聲請人系爭商標之結果，造成消費者混淆情事。（三）查相對人法定代理人洪莊以晨之夫為○○○，該二人為○○○之子暨子媳；○○○原固與聲請人法定代理人之夫的父親○○○在南京東路合夥經營「小紅莓自助式火鍋城」，嗣在86年間退夥後，併有簽署讓渡書在案，聲請人自71年間起，原址即在南京東路，一直經營至88年間，始遷至寶清街，故坊間對聲請人慣以「南京東路小紅莓」稱之。（四）稽諸相對人設立登記資料可知相對人係於108 年10月15日設立登記，顯然係在聲請人所有系爭商標註冊申請日101 年5 月23日之後。換言之，迄聲請人申請系爭商標註冊日止，相對人猶尚未成立登記，遑有「先使用」之可能？甚且相對人亦不諱言，其於108 年10月15日前，係在澎湖經營民宿云云，足見相對人絕無在系爭商標註冊申請日101 年5 月23日前，即已在使用系爭商標。（五）至於相對人與○○○乃不同之人，不容混為一談，相對人誠不得以第三人○○○一度曾使用，逕視為己用，因此，就相對人所謂「其承繼被繼承人○○○石頭火鍋店」乙節，亦有可質疑之處，蓋相對人係法人，非○○○法定繼承人，如何繼承？證據焉在？相對人一再以已逝○○○曾個人與○○○訂立退出經營合約，抗辯相對人公司有權使用系爭商標，要非可取。（六）爰依民事訴訟法第538 條第1 項規定聲請定暫時狀態處分，並願供擔保以代釋明。並聲明如主文所示。二、相對人方面：（一）聲請人依「讓渡合約書」主張擁有「小紅莓」字樣使用權，然依該合約書記載，係讓渡南京東路松山店經營權，嗣後雙方就各自店面經營。又系爭商標使用因「小紅莓」為水果名稱，故無法作為商標使用。（二）相對人之法定代理人洪莊以晨為○○○（原名：○○○）之配偶。○○○108 年10月15日前於澎湖經營民宿，但為承繼被繼承人○○○（○○○之父親）創立石頭火鍋城，並申請永盈食品有限公司在○○○○○區○○路00號2 樓以洪金小紅莓自助式石頭火鍋城對外營業。被繼承人○○○前與○○○（即聲請人法定代理人陳寶猜配偶之父親），前於70年間，先共同經營石頭火鍋，股權各2 分之1 ，並對外以「小紅莓」火鍋為對外營業之商標，嗣小火鍋合於當時之市場需求，又於松江路開第二店，股權同樣各2 分之1 ，但各有親友要求以「小紅莓」火鍋經營，嗣○○○與○○○於86年8 月間協議，即南京東路松山店之小紅莓火鍋城，○○○退出松山店，轉讓松山店股份予○○○自行經營，雙方並同意各自以「小紅莓」之名義於其他分店繼續經營。嗣○○○因故未經營，相對人始於108 年8 月間於○○○桃園區正光路上籌設石頭火鍋城，另於108 年10月間以「洪金小紅莓自助式石頭火鍋城」對外營業。（三）相對人以「洪金小紅莓自助式石頭火鍋城」，與聲請人註冊之名稱「小紅莓HSIAO HONG MEl」及圖樣，皆有明顯不同，且並無使用「小紅莓HSIAO HONG MEl」及圖樣，即小紅莓字樣，且含有圓形之圖樣，並無侵害聲請人之系爭商標，且前開情形已足以使第三人為區別，並無造成聲請人有發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形，而有定暫時狀態之處分必要，且查本件聲請人之系爭商標名稱與圖樣，相對人並無使用，縱聲請人提起本件爭訟，亦無勝訴之可能性，如為處分，自造成相對人營業上無法彌補之損害，亦未合於保全之必要性。（四）本件相對人無使用相同或近似於聲請人系爭商標文字圖樣，請求禁止相對人於招牌、遮雨棚、紅布條、店面及店內裝潢、價目表、杯具、貴賓卡、員工制服、廣告文宣等促銷推廣商品之物品，或使用系爭商標文字及圖樣於網頁、書報、雜誌或其他媒體之廣告。另相對人於○○○○○區○○路00號看板上固載有「小紅莓」等文字，但並無使用「小紅莓HSIAO HONG MEl」及圖樣，即小紅莓字樣，且含有圓形之圖樣，聲請人請求拆除招牌，亦無理由。另相對人固於臉書「FACEBOOK」以「桃園小紅莓自助石頭火鍋城」登錄之帳號，但並無使用註冊名稱「小紅莓HSIAO HONGMEl 」及圖樣，即小紅莓字樣，且含有圓形圖樣之情事，請求相對人於臉書「FACEBOOK」以「桃園小紅莓自助石頭火鍋城」登錄之帳號刪除前開文字及停止發送散佈並銷毀印有「小紅莓」等文字及圖樣之文宣廣告品及VIP 貴賓卡及價目表，皆無理由。（五）○○○及○○○於70、80年間共同於南京東路五段即松山店（一店）合夥經營石頭火鍋，另又分別由○○○及被繼承人○○○及兩造各自之親友分別以「小紅莓」之名義，即：南京東路五段即松山店（一店）由○○○、○○○合夥經營。三重即三重店由○○○親友自行經營。西門町鑽石小紅莓由○○○親友自行經營。松江路即松江店由○○○自行獨資經營。內湖成功路即內湖店由○○○自行獨資經營。南京東路（一店）由○○○親友自行經營。樹林由○○○親友自行經營。聲請人之法定代理人為○○○之子之配偶，嗣於102 年1 月16日取得系爭商標，相對人已有商標法第36條第1 項第3 款善意先使用之事實，聲請人之系爭商標權自應受有限制。（六）依讓渡合約書之前言詳細記載：「就合夥經營位於台北市○○○路○段000 號1 樓所經營小紅莓自助火鍋城…」、「第壹條：86年8 月1 日起乙方（○○○）願無條件全部讓與所有股權股份予甲方（○○○），將後該公司經營之任何公司行業其盈虧、稅費等均與乙方無涉」、「第貳條：乙方（○○○）退出全部股份，應無條件配合甲方辦理相關公司變更登記，或營業登記等必要手續」、「第參條：雙方其他事業，其各自經營或有盈利債務概互不相干、互不相屬」，依前開合約內容，更足以證明讓渡僅係對南京東路五段即松山店之經營權，其餘店面即三重即三重店、西門町鑽石小紅莓、松江路即松江店、內湖成功路即內湖店、南京東路（二店）、樹林店等仍皆依「小紅莓」作為商標對外營業，自始未有限制使用「小紅莓」作為商標之協議。（七）○○○始於108 年10月間為承繼被繼承人○○○（○○○之父親）創立石頭火鍋城，並申請相對人在○○○○○區○○路00號2 樓以洪金小紅莓自助式石頭火鍋城對外營業。另○○○於86年8 月20日雙方協議後自仍得繼續以「小紅莓」名義營運火鍋店，且亦應認其繼承人即相對人亦得依上開協議以「小紅莓」等文字作為商標營運火鍋店，則系爭商標係於102 年1 月16日註冊登記，被繼承人○○○則已於86年8 月20日達成協議，自應得以「小紅莓」名義營運火鍋店；且後亦有以「小紅莓」作為內湖店繼續營運之事實，自應認相對人有商標法第36條第1 項第3 款善意先使用之事實，而認聲請人之系爭商標權受有限制。（八）聲明：聲請駁回。貳、得心證之理由一、按「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。智慧財產案件審理法第22條第2 項及智慧財產案件審理細則第37條第1 項、第3 項分別定有明文」（最高法院108 年度臺抗字第927 號民事裁定意旨參照）。二、聲請人業已釋明將來本案之勝訴可能性不低：（一）按「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專用權無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。…因得請求排除之侵害，須現尚存在；有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之商標法規定」（最高法院87年度臺上字第2319號、103 年度臺上字第2040號民事判決意旨參照）。（二）按商標法第69條第1 、2 項規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之（第1 項）。商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置（第2 項）」。次按：「所謂『有致相關消費者混淆誤認之虞者』，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言；亦即商標予消費者之印象可能致使相關消費者混淆而誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係」（最高行政法院105 年度判字第465 號判決意旨參照）。（三）按「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之」，公平交易法第29條定有明文。次按：「使交易相對人或潛在交易相對人誤認其提供之○○服務與被上訴人屬同一來源（或服務）、同系列產品或關係企業，或誤認其提供之服務可取代被上訴人之服務內容，高度抄襲、攀附被上訴人商譽、誤導消費者，榨取被上訴人努力成果，均屬公平交易法（下稱公平法）第25條（修正前24條）所規範之足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為」（最高法院107 年度臺上字第1138號民事裁定意旨參照）。復按：「公平法與商標法對於商標，均有保護規定，商標法重在商標權人私權保護，而公平法規範目的，則係以因使用他人表徵，有引起混淆誤認或攀附他人商譽，或榨取他人努力成果等違反競爭商業本質之虞，在商業倫理具可非難性，而需予以介入制止以維護公平競爭。上訴人以系爭商標一之文字作為其公司名稱特取部分之方式，復從事與被上訴人相同或類似之○○○○○銷售服務，為原審認定之事實，即有攀附被上訴人商譽之行為，自已構成公平法第25條之不公平競爭行為」（最高法院107 年度臺上字第539 號民事判決意旨參照）。（四）查相對人既辯稱善意先使用系爭商標等語（見本案卷第266 至268 頁），即已自承有使用系爭商標之事實，而相對人公司名稱特取部分，包括系爭商標「小紅莓」3 字（見本案卷第41頁相對人公司登記資料），另相對人現於或曾於招牌、紅布條、店面及店內裝潢、價目表、貴賓卡、廣告文宣等促銷推廣商品之物品、網頁、廣告、臉書、營業標示等處，使用包括「小紅莓」3 字（見臺灣桃園地方法院108 年度全字第191 號卷（下稱：「桃院卷」）第9 至12頁、本案卷第35至40頁、第47至77頁、第91至117 頁），有使相關消費者對其所表彰之商品或服務來源，發生混淆誤認之虞而誤認與聲請人之商品或服務來自同一來源，或誤認兩者間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，故有致相關消費者混淆誤認之虞。（五）相對人辯稱：依聲請人法定代理人公公○○○及○○○之讓渡合約書第參條：「雙方其他事業，其各自經營或有盈利債務概互不相干、互不相屬」約定，雙方同意各自以「小紅莓」名義於其他分店繼續經營，相對人法定代理人洪莊以晨為○○○之配偶，○○○承繼被繼承人即父○○○創立相對人云云（見本案卷第175 頁）。然查： 1、該讓渡合約書第參條約定，並未明示任何關於「小紅莓」名稱之使用權歸屬問題（見本案卷第79頁）。 2、相對人自己聲請之證人○○○（見本案卷第182 頁）到庭結證稱：伊於72年起，與○○○合夥開設○○○○○○路○段000 號一樓小紅莓自助火鍋城，每人股權各2 分之1 ，本案卷第79頁其簽署之讓渡合約書，第參條是因為怕○○○債權人很多會到這家小紅莓店面催討，所以伊怕麻煩，才寫那條不可來這追討，那時因為○○○債臺高築，債務很多，怕有人來伊這裡要債，那時沒有考慮那麼多有什麼另外用意；第壹條寫「無條件讓與」，當時這樣寫，但因○○○積欠很多債務，需要伊給錢，當時○○○沒有要繼續使用「小紅莓」名稱，當時○○○錢關很緊，沒有辦法做其他的事情；86年8 月20日簽署讓渡合約時，當時○○○或○○○授權之親友，只有內湖、松江用「小紅莓」3 字，其他就沒有等語（見本案卷第243 至249 頁）。 3、相對人自己聲請之證人○○○（見本案卷第225 頁）到庭結證稱：伊是證人○○○的朋友，和○○○也認識，該二人有合約書，二人共同生意要分開，叫伊做證人；第參條約定的意思是各自做，有二、三家店，各人要做各人的店，這份讓渡合約書簽立後，只曉得○○○在內湖、松江店是用「小紅莓」，不知道○○○與○○○讓渡拆夥時，有無約定誰能繼續使用、誰不能繼續使用「小紅莓」或類似字眼當店名等語（見本案卷第253、255頁）。 4、由上述可知：○○○與○○○拆夥時，並未約定關於「小紅莓」3 字名稱之權利歸屬問題，尚難認○○○必然有何同意○○○繼續使用「小紅莓」3 字之意思表示。退而言之，縱○○○有何同意之意思表示，亦無法拘束聲請人。5、又按：「自然人與公司法人為不同人格」（最高法院108 年度臺上字第2205號民事判決意旨參照）；「法人與自然人之人格有別」（臺灣高等法院105 年度重上字第633 號民事判決意旨參照，最高法院108 年度臺上字第344 號民事判決駁回上訴確定）；「法人與自然人皆具有獨立之人格，各有完整之權利能力。法人之法定代理人欲代理法人為法律行為時，自應表明其係法人代理人之旨，若其僅以自己名義與他人為法律行為，尚難任解為該法律行為當然對於法人發生效力。查賴○○雖為大○公司之法定代理人，然其與大○公司皆有獨立人格，其係以個人名義與匯○公司簽約投資系爭商品，並為開戶、授權等行為，似未表明係大○公司代理人之旨」（最高法院108 年度臺上字第996 號民事判決意旨參照）；「法人與自然人為不同人格之屬性」（最高法院106 年度臺上字第232 號民事判決意旨參照）；「又法人與自然人皆具有獨立之人格，各有完整之權利能力。法人之法定代理人欲代理法人為法律行為時，自應表明其係法人代理人之旨，若其僅以自己名義與他人為法律行為，尚難任解為該法律行為當然對於法人發生效力」（最高法院93年度臺上字第1986號民事判決意旨參照）；「法人與自然人各具獨立之人格，因此法人所為或第三人對法人所為之法律行為，其法律上之效果，並不及於法人之代表人個人」（最高法院83年度臺上字第1883號民事判決意旨參照）。查聲請人固曾以律師函謂：「洪父○○○前固與本公司前負責人○○○先生合夥」等語（見桃院卷第24頁），依上述說明，○○○個人縱有何同意○○○使用「小紅莓」名稱之意思表示，亦無拘束聲請人公司，況前述讓渡合約書係訂立於86年8 月20日（見本案卷第79頁），聲請人公司則係89年10月24日成立（見本案卷第13頁公司登記資料），○○○於訂立前述讓渡合約書時，聲請人根本尚未存在，○○○自無從法定代理聲請人為同意之意思表示。 6、綜上所述，相對人並未獲○○○同意使用「小紅莓」於商品、服務或名稱，且○○○縱有何同意，聲請人亦不受其拘束，聲請人自得本於系爭商標有所主張。（六）相對人雖主張商標法第36條第1 項第3 款規定之善意先使用。然按：「善意先使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準，此乃註冊制度之例外，故認定商品上之商標是否善意先使用既應採行例外從嚴之原則，而商標使用係以商品或服務為判斷基準，雖一般情形下同一類型之商品之使用得擴大認定至該其他同類商品，惟在主張善意先使用之註冊主義之例外情形及不得擴大規模之考量下，依例外從嚴原則」（本院106 年度民商上字第1 號民事判決意旨參照）。而由證人○○○、○○○上開證述可知，○○○即使就「小紅莓」3 字為善意先使用，其使用範圍亦僅限於所稱「內湖店」、「松江店」，即使另及於相對人所稱前述讓渡合約書當時○○○之南京東路二店或樹林店（見本案卷第199 頁），亦不得擴大及於相對人自承108 年10月始於桃園設立之桃園店（見本案卷第175 頁），蓋因被告稱○○○於95年端午節左右過世等語（見本案卷第259 頁），則前述108 年10月間始成立之桃園店，係新設公司（見本案卷第41頁公司登記資料），縱名稱附加「內湖」2 字，亦早已非商標法第36條第1 項第3 款但書所稱之○○○「原使用之商品或服務」，是相對人聲請證人○○○，用以證明○○○之善意先使用情形（見本案卷第204頁），即無必要。（七）司法院106 年度「智慧財產法律座談會」提案及研討結果第4 號（106 年5 月8 日）：「法律議題：商標法第36條第1 項第3 款所稱善意使用，該善意先使用之人，能否將其善意先使用商標之法律上利益授權他人使用？大會研討結果：乙說：否定說：（一）依商標法第2 條規定：『欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊。』此為我國商標法採取『註冊保護原則』之具體明文。商標或標章申請註冊之目的係為了取得專屬及排他權之效力，而在無侵害已註冊商標權或標章權之前提下，任何人可於交易市場自由使用其商標或標章，並不以就該商標或標章取得註冊為必要。換言之，一旦經他人選擇特定標識，作為商標指定使用於特定商品或服務範圍，經申請核准註冊後，即產生專屬及排他的權利。因此，商標法中例外允許先使用商標繼續使用，不受商標權效力所拘束之規定，係為避免申請註冊之商標（或標章）與先使用於市場的商標（或標章）產生衝突，以尊重市場上已有先使用商標之事實，作為採行註冊保護原則之衡平措施。（二）善意先使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，之所以得於他人取得註冊商標後繼續使用該商標，係考量善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應受到保障。惟自商標法第36條第1 項本文及同條項第3 款規定之內容以觀，商標使用行為符合善意先使用之要件者，其法律效果為不受他人商標權之效力所拘束。換言之，他人的商標權依然存在，善意先使用人僅係得以其在先實際使用商標之事實作為抗辯，且該抗辯係依附於善意先使用人始於他人商標註冊申請日前善意且持續使用之事實而存在，該先使用事實與其原事業之經營不可分離，自非屬可獨立授權之標的。（三）參照最高法院97年度臺上字第2731號民事判決之意旨，商標圖樣之使用具有商業上價值，應認屬資產之部分。而商標善意先使用之事實，具有得對抗商標權人之法律利益，具有財產上之價值，應認為商標善意先使用之事實，屬於得為後手繼受之法律上利益。104 年度『智慧財產法律座談會』民事訴訟類相關議題提案及研討結果第2 號之結論亦採相同之見解。惟均僅肯認商標善意先使用之事實，具有得對抗商標權人之法律利益及財產價值，屬得為後手繼受之法律上利益，並僅能透過附隨營業讓與之方式為之，而未肯認該法律上利益能夠單獨被讓與甚為明確。（四）符合善意先使用規定者，僅為不侵權之抗辯事由，並非是一項權利，若謂符合善意先使用規定者於第三人依法取得商標註冊後，仍能透過授權方式讓他人亦得享有善意先使用之法律上利益，顯與商標法第36條第1 項第3 款規定之對象『在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者』彼此扞格，逾越了立法原意僅係為維護先使用行為既有的事實狀態或商標秩序之旨。又容許善意先使用人可以透過加盟授權方式，讓任何人均可任意使用與註冊商標相同或近似之商標，無疑是創造另一與註冊商標相抗衡的商標權利，並不符合文義解釋與目的論解釋等法律解釋方法，且超過該規定保護先使用行為所形成之事實狀態或社會關係之本旨。（五）主張善意先使用者，本應持續使用且以合理可期待之方式為之，並以原使用之商品或服務為限。而法條所謂『以原使用之商品或服務為限』一語，固非限制善意先使用人僅得以原產銷規模繼續使用商標，但本規定既為註冊保護之例外，基於例外從嚴之法理，侵權之抗辯僅限於原事業之範圍，無由恣意授權他人使用而擴充適用，致影響商標權人之註冊權益，削弱註冊保護主義之立法意旨。商標法中本無善意先使用之法律上利益可得授權他人之明文，制度上如果容許透過授權之方式讓他人亦得享有善意先使用之法律上利益，即便商標權人可要求附加適當區別標示，被授權人之商標使用行為若未經授權人加以實質監督，將可能損及商標權人之利益，使商標權人之利益遭受不測之風險與過度之侵害，有失衡平，不符合商標法第36條第1 項第3 款規定調和善意先使用人及商標權人間之利益的立法初衷，自非可採」，故「善意先使用」僅為抗辯權而非權利，是○○○縱有何善意先使用之情形，相對人亦無從被授權或繼承該抗辯，是相對人辯稱善意先使用云云，並無理由。（八）綜上所述，聲請人業已釋明將來依商標法第69條或公平交易法第29條規定起訴之勝訴可能性不低。三、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否造成無法彌補之損害及權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響：（一）聲請人提出上述粉絲專頁對話（見本案卷第63至77頁），用以釋明相關消費者因混淆誤認或無法正確連結商品、服務來源，致未向聲請人購買商品或服務等事實，難謂聲請人並未釋明其受有無法彌補之重大損害。況商標法之保護標的，並非僅止於商標本身，尚包括長期使用與廣告宣傳所累積之「商譽」，其商譽則具體附著於商標，在識別功能、表彰來源功能、品質保障功能以及廣告功能遭到破壞或有遭到破壞的可能性時，或可能造成消費者消費決策錯誤之風險，或影響消費者對於商譽之認知及連結關係時（即混淆誤認之虞），商標權人即受到損害，而構成商標侵害，故相對人如繼續侵害系爭商標，勢必影響聲請人不易以時間、廣告與金錢，所建立之品牌競爭優勢，並造成聲請人之「商標識別性」、「品牌價值」、「商譽」，因相對人之使用而價值遞減，此均屬聲請人所受無形損害，難以量化，且尚難以事後之損害賠償金錢彌補。（二）聲請人既已釋明其勝訴可能性，已如前述，即應推定聲請人受有無可彌補之損害，蓋若繼續容忍相對人繼續侵害系爭商標，恐將減損聲請人商標之識別性、著名性、商譽，以及市場競爭地位，而此等無形資產之損失，難以估計、且難以金錢填補，否則商標法亦毋庸賦予商標權人排除侵害請求權與金錢損害賠償請求權二種不同之權利，亦即，若排除侵害請求權果真得以金錢損害賠償請求權予以填補，則無必要另行訂立商標權人之排除侵害請求權。（三）本件定暫時狀態處分，僅係要求相對人使用與系爭商標無關之標示，亦即移除及不得使用「小紅莓」3 字，於移除不再使用後，相對人仍得繼續營運，尚無任何無法彌補之損害，其移除亦非極度困難，顯見如准許本件定暫時狀態處分，應不致對相對人造成重大損害。（四）商標之特性，代表著經營者之商譽，並直接影響消費者對於商品或服務的評價，一旦商標於消費者心目中留下印象，將無法輕易抹滅。換言之，商標之價值，在於商標權人長期投注經營心力，其商譽則具體附著於商標，一旦消費者識別商標之後，即會連結至商標權人，進而對商標權人之商譽、品質進行評價，因此混淆誤認一旦發生，此損害恐將深植消費者心中，進而破壞商標權人苦心經營之品牌價值與功能，進而影響商標權人之商譽及造成消費者錯誤消費決策之風險。（五）綜上所述，聲請人業已釋明本件若駁回聲請，恐將對聲請人造成無法彌補之損害，並對不特定多數消費者之公眾利益產生無法逆轉之影響；反之，如准許本件聲請，則對相對人之影響有限。四、聲請人業已釋明於本件爭執之法律關係有急迫危險：（一）聲請人業已提出體認公證書（見本案卷第85至117 頁），業已釋明於本件108 年11月13日提出聲請後（見桃院卷第2 頁），相對人直至108 年12月27日，仍繼續大量使用「小紅莓」3 字侵害系爭商標。（二）聲請人提出上述粉絲專頁對話（見本案卷第63至77頁），業已釋明相關消費者因混淆誤認或無法正確連結商品、服務來源，致未向聲請人購買商品或服務等事實。（三）相對人於主文所示之物品或處所，或可能暫不使用「小紅莓」3 字，惟隨時可重新使用，實難確保之後無繼續侵害系爭商標之可能與危險。（四）綜上所述，如容任相對人繼續為上開使用，則消費者之錯誤消費決策，恐將定型而難以逆轉，聲請人業已釋明於本件爭執之法律關係有急迫危險。五、綜上所述，本院認為本件兩造間有爭執之法律關係存在，聲請人就本件商標之排除、防止侵害之訴訟，將來有勝訴可能性，對兩造及公眾利益有影響，且本件聲請若予以駁回，恐將對聲請人造成無法彌補之損害，對於公眾利益亦有相當影響，而本件之聲請符合就本件爭執之法律關係有急迫之危險，足認本件聲請定暫時狀態處分之裁定，為有理由。六、按聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分，智慧財產案件審理法第22條第3 項定有明文，是智慧財產案件定暫時狀態之處分，於聲請人為適當之釋明後，應否命聲請人供擔保，法院有審酌之權利。又法院裁定准許假處分而命債權人預供之擔保，係擔保債務人因假處分所應受損害之賠償，故其數額應依標的物受假處分後，債務人不能利用或處分該標的物所受之損害額，或因供擔保所受之損害額定之（最高法院69年度臺抗字第98號民事裁定意旨參照）。查聲請人本件聲請涉及一項商標，以新臺幣（下同）165 萬元估算其價值參以各級法院辦案期限實施要點規定，第一、二、三審審判案件之期限分別為1 年4 月、2 年、1 年，故預估本件審理時間約需4 年4 月，再依法定利率年息百分之5 計算，是本件聲請人可能受有之損害應為357,500 元（計算式：1,650,000 元×5%×（4+4 ／12=357,500 元），故核定聲請人應供擔保之金額為357,500 元。參、當事人其餘攻擊防禦方法、舉證及陳述，經核與本件裁定結果不生影響，爰不另一一論述，併此敘明。肆、依智慧財產案件審理法第1 條、第22條第2 項，民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　109　年　　4　　月　　24 　日智慧財產法院第三庭法　官　伍偉華以上正本係照原本作成。如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000 元。中　　華　　民　　國　　109　年　　4　　月　　24　　日書記官吳祉瑩附註：一、定暫時狀態處分，自送達聲請人之日起30日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。二、債權人依本裁定向地方法院提存所辦理提存後，應另行具狀並預繳執行費用，向地方法院民事執行處聲請執行。三、債權人收受本裁定正本後已逾30日者，不得聲請執行。

智慧財產及商業法院108年度民暫字第16號

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