109年度民公上更(一)字第1號｜智財：公平交易法除去侵害｜裁判日期：111 年 03 月 24 日

智慧財產及商業法院民事判決 109年度民公上更(一)字第1號上訴人琦玉國際有限公司法定代理人廖志賢訴訟代理人賴蘇民律師洪子洵律師林國清律師被上訴人洪士琪（原名洪師輔）訴訟代理人黃沛聲律師方道樞律師複代理人張思維律師上列當事人間請求公平交易法損害賠償等事件，上訴人對於中華民國105年10月31日本院104年度民商訴字第29號第一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，上訴人為訴之變更，本院於111年2月17日言詞辯論終結，判決如下：主文變更之訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由壹、程序方面：一、按民事事件涉及外國人或原因事實牽涉外國地者，即為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定法律之適用（最高法院98年度台上字第1695號判決意旨參照）。涉外事件之國際管轄權誰屬，涉外民事法律適用法固未明文規定，惟受訴法院尚非不得就具體情事，類推適用國內法之相關規定，以定其訴訟之管轄（最高法院104 年度台抗字第1004號裁定意旨參照）。本件上訴人請求被上訴人不得直接或間接使用或向上訴人及其關係人主張如附表五所示澳洲註冊第1460588號商標(下稱附表五商標)、附表六所示我國註冊第01648832號商標(下稱附表六商標)、附表七所示中國大陸註冊第14232299號商標(下稱附表七商標)之商標權，其中附表五、七商標均非我國商標，具涉外因素，是本件為涉外事件。又被上訴人住所在我國，上訴人主張本件競爭秩序受妨害之市場及侵權行為地亦在我國，經類推適用民事訴訟法第1條前段、第15條第1項規定，本院對本件有國際管轄權。又依涉外民事法律適用法第25條規定，關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，另同法第27條規定，市場競爭秩序因不公平競爭或限制競爭之行為而受妨害者，其因此所生之債，依該市場之所在地法。本件上訴人主張被上訴人在我國涉有公平交易法(下稱公平法)規範之不公平競爭行為妨害我國市場競爭秩序，及故意以背於善良風俗之方法加損害於他人之侵權行為，依上開規定，本件自應適用我國法為準據法。二、按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之；但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款定有明文。又在第二審為訴之變更合法者，原訴可認為已因而視為撤回時，第一審就原訴所為判決，自當然失其效力；第二審法院應專就新訴為裁判，無須更就該判決之上訴為裁判（最高法院71年度台上字第3746號判決先例意旨參照）。查本件上訴人於更審前主張：被上訴人在澳洲、我國及大陸搶註附表五、六、七商標，攀附其知名度，誤導消費者，致消費者產生混淆誤認，影響我國市場交易秩序，依公平法第29條、民法第184條第1項後段、第213條規定，求為命被上訴人拋棄附表五、六、七商標及代表澳洲A&B Motorsport公司（下稱A&B公司）拋棄澳洲註冊第1313781號商標等語，嗣於本件更審程序依同上規定，主張請求命被上訴人不得直接或間接使用或向上訴人及其關係人主張附表五、六、七商標，經核其變更之訴與原訴之原因事實，有其社會事實上之共通性及關聯性，而就原請求所主張之事實及證據資料，於變更之訴得加以利用，且無害於他造當事人程序權之保障，揆諸前開說明，上訴人所為前開訴之變更，應予准許，其原訴因變更之訴合法而視為撤回，原審關於原訴所為判決，當然失其效力，本院應專就新訴裁判，不得再就原訴加以裁判，先予敘明。貳、實體方面：一、上訴人主張：其長期經營「K」、「K-SPORT」、「XYZ」品牌用於汽車避震器等商品，於民國92年、95年以關係企業即訴外人服部汽車有限公司（下稱服部公司）名義申請註冊取得如附表一所示註冊第1111202號「K」商標（下稱附表一商標）、如附表三所示註冊第1274703號「XYZ」商標（下稱附表三商標，嗣移轉登記予紀文誼），並由臺灣區總代理商即訴外人長浜國際有限公司（下稱長浜公司）以附表二所示未註冊「K-SPORT」商標於雜誌行銷產品，上開商標及品牌在我國及國際間享有高知名度，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標，另其於93年以訴外人紀文誼名義註冊「k-sportracing.com」、於99年以上訴人名義註冊「ks-race.com」用以銷售品牌產品而成為上訴人營業表徵。被上訴人自94年起多次以其任負責人之A&B公司名義向上訴人買受避震器等產品，因業務往來關係知悉上訴人使用上開商標及品牌，竟惡意剽竊仿襲，於100年、102年、103年間分別在澳洲、我國、大陸搶註附表五、六、七商標，於A&B公司網站宣稱「K-SPORT」為臺灣品牌、抄襲上訴人網站之避震器操作說明，且不當連結至上訴人網站，攀附上訴人知名度，致消費者產生混淆誤認，影響我國市場交易秩序，構成修正前公平法第24條及現行公平法第25條足以影響交易秩序之顯失公平行為，亦構成民法第184條第1項後段故意以背於善良風俗之方法加損害於他人之侵權行為，爰依公平法第29條、民法第213條規定，擇一請求命被上訴人不得使用或向上訴人及其關係人主張附表五、六、七商標權等語。聲明求為判決：被上訴人不得直接、間接使用或向上訴人及為其製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入之汽車零件產品之人主張經濟部智慧財產局商標註冊號第01648832號商標(即附表六商標)、中國大陸註冊號第14232299號商標(即附表七商標)、澳洲註冊號第1460588號(即附表五商標)等商標之商標權。二、被上訴人則以：附表一、三商標為服部公司所有，上訴人無從據以主張權利。附表五至七商標為被上訴人依法申請取得，其予以行使乃公平法第45條之正當行為自無該法之適用。附表五商標僅單純在澳洲註冊而未從實際使用，附表六、七商標與附表一、二商標有顯著差異並不構成近似，且被上訴人產品非以我國消費者為訴求對象，其經營之線上通路網站從未將產品販售及運送至我國境內，對我國市場交易秩序自無影響，亦無構成侵權行為可言等語，資為抗辯。並聲明：變更之訴駁回。三、服部公司於92、95年間申請註冊取得附表一、三商標權（附表三商標嗣移轉登記予紀文誼），紀文誼曾於93年間註冊「k-sportracing.com」網域名稱，於104 年12月4日及105 年7 月5 日以個人或服部公司代表人之身分具狀聲明關於「K」、「K-SPORT 」、「XYZ 」之一切法律上權利（包括但不限於商標權等智慧財產權），均於該權利取得日起移轉予上訴人，又被上訴人為澳洲A&B公司代表人，曾於100年、102 年、103年間分別在澳洲、我國、大陸註冊取得附表五、六、七商標，其中附表五商標僅有單純註冊並未使用等情，為兩造所不爭執（見本院卷二第411至412頁、卷三第447頁），堪認此部分事實為真實。四、上訴人主張被上訴人有前開足以影響交易秩序之顯失公平行為，及故意以背於善良風俗之方法加損害於他人之侵權行為，請求命被上訴人不得使用或向上訴人及其關係人主張附表五、六、七商標權等語，為被上訴人所否認，並以前詞置辯。經查：㈠按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定（最高法院102年度台上字第1986號民事判決意旨參照）。上訴人所主張被上訴人違反公平法時間為98年迄今，期間公平法第24條於104年2月4日修正為現行公平法第25條，其內容相同僅條次變更，是本件應適用各該行為之實體法規定為斷。㈡上訴人就附表一至三商標享有市場上一定經濟利益：訴外人服部公司於92年10月、95年10月分別申請註冊取得附表一、三商標，訴外人長浜公司以附表二商標圖樣於雜誌刊登產品廣告等情，有附表一、三商標之商標資料檢索、99年2 月、9 月、100 年1 月、9 月、101 年2 月「SPECR 」雜誌在卷可按（見原審卷一第13至27頁、第41、170頁），又服部公司法定代理人為廖志賢，唯一股東為紀文誼，解散後由紀文誼擔任清算人，長浜公司原法定代理人為紀文誼，現為廖志賢，有公司變更登記表、經濟部商工登記公示資料查詢在卷可稽（見原審卷二第57至61頁，本院卷四第15至26頁），另依上訴人所提97年9 月16、17日參展照片（見原審卷一第31頁），其展場上有使用附表一、二商標，且公司名稱標示「QI YU AUTO PARTS CO., LTD.」即上訴人琦玉公司之英譯，另上訴人於102年間申請註冊之第1652262號商標圖樣與附表三商標圖樣完全相同，其上註明係經附表三商標權人同意申請註冊（見原審卷一第171頁），另紀文誼亦於起訴後之104 年12月4日及105 年7 月5 日以個人或服部公司代表人之身分具狀聲明關於「K 」、「K-SPORT 」、「XYZ 」之一切法律上權利（包括但不限於商標權等智慧財產權），均於該權利取得日起，移轉予上訴人（見原審卷一第117 頁、卷二第63頁、前審卷第56頁），核其用語雖不精準，但以上證據互核觀之，堪認上訴人主張其係透過關係企業服部公司及長浜公司註冊、使用附表一至三所示商標等情應堪採信，故上訴人對附表一至三商標自享有一定經濟利益。㈢被上訴人並未違反修正前公平法第24條及現行公平法第25條規定： ⒈按除本法另有規定外，事業不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。修正前公平法第24條、現行公平法第25條定有明文。此為不公平競爭行為之概括規定，適用範圍應以「足以影響交易秩序」之要件為前提，亦即行為須對於市場交易秩序足生影響時，才有該條之適用。交易秩序係指符合善良風俗之社會倫理及效能競爭之商業競爭倫理之交易行為，其具體內涵則為符合社會倫理及自由、公平競爭精神賴以維繫之交易秩序，判斷「足以影響交易秩序」時，應考量是否足以影響整體交易秩序或有影響將來潛在多數受害人，至單一個別非經常性之交易糾紛，則應尋求民事救濟，而不適用公平法第25條（修正前第24條)之規定。又所稱「顯失公平」，係指以顯失公平之方法從事競爭或商業交易，而「榨取他人努力成果」亦屬顯失公平行為類型，包含：⑴攀附他人商譽：判斷是否為本條所保護之商譽，應考量該品牌是否「於市場上具有相當之知名度」，且市場上之相關業者或消費者會產生一定品質之聯想。⑵高度抄襲：判斷高度抄襲，應綜合考量該項抄襲是否達「完全一致」或「高度近似」之程度；抄襲人所付出之努力成本與因而取得之競爭優勢或利益之關聯性及相當性；及遭抄襲之標的於市場競爭上之獨特性及占有狀態。⑶利用他人努力，推展自己商品或服務。倘事業之行為並無欺罔或顯失公平，或對市場上之效能競爭無妨害，或不足以影響交易秩序者，則無本條之適用。⒉就附表六、七商標部分： ⑴依上訴人所提附表一、二商標之使用證據（見本院卷四第47至49頁），其中「k-sportracing.com」、「KS-RACE.COM」網域名稱註冊資料（見原審卷一第269至270頁、本院卷二323至327頁）雖可證明上訴人或其關係人註冊該網域名稱，然網域名稱無從顯示商標圖樣，且該網域名稱亦非臺灣網域，另上訴人註冊各式K、K SPORT商標之註冊資料（見本院卷一第277至281頁）僅可證明上訴人註冊該等商標之事實，然該等商標圖樣與附表一、二不同，故有關附表一、二商標於我國累積商譽之程度仍應視附表一、二商標在我國實際使用狀況而定；將「K SPORT」避震器出貨給塞浦路斯、美國、紐西蘭、被上訴人、南非、A&B公司、愛爾蘭等買家之買賣契約、出口報單（見原審卷一第36頁、第168至169頁、第264 至265頁、卷二第33至36頁），其上雖記載「K-sport產品」、「商標：K-SPORT」之文字，然無法確認其商標圖樣是否為附表一、二圖樣，且其年代久遠、數量不多，產品出貨地是國外並非我國；國外參展照片之展場上雖有附表一、二商標圖樣（見原審卷一第29至33頁），然除97年9 月16、17日參展照片有日期記載外其餘均無，且其參展地點在國外，參展數亦不多；在我國向搶註「K SPORT」商標之訴外人台灣優路國際有限公司維權成功之智慧局處分書、訴願決定書（見原審卷一第134至148頁），僅可證明上訴人先使用附表二商標，然無法證明其在我國有大量行銷使用附表一、二商標之事實；108年長浜公司與訴外人林祺翊簽立之區域寄賣契約（見本院卷一第283至301頁）無法得知「K-SPORT避震器及煞車」產品所使用之商標圖樣是否為附表一、二商標，且雙方約定寄賣期間2年、每月需進貨50組，數量亦不多；長浜公司於99年至102年在「SPECR 」雜誌所刊登之廣告（見原審卷一第14至27頁）雖可見附表二商標，但期間不長，且僅刊登於一本雜誌，行銷情形並不廣泛；另上訴人所經營之網站「k-sportracing.com」、「ks-race.com」（見本院卷三第33至48頁、卷二第321頁），其上所使用之商標圖樣絕大多數為上訴人後來註冊之第1659573號、第1659592號魚形K或魚形K SPORT商標，或註冊第1645660號、1659568號「K 」商標（見本院卷一第277至279頁），使用附表一、二商標圖案者僅有零星幾個，且其網頁內容均為英文，顯非以我國消費者為主要行銷對象，以上實難認附表一、二商標業經上訴人於我國市場長期廣泛行銷，而達我國相關事業或消費者普遍認知之著名程度。再者，被上訴人所註冊之附表六我國商標係由經設計之大寫字母「KS」所組成，其以較粗字體、白色線條及外部陰影呈現競速感覺，附表七大陸商標係由經設計之粗體大寫字母「KS」及字體較小之「RACING」置於「KS」上方所組成，以留白橫線呈現競速感覺；而附表一商標為類似手寫「K」圖樣，附表二商標為長方形黑底置紅色字體K SPORT，其中K置於紅色正方形框框中，SPORT則以較小字體置於K後方，或長方形黑框內置K-SPORT，其中K字體較大，SPORT字體較小。附表一、二商標與附表六、七商標相較，兩者不僅字母數量有顯著差異，商標圖樣之設計、外觀、讀音亦不相同，消費者可明顯區辨其不同，整體觀之，並未達到完全一致或高度近似的程度。此外，附表六、七商標並未使用於我國等情，業經被上訴人陳明，上訴人亦未否認（見原審卷一第188頁、第245頁），復觀諸A&B公司網站「shopksracing.com」、「ksracing.com.au」、「aandbmotorsports.com」、「ksport.com.au」雖有使用附表六、七商標行銷商品（見本院卷三第67至129頁），然其並非臺灣網域，網頁內容均為英文，網站中有明顯澳洲地區之註記，聯絡資訊欄中有關地址、電話、傳真等資訊亦均位於澳洲，且其未以新台幣標示價格、亦未提供台灣售後服務，顯見並非以我國消費者為銷售對象，是A&B公司在國外使用被上訴人註冊之附表六、七商標行銷其產品，尚難認對我國交易秩序有影響可言。準此，本件上訴人所主張遭侵害之附表一、二商標在我國市場難謂已具相當之知名度，附表六、七商標與附表一、二商標並不近似，且附表六、七商標商品非以我國消費者為行銷對象，則被上訴人註冊、使用附表六、七商標並不構成攀附他人商譽或高度抄襲之顯失公平行為，亦未影響我國交易秩序，當無修正前公平法第24條及現行公平法第25條規定之適用。 ⑵上訴人雖主張：被上訴人以「k-sportracing.com」、「ks-r ace.com」為其表徵，且依原證6合約可知上訴人通常以K-SPORTRACING CO.,LTD名義進行交易，附表六、七「KS」、「KS RACING」商標顯係取自附表二「K-SPORT」商標縮寫KS及上訴人表徵「k-sport racing」、「ks-race」，被上訴人復以上訴人前開表徵註冊為自身網域名稱「shopksracing.com」、「ksracing.com.au」、「ksport.com.au」，以上均有使交易相對人混淆誤認附表六、七商標與上訴人品牌為同系列商標云云。然查，原證6合約雖載明賣方為K-SPORTRACING CO.,LTD （原審卷一第36頁），但K-SPORTRACING CO.,LTD為長浜公司非上訴人，此有上訴人所提之長浜公司廠商基本資料可證（見本院卷三第29頁），且僅以一份合約實難認上訴人通常以K-SPORTRACING CO.,LTD名義對外進行交易而使消費者得認知K-SPORT RACING為上訴人品牌。又所謂「表徵」，指某項具有識別力或次要意義之特徵，得以表彰商品或服務來源，使相關事業或消費者用以區別不同之商品或服務而言，網域名稱代表網路世界中的地址，其由一串數字、英文字母或特殊符號所組成，因其太過冗長，通常而言，消費者一般不會透過網域名稱來識別商品服務來源，著名商標亦係因其商標先成為著名，再透過著名商標排除他人使用在域名中，故以他人著名商標中之文字作為自己網域名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標識別性或信譽之虞者，構成商標法第70條第2款視為侵害商標權，然若欲主張網域名稱中某文字已成為其表徵，自應證明其已廣泛行銷該網域名稱，使該網域名稱已達一定識別程度而得以表彰商品或服務來源，然上訴人所提證據僅可證明其客觀上有使用「k-sportracing.com」、「ks-race.com」網域名稱，無法證明其在我國已因廣泛使用該等網域名稱，而使我國消費者可透過該網域名稱來識別商品服務來源，自難認「k-sport racing」、「ks-race」已成為上訴人表徵。又附表二商標圖樣之「K」字體占整體商標圖樣三分之一，SPORT僅占三分之二且字體較小，消費者見附表二商標圖樣，不可能將之解讀為縮寫是「KS」，而附表六、七商標圖樣並非單純「KS」、「KS RACING」字母，而是經過設計，消費者自無將附表六、七商標認為是附表二商標之縮寫而誤認兩者有所關聯。是上訴人主張附表六、七商標與附表二商標縮寫類似、與上訴人網域名稱「k-sport racing」、「ks-race」類似、被上訴人使用上訴人表徵註冊自身網域名稱，會使消費者誤認附表六、七商標與上訴人有關云云，自不足採。 ⑶上訴人復主張：我國消費者可在被上訴人經營之線上通路網站或ebay網站購得被上訴人產品，其中ebay之「999racing 」賣家更提及在台灣設有聯絡據點，顯然被上訴人透過其代理商在台銷售產品，對我國交易秩序已有影響云云。然附表六、七商標與附表一、二商標並不近似，縱使消費者可在我國購得被上訴人附表六、七商標產品，被上訴人仍不構成攀附他人商譽或高度抄襲之顯失公平行為，更何況被上訴人自始至終均否認有將產品銷售或運送至我國，觀諸上開ebay賣場，其上並無任何有關上訴人之資訊（見本院卷二第13至33頁），且依上訴人所提證據僅顯示ebay「999racing」賣家所販售之產品為999Automotive品牌，999Automotive公司簡介說明該公司多年來已獲得日本、美國、澳洲獨家代理權，包括Whiteline、dba... K-Sport...等近20種品牌及其自行研發之品牌KLS Power Spirit，目前在悉尼、布里斯班、香港、台灣、中國均設有分公司，其網頁顯示之臺灣聯絡據點為位於高雄岡山之翔誠汽車修配廠（見本院卷二第115至123頁、第171至185頁），然999Automotive公司所代理之品牌既有近20種，上開證據並未顯示999Automotive公司或翔誠汽車修配廠在臺灣所販售之品牌為何，當無法僅憑上開網站頁面即率爾認定被上訴人透過其代理商在台販售附表六、七商標產品或被上訴人有從事影響我國交易秩序之行為。此外，上訴人所指被上訴人自行經營之網站為英文頁面、貨幣為外幣（見本院卷三第67至129頁、第311頁），顯然並非以我國消費者為主要行銷對象，亦非以將產品行銷我國市場為目的，雖依上訴人提供之操作頁面顯示A&B公司之「shopksracing.com」網站可於配送選項中選擇台灣（見本院卷三第88 至89頁），然其並未進一步完成交易，則是否確實可將產品配送至我國顯非無疑，再依被上訴人所提「shopksracing.com」網站之使用者條款及常見問題說明（見本院卷三第253 至263頁），已載明該網站僅以澳洲國內為銷售範圍，所有的銷售及運送行為均以澳洲為限，其結帳頁面之貨幣選項欄未有「台幣」標示、結帳頁面亦附加額外連結至網站使用者條款向消費者說明網站銷售範圍僅限於澳洲地區（見本院卷三第311至313頁），是被上訴人辯稱其所經營之線上通路僅以澳洲為銷售市場、未曾將產品販售及運送至我國境內，並非無據，況縱使我國消費者確實可在ebay或被上訴人線上通路購買到被上訴人產品，然上開網站均為外國網站，被上訴人亦未向我國消費者行銷其產品，在此情形下，我國潛在消費者如何能得知被上訴人產品進而以國際物流方式向被上訴人採購，更遑論已達足以影響我國整體交易秩序之危險程度。以上，實難認被上訴人有在我國攀附上訴人商譽之意圖，亦難認兩造間利益分配或危險負擔已產生極度不平衡之現象，而有足以影響我國市場整體交易秩序之危險，是上訴人上開主張並不足採。 ⑷上訴人另主張：A&B公司在網站上使用其搶註之澳洲「K-SPOR T」商標販售「K-SPORT」及附表六、七商標商品，網站FAQ 中並宣稱「K-SPORT」為台灣品牌、抄襲上訴人網頁內容且不當連結上訴人網站，使我國消費者受到誤導，以為被上訴人產品經上訴人授權而向被上訴人購買產品，影響我國交易秩序云云。然查，上訴人所稱之A&B公司網站，及A&B公司所連結之上訴人網站，均為英文頁面(見前審卷第84至98頁)，顯然雙方就上開網頁均非以我國消費者為主要行銷對象，縱使因網路無國界之故，我國消費者得以接觸到上開網站內容，然此與我國市場並無關係，難認對我國整體交易秩序產生影響。況A&B公司係導引消費者接觸上訴人網站，增加消費者瀏覽上訴人網站機會，縱我國消費者會主動瀏覽A&B公司網站而誤認兩品牌有關係，也應會向設於我國之上訴人購買產品較為方便，何以會捨近求遠，以英文頁面向澳洲A&B公司訂貨，並額外支出國際運費及國際物流時間之成本？且A&B公司未將產品販售至我國，已如前述，則上訴人稱我國消費者會受到誤導而向被上訴人購買產品影響我國市場秩序云云，顯與常情不符並不足採。又上訴人稱A&B公司網頁抄襲上訴人網站內容、不當連結上訴人網站違反我國公平法規定等語縱或屬實，所應排除之侵害亦應為A&B公司在澳洲抄襲網頁或不當連結之行為，而非禁止被上訴人使用附表六、七商標，是上訴人所指亦有誤會，自無足取。 ⒊就附表五商標部分：上訴人雖稱：被上訴人註冊與上訴人附表三相同之附表五商標，顯在藉此使消費者誤以為被上訴人或A&B公司擁有上訴人之授權而能在澳洲經營或代理相關品牌，且被上訴人若非已使用或預備使用附表五商標，何需特地到澳洲註冊並繳費維持商標權，是被上訴人註冊附表五商標之行為自屬公平法規範之其他顯失公平行為且足以影響我國交易秩序云云。然查，消費者是否誤以為被上訴人在澳洲擁有上訴人授權而能在澳洲經營附表五商標，係涉及澳洲市場競爭秩序，與我國市場競爭秩序無涉，而被上訴人僅在澳洲單純註冊附表五商標，於國內、外並未實際使用附表五商標等情，為兩造所不爭執（見本院卷三第387、447頁)，且A&B公司所經營之網站為英文，非以我國消費者為行銷對象，不具有將產品行銷於我國市場之目的，已如前述，則被上訴人僅單純在澳洲註冊附表五商標，難認對於我國市場交易秩序有直接、實質且可合理預見影響之危險存在，是被上訴人在澳洲註冊附表五商標，當無修正前公平法第24條及現行公平法第25條規定之適用。 ⒋按事業違反公平法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之，公平法第29條定有明文。本件被上訴人就附表五、六、七商標之註冊或使用行為並未違反修正前公平法第24條及現行公平法第25條規定，已如前述，則上訴人依公平法第29條規定，請求排除防止侵害如其變更聲明所示，自無理由。㈣被上訴人並未違反民法第184條第1項後段規定： ⒈按故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者，負損害賠償責任，民法第184 條第1 項後段定有明文，依此規定之要件有三：⑴行為人侵害他人權利或利益，致生損害，亦即加害行為與權益受侵害之間具有因果關係；⑵背於善良風俗；⑶行為人具有侵害之故意。 ⒉上訴人雖主張：被上訴人搶註附表五至七商標係為攀附上訴人完整商業版圖，會導致上訴人需付出維權費用而有經濟上損失，且被上訴人於其經營之A&B網站抄襲上訴人網頁並為不當連結網址之行為，悖於商場誠信及社會道德，構成民法第184條第1項後段之侵權行為，應依民法第213條規定排除其使用附表五至七商標云云。然所謂背於善良風俗，係指違反保護個人法益之法規，或廣泛悖反規律社會生活之根本原理的公序良俗（最高法院108年度台上字第196號民事判決參照）。如前所述，被上訴人就附表五至七商標之註冊或使用行為，並未違反修正前公平法第24條及現行公平法第25條規定，且附表六、七商標與附表一、二商標並不近似，難認被上訴人註冊、使用附表六、七商標有何構成「搶註」或背於善良風俗方法加損害於他人可言，至於附表五商標雖與附表三商標構成高度近似，但被上訴人係在澳洲註冊附表五商標，且註冊後從未使用，上訴人亦未曾在澳洲對被上訴人就附表五商標提起類似我國商標異議或評定之爭議程序主張權利（見本院卷一第211、364頁），而各國對商標保護多採先申請及屬地主義，權利人欲使其商標在哪些國家受到保護，即應向當地商標主管機關提出申請並核准註冊，權利人基於全球商業布局之考量，因不欲經營某國市場而不在某國申請商標註冊，為常見之商業模式，相同之商標在不同國家由不同權利人取得註冊，亦非少見，上訴人雖稱被上訴人註冊附表五商標係為攀附上訴人完整商業版圖云云，然本件上訴人係於95年透過服部公司在我國註冊附表三商標，被上訴人係於100年在澳洲申請註冊附表五商標，依上訴人所提附表三使用證據（見本院卷四第49頁），上訴人於被上訴人在澳洲申請商標前，長達五年時間均未曾在澳洲使用附表三商標，且於被上訴人註冊取得附表五商標迄今長達10年時間，亦未在澳洲對被上訴人就附表五商標提起商標爭議程序主張權利，自無從認定上訴人有積極在澳洲經營附表三「XYZ」品牌之意，在此情形下，難認被上訴人在澳洲依法註冊附表五商標，係屬悖反規律社會生活之根本原理的公序良俗。至上訴人所引用之本院102年度民公訴字第5號民事判決與本件案情有別，且個案見解並無拘束之效力，尚難比附援引執為有利上訴人之論據，又上訴人主張A&B公司抄襲上訴人網頁、不當連結網址之行為縱或屬實，依民法第213條回復原狀之方式亦係命A&B公司移除所抄襲之網頁及連結，而非禁止被上訴人使用附表五至七商標。準此，被上訴人並無上訴人所指民法第184條第1項後段之侵權行為，則上訴人依同法第213條規定，請求命被上訴人回復原狀如變更聲明所示，自無理由。五、綜上所述，被上訴人並無上訴人所指違反修正前公平法第24條、現行公平法第25條及民法第184條第1項後段情事，從而，上訴人依公平法第29條、民法第213條規定，變更其訴請求命被上訴人不得直接、間接使用或向上訴人及為其製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入之汽車零件產品之人主張經濟部智慧財產局商標註冊號第01648832號商標(即附表六商標)、中國大陸註冊號第14232299號商標(即附表七商標)、澳洲註冊號第1460588號(即附表五商標)等商標之商標權，為無理由，應予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。七、據上論結，本件變更之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條規定，判決如主文。中　　華　　民　　國　　111 　年　　3 　　月　　24　　日智慧財產第一庭審判長法官　蔡惠如法官　吳俊龍法官　蔡如琪以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　111 　年　　4 　　月　　6 　　日書記官　邱于婷附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院109年度民公上更(一)字第1號

關鍵資訊