109年度民專訴字第60號｜智財：不當行使專利權所生損害賠償爭｜裁判日期：110 年 08 月 24 日

智慧財產及商業法院民事判決 109年度民專訴字第60號原告誠益光電科技股份有限公司法定代理人鄧嘉文原告胡嘉翔胡語婷共同訴訟代理人徐松龍律師蔡沂彤律師被告世正光電股份有限公司法定代理人林國瑞訴訟代理人羅嘉希律師吳敬恒律師被告黃子澤訴訟代理人曾信嘉律師上列當事人間不當行使專利權所生損害賠償爭議等事件，本院於中華民國110年7月27日言詞辯論終結，判決如下：主文被告世正光電股份有限公司應給付原告誠益光電科技股份有限公司新臺幣壹拾肆萬肆仟元，及自民國一百零九年九月二十三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告世正光電股份有限公司負擔百分之一，餘由原告負擔。本判決第一項得假執行。但被告世正光電股份有限公司以新臺幣壹拾肆萬肆仟元，為原告誠益光電科技股份有限公司預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、程序方面：一、按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人，承受訴訟以前當然停止；第168條至第172條及前條所定之承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明，民事訴訟法第170 條、第175條第1項分別定有明文。次按解散之公司除因合併、分割或破產而解散外，應行清算；解散之公司，於清算範圍內，視為尚未解散；公司之清算，以董事為清算人，但本法或章程另有規定或股東會另選清算人時，不在此限，公司法第24條、第25條第322條第1項分別亦有明定。經查，被告世正光電股份有限公司（下稱世正公司）於本件訴訟進行中解散，並經股東會選任林國瑞為清算人，有被告世正公司公司變更登記表、經濟部商工登記公示資料查詢結果、股東臨時會會議紀錄等在卷可稽（本院卷㈢第355至358頁、第431、 461頁），被告世正公司於民國110年8月20日具狀聲明由清算人林國瑞聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款定有明文。本件原告起訴時，僅以誠益光電科技股份有限公司（下稱誠益公司）為原告，並聲明：「被告應連帶給付原告新臺幣（下同）1,520萬元整，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。」（本院卷㈠第11至12頁），嗣於109年6月22日具狀追加胡嘉翔、胡語婷二人為原告，並將訴之聲明第一項變更為：「被告等應連帶給付原告等1,520萬元整，並自變更訴之聲明狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。」（本院卷㈠第483至486頁）。又於109年9月22日民事準備理由（二）狀將上開訴之聲明變更為：「一、被告世正公司及黃子澤應連帶給付原告誠益公司1,020萬元整；應連帶給付原告胡嘉翔350萬元整；應連帶給付原告胡語婷150 萬元整，並自民事準備理由㈡狀繕本送達被告世正公司及黃子澤之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。」（本院卷㈡第178頁）；再於109年10月20日言詞辯論時當庭將上開訴之聲明變更為：「一、被告世正公司及黃子澤應連帶給付原告誠益公司1,020萬元整，並自民事準備理由二狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。二、被告世正公司及黃子澤應連帶給付原告胡嘉翔350 萬元整，並自民事準備理由二狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。三、被告世正公司及黃子澤應連帶給付原告胡語婷150萬元整，並自民事準備理由二狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。」（本院卷㈡第401至402頁），並追加公司法第23條第2項、公平交易法第30條規定為請求權基礎（本院卷㈡第403、404頁），原告所為訴之變更及追加，核屬基於原告等主張被告等有不當行使專利權而請求損害賠償之同一基礎事實，揆諸前揭規定，尚無不合。貳、實體方面一、原告主張：㈠被告世正公司之第M536321 號新型專利（下稱系爭專利）申請日為105年9月7日，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於105年9月30日經形式審查核准專利；而原告誠益公司所產製型號G8 LED HEADLIGHT單一項照明設備（下稱系爭產品），則於106年6月申請發明專利，106年11月開始製造準備販售，智慧局並於107年2月實體審查核准專利，原告之系爭產品能提供H4、HS1、H17、H7燈泡車款使用，幾乎涵蓋所有摩托車、汽車市場需求，體積小巧、安裝方便，反觀被告世正公司之產品，僅能提供H4燈泡車款使用，且相容性不足。被告等深知系爭產品一旦進入市場，將使被告世正公司之產品面臨極大挑戰，基於故意打擊原告誠益公司之動機，在原告誠益公司尚未正式販售系爭產品前，被告黃子澤即於106 年12月間開始於原告誠益公司之經銷商LINE對話群組中揚言因原告誠益公司侵害其專利權要提起訴訟，並在網路上佯稱原告誠益公司侵害被告世正公司之專利，卻未提出該新型專利之技術報告，檢舉原告誠益公司之商品要求於網路平台下架。被告黃子澤並於107年2月5 日發警告函予原告誠益公司之法定代理人鄧嘉文，內容直指「誠益光電所製作及仿冒之LED 車燈燈芯產品，我司（被告世正光電）正在考慮採取正當法律途徑進行」等語，惟該警告信並未依專利法第116條規定提示新型專利技術報告，原告誠益公司之法定代理人獲悉該警告函後，立即回信予被告黃子澤，請其出具原告誠益公司侵權之鑑定報告書，亦遲遲未見被告等依法出具新型專利技術報告或鑑定報告書等文件。嗣被告世正公司即於107 年3 月6日對原告誠益公司所產製之系爭產品，提起專利侵權訴訟，請求原告等及訴外人等應連帶給付被告世正公司100 萬元，以及不得再行製造、為販買之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品，並應將製作之模具與器具銷毀；本院於107年10月9日以107年度民專訴字第44號判決認定被告世正公司之系爭專利請求項1 不具進步性，而駁回被告世正公司之訴（下稱前案訴訟），因被告世正公司未提起上訴而確定。又原告於前案訴訟取得勝訴判決確定後，於107年11 月21日向智慧局就系爭專利提出舉發、108年7月15日再提出舉發補充理由書，於此舉發期間被告世正公司仍未提出任何答辯，經智慧局一再通知，皆逾期未覆，後經智慧財局專利舉發審定書於108年12月9日作成系爭專利請求項1至9 舉發成立應予撤銷之處分，顯見系爭專利已然不具可專利性。㈡被告世正公司於前案訴訟起訴時至言詞辯論終結時，均未提出新型專利技術報告，其後系爭專利已於108年12月9日經智慧局發文作出撤銷之審定，被告等自無任何可主張免責之空間。又前案訴訟之起訴書所附之萬國專利商標事務所出具之系爭專利侵權鑑定報告書（下稱系爭鑑定報告），系爭鑑定報告書完成日期為107年2月13日，顯見被告等前開向經銷商及網路上散佈謠言、發警告函予原告誠益公司之法定代理人時根本尚未完成系爭鑑定報告，更未依法提示新型專利技術報告；況且，被告等並無正當理由不能依專利法第115條規定，向專利專責機關申請系爭專利技術報告，而系爭鑑定報告未記載最基本之系爭專利權利有效性之客觀判斷資料即可專利性，且萬國專利商標事務所係受被告等之委託出具系爭鑑定報告，顯非具有公信力之「專利專責機關」，難認被告等已盡相當之注意義務，自應依專利法第117條負損害賠償責任。又被告等上開行為亦同時該當公平交易法第24條所稱「陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事」、第25條所稱「足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」，且屬故意及情節重大，被告等亦應依公平交易法第30條、第31條規定給付3倍賠償金。㈢被告黃子澤一向有被告世正公司之「地下董事長」之稱，且聲稱被告世正公司之專利申請多出於其手，最近一次登記當屆董監事任期為107年6月22日至110年6月21日，顯見被告黃子澤至少於107年6月22日已為被告世正公司董事，當時前案訴訟尚未結束，而甲證11之錄音檔可證明向恐嚇原告誠益公司經銷商即原告胡嘉翔之人即為被告黃子澤，且甲證29之警告函亦為被告黃子澤代表被告世正公司向原告誠益公司之法定代理人鄧嘉文董事長寄發，顯見被告黃子澤對被告世正公司之一切事務，包括產品之開發與販售，均有參與並把持，實乃本件不當行使專利權之實際侵權行為人，絕非僅為被告世正公司產品之發明人，是縱使於前案起訴時被告黃子澤非被告世正公司登記名義上之董事，惟其為公司法第8條第3 項前段所稱實質上執行董事業務之人，自應與被告世正公司連帶負損害賠償責任。另被告世正公司於前案訴訟中一併將原告誠益公司之經銷商即原告胡嘉翔（安澤企業社之實際負責人）、胡語婷（嘉潘企業社之負責人）列為被告，故被告等不當行使專利權之行為，亦造成其等重大營業損失，自應連帶負損害賠償責任。㈣原告誠益公司損害賠償計算方式： ⒈原告誠益公司所製造之系爭產品在上市前已與總經銷即原告胡嘉翔與胡語婷進行充分市場預估及對系爭產品銷售之可行性，更根據總經銷對市場預估量進行備料準備，依據當時電子料件交期一般所需乃6至8個月，因此在106年原告所製作之產品上市即預估未來6至8個月之需求量總和進行電子料件備料及上市前相關機構零件備料準備。而106年底之備料申請陸續107年到貨，到貨時間會延至隔年甚至是後年，故僅以107年、108年所提列之存貨跌價損失金額323,362元及1,564,904元計算之。 ⒉系爭產品預估市場銷售量以每個月5,000預估，全年預估銷量 60,000顆，依照出售單價純益每顆200元，至少全年影響獲利1,200萬元（甲證15至16，就毛利部分依公司往年之獲利，以最低一成獲利為計算），以第一個月銷量2,880顆來推估，全年預估銷量34,560顆，依出售單價純益每隻200元，全年影響獲利6,912,000元；如已備料數8 個月預估數量40,000顆計算，依照出售單價純益每顆200元，至少全年影響獲利800萬元。 ⒊因被告等不當行為所造成之嚴重商譽損害，以全年至少獲利1 ,200萬元之10％計算，商譽損失金額至少100萬元。 ⒋承上，原告因被告等不當行使專利權導致107年及108年存貨跌價損失323,362元及1,564,904元，以及商譽損失100萬元，應列入所受損害之損害賠償金額，再加上800萬元之所失利益，共計10,888,266元（計算式：323,362元＋1,564,904元＋100萬元＋800萬元＝10,888,266元），原告誠益公司去除尾數後，僅求償10,888,000元（此與原告聲明請求之金額不符，惟原告主張聲明請求金額不變）。㈤原告胡嘉翔損害賠償計算方式：原告胡嘉翔在其網站「小嘉工作室」擬布局原告誠益公司所製作系爭產品銷售通路規劃，以星爵品牌做銷售，並進行嚴謹之市場調查，也與製造廠商即原告誠益公司進行需求預估，預估全年度銷售目標為10萬顆，依照每顆燈至少100元之通路利潤計算，至少可以產生1000萬元之獲利。就其中所需花費部分，形象影片費、產品廣告費、新產品上市推廣費用、樣品推廣及人事費用之成本損失，合計有250萬元無法有效回收。承上，依其原本可預期獲利1,000萬元之10％計算，所失利益為100萬元，再加上成本損失250萬元，共計損失為350萬元（計算式：100萬元＋250萬元＝350萬元），原告胡嘉翔僅就其中求償3,312,00 0元（此與原告聲明請求之金額不符，惟原告主張聲明請求金額不變）。㈥原告胡語婷損害賠償計算方式：原告胡語婷為八德是知名改裝車燈店家，亦為原告誠益公司之經銷商，原告誠益公司所製造系爭產品，布局系爭產品之模組銷售，依照第一個月裝車數500台預估，全年度銷售目標為6,000顆，依照每顆燈至少500元之裝車利潤，至少可以產生300萬元之獲利，但因被告等之不正當行使專利權導致該獲利無法實現；因原告胡語婷之貨源均來自原告誠益公司，單位成本較高，再加上預估獲利為6,000顆，後僅販售3,000顆，故所失利益部分計算為應獲利而未獲利金額300萬元之50％為150萬元。原告胡語婷僅就其中求償100萬元（此與原告聲明請求之金額不符，惟原告主張聲明請求金額不變）。㈦為此，爰依專利法第117條、公司法第23條第2項、公平交易法第30、31條之規定，提起本件訴訟，並聲明： ⒈被告世正公司及黃子澤應連帶給付原告誠益公司1,020萬元整，並自民事準備理由二狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。 ⒉被告世正公司及黃子澤應連帶給付原告胡嘉翔350 萬元整，並自民事準備理由二狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。 ⒊被告世正公司及黃子澤應連帶給付原告胡語婷150 萬元整，並自民事準備理由二狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。 ⒋訴之聲明第1 項至第3 項，原告等願供擔保，請准予宣告假執行。二、被告抗辯：㈠被告世正公司部分： ⒈由專利法第116條之修正沿革可知，依新型專利提起訴訟，是否須提示技術報告，於該102年6月11日修正前，實務上有爭議，為解決此爭議，該條於102年6月11日修正，限定僅於「警告」時，始須提示新型專利技術報告；至於起訴，不以提示新型專利技術報告為其要件。憲法第16條規定人民有訴訟之權，此項權利之保障範圍包括人民權益遭受不法侵害有權訴請司法機關予以救濟在內。依新型專利起訴，既無須提示新型專利技術報告，即為正當合法行使訴訟權，並非專利法第117 條之侵權行為。又被告世正公司對原告等提起之前案訴訟程序中，原告等與法院從未抗辯或要求被告世正公司應提出專利技術報告，原告等既然自願放棄要求被告世正公司提出專利技術報告，則被告世正公司未予提出，難謂行使專利權有何故意過失。況被告世正公司提起前案訴訟時，業已委請萬國專利商標事務所出具系爭鑑定報告，認定原告誠益公司之系爭產品符合構成文義侵權，主觀上確信原告誠益公司之產品有侵害系爭專利之情形，足見被告世正公司行使專利權已盡相當注意義務，並無不當行使專利權之故意過失。就系爭專利技術，被告世正公司於105年9月7日同時申請系爭專利與發明專利，當時申請之系爭專利與系爭發明專利，除系爭專利少了配光方法部分，其他皆相同，於原告誠益公司向智慧局提起舉發系爭專利之程序中，被告世正公司申請之發明專利已於107年12月1日獲智慧局核准（證書號數：I642568 ），被告世正公司已無須再維持系爭專利，故對原告誠益公司之舉發不予答辯；是系爭專利雖遭舉發撤銷，純粹是因被告世正公司放棄答辯之故，但被告世正公司依相同技術申請之發明專利既已獲核准，即不能證明系爭專利之內容不具可專利性，不能證明被告世正公司行使系爭專利有故意過失。 ⒉原告等雖然主張被告世正公司違反公平交易法24條、第25條，然原告等提出之甲證5至9，非被告等之留言，亦無「陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事」，且原告等僅空言主張被告世正公司違反公平交易法第25條，卻未見原告等具體說明被告世正公司究係違反「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」之哪一點，其主張自無理由。又公平交易法第31條第1 項，係以故意行為為要件，但系爭專利係由政府核准公告，於被告世正公司提起前案訴訟時，形式上乃合法有效之專利權；縱系爭專利嗣後雖遭舉發撤銷，但對於撤銷之理由，被告世正公司並無故意之可歸責事由，是原告等主張3倍賠償金，亦無理由。 ⒊原告等提出所謂之備料、銷售金額、銷售量變化、營收預估、行銷策略，均為原告等單方面製作之文件，且為原告等整理後之統計資料，不足以證明為真實。原告等主張其銷售未達預期，係「全部」受被告等行為之影響。姑不論原告等主張之進料與銷售數字是否真實，但影響銷售之因素甚多，對於被告等之行為與原告等主張損害間之相關因果關係，均未見原告等舉證。㈡被告黃子澤部分： ⒈專利法第117條之規範對象與賠償義務人為專利權人，公平交易法之規範對象與賠償義務人為事業，均不包括行為人，故無論原告等主張有關被告黃子澤之部分是否真實有理由，被告黃子澤均無須依公平交易法、專利法第117條規定負賠償責任。又被告黃子澤是因被告世正公司董事長林國瑞指示，始在107年6月22日掛名為被告世正公司董事至110年6月21日止，故被告黃子澤在原告等主張之107年2、3月之侵權事實行為時點，並非被告世正公司形式上董事，原告等要主張被告黃子澤在107年6月22日前已擔任被告世正公司之董事，自應由原告等負舉證責任；另依前案訴訟時有效之公司法第8 條第3項，該實質董事之規定僅適用於公開發行股票之公司，因被告世正公司並非公司發行股票之公司，當下被告黃子澤自不可能成為公司法第8條第3項所稱之負責人，原告等所謂「影子董事」之主張顯屬無據。再者，依被告黃子澤與原告胡嘉翔106年12月之LINE對話內容，即可知被告世正公司內有權決定是否就原告誠益公司採取法律行動者係被告世正公司之董事長，而非被告黃子澤，即便被告黃子澤在107年6月22日掛名為被告世正公司董事後，各種公司大小事，諸如員工資遣事宜，仍須經被告世正公司董事長林國瑞核准批示，原告等所舉之證據皆無法證明被告黃子澤有提起前案訴訟之權限或實質控制被告世正公司之權利，竟主張被告黃子澤為「地下董事長」等語，實屬無端指摘。縱認被告世正公司應依專利法第117條或公平交易法負損害賠償責任，惟被告黃子澤當下非公司法第8條所稱之公司負責人，自無須依公司法第23條第2項連帶負損害賠償責任，原告等請求被告黃子澤應與被告世正公司連帶賠償，實屬無據。而被告黃子澤為被告世正公司之員工，在被告世正公司指示下服勞務，其非屬獨立而繼續從事生產、商品交易或提供服務之行為，在市場從事競爭活動者，故被告黃子澤並非公平法所謂之事業，被告黃子澤自身亦不因公平交易法第24、25、30、31條成立損害賠償責任。 ⒉甲證5之對話日期、對話人及其內容之消息來源均不明，自無法證明被告等確有在106年12月於經銷商LINE群組對話中揚言要提起訴訟之事實。又被告世正公司之甲證6臉書貼文內容隻字未提原告等，比較圖中所指之仿冒品也是註明「大陸製造」，並非就原告誠益公司產品為比對及陳述，且被告世正公司回覆「您好，一切依法處理中，ADI謝謝您的支持」之內容僅是針對消費者提問之制式回答，亦未必得出原告等侵權之結論，消費者當不會因此類「罐頭回覆」認為原告等之產品有所侵權，客觀上不足以損害原告誠益公司之商譽。再甲證7第1頁內容發言者非被告等，且該頁內容僅在說明被告世正公司品牌「ADI」有取得專利，並未提及原告誠益公司之產品有侵權，而甲證7第2頁對話截圖之對話時間、對話者及消息來源均不明，且發言內容係在108年間所為，此時前案訴訟早已結束，與原告等主張之時間不同，亦無法證明被告世正公司有營業誹謗行為。另甲證8 檢舉截圖同樣未記載發文者身分、時間及消息來源，且違規檢舉之時間是在107年12月以後，當時被告世正公司並非依據系爭專利行使權利，與原告等所主張之時間及事由均不合，原告等所言有所顛倒時序之嫌。而甲證9 網頁截圖未顯示出處，且其上名為「鐵馬研究生」帳戶所為之言論並非被告黃子澤所為，原告等未提出任何事證即聲稱鐵馬研究生是被告黃子澤。基上，被告世正公司未以言詞、文字、圖畫或大眾傳播媒體為不實主張而致客觀上足使原告等商業信譽受損，自未有公平交易法第24條之商業誹謗行為。 ⒊因原告胡嘉翔同時也有販售被告世正公司之ADI品牌產品，被告黃子澤與原告胡嘉翔則因業務往來認識，甲證10對話截圖部分是被告黃子澤念在私交且避免原告胡嘉翔誤會所為之禮貌性通知，其內容全無原告所稱脅迫、威嚇致原告胡嘉翔不敢販售原告誠益公司產品之情形；原告等主張「小嘉工作室」為原告胡益嘉之銷售通路，而原告胡嘉翔於106 年12月間收到上開對話內容後，仍依計畫於107 年1 月5 日在「小嘉工作室」官方網站公告系爭產品上市之消息，顯見甲證10訊息並未影響原告胡嘉翔與原告誠益公司交易之意思，自不生足以影響交易秩序之可能性，而不成立公平交易法第25條之不正競爭。又甲證11之錄音為被告黃子澤與原告胡嘉翔於108年3月13日之LINE通話紀錄，與原告等所主張於106 年12月間發生之時間不同，且原告胡嘉翔知悉對話內容為被告黃子澤酒後失態所言，並不以為意，兩人亦繼續討論讓原告胡嘉翔能繼續販售兩造公司之產品，根本未影響市場之交易秩序，亦無事業以欺騙或隱瞞重要事實等引人錯誤之方法，致使交易相對人與其交易或使競爭者喪失交易機會之情形。另甲證29之107年2月5日電子郵件部分，僅寄予原告誠益公司法定代理人鄧嘉文，未將該電子郵件發予原告等之客戶或任何潛在之交易相對人，自無可能影響市場之交易秩序或使交易相對人不能為正確之交易決定，自不構成公平交易法第25條之不正競爭行為。再被告世正公司提起前案訴訟主張系爭產品產品侵害當時有效之系爭專利權利之行為，僅為單一個別非經常性之交易糾紛，自不適用公平交易法之規定；而被告世正公司提起前案訴訟之行為，目的是在行使當時有效之系爭專利權利，被告世正公司在前案訴訟並無隱瞞或欺騙足以影響交易決定之交易事實，亦未妨害消費者行使權利，而無顯失公平之情事，被告世正公司自無公平交易法第24條、第25條之行為。 ⒋被告黃子澤寄出甲證29電子郵件之收件人為原告誠益公司法定代理人鄧嘉文，可知原告誠益公司在107年2月5日即可得知悉其所主張之違反專利法第117 條及公平交易法第24、25條事實，然其卻於109 年3月9日始提起本案訴訟為請求，自已罹於2 年消滅時效。又原告等於前案訴訟係於107年3月底即收受被告世正公司之起訴狀，惟原告胡嘉翔、胡語婷卻遲至109年6月18日、6月22日始追加請求損害賠償，亦已罹於2年消滅時效。 ⒌原告誠益公司就其所受損害僅提出甲證13至17、甲證45等私文書，被告黃子澤爭執該等私文書之形式上真正，故原告誠益公司未能證明其損害存在。又該等文書性質上僅為原告等自行製作之內部帳本，亦不能排除係事後製作，原告誠益公司倘要證明有系爭產品銷售額下降、呆滯料、商譽等損害，自應提出相關進銷項發票及收據，否則無法認該損害存在。甚而，甲證13至16均無法看出為系爭產品之相關資料，自無法證明因果關係；況銷售額之增長消退影響因素眾多，例如銷售策略、產品上市後之口碑都是影響因素，不能一概將原告誠益公司產品銷售額下降之情，歸咎於其主張之侵權事實。至甲證17上未記載製作時間，其內容所記載之市場需求量、市場覆蓋率、每月預計銷售目標等數字均為無據之片面之詞，毫無任何客觀資料足以支持，顯然不符合損害賠償所失利益之要件。另原告誠益公司究竟有何商譽受損失，並未見其舉證以實其說，此部分主張，亦無理由。 ⒍原告胡嘉翔就其所受損害僅提出甲證33至35之私文書，被告黃子澤否認形式上真正，原告胡嘉翔如要主張該等費用支出存在，應提出進銷項發票、收據等憑證。又星爵科技企業社與前案訴訟無關，自與本件原告等主張之侵權事實無關，原告胡嘉翔以星爵科技企業社之相關數據為請求，自無理由。又甲證33至35僅為星爵科技企業社之經營內帳，其上並未記載前案訴訟之被控侵權產品之資訊，甚而房租、人事成本等費用更顯與本件被控侵權事實無關。縱認要以星爵科技企業社資料作為認定原告胡嘉翔損害之事證，惟星爵科技企業社係107年2月13日設立、原告胡嘉翔在108年1月24日設立星爵國際有限公司營業迄今、星爵科技企業社便在108年3月27日歇業，可知星爵科技企業社之歇業應是為了轉型有限公司型態繼續營業。再依星爵科技企業社分類帳銷貨收入部分，其銷貨收入最高之月份係在前案訴訟進行中之107年7至10月間，且該年度之銷貨收入基本上呈現上升趨勢，可見前案訴訟對於星爵科技企業社經營毫無影響，原告胡嘉翔未因前案訴訟受有獲利減少之損害，而107年11、12月間銷貨收入雖減少，但是斯時前案訴訟已結束，該收入減少與原告等主張之侵權事實間顯然欠缺因果關係，且該減少可能係因為原告胡嘉翔欲轉型有限公司而為之經營策略。 ⒎原告胡語婷就其所受損害僅提出甲證36至37之私文書，被告黃子澤否認形式上真正，原告胡語婷如要主張該等費用支出存在，應提出進銷項發票、收據等憑證。又依嘉潘企業社分類帳之107年間各月銷貨收入，可見該年度之銷貨收入基本上呈現上升趨勢，且前案訴訟進行中嘉潘企業社銷售額亦無明顯增減，足認前案訴訟對於嘉潘企業社經營無影響。故原告胡語婷主張其有所損害等語，實屬無據。故原告等未就渠等主張之損害存在，以及該損害與渠等所主張之侵權事實間之因果關係為舉證，渠等其請求損害賠償責任，自無理由。⒏原告等主張依民法第216 條所受損害、所失利益之範圍計算損害額，則依舉證責任之法則，原告等自應就各自主張之損害額為舉證。然原告誠益公司未說明「已備料數8 個月預估數量」之依據為何、預估數量如何計算，以及此4 萬顆產品之預估銷售期間為何；又獲利減少之損害並非以客觀可得預計銷售目標之數額計算，而應以客觀可得預計銷售目標及實際銷售數之差額計算，原告誠益公司有販售前案訴訟之被控侵權產品獲利，其請求未扣除該等獲利，已有不當。再者，所失利益若要採用同業利潤標準計算，亦應以扣除營業利益及營業費用之「淨利率」計算，且原告誠益公司僅泛稱產品單顆售價1,200元，未提出發票單據；呆滯料損失部分，原告世正公司自承106年至109年與前案訴訟之被控侵權產品相關之存貨僅甲證45螢光筆標示部分，則其存貨損害額必不能高於螢光筆標示部分者。而前案訴訟於107年3月6日起訴、107年10月9日宣判，原告誠益公司106、108、109年度發生之存貨損害自不能歸責於前案訴訟，本件損害額僅能以107 年3月6日起至107年10月9日止之期間為計算。另原告胡嘉翔、胡語婷所主張之預估銷售目標均未說明其依據為何、預估數量如何計算，自難認可信。如要採用同業利潤標準計算，亦應以扣除營業利益及營業費用之「淨利率」計算，原告胡嘉翔、胡語婷僅泛稱產品單顆售價1,500元、2,500 元，卻未提出發票單據，是此等獲利減少之請求，當不可採。而原告胡嘉翔所主張之成本損失250萬部分，並未能證明其形象廣告費、產品廣告費、新產品推廣費用及人事成本之支出等經營成本費用與其主張之侵權事實有因果關係，且未提出發票單據，亦未舉證說明該等費用係專為前訴訟之被控侵權產品所支出，其此金額之請求自屬無據。㈢聲明： ⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。 ⒉如受不利益判決，願供擔保請准免為假執行。三、不爭執事項：（本院卷㈡第405頁）㈠被告世正公司於106年2月1日獲智慧局公告擁有系爭專利，系爭專利於108年12月9日遭舉發撤銷，被告未訴願而確定。㈡被告世正公司主張原告3人侵害系爭專利，於107年3月6日對原告3 人提起訴訟，請求損害賠償及停止侵害，經本院於107年10月9日以107年度民專訴字第44號判決被告敗訴，被告世正公司未上訴而確定。㈢被告世正公司於提起前案訴訟時起至前案訴訟確定時止，均未提示新型專利技術報告。四、得心證之理由原告等主張被告等不當行使專利權，且已違反公平交易法之規定，致原告等受有損害，自應連帶負損害賠償責任，則為被告等所否認，並以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷㈡第405頁），所應審究者為：㈠被告世正公司未先提示新型專利技術報告即提起前案訴訟，是否有違專利法第117條之規定？被告世正公司提起前案訴訟，有無侵害原告權利之故意或過失？㈡原告等依專利法第117條、公司法第23條第2 項之規定，請求被告等連帶負損害賠償責任，有無理由？若有，損害賠償金額各以若干為適當？㈢被告世正公司之行為，是否違反公平交易法第24、25條之規定？原告依公平交易法第30、31條之規定，請求被告世正公司負損害額3倍之損害賠償責任，有無理由？若有，損害賠償金額各以若干為適當？茲分述如下：㈠被告世正公司未提示新型專利技術報告即提起前案訴訟，業已違反專利法第117條之規定，自有侵害原告權利之過失 ⒈按新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限，專利法第116條、第117條分別定有明文。又100年12月21日修正公布之上開專利法第117條規定，係將92年專利法第105條規定：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責（第1項）。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失（第2項）」，予以修正。稽諸第117條修正之立法理由，明揭：「…二、…㈡為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，明定新型專利權人行使權利後，若該新型專利權遭到撤銷，除新型專利權人證明其行使權利係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者外，應對他人所受損害負賠償責任。三、㈠原條文第2項係屬新型專利權人舉證免責之規定，自應由新型專利權人負舉證責任…。㈡另原條文第2項規定，常導致新型專利權人誤以為欠缺新型專利技術報告等客觀權利有效性判斷資料，亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張權利；或認為只須取得新型專利技術報告，即得任意行使新型專利權，而不須盡相當注意義務，不僅對第三人之技術研發與利用形成障礙，亦嚴重影響交易安全。㈢按新型專利技術報告即使比對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等，並無法排除新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義務，始為周妥」之旨。足見修法之目的，係為防範以形式審查即取得新型專利權之人，濫用或不當行使其權利，於該新型專利權遭撤銷時，應就他人所受損害負賠償責任，並加重其免責之舉證責任，即明定須證明自己係基於新型專利技術報告之內容，及已盡相當之注意，始得免責（最高法院107年度台上字第2360號判決意旨參照）。準此，提起訴訟並非專利法第116條所稱之警告，固不以提示新型專利技術報告為必要，惟新型專利權人如未提示新型專利技術報告而行使權利，日後新型專利被撤銷時，即應對於因行使權利所造成他人之損害，負損害賠償責任，並無主張免責之餘地。 ⒉查被告世正公司提起前案訴訟迄至前案訴訟確定時止，均未提示新型專利技術報告，此為兩造所不爭執（本院卷㈡第405 頁）。又專利法第116 條、第117 條之立法目的，係為了避免僅形式審查核准，惟實質上不具專利要件之新型專利，於行使權利後被撤銷專利時，造成他人之損害，乃要求新型專利權人行使權利時，應提示新型專利技術報告，業如前述；而依專利法第115條第1項規定，申請專利之新型經公告後，任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。是被告世正公司於系爭專利經公告後，提起前案訴訟前，自得依法向專利專責機關申請新型專利技術報告，斯時亦無不得申請新型專利技術報告之困難，惟被告世正公司於提起前案訴訟時，所提出之相關證據均無新型專利技術報告，縱其業已提出萬國專利商標事務所出具之專利侵權鑑定報告書（本院卷㈠第31至36頁），亦僅能證明其提起前案訴訟時尚無不當行使專利權之故意，尚難謂其無過失之可言。揆諸前揭規定及說明，被告世正公司於提起前案訴訟時，既未提示新型專利技術報告，即無從認定其行使專利權係基於新型專利技術報告之內容且已盡相當之注意義務，自無從依專利法第117條但書規定主張免責之餘地。 ⒊至被告等雖辯稱被告世正公司當時就系爭專利技術內容系同時申請新型及發明專利，被告世正公司申請之發明專利已於107年12月1日獲智慧局核准，被告世正公司已無須再維持系爭專利，原告等即不能證明系爭專利之內容不具可專利性，亦不能證明被告世正公司行使系爭專利有故意過失等語。惟被告世正公司固於105年9月7日申請系爭專利時，同時聲明就相同創作在申請該新型專利之同日，另申請發明專利，而智慧局於105年9月30日經形式審查核准系爭專利申請案，並於106年2月1日公告並發給新型專利證書，其後仍須就上開發明專利進行實體審查。其後，智慧局於審查過程中，分別於106年10月25日、107年3月30日審查意見中就該發明專利有不符合專利法第22條第2項或第26條第2項規定之情形，通知被告世正公司說明，有智慧局審查意見通知函在卷可參（本院卷㈠第401至419頁），可知被告世正公司於提起前案訴訟前、後，已然知悉與系爭專利請求項1相同創作之上開發明專利申請案具有不可專利性之可能性，惟被告世正公司仍從未申請系爭新型專利技術報告，亦從未徵詢外部公正客觀之單位就系爭專利有效性與否進行鑑定，難認被告世正公司已盡相當之注意而無過失可言。是被告世正公司上開所辯，尚非可採。㈡原告誠益公司依專利法第117 條之規定，請求被告世正公司負損害賠償責任，為有理由 ⒈被告世正公司應就其行使專利權所致他人之損害，負損害賠償責任 ⑴查被告世正公司對原告等提起前案訴訟時，未提示新型專利技術報告，並無專利法第117條但書之免責事由，均已如前述，而系爭專利並於108年12月9日經舉發成立而經撤銷確定，有智慧局舉發審定書附卷可證（本院卷㈠第145至160頁），則其於系爭專利之專利權遭撤銷時，自應就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，負損害賠償責任。 ⑵另原告等主張被告黃子澤為本件不當行使專利權之實際侵權行為人，且為公司法第8條第3 項前段所稱實質上執行董事業務之人，自應與被告世正公司連帶負損害賠償責任等語。惟查：觀諸原告等所提出甲證5、7、9之對話內容（本院卷㈠第167頁、第179至181頁、第185至191頁），均難係屬被告黃子澤之對話或留言內容；甲證6之臉書貼文中，僅可見被告世正公司在他人詢問「這沒打到你們的專利嗎？」時回覆「一切依法處理中，ADI謝謝您的支持」（本院卷㈠第175頁），以及甲證8之檢舉函（本院卷㈠第183頁），係署名為被告世正公司提出之檢舉，亦無證據證明係屬被告黃子澤所為之行為。至被告黃子澤雖於107年2月5日寄發電子郵件予原告誠益公司之法定代理人，其內容係告知被告世正公司對於原告誠益公司製作及仿冒LED車燈燈芯產品一事，正考慮採取正當法律途徑進行，會透過專利訴訟的管道來爭取公司的權利等（本院卷㈡第237頁），惟由原告等所提出甲證10之對話內容記載「哥哥，我們董事長已經知道誠益光電，先益電子出小魚眼的事了」、「他已經找律師擬好存證信函要給相關販售店家及該公司」、「先跟你說一聲這是公司的決定，跟我無關」(本院卷㈠第193頁)，可知被告黃子澤應僅是單純轉達被告世正公司之決定，實難認被告黃子澤為實質控制並有權決定公司事務之人，更遑論為實質侵權行為人。再者，依被告世正公司歷年公司變更登記表所示（本院卷㈢第355至 404頁），被告黃子澤係於107年5月14日始經登記為被告世正公司之董事，被告世正公司於107年3月6日提起前案訴訟時，被告黃子澤尚非被告世正公司之董事或經理人，亦無證據認定被告黃子澤為實質控制並有權決定是否提起前案訴訟之人，是原告等主張被告黃子澤應與被告世正公司連帶負損害賠償責任，尚屬無據。 ⒉損害賠償之計算按民法第216條第1項所謂所受損害，即現存財產因損害事實之發生而被減少，屬於積極的損害。所謂所失利益，即新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於消極的損害（最高法院48年台上字第1934號判決先例參照）。又民法第216條規定，損害賠償除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害（積極損害）及所失利益（消極損害）為限。既存利益減少所受之積極損害，須與責任原因事實具有相當因果關係，始足當之。又依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。該所失利益，固不以現實有此具體利益為限，惟該可得預期之利益，亦非指僅有取得利益之希望或可能為已足，尚須依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，具有客觀之確定性（最高法院95年度台上字第2895號判決要旨參照）。茲就原告等是否受有損害、其損害是否與被告世正公司不當行使專利權之行為間具有因果關係、損害金額為若干等，分述如下： ⑴原告誠益公司部分： ①原告誠益公司雖主張其107年、108年所提列之存貨跌價損失金額為其所受損害（本院卷㈢第257至269頁），惟前案訴訟自107年3月6日起訴時起至107年10月9日判決時止，原告誠益公司均仍持續販賣系爭產品並無間斷，此觀原告誠益公司所提出系爭產品自107年1月起至108年11月止之銷售量即明（本院卷㈠第231至235頁），足見107年、108年尚未銷售之存貨並非不能日後持續販售，自難認該部分係原告誠益公司之所受損害。是原告誠益公司請求該部分存貨損失，尚屬無據，應予駁回。 ②原告誠益公司雖主張以系爭產品之市場銷售量為每月5,000顆、純益200元及備料8個月預估數量為40,000顆計算其所失利益，惟該等銷售量僅為原告誠益公司及其經銷商分析市場之預估數量，均無客觀資料可為佐證，亦非依通常情形或依已定之計劃或其他特別情事而具有客觀之確定性，自難以上開預估數量作為原告誠益公司計算所失利益之依據，本院認應以客觀上實際銷售數量做為原告誠益公司可得預期之利益較為合理。而原告誠益公司自承係於107年1月間開始銷售系爭產品（本院卷㈢第86頁），而以前案訴訟起訴前之107年1、2 月及前案訴訟判決後之107年11月至108年11月共計15個月之實際銷售數量共為16,790顆（本院卷㈠第231至235頁），其每月平均銷售數量為1,119顆（小數點以下四捨五入），而前案訴訟期間即107年3月至107年10月間共計8個月之實際銷售數量共為8,234顆（本院卷㈠第231至235頁），其每月平均銷售數量為1,029顆（小數點以下四捨五入），該等數量與被告世正公司所提出之108年6月至108年12月之每月平均銷售數量約為880顆（本院卷㈢第103頁），兩者數量差異非鉅，故原告誠益公司所提出上開實際銷售數量部分，應堪採信。是以原告誠益公司在前案訴訟期間與其前案訴訟起訴前、判決後期間之實際銷售數量相比，足見其因被告世正公司不當行使專利權因而受有每月減少賣出90顆系爭產品之損害。而原告誠益公司主張系爭產品每顆零售單價為1,200元，被告等雖辯稱原告等未提出相關證據，惟原告胡嘉翔之小嘉工作室網頁上所刊登系爭產品之售價即為2,500元，且被告世正公司於前案訴訟中，所購買系爭產品之收據金額單價亦為2,500元（前案訴訟卷㈠第115、247頁），是原告主張系爭產品每顆零售單價為1,200元，應屬可採；如以107年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準（本院卷㈢第42頁），有關機車零件製造之同業平均毛利率為28％計算，每顆獲利約為336 元（計算式：1,200元×28％＝336元），原告誠益公司僅以較低之每顆獲利200元請求，尚屬可採；加以原告誠益公司所主張受影響之前案訴訟8個月期間，可計算原告誠益公司於該期間內可得預期之所失利益為144,000元（計算式：90顆×8個月×200元＝144,000元），是原告誠益公司請求被告世正公司賠償所失利益144,000元部分即為有理由，逾此部分之請求，即屬無據，應予駁回。至被告等雖辯稱獲利部分應以淨利率計算等語，惟專利法對於何謂成本與必要費用並未具體界定，參酌會計學上對於直接成本與間接成本之定義，所謂直接成本係指可追溯成本，即能直接辨認或直接歸屬至成本標的（如部門或產品）之成本，間接成本則係指無法直接辨識或直接歸屬至特定成本標的，而須透過特定方法進行分攤之成本，計算受損害人所失利益時，所得扣除之成本與必要費用，應界定為會計學上之直接成本，而不包括間接成本。準此，行為人可得扣除之成本僅限於製造或銷售侵權物品而直接支出之生產成本，至於間接成本則不容許扣減，即相當於會計學上之「毛利」，而非「淨利」，否則，如容許行為人將其他不屬於製造、銷售侵權物品而直接支出之生產成本及費用亦得扣除，不啻將上開間接成本及費用，轉嫁由受損害人負擔，顯非公平合理，是被告等所辯不足採信。 ③原告誠益公司另請求商譽損失部分，依原告誠益公司所提出甲證5、7、9之相關證據，均未能證明為被告等所為之對話或留言內容，而甲證6、8、10則為被告世正公司或被告黃子澤提出檢舉或表明依法處理之內容，原告誠益公司究有無侵害系爭專利一事既尚未確立，尚難認有何影響原告誠益公司商譽之情形；況由上開每月平均實際銷售數量觀之，原告誠益公司因被告世正公司不當行使專利權之影響，每月減少賣出90顆系爭產品，該等數量尚非相差甚鉅，實無從認定原告誠益公司因此受有嚴重商譽損害，是原告誠益公司請求被告世正公司應賠償商譽損失100萬元，即屬無據，應予駁回。 ⑵原告胡嘉翔、胡語婷部分：原告胡嘉翔、胡語婷主張所失利益部分，僅以其自行製作之行銷策略（本院卷㈠第241至247頁），即稱其預估全年度銷售目標分別為10萬顆、6,000顆，惟該等預估銷售量僅為原告胡嘉翔、胡語婷分析市場之預估數量，均無客觀資料可為佐證，亦非依通常情形或依已定之計劃或其他特別情事而具有客觀之確定性，自難以上開預估數量作為原告胡嘉翔、胡語婷計算所失利益之依據，是其等依上開預估銷售量請求被告世正公司應賠償此部分所失利益，顯屬無據。另原告胡嘉翔所稱已支出之形象影片費、產品廣告費、新產品上市推廣費用、樣品推廣及人事費用合計有250萬元之成本損失部分，僅見原告胡嘉翔提出自行製作之費用支出明細、日記帳、分類帳等資料為證，惟觀諸該等資料（本院卷㈡第261至308頁），僅為一般商家關於資料、租金、相關費用、雜費之支出明細，該等費用支出明細究係支出何等項目之廣告費等，均未見原告胡嘉翔提出相關實際支出之收據或發票舉證以實其說，自難認原告胡嘉翔確已實際支出該等費用且與被告世正公司不當行使專利權間具有因果關係，是原告胡嘉翔請求被告世正公司應給付該等成本損失，亦屬無據，應予駁回。⒊再按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程式送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229 條第2 項定有明文。而遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應負利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5 ，民法第233 條第1 項、第203 條亦有明定。本件原告誠益公司請求被告世正公司賠償之金額，並未定有給付期限，而原告誠益公司係請求自民事準備理由二狀繕本送達之翌日起給付遲延利息，而被告世正公司自承其係於109年9月22日收受該書狀（本院卷㈡第404頁），是被告世正公司應自收受上開書狀繕本送達之翌日即109年9月23日起負遲延責任。是以，原告誠益公司請求被告世正公司應自109年9月23日起給付法定遲延利息，即屬有據，應予准許。㈢至上開爭執事項㈢，被告世正公司之行為，是否違反公平交易法第24、25條之規定等部分，業據原告等主張與專利法第117條之請求權基礎間，係擇一請求法院為勝訴之判決（本院卷㈡第404頁），是就該爭點部分，爰不再論述，附此敘明。五、綜上所述，被告世正公司於行使專利權時，未提示新型專利技術報告，難謂已盡相當之注意，於系爭專利遭撤銷時，自應依專利法第117條之規定，就原告誠益公司所受損害部分負損害賠償責任；至原告胡嘉翔、胡語婷部分，因未舉證其等因此受有損害，則其等請求被告世正公司應負損害賠償責任，即屬無據；另無證據認定被告黃子澤為實質控制並有權決定是否提起前案訴訟之人，是原告等主張被告黃子澤應與被告世正公司連帶負損害賠償責任，亦屬無據。從而，原告誠益公司依專利法第117條之規定，請求被告世正公司應給付原告誠益公司144,000元，及自109年9月23日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。至逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。六、原告等陳明願供擔保聲請就其聲明宣告假執行，經核就本判決主文第1 項原告誠益公司勝訴部分，所命給付金額未逾50萬元，爰依民事訴訟法第389 條第1 項第5 款規定，依職權宣告假執行，被告世正公司聲請宣告免為假執行核無不合，爰酌定相當之擔保金額准許之。至原告等敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，不應准許，應併予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條。中　　華　　民　　國　　110　年　　8　　月　　24　　日智慧財產第三庭法官林怡伸以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　110 　年　　9 　　月　　3 　　日書記官　鄭楚君

智慧財產及商業法院109年度民專訴字第60號

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