2109年度民暫字第11號｜智財：聲請定暫時狀態之處分｜裁判日期：109 年 10 月 22 日

1智慧財產法院民事裁定 2109年度民暫字第11號 3聲請人徐萍萍 4 5代理人吳孟柔律師 6相對人都一處有限公司設臺北市信義區仁愛路4段506號 7法定代理人徐國樑 8相對人雅萍有限公司 9法定代理人徐國樑 10上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，本院裁定如下： 11主文 12聲請駁回。 13聲請程序費用由聲請人負擔。 14理由 15一、聲請人聲請意旨略以： 16經濟部智慧財產局（下稱智慧局）民國102年11月13日函釋 17「商標申請註冊實務上，因獨資或合夥之營利事業無權利能力18，故以獨資或合夥方式經營之行號（商號）申請商標註冊者，19須以商業負責人名義並冠上行號（商號）名稱提出申請，…至20於商標權之歸屬，應回歸其商業登記之組織型態，若係獨資組21織則為出資人或其法定代理人，若為合夥組織則為全體合夥人22」（聲證5），查註冊第00067014號「都一處DOITTRUE」 23商標（下稱系爭商標）於93年間由聲請人移轉登記予「北平 24都一處企業行徐○○」時，實係將系爭商標移轉予「北平都一25處企業行」之全體合夥人即聲請人與弟徐○○、徐○○等三人26（聲證1、2、6，下稱聲請人姊弟），而非移轉予徐○○個人 27，該商標權移轉契約書、移轉登記申請書亦載明受讓人為「北 11平都一處企業行」（聲證7、8），則系爭商標應為「北平都 2一處企業行」之全體合夥人所公同共有，依民法第668條、第 3828條第3項規定，非經全體合夥人同意不得處分。然徐○○ 4於97年間未得其他合夥人之同意，即將系爭商標移轉登記予 5徐○○（聲證11至13），其物權行為及移轉登記應均屬無效 6，又商標法之登記非如土地法上登記具有絕對之效力，其登記 7僅發生對抗之效力，尚無善意取得之適用，基此，徐○○嗣於 899年間將系爭商標移轉予徐○○，仍屬無權處分，徐○○不 9得主張系爭商標權之善意取得，系爭商標仍應屬「北平都一處 10企業行」之全體合夥人所公同共有，而商標授權屬處分行為，11徐○○擅自以相對人都一處有限公司（下稱都一處公司）、雅12萍有限公司（下稱雅萍公司）之名義分別使用系爭商標經營「13都一處仁愛店」、「都一處內湖店」，販售麵點、提供小吃業14務服務等（聲證14、15），業已侵害系爭商標權人之權利， 15系爭商標權人自得請求相對人等排除侵害並損害賠償。 16相對人都一處公司成立於98年6月24日（聲證3）、雅萍公 17司成立於105年9月22日（聲證4），並各於其公司登記現 18址經營「都一處仁愛店」、「都一處內湖店」（聲證15）， 19對系爭商標之侵權行為屬侵害狀態延續之情形，聲請人所受財20產上之損害亦隨之增加，聲請人因徐○○、徐○○於臺灣高等21法院109年度上字第133號事件提出之109年3月11日答辯 22狀所附上證1即智慧局原服務標章註冊簿影本（聲證16）， 23始知悉上情，聲請人就此最高得請求賠償起訴前10年間系爭 24商標授權金之損害；承如前述，「北平都一處企業行」負責人25徐○○、徐○○所為之系爭商標移轉行為均屬無權處分，聲請26人得依民法第828條第2項準用第821條第1項、商標法第6 279條第1項規定，為全體共有人之利益，請求系爭商標登記名 21義人塗銷該不實之移轉登記，其請求權時效為15年，並無罹 2於時效之問題，是徐○○從未取得系爭商標權，相對人等均以 3徐○○為負責人，亦無使用系爭商標之授權登記，渠等侵害系 4爭商標權人之事實甚明，聲請人將來就本案提起訴訟之勝訴機 5會極大。 6相對人等稱93年及97年間二次系爭商標之移轉均經家族全體 7同意，並委由聲請人辦理移轉登記事宜，聲請人知悉且同意系 8爭商標權之移轉云云。惟查，聲請人與相對人都一處公司之另 9案臺灣高等法院105年度重上字第87號民事判決中，業將「 10…徐○○與徐○○於86年1月25日簽訂分居協議書（聲證 1118）同意拋棄其對於4640、4653建號建物、500號建物所屬 12車位之一切權利及北平都一處餐廳之經營權。…95年4月 13間，因北平都一處餐廳已登記為『北平都一處企業行』，故由14徐○○、楊○○與子女即聲請人、徐○○、徐○○等人簽訂合15約書（聲證19），再次確認由楊○○取得4653建號建物所有 16權，聲請人及徐○○、徐○○共同取得4640號建物所有權及 17北平都一處餐廳之經營權。…北平都一處餐廳，原自59年 18間起由徐○○以獨資商號『北平都一處』經營，86年1月起 19至91年2月起改以合夥型態經營，並由聲請人為登記負責人 20；91年2月起由聲請人及徐○○、徐○○合夥之『北平都一 21處企業行』經營，登記負責人為徐○○，自96年10月26日 22起改由聲請人以獨資商號『都一處企業行』經營；自97年2 23月25日仍以獨資商號『都一處企業行』經營，惟改由楊○○ 24擔任負責人；自98年6月24日起，改由『北平都一處有限公 25司』經營。徐○○於98年6月24日獨資設立『北平都一處 26有限公司』，自98年6月24日起迄今經營北平都一處餐廳， 27…又『北平都一處有限公司』已於104年12月11日變更登記 31為徐○○獨資經營。聲請人於98年3月11日將上開建物之 2鑰匙交付予徐○○」等列為不爭執事項（聲證17第3至4頁 3），足見徐○○早於86年間簽訂聲證18之分居協議書時，即 4同意退出「北平都一處」餐廳之經營，並於95年間簽訂聲證 519之合約書，再度確認其放棄「北平都一處」餐廳之經營權 6，聲請人自無於97年間同意將系爭商標移轉予徐○○之理， 7至於聲證12、13為聲請人筆跡乙事，係因當時徐○○為「北 8平都一處企業行」負責人，其執意將系爭商標移轉予徐○○， 9聲請人雖不同意，且明知其此舉違反聲證19之合約書，惟聲 10請人事親至孝，且都一處餐廳之財務及行政事務向由聲請人處11理，遂在徐○○之要求下，提供過去辦理商標移轉所使用之契12約書格式草稿供其參考，並不表示聲請人同意將系爭商標由「13北平都一處企業行」移轉予徐○○，蓋聲請人不具法律專門知14識之背景，自無從知悉合夥財產非經全體合夥人同意，合夥之15負責人並不得任意處分之規定，故而當徐○○任意處分屬於合16夥財產之系爭商標權時，聲請人並未認知自己有同意與否之權17利。 18聲請人倘對徐○○等人提起商標權之訴訟，渠等可能惡意降低19「北平都一處」餐廳之商品及服務品質，以取得短期暴利，或20由其他為其所控制之商號或公司承接相對人等之營收，使相對21人等之財務狀況惡化，以規避將來之賠償責任，相關消費者不22辨真假，勢必將品質惡化之都一處商品及服務歸咎於聲請人，23進而造成實際商標權人之商譽蒙受無法彌補之損害，故本件有24立即停止相對人等使用系爭商標之必要；相對人等於本案判決25確定前，停止使用系爭商標所受之損害，實務上得以上揭期間26之系爭商標授權金計算之，相對人等仍可繼續經營，然聲請人27所受損害係因持續之侵害狀態所造成，其所能請求之損害賠償 41最高亦不過起訴前未罹於時效內期間之商標授權權利金，衡諸2兩造之利益及損失，本件應裁定相對人等停止使用系爭商標， 3較符合衡平原則；另「北平都一處」餐廳因上一代之努力，建 4立優良聲譽，為臺北市觀光餐飲界榮枯之重要指標，徐○○、 5徐○○身為第二代經營者，卻坐享其成、不遵母訓，不顧誠信 6之不法行為實將造成臺北餐飲界聲譽之傷害，進而損及公共利 7益。 8並聲明：聲請人願供擔保，請求裁定相對人都一處公司、雅 9萍公司於本案判決確定前，禁止使用「都一處」名稱於商品或 10服務類別第7類「麵點、小吃業務服務」等商品銷售及服務提 11供。聲請費用由相對人負擔。 12二、相對人等陳述意旨略以： 13聲請人為相對人等之法定代理人徐○○及訴外人徐○○之姊姊14，其等父親徐○○於59年間起經營「北平都一處餐廳」，並 15於82年間申請註冊系爭商標，商標權人為徐○○獨資經營之 16北平都一處商號（相證1），嗣因父、母親徐○○、楊○○於 1786年初分居，該餐廳交由楊○○及聲請人姊弟繼續經營，而 18將「北平都一處」商號之負責人變更為聲請人，於91年間另 19成立聲請人姊弟三人合夥之「北平都一處企業行」作為餐廳之20經營主體，並於93年間將系爭商標移轉予「北平都一處企業 21行」，之後因餐廳生意每況愈下，楊○○同意再交由徐○○經22營，遂於97年間將系爭商標移轉登記予徐○○，於98年間徐 23○○獨資成立相對人都一處有限公司（相證2，原名為北平都 24一處有限公司），99年間徐瀚湘打算將餐廳交由次子徐○○ 25經營而移轉系爭商標，並於104年間將相對人都一處公司之股 26份轉讓予徐○○，其負責人亦變更為徐○○（相證3）。上述 2793年、97年間2次系爭商標移轉均經家族全體同意，委由聲 51請人辦理移轉登記事宜，聲請人於另案書狀中自承於93年11 2月起至98年3月期間，為餐廳之實際主要經營者（相證1） 3，且商標權移轉相關文件（聲證7、8、12、13）之筆跡均出 4自聲請人，聲請人在事隔十餘年後，竟聲稱不知情且未同意商 5標移轉乙事，實屬荒謬。 6聲請人僅片面提出商標權移轉契約書及申請書，主張系爭商標 797年移轉時並未檢附全體合夥人之同意書，該移轉登記應屬 8無效云云，未能證明智慧局之案卷內確無全體合夥人之同意書 9，況聲請人所援引之智慧局102年11月13日函釋，係在系爭 10商標97年移轉後方作成，豈能以事後出現之行政函釋及作業 11規範回溯認定數年前之移轉登記無效。實則，聲請人與父親徐12○○、弟弟徐○○、徐○○感情不睦，更不滿徐○○將餐廳交13由徐○○經營，近年來不斷生事滋擾，已對相對人都一處公司14、徐○○、徐○○、徐○○等人提起多件訴訟，一再試圖干擾15餐廳營運。相對人都一處公司自98年6月設立以來，持續使 16用系爭商標至今，已長達11年，相對人等係取得商標權人徐 17○○之授權而合法使用系爭商標，並無任何侵害聲請人權利之18事，若聲請人真認為自己為系爭商標之共有人之一，在兩造持19續進行訴訟之緊張關係下，豈會11年來從未對商標使用提出 20任何異議，足認聲請人實於97年間早已明知並同意將系爭商 21標移轉予徐○○，更清楚知悉相對人等11年來持續使用系爭 22商標之事實，其主張系爭商標移轉登記無效並無理由，且其損23害賠償請求權亦早已罹於2年之短期時效。 24徐○○自接手餐廳以來，目前已有信義、內湖二家店，更連續25於2019、2020年榮獲米其林必比登推介（相證4），經營成 26績有目共睹，聲請人空言聲稱若不立即停止相對人使用商標將27造成商譽蒙受無法彌補之損害云云，實為荒誕無稽，更遑論有 61何損及公共利益之可能，聲請人既非系爭商標之權利人，相對2人繼續使用系爭商標與否，均不會使聲請人受有任何損害或利 3益；相對人11年來持續使用系爭商標，已如前述，倘無法使 4用系爭商標，顯然將立即造成餐廳營運上之鉅大損害，包含店 5面招牌、餐廳名稱、菜單及所有印有餐廳名稱之物品均無法使 6用，必將造成客戶之困擾及混淆，更會直接影響數十名員工之 7生計，兩者比較之下，相對人因處分所受之不利益或損害顯然 8遠大於聲請人所獲得之利益或防免之損害，足認聲請人提出本 9件聲請係以損害相對人為主要目的之權利濫用行為，顯非合法 10，不應准許。又相對人使用系爭商標之時間已長達11年，聲 11請人從未提出任何異議，實難想像若於訴訟期間內由相對人繼12續使用系爭商標，對聲請人有何急迫而無法彌補之重大損害或13急迫危險可言，縱聲請人受有損害，其已自承所得請求之損害14僅為「起訴前未罹於時效內期間之商標授權權利金」而已，應15得以金錢計算彌補，是本件顯無保全之必要性。 16三、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之 17危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態 18之處分；前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係 19者為限，民事訴訟法第538條第1項、第2項定有明文。又 20按聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係， 21為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或其他相類之情形 22而有必要之事實，應釋明之，其釋明有不足者，應駁回聲請 23；法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應 24審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對 25人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度， 26及對公眾利益之影響，智慧財產案件審理法第22條第2項、 27智慧財產案件審理細則第37條第3項分別定有明文。所稱「 71釋明」者，係當事人提出可即時調查之證據，使法院就某事 2實之存否，得到「大致為正當」之心證為已足，與「證明」 3係當事人提出之證據方法，足使法院產生堅強心證，確信其 4主張為真實者，尚屬有間（最高法院97年度台抗字第264號 5、98年度台抗字第807號裁判參見）。定暫時狀態之假處分 6事件，本質上仍為本案判決確定前之保全程序，且係當事人 7為防止發生重大之損害或避免急迫之危險等必要之情形，而 8提出聲請，法院須在有限的時間內，就兩造所提出之證據， 9及法院調查證據所得之心證，權衡兩造之損害及利益之輕重 10後，作出准駁之判斷，至於聲請人主張之法律關係是否確實 11存在，有待將來本案訴訟時，進行完整之調查及辯論後，始 12得確認，合先敘明。 13四、經查： 14聲請人與徐○○、徐○○之父親徐○○於59年間開始經營「 15北平都一處」餐廳，並於82年4月24日註冊系爭商標，有智 16慧局原服務標章註冊簿在卷可稽（本院卷第17頁）；86年1 17月25日徐○○與其妻子楊○○協議分居，出讓「北平都一處 18」餐廳之經營權，有臺灣高等法院105年度重上字第87號聲 19請人請求損害賠償事件民事判決書（下稱高院民事判決書）不20爭執事項、分居協議書及合約書附卷可參（本院卷第104頁、 21第111頁至第113頁）；90年12月16日聲請人受讓系爭商 22標權，「北平都一處」餐廳由楊○○及聲請人姊弟繼續經營，2391年間聲請人姊弟合夥設立「北平都一處企業行」經營餐廳 24，有原服務標章註冊簿、商業登記抄本在卷可按（本院卷第1 257頁、第19頁）；聲請人於92年12月5日將系爭商標權移 26轉予「北平都一處企業行」，智慧局於93年6月1日公告， 27有商標權移轉契約書、移轉登記申請書及原服務標章註冊簿在 81卷可稽（本院卷第17頁、第29頁、第31頁）；95年4月間 2徐○○與楊○○及聲請人姊弟再次向徐○○確認「北平都一處 3」餐廳之經營權歸聲請人姊弟，有合約書附卷可參（本院卷第 4113頁至第115頁）；97年2月21日聲請人姊弟合夥之「北 5平都一處企業行」將系爭商標權移轉予徐○○，有商標權移轉 6契約書、移轉登記申請書及原服務標章註冊簿在卷可稽（本院 7卷第17頁、第39頁、第41頁），98年6月24日徐○○獨 8資設立相對人原名「北平都一處有限公司」經營「北平都一處 9」餐廳，有前開高院民事判決書不爭執事項及公司設立登記表 10在卷可參（本院卷第87頁、第104頁），99年10月16日徐 11○○將系爭商標權移轉予徐○○，104年12月11日並轉由徐 12○○獨資經營相對人都一處公司，105年9月22日徐○○又 13獨資設立雅萍公司有原服務標章註冊簿、臺北市政府函附卷可14憑（本院卷第17頁、第89頁）。徐○○經營之相對人都一處 15公司、雅萍公司分別使用系爭商標經營「都一處信義店」、「16都一處內湖店」，販售麵點、提供小吃業務服務等，有照片附17卷可參（本院卷第43頁、第45頁），惟聲請人主張系爭商標 18屬「北平都一處企業行」之合夥財產，其係合夥人之一，97 19年間系爭商標移轉予徐○○，並未得聲請人之同意係無權處分20，之後徐○○於99年間移轉予徐○○亦屬無權處分，均為無 21效，且聲請人亦未同意授權相對人等使用系爭商標，相對人等22不得使用系爭商標經營餐廳、小吃服務；相對人等則稱系爭商23標2次權利移轉均經家族全體同意，並委由聲請人辦理移轉登 24記事宜，聲請人知悉且同意系爭商標權之移轉，故相對人等獲25得系爭商標權人徐○○之合法授權使用系爭商標等語，否認聲26請人就系爭商標得主張權利，堪認兩造間對於系爭商標權之歸27屬及相對人等是否侵害系爭商標權存在爭執之法律關係。 91本件聲請定暫時狀態之處分是否具有必要性之相關因素，審酌2如下： 3聲請人將來勝訴可能性： 4聲請人主張其與徐○○、徐○○為「北平都一處企業行」之 5合夥人，系爭商標權於92年12月5日由聲請人移轉予「北 6平都一處企業行徐○○」，並經智慧局於93年6月1日公 7告，97年2月21日「北平都一處企業行」復將系爭商標權 8移轉予徐○○，99年間徐○○又將系爭商標權移轉予徐○ 9○，徐○○將系爭商標授權相對人等使用等情，業如前述， 10而相對人等有無使用系爭商標之權利，則與聲請人姊弟合夥 11之「北平都一處企業行」是否於97年2月21日決議將系爭 12商標權移轉予徐○○有關，該爭點係本案訴訟之重要爭點， 13於本案訴訟尚未確定前，難謂聲請人毫無勝訴之可能性。 14聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害 15、雙方損害之程度及對公共利益之影響： 16聲請人雖主張本件聲請若不能獲准，相對人等可能惡意降低 17「北平都一處」餐廳之商品及服務品質，或使財務狀況惡化 18以規避將來之賠償責任，相關消費者不辨真假，勢必將品質 19惡化之「北平都一處」商品及服務歸咎於聲請人，進而造成 20商譽蒙受無法彌補之損害云云。惟聲請人並未提出任何證據 21釋明其有難以回復之損害等相類情形，亦未舉證釋明其因定 22暫時狀態處分所得確保之利益，或可能避免之損害為何，而 23相對人等接續使用系爭商標於餐廳之店面招牌、名片、紙巾 24等營業相關物品（本院卷第43頁、第45頁）已10餘年， 25倘禁止其等使用系爭商標，將迫使其無法以系爭商標營業， 26變動其長期營業狀態，是衡酌本件聲請之准駁對相對人等所 27生之損害顯然較聲請人為重大。另本件乃涉及聲請人與相對 101人等之系爭商標使用權爭議，尚無涉及相關消費者是否混淆 2誤認系爭商標所指向提供商品或服務來源對象之情事，是本 3件對公共利益影響不大。 4五、綜上所述，兩造固存在爭執之法律關係，然聲請人就爭執之 5法律關係，是否有為防止發生重大之損害或避免急迫之危險 6或其他相類之情形而有必要之事實，並未釋明，該釋明之欠 7缺，無法以供擔保代之，或補釋明之不足，從而本件聲請於 8法不合，不應准許。 9六、依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第95條、第78 10條，裁定如主文。 11中華民國109年10月22日 12智慧財產法院第三庭 13法官杜惠錦 14以上正本係照原本作成。 15如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗 16告費新臺幣1,000元。 17中華民國109年10月23日 18書記官林佳蘋 11

智慧財產及商業法院2109年度民暫字第11號

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