110年度民暫字第5號｜智財：聲請定暫時狀態之處分｜裁判日期：110 年 12 月 30 日

智慧財產及商業法院民事裁定 110年度民暫字第5號聲請人美商CMC材料股份有限公司（CMC Materials,Inc.）法定代理人凱羅柏斯登（Ｈ. Carol Bernstein）代理人陳群顯律師許凱婷律師陳翠華相對人美商羅門哈斯研磨材料股份有限公司羅門哈斯亞太研磨材料股份有限公司共同法定代理人陳俊達共同代理人馮達發律師李彥群律師杜柏賢律師上列當事人間聲請定暫時狀態處分事件，本院裁定如下：主文一、聲請駁回。二、聲請程序費用由聲請人負擔。理由一、聲請意旨略以：㈠聲請人為中華民國第I561622號「膠態氧化矽化學機械拋光組合物」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人。聲請人在美國對相對人之母公司DuPont de Nemours,Inc.（下稱杜邦公司）主張系爭專利相應案即美國專利第US9499721號（下稱美國專利）之權利，經美國ITC做成初步裁定認相對人之 Optiplane 2300、Optiplane 2600系列研磨液產品(下稱系爭產品)侵權，且美國專利並無應撤銷事由，而聲請人委請史丹佛大學教授Dauskardt博士測試系爭產品樣品所出具之專家意見書，亦認系爭產品確有實施美國專利技術，而系爭專利與美國專利之相關技術特徵可相對應，故系爭產品技術內容可被系爭專利請求項1至6、8至9、13至14、16至17、20至23、28、30文義讀取，有侵害原告專利權情事。㈡兩造間就系爭產品侵害系爭專利之法律關係存有爭執，依前揭美國初步裁定及專家意見書等證據資料，可釋明專利侵權訴訟勝訴可能性，系爭專利並無相對人所稱之應撤銷事由，系爭專利具有重大經濟價值，若容任相對人侵害及利用，將對聲請人造成無法彌補之損害，且聲請人所受損害較相對人大，系爭產品有許多替代品，我國半導體製造商可轉用其他產品，准許本件聲請不會對晶圓廠造成不利之影響。爰依民事訴訟法第538條第1項、智慧財產案件審理法第22條第2、3項、智慧財產案件審理細則第37條第3項規定聲請定暫時狀態處分，並願提供相當之擔保。㈢聲明：在兩造間專利侵權爭議之本案訴訟判決確定前，禁止相對人自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品；願供擔保請求為前開裁定。二、相對人陳述意見略以：㈠聲請人主張專利侵權提出之證據僅涉及美國專利，並非我國專利，而依美國法院判例，美國法院不受ITC初步認定之拘束，我國法院更不應受其拘束。聲請人片面提出之專家意見書為ITC核發之秘密保護令規範標的之一，不得提出於我國法院使用，法院亦不應審酌其內容。系爭專利違反103年專利法第26條第1、2項規定，且依相對人提出之相證10至相證15、相證22之相關組合，足以證明系爭專利請求項1、2及其附屬項不具進步性，有應撤銷事由。聲請人並未證明系爭產品落入系爭專利請求項1、2之專利權範圍，系爭產品未侵害系爭專利請求項1、2，自亦未侵害其附屬項，聲請人實無本案勝訴可能性。㈡聲請人未釋明其將因所聲稱之專利侵權而受任何損害及該損害如何重大，而參酌聲請人研磨液產品營收持續成長，並無聲請人所稱之損害存在，亦無聲請人所稱之急迫危險。聲請人早於去年4月間即發出警告信，主張相對人侵害美國專利，卻遲至ITC初步認定作成後始為本件聲請，實無任何急迫性。系爭產品之製造地在美國，相對人在臺灣僅從事進口、銷售，聲請人於美國聲請ITC調查並向美國司法機關聲請禁制令始為最快速之救濟途徑。聲請人未釋明其所受損害較相對人大，依利益衡量原則，不應准許其聲請，如予准許，請准相對人供擔保後免為或撤銷定暫時狀態處分。㈢聲明：駁回聲請人之聲請；如受不利處分，請准相對人供擔保後免為或撤銷定暫時狀態處分執行。三、民事訴訟法第538條第1項規定：於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。又智慧財產案件審理法第22條第2項規定：聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請；智慧財產案件審理細則第37條第1項規定：聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足。四、經查：㈠聲請人主張系爭產品侵害系爭專利等情，為相對人所否認，並以相證10至相證15、相證22之相關組合辯稱系爭專利有應撤銷事由等語，堪認本件有關系爭專利之有效性及系爭產品有無侵害聲請人之專利權，兩造間存有爭執之法律關係。㈡聲請人主張系爭專利具有重大經濟價值，若容任相對人侵害及利用，將對聲請人造成無法彌補之損害等情，相對人則辯稱系爭產品之製造地在美國，相對人在臺灣僅從事進口、銷售，聲請人研磨液產品營收持續成長，並無聲請人所稱之損害存在，亦無聲請人所稱之急迫危險等語（卷二第87至90頁）。本件聲請人提出聲證10之美國ITC初步裁定主張系爭產品侵害系爭專利後，於程序進行中就其補充理由㈣狀所稱：系爭產品於西元2021年12月16日經美國ITC最終裁定確認侵權，並核發限制性禁制令，禁止輸入系爭產品之相關侵權行為，以及對相對人等核發停止侵權命令，禁止已輸入之系爭產品為販賣、使用、散布，且經公告於同年月22日出版之聯邦公報對外產生法律效力等情（卷四第575頁），已提出聲證22至聲證25為釋明，參以相對人所稱系爭產品在美國製造，相對人單純進口銷售（卷二第90頁、卷三第7頁）之系爭產品產銷現況，於同年12月16日美國ITC核發上開禁制令後，相對人已無可能再經美國製造系爭產品後，進口至我國銷售予臺灣客戶，實難認本件聲請為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要。聲請人雖主張相對人會思考在其他地區製造系爭產品後，持續或擴大於臺灣供應系爭產品，造成保護漏洞等情（卷四第576頁），然所提出之聲證13為市場研究報告，聲證10第314頁係有關美國生產專利產品與系爭產品收入之比較，聲證10第306頁起之內容敘及聲請人營業規模，聲證4至聲證6為西元2016年、2018年間與相對人有關之報導，均不足以佐證相對人於前揭禁制令核發後，有在其他地區製造系爭產品供應臺灣客戶，致使聲請人發生重大損害或相類情形而有定暫時狀態處分必要之情事，聲請人就其主張顯未盡釋明之責。㈢聲請人聲請本院命相對人提出「針對侵權部分，關於其產品資訊無遮掩」之Dauskardt專家意見書，以及該專家意見書所檢附之證物2、4、5、6、7；命相對人提出「針對侵權部分，關於其產品資訊無遮掩」之ITC初步裁定；命相對人或其客戶提出系爭產品之樣品（卷四第216頁、第221頁、第346頁），均與系爭產品侵害系爭專利之侵權爭議有關，並無礙於前揭本件無定暫時狀態處分必要之審認，核無必要，附此敘明。五、綜上，聲請人就本件有定暫時狀態必要乙節，釋明不足，依前揭規定，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足。從而，聲請人聲請對相對人為定暫時狀態之處分，於法不合，應予駁回。六、依智慧財產案件審理法第1條、第22條第2項，民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　110 　年　　12　　月　　30　　日智慧財產第一庭法官　陳端宜以上正本係照原本作成。如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。中　　華　　民　　國　　110 　年　　12　　月　　30　　日書記官　吳祉瑩

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