111年度民暫抗字第1號｜智財：聲請定暫時狀態之處分｜裁判日期：111 年 02 月 18 日

智慧財產及商業法院民事裁定 111年度民暫抗字第1號抗告人美商CMC材料股份有限公司（CMC Materials, Inc.）法定代理人凱羅柏斯登（Ｈ. Carol Bernstein）代理人陳群顯律師(兼送達代收人) 許凱婷律師陳翠華相對人美商羅門哈斯研磨材料股份有限公司羅門哈斯亞太研磨材料股份有限公司上二人共同法定代理人陳俊達上二人共同代理人馮達發律師(兼送達代收人) 李彥群律師杜柏賢律師上列當事人間定暫時狀態處分事件，抗告人對於本院第一審中華民國110年12月30日110年度民暫字第5號民事裁定不服提起抗告，本院裁定如下：主文抗告駁回。抗告程序費用由抗告人負擔。理由一、聲請及抗告意旨略以: ㈠抗告人即聲請人為中華民國第1561622號「膠態氧化矽化學機械拋光組合物」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人。抗告人在美國對相對人之母公司DuPont de Nemours, Inc.(下稱杜邦公司）主張系爭專利相應案即美國專利第US9499721 號（下稱美國專利）之權利，經美國ITC做成初步裁定認相對人之Optiplane2300、Optiplane2600系列研磨液產品（下稱系爭產品）侵權，且美國專利並無應撤銷事由，而抗告人委請史丹佛大學教授Dauskardt博士測試系爭產品樣品所出具之專家意見書，亦認系爭產品確有實施美國專利技術，而系爭專利與美國專利之相關技術特徵可相對應，故系爭產品技術内容可被系爭專利請求項1至6、8至9、13至14、16至17、20至23、28、30文義讀取，有侵害抗告人專利權情事。㈡兩造間就系爭產品侵害系爭專利之法律關係存有爭執，依前揭美國初步裁定及專家意見書等證據資料，可釋明專利侵權訴訟勝訴可能性，系爭專利並無相對人所稱之應撤銷事由，系爭專利具有重大經濟價值，若容任相對人侵害及利用，將對抗告人造成無法彌補之損害，且抗告人所受損害較相對人大，系爭產品有許多替代品，我國半導體製造商可轉用其他產品，准許本件聲請不會對晶圓廠造成不利之影響。爰依民事訴訟法第538條第1項、智慧財產案件審理法第22條第2、3項、智慧財產案件審理細則第37條第3項規定聲請定暫時狀態處分，並願提供相當之擔保。㈢相對人並無任何關於其願意遵守ITC相關禁制令之承諾，且由相對人於本件進行中之諸多行為觀之，即便存有該禁制令，其持續提供系爭產品予其臺灣客戶之可能性極高。因此，存在有極高的風險，相對人將不會尊重ITC程序中之相關決定，而會不顧ITC之禁制令，繼續向臺灣客戶提供系爭產品。自美國ITC於2021年7月8日做成原審聲證10號之初步裁定，相對人本應著手停止相關侵權行為。然而，抗告人仍於2021年11月間發現有大量系爭產品進口至臺灣，此部分相對人若否認，抗告人聲請本院:1.命相對人提出2021年7月8日後迄今，貨物名稱為Optiplane2300、2600系列研磨液之進口資料。2.函財政部關稅署提供相對人等自2021年7月8日後迄今，貨物名稱為0ptiplane2300、2600系列研磨液之進口報單等資料。再者，美國ITC相關禁制令確實有過渡期間存在，相對人極有可能在過渡期間持續進口系爭產品至臺灣，抗告人已清楚敘明相對人客觀上確實有能力於臺灣製造系爭產品，在美國核發相關禁制令後，參酌原審聲證4-6號可知相對人當有在臺灣製造系爭產品之高度可能性，故本件聲請當係為避免急迫之危險，而有定暫時狀態處分之必要。抗告人已依智慧財產案件審理細則第37條第3項之規定，針對保全之必要性，於原審歷次書狀中分別敘明「將來勝訴可能性」、「聲請之准駁對抗告人或相對人是否將造成無法彌補之損害、及權衡雙方損害之程度」，以及「對公眾利益之影響」，然原裁定在對此完全未置一詞之情況下，逕認抗告人未釋明本件有何定暫時狀態處分之必要云云，其認定當有違誤。㈣抗告聲明:1.原裁定廢棄。2.在兩造間專利侵害爭議之本案訴訟判決確確定前：禁止相對人自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口Optiplane系列之研磨液。3.抗告人願供擔保請求為第二項之裁定。4.聲請及抗告費用由相對人負擔。二、原裁定駁回理由略以: ㈠抗告人主張系爭產品侵害系爭專利等情，為相對人所否認，並以相證10至相證15、相證22之相關組合辯稱系爭專利有應撤銷事由等語，堪認本件有關系爭專利之有效性及系爭產品有無侵害抗告人之專利權，兩造間存有爭執之法律關係。㈡抗告人主張系爭專利具有重大經濟價值，若容任相對人侵害及利用，將對抗告人造成無法彌補之損害等情，相對人則辯稱系爭產品之製造地在美國，相對人在臺灣僅從事進口、銷售，抗告人研磨液產品營收持續成長，並無抗告人所稱之損害存在，亦無抗告人所稱之急迫危險等語（原審卷二第87至90頁）。本件抗告人提出聲證10之美國ITC初步裁定主張系爭產品侵害系爭專利後，於程序進行中就其原審補充理由㈣狀所稱：系爭產品於西元2021年12月16日經美國I TC最終裁定確認侵權，並核發限制性禁制令，禁止輸入系爭產品之相關侵權行為，以及對相對人等核發停止侵權命令，禁止已輸入之系爭產品為販賣、使用、散布，且經公告於同年月22日出版之聯邦公報對外產生法律效力等情(原審卷四第575頁），已提出聲證22至聲證25為釋明，參以相對人所稱系爭產品在美國製造，相對人單純進口銷售(原審卷二第90頁、卷三第7頁）之系爭產品產銷現況，於同年12 月16日美國ITC核發上開禁制令後，相對人已無可能再經美國製造系爭產品後，進口至我國銷售予臺灣客戶，實難認本件聲請為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要。抗告人雖主張相對人會思考在其他地區製造系爭產品後，持續或擴大於臺灣供應系爭產品，造成保護漏洞等情（原審卷四第576 頁），然所提出之聲證13為市場研究報告，聲證10第314頁係有關美國生產專利產品與系爭產品收入之比較，聲證10第306頁起之内容敘及抗告人營業規模，聲證4至聲證6為西元2016年、2018年間與相對人有關之報導，均不足以佐證相對人於前揭禁制令核發後，有在其他地區製造系爭產品供應臺灣客戶，致使抗告人發生重大損害或相類情形而有定暫時狀態處分必要之情事，抗告人就其主張顯未盡釋明之責。㈢抗告人聲請原審法院命相對人提出「針對侵權部分，關於其產品資訊無遮掩」之Dauskardt專家意見書，以及該專家意見書所檢附之證物2、4、5、6、7 ;命相對人提出「針對侵權部分，關於其產品資訊無遮掩」之ITC初步裁定；命相對人或其客戶提出系爭產品之樣品（原審卷四第216頁、第22 1頁、第346頁），均與系爭產品侵害系爭專利之侵權爭議有關，並無礙於前揭本件無定暫時狀態處分必要之審認，核無必要。三、相對人陳述意見略以: ㈠抗告人主張專利侵權提出之證據僅涉及美國專利，並非我國專利，而依美國法院判例，美國法院不受ITC初步認定之拘束，我國法院更不應受其拘束。抗告人片面提出之專家意見書為ITC核發之秘密保護令規範標的之一，不得提出於我國法院使用，法院亦不應審酌其内容。系爭專利違反103年專利法第26條第1、2項規定，且依相對人提出之相證10至相證 15、相證22之相關組合，足以證明系爭專利請求項1、2及其附屬項不具進步性，有應撤銷事由。抗告人並未證明系爭產品落入系爭專利請求項1、2之專利權範圍，系爭產品未侵害系爭專利請求項1、2，自亦未侵害其附屬項，抗告人實無本案勝訴可能性。㈡抗告人未釋明其將因所聲稱之專利侵權而受任何損害及該損害如何重大，而參酌抗告人研磨液產品營收持續成長，並無抗告人所稱之損害存在，亦無抗告人所稱之急迫危險。抗告人早於去年4月間即發出警告信，主張相對人侵害美國專利，卻遲至ITC初步認定作成後始為本件聲請，實無任何急迫性。系爭產品之製造地在美國，相對人在臺灣僅從事進口、銷售，抗告人於美國聲請ITC調查並向美國司法機關聲請禁制令始為最快速之救濟途徑。抗告人未釋明其所受損害較相對人大，依利益衡量原則，原裁定駁回其聲請並無違誤，抗告人之抗告無理由應予驳回，如予准許，請准相對人供擔保後免為或撤銷定暫時狀態處分。四、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分，民事訴訟法第538條第1項固定有明文。惟按聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請，智慧財產案件審理法第22條第2項、智慧財產案件審理細則第37條第1項亦有明文。又按聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足。五、經查: ㈠關於美國國際貿易委員會（即ITC）相關禁制令部分: ⒈按ITC乃一行政機關，其所為相關認定與禁制令類似我國法下之行政處分，其中關於專利有效性及侵權與否之認定確實無拘束力，然ITC所為禁制令在經依法撤銷前，仍有限制或禁止進口等效力。是以，縱相對人不服ITC之相關認定，然在禁制令經依法撤銷前，仍有遵守之義務，此所以原裁定第4頁認定：「於同年12月16日美國ITC核發上開禁制令後，相對人已無可能再經美國製造系爭產品後，進口至我國銷售予臺灣客戶」。而由抗告狀第5頁第6至9行所載：「美國ITC於110年12月16日最終裁定確認侵權，並核發相關禁制令，明確禁止輸入系爭產品之相關侵權行為，以及對本件相對人核發停止侵權命令後，相對人既已無法繼續在美國製造系爭產品」等語，可知抗告人亦同意上情。詎抗告人竟仍爭執原裁定第4頁之上開認定有誤云云，實無可取。抗告人既然同意原裁定第4頁之上開認定，則其至遲於110年12月16日後，即已無任何重大損害或急迫危險之可言，故顯無定暫時狀態處分之必要。抗告人僅以相對人不服ITC之相關認定為由，臆測相對人極可能不遵守ITC之相關禁制令云云，自不得遽認抗告人已盡釋明之責。 ⒉抗告人聲稱相對人得於ITC相關禁制令所允許之60日過渡期間内，繼續在美國製造系爭產品後進口至我國云云，惟此既為美國法及ITC所允許之合法行為，自無以我國之定暫時狀態處分禁止之理。又抗告人所稱相對人可能於其他國家製造系爭產品後進口至我國云云，亦無任何可供即時調查之證據得釋明之，況且原裁定亦已於第4頁敘明：「聲請人(即本件抗告人)雖主張相對人會思考在其他地區製造系爭產品後，持續或擴大於臺灣供應系爭產品，造成保護漏洞等情…均不足以佐證相對人於前揭禁制令核發後，有在其他地區製造系爭產品供應臺灣客戶，致使聲請人發生重大損害或相類情形而有定暫時狀態處分必要之情事，聲請人就其主張顯未盡釋明之責。」抗告人仍執陳詞為抗告理由，自無可採。是以，抗告人聲請本院調查系爭產品於110年7月8日後迄今之進口資料云云，並無必要，理由如下: ⑴抗告人迄今仍未釋明其將因所聲稱之專利侵權而受任何損害及該損害如何重大（詳如後述），且如前所述，抗告人至遲於110年12月16日後，即已無任何重大損害或急迫危險之可言，故不論系爭產品於110年7月8日後有無進口，本件均無定暫時狀態處分之必要。 ⑵按「釋明事實上之主張者，得用可使法院信其主張為真實之一切證據。但依證據之性質不能即時調查者，不在此限。」民事訴訟法第284條定有明文。查抗告人聲請本院調查之事項既非能即時調查之證據，依民事訴訟法第284條但書，不得釋明抗告人之主張。況查，抗告人已於110年10月21日原審訊問期日向原審法院陳稱沒有證據要聲請調查等語（請參原審卷三第10頁該期日筆錄第6頁第9至12行），本院審視抗告人於本件抗告狀所為調查證據聲請亦無必要，應不予准許。 ⒊抗告人仍未釋明本件有何急迫危險之必要性： ⑴美國ITC「最終認定（Final Determination)」、「有限排除命令（Limited Exclusion Order)」及「暫停及停止銷售命令（Ceaseand Desist Order)」、美國政府聯邦公報等(原審聲證22至25)僅涉及美國專利721號，而不涉及系爭專利，抗告人據美國ITC上開文件主張系爭專利受侵害，自無從比附援引，況縱認該美國專利與系爭專利有何關連性，美國ITC之認定結果亦不拘束本院。是以，抗告人依然未釋明其有何重大損害或急迫危險，亦未釋明其因原審法院否准本件聲請所將受之損害，將大於相對人因准許本件聲請所將受之損害（詳如後述）。 ⑵又，前開美國ITC「最終認定（Final Determination)」倒數第3段、美國ITC之「有限排除命令」第4點及「暫停及停止銷售命令」第IV條第C項之規定（原審聲證22第3頁、聲證23第3頁、聲證24第3頁），反可證明本件確無急迫危險之必要性。上開規定，亦給予1年之缓衝期間，允許美國境内之廠商可繼續使用被控侵權產品於「進行中之半導體晶片開發專案」（ongoing semiconductorchip fabrication development project)。由此可知，美國ITC亦不認為此將造成抗告人受重大損害或急迫危險，因而無立即全面禁止之必要性。 ⑶原審聲證4至6不足以釋明本件具急迫危險之必要性，反觀抗告人聲請本件定暫時狀態處分之時點，已足證本件避免急迫危險之必要性並不存在： ①原審聲證4至聲證6僅為過往（107年）之舊新聞報導，不足以作為抗告人提起本件聲請及抗告之釋明依據，原裁定之認定並無違誤，然抗告人僅援引前開證據，並以經驗法則及論理法則泛稱本件具有急迫危險必要性云云，而未能提出本件具有急迫危險必要性之直接證據以盡其釋明義務，難認有理由。 ②抗告人早於2020年4月間即對相對人發出警告信，主張侵害美國專利721號云云，並於同年7月向美國ITC聲請調查。是以，如抗告人果真認為本件聲請具有急迫性，為何未於2020年寄發警告信或聲請ITC調查時，及時向本院聲請對相對人作成定暫時狀態處分，而遲至去年7 月ITC初步認定做成後始為之？顯見本件聲請實無任何急迫性。 ③再參以抗告人自2019年起至2021年第3季營收持續成長，且主要均是歸功於研磨液產品等事實（原審相證4至相證7，第1頁），亦足以證明本件並無抗告人所稱之急迫危險。㈡抗告人仍未釋明本件具有將來之勝訴可能性：抗告人援引ITC初步裁定（原審聲證10)、Dauskardt意見書（原審聲證11)及本院107年度民暫抗字第16號裁定（原審聲證21)為其具有將來勝訴可能性之釋明依據。然查：原審聲證10及聲證11等證據皆係本於美國專利721號所做成，與本件於我國所涉之系爭專利無涉，故無從作為本件釋明依據。至於原審聲證21之民事裁定為兩造關係企業間之另案，其雙方當事人、所涉專利與產品等均與本件不同，自無從執以為本件之釋明，蓋該件係抗告人子公司之產品侵害相對人關係企業之我國專利，經相對人關係企業提出我國法院關於該專利之判決及我國專家針對該專利所做成之鑑定報告為釋明之依據。反觀本件，抗告人針對其主張受侵害之系爭專利完全未提出可供即時調查之相關證據，其所提出者僅涉及美國專利721號之Dauskardt意見書（原審聲證11)及ITC初步認定（原審聲證10)，故抗告人於本件聲請及抗告釋明之程度顯然遠遠不及相對人關係企業於前開另案中所為之釋明，自不得遽認其已釋明本件聲請之必要性。㈢抗告人未釋明其將因所聲稱之專利侵權而受任何損害及該損害如何重大：抗告人迄今全然未提出任何證據以釋明其恐將受有任何損害及損害如何重大，故其顯未盡其法定之釋明義務。另由抗告人近期公開之財務報告等相關資訊以觀，抗告人研磨液產品自2019年起至2021年第3季之營收均持續成長，足證損害並不存在，有相5至相證7可證(見原審卷二第169至173頁)。又抗告人既然於本件抗告狀第5頁第6至9行表示：「美國ITC於110年12月16日最終裁定確認侵權，並核發相關禁制令，明確禁止輸入系爭產品之相關侵權行為，以及對本件相對人核發停止侵權命令後，相對人既已無法繼讀在美國製造系爭產品」等語，足見相對人無從續為輸入、銷售系爭產品，反適足以證明抗告人不可能受有任何損害。再者，抗告人訴訟代理人於110年10月21日當庭陳述抗告人為世界最大研磨液製造商、其於我國提出本件定暫時狀態處分聲請之目的即意在維護其市佔率及市場優勢地位等語，看不出抗告人受有任何損害，而其目的係為透過定暫時狀態處分維持其市場優勢地位，亦不足以釋明其將因所聲稱之專利侵權而受任何損害及該損害如何重大。㈣按抗告人未釋明其因本院否准本件聲請所將受之損害，將大於相對人因本院准許本件聲請所將受之損害，依利益衡量原則，其抗告亦應驳回(最高法院104年度台抗字第728號裁定意旨)。美國ITC案所涉Optiplane系列研磨液產品之製造地係在美國，相對人於臺灣僅從事進口、銷售，而美國ITC業已對抗告人就其美國專利721號作出對其有利認定，故抗告人於我國已無可能受有任何之損害，而抗告人迄今仍無法提出任何證據釋明其因本院否准本件聲請所將受之損害，將大於相對人因本院准許本件聲請所將受之損害，抗告人僅以相對人於臺灣未製造該等研磨液產品，泛稱本院如准許本件定暫時狀態處分，不會對相對人造成進一步損害，顯係以規避法律所課予其之釋明義務而不足採。㈤抗告人亦未釋明本件聲請對公眾利益之影響：抗告人迄今僅以ITC初步認定（原審聲證10)作為本件聲請對公眾利益影響之釋明依據（參抗告人111年1月17日抗告狀第10頁第12至14行），然該證據僅涉美國專利721號，與本件之系爭專利無涉，故不足以作為釋明依據，已如前述。再者，抗告人係意在維持其市場優勢地位，而提出本件聲請，是以，如准予本件聲請反而有害相關市場競爭秩序，不利於公眾利益並造成負面影響之疑慮。㈥綜上，原裁定認為抗告人就本件有定暫時狀態必要乙節，釋明不足，依法駁回其聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足，並無違誤。抗告人所為抗告亦無理由，應予駁回。六、爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　111 　年　　2 　　月　　18　　日智慧財產第二庭審判長法官　蔡惠如法官　吳俊龍法官　曾啓謀以上正本係照原本作成。本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再抗告，應於收受送達後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀。並繳納再抗告費新台幣1 千元。中　　華　　民　　國　　111 　年　　2 　　月　 23 　日書記官　丘若瑤

智慧財產及商業法院111年度民暫抗字第1號

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