智慧財產及商業法院112年度民商訴字第14號

• 裁判案由: 排除侵害商標權行為
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 113 年 02 月 27 日
• 當事人: 張秀美、黃筠堤

智慧財產及商業法院民事判決
112年度民商訴字第14號
原 告 張秀美
訴訟代理人 陳乃慈律師（兼送達代收人）
被 告 黃筠堤
訴訟代理人 鐘育儒律師
複 代理 人 江立偉律師
上列當事人間請求排除侵害商標權行為事件，本院於民國113年1月30日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
按智慧財產案件審理法民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定，112年1月12日修正、同年8月30日施行之智慧財產
案件審理法第75條第1項前段定有明文。本件係智慧財產案
件審理法修正施行前即111年12月12日繫屬於本院，此有民
事起訴狀上本院收狀章在卷為佐（見本院卷第13頁），是本件應適用修正前之規定，合先敘明。
貳、實體方面：
一、原告主張：
㈠原告於91年間自被告之母呂宸惠（原名呂雅惠）受讓取得「八寶彬圓仔惠」位於臺南市中西區國華街2段99號之冰店（
下稱國華店），及附表一編號1所示註冊第00135127號「八
寶彬圓仔惠及圖」商標（其名稱、申請日、註冊日、註冊公告日、專用期限、指定使用類別均如附表一編號1所示，下
稱系爭商標），是其為系爭商標之商標權人，並經營以系爭商標設立之國華店迄今，該店已廣為相關消費者所知悉。原告原同意呂宸惠經營「八寶彬圓仔惠」位於臺南市中西區金華路4段71號1樓之冰店（下稱金華店），復於107年6月間基於親情因素授權被告無償使用系爭商標經營金華店，詎被告隨即於107年7月12日另外成立商號撒豆成冰剉冰店，卻未使用個人品牌，反基於搭便車之意，且有意使消費者誤認金華店為創始店，持續使用系爭商標宣傳、與外送平台合作販售商品如附表二所示，侵奪原告經營國華店之成果，致消費者對上開兩店產生混淆誤認，將源於金華店之消費經驗，在原告經營之國華店Google地圖評論或臉書網路平台予以負評，對原告造成聲譽及經營上損害，其中與外送平台合作販售商品部分亦逸脫授權使用系爭商標之範圍，原告自得隨時終止授權被告使用系爭商標，故於110年7月1日寄發存證信函向
被告告知終止授權，被告自不得使用系爭商標於第43類服務。又被告雖有以如附表一所示編號2、3為商標圖樣向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊，經智慧局核准取得第01964799號、第01964941號註冊商標（其名稱、申請日、註冊日、註冊公告日、權利期限、指定使用類別分別如附表一編號2、3所示，下稱被告商標），然其所為附表二所示使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖上開宣傳與外送平台合作販售商品之行為，業已跨類使用於第43類服務，構成商標法第68條第1款規定侵害商標權行為，爰依商標法第69條
第1項規定，請求被告防止侵害。
㈡並聲明：
⒈被告不得使用相同或近似於系爭商標之商標文字及圖於招牌、遮雨棚、紅布條、店面及店内裝潢、價目表、杯具、貴賓卡、員工制服、廣告文宣等促銷推廣商品之物品，或使用該商標文字及圖於網頁、書報、雜誌或其他媒體之廣告。
⒉原告願供擔保，請准宣告假執行。
⒊訴訟費用由被告負擔。
二、被告則以：
㈠金華店為呂宸惠所經營，被告僅係撒豆成冰剉冰店之名義負責人，並無實際經營金華店，原告將黃筠堤列為被告應有違誤，被告當事人不適格。實則呂宸惠為系爭商標之商標權人，於90年10月間將國華店之經營交予原告，於同年11月間設立金華店為經營，並同意原告使用系爭商標經營國華店，且兩間店鋪各自獨立經營；嗣呂宸惠因有債務問題，與原告約定由原告為出名人，呂宸惠為借名人並負有容許原告使用系爭商標經營國華店之義務，成立附負擔借名登記契約，於91年5月16日以原告名義登記為系爭商標之商標權人，且原告
自90年起至107年間，未曾爭執呂宸惠非系爭商標之商標權
人，或無權使用系爭商標，或收取授權金，期間更有轉發呂宸惠臉書貼文至八寶彬圓仔惠國華總店臉書粉絲專頁為廣告宣傳八寶彬圓仔惠（包含金華店），或明確向消費者表達國華店與金華店為不同老闆各自營業等語，益徵原告明知呂宸惠為系爭商標之真正商標權人，並與其共同協議使用系爭商標各自經營冰店。又縱認呂宸惠與原告間無借名登記契約，然呂宸惠將系爭商標移轉於原告之初，雙方即有約定各自使用系爭商標經營八寶彬圓仔惠冰店，成立系爭商標授權使用契約，呂宸惠迄今仍持續經營金華店，是呂宸惠使用系爭商標之目的自未消滅，原告亦不得類推適用民法第470條終止
授權契約，況原告未舉證證明其有何合法終止事由。再者，呂宸惠先前欲擴大系爭商標保護範圍時，原告因自認非系爭商標權利人，不願承擔責任，故而於107年6月間出具商標並存註冊同意書與呂宸惠，呂宸惠則借被告之名義，以如附表一所示編號2、3為商標圖樣向智慧局申請商標註冊，經智慧局核准註冊為被告商標，迄今仍在商標專用期限内，是系爭商標與被告商標亦係合法並存，呂宸惠亦有權以如附表一所示「八寶彬圓仔惠」文字及圖為經營金華店。原告雖提起確認商標並存註冊同意書無效之訴，但業經本院以110年度民
商上字第11號判決駁回原告之上訴確定在案。另呂宸惠於107年7月間，為變更金華店原報稅義務人即原告，以被告名義為撒豆成冰剉冰店之商業登記負責人，僅係便利金華店稅務事務之進行，應與本件訴訟無關，更不得據此逕認金華店之實際負責人當然為被告。
㈡並聲明：
⒈原告之訴駁回。
⒉如受不利判決，願供擔保請准宣告免假執行。
⒊訴訟費用由原告負擔。
三、本院整理並補充兩造不爭執事項及爭執事項（見本院卷第267頁至第268頁，並依判決格式修正或刪減文句，或依爭點論述順序整理內容）：
㈠不爭執事項：
⒈呂宸惠於89年2月2日以如附表一編號1所示「八寶彬圓仔惠」
文字及圖向智慧局申請商標註冊，並指定使用於第42類「餐飲店、冷飲店、小吃店」服務（現為第43類），經智慧局核准註冊為系爭商標，並於90年1月16日為註冊公告。嗣於91
年5月16日經呂宸惠移轉系爭商標與原告，系爭商標之商標
專用期限至119年12月15日止。
⒉被告於107年6月5日、同年月6日以如附表一編號2、3所示「八寶彬圓仔惠」文字及圖向智慧局申請商標註冊，並分別指定使用於第29類「豆花；仙草凍；愛玉凍；花生湯；花生仁湯；紅豆湯；綠豆湯；蕃薯湯；桂圓湯。」等商品、第30類「冰；冰品；八寶冰；芋仔冰；刨冰；冰沙；食用冰；紅豆刨冰；水果雪泥冰；外覆圓錐杯之冰淇淋；冰淇淋凝結劑；冰棒；雪糕；冰淇淋；冰淇淋粉；飲料用冰；優酪冰淇淋；米糕粥；八寶粥；圓仔湯；燒仙草。」等商品，經智慧局分別核准註冊為被告商標。
⒊被告以商號代表人身分設立撒豆成冰剉冰店，於107年7月12日經主管機關核准設立為獨資商號，商號所在地為○○市○○區
○○路0段00號0樓。
⒋原告於110年7月1日寄發存證信函與撒豆成冰剉冰店負責人即
被告；被告以撒豆成冰剉冰店代表人身分於110年7月15日寄發存證信函與原告。
㈡爭執事項：
⒈被告於本件訴訟是否有當事人適格之情事？
⒉被告是否有違反商標法第68條第1款規定之行為？
⒊原告依商標法第69條第1項規定，請求被告防止侵害，有無理
由?
四、得心證之理由：
㈠按所謂「當事人適格」，係指具體訴訟可為當事人之資格，得受本案之判決而言。此種資格，稱為訴訟實施權或訴訟行為權。判斷當事人是否適格，應就該具體之訴訟，依當事人與特定訴訟標的之法律關係定之。一般而言，訴訟標的之主體通常為適格之當事人。雖非訴訟標的之主體，但就該訴訟標的之權利或法律關係有管理或處分權者，亦為適格之當事人。又在給付之訴，只須原告主張對被告有給付請求權者，其為原告之當事人適格即無欠缺（最高法院96年度台上字第1780號民事判決意旨同此見解）。次按獨資商號與其獨資經營者係屬一體，本身並無權利能力（最高法院43年台上字第601號、42年台抗字第12號民事裁判可資參考）。本件被告
以商號代表人身分設立撒豆成冰剉冰店，於107年7月12日經主管機關核准設立為獨資商號之事實，為兩造所不爭執，並有商業登記資料1紙在卷可佐（見本院卷第45頁），揆諸前
開說明，被告與撒豆成冰剉冰店即屬一體；又原告主張被告經營商號撒豆成冰剉冰店，持續使用原告商標宣傳、與外送平台合作販售商品如附表二所示，構成商標法第68條第1款
規定侵害商標權之情形，依商標法第69條第1項規定，請求
被告防止侵害等事實，是本件原告以其所認為義務者即被告提起本件訴訟，當事人適格即無欠缺，被告抗辯其僅係撒豆成冰剉冰店之名義負責人，原告以其為被告提起本件訴訟，當事人不適格云云，應屬原告之訴有無理由之問題，與當事人是否適格不同，故被告此部分抗辯，尚有誤會，並非可採。
㈡被告所為附表二所示使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖宣傳、與外送平台合作販售商品之行為，並未構成商標法第68條第1款規定而侵害原告商標權：
⒈查原告於91年5月16日經呂宸惠移轉系爭商標而為商標權人，
於99年2月2日向智慧局申請延展註冊分類第43類「餐飲店、冷飲店、小吃店」服務且經核准在案，並使用系爭商標持續經營國華店迄今等事實，為兩造不爭執，並有系爭商標之商標單筆詳細報表、2022年米其林必比登美食餐廳網路截圖、網友票選臺南人最推薦消暑冰店之網路截圖等件在卷可查（見本院卷第35頁、第41頁、第43頁），應堪予認定。
⒉被告雖辯稱：系爭商標係由其母呂宸惠借名登記予原告，呂宸惠始為系爭商標之實際所有人，故得有使用系爭商標之合法權利云云。然按借名登記契約，須出名者與借名者間有借名登記之意思表示合致，始能成立。然意思表示是否合致，所探求者為客觀上得認知之意思，法院應綜合締約過程顯現於外之事實，斟酌交易習慣，本於推理之作用，依誠信原則合理認定之。又主張有借名委任關係存在事實之當事人，於對造未自認下，固得以在經驗法則或論理法則上，足以推認該待證事實存在之間接事實為證，非以直接證明該待證事實為必要，然仍須就此利己事實證明至使法院就其存在達到確信之程度，方可謂已盡其依民事訴訟法第277條前段規定之
舉證行為責任。本件被告既主張其母呂宸惠與原告間就系爭商標成立借名登記之法律關係，既為原告所否認，被告自應就此部分利己事實負舉證之責。茲查：
⑴證人呂宸惠雖於本院審理時證稱：我於91年5、6月左右將系爭商標移轉予原告，當時因為幫前夫當連帶保證人，怕我的信用瑕疵影響保安店（國華店前店）、金華店營運，我就跟哥哥呂東南說要借用他的名字登記商標，呂東南說他沒有管冰店的事情，叫我找我嫂嫂就是原告，用原告名字登記等語（見本院卷第364頁至第365頁）；然又證稱：我知道被告取得原告蓋章之商標並存契約書後，就去申請被告商標。我並沒有想要原告他們返還系爭商標，因為我已經要給他們了，當初就說要給他們，我只要可以繼續經營金華店，沒有想要要回來的念頭等語（見本院卷第368頁），是證人呂宸惠就
系爭商標是否存在借名登記法律關係或係單純移轉給原告名下，前後陳述已有不同。且證人呂宸惠於同次庭期亦證稱：被告是其女兒，在101年間成年，因為我的信用有瑕疵，107年間市政府要求金華店要申請工商登記，故由被告申請撒豆成冰剉冰店之工商登記，金華店是從被告申請開始才有商號等語（見本院卷第363頁、第368頁至第369頁），則倘證人
呂宸惠係因信用瑕疵而將系爭商標借名登記於原告名下，何以於其女即被告於101年間成年時，未向原告要求將系爭商
標移轉登記與被告名下，反而由兩造簽立商標並存契約書，始由被告向智慧局申請註冊被告商標？本院綜合前情，實無從僅以證人呂宸惠上開證述內容而為原告不利之認定。
⑵再者，觀諸證人呂宸惠於移轉系爭商標與原告時所寫書信內容「哥、嫂：現在我很正式的把這張專利權（為商標權之誤載）的正本，請你們好好的保存它，它對我而言，其實只是一張廢紙，但對妳們的價值可就不一樣囉，就算你們並不重視它，也請你們好好保存它。這是我和書鈺唯一能報答你們的。」等語（見本院卷第37頁），其上全無借用呂東南或原告名義移轉登記商標權之意思，而表述係以報答兄嫂恩情之目的而移轉系爭商標與原告與呂東南，可徵證人呂宸惠於移轉系爭商標與原告時，並未與原告達成借名登記法律關係之意思表示合致甚明。此外，被告就其辯稱系爭商標係其母呂宸惠借用原告名義而為登記乙節並未提出其他證據以實其說，是此部分所辯，自非可採。
⒊被告復辯稱：其僅係撒豆成冰剉冰店之名義負責人，並無實際經營金華店，呂宸惠始為實際經營者云云。然依前述不爭執事項，被告於107年6月5日、同年月6日以如附表一編號2
、3所示「八寶彬圓仔惠」文字及圖向智慧局申請商標註冊
，並分別指定使用於第29類、第30類等商品，經智慧局分別核准註冊為被告商標；復以商號代表人身分設立撒豆成冰剉冰店，於107年7月12日經主管機關核准設立為獨資商號，商號所在地為臺南市中西區金華路4段71號1樓即金華店地址。又查，被告於110年7月間以撒豆成冰剉冰店代表人名義寄發存證信函與原告，並於該信函中提及其為被告商標之商標權人，係合法使用「八寶彬圓仔惠」商標，而無違法事由及債務不履行之情形等語，甚於原告向被告提起違反商標法之刑事案件中，於警詢時陳明其係有權使用「八寶彬圓仔惠」商標，且有經營金華店販售冰品等商品時使用上開商標等內容，此有被告寄發存證信函、臺灣臺南地方法院111年度智聲
判字第2號刑事裁定影本等件在卷為憑（見本院卷第93頁至
第97頁、第235頁至第247頁），足見被告應為撒豆成冰剉冰店之經營者，且經智慧局核准註冊為被告商標之商標權人，並持續於金華店有使用「八寶彬圓仔惠」商標圖樣等行為。再者，證人呂宸惠於本院審理時雖證稱：被告是八寶彬圓仔惠金華店之員工，純粹領薪水，沒有負責冰店之經營與管理等語（見本院卷第363頁），惟其亦證稱：被告除了受僱金
華店外，沒有其他工作，被告於金華店店內主要工作是煮冰品的料，賣東西給客人，一般正常經營時間店內早、晚都是兩名員工。我主要負責廚房煮東西部分，還有整個店事務我都有處理。店內只有一本會計帳本，看當時店內員工是誰，就由誰紀錄。我們是免用統一發票，我不確定有沒有報稅，又現在成立撒豆成冰商號，且負責人是被告，這部分我就不確定是不是另外要報稅等語（見本院卷第370頁至第371頁），可知證人呂宸惠於金華店內除有煮料之工作內容外，其餘經營內容或項目均無法具體表明，甚而對於是否需要報稅、稅務處理方法等全然不知，且依其述，被告並非偶而臨時幫忙金華店內事務，而係長期固定於該店處理冰店最核心之販售商品、烹飪等情，益徵被告非僅為撒豆成冰剉冰店之名義負責人，亦有實際經營之情事。是以，被告前開所辯，難認可取。
⒋原告主張其為系爭商標之商標權人，於107年6月間雖授權被告無償使用系爭商標經營金華店，然因被告未經其同意或授權，逸脫授權使用系爭商標之範圍，且有意使消費者誤認金華店為創始店，對原告造成聲譽及經營上損害，又消費者對上開兩店產生混淆誤認之情形，故已於110年7月1日發函向
被告為終止授權之意思表示，被告自不得使用系爭商標於第43類服務，又被告雖有取得被告商標，然其所為附表二所示使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖宣傳、與外送平台合作販售商品之行為已跨類使用於第43類服務，應構成商標法第68條第1款規定侵害商標權行為等情，為被告所否認，並
以前詞置辯。經查：
⑴本件被告係持原告於107年6月7日簽立系爭商標之並存註冊同
意書向智慧局申請註冊同一商標圖樣於附表一編號2、3所示之第29類、第30類商品，而經智慧局核准註冊為被告商標，被告現仍為被告商標之商標權人等情，為兩造所不爭執，有智慧局中台異字第G01080218號、第G0108219號異議審定書
、智慧局111年9月29日智商40047字第00000000000號函等件在卷可參（見民暫卷第189頁至第192頁、本院卷第99頁），自堪信實。又觀諸被告商標就「八寶彬圓仔惠」文字及圖與系爭商標實屬同一，被告既經原告同意並存註冊而取得指定使用類別為第29類、第30類商品之被告商標，則依商標法第35條第1、2項規定，已取得使用被告商標於上開商品範圍之商標權權益。
⑵按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。商標法第5條定有明文。商標因使用而使商標與指定商品
或服務產生聯結，又我國商標法係採註冊主義，商標權人就已註冊之商標應真實使用，且使用須符合一般商業交易習慣，方能繼續維護其商標權利，此即商標之維權使用。觀諸被告所為附表二所示使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖之內容（見本院卷第337頁至第357頁），其於臉書網路平台、招牌、Google地圖、Food Panda及Uber Eats外送平台使用
「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖於其所經營銷售八寶冰等冰品之金華店上，並於網路上結合冰品照片、或於店面結合八寶冰、土豆仁湯、八寶湯等商品文字，可徵被告前揭所為均屬銷售其金華店內八寶冰等冰品、甜品商品之宣傳行為，又「八寶彬圓仔惠」文字亦含「八寶冰」、「圓仔」（臺語：湯圓）之意思存在，是相關消費者見被告於前揭網路、店面招牌、外送平台上使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖之方式，應已認識到被告使用上開商標作為表彰其所銷售之八寶冰等商品。綜前，被告係為行銷之目的，將被告商標所呈「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖使用於所指定第29類、第30類之花生湯、花生仁湯、八寶冰等商品上，並足以使相關消費者認識其為表彰上開商品之商標，是被告如附表二所示使用被告商標之行為合於商標法第5條第1項規定商標使用行為，核屬適法。
⑶原告雖主張：被告所為附表二所示使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖宣傳與外送平台合作販售商品之行為，已跨類使用於系爭商標所指定之第43類服務，應構成商標法第68條第1款規定侵害商標權行為等情。然查，被告為被告商標之
商標權人，而被告商標指定使用於第29類「豆花；仙草凍；愛玉凍；花生湯；花生仁湯；紅豆湯；綠豆湯；蕃薯湯；桂圓湯。」、第30類「冰；冰品；八寶冰；芋仔冰；刨冰；冰沙；食用冰；紅豆刨冰；水果雪泥冰；外覆圓錐杯之冰淇淋；冰淇淋凝結劑；冰棒；雪糕；冰淇淋；冰淇淋粉；飲料用冰；優酪冰淇淋；米糕粥；八寶粥；圓仔湯；燒仙草。」等商品，被告所為附表二所示使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖等情，既屬表彰其所銷售八寶冰等商品之商標使用行為，其主觀上自無侵害原告商標權之故意或過失，又原告就此部分主張復無提出相關證據以實其說，是原告主張被告使用相同於系爭商標之被告商標於同一之商品或服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，侵害系爭商標之商標權，而違反商標法第68條第1款規定，即非可採。另被告係以其身為經核
准註冊之被告商標之商標權人所為如附表二所示使用商標行為，故兩造間是否就系爭商標存有不定期授權法律關係、該授權法律關係是否經原告合法終止等情於本案均無論述之必要。
五、綜上所述，被告係本於其為被告商標之商標權人，且為行銷之目的，將被告商標所呈「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖使用於所指定第29類、第30類之花生湯、花生仁湯、八寶冰等商品上，並足以使相關消費者認識其為表彰上開商品之商標，而未構成商標法第68條第1款規定侵害原告商標權行為
。準此，原告依商標法第69條第1項規定，請求被告防止侵
害，即無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之請求即失所依附，應併予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。
七、訴訟費用負擔之依據：修正前智慧財產案件審理法第1條、
民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　27　　日智慧財產第三庭
法 官　潘曉玫
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　27　　日書記官 李建毅

附表一：
編號1：(系爭商標) 註冊號：00135127 商標名稱：八寶彬圓仔惠及圖 申請日：89年2月2日 註冊日：89年12月16日 註冊公告日：90年1月16日 專用期限：119年12月15日 指定使用類別： 第42類「餐飲店、冷飲店、小吃店。」 編號2：(被告商標) 註冊號：01964799 商標名稱：八寶彬圓仔惠及圖 申請日：107年6月6日 註冊日：108年1月16日 註冊公告日：108年1月16日 專用期限：118年1月15日 指定使用類別： 第29類「豆花；仙草凍；愛玉凍；花生湯；花生仁湯；紅豆湯；綠豆湯；蕃薯湯；桂圓湯。」 編號3：(被告商標) 註冊號：01964941 商標名稱：八寶彬圓仔惠及圖 申請日：107年6月5日 註冊日：108年1月16日 註冊公告日：108年1月16日 專用期限：118年1月15日 指定使用類別： 第30類「冰；冰品；八寶冰；芋仔冰；刨冰；冰沙；食用冰；紅豆刨冰；水果雪泥冰；外覆圓錐杯之冰淇淋；冰淇淋凝結劑；冰棒；雪糕；冰淇淋；冰淇淋粉；飲料用冰；優酪冰淇淋；米糕粥；八寶粥；圓仔湯；燒仙草。」

附表二：
編號 侵權物或網路平台媒介物等 使用態樣 商標圖樣 卷證出處 1 臉書網路平台 本院卷第337頁 八寶彬圓仔惠 2 本院卷第351頁 八寶彬圓仔惠 3 本院卷第353頁、第355頁 八寶彬圓仔惠 4 招牌 本院卷第357頁 5 Google地圖 八寶彬圓仔惠 本院卷第341頁 6 Food Panda外送平台 本院卷第347頁 7 Uber Eats外送平台 本院卷第349頁