智慧財產及商業法院97年度民專上易字第10號｜法律人

智慧財產法院民事判決 97年度民專上易字第10號上　訴　人　　甲○○○ 訴訟代理人　　楊承彬律師被上訴人　　　華立企業股份有限公司兼法定代理人　乙○○ 被上訴人　　　華宏新技股份有限公司兼法定代理人　乙○○ 共　　　同訴訟代理人　　謝英士律師上列當事人間請求專利權損害賠償事件，上訴人對於中華民國97年8 月29日臺灣臺中地方法院96年度智字第8 號第一審判決提起上訴，本院於98年2月12日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由一、上訴人起訴主張：㈠伊為中華民國新型專利證書號第M281981號「水溝蓋結構」（下稱系爭專利）之新型專利權人（專利期間自民國94年12月1 日至104 年7 月5 日止），其可專利性經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於95年10月27日完成新型專利技術報告，關於系爭專利申請專利範圍第1 至6 項比對結果代碼均為6 ，即肯定系爭專利具有新穎性及進步性。詎料，被上訴人華宏新技股份有限公司（下稱華宏公司）竟未經上訴人之同意擅自實施系爭專利，用以製造其所販賣之水溝蓋產品，並由被上訴人華立企業股份有限公司（下稱華立公司）販售，則被上訴人華宏公司、華立公司顯有侵害上訴人所有專利權之事實。上訴人於取得被上訴人華宏公司、華立公司對外販售之產品（下稱系爭產品）後，委請鉅鼎國際專利商標聯合事務所（下稱鉅鼎事務所）鑑定，結果係系爭產品與系爭專利申請專利範圍實質相同，被上訴人華宏公司、華立公司顯有侵害系爭專利之故意。被上訴人乙○○為被上訴人華宏公司、華立公司之負責人，對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。爰依專利法第108 條準用84條、民法第184 條及公司法第23條第2 項規定請求被上訴人負連帶賠償責任。㈡對於被上訴人抗辯之陳述： ⒈系爭專利特徵為以玻璃纖維強化塑膠為材質，以膠合硬化劑依照業主需求固合為預定尺寸及厚度實心板塊，作成水溝蓋，其中實心板塊包含若干金屬條，另水溝蓋結構設有貫通其上下表面的若干落水孔洞，系爭專利產品並非專利製造技術，而是專利權產品，上訴人無須揭露系爭專利產品的製造過程。且上訴人產品也是一體成型的水溝蓋，至於上訴人產品有時候會有層次問題，是應客戶要求。 ⒉鉅鼎事務所作成專利侵權鑑定報告，首頁日期95年9 月21日係誤載，委託鑑定人丙○○是上訴人之子。 ⒊兩造於原審合意選定清華大學材料科學及工程學系進行鑑定，並由該系作成水溝蓋專利鑑定報告（下稱清大鑑定報告）。然該鑑定機關並未先依據「文義讀取鑑定原則」，對系爭產品分析項對應於系爭專利申請專利範圍獨立項要件所區分出之10個分析項，經文義讀取原則之鑑定，其鑑定顯有缺失。其次，鑑定機關若認為待鑑定物並不符合「文義讀取」，則應依專利侵害鑑定要點將爭產品與系爭專利進一步作均等論分析，然鑑定機關並未為均等論分析，其鑑定亦有缺漏。又鑑定機關對「膠合硬化劑」定義有誤，系爭專利申請專利範圍第1 項之膠合硬化劑係固化玻璃纖維強化塑膠「FRP,Fiberglass Reinforced Plastics」所製成之水溝蓋本體，並非如鑑定機關所載係兩物品藉由膠合硬化劑所相黏而成，而鑑定機關對「膠合硬化劑」定義亦有誤解，且清大鑑定報告之鑑定重心亦錯置於「膠合硬化劑」之有無，進而導出系爭產品無落入系爭專利申請專利範圍之錯誤結論，實難令人心服。㈢並於原審聲明求為判決：⒈被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）1,000,000 元，及自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。⒉被上訴人不得製造、為販賣之要約或販賣利用中華民國專利證書號第M281981 號「水溝蓋結構」新型專利權所製成之產品。⒊上訴人願供擔保請准宣告假執行二、被上訴人則以下列情詞資為抗辯：㈠上訴人自行委請鉅鼎事務所作成之專利侵權鑑定報告，其首頁日期為95年9 月21日，而上訴人所提出被上訴人開具之發票日期為95年12月12日，顯見該鑑定報告係於購得被上訴人製造之系爭產品前即已製作完成，則上訴人究竟以何人製造之產品進行鑑定？又如何作成該份鑑定報告？且該份鑑定報告又何以能證明被上訴人製造販賣之產品侵權等等？皆堪質疑。況該報告錯誤不斷，均突顯該鑑定報告之草率，欠缺專業，不具參考價值。且由原審96年8 月14日當庭勘驗系爭產品之結果及下述清大鑑定報告結論，均可知系爭產品無「若干層預定厚度」、「膠合硬化劑」，但鉅鼎事務所專利侵權鑑定報告卻認定系爭產品「係由若干層預定厚度的玻璃纖維強化塑膠以膠合硬化劑固合為預定尺寸及厚度的實心板塊」，顯與事實不符，故上訴人所提出之鉅鼎事務所專利侵權鑑定報告，顯不足採。㈡清大鑑定報告第1 頁已經將系爭專利申請專利範圍界定出來，其水溝蓋有若干層預定厚度的玻璃纖維強化塑膠以膠合硬化劑固合為預定尺寸厚度的實心板塊，及貫通上下表面的若干落水孔洞等技術特徵，經分別比對系爭待鑑定物，發現系爭待鑑定物沒有上開技術特徵。從材料角度觀察，清大鑑定報告亦清楚說明沒有看到玻璃纖維有不連續的分佈，材質是完全不一樣，造成的結果完全不一樣，雖然該鑑定報告形式上沒有用全要件及均等這樣的字眼，但是事實上已經按照上揭原則鑑定，故清大鑑定報告係屬於中立客觀，故上訴人請求重新鑑定或詢問清華大學本件有無均等論之適用部分，並無必要。蓋系爭兩個水溝蓋完全不一樣，清大鑑定報告已將細部材料分析出，系爭待鑑定物跟系爭專利技術特徵不同，且清華大學係經由兩造合意選定之鑑定機構。是以，上訴人所為清大鑑定有所違誤之主張，為不可採。清大鑑定報告既得出「待鑑定物（系爭產品）未落入第M281981 號專利案（新型第M281981 號）（即系爭專利）之專利權範圍」之結論，可知被上訴人產品與系爭專利之技術特徵有顯而易見之差異。是以，上訴人主張被上訴人侵害系爭專利，進而請求被上訴人應給付損害賠償，且不得製造、為販賣要約或販賣相關產品云云，即於法無據，不足採信。㈢上訴人提起本訴訟前，未恪遵專利法第104 條之規定，且無法證明被上訴人主觀上具有故意或過失。縱認上訴人之起訴合法，其亦無法證明被上訴人有何具體侵權行為，或任何主觀上具故意或過失之情形，上訴人依專利法第108 條準用第84條規定，對被上訴人為損害賠償之請求，亦顯然無據。三、原審為上訴人敗訴之判決。上訴人提起上訴，上訴聲明為：㈠原判決除確定部分外，關於駁回上訴人上訴聲明第2 項部分之訴，及訴訟費用之裁判廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人500,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息（上訴人對原審判決其訴之聲明第1 項請求金額超過500,000 元部分及訴之聲明第2 項敗訴，未據上訴而告確定）。被上訴人聲明求為判決：上訴駁回。四、本件不爭執事項：㈠上訴人為系爭專利即中華民國專利證書新型第M281981 號「水溝蓋結構」之新型專利權人。㈡上訴人主張系爭產品係由被上訴人華宏公司製造，並由上訴人向被上訴人華立公司購得。五、得心證之理由：㈠上訴人主張之事實，固據其提出上訴人產品實物照片圖2 紙、臺灣省機械技師公會專利侵害鑑定報告（下稱省機械技師公會鑑定報告）正本及財團法人塑膠工業技術發展中心委託試驗報告正本各1 份、新型專利技術報告、被上訴人所印製、發行之產品型錄、發票及照片、鉅鼎事務所專利侵害鑑定報告、中華民國專利證書、新型專利技術報告、專利公報及新型專利說明申請書等影本各1 份為證，惟為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯，復據其提出臺灣高等法院94年度智上易字第12號判決、智慧局出版專利侵害鑑定要點第27至28頁節本、智慧局出版專利侵害鑑定要點第18頁節本及臺灣臺北地方法院94年度智字第45號判決等影本各1 份附卷為憑。是本件兩造之爭點厥為：⒈系爭產品是否侵害上訴人所有之系爭專利？⒉上訴人依專利法第108 條準用第84條、民法第184 條及公司法第23條第2 項等規定，訴請被上訴人華宏公司、華立公司及乙○○連帶賠償如上訴聲明第2 項所示之金額及其法定遲延利息，是否有理由？㈡系爭產品未侵害系爭專利： ⒈按當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277 條前段定有明文。又主張法律關係存在之當事人，須就該法律關係發生所須具備之特別要件，負舉證責任（最高法院48年台上字第824 號判例意旨參照）。而事實為法律發生之特別要件者，在消極確認之訴應由被告就其存在負舉證之責任，在其他之訴應由原告就其存在負舉證之責（司法院院字第2269號解釋意旨參照）。依此意旨，本件依舉證責任分配之法則，關於上訴人主張被上訴人涉嫌侵權之產品有侵害系爭專利之事實乃有利於上訴人之積極事實，自應由上訴人就此積極事實負舉證責任。查上訴人雖於原審提出前揭卷附95年12月12日被上訴人開具之發票1 張及鉅鼎事務專利侵害鑑定報告1 份為憑。惟由鉅鼎事務所專利侵權鑑定報告首頁記載之日期95年9 月21日，可知於上訴人購得被上訴人系爭產品前（95年12月12日），該專利侵權鑑定報告即已製作完成，且該專利侵權鑑定報告第5 頁另記載鑑定日期為96年3 月2 日，亦與首頁之日期不同，另關於專利權人之部分，該專利侵權鑑定報告第5 頁載為「丙○○」，但第11頁則載為「君祖實業有限公司」，前後並不一致，而不論係「丙○○」或「君祖實業有限公司」均非本件上訴人。準此，鉅鼎事務所專利侵權鑑定報告應係於購得被上訴人產品前便已作成，則於未取得被上訴人產品前，上訴人係以何人之產品送請鑑定？如何作成上揭專利侵權鑑定報告？又如何能證明被上訴人製造販賣之產品侵權系爭專利？且該專利侵權鑑定報告就專利權人部分亦有錯誤及自相矛盾之處，顯見拼湊事實之企圖十分明顯，故該專利侵權鑑定報告之可信度及是否可採為本件訴訟程序之參考，均有疑義。參以上訴人於鉅鼎事務所專利侵權鑑定報告所檢附系爭產品之照片模糊不清，無法由照片確認該產品是否為被上訴人所製造或販賣，亦無法辨識該產品之特徵，其是否為「被上訴人產製之水溝蓋產品」，亦有可疑。綜上所述，原告所提出之鉅鼎事務所侵權鑑定報告對於本件專利侵害之判斷並無參考價值，則上訴人憑以主張被上訴人所製造販賣之系爭產品侵害系爭專利，並非有據。 ⒉查系爭專利為一種水溝蓋結構，該水溝蓋係要設放於水溝預設之落水口處；其係由若干層預定厚度的玻璃纖維強化塑膠以膠合硬化劑固合為預定尺寸及厚度的實心板塊；並具有貫通該實心板塊的若干落水孔洞；該水溝蓋更於該玻璃纖維強化塑膠中包含若干金屬條；上述水溝蓋與水溝之間更設一溝蓋定位輔件。其申請專利範圍共計16項，第1 項及第10項為獨立項，其餘為附屬項，其獨立項申請專利範圍及對應圖示，如附表所示。 ⒊原審依上訴人聲請於96年11月29日將系爭產品，與上訴人產品送請兩造合意選定之國立清華大學材料科學與工程學系進行鑑定，嗣國立清華大學以97年7 月7 日清材字第0970003033號函覆原審鑑定結果，依其隨函檢附之「水溝蓋專利鑑定報告」內容略以： ⑴鑑定標的：系爭專利申請專利範圍為一種水溝蓋結構，該水溝蓋係要設放於道路邊水溝預設之落水口處，其特徵在於：①該水溝蓋係由若干層預定厚度的玻璃纖維強化塑膠以膠合硬化劑固合為預定尺寸及厚度的實心板塊。②該水溝蓋具有貫通其上、下表面的若干落水孔洞。系爭產品為華立公司之水溝蓋。 ⑵鑑定比對過程說明： ①專利範圍解釋：分析系爭專利權範圍之構成要件：若干層。玻璃纖維強化塑膠。膠合硬化劑。實心板瑰。落水孔洞。就其專利結構而言，其玻璃纖維強化塑膠可先個別硬化後，再進行膠合，如此便可在不同層之玻璃纖維強化塑膠間，觀察到膠合層。是項專利結構，其玻璃纖維強化塑膠亦可在硬化前，即行膠合動作，並且膠合硬化劑就算選用與其塑膠相同之材料，而後再行硬化，雖難以觀察到膠合層，仍可藉由介面間玻璃纖維的不連續，觀察出分層結構。 ②比對系爭產品與系爭專利申請專利範圍： 層狀結構分析：未能觀察出層狀結構。 玻璃纖維：含有玻璃成分之纖維。 玻璃纖維強化塑膠：塑膠成分應為環氧樹脂。 膠合硬化劑：未觀察到膠合硬化劑。綜合以上各點，系爭產品之結構，係由玻璃纖維強化塑膠構成，但未觀察到膠合層或膠合硬化劑，亦未觀察到玻璃纖維有不連續之分布。 ⑶鑑定結論：系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍。 ⒋上訴人固指摘清大鑑定報告並未依據「全要件原則」或「均等論原則」為判斷，顯有瑕疵云云。惟查： ⑴按系爭專利申請專利範圍第1項的特徵在於「水溝蓋係由若干層預定厚度的玻璃纖維強化塑膠以膠合硬化劑固合為預定尺寸及厚度的實心板塊；該水溝蓋具有貫通其上、下表面的若干落水孔洞。」而系爭產品經清華大學分析的結果研判出其纖維屬於E型玻璃之纖維（見清大鑑定報告第 11頁），系爭產品玻璃纖維強化塑膠之塑膠成分應為環氧樹脂（EPOXY）（見清大鑑定報告第13頁），但並未觀察到膠合硬化劑，而做出未落入系爭專利申請專利範圍之結論（見清大鑑定報告第15頁）。查系爭專利申請專利範圍第1項之主要特徵，其中玻璃纖維強化塑膠 (FRP)於專利說明書第6頁16至19行之定義為一種複合流動性黏性物體，加上硬化劑或適度加熱或與指定的促進劑放置於室溫下，經過一段時間後會產熱度而起化學反應而膠化，成為不溶且不融的具彈性的樹脂狀硬化材質，此種液體樹脂加上玻璃纖維的補強含浸後變成為強化塑膠 (FRP)。另由系爭專利說明書第三圖以及第四圖可知由若干層玻璃纖維強化塑膠與膠合硬化劑所合成的實心板塊，其中若干層玻璃纖維強化塑膠、膠合硬化劑均屬於系爭專利申請專利範圍第1項之必要技術特徵。清大鑑定報告認為系爭產品僅具有「玻璃纖維」及「環氧樹指」所形成的「玻璃纖維硬化塑膠」，但並無膠合硬化劑也未觀察到玻璃纖維有不連續的分佈。關於清大鑑定報告所指未觀察到玻璃纖維之不連續分布，係用以作為判斷系爭產品是否具「若干層」玻璃纖維硬化塑膠及膠合硬化劑之技術特徵。由於系爭產品並未觀察到玻璃纖維之不連續分布，即指其非為系爭專利申請專利範圍所指之若干層結合，在此「若干層」的文義解釋應為兩層以上者。因此系爭產品並未包含系爭專利申請專利範圍第1項之所有必要技術特徵（即無若干層的玻璃纖維硬化塑膠與膠合硬化劑），並不符合全要件原則。系爭產品不符合「文義讀取」，且亦不適用「均等論」，故並未落入系爭專利申請專利範圍第1項中，故清大鑑定報告此部分仍屬可採。 ⑵次查系爭專利申請專利範圍獨立項共計有第1項以及第10 項，其中系爭專利申請專利範圍第1項的特徵如上述，申請專利範圍第10項的特徵為「…若干層預定厚度的玻璃纖維強化塑膠以膠合硬化劑固合為預定尺寸及厚度的實心板塊，其中更包含若干金屬條；該水溝蓋結構設有貫通其上、下表面的若干落水孔洞。」兩獨立項之差異為系爭專利申請專利範圍第10項另包含有若干金屬條，其餘特徵兩獨立項均相同，由於系爭產品並未包含系爭專利申請專利範圍第1項之所有必要技術特徵（即無若干層的玻璃纖維硬化塑膠與膠合硬化劑），故亦未包含系爭專利申請專利範圍第10項之所有必要技術特徵，應不符合全要件原則。因此，系爭產品不符合「文義讀取」，亦不適用「均等論」。故系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍第10項中。是以，上訴人指摘清大鑑定報告對於系爭專利申請專利之「水溝蓋更於該玻璃纖維強化塑膠中包含若干金屬條」完全忽略，有重大瑕疵云云，為不可採。 ⑶綜上，清大鑑定報告所為系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍之結論，為可採。 ⒌承上，原審審酌清大鑑定報告、兩造之陳述及其他卷證資料，認為：⑴上訴人自承之系爭專利技術特徵為「該水溝蓋係由若干層預定厚度的玻璃纖維強化塑膠以膠合硬化劑固合為預定尺寸及厚度的實心板塊」，此同為上訴人提出鉅鼎事務所專利侵害鑑定報告第10頁及原審囑託之清大鑑定報告第1 頁所揭示。⑵系爭產品結構為「一體成型」，與系爭專利「有若干層預定厚度」之特徵不同，而由清大鑑定報告所載「層狀結構分析：未能觀察出層狀結構」等內容，亦可證明系爭產品為「一體成型」，無「若干層預定厚度」，是以系爭產品與系爭專利結構迥異，系爭產品顯無侵害系爭專利之可能。⑶系爭產品並無使用「膠合硬化劑」，與系爭專利有所不同。因系爭專利之技術特徵如前所述為「該水溝蓋係由若干層預定厚度的玻璃纖維強化塑膠以膠合硬化劑固合為預定尺寸及厚度的實心板塊」，故「膠合硬化劑」亦為其系爭專利之技術特徵之一。而系爭產品係「使用聚酯樹脂為基體材料加上玻璃纖維為補強材料，在特定溫度下一體成型而成」，故系爭產品並無使用「膠合硬化劑」，此佐以卷附被上訴人印製、發行之產品目錄亦可知悉，而依清大鑑定報告所認定「膠合硬化劑：未觀察到膠合硬化劑」等內容，亦足證系爭產品與上訴人產品之結構並不相同，而得到系爭產品應無侵害上訴人所有之系爭專利權之結論，洵無違誤。 ⒍另查，清大鑑定報告第1頁已經將系爭專利申請範圍界定明確，上訴人產品具有若干層預定厚度之玻璃纖維強化塑膠以膠合硬化劑固合為預定尺寸厚度的實心板塊，及貫通上下表面之若干落水孔洞之技術特徵，就該等特徵分別比對系爭產品，未發現有符合之處。又從材料角度觀察，清大鑑定報告也清楚說明沒有看到玻璃纖維有不連續之分佈，兩者材質是完全不一樣，造成之結果完全不一樣，雖然清大鑑定報告形式上沒有用全要件及均等文字，但是事實上應已按照上揭原則鑑定，且系爭產品與上訴人產品完全不一樣，亦可得知二者之技術特徵不同。參以國立清華大學係經由兩造合意選定之鑑定機構，其鑑定應屬中立客觀，且其鑑定結論，如上所述，亦為可採。則上訴人猶執陳詞主張清大鑑定報告有缺失，尚難憑採云云，顯與事實未符，為無理由。 ⒎又上訴人於原審97年8 月1 日最後言詞辯論期日始提出省機械技師公會鑑定報告，然其證據能力為被上訴人所否認。經查省機械技師公會鑑定報告係於96年1 月31日即已作成，上訴人卻遲至原審97年8 月1 日最後言詞辯論期日始行提出，顯有延滯訴訟之虞，且該鑑定報告之委託人亦非上訴人，且被上訴人於原審最後言詞辯論期日前對之亦無知悉，是原審認定省機械技師公會鑑定報告難採為上訴人有利事實認定之證據，並無違誤。此外，上訴人就其主張被上訴人侵害系爭專利之事實，迄無再舉證以實其說，其上開主張，應無可採。六、綜上所述，系爭產品並未侵害上訴人所有之系爭專利權，從而上訴人主張本於專利法第108 條準用第84條、民法第184 條及公司法第23條第2 項等規定，請求被上訴人華宏公司、華立公司及乙○○連帶賠償本息，為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。七、本件事實已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，均與本案判決結果不生影響，爰不予逐一論述。又本件事證已明，有如上述，是以上訴人聲請重新鑑定或詢問國立清華大學本件有無均等論之適用部分，核均無必要，併此敘明。八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　98　　年　　 2　　月　　26 　日智慧財產法院第二庭審判長法官　陳國成法官　陳忠行法官　曾啟謀以上正本係照原本作成。不得上訴。中　　華　　民　　國　　98　　年　　2　　月　　26　　日書記官　王月伶

智慧財產及商業法院97年度民專上易字第10號

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