97年度民專抗字第17號｜智財：保全證據｜裁判日期：97 年 12 月 02 日

智慧財產法院民事裁定 97年度民專抗字第17號抗告人　瑞昱半導體股份有限公司法定代理人　葉博任代理人　郭雨嵐律師汪家倩律師相對人　晨星半導體股份有限公司法定代理人　梁公偉代理人馮博生律師林鈺珊律師王鳳儀律師上列當事人間聲請保全證據事件，抗告人對於台灣新竹地方法院中華民國97年10月6 日97年度智全字第2 號第一審裁定提起抗告，本院裁定如下：主文抗告駁回。抗告訴訟費用由抗告人負擔。理由一、抗告人於原審以：抗告人於民國94年6 月7 日就兩造間損害賠償事件，向原審法院聲請假扣押，經該院以94年裁全字第973 號裁准抗告人為相對人提供擔保後，得對相對人之財產在新台幣（下同）15億元範圍內准予假扣押，抗告人復於94年6 月15日聲請假扣押之執行扣得相對人之動產及不動產等，包括相對人生產銷售之SXGA LCD控制系列產品，經原審法院94年度執全字第487 號執行在案。抗告人並就相對人專利侵權行為，於94年7 月4 日向原審法院提起專利侵權損害賠償訴訟在案（台灣新竹地方法院94年度重智字第6 號，下稱本案訴訟）。惟相對人所製造、為販賣之要約、販賣、使用系爭SXGA LCD控制器系列產品，涉嫌侵害抗告人之中華民國第180421號「自動調整阻抗匹配的電路與方法」發明專利（下稱系爭專利），系爭產品為證明相對人侵害抗告人專利及請求損害賠償之重要證據，就確定事、物之現況有法律上之利益並有為保全證據之必要，爰請求准命相對人提出原審法院94年執全字第487 號假扣押執行事件所查封之SXGA LCD 控制器系列產品每一型號各10個於法院或法院指定之處所，如數量少於10個，則就該型號產品全數提出等等。二、原審法院以：㈠於本案訴訟中，兩造已就抗告人所主張為侵權產品之來源互為爭執，抗告人於本案訴訟中就抗告人所取得之晶片產品已提出「由晶片產品外觀辨識、由拆解晶片產品而得知資料辨識、由接腳測試功能之結果辨識、由操作安裝有被告晶片之終端產品( 液晶螢幕) 辨識」，同時亦以委請專家進行查驗並提出專家意見等證據方法加以舉出證明方法，兩造之爭執顯然得於本案訴訟之調查證據程序中處理，已無急迫情形須另為證據保全。相對人於本案訴訟進行中否認抗告人送鑑定之產品為相對人所生產，乃相對人於本案訴訟當中正當防禦權之行使，難因相對人否認抗告人上揭主張即認為有證據保全之必要。㈡原審法院94年度執全字第487 號假扣押執行，查封相對人所生產之IC晶片一批，而該查封之部分IC晶片並經進行3 次變賣，該假扣押程序所查封之IC晶片於95年8 月7 日啟封部分查扣IC進行第3 次變賣後，迄今未有任何進行變賣。經查封晶片之現狀既無確定改變之虞，當然無確定其現狀必要。㈢抗告人主張已取得相對人所銷售之系爭產品樣品，送請國立臺灣科技大學鑑定，有抗告人提出鑑定報告在卷可稽，足見抗告人已可自行由市面上蒐證取得相對人所生產銷售之SXGA LCD控制晶片，無有滅失或礙難使用之虞，亦無現狀有法律上利益並有保全證據必要，因而裁定駁回抗告人之聲請。三、抗告人抗告聲明：原裁定廢棄，相對人應提出原審法院94 年度執全字第487 號假扣押強制執行程序事件所查封之SXGALCD 控制系列產品一型號各10個於法院或法院指定之處所，如數量少於10個，則就該型號產品全數提出。其抗告意旨略以：㈠、抗告人與相對人間之專利侵權本案訴訟，所涉侵權產品為相對人生產銷售之SXGA LCD控制晶片產品。由於系爭IC產品係用於電腦螢幕（LCD monitor）中，非如一般消費者產品為直接流通於市面而隨時隨地可以購得之產品，抗告人於起訴前後蒐集侵權產品樣品之過程甚屬不易，如：於市面上購買電腦螢幕產品，加以拆解，以獲得相對人SXGA LCD控制晶片產品時，因在電腦螢幕產品包裝上不會標示其使用之控制晶片為哪間廠商之產品，抗告人只有在購買電腦螢幕後，拆開電腦螢幕外殼，始得知是否有買到相對人系爭IC（甚至會買到瑞昱公司自己的LCD控制晶片產品）。因此，於準備專利侵權本案訴訟時，抗告人為取得足夠侵權產品樣品數量，以自行進行分析或送請專業機構分析，即遭遇極大困難。㈡、相對人對SXGA LCD控制晶片所採取編碼方式之特性，同樣屬相對人之SXGA LCD控制晶片產品，儘管基礎設計相同（均落入抗告人系爭專利之範圍而侵害抗告人系爭專利權），卻有6 、7 百種不同型號。因相對人產品編碼方式為該公司自行決定者，對非屬該公司內部人員之抗告人言，實無可能窮舉相對人系爭侵權產品之型號，更無可能據此逐一就各該型號（因無法完全確認全部共有哪些型號）蒐集數量足夠之侵權產品樣品。㈢、本案系爭產品為IC產品，於進行是否侵權分析或鑑定時，需將IC產品拆解至一定程度，亦即以破壞性方法加以比對、分析，破壞後之產品實物即無法恢復至原狀；而每次拆解IC產品過程，未必均能順利拆解至所需程度，如拆解過程中有所誤差，則需重新以另一顆IC產品實物再行拆解、比對、分析，亦即不斷消耗侵權產品樣品之數量。原告於起訴前，在委請專業機構鑑定前，當然會先自行進行分析；其後，原告需再委請專業機構進行分析；每進行一次上述分析均會消耗侵權產品樣品。簡言之，抗告人自行蒐集相對人系爭侵權產品本屬不易，就本案系爭產品所需之專利侵權分析，每進行一次分析，均會消耗侵權產品樣品數量，致抗告人所留存之侵權產品樣品變少、甚至數量降為零，而無法在本案訴訟審理過程中再行提出。㈣、一般專利侵權訴訟之被告，自得知被訴之日起，多半會刻意停止涉訟產品之出貨、改變產品設計、或改變產品型號，致無從再行取得及調查該等證據，故縱使抗告人於起訴當時尚有辦法蒐集取得相對人系爭SXGA LCD控制晶片產品，亦因本案訴訟進行過程中時間之經過（本案訴訟自94年繫屬至今已逾3年），市面上相對人94年起訴當時版本之SXGA LCD產品急速消失而無法或幾乎無法取得，致無從再行取得及調查該等證據。況在專利侵權本案訴訟起訴之後，如抗告人欲向相對人購買系爭IC產品，其亦不可能將系爭IC出售。本案訴訟實際上陷入無從取得該等證據、調查證據之情況。㈤、本案訴訟中，相對人對於97年中不斷爭執聲請人取得侵權產品之來源，採一概否認態度，又拒不自行提出任何該公司 SXGA LCD控制晶片產品實物。本案訴訟倘有送請鑑定機關鑑定必要、或送請技術審查官表示意見之必要，均需有相對人系爭侵權產品實物始能為之。目前市面上之系爭侵權產品實物正急速消失中，抗告人無法自市面取得、相對人復拒絕配合提出產品實物，則該等重要證據顯有滅失或礙難使用之虞，而有於此時保全證據之必要。況無論相對人目前（97年）所使用之產品型號編碼方式為何、同一產品型號之IC產品設計改版與否，本案訴訟中須予以調查之證據，乃「與本案訴訟起訴當時相同之IC產品」，亦即假扣押案件中扣得之相對人之SXGA LCD控制器系列產品。為此，保全假扣押案件中扣得之系爭IC產品，就本案訴訟之審理而言，顯有就確定事、物之現況有法律上之利益並有必要。㈥、原裁定未慮及本件具體個案所涉事證之特殊狀況，逕以抗告人已可自行由市面上蒐證取得相對人所生產之系爭產品送請鑑定」等為由駁回本件保全證據聲請，與智慧財產案件審理法第18 條及民事訴訟法第368條第1項立法意旨有違，再者，我國專利法廢除刑事責任後，專利權人對於侵權產品無從透過搜索扣押方式強制取得，而我國復未如美國專利訴訟設有「證據開示(discovery)」制度，在我國進行專利訴訟時，如欲蒐證，僅能靠原告自行為之、或被告願意配合，否則即須仰賴民事訴訟上保全證據制度。於智慧財產案件審理法及相關法規施行後，依智慧財產案件審理法之立法意旨，就保全證據之准否，法院應考慮具體個案情形，宜採取更為積極態度，對於何謂保全證據之急迫性、何謂「滅失之虞」，亦應針對具體個案所涉證據性質，為彈性判斷，應包括無法取得予以調查之情形，而非僅限於物理上消失於世界上之情形，不應僅因原告曾於起訴前曾取得侵權產品之實物，即認為於訴訟進行中原告取得侵權產品實物並無困難。四、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，民事訴訟法第368 條第1 項定有明文。所謂「證據有滅失之虞」，係指供為證據之材料本體，有消失之危險，例如機關保管之文書將依法銷毀，證物將因天然或因他造當事人之行為消滅或變更之虞；致「證據有礙難使用之虞」，係指證據雖未滅失，而依客觀情形衡量，若不即為保全，將有不及調查使用之危險者而言，例如證物將為他造當事人或第三人攜帶出國，雖尚非到達滅失之程度，但已難以使用。又89年2 月9 日民事訴訟法第 368 條修正理由為發揮證據保全制度之功能，而擴大容許聲請保全證據之範圍，就確定事物之現狀有法律上利益並有必要者，雖亦得為保全證據之聲請，惟所謂擴大容許，並非毫無限制，為防止濫用此一制度，而損害他造之權益，乃明定此種保全證據之聲請，限於有法律上利益並有必要時，始得為之。就保全證據之必要性而言，由於法院對於相對人之保全證據將有侵害其隱私權、業務秘密或其他憲法基本權利之疑慮，法院就保全證據之聲請自須就聲請人之權益與相對人基本權利之保障為權衡，亦即保全證據須為聲請人本案訴訟舉證所需，具有關連性之適當證據方法。且聲請人如以通常程序取得證據方法乃屬可能並得期待者，即不應認欲保全之標的具備證據保全之必要。五、經查，抗告人聲請保全之證據即原審法院94年度執全字第 487 號假扣押強制執行程序事件所查封之SXGA LCD控制系列產品，係抗告人於94年7 月4 日向原審法院所提專利侵權損害賠償訴訟( 該院94年度重訴字第6 號) 所主張之侵權物。抗告人聲請保全之上開假扣押強制執行程序事件所查封之 SXGA LCD控制系列產品目前仍在扣押執行中，業經本院調卷查核屬實，並無證據有滅失或礙難使用之虞。又抗告人自陳業已取得相對人生產銷售之SXGA LCD控制晶片產品，並加以拆解、比對、分析及委請鑑定，此並有抗告人取得相對人相關型號產品送請分析之聲明書及原審法院通知抗告人陳報委送鑑定相關型號晶片係以何方式取得之函文在卷( 相證4號、相證5 號，本院卷第46頁、47頁參照) 可資參佐，足見抗告人於市場上依通常程序取得相對人生產銷售之SXGA LCD 控制晶片產品並非不能並可得期待。抗告人雖主張目前市面上之系爭侵權產品實物正急速消失中，抗告人無法自市面取得，且原取得之本案訴訟系爭產品因專利侵權分析、鑑定消耗等等。但查，抗告人於原審法院94年度執全字第487 號假扣押之執行案件，聲請人於94年6 月15日聲請假扣押執行，經原審法院執行而查封相對人所生產之IC晶片一批，該查封之部分IC晶片並經3 次變賣等情，業經本院調閱上開案件查核無訛。而抗告人所聲請保全上開假扣押程序所查封之IC 晶片，除於95年8 月7 日啟封部分查扣IC進行第3 次變賣外，迄今並未有任何進行變賣情形。抗告人所聲請保全之證據為原審法院94年度執全字第487 號假扣押強制執行程序事件所查封之SXGA LCD控制系列產品，既仍在假扣押執行中，該扣押產品之現狀難謂將因變動而有確定之必要。且該查封之產品抗告人亦得於業已起訴繫屬之本案訴訟中依通常證據調查程序聲請調查，抗告人於本案訴訟就該證據之調查方法既屬可能且非不能期待，依上說明，即無再就上開假扣押強制執行程序事件所查封之SXGA LCD控制系列產品依證據保全程序予以保全之必要。況抗告人亦已依其所取得相對人生產銷售之SXGA LCD控制晶片產品，加以拆解、比對、分析及委請鑑定，業如前述。則抗告人以上開聲請保全之證據有滅失或礙難使用之虞，且有就確定事、物之現狀有法律上之利益並有必要一節，非屬可採。從而原審法院以抗告人得於本案訴訟之調查證據程序中處理抗告人本件證據保全聲明之請求而無另為證據保全之必要，且查明上揭假扣押程序所查封之IC晶片於95年8 月7 日啟封部分查扣IC進行第3 次變賣後，迄今並未有任何進行變賣情形，該查封之晶片之現狀並無改變之虞而無確定其現狀之必要。另抗告人亦已取得相對人所銷售之系爭產品樣品送請鑑定，足見抗告人已可自行由市面上蒐證取得相對人所生產之系爭產品送請鑑定。據此認相對人所生產銷售之SXGA LCD控制晶片證據並無滅失或礙難使用之虞，亦無就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要之情形，而為不准本件證據保全之聲請，於法並無不合。抗告人仍執前詞，聲明原裁定廢棄，並請求前揭抗告之聲明，為無理由，應予駁回。中　　華　　民　　國　　97　　年　　12　　月　　2　　日智慧財產法院第二庭審判長法官陳國成法官曾啟謀法官陳忠行以上正本係照原本作成。本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由，並經本院許可外，不得再抗告。如提起再抗告，應於收受後10日內委任律師為訴訟代理人向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新臺幣1千元。中　　華　　民　　國　　97　　年　　12　　月　　2　　日書記官　蘇靖雅

智慧財產及商業法院97年度民專抗字第17號

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