智慧財產及商業法院97年度民專抗字第18號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 98 年 02 月 09 日

智慧財產法院民事裁定
97年度民專抗字第18號抗　告　人　瑩碩生技醫藥股份有限公司
法定代理人　甲○○
訴訟代理人　田俊賢律師
翁雅欣律師
複代理人　　陳軍宇律師
相　對　人　輝瑞大藥廠股份有限公司
法定代理人　乙○○
訴訟代理人　蔣大中律師
牛豫燕律師
莊郁沁律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，抗告人對於中華民國97年6 月16日臺灣臺北地方法院96年度智字第82號第一審裁定提起抗告，本院裁定如下：
主 文
原裁定關於訴訟標的價額核定之裁定部分廢棄，發回臺灣臺北地方法院。
抗告費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。
理 由
一、原審訴訟程序部分：
㈠相對人以其享有第154939號發明專利（下稱系爭專利）之專利權，利用系爭專利藥學組合物製得高膽固醇血症及高三酸甘油脂血症治療藥品「立普妥（LIPITOR ）」（即原廠藥），惟抗告人委託同案被告聯亞生技開發股份有限公司（下稱聯亞公司）製作生產之「凡脂妥（Anxolipo F.C. ）」藥品（即學名藥），侵害相對人之系爭專利權，乃於民國96年10月11日向原審提起排除侵害訴訟，請求抗告人與聯亞公司應立即停止生產製造侵害系爭專利權之「凡脂妥」藥品，並且不得自行或使第三人為製造、為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口；亦不得向各醫療院所進行「凡脂妥」藥品之進藥試驗、或以其他任何方式從事「凡脂妥」藥品之推廣銷售行為（見原審卷第1 冊第1 至6 頁）。
㈡相對人於96年12月5 日提出民事準備一狀，於當事人欄除抗告人與聯亞公司外，並將相對人之法定代理人甲○○、聯亞公司之法定代理人王長怡列為被告，核其性質應屬被告之追加，惟相對人就此並未為任何陳述（見原審卷第1 冊第57至66頁）。
㈢相對人於96年12月20日當庭具狀減縮訴之聲明，請求抗告人與聯亞公司、甲○○、王長怡應立即停止生產製造侵害系爭專利權之「凡脂妥」藥品，並且不得自行或使第三人為製造、為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口；亦不得向各醫療院所進行「凡脂妥」藥品之進藥試驗、或以其他任何方式從事「凡脂妥」藥品之推廣銷售行為（見原審卷第1 冊第183 至185 頁）。
㈣相對人於97年1 月14日具狀追加第2 項聲明，請求抗告人與聯亞公司、甲○○、王長怡應連帶給付新臺幣（下同）100,000 元（見原審卷第2 冊第248 至251 頁）。
㈤相對人嗣以相對人將「凡脂妥」藥品更名為「善脂瑩（Lightor F.C.）」藥品，於97年6 月17日具狀表明已於96年12月5 日追加甲○○、王長怡列為被告，且敘明其追加理由（見原審卷第2 冊第484 頁），並追加第1 項聲明，請求抗告人與聯亞公司、甲○○、王長怡應立即停止生產製造侵害系爭專利權之「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品、及其他實質等同之產品，並且不得自行或使第三人為製造、為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口；亦不得向各醫療院所進行「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品、及其他實質等同之產品之進藥試驗、或以其他任何方式從事「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品、及其他實質等同之產品之推廣銷售行為（見原審卷第2 冊第481 至484 頁）。
㈥嗣經原審就訴之聲明第1 項部分，核定其訴訟標的之價額為46,974,844元，就第2 項聲明部分，核定其訴訟標的之價額為100,000 元，並併算其價額，因而核定本件訴訟標的價額為47,074,844元，抗告人對原審所為上開訴訟標的價額之核定不服，提起抗告。
二、抗告意旨略以：
㈠原審法官於97年8 月5 日轉任相對人委任之律師事務所擔任律師，其於同年6 月16日所為之原裁定足為當事人認其執行職務有所偏頗之虞。本件應可類推適用民事訴訟法有關法官之迴避規定，應停止其所為之訴訟行為，廢棄原裁定。
㈡訴外藥品「可迅錠（Doxaben Tablet）」藥品，與「立普妥」藥品之用途及功效完全不同，且此2 藥品之年度銷售金額相差10億之譜，原審以「可迅錠」藥品作為「立普妥」藥品因學名藥進入市場影響之標準，顯係錯誤。而原廠藥「素果（Zocor ）」與「立普妥」藥品具有相同降膽固醇療效，依「素果」藥品及其對應學名藥銷售統計資料，製作學名藥進入市場後「素果」藥品之市場占有率下滑率統計表，核算於92年8 、9 月間學名藥進入臺灣市場後6 年內，「素果」藥品之市場占有率下滑幅度高達68.2% （100%-31.8%），故本件應以其市場占有率平均下滑幅度13% 為參考標準。
㈢「立普妥」藥品之年度銷售總額，應以96年第4 季至97年第3 季銷售金額之總和1,431,500,000 元計算。又相對人雖未聲請假處分，禁止抗告人銷售「凡脂妥」藥品，然相對人早已各大醫療院所、藥局發函警告，造成抗告人無法將「凡脂妥」藥品出售予各大醫療院所，可見相對人挾其全球第一大藥廠之威名，以濫發警告函等不正當方法，排除抗告人之「凡脂妥」藥品進入市場，本件訴訟之提起於市場上幾乎已達勝訴判決之效果。故本件核定訴訟標的期間，應以系爭專利賸餘期間9 年10個月計算。
㈣以「素果」藥品市場占有率平均年減率13% 計算，於9 年10個月專利賸餘期間內，「立普妥」藥品之累計減少營業額為6,950,638,001 元。
㈤原裁定關於「立普妥」藥品之利潤所受影響，並未附任何理由說明為何採用相對人94年度營業淨利率5%作為核算標準。而相對人所提96年及95年之財務報表僅節錄4 頁，且淨利率竟為負數及5%，顯違常情，至少應依同業利潤標準19% 核定之。另「立普妥」藥品為西元2007年全球銷量最大之藥物，應為輝瑞集團之「獲利王」，且相對人身為跨國大藥廠，確有將在臺灣賺得之利潤全部付予海外母公司或關係企業之情事。是以，「立普妥」藥品之淨利率不應以相對人之淨利率為計算基準，而應以輝瑞集團全球獲利34.38%計算。
㈥相對人因排除同一成分「阿達維斯達汀鈣」學名藥進入市場所得之利益，應依「立普妥」藥品於9 年10個月之專利賸餘期間，累計減少銷售金額6,950,638,001 元，乘以淨利率34.38%，參以須服藥以降低膽固醇的人口將增加2 倍以上，故本件訴訟標的價額應為再乘以2 倍，即4,779,258,689 元（6,950,638,001 元X34.38%X2=4,779,258,689 元）。
㈦爰依法提出抗告，請求廢棄原裁定。
三、按抗告法院認抗告為有理由者，應廢棄或變更原裁定；非有必要，不得命原法院或審判長更為裁定（智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第436 條之1 第3 項準用第492 條定參照）。
四、按法官有民事訴訟法第32條所定以外之情形，足認其執行職務有偏頗之虞者，當事人得聲請法官迴避（同法第33條第1
項第2 款規定參照）。法官被聲請迴避者，在該聲請事件終結前，除有同法第37條第1 項但書、第2 項所定情形外，應停止訴訟程序（同法第37條第1 項規定參照）。而法官經所屬法院裁定迴避者，就該民事事件即不得執行職務。原審法官縱於為原裁定後轉任律師，惟本件抗告有無理由，端視原裁定就本件訴訟標的價額之核定，其認事用法有無違法或不當之處，而非審酌原審法官有無民事訴訟法所定迴避情形。抗告人徒以原裁定事後所發生而與本案無關連之轉任情事，主張本件應類推適用民事訴訟法有關法官之迴避規定，而應停止其所為之訴訟行為，廢棄原裁定云云，顯有違誤。
五、本件訴訟標的價額之核定部分：
㈠按凡以財產法上之請求權或其他法律關係為訴訟標的者，即屬因財產權涉訟，係相對於親屬關係及身分上之權利而言。原告主張其專利權受侵害，而提起本件訴訟，合併請求排除侵害及賠償損害，係因財產權涉訟，合先敘明。
㈡關於排除侵害部分：
⒈原告第1 項聲明請求排除侵害部分，其請求權基礎為第84條第1 項、第2 項規定（見原審卷第1 冊第5 頁），依民事訴訟法第77條之1 第2 項規定，以相對人因排除專利權之侵害所得之利益為核定標準。倘抗告人之學名藥「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品及其他實質等同之產品進入臺灣地區之降膽固醇藥品市場，將影響相對人系爭專利權之實施即原廠藥「立普妥」藥品之銷售，而蒙受利潤損失。惟如相對人之排除侵害請求獲勝訴判決確定，則自本件訴訟確定翌日起至系爭專利權期滿日止，即可排除抗告人之「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品及其他實質等同之產品進入市場，而避免上開利潤損失之發生。故相對人此部分所得利益應以相對人所得預期「立普妥」藥品於上開期間因排除抗告人之侵害而免於發生之利潤損失為準。
⒉利潤損失之期間：
⑴相對人提起本件訴訟，請求排除抗告人與聯亞公司、甲○○、王長怡之專利權侵害行為，尚待本案訴訟判決抗告人此部分請求勝訴確定後，始生執行力，而得以實現終局排除「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品及其他實質等同之產品進入藥品市場之效果。故相對人因排除侵害所生利益之期間係自本件訴訟確定翌日起至系爭專利權期滿日止。
⑵本件訴訟繫屬日為96年10月11日（見本院卷第1 冊第1
頁之起訴狀上收文章），依司法院所定各級法院辦案期限實施要點第2 點第2 、7 及8 款規定，本件訴訟自第一審至第三審之最長辦案期限合計4 年4 個月（1 年4
個月+2年+1年=4年4 個月），預估本件訴訟確定日為101 年2 月10日。則自本件訴訟確定翌日（即同年月11日）起至系爭專利權期滿日（即105 年8 月13日。見原審卷第1 冊第9 頁之專利證書）止，共計4 年6 個月。另原裁定理由欄第二㈠⑵項第7 至8 行所載「自學名藥『凡脂妥』藥品進入市場第4 年4 個月起算之4 年6 個月期間」等文字，純屬筆誤，附此敘明。
⑶抗告人雖辯稱：相對人業已寄發警告函，排除抗告人之「凡脂妥」藥品進入市場，故本件應以系爭專利賸餘期間9 年10個月計算云云。然相對人擬藉本件訴訟排除「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品及其他實質等同之產品進入藥品市場，須待勝訴判決確定後始生執行力，已於前述。至抗告人所指相對人已發函警告，造成抗告人無法再銷售「凡脂妥」藥品乙事，此乃相對人行使其專利權之行為，此權利之行使是否正當，概與相對人提起本件訴訟請求排除侵害係屬二事，難認相對人因此於本案訴訟繫屬期間即享有排除侵害之利益。抗告人卻將二者混為一談，尚有未洽。
⒊利潤損失：
⑴為估算相對人所得預期「立普妥」藥品於上開期間因排除抗告人之侵害而免於發生之利潤損失，得以「立普妥」藥品之市場占有率因「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品及其他實質等同之產品所受之影響為參考標準。
⑵相對人「立普妥」藥品之成分含量有10毫克、20毫克及40毫克，於89年5 月15日經行政院衛生署核發藥品許可證，並取得中央健康保險局之藥價核定處分，分別於同年11月1 日、95年2 月1 日及90年11月1 日生效而上市，此有藥品許可證、健保用藥品項查詢資料附卷可稽（見本院卷第1 冊第140 至151 頁）。
⑶「凡脂妥」藥品之成分含量有10毫克及40毫克，分別於96年7 月6 日、97年2 月1 日經行政院衛生署核發藥品許可證，並取得中央健康保險局之藥價核定處分，分別於96年11月1 日、97年6 月1 日生效而上市，此有健保用藥品項查詢資料、許可證查詢資料附卷可稽（見本院卷第1 冊第113 至115 頁）。「善脂瑩」藥品之成分含量為20毫克，於97年1 月4 日經行政院衛生署核發藥品許可證，並取得中央健康保險局之藥價核定處分，於同年5 月1 日生效而上市，此有健保用藥品項查詢資料、許可證查詢資料附卷可稽（見原審卷第2 冊第489 至491 頁）。是「凡脂妥」藥品上市迄今僅1 年餘，「善脂瑩」藥品未逾1 年，尚無客觀資料核算「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品未來（自本件訴訟確定翌日起至系爭專利權期滿日止）對「立普妥」藥品市場占有率之影響。本院曾命相對人陳報關於「立普妥」藥品之產品生命週期之評估資料，惟相對人表示不可預測之因素甚多，難以預測，故未就此從事具體之研究及預測等語（見本院卷第1 冊第137 頁）。而同一類型之原廠藥與學名藥的藥品，於該特定藥品市場所處之市場供需、產品及技術競爭、產品生命週期（導入期、成長期、成熟期、衰退期）等類似，故以與「立普妥」藥品同屬治療降膽固醇用藥之「素果」藥品，其原廠藥與學名之市場占有率之消長關係為參考依據，即屬適當。原審係以同為相對人所進口及販售之心血管疾病處方藥「可迅錠」藥品為據，惟「可迅錠」藥品之用途與療效與「立普妥」藥品有所不同，自無從以「可迅錠」作為本件評估學名藥對原廠藥所生影響之憑據。
⑷「立普妥」藥品自市以來迄今，於降膽固醇藥物之歷年市場占有率分別為90年度4.2%、91年度16.6% 、92年度28 .0%、93年度32.5% 、94年度36.4% 、95年度36.2%
、96年度36.1% 、97年度34.0% ，其市場占有率逐年成長，且呈穩定狀態。而依「素果」藥品92年至97年之銷售資料（見原審卷第2 冊第408 、410 頁，本院卷第1
冊第186 頁），「素果」藥品於91年之市場占有率為100%，自學名藥於92年進入市場起至97年止，歷年市場占有率分別為92.02%、85.53%、68.14%、52.09%、38.90%、31.8 %，則平均每年下滑幅度為13% （見本院卷第1
冊第184 頁），得以之作為參考標準。
⑸相對人係於96年10月11日提起本件訴訟（見原審卷第1
冊第1 頁），此乃本件訴訟標的價額之基準時點。而「立普妥」藥品之96年度銷售總額，以自95年度第4 期起至96年度第3 期止之銷售總額1,358,636,110 元（見原審卷第2 冊第277 至279 頁）核算，即屬適當。至抗告人主張以「立普妥」藥品於訴訟繫屬後之自96年第4 季至97年第3 季銷售總額1,431,500,000 元計算云云，尚有未洽。
⑹「立普妥」藥品之營業淨利：
①原審依抗告人所提94年度損益表所載淨利率5%計算，惟此為抗告人所否認，辯稱該淨利率過低等語，雖抗告人於原審調查時同意以相對人95年度財務報表所載營業淨利率為準（見原審卷第2 冊第402 頁之97年3
月28日言詞辯論筆錄、第437 頁之民事陳報狀），嗣因相對人95年度財務報表所載之淨利潤率為-5 %，而再提以94年度財務報表之淨利率5%為準（見原審卷第2 冊第437 、455 至460 頁），然相對人僅提該財務報表節本之影本，並非完整報表之原本，抗告人持此否認其真正，即屬正當。經本院命相對人提出自「立普妥」藥品上市以來迄今，經會計師簽證之各年度資產負債表、損益表，相對人僅以相關財務資訊係屬營業秘密為由，僅以89至95年度資產負債表、損益表之節本代之，並聲請禁止抗告人閱覽（見本院卷第1 冊第137 、152-179 頁）。惟為合理核定訴訟標的價額，抗告人之相關財務報表乃重要之證據資料，且抗告人有權閱覽之，以確保其訴訟權之行使，況智慧財產案件審理法第11條至第15條之規定，設有秘密保持命令制度，兼顧當事人之訴訟權利及營業秘密持有人之保護，相對人理應循此途徑尋求營業秘密之保護。既相對人未能提出完整之財務報表以供本院判斷，本院即依職權以其他客觀證據資料予以認定相對人之淨利率。
②相對人雖主張兩造於原審業已協議依相對人財務報表所載營業淨利率計算，依民事訴訟法第270 條之1 第3 項規定，兩造均應受該等協議之拘束云云。按當事人就其主張之爭點，經依民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款為簡化爭點之協議者，應受其拘束，但經兩造同意變更，或因不可歸責於當事人之事由或依其他情形協議顯失公平者，不在此限，同法第270 條之1 第3項 定有明文。兩造固得就爭點達成訴訟上協議，惟關於訴訟標的之價額本應由法院依職權調查後予以核定，倘兩造所協議之事項有所不當，法院更應本於職權逕為認定，而不受其拘束，此並未悖於處分權主義及辯論主義。抗告人之營業項目非僅「立普妥」藥品一項，倘逕以其全部營業範圍之淨利率，已非無疑。遑論相對人並未提出足以令人信服之財務報表，自無須再以相對人之財務報表為基礎。
③另抗告人主張「立普妥」藥品之淨利率應以輝瑞集團全球獲利34.38%計算云云。惟本件訴訟標的價額係以相對人因排除「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品及其他實質等同之產品進入臺灣地區之降膽固醇藥品市場之所得利益為斷，相對人與其所屬集團企業縱使於業務上及財務上關連密切，仍分屬不同之法人主體，損益各自獨立承擔，故本件應以相對人預期在臺灣市場之所得利益為範圍。抗告人此部分主張，要無足取。④爰審酌財政部所訂頒訂之「營利事業各業所得額暨同業利潤標準」，係財政部國稅局依所得稅法施行細則第73條規定參照各地區國稅局調查資料、各業同業公會意見暨財稅資料中心提供之先前年度全國營利事業各業申報資料後，邀集工商團體、會計師公會及其他地區國稅局等共同研商訂定，並報財政部備查。於營利事業未辦理結算申報，或於稽徵機關進行調查時經通知而未提示相關帳簿、文據等證明文件供核時，稽徵機關即依所得稅法第79條及第83條規定，按同業利潤標準核定其營利事業所得額及應納稅額。故營利事業各業所得額暨同業利潤標準係屬判定該行業所得利潤之客觀依據，足供推算相對人之年度所得利潤。其中95年度藥品製藥業「口服用藥製造」之淨利潤19%
（見原審卷第2 冊第280 至281 頁），是相對人「立普妥」藥品之年度營業淨所得為258,140,861 元（1,358,636,110 元X19%。元以下四捨五入），則相對人自本件訴訟確定翌日起至系爭專利權期滿日止，可預期因「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品及其他實質等同之產品上市，致市場占有率平均每年下滑13% 所生之利潤損失為151,012,404 元（258,140,861 元X13%X4年6 個月。元以下四捨五入），此即相對人因排除抗告人之侵害所得之利益。
㈢關於損害賠償部分：
相對人第2 項聲明請求損害賠償100,000 元，其請求權基礎為專利法第84條第1 項、第2 項、公司法第23條規定（見原審卷第2 冊第250 、484 頁），依民事訴訟法第77條之1第2項規定，以其訴訟標的之金額100,000 元為其訴訟標的價額。
㈣相對人2 項聲明，其所據以請求之訴訟標的法律關係同源於侵害專利權而來，該2 項請求間復有相依附或牽連關係存在，以其中價額最高者即排除侵害部分為主請求，至損害賠償部分，依民事訴訟法第77條之2 第2 項規定，不併算其價額（最高法院97年度臺抗字第792 號裁定參照）。綜上所述，本件訴訟標的價額核定為151,012,404元（主請求）。
六、綜上所述，本件訴訟標的價額為151,012,404 元，原審逕以相對人之排除侵害及損害賠償請求之訴訟標的價額合併計算為47,074,844元，進而課徵第一審裁判費426,304 元，於法不合。從而，抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄改判，為有理由，應予准許。爰將原裁定關於訴訟標的價額核定之裁定部分予以廢棄。惟本件核定訴訟標的價額後，因涉及第一審起訴裁判費補繳及本件起訴是否合於其他法定要件之審酌，由原審一併處理為宜。爰廢棄原裁定，發回由原審另行依法處理。
據上論結，本件抗告為有理由，爰裁定如主文。
中　　華　　民　　國　　98　　年　　2 　　月　　9 　　日智慧財產法院第二庭
審判長法　官　陳國成
法 官　曾啟謀
法 官　蔡惠如
以上正本係照原本作成。
對於本裁定，除以適用法規顯有錯誤為理由，不得再抗告。
如提起再抗告，應於本裁定送達後10日內，委任律師為訴訟代理人，向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新臺幣1,000 元。
中　　華　　民　　國　　98　　年　　2 　　月　　9　　日
書記官　林佳蘋