98年度民專抗字第25號｜智財：保全證據｜裁判日期：98 年 06 月 30 日

智慧財產法院民事裁定 98年度民專抗字第25號抗告人　順德木業有限公司法定代理人　王國器上列抗告人與相對人竣冠新興業有限公司間聲請保全證據事件，抗告人對於民國98年5 月27日本院98年度民全字第36號第一審裁定提起抗告，本院裁定如下：主文抗告駁回。抗告費用新臺幣壹仟元由抗告人負擔。理由一、抗告人在原審以：抗告人為發明第129033號「先築門牆後之門框速固施工法」（下稱系爭專利）之專利權人，並據以生產門框組件等專利產品。抗告人經同業得知相對人販售侵害系爭專利之門框產品（下稱系爭產品），即於民國97年1 月初向相對人購買系爭產品1 組，經宏興國際專利商標事務所進行專利侵害鑑定，得知系爭產品果係侵害抗告人之專利權。相對人侵害聲請人系爭專利之產品數量、販售價格、製程及來源，因均屬相對人所保有之物品或文件，抗告人不易探知，為證明相對人侵害聲請人系爭專利，計算損害賠償及查明是否尚有其他共同侵權人之事實，爰依民事訴訟法第368 條聲請保全系爭產品之成品及半成品、相對人販售系爭產品之產品型錄、買賣契約、訂單、出貨單、統一發票、帳冊等資料及相對人之機械設備、原料或委託他人製造之文件、訂購單、規格圖說云云，經原審裁定駁回其聲請。二、抗告意旨略以：㈠系爭專利之專利申請範圍第1 項並非僅敘述該門框之步驟，而以「其中」為首所敘述之「專利特徵」配合該等步驟之前言，有以構成系爭專利，此有專利侵害補充鑑定報告可憑。㈡原裁定認抗告人專利侵害鑑定報告未慮及步驟關係，惟除第㈠項所述外，相對人第M331030 號門斗結構改良專利（下稱相對人專利），在專利範圍內已表明施工方法，其工法與抗告人之系爭專利完全相同。再者，專利舉發申請書內，亦附有抗告人及相對人圖說，原裁定對此忽視，而為不利抗告人聲明之認定，應有違誤。㈢抗告人已於原聲請狀敘明欲保全相對人販售侵害抗告人發明專利之產品型錄、買賣契約、訂單、出貨單、統一發票、帳冊等紙本資料或電磁紀錄檔案，而其待證事實為證明相對人以侵害抗告人系爭發明專利之產品，販賣與他人牟利之事實，且作為計算損害賠償之依據。又抗告人已於理由欄敘明保全證據之必要，應非單純出於抗告人之臆測。抗告人保全上揭證據理由，主要係以作為計算損害賠償之依據，倘本案審理時被告不提出統一發票或出貨單等資料，抗告人無從計算，法院亦無從作為裁判基礎，實有賴於實施保全證據以竟其功。況參諸民事訴訟法第368 條第1 項之修正理由，亦在充實當事人於起訴前充分蒐集及整理事證資料之機會及義務，有助於法院審理本案訴訟時發現真實及妥適進行訴訟，已達到審理集中化之目標。為此，抗告人為確定相對人侵害專利之範圍及狀況，俾循保全程序及訴訟程序以資救濟，有聲請法院至現場勘驗、查扣，以保全證據之法律上利益，並有必要。㈣至於原裁定認抗告人聲請保全相對人製造侵害聲請人發明專利物品之機器設備或原料或委託他人製造之文件、訂購單、規格圖說一節認無必要性，亦無須全部駁回抗告人之聲請。㈤綜上，原審裁定駁回，顯有不當，爰依法提出抗告，請求廢棄原裁定，並准對相對人為證據保全行為云云。三、按抗告法院認抗告為不合法或無理由者，應為駁回抗告之裁定（民事訴訟第495 條之1 第1 項、第449 條第1 項規定參照）。四、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證（民事訴訟法第368 條第1 項規定參照）。準此，證據保全之事由，包含⒈證據有滅失或礙難使用之虞、⒉經他造同意予以保全證據，及⒊就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者等三類，各該目的、要件及保全方式皆不相同。除第2 類係基於兩造合意而為證據保全外，第1 類旨在保全有滅失或礙難使用之虞的證據，以保全訴訟法上之權利，第3 類則重在事證開示，以達到紛爭解決、預防訴訟、爭點整理與簡化、及審理集中化之目的。五、所謂證據滅失，即毀滅喪失之意，就勘驗言，如勘驗之標的物即將毀滅或變更其現狀，若不及時行勘驗，將無從實施勘驗程序或縱行勘驗，亦不能獲得其現狀之證據者均屬之（最高法院82年度臺抗字第310 號民事裁定參照）。所謂證據有礙難使用之虞，係指證據若不即為保全，將有不及調查使用之危險者而言（最高法院85年度臺抗字第305 號民事裁定參照）。民事訴訟法第368 條第1 項前段之立法意旨，係鑑於證據之調查，本應於訴訟繫屬後已達調查之程度，且有調查必要者，始得為之，但於此之前，如該證據有滅失或有礙難使用之虞，卻不能立即調查，將因證據之滅失或情事變更而礙難使用，致影響日後裁判之正確性，故特設此制以為預防（最高法院92年度臺抗字第502 號民事裁定參照）。六、復按證據保全，對於相對人之隱私或業務秘密有重大影響，考量智慧財產案件之特殊性，並維護競爭秩序之公平，為保障聲請人證據保全之訴訟上證明權，同時避免聲請人濫用證據保全制度，藉此窺探相對人之隱私或業務秘密，法院應適度斟酌智慧財產權遭受侵害之可能性，並審慎衡量兩造相互衝突之利益，包含聲請人因准許保全證據裁定所可能獲得之利益、除證據保全外有無其他證據調查方法可資利用、如駁回其保全證據之聲請、是否將使聲請人之實體利益喪失殆盡，及相對人是否因准許保全證據裁定、致其隱私或業務秘密遭公開而可能受有不利益等。準此，民事訴訟法第370 條規定，保全證據之聲請，應表明應保全之證據、依該證據應證之事實，及應保全證據之理由，且聲請人應提出能即時調查之證據以為釋明，供法院審酌應否准許保全證據之聲請。七、本件保全證據之聲請不合法定要件：㈠經核抗告人就應保全證據之理由，係引用民事訴訟法第368 條第1 項規定（見原審卷第5 至7 頁之聲請狀第二至三項，本院卷第13至15頁），應認抗告人聲請保全證據之法律依據乃第1 、3 種證據保全類型（證據有滅失或礙難使用之虞，及就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者），本院即應尊重其程序主體權，以之為審酌對象。㈡抗告人所提出之發明第129033號專利證書及專利公報（見原審卷第15至21頁），足以釋明抗告人享有系爭專利之專利權。而抗告人主張系爭產品為相對人所製造、販賣等語，並提出產品及其紙箱包裝照片、統一發票為證（原審卷第25至28頁），可釋明上開照片內產品可能為相對人所製造、販賣。㈢至系爭產品果否落入系爭專利之申請專利範圍，抗告人雖提出專利侵害鑑定報告、相對人之新型專利資料、舉發之收據及專利舉發申請書暨理由書（見原審卷第29至66頁）、專利侵害補充鑑定報告（見本院卷第17至18頁）為證。然查： ⒈關於專利侵權判斷，應先符合全要件原則，始進而判斷文義讀取或均等論之適用。倘不符合全要件原則，即無須再論究涉案產品是否符合文義讀取或適用均等論。另有關均等論之適用，於全要件原則之下，係採「逐一元件（element by element）比對原則」，逐一比對各技術特徵之技術手段、功能及結果是否實質相同，而非就申請專利範圍整體（claim as a whole ）為比對。 ⒉系爭專利之申請專利範圍共11項，其中第1 、8 、10項為獨立項，其餘為附屬項（見原審卷第16至17頁）。其中申請專利範圍第1 、3 、5 項，均為先築門牆後之門框速固施工法，敘明該施工法之各項步驟，故系爭專利為方法專利。則依專利法第56條第2 項規定，除該法另有規定者外，抗告人專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權，至於以其他方法製成相同物品，即非系爭專利之權利範圍。 ⒊抗告人所提之專利侵害鑑定報告（見原審卷第29至32頁，本院卷第17至18頁），先敘明系爭專利申請專利範圍之「所有構成要件為：「U 型固定構件(2 )滑合各該縱框之背槽(11)；以及飾板(5) 分別罩覆各縱框(1) 與其邊壁(V) 之間隙[ 當然各該飾板(5) 亦罩覆橫框(4) 與其邊壁(H) 之間隙] ，各飾板(5) 一端(51)嵌入縱框（或橫框）之側槽中，另端(52)則貼於壁面上。」（見原審卷第30頁），再描述待鑑定物品（即相對人之系爭產品）之構成要件，復依全要件原則，比對分析待鑑定物品與系爭專利，以「待鑑定物品之縱框背槽用以扣入該U 型固定構之兩突板，且該兩飾板分別嵌入縱框之側槽」，而認待鑑定物品之構成要件與系爭專利之主要構成要件係屬相同，故待鑑定物品與系爭專利申請專利範圍第1 、3 、5 項內容相同（見原審卷第32頁）。抗告人另提出之侵害補充鑑定報告，除補充說明系爭專利申請專利範圍第1 項「並非僅敘述該門框之『步驟』，而以『其中』為首所敘述之『專利特徵』配合該等『步驟』之前言，有以構成系爭專利。」外，並稱TRIPs 及大多數國家乃規定方法專利權之效力及於該方法直接製成之物品，故待鑑定物品為系爭專利權所及云云（見本院卷第17至18頁）。綜觀此2 份報告之全文，僅擷取系爭專利申請專利範圍第1 、3 、5 項之部分構成要件，與系爭產品為技術內容之比對，疏未就系爭專利申請專利範圍第1 、3 、5 項所載全部構件及步驟關係為比對範圍，則其所為侵害鑑定比對之方法即未符合專利侵權判斷原則，是以此2 份報告無法作為釋明相對人是否侵害抗告人之系爭專利權之證據。 ⒋抗告人另提出相對人之新型專利資料、舉發之收據及專利舉發申請書暨理由書，然查： ⑴抗告人主張相對人專利在專利範圍內已表明施工方法，其工法與抗告人之系爭專利完全相同云云，然系爭專利為方法專利，他人不得未經抗告人之同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品，已於前述。是以本件專利侵權之比對、判斷對象應係系爭專利之技術特徵與系爭產品之實施方法步驟，抗告人逕為比對系爭專利之施工法與相對人專利之工法，自有未洽。 ⑵經核前揭專利舉發申請書暨理由書及所附抗告人及相對人圖說，乃抗告人以系爭專利及美國第6,192,638 號專利為引證資料，主張相對人之新型專利違反專利法第94條第1 項第1 款及第4 項規定，而申請舉發。然上開舉發案係就相對人之新型專利是否符合新穎性及進步性之專利要件而為審查，與相對人之系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍、是否侵害系爭專利權之判斷，係屬二事，前開證據自無從釋明系爭產品侵害系爭專利之事實。㈣本件保全證據之聲請雖未能准許，倘抗告人將來提起本案訴訟，如各該證據確有調查必要，本得聲請法院調查證據，命相對人提出文書及勘驗物，若相對人無正當理由不從法院之命提出文書及勘驗物者，法院得依智慧財產案件審理法第10條第1 項規定，以裁定處新臺幣（下同）30,000元以下罰鍰，於必要時並得以裁定命為強制處分。是以依循智慧財產案件審理法及民事訴訟法所定之調查證據程序，抗告人尚有其他證據調查方法可資利用，其實體利益不致受到影響，並能充分保障抗告人之訴訟權及相對人之業務秘密利益。㈤綜上所述，抗告人並未釋明系爭產品有無落入系爭專利申請範圍，難認有何應為保全之理由，並衡量抗告人並未釋明系爭專利遭受侵害、抗告人對相對人得為本案請求之事實、抗告人除證據保全外尚有其他證據調查方法可資利用、相對人將因准許保全證據裁定致其業務秘密遭公開而受有不利益之可能等情。故抗告人聲請對相對人公司或倉庫內之侵害系爭專利之門框成品及半成品、產品型錄、買賣契約、訂單、出貨單、統一發票、帳冊等紙本資料或電磁紀錄檔案、相對人製造侵害系爭專利物品之機械設備或原料或委託他人製造之文件、訂購單、規格圖說予以保全證據，為無理由，應予駁回。原裁定駁回抗告人之聲請，結論並無不合。抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回，爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　98　　年　　6　　月　 30 　日智慧財產法院第二庭審判長法　官　陳國成法官　曾啟謀法官　蔡惠如以上正本係照原本作成。對於本裁定，除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再抗告，應於本裁定送達後10日內，委任律師為訴訟代理人，向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新臺幣1,000 元。中　　華　　民　　國　　98　　年　　6　　月　 30 　日書記官林佳蘋

智慧財產及商業法院98年度民專抗字第25號

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