智慧財產及商業法院98年度民商上字第20號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 99 年 06 月 24 日
• 當事人: 日商壽股份有限公司

智慧財產法院民事判決
98年度民商上字第20號上 訴 人 日商壽股份有限公司
即被上訴人
法定代理人 甲○○○
訴訟代理人 王迪吾律師
複 代 理人 蔡憶鈴律師
被 上 訴人 巨煬文具有限公司
即 上 訴人
兼 上 一人
法定代理人 乙○○
共 同
訴訟代理人 周金城律師
鄒志鴻律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國98年9 月10日臺灣板橋地方法院97年度智字第11號第一審判決各自提起上訴，本院於99年5 月27日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於命上訴人巨煬文具有限公司、乙○○連帶給付逾新臺幣壹佰壹拾玖萬伍仟叁佰柒拾玖元本息部分，及該部分假執行之宣告；㈡駁回上訴人日商壽股份有限公司後開第三、四、五項之訴部分，並訴訟費用之裁判均廢棄。
前開廢棄㈠部分，上訴人日商壽股份有限公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
上訴人巨煬文具有限公司、乙○○應再連帶給付上訴人日商壽股份有限公司新台幣叁拾萬元，及自97年6 月14日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。
巨煬文具有限公司、乙○○應連帶負擔費用將第二審民事判決書之標題、案號、當事人、案由欄、主文全文及如附件所示之部分理由，以5 號字體、15Ｘ10公分之版面，登載於中國時報A3版一日。
巨煬文具有限公司、乙○○不得使用相同「O.Ball office-pen
」之商標圖樣於自動鉛筆、原子筆、鋼珠筆、鉛筆、簽字筆、纖維筆、毛氈筆、自來水筆、鋼筆或其同類商品之包裝、廣告、說明書、價目表。
兩造其餘之上訴均駁回。
第一、二審訴訟費用，由上訴人日商壽股份有限公司負擔三分之一，餘由上訴人巨煬文具有限公司、乙○○連帶負擔。
本判決第三項所命給付，於上訴人日商壽股份有限公司以新台幣壹拾萬元供擔保後得假執行；上訴人巨煬文具有限公司、乙○○於假執行程序實施前，如以新台幣叁拾萬元為上訴人日商壽股份有限公司預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
一、日商壽股份有限公司（下稱日商壽公司）主張：
㈠乙○○係巨煬文具有限公司（下稱巨煬公司）之法定代理人，明知「O.B.office-ball 」之圖樣，係由日商壽公司向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請核准註冊（註冊號數第01066531號，下稱系爭商標），取得商標專用權，專用期間自民國92年11月16日起至102 年11月15日止，並指定使用於修正前商標法施行細則第49條第16類之原子筆等商品，竟未經日商壽公司同意，自95年1 月間起，迄於95年6 月12日委託大陸地區公司製造近似於日商壽公司註冊商標之原子筆，由乙○○分別於95年2 月6 日、同年6 月12日自大陸地區將上開產品各10萬支及5 萬400 支進口報關後，以巨煬公司名義販賣予不特定之中盤商而對外販售，使相關消費者對上開商品來源有混淆誤認之虞，而侵害日商壽公司之商標專用權。上開乙○○違反商標法之行為，業經臺灣板橋地方法院95年度易字第2235號、台灣高等法院96年度上易字第2356號刑事判決有罪確定在案。乙○○未經日商壽公司之同意於同一商品（原子筆），使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，屬商標法第29條第2 項第3 款所定之違法行為，依商標法第61條第2 項規定，為侵害商標權。且乙○○販賣系爭商品，已違反商標法第81條第3 款、第82條之規定，核屬民法第184 條第2 項所規定之侵權行為。又乙○○為巨煬公司之法定代理人，依民法第28條及公司法第23條第2 項之規定，應與巨煬公司負連帶賠償責任。本件系爭商品之實際出售單價為新臺幣（下同）10元，所查獲之數量為309 萬8,428 件，因此日商壽公司受有總價3,098 萬4,280 元之損害（計算方式：309 萬8,428 件×10元=3,098萬4,
280 元）。又依據巨煬公司94、95年度進可報單資料所示，日商壽公司依商標法第63條第1 項第3 款實際所受損害，合理計算應為861 萬5000元，且已查獲侵害日商壽公司商標之原子筆數量共15萬0400支，亦為巨煬公司所自認，為免訴訟久懸未決，日商壽公司確定僅就150 萬4000元範圍內為權利之請求。日商壽公司為提高產品知名度及銷售量，藉助在台灣之總代理商即訴外人王華股份有限公司在台灣廣告、行銷，除於報章雜誌刊登廣告外，並積極參與各項採購、展覽活動，提供贈品、試用品、週邊產品等，同時拓展銷售據點，銷售據點遍布全省金石堂、各大小文具行等一百多個據點，產品之年度銷售量近千萬支，已廣為消費大眾所信賴。日商壽公司產品於94年度之銷售量約為992 萬支，因巨煬公司於95年間大量販賣侵害日商壽公司商標權之產品，同年日商壽公司產品之年度銷售量大幅下滑至約為904 萬支，減少約為90萬支，日商壽股份有限公司業務上之信譽，顯有減損。縱依取締後日商壽公司產品銷售量相比，亦大幅下滑約62萬支，益證巨煬公司之侵權行為對日商壽公司業務上信譽影響重大。綜合本件巨煬公司、乙○○所為侵權行為之一切情狀，已嚴重侵害日商壽公司之商標權甚明，致日商壽公司受有業務上信譽之損害。從而日商壽公司依商標法第63條第3 項之規定請求業務上信譽損害300 萬元。
㈡巨煬公司自大陸地區進口仿冒品10萬支及5 萬400 支，使消費者與日商壽公司之產品生混淆誤認，侵害日商壽公司之商標專用權，既為原審所確認，則何能謂日商壽公司之商譽、信譽絲毫未受侵害。況查巨煬公司所販售侵害日商壽公司商標權，圖樣為「O.ball.office-pen 」之原子筆，及外型與日商壽公司「O.B.office-ball 」原子筆（下稱O.B.原子筆）相同，圖樣為「東文O.ball.office-pen FINE」之原子筆，均有易斷水、品質不佳之情形，已足令消費者對於日商壽公司之「O.B.office-ball 」原子筆亦生退卻之心，原審判決竟徒以日商壽公司96年度總營業收入淨額之增加，為商譽、信譽未受減損之理由，不啻過分草率，並有判決不備理由之虞。再查日商壽公司96年度總營業收入淨額較94年度增加，實係因擴張產品線（非系爭O.B.原子筆之品項），輔以行銷廣告加以推廣而來，是日商壽公司96年度總營業收入淨額之增加，並不能否定O.B.原子筆因巨煬公司自大陸進口仿冒品，致銷售量於95年、95年分別下滑88萬694 枝、25萬7106枝之事實，即原審亦不能單純以巨煬公司之仿冒商標行為未減損日商壽公司商譽為理由，駁回日商壽公司之請求，否則容有判決理由矛盾之嫌。日商壽公司雖未申請註冊「O.ball.office-pen 」圖樣為商標，然該圖樣與日商壽公司系爭商標有相同之起首字母「O.B-」，結合外文「O 」、「Ball」、「office」字串設計之外觀字型極相似，單獨使用足以使具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意而產生混淆，誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，故日商壽公司業已向智慧財產局提出評定申請書，以撤銷上開有使人混淆之圖樣。若許第三人繼續任意使用，則日商壽公司「O.B.office-ball 」商標權被侵害將永無寧日，原審竟未加詳察，驟然駁回日商壽公司之請求，容有判決理由矛盾之虞。
㈢爰於原審依據侵權行為之法律關係及商標法第61條第1 、2
項、第63條第3 項、第64條、民法第28條及公司法第23條第2 項規定，聲明求為判決：1.巨煬公司、乙○○不得使用相同「O.Ball office-pen 」圖樣之商標於自動鉛筆、原子筆、鋼珠筆、鉛筆、簽字筆、纖維筆、毛氈筆、自來水筆、鋼筆或其同類商品之包裝、廣告、說明書、價目表及其他文書；2.巨煬公司、乙○○應連帶給付日商壽公司450 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息；3.巨煬公司、乙○○應連帶負擔費用將如起訴狀附件所示之道歉啟事以半版規格（即寬25公分、長35.5公分）且字體不小於32號，登載於中國時報及自由時報第一版各一日；4.第二項聲明願以現金或等值之上海銀行仁愛分行無記名可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。原審判命巨煬公司、乙○○應連帶給付日商壽公司150 萬4 千元本息，而駁回日商壽公司其餘之訴，日商壽公司就其敗訴部分不服提起上訴，聲明：1.原判決不利於日商壽公司之部分廢棄；2.上開廢棄部分，巨煬公司、乙○○應再給付日商壽公司299 萬6000元，及自起訴狀送達之日翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息；3.巨煬公司、乙○○不得使用相同O.B.office-pen圖樣之商標於自動鉛筆、原子筆、鋼珠筆、鉛筆、簽字筆、纖維筆、毛氈筆、自來水筆、鋼筆或其同類商品之包裝、廣告、說明書、價目表及其他文書；4.巨煬公司、乙○○應連帶負擔費用將第二審民事判決書全文刊登於中國時報及自由時報A3版全版各一日（嗣於99年3 月25日減縮為刊登判決之標題、案號、當事人、訴訟代理人、案由、主文及理由之一部分，以5 號字體、15公分乘以10公分之版面登載於中國時報A3版一日）；5.第二項聲明願供擔保，請准宣告假執行。並答辯聲明：巨煬公司上訴駁回。
二、巨煬公司、乙○○抗辯：
㈠系爭「O.B.office-ball 」商標中所使用之「office-ball
」字樣，極易使人聯想具有「辦公室原子筆、鋼珠筆」之意，與所使用商品之功用、品質等有密切關連，是該「office-ball 」字樣依商標法第23條第1 項第2 款之規定是否得註冊為商標，即非無疑。若系爭商標之專用部分排除「office-ball 」部分，則其專用部分「O.B.」較諸日商壽公司所經銷「O.Ball.office-pen 」字樣之原子筆或單純比對於「O.Ball. 」，顯然有相當之區別，不致令消費者有混淆之虞。又巨煬公司申請內含「東文O.Ball.office-pen FINE」圖樣之商標，前業經智慧局核准審定並註冊在案。是倘「O.Ball.office-pen 」圖樣確與「O.B.office-ball 」圖樣有使一般消費者產生混淆誤認之虞而應屬構成近似者，則巨煬公司所申請「東文O.Ball.office-pen FINE」圖樣之商標，理應無法獲得智財局核准審定，是益徵二者圖樣非屬構成近似，至為明灼。
㈡日商壽公司之台灣區總經銷即王華股份有限公司前曾向行政院公平交易委員會以巨煬公司所銷售之「O.Ball.office-pen 」原子筆與日商壽公司之「O.B.office-ball 」原子筆，於商品外觀、設色及字體設計等為相同或近似之使用，致一般消費者造成混淆誤認之虞，涉有違反公平交易法第20條及第24條規定等情，提出檢舉，惟行政院公平交易委員會審認尚難認有違反公平交易法規情事，並以95年12月15日公參字第0950010808號函回覆在案。另國立台灣科技大學95年12月21日商標鑑定報告，就「O.Ball.office-pen 」與「O.B.office-ball 」二者亦認定不僅文字排列組合不同，讀音、整體外觀亦完全不相近之結論。系爭商標與巨煬公司所經銷之「O.Ball.office-pen 」，二者雖均含相同之外文「O 」及「office」，然前者之外文首字「O.B.」與後者之外文首字「O.Ball. 」截然不同，予人寓目外觀印象已顯有差異，讀音上更是不同；且查前者商標中之4 外文單字「O 」、「B
」、「office」及「ball」中，前2 外文單字同屬大寫，於觀念上較為整體；而後2 外文單字，非但均屬小寫，且其中更以「－」符號相連，於觀念上予人寓目印象即為「O.B.」及「office-ball 」二部分之結合。反觀後者，其4 外文單字中，前2 外文單字開頭同屬大寫，於觀念上較為整體；而後2 外文單字，非但均屬小寫，且其中亦以「－」符號相連，於觀念上予人寓目印象即為「O.Ball. 」及「office-pen」二部分之結合。揆諸前揭對於拼音性之外文，其起首字母於判斷近似時應賦予比重較重之考量，及施以實際交易連貫唱呼之際，彼等間給予消費者之整體印象（即外觀、讀音及觀念所組成）均難謂構成近似。況除商標之近似及商品／服務之類似外，仍應參酌其他重要因素之存否，用以判認有無混淆誤認之虞，故諸如透過市場調查以釐清是否確有實際發生混淆誤認之情事及相關消費者對各商標熟悉之程度等重要因素釐清之前，要難遽謂巨煬公司曾經銷「O.Ball.office-pen 」原子筆即有致相關消費者混淆誤認之虞。
㈢巨煬公司於甫接獲日商壽公司告知有侵害其商標專用權之虞時，旋即發函通告各通路經銷商回收並交回巨煬公司處理，是日商壽公司究否因此仍受有損害？損害範圍如何？均未見其舉證以實其說，又其亦迄未舉證證明「實際上查扣到之商品件數」為何，即以超過1,500 件為由，並定總價150 萬4000元為賠償金額，難謂有理。實則，巨煬公司所銷售列印有「O.Ball.office-pen 」字樣之原子筆，係大陸寧波慈溪開利燃文具有限公司（下稱開利燃公司）販售之成品，巨煬公司乃透過寧波泰育文具有限公司（下稱泰育公司）向開利燃公司選購訂貨。巨煬公司於95年2 月底自開利燃公司訂購首批合計10萬支之「O.Ball.office-pen 」原子筆，嗣轉售批發商後進行銷售，詎同年4 、5 月間日商壽公司以其商標專用權遭侵害為由，向台灣板橋地方法院檢察署提起刑事告訴，偵查期間經檢察官勸籲和解，巨煬公司即據實以告除前已自大陸地區開利燃公司訂購10萬支之「O.Ball.office-pen
」原子筆外，並有已下訂、預計同年6 月進口之同型原子筆合計5 萬400 支。為避免引起商標侵權爭議，巨煬公司除就前已轉售批發商之原子筆緊急回收合計9 萬7192支外，第二批合計5 萬400 支之原子筆，巨煬公司更於輔進口後旋即運往巨煬公司倉庫堆置，從未有任何銷售行為。是就巨煬公司實際已銷售「O.Ball.office-pen 」原子筆之數量僅為2,808 支，輔以巨煬公司從中所賺取之差價每支略為1.06元（按即售貨價4.5 元減去進貨價3.44元），可知巨煬公司實際所獲之利潤僅為2976.48 元（按即2,808x1.06=2976.48）。
㈣又巨煬公司向開利燃公司為上述之採購後，唯恐系爭「O.Ball.office-pen 」商標遭行徑猖獗之商標蟑螂在我國搶先登記，造成巨煬公司在台行銷之困擾，甚至遭指訴商標仿冒者，在商標查明搜尋確認後，始就上開「O.Ball. 」字樣申請商標註冊登記。詎料，另案上開刑事判決竟僅憑上開若干產品購銷憑證，恣意認定巨煬公司申請商標註冊登記有悖常理，即判定上開「O.Ball.office-pen 」原子筆，應係由巨煬公司委由開利燃公司所製造，誠屬率斷。倘巨煬公司確係委由開利燃公司製造系爭「O.Ball.office-pen 」原子筆，則巨煬公司大可直接在製造系爭原子筆時，即將巨煬公司之名稱烙印於筆管上，又何須額外花費資本及勞力去生產、貼上印有巨煬公司公司名稱之貼紙，益徵巨煬公司純係自大陸地區進口、經銷，而非委由大陸地區公司製造使用系爭「O.Ball.office-pen 」原子筆。
㈤日商壽公司之商譽應尚未因之受有損害，果若受有損害，其業務上之信譽收益究產生如何之損害？其與巨煬公司之行為間究否具有相當因果關係？損害之實際差額又究為如何？均未見日商壽公司舉證以實其說，是日商壽公司主張業務上信譽損失300 萬元部分之請求亦失所附麗，洵屬無據。至於日商壽公司請求刊登道歉啟事部分，其援引之請求權基礎之一為商標法第64條之規定，然該條所規範者，乃「商標專用權人，得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決全部或一部登載新聞紙」，而非將道歉啟事刊載於新聞紙，是日商壽公司此部分之比類援引即屬有誤。退萬步言，縱本院判認巨煬公司有侵害日商壽公司商標專用權之情事，然本件兩造原子筆商品之末端市場上售價均一致，巨煬公司並未低價促銷、破壞市場價格，更於販售於中盤商時採取負責任之態度，將筆身貼上印有「東文Towo」之條顯碼，以為區隔並清楚標示來源。如此，何來侵害、混淆日商壽公司於市場上之名（信）譽之有？況其請求應以半版規格、字體不得小於32號，登載於中國時報、自由時報第一版各一日，亦非合理。是日商壽公司請求巨煬公司應負擔費用將道歉啟事予以刊載登報者，即屬無據。日商‧壽股份有限公司請巨煬公司不得使用相同「O.Ball.office-pen 」圖樣之商標，無異謂巨煬公司公司亦不得使用其申請註冊之上開商標，於法顯有未合。且「O.Ball.office-pen 」圖樣並未經日商壽公司申請註冊為商標，日商壽公司就「O.Ball.office-pen 」之圖樣並無排他專用之權利，巨煬公司於使用「O.Ball.office-pen 」圖樣之場合，如未與日商壽公司申請註冊之「O.B.office-ball 」商標近似及有混淆之虞，仍為法之所許，此從巨煬公司於「O.Ball.office-pen 」圖樣之上方附加「東文」中文字樣，及於後方附加「FINE」英文字樣，仍經智慧局核准審定註冊，不難索解，尚不能遽謂巨煬公司僅須使用「O.Ball.office-pen 」圖樣即必定與日商壽公司申請註冊之系爭商標構成近似及有混淆之虞。
㈥就原審判決其敗訴部分提起上訴，聲明：㈠原判決不利於巨煬公司、乙○○部分廢棄；㈡上開廢棄部分，日商壽公司在第一審之訴駁回。並答辯聲明：駁回日商壽公司之上訴，如受不利之判決，願以現金或等值之有價證券為擔保，請准免為假執行。
三、兩造不爭執之事實：
㈠「O.B.office-ball 」之圖樣，係由日商壽公司向智慧局申請核准註冊（註冊號數第01066531號），取得商標專用權，專用期間自民國92年11月16日起至102 年11月15日止，並經指定使用於修正前商標法施行細則第49條第16類之商品（即自動鉛筆、原子筆、鋼珠筆、鉛筆、簽字筆、纖維筆、毛氈筆、自來水筆、鋼筆等商品）。
㈡乙○○分別於95年2 月6 日、同年6 月12日自大陸地區將標示「O.Ball.office-pen 」圖樣之原子筆各10萬支及5 萬400 支進口報關後，以巨煬公司名義販賣予不特定之中盤商而對外販售。
㈢財政部台北關稅局於97年11月24日以北普進字第0971030575號函，基隆關稅局於97年12月23日以基普進字第0971033847號函，檢送巨煬公司94、95年度進口報單資料。
四、兩造主要爭點及本院之判斷：
㈠巨煬公司有使用近似日商壽公司系爭「O.B.office-ball 」之商標，並致相關消費者混淆誤認之虞：
1.按近似之商標有致相關消費者混淆誤認之虞，必須考量商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似暨其類似程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意、其他混淆誤認等因素。次按判斷商標是否近似首先應以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意為準。又商品性質的不同會影響其消費者的注意程度，例如就普通日常消費品而言，消費者的注意程度較低，對二商標間之差異辨識較弱，容易產生近似之印象；至於專業性商品如藥品，或單價較高之商品如汽車，購買時會施以較高注意，對二商標間之差異較能區辨。併採異時異地，隔離觀察原則，蓋一般消費者都是憑著對商標未必清晰完整的印象，異時異地為選購，而非拿著商標併列比對，故細微部分的差異，難以區辨。
2.經查日商壽公司主張乙○○係巨煬公司之法定代理人，明知「O.B.office-ball 」之圖樣，係由日商壽公司向智慧局申請核准註冊，取得商標專用權，專用期間自民國92年11月16日起至102 年11月15日止，並經指定使用於修正前商標法施行細則第49條第16類之商品（即自動鉛筆、原子筆、鋼珠筆、鉛筆、簽字筆、纖維筆、毛氈筆、自來水筆、鋼筆等商品），乃竟未經日商壽公司同意，自95年1 月間起，迄於95年6 月12日仍購買大陸地區公司製造近似於日商壽公司註冊商標之仿冒原子筆，由乙○○分別於95年2 月6 日、同年6 月12日自大陸地區將上開產品各10萬支及5 萬400 支進口報關後，以巨煬公司名義販賣予不特定之中盤商而對外販售，使相關消費者對上開商品來源有混淆誤認之虞，而侵害日商壽公司之商標專用權之事實，有產品購銷合同商標註冊證、智慧局95年8 月9 日(95)智商0350字第09580349980 號函、中國寧波泰育文具有限公司商業發票附於台灣板橋地方法院檢察官95年度他字第2628號偵查卷第40、47、57至60頁、原法院95年度易字第2235號第46至49頁可證，自堪信為真實。
3.次查日商壽公司主張巨煬公司銷售之原子筆其上使用之商標（圖樣如原審卷一第15頁下圖所示），與日商壽公司註冊之系爭商標係近似，且有致相關消費者混淆誤認之虞之事實，經勘驗日商壽公司商品圖示及於偵查中、本院提出之原子筆，為普通之文具用品，且兩造均不爭執巨煬公司進口之仿冒原子筆零售價為每支10元，則消費者之注意程度自然較低，對於商標間之差異辨識較弱，又將日商壽公司之系爭商標及巨煬公司販賣之原子筆上之商標圖樣相互比對，巨煬公司在原子筆上所標示「O.Ball.office-pen 」之字樣，與系爭「O.B.office-ball 」商標，均為英文字體，且起首字母亦同，在文字編排上極為相似，由外觀、讀音、觀念綜合判斷，經異時異地隔離觀察結果，其外觀上難謂無使相關消費者混淆誤認之虞。又本件經原法院刑事庭送請智慧局鑑定結果，該局亦認定：上開商標圖樣相較，二者皆為單純之文字商標，有相同之起首字母「O.B-」，且結合外文「O 」、「Ball」、「office」字串設計之外觀字形極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似；復均指定使用於原子筆、鋼珠筆、鉛筆等同一或類似商品，依行政審查觀點應有致相關消費者發生混淆誤認之虞，亦此有智慧局九十五年八月九日智商0350字第09580349980 號函附於上揭偵查卷第58頁可按，堪信日商壽公司此部分之主張為真實。
4.巨煬公司雖抗辯：巨煬公司申請內含「東文O.Ball.office-pen FINE」圖樣之商標，前業經智慧局核准審定並註冊在案（圖示詳原審卷一第103 頁），是倘「O.Ball.office-pen
」圖樣確與「O.B.office-ball 」圖樣有使一般消費者產生混淆誤認之虞而應屬構成近似者，則巨煬公司所申請「東文O.Ball office-pen FINE」圖樣之商標，理應無法獲得智慧局核准審定才是，是益徵二者圖樣非屬構成近似，智慧局前述函文意見顯有所違誤云云。惟查巨煬公司申請商標之圖樣除「O. Ball.office-pen FINE 」英文字體外，其上方尚有「東文」之中文字樣，中文字樣之大小並不小於英文字體，然巨煬公司所販售之原子筆上使用之商標上方並未有「東文」字樣，是巨煬公司所使用於原子筆上之商標並非依據其所註冊之商標使用，自不能因巨煬公司另申請「東文O.Ball.office-pen FINE」圖樣商標，即認為巨煬公司使用於系爭原子筆上之商標與日商壽公司之商標不近似，亦無使一般消費者混淆誤認之虞。
5.巨煬公司雖又抗辯：日商壽公司之台灣區總經銷即王華股份有限公司前曾向行政院公平交易委員會以巨煬公司所銷售之「O.Ball.office-pen 」原子筆與日商壽公司之「O.B.office-ball 」原子筆，於商品外觀、設色及字體設計等為相同或近似之使用，致一般消費者造成混淆誤認之虞，涉有違反公平交易法第20條及第24條規定等情，提出檢舉，惟行政院公平交易委員會審認尚難認有違反公平交易法規情事，並以95年12月15日公參字第0950010808號函回覆在案（詳原審卷一第104 頁）；另國立台灣科技大學95年12月21日商標鑑定報告，就「O.Ball.office-pen 」與「O.B.office-ball 」二者亦認定不僅文字排列組合不同，讀音、整體外觀亦完全不相近之結論（詳原審卷一第111 頁），益徵二者圖樣難謂構成近似云云。惟查日商壽公司係向行政院公平交易委員會檢舉巨煬公司銷售「O.Ball.office-pen 」及「O.P.office-pen」違反公平交易法第20條第1 項第1 款之規定（詳原審卷一第107 頁），經行政院公平交易委員會函知日商壽公司尚難認有違反公平交易法規定之情事，而公平交易法第20條第1 項第1 款係規定：「以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。」則違法公平交易法第20條第1 項第1款 之規定，必須以相關事業或消費者所普遍認知之商標為要件，並非所有註冊商標均受依該條款規定之保護，則行政院公平交易委員會通知難認有違反公平交易法規定之情事，有可能係認日商壽公司之商標尚未達到相關事業或消費者普遍認知之程度，無從解讀為行政院公平交易委員會認定巨煬公司銷售之原子筆與日商壽公司之商標不近似及未達使消費者混淆之程度。次查台灣科技大學係鑑定巨煬公司銷售之原子筆（即該大學鑑定報告所稱之丁商標）與日商壽公司之系爭商標（即該大學鑑定報告所稱之甲商標）是否相同（詳原審卷一第115 頁），而非是否近似及有無混淆之虞之情事，則自無從據台灣科技大學之鑑定報告認巨煬公司銷售之原子筆所使用圖示與日商壽公司之商標不近似及無混淆之虞。核巨煬公司此部分之抗辯，均不足採信。
㈡日商壽公司依據商標法第63條第1 項第3 款請求巨煬公司賠償150 萬4000元部分：
1.查巨煬公司於95年2 月2 進口品名為「O.Ball MECHANICAL
PENCIL」侵害日商壽公司商標之原子筆10萬支，並於95年2
月6 日報關（有購銷合同及進口報單附於95他字第26 28 號偵查卷第40、47頁及原審卷一第325 頁），及於95年6 月10日進口品名為「O.Ball MECHANICAL PENCIL」侵害日商壽公司商標之原子筆5 萬0400支，並於95年6 月12日報關（有裝箱單、商業發票、載貨證券、進口報單附於原法院95易字第2235號刑事卷第46-49 頁、原審卷一第334 頁），業經本院依職權調閱上開卷宗，查證無訛，且巨煬公司對上開合計15萬0400支之原子筆均使用「O.Ball office-pen 」圖樣之事實，亦不爭執，均堪認上開15萬0400支原子筆係日商壽公司查獲侵害日商壽公司商標專用權之商品。
2.巨煬公司雖抗辯：參照最高法院84年度台上字第2151號判決要旨可知，商標法第63條第1 項第3 款規定本文及但書中所謂之「查獲」，係指「實際上查扣到之商品」而言，此從該款但書中謂但所查獲商品超過一千五百「件」時，更可證明欲適用該款規定，必須以實際上所查扣到之商品件數為計算標準云云。惟按最高法院84年度台上字第2151號判決係謂：「商標法第66條第1 項第3 款所謂查獲侵害商標權商品，雖非以經扣押者為必要，但以經受害人實際查獲之仿冒商品為限，此比較觀察該法條第1 項第1 至3 款之規定自明。」乃以「查獲」之商品數量，而非以「查扣」之商品數量為計算賠償基準。又所謂「查獲」係指調查而獲得成果而言，至於「查扣」則係指查獲而予以扣押（詳教育部國語字典），是就文義而觀，查獲並不以扣案為必要，僅須據以認定查獲商品數量之證據證明力達到與將侵害商標商品扣押相同之程度，被害人即得依據前揭規定請求巨煬公司賠償。核巨煬公司抗辯商標法第63條第1 項第3 款必須以實際查扣侵害商標專用權商品之數量為計算賠償標準，尚非可採。
3.按商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害: …三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千百五倍之金額，但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。商標法第63條第1 項第3 款、第2 項定有明文。次按侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件，若絕無損害亦即無賠償之可言（最高法院19年上字第363 號判例意旨參照）。商標法第63條亦係商標權受侵害請求損害賠償之規定，亦係侵權行為賠償損害之請求權之一種，自仍有上開損害填補法則之適用。商標權人固得選擇該條第1項 第3 款但書規定以查獲仿冒商品總價定賠償金額，惟仍應審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相當，苟顯不相當，應依同條第2 項規定予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權，乃在填補被害人之實際損害之立法目的相符（最高法院九十七年度台上字第一五五二號判決意旨參照）。
4.系爭原子筆之零售價為每支10元（見原審卷一第190 頁），為兩造所不爭執，日商壽公司依據上揭商標法第63條第1 項第3 款但書規定主張以查獲原子筆總價定賠償金額而請求巨煬公司賠償150 萬4000元（計算式：150400*10=1504000 ）。惟查，系爭進口原子筆報關之單價每支為0.04325 美元（巨煬公司另稱實際交昜價為0.0865美元並未舉證以實其說），以當日匯率32.02 計算（見原審卷一第325 頁進口報單），折合新臺幣1.385 元，加上進口時須繳關稅3.4%（每支0.047 元）、營業稅5%（每支0.069 元），巨煬公司並陳明尚須海上及內陸運輸費、提單費、拆櫃費、倉儲費、報關費、商港建設費等共82,870元（折合每支0.551 元，見本院卷第161 頁），均為必要費用，尚屬合理，計每支原子筆從大陸進口至在臺灣出售之成本及必要費用為2.052 元。衡諸，商標法第63條第1 項第2 款規定依侵害商標權行為所得利益計算損害賠償者，尚得扣除成本或必要費用，且巨煬公司並陳明進口之系爭原子筆並未全部售出，經日商壽公司通知侵害其商標權後已部分回收等情，日商壽公司主張依同條第1 項第3 款但書規定以查獲原子筆總價定賠償金額而請求巨煬公司賠償150 萬4000元，顯不相當，應依同條第2 項規定酌減其賠償金額為1,195,379 元（即相當於扣除每支成本2.052
元），始為公允；逾此範圍之請求不應准許。
㈢日商壽公司依據商標法第63條第3 項規定請求巨煬公司賠償商譽損失300 萬元部分：
1.按「商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。」商標法第63條第3 項固定有明文，然非謂商標專用權受侵害時，必然發生業務上信譽之減損，權利人如主張信譽之減損，首應舉述具體證據以明之。加害人銷售相同或近似商標之不良仿品，固會使消費者混淆誤認，然其出售之商品如未較被害人之商品或服務品質低劣，通常僅造成被害人營業上之損失，尚難認被害人之營業信譽或商譽受有何貶損可言。
2.經查日商壽公司主張巨煬公司銷售之原子筆常會斷水、難於書寫，品質低劣，致消費者誤認係其公司生產之原子筆，降低對於日商壽公司信譽之評價，其業務上信譽受減損等情，業據提出消費者購買後向其退貨之巨煬公司進口之系爭原子筆10支及日商壽公司自己生產之原子筆9 支，請求當庭勘驗，經當庭書寫勘驗結果，日商壽公司之9 支原子筆均可以平順的畫線，但是巨煬文具有限公司的藍色原子筆2 支及黑色原子筆1 支墨水無法順利書寫，另外紅色6 支筆雖然可以書寫，但是沒有很平順，另外勘驗日商壽公司之原子筆按鈕都很平順，但是巨煬文具有限公司原子筆中有2 支紅色的筆按鈕無法使用，其餘7 支按鈕可以使用（見本院卷第156 、180 、181 頁）。雖巨煬公司、乙○○辯稱上揭其進口之系爭原子筆所以書寫不順係因已放置幾年云云。惟經日商壽公司提出民國93、94、95年製造之原子筆各一支，經當庭勘驗書寫仍甚平順（見本院卷第190 、197 頁）。足見巨煬公司從大陸進口之系爭原子筆有斷水、難於書寫、按鈕無法使用，品質較為低劣之情形，其系爭原子筆上使用與系爭商標相似之圖樣，致一般消費者誤購後，誤以為日商壽公司使用系爭商標之原子筆品質低劣，自足以影響對於日商壽公司信譽之評價，故日商壽公司主張其業務上信譽因而受有減損，應屬可信。從而，其依商標法第63條第3 項規定請求賠償，應屬有據，本院審酌一切情狀，認以賠償30萬元為適當；逾此範圍不應准許。
㈣日商壽公司請求巨煬公司將第二審民事判決登載新聞紙部分：
按商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙，商標法第64條定有明文。本件巨煬公司進口銷售仿冒日商壽公司系爭商標之原子筆，並致日商壽公司業務上信譽因而受有減損，其請求巨煬公司、乙○○連帶負擔費用將第二審民事判決書之標題、案號、當事人、案由欄、主文全文、部分理由，以5 號字體、15Ｘ10公分之版面，登載於中國時報A3版一日，核屬適當，惟因判決理由篇幅甚大，無全部刊載之必要，本院認以刊載如附件所述之部分理由為適當；逾此範圍之請求不應准許。
㈤日商壽公司請求巨煬公司不得使用相同「O.Ball office-pen」圖樣之商標部分：
1.按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第61條第1 項定有明文。又自行變換商標致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者，商標專責機關得依職權或聲請廢止其註冊，同法第57條第1 項第1 款亦有明定。
2.經查巨煬公司固曾以「東文O.Ball.office-pen FINE」圖樣之商標，向智慧局申請核准註冊在案，惟查巨煬公司進口系爭原子筆，卻未依照其申請核准之上揭商標核實標示，而係自行變換商標標示「O.Ball office-pen 」圖樣，而與日商壽公司之系爭商標構成近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞，已見上述，則日商壽公司依上揭商標法第61條第1 項後段排除侵害規定，請求巨煬公司、乙○○不得使用相同「O.Ball office-pen 」圖樣之商標於自動鉛筆、原子筆、鋼珠筆、鉛筆、簽字筆、纖維筆、毛氈筆、自來水筆、鋼筆或其同類商品之包裝、廣告、說明書、價目表，核屬有據，應予准許；至於其他文書部分，因其範圍不明確，不能證明是否與商品行銷有關，故此部分不應准許。
㈥又乙○○係巨煬文具有限公司之法定代理人，因執行職務加損害於他人，巨煬公司亦應依民法第28條之規定，與乙○○負連帶賠償責任。
五、從而，日商壽公司依據侵權行為之法律關係、商標法第61條、第63條第1 項第3 款、第3 項、第64條、民法第28條，請求㈠巨煬公司、乙○○連帶給付1,495,379 元（1,195,379
元+30 萬元）及自起訴狀繕本送達翌日即97年6 月14日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息；㈡巨煬公司、乙○○應連帶負擔費用將第二審民事判決書之標題、案號、當事人、案由欄、主文全文、如附件所示之部分理由，以5 號字體、15Ｘ10公分之版面，登載於中國時報A3版一日；㈢巨煬公司、乙○○不得使用相同「O.Balloffice-pen」圖樣之商標於自動鉛筆、原子筆、鋼珠筆、鉛筆、簽字筆、纖維筆、毛氈筆、自來水筆、鋼筆或其同類商品之包裝、廣告、說明書、價目表，均為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，即屬無據，不應准許。就日商壽公司請求150 萬0400元之損害賠償，逾上開應准許之1,195,379 元本息部分，原審為巨煬公司、乙○○敗訴之判決，尚有未洽，巨煬公司、乙○○上訴指摘原判決此部分不當，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判駁回日商壽公司在原審之訴及假執行之聲請；至應准許之1,195,379 元本息部分，原審為巨煬公司、乙○○敗訴之判決，並分別准予假執行與免假執行，核無不合，巨煬公司、乙○○上訴指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，則無理由，此部分上訴應予駁回。另上開應准許之㈠商譽損害30萬元本息、㈡將第二審民事判決書登載新聞紙、㈢不得使用相同「O.Ball office-pen 」圖樣之商標部分，原審為日商壽公司敗訴之判決，亦有未洽，日商壽公司上訴指摘原判決此部分不當，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第三、四、五項所示；至其餘不應准許部分，原審為日商壽公司敗訴之判決，核無不合，日商壽公司上訴指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，則無理由，此部分上訴應予駁回。就本院所命給付30萬元部分，兩造均陳明願供擔保，請准宣告假執行與免假執行，經核均無不合，爰分別酌定相當之擔保金額，准許之。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，核不影響判決結果，爰不予一一論述，附此敘明。
七、據上論結，本件兩造之上訴，均為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第79條、第463 條、第390條第2項、第392 條第2項，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 6 月 24 日智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 蔡惠如
法 官 陳忠行
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 99 年 6 月 24 日書記官 陳士軒
附註：
民事訴訟法第466 條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
附件：
部分簡要理由
四、兩造主要爭點及本院之判斷：
㈠巨煬公司有使用近似日商壽公司系爭「O.B. office-ball」之商標，並致相關消費者混淆誤認之虞：
查日商壽公司主張巨煬公司銷售之原子筆其上使用之商標（圖樣如原審卷一第15頁下圖所示），與日商壽公司註冊之系爭商標係近似，且有致相關消費者混淆誤認之虞之事實，經勘驗日商壽公司商品圖示及於偵查中、本院提出之原子筆，為普通之文具用品，且兩造均不爭執巨煬公司進口之仿冒原子筆零售價為每支10元，則消費者之注意程度自然較低，對於商標間之差異辨識較弱，又將日商壽公司之系爭商標及巨煬公司販賣之原子筆上之商標圖樣相互比對，巨煬公司在原子筆上所標示「O.Ball.office-pen 」之字樣，與系爭「O.B.office-ba ll」商標，均為英文字體，且起首字母亦同，在文字編排上極為相似，由外觀、讀音、觀念綜合判斷，經異時異地隔離觀察結果，其外觀上難謂無使相關消費者混淆誤認之虞。
㈡日商壽公司依據商標法第63條第1 項第3 款請求巨煬公司賠償150 萬4000元部分：
系爭原子筆之零售價為每支10元（見原審卷一第190 頁），為兩造所不爭執，日商壽公司依據上揭商標法第63條第1 項第3 款但書規定主張以查獲原子筆總價定賠償金額而請求巨煬公司賠償150 萬4000元（計算式：150400*10=0000000 ）。惟查，系爭進口原子筆報關之單價每支為0.04325 美元（巨煬公司另稱實際交昜價為0.0865美元並未舉證以實其說），以當日匯率32.02 計算（見原審卷一第325 頁進口報單），折合新臺幣1.385 元，加上進口時須繳關稅3.4%（每支0.047 元）、營業稅5%（每支0.069 元），巨煬公司並陳明尚須海上及內陸運輸費、提單費、拆櫃費、倉儲費、報關費、商港建設費等共82,870元（折合每支0.551 元，見本院卷第161 頁），均為必要費用，尚屬合理，計每支原子筆從大陸進口至在臺灣出售之成本及必要費用為2.052 元。衡諸，商標法第63條第1 項第2 款規定依侵害商標權行為所得利益計算損害賠償者，尚得扣除成本或必要費用，且巨煬公司並陳明進口之系爭原子筆並未全部售出，經日商壽公司通知侵害其商標權後已部分回收等情，日商壽公司主張依同條第1 項第3 款但書規定以查獲原子筆總價定賠償金額而請求巨煬公司賠償150 萬4000元，顯不相當，應依同條第2 項規定酌減其賠償金額為1,195,379 元（即相當於扣除每支成本2.052
元），始為公允；逾此範圍之請求不應准許。
㈢日商壽公司依據商標法第63條第3 項規定請求巨煬公司賠償商譽損失300 萬元部分：
經查日商壽公司主張巨煬公司銷售之原子筆常會斷水、難於書寫，品質低劣，致消費者誤認係其公司生產之原子筆，降低對於日商壽公司信譽之評價，其業務上信譽受減損等情，業據提出消費者購買後向其退貨之巨煬公司進口之系爭原子筆10支及日商壽公司自已生產之原子筆9 支，請求當庭勘驗，經當庭書寫勘驗結果，日商壽公司之9 支原子筆均可以平順的畫線，但是巨煬公司的藍色原子筆2 支及黑色原子筆1
支墨水無法順利書寫，另外紅色6 支筆雖然可以書寫，但是沒有很平順，另外勘驗日商壽公司之原子筆按鈕都很平順，但是巨煬文具有限公司原子筆中有2 支紅色的筆按鈕無法使用，其餘7 支按鈕可以使用。雖巨煬公司、乙○○辯稱上揭其進口之系爭原子筆所以書寫不順係因已放置幾年云云。惟經日商壽公司提出民國93、94、95年製造之原子筆各一支，經當庭勘驗書寫仍甚平順。足見巨煬公司從大陸進口之系爭原子筆有斷水、難於書寫、按鈕無法使用，品質較為低劣之情形，其系爭原子筆上使用與系爭商標相似之圖樣，致一般消費者誤購後，誤以為日商壽公司使用系爭商標之原子筆品質低劣，自足以影響對於日商壽公司信譽之評價，故日商壽公司主張其業務上信譽因而受有減損，應屬可信。從而，其依商標法第63條第3 項規定請求賠償，應屬有據，本院審酌一切情狀，認以賠償30萬元為適當；逾此範圍不應准許。
㈣日商壽公司請求巨煬公司將第二審民事判決登載新聞紙部分：
本件巨煬公司進口銷售仿冒日商壽公司系爭商標之原子筆，並致日商壽公司業務上信譽因而受有減損，其請求巨煬公司、乙○○連帶負擔費用將第二審民事判決書之標題、案號、當事人、案由欄、主文全文、部分理由，以5 號字體、15Ｘ10公分之版面，登載於中國時報A3版一日，核屬適當，惟因判決理由篇幅甚大，無全部刊載之必要，本院認以刊載如附件所述之部分理由為適當；逾此範圍之請求不應准許。
㈤日商壽公司請求巨煬公司不得使用相同「O.Balloffice-pen」圖樣之商標部分：
經查巨煬公司公司固曾以「東文O.Ball.office-pen FINE」圖樣之商標，向智慧局申請核准註冊在案，惟查巨煬公司公司進口系爭原子筆，卻未依照其申請核准之上揭商標核實標示，而係自行變換商標標示「O.Ball office-pen 」圖樣，而與日商壽公司之系爭商標構成近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞，則日商壽公司依上揭商標法第61條第1 項後段排除侵害規定，請求巨煬公司、乙○○不得使用相同「O.Ball office-pen 」圖樣之商標於自動鉛筆、原子筆、鋼珠筆、鉛筆、簽字筆、纖維筆、毛氈筆、自來水筆、鋼筆或其同類商品之包裝、廣告、說明書、價目表，核屬有據，應予准許。
㈥又乙○○係巨煬文具有限公司之法定代理人，因執行職務加損害於他人，巨煬公司應依民法第28條之規定，與乙○○負連帶賠償責任。